м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
Справа № 910/6663/14 18.08.14
За позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю "МЕГАТРЕЙД АЙТІ
до 1) Компанії "MARK CONSULTING & MANAGEMENT
AKTIENGESELLSCHAFT (CONMAR AKTIENGESSELSCHAFT)" (м. Вадуц,
Князівство Ліхтенштейн)
2) Державної служби інтелектуальної
про припинення дії міжнародної
реєстрації знаків для товарів і послуг
Суддя Бондарчук В.В.
від позивача: Яценко В.С.
від відповідача 1: не з'явились
від відповідача 2: Потоцький М.Ю.
ОБСТАВИНИ СПРАВИ :
Товариство з обмеженою
відповідальністю "МЕГАТРЕЙД АЙТІ
ДИСТРИБ'ЮШН" (далі-позивач) звернулося
до Господарського суду міста Києва з
позовом до 1) Компанії "MARK CONSULTING & MANAGEMENT
AKTIENGESELLSCHAFT (CONMAR AKTIENGESSELSCHAFT)"
(далі-відповідач-1), 2) Державної служби
інтелектуальної власності України
(далі-відповідач-2) про припинення
повністю в Україні дії міжнародної
реєстрації знаків для товарів і послуг
№628542, №630326 «Megatrade» та зобов'язати
Державну службу інтелектуальної
власності України повідомити
Міжнародне бюро ВОІВ про таке
припинення і внести відповідні зміни
до Державного реєстру свідоцтв на
знаки для товарів та послуг.
Позовні вимоги обґрунтовані
невикористанням міжнародних
реєстрацій знаків для товарів і послуг
«Megatrade» №628542 та №630326 на території
України протягом останніх 3 (трьох)
Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 15.04.2014 р. порушено провадження
у даній справі, призначено її до
розгляду у судовому засіданні на 10.07.2014
р. за участю представників сторін, яких
зобов'язано надати суду певні
документи, зокрема, зобов'язано
позивача надати суду належним чином
нотаріально (засвідчені) переклади на
німецьку мову копії ухвали
Господарського суду міста Києва від
15.04.2014 р. та позовної заяви з додатками у
двох примірниках у строк до 29.04.2014 р.
23.05.2014 р. Господарським судом міста
Києва направлено судове доручення до
компетентного органу Князівства
Ліхтенштейн з проханням про вручення
судових документів відповідачу-1.
10.06.2014 р. від уповноваженого органу
Князівства Ліхтенштейн надійшла
відповідь на прохання про вручення
судового доручення, в якій повідомлено,
що Компанію "MARK CONSULTING & MANAGEMENT AKTIENGESELLSCHAFT
(CONMAR AKTIENGESSELSCHAFT)" ліквідовано 21.10.2010 р.
У судовому засіданні 10.07.2014 р.
представник відповідача-2 подав
клопотання про припинення провадження
у справі, оскільки відповідач-1 є
ліквідованою юридичною особою з 21.10.2010
Суд відклав розгляд поданого
клопотання на наступне судове
Розгляд справи відкладався через
неможливість вирішення спору у
судовому засіданні.
21.07.2014 р. через загальний відділ
діловодства представник відповідача-2
подав відзив на позов, в якому проти
позову заперечив та пояснив, що
обов'язок доказування відносно
використання спірної міжнародної
реєстрації покладено на
відповідачеві-1, який є ліквідованим з
21.10.2010 р. Крім того, вимога позивача щодо
внесення змін до Державного реєстру
свідоцтв на знаки для товарів та послуг
відносно припинення дії міжнародної
реєстрації є незаконним, оскільки
відомості про міжнародні реєстрації у
вищевказаному реєстрі не містяться.
Розглянувши подане відповідачем-2
клопотання про припинення провадження
у справі, суд відзначає наступне.
Згідно з пунктом 4 статті 18 Закону
України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг», якщо знак не
використовується в Україні повністю
або щодо частини зазначених у
свідоцтві товарів і послуг протягом
трьох років від дати публікації
відомостей про видачу свідоцтва або
від іншої дати після цієї публікації,
будь-яка особа має право звернутися до
суду із заявою про дострокове
припинення дії свідоцтва повністю або
частково. У цьому разі дія свідоцтва
може бути припинена повністю або
частково лише за умови, що власник
свідоцтва не зазначить поважні причини
такого невикористання.
У даному випадку за відповідачем-1 і
після ліквідації підприємства
залишаються певні права на міжнародну
реєстрацію, які перешкоджають іншим
особам, зокрема і позивачеві,
звернутися із заявою про реєстрацію
такого позначення, що свідчить про
наявність спору та неврегульованих
При цьому, правове значення в даному
випадку мають лише: факт використання
(кожним з власників та/або іншою особою
під їх контролем) чи невикористання
торговельної марки для товарів та/або
послуг, стосовно яких її було
зареєстровано; тривалість
невикористання знака (має бути більше
трьох років); причини невикористання.
Тому суд дійшов висновку про
неможливість у даній справі
застосувати положення статті 80 ГПК
України та припинення провадження у
справі.
У даному судовому засіданні
представник позивача підтримав
заявлені позовні вимоги.
Представник відповідача-2 заперечив
проти задоволення вимоги про внесення
змін до Державного реєстру свідоцтв на
знаки для товарів та послуг відносно
припинення дії міжнародної реєстрації.
Відповідно до ст. 82 Господарського
процесуального кодексу України
рішення у даній справі прийнято у
нарадчій кімнаті за результатами
оцінки доказів, поданих сторонами та
витребуваних судом.

У судовому засіданні 18.08.2014 р.
відповідно до ст. 85 Господарського
процесуального кодексу України судом
проголошено вступну та резолютивну
частини рішення.

Дослідивши матеріали справи,
заслухавши пояснення представників
сторін, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи,
міжнародна реєстрація №628542 від 10.11.1994
р. діє на території України стосовно
товарів 02, 03, 05, 07, 09, 11, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 28,
29, 30, 32, 33, 34 класів та послуг 35, 36, 38, 39, 41, 42
класів, а також, частково стосовно
товарів 04 класу, а саме: «Produits pour absorber,
arroser et lier la poussiere; matieres eclairantes; bougies, meches» з
10.11.1994 р.; - міжнародна реєстрація №630326
від 29.09.1994 р. діє на території України
стосовно товарів 02, 07, 09, 11, 14, 16, 20, 22, 23, 24,
25, 28, 29, 30, 32, 33, 34 класів та послуг 35, 36, 38,
39, 41, 42 класів, а також, стосовно товарів
03 класу, окрім, «Preparation pour blancher et autres
substances pour lessiver; preparations pour nettoyer, polir, degraisser
et abraser; savons.», товарів 04 класу, окрім,
«Lubrifiants» та товарів 05 класу, окрім
«Substances dietetiques a usage medical, emplatres, materiel pour
pansements; materies pour plimber les dents et pour empreintes
dentaires; disinfectants» з 29.09.1994 р.

Власником вказаних міжнародних
реєстрацій є Компанія "MARK CONSULTING & MANAGEMENT
AKTIENGESELLSCHAFT (CONMAR AKTIENGESSELSCHAFT)", що
підтверджується листами Державного
підприємства «Український інститут
промислової власності» та витягом з
міжнародної реєстрації від 17.07.2014 р. про
надання офіційної інформації щодо
міжнародних реєстрацій №628542 від 10.11.1994
р. та №630326 від 29.09.1994 р.

Також з матеріалів справи, а саме листа
Суду Князівства Ліхтенштейну та витягу
з реєстру підприємств Ліхтенштейну,
вбачається, що компанія "MARK CONSULTING &
MANAGEMENT AKTIENGESELLSCHAFT (CONMAR AKTIENGESSELSCHAFT)"
ліквідована з 21.10.2010 р.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач
зазначає, що міжнародна реєстрація
№628542 та міжнародна реєстрація №630326 не
використовується відповідачем-1 в
Україні протягом останніх трьох років
відносно усього переліку товарів та
послуг Міжнародної класифікації
товарів та послуг (далі-МКТП) для яких
вони зареєстровані.

Оцінюючи подані докази та наведені
обґрунтування за своїм внутрішнім
переконанням, що ґрунтується на
всебічному, повному і об'єктивному
розгляді в судовому засіданні всіх
обставин справи в їх сукупності, суд
вважає, що позовні вимоги підлягають
задоволенню частково, виходячи з
наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського
процесуального кодексу України,
доказами у справі є будь-які фактичні
дані, на підставі яких господарський
суд у визначеному законом порядку
встановлює наявність чи відсутність
обставин, на яких ґрунтуються вимоги і
заперечення сторін, а також інші
обставини, які мають значення для
правильного вирішення господарського
спору.

Згідно ч. 1 ст. 4 Протоколу до
Мадридської Угоди про міжнародну
реєстрацію знаків від 28.06.1989 р., який
набув чинності для України 01.06.2000 р., з
дати реєстрації або внесення запису,
зробленого відповідно до положень
Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній
зацікавленій договірній стороні буде
такою же, якби цей знак був заявлений
безпосередньо у Відомстві цієї
договірної сторони.

Частиною 4 ст. 16 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг» встановлено, що використанням
знака визнається: - нанесення його на
будь-який товар, для якого знак
зареєстровано, упаковку, в якій
міститься такий товар, вивіску,
пов'язану з ним, етикетку, нашивку,
бирку чи інший прикріплений до товару
предмет, зберігання такого товару із
зазначеним нанесенням знака з метою
пропонування для продажу, пропонування
його для продажу, продаж, імпорт
(ввезення) та експорт (вивезення); -
застосування його під час пропонування
та надання будь-якої послуги, для якої
знак зареєстровано; - застосування його
в діловій документації чи в рекламі та
в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо
його застосовано у формі
зареєстрованого знака, а також у формі,
що відрізняється від зареєстрованого
знака лише окремими елементами, якщо це
не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг», якщо знак не
використовується в Україні повністю
або щодо частини зазначених у
свідоцтві товарів і послуг протягом
трьох років від дати публікації
відомостей про видачу свідоцтва або
від іншої дати після цієї публікації,
будь-яка особа має право звернутися до
суду із заявою про дострокове
припинення дії свідоцтва повністю або
частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути
припинена повністю або частково лише
за умови, що власник свідоцтва не
зазначить поважні причини такого
невикористання. Такими поважними
причинами, зокрема є: - обставини, що
перешкоджають використанню знака
незалежно від волі власника свідоцтва,
такі як обмеження імпорту чи інші
вимоги до товарів і послуг, встановлені
законодавством; - можливість введення в
оману щодо особи, яка виробляє товари
або надає послуги, під час використання
знака особою, що звернулася до суду, чи
іншою особою щодо товарів і послуг,
відносно яких висунута вимога про
припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням
знака власником свідоцтва вважається
також використання його іншою особою
за умови контролю з боку власника
свідоцтва.

Відповідно до ч.ч. 8-9 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг», власник свідоцтва має право
дати будь-якій особі дозвіл (видати
ліцензію) на використання знака на
підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити
умову про те, що якість товарів і
послуг, виготовлених чи наданих за
ліцензійним договором, не буде нижчою
від якості товарів і послуг власника
свідоцтва і що останній здійснюватиме
контроль за виконанням цієї умови.

Договір про передачу права власності
на знак і ліцензійний договір
вважаються дійсними, якщо вони
укладені у письмовій формі і підписані
сторонами. Сторона договору має право
на інформування невизначеного кола
осіб про передачу права власності на
знак або видачу ліцензії на
використання знака. Таке інформування
здійснюється шляхом публікації в
офіційному бюлетені відомостей в
обсязі та порядку, встановлених
Установою, з одночасним внесенням їх до
Реєстру.

Як встановлено судом вище, Компанія "MARK
CONSULTING & MANAGEMENT AKTIENGESELLSCHAFT (CONMAR AKTIENGESSELSCHAFT)"
є ліквідованою з 21.10.2010 р.

Крім того, відсутні будь-які відомості
щодо використання торговельної марки
за Міжнародними реєстраціями №628542 від
10.11.1994 р. та №630326 від 29.09.1994 р. шляхом
видачі ліцензії.

Так, пунктом 71 Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України від 17
жовтня 2012 року N 12 «Про деякі питання
практики вирішення спорів, пов'язаних
із захистом прав інтелектуальної
власності» зазначено, якщо знак для
товарів і послуг без поважних причин
безперервно не використовується щодо
частини або всіх товарів та/або послуг,
внесених до реєстру, протягом трьох
років від дати публікації про видачу
свідоцтва або від іншої дати, то це є
достатньою підставою для дострокового
припинення за рішенням суду дії
свідоцтва на такий знак повністю або
частково щодо відповідних товарів
та/або послуг. Не підлягає достроковому
припиненню дія свідоцтва у випадку,
коли використання знака розпочалося
або відновилося до подання позову.

Враховуючи вищевикладене, з огляду на
той факт, що відповідач-1, як власник
спірних міжнародних реєстрацій є
ліквідованим з 21.10.2010 р. та не міг
використовувати спірні міжнародні
реєстрації протягом останніх трьох
років, суд приходить до висновку про
невикористання відповідачем-1
торговельної марки за Міжнародними
реєстраціями №628542 від 10.11.1994 р. та №630326
від 29.09.1994 р. на території України
протягом трьох років до моменту подачі
позову до суду, а тому позовні вимоги
позивача визнаються обґрунтованими та
такими, що підлягають задоволенню в
частині припинення повністю в Україні
дії міжнародної реєстрації знаків для
товарів і послуг №628542, №630326 «Megatrade» та
зобов'язання Державної служби
інтелектуальної власності України
повідомити Міжнародне бюро ВОІВ про
таке припинення.

Щодо вимоги позивача про зобов'язання
відповідача-2 внести зміни до
Державного реєстру свідоцтв на знаки
для товарів та послуг відносно
припинення дії міжнародної реєстрації
№628542, №630326 «Megatrade», то суд відмовляє у
задоволенні останньої з підстав
необґрунтованості з огляду на
наступне.

Форму Державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг,
порядок його ведення, перелік змін, які
можуть бути внесені до реєстру за
ініціативою власника свідоцтва
визначає Положення про Державний
реєстр свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг, затверджене Наказом
Міністерства освіти і науки України
від 10.01.2002 № 10, зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за
№ 64/6352 (далі - Положення).

Відповідно до Положення, Державний
реєстр свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг не містить відомостей
щодо міжнародних реєстрацій знаків для
товарів і послуг, а тому до нього не
можуть бути внесені відомості про
припинення дії міжнародної реєстрації
№628542 та №630326 знаків для товарів і
послуг «Megatrade».

Разом з тим, з огляду на ліквідацію
відповідача-1, витрати по сплаті
судового збору відповідно ст. 49
Господарського процесуального кодексу
України покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 49, 75, 82-85
Господарського процесуального кодексу
України, Господарський суд міста Києва,
-

В И Р І Ш И В:

1. Позовну заяву Товариства з
обмеженою відповідальністю "МЕГАТРЕЙД
АЙТІ ДИСТРИБ'ЮШН" задовольнити
частково.

2. Достроково повністю припинити
дію в Україні Міжнародної реєстрації
№628542, №630326 на знак для товарів і послуг
«Megatrade».

3. Зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності України
повідомити Міжнародне бюро
Всесвітньої організації
інтелектуальної власності про повне
припинення дії на території України
Міжнародної реєстрації №628542, №630326 на
знак для товарів і послуг «Megatrade».

4. У задоволенні іншої частини
позовних вимог відмовити.

5. Видати наказ після набрання
рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає
законної сили після закінчення строку
подання апеляційної скарги, якщо
апеляційну скаргу не було подано. У
разі подання апеляційної скарги
рішення, якщо його не скасовано,
набирає законної сили після розгляду
справи апеляційним господарським
судом.

Повний текст рішення складено: 19.08.2014 р.

Суддя
Бондарчук В.В.