номер провадження справи 8/90/13
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2014
Справа № 908/3326/13

За позовом Суб'єкта підприємницької
діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 (69035,
АДРЕСА_1)

до відповідача Публічного
акціонерного товариства
"Брокбізнесбанк" (03057, м. Київ, пр.
Перемоги, 41)

про зобов'язання припинити
використання у рекламній продукції
позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_1",
"ІНФОРМАЦІЯ_1" та стягнення 100000 грн.
збитків

Суддя І. А. Попова

Представники:

Позивача - ОСОБА_3, договір № 05/09-13/1 від
05.09.2013 р.

ОСОБА_1

Відповідача - Дорожнюк К.А., дов. № 313/03
від 16.06.2014 р.

Заявлено позовні вимоги про
зобов'язання відповідача припинити
використання у рекламній продукції
позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_1",
"ІНФОРМАЦІЯ_1" та стягнення 100000 грн.
збитків.

Ухвалою господарського суду
Запорізької області від 15.11.2014 р. по
справі №908/3463/13 провадження по даній
справі зупинялося до проведення
судової експертизи з дослідження,
пов'язаного із захистом права
інтелектуальної власності. Ухвалою
суду від 21.07.2014 р. провадження по справі
поновлено в зв'язку усуненням обставин,
що зумовили його зупинення, розгляд
справи призначено на 07.08.2014 р.

Вступну та резолютивну частини рішення
оголошено в судовому засіданні 07.08.2014р.

Позивач підтримує вимоги з підстав,
викладених у позові, відповідно до
ст.ст. 22, 424, 494 ЦК України, ст.. ст.. 16, 20
Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів та послуг". В
обґрунтування позову вказує, що
позивач займається рекламною
діяльністю з використанням позначення
"ІНФОРМАЦІЯ_1" та з метою захисту
власних інтелектуальних прав в
рекламній діяльності у 2001 році
зареєстрував за собою знак для товарів
та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" та отримав
відповідне свідоцтво № НОМЕР_1, яке
чинне до 27.03.2021 р. Наприкінці 2012 р. біля
відділення ПАТ "Брокбізнесбанк" по пр.
Леніна, 8 в м. Запоріжжя позивачу надали
рекламну листівку, з якої вбачається,
що ПАТ "Брокбізнесбанк" з 20.10.2012 р. по
31.12.2012 р. проводить акцію із
застосуванням знаку для товарів та
послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" ("ІНФОРМАЦІЯ_1"), як
реклами депозитного вкладу із 24% річних
у гривнях. Свідоцтво на знак для
товарів та послуг НОМЕР_1
зареєстровано, зокрема, і за класом
МКТУ № 35 "реклама". Відповідно до
положень ст.. 16 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" такі дії ПАТ "Брокбізнесбанк"
(рекламування власного продукту із
використанням зареєстрованого
позивачем знаку для товарів та послуг)
можливі лише після отримання від
позивача такої згоди, однак відповідач
не звертався з проханням надати дозвіл
на його використання. Таким чином
позивач вважає, що при рекламуванні
банківського продукту відповідача з
метою сформувати та підтримати
обізнаність споживачів та їх інтерес
до продукту відповідача (банківського
депозиту) використано позначення
"ІНФОРМАЦІЯ_1" яке, як об'єкт
інтелектуальної власності,
зареєстровано за позивачем. Позивач
просить зобов'язати відповідача
припинити використання у рекламній
продукції позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1",
"ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_1". Крім того,
позивач просить стягнути з відповідача
100000 грн. збитків у вигляді упущеної
вигоди. З метою визначення розміру
доходу, який отримав відповідач
внаслідок рекламної компанії власного
продукту - прийняття депозитних
вкладів із використанням
зареєстрованого за позивачем знака для
товарів та послуг, що складає різницю
відсоткової ставки надання кредитів
від залучених у осіб коштів за
депозитами, позивачем заявлено
клопотання про витребування у
відповідача інформації про загальну
суму коштів, залучених останнім від
фізичних та юридичних осіб за
депозитною акцією "ІНФОРМАЦІЯ_1" в
період часу з 22.10.2012 р. по 06.11.2013 р. та які
відсоткові ставки за кредитами діяли у
вказаний період часу.

Відповідач заявлені позовні вимоги не
визнав. У відзиві на позов вказує, що
банк не надавав рекламних послуг, а
також інших послуг, що передбачені
свідоцтвом на знак для товарів та
послуг позивача. Банком не
порушувалися права позивача, а
словосполучення "ІНФОРМАЦІЯ_1"
використовується банком для
позначення банківської фінансової
послуги (відкриття депозитного
рахунку) на законних підставах. В
запереченнях щодо вимог про стягнення
100000 грн. збитків, відповідач вказує, що
позивач та банк не надають та не
виготовляють суміжні/тотожні послуги,
товари, де використання знаку може
призвести до упущеної вигоди у вигляді
отримання банком доходів за тотожні
або споріднені послуги/товари за
торговою маркою позивача. Тому банк не
заподіяв та не міг заподіяти збитків
позивачу. По-друге, при застосуванні
вимог ч. 3 ст. 22 ЦК України, на яку
посилається позивач, треба враховувати
вартість послуг (комісія) банку саме за
послугу - відкриття депозитного
рахунку "ІНФОРМАЦІЯ_1", яка і має бути
доходом, а не суму депозитних коштів.
Вказана послуга банку є безкоштовною.
Представник позивача посилається на
те, що розмір доходу банку від
залучення депозитних коштів має
розраховуватися з урахуванням різниці
процентних ставок за кредитуванням та
депозитними операціями банку. Проте
такий розрахунок відповідач вважає
неправомірним, оскільки дохід банк
отримує не від отримання депозитних
коштів, а завдяки своїй фінансовій
діяльності, на яку він має ліцензію та
дозвіл НБУ, в першу чергу
кредитуванням, що не є тотожним з
послугами на відкриття депозитних
рахунків. Послуги кредитування банк не
рекламував з використанням позначення
«ІНФОРМАЦІЯ_1». Просить в задоволенні
позову відмовити.

Заслухавши представників сторін,
вивчивши додані матеріали, суд
встановив:

Фізична особа - підприємець ОСОБА_1 -
позивач по даній справі - є власником
знаку для товарів та послуг
«ІНФОРМАЦІЯ_1», що підтверджується
Свідоцтвом на знак для товарів і
послуг № НОМЕР_1 від 15.05.2003 р. та
випискою з Державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг.
Знак для товарів і послуг за свідоцтвом
№ НОМЕР_1 зареєстрований для товарів 9
та 16 класу МКТП та послуг 35, 38, 39, 41 та 42
класів МКТП, детальний перелік яких
наведено у описі знака для товарів і
послуг, викладеному в свідоцтві.

Причиною виникнення спору у даній
справі стало питання щодо
правомірності використання
зареєстрованого за ФОП ОСОБА_1 знаку
для товарів і послуг відповідачем.

Відповідно до ст. 431 Цивільного Кодексу
України порушення права
інтелектуальної власності, в тому
числі невизнання цього права чи
посягання на нього, тягне за собою
відповідальність, встановлену цим
Кодексом, іншим законом чи договором.

Відповідно до ст. 494 ЦК України набуття
права інтелектуальної власності на
торговельну марку засвідчується
свідоцтвом. Обсяг правової охорони
торговельної марки визначається
наведеними у свідоцтві її зображенням
та переліком товарів і послуг, якщо
інше не встановлено законом. Згідно ст.
495 ЦК України майновими правами
інтелектуальної власності на
торговельну марку є: право на
використання торговельної марки;
виключне право дозволяти використання
торговельної марки; виключне право
перешкоджати неправомірному
використанню торговельної марки, в
тому числі забороняти таке
використання; інші майнові права
інтелектуальної власності,
встановлені законом.

Згідно з пп. 1, 2, 4 ст. 16 Закону права, що
випливають із свідоцтва, діють від дати
подання заявки; свідоцтво надає його
власнику право використовувати знак та
інші права, визначені цим Законом.

Статтею 20 Закону "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг"
встановлено, що будь-яке посягання на
права власника свідоцтва, передбачені
статтею 16 цього Закону, в тому числі
вчинення без згоди власника свідоцтва
дій, що потребують його згоди, та
готування до вчинення таких дій,
вважається порушенням прав власника
свідоцтва, що тягне за собою
відповідальність згідно з чинним
законодавством України. Порушенням
прав власника свідоцтва вважається
також використання без його згоди в
доменних іменах знаків та позначень,
вказаних у пункті 5 статті 16 цього
Закону. На вимогу власника свідоцтва
таке порушення повинно бути припинено,
а порушник зобов'язаний відшкодувати
власнику свідоцтва заподіяні збитки.
Власник свідоцтва може також вимагати
усунення з товару, його упаковки
незаконно використаного знака або
позначення, схожого з ним настільки, що
їх можна сплутати, або знищення
виготовлених зображень знака або
позначення, схожого з ним настільки, що
їх можна сплутати.

Як вбачається, згідно витягу з
протоколу № 1192сл011-01 засідання
Комітету по управлінню активами і
пасивами АТ «Брокбізнесбанк»
комітетом розглянуто питання щодо
впровадження нового акційного
депозитного продукту «ІНФОРМАЦІЯ_1»
для фізичних осіб - клієнтів
індивідуального бізнесу та
постановлено затвердити умови
акційного продукту «ІНФОРМАЦІЯ_1».
Постановою від 31.05.2013 р. на засіданні
комітету затверджено нові умови
стандарту банківського продукту -
строкового вкладу (депозиту)
«ІНФОРМАЦІЯ_1» та впроваджено їх в дію з
05.06.2013 р. Позивач вказує, та не заперечує
відповідач, що рекламування нового
банківського продукту відбулось у
формі розповсюдження листівок та
рекламного оголошення в друкованих
засобах масової інформації - газета
«МИГ» (додано до справи). Як вбачається,
рекламні оголошення здійснено банком
відповідно до приписів розділу ІІІ
Закону України «Про рекламу».

ФОП ОСОБА_1 вважає, що банком порушено
його право інтелектуальної власності,
а саме рекламування банківського
продукту із використанням
зареєстрованого знаку для товарів та
послуг.

За приписами статті 1 Закону України
"Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" знак - це позначення,
за яким товари і послуги одних осіб
відрізняються від товарів і послуг
інших осіб.

Відповідно до пунктів 3, 4 статті 5
Закону право власності на знак
засвідчується свідоцтвом; обсяг
правової охорони, що надається,
визначається зображенням знака та
переліком товарів і послуг, внесеними
до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом
з наведеними у ньому копією внесеного
до Реєстру зображення знака та
переліком товарів і послуг.

Частиною 4 ст. 16 Закону "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг"
використанням знака визнається: 1)
нанесення його на будь-який товар, для
якого знак зареєстровано, упаковку,
в якій міститься такий товар, вивіску,
пов'язану з ним, етикетку, нашивку,
бирку чи інший прикріплений до товару
предмет, зберігання такого товару із
зазначеним нанесенням знака з метою
пропонування для продажу,
пропонування його для продажу, продаж,
імпорт (ввезення) та експорт
(вивезення); 2) застосування його під
час пропонування та надання будь-якої
послуги, для якої знак зареєстровано; 3)
застосування його в діловій
документації чи в рекламі та в мережі
Інтернет. Знак визнається
використаним, якщо його застосовано у
формі зареєстрованого знака, а також у
формі, що відрізняється від
зареєстрованого знака лише окремими
елементами, якщо це не змінює в цілому
відмітності знака.

Згідно з пунктами 1 та 2 статті 16
Закону права, що випливають із
свідоцтва, діють від дати подання
заявки; свідоцтво надає його власнику
право використовувати знак та інші
права, визначені цим Законом. Пунктом 5
цієї статті встановлено, що свідоцтво
надає його

власнику виключне право забороняти
іншим особам використовувати без його
згоди, якщо інше не передбачено цим
Законом:

- зареєстрований знак стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно
товарів і послуг, споріднених з
наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок
такого використання можна ввести в
оману щодо особи, яка виробляє товари
чи надає послуги;

- позначення, схоже із
зареєстрованим знаком, стосовно
наведених у свідоцтві товарів і
послуг, якщо внаслідок такого
використання ці позначення і знак
можна сплутати;

- позначення, схоже із
зареєстрованим знаком, стосовно
товарів і послуг, споріднених з
наведеними у свідоцтві, якщо
внаслідок такого використання можна
ввести в оману щодо особи, яка виробляє
товари чи надає послуги, або ці
позначення і знак можна сплутати.

Для вирішення даного судового спору, що
виник у зв'язку з набуттям і здійснення
права власності на знаки для товарів і
послуг належить:

- з'ясувати фактичне зображення
зареєстрованої позивачем торговельної
марки, зокрема, за свідоцтвом України;

- з'ясувати перелік товарів і
послуг, для яких спірні торговельні
марки зареєстровано;

- встановити фактичні обставини,
пов'язані з використанням
відповідачем спірних позначень у
частині їх фактичного зображення (яке
також підлягає дослідженню на предмет
схожості чи тотожності з
зареєстрованими торговельними
марками позивача) та переліку товарів
і послуг, для яких вони
використовувалися (беручи до уваги
необхідність їх порівняння з
товарами і послугами, для яких
торговельну марку (торговельні марки)
зареєстровано позивачем);

- встановити факт використання
відповідачем спірних позначень після
одержання позивачем відповідного
свідоцтва України на знак для товарів
і послуг, а також на час вирішення
судом даного спору.

- встановити чи є позначення
(застосоване під час пропонування та
надання будь-якої послуги, для якої
знак зареєстровано) тотожним із
зареєстрованим знаком для товарів і
послуг за свідоцтвом стосовно товарів
і послуг, споріднених з наведеними у
свідоцтві, і чи може використання
такого позначення ввести споживача в
оману щодо особи, яка виробляє товари
чи надає послуги.

Оскільки з'ясування спірних питань, що
виникли в ході судового розгляду
справи, потребує спеціальних знань,
судом призначалася по справі судова
експертиза з дослідження, пов'язаного
із захистом права інтелектуальної
власності, проведення якої доручено
Науково-дослідному центру судових
експертиз з питань інтелектуальної
власності.

На вирішення експерта ставилися
наступні питання:

1.Чи є товари і послуги ПАТ
"Брокбізнесбанк" з застосуванням знака
"ІНФОРМАЦІЯ_1" такими самими або
спорідненими з товарами і послугами,
для яких зареєстровано знак для
товарів і послуг на підставі Свідоцтва
на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1
від 27.03.2001 р.?

2.Чи є порівнювальні позначення
"ІНФОРМАЦІЯ_1" "ІНФОРМАЦІЯ_1" та
"ІНФОРМАЦІЯ_1", які використовуються ПАТ
"Брокбізнесбанк", схожими за ступенем
змішування на стільки, що їх можна
сплутати із знаком на товари та послуги
"ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованим за ОСОБА_1
на підставі Свідоцтва на знак для
товарів і послуг НОМЕР_1 від 27.03.2001 р.?

Експерт в межах своєї компетенції
виклав питання в наступній редакції: Чи
є позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»,
«ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1», які
застосовуються ПАТ «Брокбізнесбанк» у
власній рекламі тотожними або схожими
настільки, що їх можна сплутати із
зареєстрованим знаком для товарів і
послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1
від 27.03.2001 р., зареєстрованим за ОСОБА_1?

За результатами дослідження експертом
зроблено висновок, що знак для товарів
і послуг за свідоцтвом України №
НОМЕР_1 та позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»,
«ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1», які ПАТ
«Брокбізнесбанк» застосовує у власній
рекламі не є схожими до ступеня
сплутування щодо товарів 9-го та 16-го
класу МКТП та послуг 35-го, 38-го, 39-го, 41-го
та 42-го класів МКПТ, для яких
зареєстровано знак для товарів і
послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 та
послуг вкладання коштів, для яких ПАТ
«Брокбізнесбанк» застосовує
позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»,
ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Як слідує, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»
застосовується банком не до товарів та
послуг, для яких зареєстровано знак за
свідоцтвом № НОМЕР_1 - реклама, а у
зазначеній в позові інформації
(листівки, газета) банком надається
реклама власної послуги - банківського
продукту депозит «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про
рекламу» реклама - це інформація про
особу чи товар, розповсюджена в
будь-якій формі та в будь-який спосіб і
призначена сформувати або підтримати
обізнаність споживачів реклами та їх
інтерес щодо таких особи чи товару.

Таким чином, товаром (послугою) для якої
зареєстровано знак за свідоцтвом №
НОМЕР_1 є реклама, а товаром (послугою),
яка рекламує банк у досліджених
листівках та оголошеннях у ЗМІ є
банківська послуга - депозитний
продукт «ІНФОРМАЦІЯ_1», внаслідок чого
використання банком у власній рекламі
такого позначення не може ввести в
оману споживача щодо особи, яка надає
послугу.

Щодо вимоги про стягнення 100000 грн.
збитків суд зазначає наступне:

Відповідно до ст.. 20 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг», на яку посилається позивач,
порушник зобов'язаний відшкодувати
власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Оскільки судом не встановлено
порушення прав власника свідоцтва №
НОМЕР_1, що мало б наслідком стягнення
збитків, клопотання позивача про
витребування у відповідача інформації
про загальну суму коштів, залучених
останнім від фізичних осіб та
юридичних осіб за депозитною акцією
«ІНФОРМАЦІЯ_1» в період часу з 22.10.2012 р.
по 31.12.2013 р., відхилено. Судом також
відхилено клопотання позивача про
витребування копій договорів з
доказами їх оплати, укладених
відповідачем з рекламними
підприємствами на рекламування
банківського продукту - фінансової
послуги з відкриттям депозитного
рахунку під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1»,
внаслідок його необґрунтованості.

Як свідчить правовий аналіз обставин
справи, підстави для визнання
неправомірним використання
відповідачем позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»
відсутні, тому вимоги про стягнення
збитків є безпідставними.

Таким чином, відповідачем не допущено
порушень, про які заявляє позивач,
внаслідок чого в задоволенні вимог про
зобов'язання припинити використання у
рекламній продукції позначення
«ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1»
«ІНФОРМАЦІЯ_1» та стягнення збитків в
розмірі 100000 грн. відмовляється.

В задоволенні позову відмовляться.

Судові витрати відносяться на
позивача.

На підставі викладеного, керуючись ст.
ст. 49, 82 - 84 Господарського
процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

В позові відмовити.

Повне рішення складено 18 серпня 2014
року.

Суддя
І.А. Попова