м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-б, тел.
УХВАЛА

№ 910/10512/14 18.08.14

Господарський суд міста Києва у складі
судді Марченко О.В.,

при секретарі судового засідання
Шевченко-Корженецькій К.І.,

розглядаючи у відкритому судовому
засіданні справу № 910/10512/14

за позовом Bayer Pharma AG [Aktiengesellschaft] (Баєр
Фарма АГ [Акціенгезельшафт],
м. Монхайм, Федеративна Республіка
Німеччина, (далі - Компанія),

до товариства з обмеженою
відповідальністю "Юрія-Фарм" м. Київ,
(далі - ТОВ "Юрія-Фарм", Товариство),

та Міністерства охорони здоров'я
України, м. Київ (далі - МОЗ),

треті особи, які не заявляють
самостійних вимог на предмет спору, на
стороні відповідача - Міністерство
доходів і зборів України, м. Київ (далі -
Міндоходів),

та Державне підприємство "Державний
експертний центр Міністерства охорони
здоров'я України", м. Київ (далі - Центр),

про припинення порушення прав власника
патенту України №35554 на винахід

та за зустрічним позовом ТОВ "Юрія-Фарм"

до Компанії та

Державної служби інтелектуальної
власності України, м. Київ (далі -
Служба),

про визнання недійсним патенту України
№35554 на винахід,

за участю представників сторін:

Компанії - Сиклітенка В.В.
(довіреність від 17.12.2013 б/н);

ТОВ "Юрія-Фарм" - Сисоєнко І.В.
(довіреність від 03.07.2014 №03/07/2014-юр);

Криворучка А.І.
(довіреність від 16.07.2014 №16/07/2014);

Павловського Ф.Г.
(довіреність від 11.08.2014 №11/08/2014-юр);

МОЗ - не з'явився;

Міндоходів - Брисової Т.М.
(довіреність від 12.05.2014 №99-99-10-17/7);

Центру - Федоренка О.А.
(довіреність від 17.02.2014 б/н);

Служби - Саламова О.В.
(довіреність від 23.05.2013 №2-8/3902),

ВСТАНОВИВ:

Компанія як власник патенту України №
35554 на винахід "Похідні хінолон-І
нафтиридонкарбонової кислоти у
вигляді суміші ізомерів або окремих
ізомерів, фармацевтична композиція, що
має антибактеріальну активність і
проміжні сполуки", яким надано охорону
хімічній речовині, що має
загальновживану (міжнародну
непатентовану) назву моксифлоксацин
(moxifloxacin), звернулася до господарського
суду міста Києва із позовом до ТОВ
"Юрія-Фарм" та МОЗ про:

зобов'язання Товариства припинити
використання у будь-який спосіб,
зокрема, виготовлення, пропонування до
продажу, у тому числі через Інтернет,
продаж, імпорт (ввезення) та інше
введення в цивільний оборот або
зберігання в зазначених цілях винаходу
"Похідні хінолон-І
нафтиридонкарбонової кислоти у
вигляді суміші ізомерів або окремих
ізомерів, фармацевтична композиція, що
має антибактеріальну активність і
проміжні сполуки", який охороняється
патентом України № 35554;

визнання недійсним наказу МОЗ від
30.08.2011 № 540 "Про державну реєстрацію
(перереєстрацію) лікарських засобів та
внесення змін у реєстраційні
матеріали" в частині державної
реєстрації лікарського засобу
"МАКСІЦИН®" (концентрат для
приготування розчину для інфузій,
20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у
флаконі у комплекті з розчинником у
контейнері по 100 мл у контурній
чарунковій упаковці в пачці № 1);

визнання недійсним наказу МОЗ від
19.05.2014 № 340 "Про державну реєстрацію
(перереєстрацію) лікарських засобів та
внесення змін у реєстраційні
матеріали" в частині державної
реєстрації лікарського засобу
"МАКСІЦИН®" (концентрат для
приготування розчину для інфузій,
20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у
флаконі у комплекті з розчинником у
контейнері по 100 мл у контурній
чарунковій упаковці в пачці № 1);

визнання недійсним реєстраційного
посвідчення UA/11645/01/01 на лікарський
засіб "МАКСІЦИН®" (концентрат для
приготування розчину для інфузій,
20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у
флаконі у комплекті з розчинником у
контейнері по 100 мл у контурній
чарунковій упаковці в пачці № 1);

вилучення з цивільного обороту та
знищення лікарського засобу
"МАКСІЦИН®" (концентрат для
приготування розчину для інфузій,
20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у
флаконі у комплекті з розчинником у
контейнері по 100 мл у контурній
чарунковій упаковці в пачці № 1)
виробництва Товариства.

В обґрунтування позовних вимог позивач
зазначає, що відповідач-1, отримавши
державну реєстрацію лікарського
засобу "МАКСІЦИН®", порушує права
позивача на винахід "Похідні хінолон-І
нафтиридонкарбонової кислоти у
вигляді суміші ізомерів або окремих
ізомерів, фармацевтична композиція, що
має антибактеріальну активність і
проміжні сполуки" за патентом України
№ 35554.

До господарського суду міста Києва від
позивача разом з позовною заявою 29.05.2014
надійшла заява про вжиття заходів до
забезпечення позову у даній справі.

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 30.05.2014 (суддя Картавцева Ю.В.)
порушено провадження у справі №
910/10512/14, залучено до участі у справі
третіх осіб, які не заявляють
самостійних вимог на предмет спору, на
стороні відповідача - Центр і
Міндоходів.

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 30.05.2014 заяву про вжиття
заходів до забезпечення позову
задоволено, вжито заходів до
забезпечення позову шляхом:

- заборони Міндоходів та його
територіальним підрозділам
здійснювати митне оформлення
лікарського засобу "МАКСІЦИН®"
(концентрат для приготування розчину
для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах №
1; по 20 мл у флаконі у комплекті з
розчинником у контейнері по 100 мл у
контурній чарунковій упаковці в пачці
№ 1, (реєстраційне посвідчення UA/11645/01/01);

- заборони МОЗ вносити будь-які зміни до
Державного реєстру лікарських засобів
відносно лікарського засобу
"МАКСІЦИН®" (концентрат для
приготування розчину для інфузій,
20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у
флаконі у комплекті з розчинником у
контейнері по 100 мл у контурній
чарунковій упаковці в пачці № 1,
(реєстраційне посвідчення UA/11645/01/01);

- заборони ТОВ "Юрія-Фарм" брати участь у
процедурі відкритих торгів (тендерів) з
пропозицією продажу лікарського
засобу "МАКСІЦИН®" (концентрат для
приготування розчину для інфузій,
20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у
флаконі у комплекті з розчинником у
контейнері по 100 мл у контурній
чарунковій упаковці в пачці № 1,
(реєстраційне посвідчення UA/11645/01/01).

Розпорядженням заступника голови
господарського суду міста Києва від
13.06.2014 у зв'язку з перебуванням судді
Картавцевої Ю.В. на лікарняному справу
передано для розгляду судді Марченко
О.В.

Ухвалою від 13.06.2014 суддя Марченко О.В.
прийняла справу до свого провадження.

Центр 25.06.2014 подав суду письмові
пояснення та додаткові документи,
витребувані ухвалою господарського
суду міста Києва від 13.06.2014.

У поясненнях Центр зазначив про те, що
Товариством у листі від 05.09.2011
підтверджено інформацію про
додержання відповідачем вимог статті 9
Закону України "Про лікарські засоби"
та про відсутність порушень у зв'язку
із реєстрацією лікарського засобу прав
інших осіб; Центр у проведенні
експертизи лікарського засобу
"МАКСІЦИН®" (концентрат для
приготування розчину для інфузій,
20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у
флаконі у комплекті з розчинником у
контейнері по 100 мл у контурній
чарунковій упаковці в пачці № 1,
(реєстраційне посвідчення UA/11645/01/01)) та
в наданні висновку щодо його
ефективності, безпечності та якості, а
також рекомендацій МОЗ про державну
реєстрацію препарату не вчинив
будь-яких порушень законодавства про
захист прав інтелектуальної власності,
у тому числі й на патент України №35554.

26.06.2014 Міндоходів подало суду письмові
пояснення, в яких зазначає про те, що
об'єкт права інтелектуальної власності
на винахід за патентом України № 35554
було виключено з митного реєстру 05.03.2014
у зв'язку з закінченням річного строку
реєстрації та внаслідок відсутності
звернень від правовласника щодо її
продовження; питання правомірності
видачі оскаржуваного реєстраційного
посвідчення UA/11645/01/01 на лікарський
засіб "МАКСІЦИН®" не відноситься до
компетенції органів доходів і зборів.

Компанія 10.07.2014 подала суду додаткові
пояснення, в яких зазначила про те, що:
відповідно до звіту з проведення
досліджень з визначення специфічної
активності лікарського засобу
"Максіцин", 400 мг, концентрат для
приготування розчину для інфузій (стор.
29 матеріалів реєстраційного досьє на
лікарський засіб "Максіцин"), "Максіцин",
400 мг, концентрат для приготування
розчину для інфузій, є лікарським
засобом, "до складу якого входить
антибіотик класу фторхінолонів -
моксіфлоксацин"; надані до
реєстраційного досьє дані
експериментальних досліджень чітко
вказують на те, що за кількісним та
якісним складом лікарський засіб
"Максіцин" відповідає референтному
препарату позивача "Авелокс"; зокрема,
обидва лікарські засоби містять
моксифлоксацин гідрохлориду як
діючючу речовину у кількості 436 мг;
відповідно до змісту формули винаходу
за патентом України №35554, зокрема,
незалежного пункту 1, зазначеним
патентом надається прямий абсолютний
захист похідним хінолон- та
нафтиридонкарбонової кислоти
загальної формули (І), зокрема
моксифлоксацину та його
кислотно-адитивним солям (зокрема,
моксифлоксацин гідрохлориду);
незалежно від того, яким є лікарський
засіб за його кількісним та якісним
складом, які саме цільові добавки та в
яких кількостях він містить, сам факт
використання в ньому в якості активної
діючої речовини моксифлоксацину або
його кислотно-адитивної солі
(наприклад, моксифлоксацину
гідрохлориду) становить використання
кожної ознаки, включеної до
незалежного пункту формули винаходу 1
та/або 6 за патентом України №35554, отже
становить порушення прав на винахід за
цим патентом.

ТОВ "Юрія-Фарм" 10.07.2014 подано суду
зустрічну позовну заяву, в якій назване
товариство просить суд:

- визнати недійсним патент України №
35554 на винахід "Похідні хінолон-1
нафтиридонкарбонової кислоти у
вигляді суміші ізомерів або окремих
ізомерів, фармацевтична композиція, що
має антибактеріальну активність, та
проміжні сполуки" володільцем якого є
Компанія;

- зобов'язати Службу внести зміни до
Державного реєстру патентів України на
винаходи стосовно визнання недійсним
патенту України №35554 на винахід
"Похідні хінолон-1
нафтиридонкарбонової кислоти у
вигляді суміші ізомерів або окремих
ізомерів, фармацевтична композиція, що
має антибактеріальну активність, та
проміжні сполуки" та здійснити
публікацію про це в офіційному
бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 10.07.2014 прийнято зустрічну
позовну заяву до провадження;
призначено розгляд зустрічного позову
спільно з первісним позовом на 17.07.2014.

17.07.2014 Компанія подала суду відзив на
зустрічну позовну заяву, в якому
просить суд відмовити у задоволені
зустрічного позову з огляду на таке:

- про існування похідних хінолон- і
нафтиридонкарбонової кислоти у
вигляді суміші ізомерів або окремих
ізомерів, що мають 2,8-
діазабіцикло[4.3.0]ноніловий замісник
або 2-окса-5,8-діазабіцикпо[4.3.0]ноніловий
замісник не відомо з Австралійської
акцептованої заявки № 616277, що дає
підстави стверджувати про те, що
сполуки, захищені патентом України на
винахід №35554, є новими, оскільки вони не
були відомі на дату пріоритету заявки,
за якою було видано патент України на
винахід №35554, і не є частиною рівня
техніки;

- винахід за патентом України №35554 є
неочевидним для середнього фахівця в
цій галузі з огляду на Австралійську
акцептовану заявку № 620401 і, відповідно,
має винахідницький рівень;

- опис до патенту України №35554 містить
достатньо доказів можливості
використання заявленого винаходу в
промисловості;

- під час розгляду господарським судом
міста Києва справ №7/269 та №48/556
призначалися судові експертизи, в яких
досліджувались питання відповідності
патенту України №35554 умовам надання
правової охорони; висновками судових
експертів встановлено, що патент
України №235554 на винахід відповідає
критеріям патентоздатності новизна та
винахідницький рівень;

- Австралійську акцептовану заявку №
616277 було подано на основі двох
пріоритетних заявок Федеративної
Республіки Німеччини від 25.07.1988 № 3824072
та від 01.03.1989 № 3906365; на основі цих
пріоритетних німецьких заявок було
подано ряд паралельних заявок не
тільки в Австралії, а і в інших країнах,
у яких було видано патенти, зокрема, в
Європі (ЕР0350733), Сполучених Штатах
Америки (US4990517), тощо. Австралійську
акцептовану заявку № 620401 було подано
на основі пріоритетної заявки Японії
від 23.05.1988 №126695, на основі цієї
пріоритетної японської заявки було
подано ряд паралельних заявок не
тільки в Австралії, а і в інших країнах
у яких було видано патенти, зокрема, у
Європі (ЕР 0343524), Сполучених Штатах
Америки (US 4988709) тощо.

Представник ТОВ "Юрія-Фарм" 17.07.2014 подав
відзив на первісний позов, зі змісту
якого вбачається, що Компанія не надала
належних доказів порушення її прав як
власника патенту на винахід; державну
реєстрацію на лікарський засіб
"МАКСІЦИН®" здійснено без порушень
чинного законодавства України; як
вбачається із представленого досьє
розробника препарату, компонентний
склад лікарського засобу "МАКСІЦИН®"
відрізняється за своїм складом від
референтного препарату "АVELOX"; цей факт
підтверджується порівняльною таблицею
показників якості препаратів
"МАКСІЦИН®", концентрат для розчину та
інфузій, та "АVELOX", розчин для інфузій,
знаходиться у досьє розробника
препарату; крім того, без проведення
експертизи твердження позивача за
первісним позовом про порушення його
прав як власника патенту на винахід не
може вважатись доведеним; разом з тим,
працівниками ТОВ "Юрія-Фарм" зроблено
патентний пошук і встановлено, що немає
порушень прав власників патентів на
діючу речовину моксифлоксацин; патент
Компанії № 35554 не присутній в пошуку,
тому що він надає правову охорону не
безпосередньо моксифлоксацину, а,
виходячи з назви патенту, його
ізомерам. За зустрічним позовом
представник відповідача просив
позовні вимоги задовольнити в повному
обсязі.

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 17.07.2014 розгляд справи
відкладено на 04.08.2014.

ТОВ "Юрія-Фарм" 04.08.2014 з огляду на
необхідність роз'яснення питань, що
потребують спеціальних знань, подано
клопотання про призначення судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності.

Разом з тим, 04.08.2014 ТОВ "Юрія-Фарм" подало
суду письмові пояснення стосовно
відзиву Компанії на зустрічний позов, в
яких зазначає про те, що у відзиві
взагалі не зазначено, чи може фахівець
у галузі органічної хімії зробити
висновок про існування ізомерів, або
гідратів ізомерів, або солей ізомерів
таких хімічних сполук, що
характеризуються такими ознаками з
першого пункту формули винаходу за
патентом України на винахід № 35554;
європейська заявка ЕР 0350733,
опублікована 17.01.1990, та акцептована
заявка Австралії № 616277, опублікована
24.10.1991, не можуть вважатися тотожними;
аналоги патенту України № 35554 - це
патенти, що видані в інших країнах з
посиланням на пріоритет першої поданої
у ФРН заявки DЕ 4200414 А1; заявник має право
вносити зміни до заявки перед видачею
патенту в інших країнах, в які він подає
заявку на патент; іноді такі зміни є
необхідними через особливість норм
законодавства щодо об'єктів
патентування в країнах, тому
патенти-аналоги не є тотожними
патентами, так як формули винаходів у
патентах-аналогах можуть значно
відрізнятись; з аналізу
патентів-аналогів патенту України на
винахід №35554 вбачається, що в багатьох
країнах є заявки з пріоритетом першої
поданої у ФРН заявки DЕ 4200414 А1, але
патенти відсутні - що говорить про
відмову у видачі патенту взагалі; в
отриманих в інших країнах
патентах-аналогах значно змінюється
формула винаходу і об'єкт охорони, а
саме: від ізомерів хімічних сполук до
способів отримання хімічних сполук,
або до проміжних сполук, які відсутні у
формулі винаходу пріоритетної заявки
DЕ 4200414 А1; патенти-аналоги не можуть
бути розглянуті як патенти, які є
тотожними, так як вони мають різні
формули винаходів, і відповідно, мають
різний об'єм прав.

Служба 04.08.2014 подала суду належним
чином засвідчені матеріали заявки
№ 93002762 на видачу патенту на
винахід та виписку з Державного
реєстру патентів України на винаходи
стосовно винаходу за патентом України
№ 35554.

Позивач за первісним позовом 08.08.2014
подав суду додаткові письмові
пояснення, в яких заперечив проти
задоволення зустрічного позову та
проти задоволення клопотання ТОВ "Юрія
Фарм" про призначення у справі судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності з огляду на таке:

- ТОВ "Юрія Фарм" на першій сторінці
своїх письмових пояснень зазначає, що
переважна частина суттєвих ознак групи
хімічних сполук з патенту України на
винахід №35554 була відома із опису
акцептованої заявки Австралії №616277,
при цьому ігнорує той факт, що
Компанією було чітко показано, що в
акцептованій заявці Австралії №616277 не
були описані похідні хінолон- і
нафтиридонкарбонової кислоти у
вигляді суміші ізомерів або окремих
ізомерів, а ці ознаки є суттєвими і
привносять новизну та винахідницький
рівень в патент України на винахід
№35554; ТОВ "Юрія Фарм" зазначає, що з
акцептованої заявки Австралії №616277
відома тільки переважна частина
суттєвих ознак, але не всі;

- Компанія у своїх поясненнях
акцентувала увагу на суттєві
відмінності ознак патенту України на
винахід №35554 порівняно з акцептованою
заявкою Австралії №616277;

- ТОВ "Юрія Фарм" на першій та
другій сторінках своїх пояснень
зазначає, що з акцептованої заявки
Австралії №620401 можна зробити висновок
про можливе існування ізомерів за
патентом України на винахід №35554, але
Компанія цього не заперечує; ТОВ "Юрія
Фарм" було пояснено, що фахівець в
галузі хімії не в змозі передбачити
активність таких ізомерів або сумішей
ізомерів і на підтвердження цього
приводять ряд показових прикладів, в
яких показна неочевидність і
непередбачуваність впливу хімічної
будови сполук на їх активність, і це
відповідно може бути свідченням
наявності винахідницького рівня у
сполук за патентом України на винахід
№35554;

- відповідно до прикладу одержаної
згідно з патентом України №35554 сполуки,
а саме, одержання
1-циклопропіл-7-([S,S]-2,8-діазабіцикло[4.3.0]н
он-8-іл)-6,8-дифтор-1,4-дигідро-4-оксо-3-хінол
інкарбонової кислоти, цілком очевидно,
що ця сполука є певним ізомером, про що
свідчить виділений фрагмент;

-
1-цикпопропіл-7-([S,S]-2,8-діазабіцикло[4.3.0]н
он-8-іл)-6,8-дифтор-1,4-дигідро-4-oксо-3-хінол
інкарбонову кислоту можна віднести до
сполук структурної формули (III) і це
чітко видно із структурної формули
1-циклопропіл-7-([S,S]-2,8-діазабіцикло[4.3.0]н
он-8-іл)-6,8-дифтор-1,4-дигідро-4-оксо-3-хінол
інкарбонової кислоти приведеної на
сторінці 15, ліва колонка, опису до
патенту України на винахід №35554;

- Європейська заявка ЕР0350733 та
акцептована заявка Австралії №616277 є
паралельними (еквівалентними),
оскільки їх було подано на основі двох
пріоритетних заявок Федеративної
Республіки Німеччини №№3824072 та 3906365
від 25.07.88 та 01.03.89, відповідно;

- можливі відмінності між
Європейською заявкою ЕР0350733 та
акцептованою заявкою Австралії №616277
обумовлені лише особливостями
законодавства;

- об'єм формули винаходу
визначається описом заявки, на основі
якого її сформовано і відсутні ознаки,
на які звертає увагу ТОВ "Юрія Фарм" в
своїх поясненнях, були присутні в описі
і не могли виникнути з пустого місця, а
були включені заявником у формулу у
відповідь на зауваження експертизи і
відповідно до вимог національного
законодавств тієї країни, де
розглядались ці заявки-аналоги;

- щодо такої ознаки як окремі
ізомери або суміш ізомерів, то ці
ознаки випливають із будови замісника
В структурної формули (І) сполук згідно
з патентом України на винахід №35554 та
опису до патенту України на винахід
№35554;

- при порівнянні цих
патентів-аналогів з патентом України
на винахід №35554 ТОВ "Юрія Фарм"
проаналізувало лише формули винаходи
патентів-аналогів, при цьому не
врахувало формули винаходів і описи
цих патентів-аналогів, що були подані
первинно;

- щодо якості порівняння тексту
Європейської заявки ЕР0350733 та
акцептованої заявки Австралії №616277,
яке було проведено ТОВ "Юрія Фарм", то:
пункт 1) порівняння, де порівнюються
бібліографічні дані, а саме дати
пріоритету під кодом (ЗО) ТОВ "Юрія Фарм"
не звертає увагу на те, що номери
пріоритетних заявок співпадають, а
розбіжність обумовлена можливою
типографською помилкою; пункт 2)
порівняння, де порівнюється значення
Р8, і робиться посилання на сторінку 3
Європейської заявки ЕР0350733 та сторінку
3 повного опису акцептованої заявки
Австралії №616277, містить висновок про
їх відмінність, на тій підставі, що
значення радикалу Р8 не містить
значення "метокси", але при цьому
замовчується той факт, що в описі
акцептованої заявки Австралії №616277
закреслено одне із значень радикалу Р8,
а саме, "метокси", тобто, первинно
значення Р8 в заявках були тотожними;
пункт 3) порівняння - відмінностей на
які вказує ТОВ "Юрія Фарм" не виявлено;
пункт 4) порівняння, очевидно що
сторінка 3-А є доданою при публікації
патенту Австралії №616277, а порівняння
тексту саме акцептованої заявки
Австралії №616277 ТОВ "Юрія Фарм"
проведено не було.

ТОВ "Юрія Фарм" 11.08.2014 подало суду
письмові пояснення, в яких зазначило,
що: додатковим доказом того, що патент
України №35554 на винахід не відповідає
таким умовам патентоздатності, як
новизна та винахідницький рівень, є
заявка Японії №3-188080; частина хімічних
сполук із першого винаходу за патентом
України на винахід №35554, які
характеризуються такими ознаками як
"производные хинолон- и
нафтиридонкарбоновой кислоты общей
формулы в виде смеси изомеров или
отдельных изомеров, их соли" не
відповідають таким умовам
патентоздатності як новизна та
винахідницький рівень.

ТОВ "Юрія Фарм" подано суду копію
звернення до Науково-дослідного центру
судової експертизи з питань
інтелектуальної власності, в якій
відповідач за первісним позовом просив
провести експертне дослідження у сфері
інтелектуальної власності щодо
використання винаходу за патентом
України №35554 у речовині
моксифлоксацин, та надати відповідь на
наступні питання: чи містить перший
незалежний пункт формули за патентом
України №35554 на винахід структурну
формулу, яка є структурною формулою
речовини "моксифлоксацин"; чи
використано у речовині моксифлоксацин
кожну ознаку незалежного пункту
формули за патентом України №35554 на
винахід.

Компанією подано суду копію витягу з
торгового реєстру щодо Компанії "Баєр
Фарма АГ [Акціенгезельшафт]".

13.08.2014 від Служби надійшло клопотання
про залучення доказів, а саме:
пояснення Державного підприємства
«Український інститут промислової
власності» як уповноваженого Службою
закладу експертизи про відповідність
патенту України на винахід № 35554 умовам
патентоздатності.

Крім того, 13.08.2014 Служба подала відзив
на зустрічну позовну заяву, в якому
зазначила, що у заявці № 93002762 на видачу
патенту України на винахід «похідні
хінолон-1 нафтиридонкарбонової кислоти
у вигляді суміші ізомерів або окремих
ізомерів, фармацевтична композиція, що
має антибактеріальну активність, та
проміжні сполуки» Компанія просила
встановити пріоритет за поданою
попередньо заявкою в
державах-учасницях Паризької
конвенції, а саме заявкою Р 42 00 414,4
(Німеччина) від 10.01.1992; після
встановлення дати подання заявки та
дати її пріоритету було проведено
формальну та кваліфікаційну
експертизу заявки № 93002762 згідно з
нормами Закону України «Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі» та
Правил розгляду заявки на винахід та
заявки на корисну модель затверджених
наказом Міністерства освіти і науки
України від 15.03.2002 № 197; за результатами
кваліфікаційної експертизи заявки №
93002762 було встановлено, що заявлений
винахід відповідає визначеним Законом
України «Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі» умовам
патентоздатності. Крім того, Служба
вважає, що неможливо встановити
обставини, які мають значення для
правильного вирішення спору без
призначення судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності.

18.08.2014 від ТОВ "Юрія Фарм" надійшли
письмові пояснення, в яких Товариство
зазначає про те що:

- фактичними даними для визначення
відповідності винаходу умові
патентоздатності винаходу «промислова
придатність» є інформація про
винаходи, викладена в описі до патенту
України № 35554 на винахід, зокрема,
інформація про приклади конкретного
виконання винаходу;

- ознака із першого незалежного пункту
формули винаходу у патенті України №
35554 на винахід як окремі ізомери, або
суміші ізомерів, або гідрати ізомерів,
або солі ізомерів хімічних сполук,
охарактеризовані у першому
незалежному пункті формули винаходу у
патенті України № 35554 на винахід за
допомогою зазначених певних ознак, не
показана у тексті опису до патенту
України № 35554 на винахід.

Разом з тим, 18.08.2014 ТОВ "Юрія Фарм" подало
письмові пояснення, в яких зазначає, що
у підготовці зустрічного позову ТОВ
"Юрія Фарм" було отримано думку фахівця
в галузі хімії - завідувача лабораторії
біохімії ДУ «Національний інститут
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.
Яновського НАМН України», доктора
медичних наук, професора Коржова
Віталія Івановича щодо порівняння
інформації, яка міститься у патенті
Компанії та в акцептованих заявках
Австралії № 616277 та № 62041.

У судовому засіданні 18.08.2014
представники Компанії надали
пояснення по суті первісної позовної
заяви та просили суд задовольнити її, у
задоволенні зустрічного позову -
відмовити.

Представники ТОВ "Юрія Фарм" надали
пояснення по суті первісного та
зустрічного позовів та на голосили на
своєму клопотанні про призначення
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності, проведення
якої, на думку заявника, слід доручити
Науково-дослідному центру судових
експертиз з питань інтелектуальної
власності Міністерства юстиції
України (далі - НДЦСЕ), на вирішення якої
запропонували поставити такі питання:

«- чи буде структурна формула
моксифлоксацину співпадати із
структурною формулою хімічної сполуки,
що має ознаки із першого незалежного
пункту формули за патентом України на
винахід № 35554?;

- чи відповідає винахід за патентом №
35554 умові патентоздатності "новизна"
відповідно до матеріалів справи?;

- чи відповідає винахід за патентом №
35554 умові патентоздатності
"винахідницький рівень" відповідно до
матеріалів справи?;

- чи надає патент України на винахід №
35554 за першим незалежним пунктом
формули винаходу охорону ізомеру
моксифлоксацину або солі ізомеру
моксифлоксацину?;

- чи використовується у препараті
«МАКСІЦИН» (реєстраційне посвідчення
№UA/11645/01/01) або у препараті «АВЕЛОКС»
(реєстраційне посвідчення № UA/4071/01/01,
UA/4071/02/01) ізомер моксифлоксацину або
сіль ізомеру моксифлоксацину?;

- чи є у описі до патенту України на
винахід № 35554 відомості, що
підтверджують промислову придатність
ізомерів або гідратів ізомерів або
солей ізомерів хімічних сполук, що
характеризуються ознаками з першого
пункту формули винаходу за патентом
України на винахід № 35554?;

- чи відповідає винахід за патентом №
35554 умові патентоздатності «промислова
придатність» відповідно до матеріалів
справи?».

Представник Служби надав пояснення по
суті зустрічних позовних вимог та
подав суду клопотання про призначення
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності, на
вирішення якої запропонував поставити
такі питання:

« - чи спростовують новизну винаходу за
патентом України № 35554 відомості, які
містяться в матеріалах справи, що були
загальнодоступними у світі до дати
заявленого пріоритету за заявкою №
93002762?;

- чи є очевидним для фахівця (тобто
випливає явно з рівня техніки)
сукупність ознак винаходу за патентом
України № 35554 на досягнення заявленого
у ньому технічного результату?;

- чи може бути використано у
промисловості або іншій сфері
діяльності сукупність ознак винаходу
за патентом України № 35554?».

Представники Міндоходів та Центру
надали пояснення по суті первісного та
зустрічного позовів, щодо призначення
у справі судової експертизи не
заперечили.

Представник МОЗ в судове засідання не
з'явився, про дату, час та місце
проведення судового засідання був
повідомлений належним чином, про
причини неявки суд не повідомив.

Суд погоджується з необхідністю
призначення у даній справі судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності з огляду на таке.

Відповідно до статті 43 Господарського
процесуального кодексу України (далі -
ГПК України) судочинство у
господарських судах здійснюється на
засадах змагальності. Сторони та інші
особи, які беруть участь у справі,
обґрунтовують свої вимоги і
заперечення поданими суду доказами.
Господарський суд створює сторонам та
іншим особам, які беруть участь у
справі, необхідні умови для
встановлення фактичних обставин
справи і правильного застосування
законодавства.

Згідно з частинами першою - третьою
статті 41 ГПК України для роз'яснення
питань, що виникають при вирішенні
господарського спору і потребують
спеціальних знань, господарський суд
призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право
пропонувати господарському суду
питання, які мають бути роз'яснені
судовим експертом. Остаточне коло цих
питань встановлюється господарським
судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи
доручається державним спеціалізованим
установам чи безпосередньо особам, які
відповідають вимогам, встановленим
Законом України «Про судову
експертизу».

У пункті 6.1 постанови пленуму Вищого
господарського суду України від 23.03.2012
№ 5 «Про деякі питання практики
призначення судових експертиз у
справах зі спорів, пов'язаних із
захистом права інтелектуальної
власності» зазначено, що у вирішенні
спорів про захист права
інтелектуальної власності на винахід
чи корисну модель господарським судом
залежно від обставин справи та суті
спору лише за допомогою експертного
дослідження можуть бути встановлені
фактичні дані про: наявність новизни
винаходу чи корисної моделі на дату
подання заявки на видачу патенту або
якщо заявлено пріоритет, на дату
пріоритету (в порівнянні з
протиставленим винаходом (корисною
моделлю) або відомим технічним
рішенням); наявність у винаходу
винахідницького рівня, тобто чи не
випливає він явно з рівня техніки (не є
для фахівця очевидним); відповідність
корисної моделі критерію
патентоздатності "промислова
придатність"; наявність у формулі
запатентованого винаходу (корисної
моделі) усіх ознак, які були у поданій
заявці.

Враховуючи необхідність з'ясування
питань, що виникли у вирішенні даного
спору і потребують спеціальних знань,
господарський суд міста Києва вважає
за необхідне призначити у справі
судову експертизу об'єктів
інтелектуальної власності, витрати за
проведення якої покласти на ТОВ "Юрія
Фарм".

Згідно з пунктом 1 частини першої
статті 79 ГПК України господарський суд
має право зупинити провадження у
справі за клопотанням сторони,
прокурора, який бере участь в судовому
процесі, або за своєю ініціативою у
випадках призначення господарським
судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським
судом міста Києва судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності суд
вважає за необхідне на час її
проведення провадження у даній справі
зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України,
господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/10512/14 судову
експертизу об'єктів інтелектуальної
власності, проведення якої доручити
судовому експерту Петренку Сергію
Анатолійовичу (Науково-дослідний
інститут інтелектуальної власності
Національної академії правових наук
України; 03680, МСП, м. Київ, вул. Боженка, 11,
корпус 4, поверх 13).

2. На вирішення судовому експерту
поставити такі питання:

- чи стала загальнодоступною в світі
сукупність суттєвих ознак винаходу за
патентом України №35554 або ознак,
еквівалентних їм, до дати заявленого
пріоритету за заявкою № 93002762
(10.01.1992) або ж до дати подання цієї
заявки (16.04.1993)?

- чи стала очевидною для фахівця (тобто
випливала явно з рівня техніки)
сукупність суттєвих ознак винаходу за
патентом України № 35554 до дати
заявленого пріоритету за заявкою №
93002762 (10.01.1992) або ж до дати подання цієї
заявки (16.04.1993)?

- чи може бути використано у
промисловості або іншій сфері
діяльності сукупність ознак винаходу
за патентом України № 35554 відповідно до
матеріалів заявки № 93002762, на основі
якої й було видано патент України №35554?

- чи використано в лікарському засобі
«МАКСІЦИН®» (концентрат для
приготування розчину для інфузій,
20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у
флаконі у комплекті з розчинником у
контейнері по 100 мл у контурній
чарунковій упаковці в пачці № 1;
реєстраційне посвідчення UA № 11645/01/01)
всю сукупність суттєвих ознак
незалежних пунктів формули винаходу за
патентом України №35554 або ознаки,
еквівалентні їм?

- чи охороняється пунктом 1 формули
винаходу патенту України № 35554 хімічна
сполука - моксифлоксацин (moxifloxacin) та/або
його солі?

3. Відповідно до статті 4 Закону України
"Про судову експертизу" попередити
судового експерта про кримінальну
відповідальність за статтями 384 та 385
Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи №
910/10512/14 надіслати судовому експерту
Петренку Сергію Анатолійовичу
(Науково-дослідний інститут
інтелектуальної власності
Національної академії правових наук
України; 03680, МСП, м. Київ, вул. Боженка, 11,
корпус 4, поверх 13).

5. Витрати за проведення судової
експертизи покласти на товариство з
обмеженою відповідальністю "Юрія Фарм"
(03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова, 10;
ідентифікаційний код 30109129). Зобов'язати
товариство з обмеженою
відповідальністю "Юрія Фарм" здійснити
попередню оплату судової експертизи
відповідно до виставленого судовим
експертом рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта
надіслати сторонам у справі належним
чином засвідчені копії висновку,
складеного за результатами проведення
судової експертизи.

7. Провадження у справі № 910/10512/14
зупинити до закінчення проведення
судової експертизи.

Суддя
О.
Марченко