м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
У Х В А Л А

Справа № 910/93/14 08.07.14

За позовом Компанії "Філіп Морріс
Брендз С.а.р.л." Швейцарія

до 1. Товариства з обмеженою
відповідальністю "Експансія" Київської
області

2. Державної служби інтелектуальної
власності України

про визнання свідоцтв України на знаки
для товарів і послуг недійсними,
зобов'язання вчинити дії.

Суддя Паламар П.І.

Представники:

від позивача Харебава Т.Б., Шаповал В.В.,

від відповідачів 1. Дячук І.Б., 2.
Ресенчук В.М.

СУТЬ СПОРУ :

у грудні 2013 року Компанія "Філіп Морріс
Брендз С.а.р.л." звернулося в суд з
указаним позовом з підстав п.п. 2, 3 ст. 6
Закону України "Про охорону прав на
знак для товарів і послуг".

Позивач зазначав, що він є власником
торговельної марки "Marlboro rooftop" (графічне
зображення у вигляді червоної
геометричної фігури на білому фоні),
яка охороняється відповідно до
міжнародної реєстрації торговельної
марки № 883933 від 27 квітня 2007 р., що
поширюється на Україну згідно з
Мадридським протоколом. Крім того,
рішенням апеляційної палати Державної
служби інтелектуальної власності
України від 3 жовтня 2012 р., затвердженим
наказом Державної служби
інтелектуальної власності України від
31 жовтня 2012 р. за № 805-Н, торговельна
марка "Marlboro rooftop" визнана добре відомим
знаком в Україні з 1 січня 2010 р.

7 липня 2011 р. Товариство з обмеженою
відповідальністю "Експансія" (далі -
відповідач 1.) подало заявку на знак для
товарів і послуг, що являє собою
графічне зображення - геометричну
фігуру червоного кольору на білому
фоні зі словесним написом білого
кольору "extra!" для товарів і послуг 16, 25,
29, 30, 31, 32 класів Міжнародної
класифікації товарів і послуг (далі -
МКТП), на підставі цієї заявки 25 жовтня
2012 р. Державною службою
інтелектуальної власності України
(далі - відповідач 2.) відповідачу 1. було
видано свідоцтво на знак для товарів і
послуг № 162627.

4 грудня 2012 р. відповідач 1. подав заявку
на знак для товарів і послуг -
геометричну фігуру червоного кольору
на білому фоні зі словесним написом
білого кольору "extra!" для товарів і
послуг 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29,
30, 33, 34 класів МКТП, на підставі якої 25
листопада 2013 р. відповідачем 2. було
видано свідоцтво України № 178949.

Належний відповідачу 1. знак для
товарів і послуг є схожим з належним
йому знаком "Marlboro rooftop" настільки, що їх
можна сплутати, він може ввести в оману
щодо товару, послуги або особи, яка
виробляє товар або надає послугу. Це
порушує його права на власну
торговельну марку, тому просив
задовольнити позов, а саме:

- визнати свідоцтво України на знак для
товарів і послуг № 162627 недійсним
повністю та зобов'язати відповідача 2.
внести до Державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг
відомості стосовно визнання повністю
недійсним свідоцтва України № 162627 та
здійснити публікацію про це в
офіційному бюлетені "Промислова
власність";

- визнати свідоцтво України на знак для
товарів і послуг № 178949 недійсним
повністю та зобов'язати відповідача 2.
внести до Державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг
відомості стосовно визнання повністю
недійсним свідоцтва України № 178949 та
здійснити публікацію про це в
офіційному бюлетені "Промислова
власність";

- зобов'язати відповідача 1. припинити
порушення прав позивача на добре
відомий знак "Marlboro rooftop", зокрема, шляхом
припинення використання схожих з цим
знаком позначень "extra!" (у всіх
варіаціях), а також будь-яких інших
графічних зображень, що тотожні або
схожі до ступеня змішування з вказаним
добре відомим знаком, в господарській
діяльності всіма можливими способами,
серед яких: маркування, рекламування та
просування товарів, застосування в
діловій документації, застосування в
мережі Інтернет, тощо;

- стягнути з відповідача 1. на свою
користь судовий збір за подання цієї
позовної заяви та судовий збір за
подання заяви про забезпечення позову.

У судовому засіданні 8 липня 2014 р.
сторони подали спільну заяву про
затвердження мирової угоди між ними.

За умовами зазначеної мирової угоди
вони дійшли згоди про врегулювання
спору, порядок і строк відновлення
порушеного права позивача.

Представникам сторін роз'яснено
наслідки укладення мирової угоди.

Суд вважає, що умови вищевказаної
мирової угоди не суперечать вимогам
чинного законодавства, стосуються лише
прав і обов'язків сторін щодо предмета
позову, тому така відповідно до вимог
ст. 78 ГПК України підлягає затвердженню
судом.

Оскільки сторони уклали мирову угоду і
вона затверджена судом, провадження у
справі стосовно до вимог п. 7 ст. 80 ГПК
України слід припинити.

Керуючись ст. 78, п. 7 ст. 80, ст. 86 ГПК
України, суд

У Х В А Л И В :

затвердити мирову угоду від 8 липня 2014
р. у справі № 910/93/14 між Компанією "Філіп
Морріс Брендз С.А.Р.Л." (КЕ Жанрено 3, 2000
Невшатель, Швейцарія) (далі - позивач) та
Товариством з обмеженою
відповідальністю "Експансія " (08132,
Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
м. Вишневе, вул. Промислова, 5, код 32294905)
(далі - відповідач 1.), Державною службою
інтелектуальної власності України (03035,
м. Київ, вул. Урицького, 45, код 37552556) (далі
- відповідач 2.) наступного змісту:

"1) Ця Мирова Угода (надалі - угода)
укладена між:

Компанією "Філіп Морріс Брендз С.а.р.л."
(надалі - позивач), в особі Шаповала
Владислава Володимировича, що діє на
підставі довіреності № б/н від 7 січня
2013 р.,

та

Товариством з обмеженою
відповідальністю "ЕКСПАНСІЯ" (надалі -
відповідач 1.), в особі Дячук Ірини
Борисівни, що діє на підставі
довіреності № 03022014 від 3 лютого 2014 р.,

та

Державною службою інтелектуальної
власності України (надалі - відповідач
2.), в особі Ресенчука Вадима
Миколайовича, що діє на підставі
довіреності № 32/1 від 27 січня 2014 р.,

які разом в подальшому разом
іменуються як сторони,

з метою врегулювання судового спору у
господарській справі № 910/93/14 (надалі -
судовий спір) за позовом позивача до
відповідача 1. та відповідача 2. про
визнання недійсними повністю
свідоцтва України № 162627 на знак для
товарів і послуг, свідоцтва України №
178949 на знак для товарів і послуг та
зобов'язання вчинити дії,

згідно зі статтею 78 Господарського
процесуального кодексу України та на
підставі взаємних поступок і
компромісу домовилися вирішити
судовий спір шляхом примирення та
прийняли рішення укласти цю угоду на
таких умовах:

1. Відповідач 1. зобов'язується:

1.1. Частково відмовитися від свідоцтва
України № 178949 на знак для товарів і
послуг відносно всіх товарів 34 класу
МКТП (10-2014) в порядку, передбаченому ст.
18 Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг". Заява про
часткову відмову від свідоцтва України
№ 178949 повинна бути подана відповідачем
1. до відповідача 2. протягом 40 (сорока)
календарних днів з дати затвердження
судом цієї угоди;

1.2. Не подавати заявок на знаки для
товарів та послуг відносно будь-яких
товарів 34 класу МКТП (10-2014) позначення
"extra!", у тому вигляді, в якому вони
охороняються свідоцтвами України на
знаки для товарів та послуг № 178949 та №
162627 (надалі - торговельні марки "extra!");

1.3. Не подавати заявок на знаки для
товарів і послуг відносно будь-яких
товарів 34 класу МКТП (10-2014) будь-які інші
позначення, що тотожні або схожі до
ступеня змішування із графічним знаком
позивача Marlboro, який визнано добре
відомим в Україні з 1 січня 2010 р. на
підставі рішення Апеляційної палати
Державної служби інтелектуальної
власності України від 3 жовтня 2012 р.,
затвердженого наказом Державної
служби інтелектуальної власності
України від 31 жовтня 2012 р. № 805-Н) (надалі
- Marlboro rooftop);

1.4. Не використовувати жодним чином
відносно будь-яких товарів 34 класу МКТП
(10-2014) (1) торговельні марки "extra!", що
охороняються свідоцтвами України на
знаки для товарів та послуг № 178949 та №
162627, (2) а також будь-які інші позначення,
які тотожні або схожі до ступеня
змішування із добре відомим знаком
Marlboro rooftop;

1.5. Використовувати торговельні марки
"extra!" у порядку, передбаченому ч. 4 ст. 16
Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів та послуг", при цьому,
відповідач 1. зобов'язаний під час
маркування, продажу, рекламування та
просування товарів, позначених марками
"extra!", уникати будь-якого посилання на
зв'язок між позивачем та виробництвом,
дистрибуцією та продажем таких
товарів, з обов'язковим дотриманням
наступних умов:

а) при маркуванні, продажу,
рекламуванні та просуванні товарів,
позначених марками "extra!", словесний
елемент позначення - напис "extra!" повинен
завжди використовуватися в
безпосередній близькості з графічним
позначенням "extra!";

б) зовнішній вигляд товарів чи їх
упаковки (етикетки), позначених марками
"extra!", не повинен бути однаковим або
схожим до ступеня змішування із
зовнішнім виглядом (упакуванням)
товарів, маркованих знаком Marlboro rooftop;

1.6. Розміщення товарів, маркованих
торговельними марками "extra!", поруч з
товарами, маркованими знаком Marlboro rooftop,
при пропонуванні їх до продажу у місцях
продажу відповідача 1., не вважається
порушенням п. 1.5. цієї угоди, за умови,
якщо відповідач 1. не буде посилатись на
зв'язок між позивачем та виробництвом,
дистрибуцією та продажем товарів,
маркованих торговельними марками "extra!".

2. На підставі ст. 18 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг", відповідач 2. зобов'язується у
встановленому законодавством порядку
розглянути заяву відповідача 1. про
часткову відмову від свідоцтва України
№ 178949 на знак для товарів і послуг,
внести відповідну інформацію до
Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг та
опублікувати про це відомості в
офіційному бюлетені "Промислова
власність".

3. За умови виконання відповідачем 1.
зобов'язання, вказаного в пункті 1.1.
цієї угоди, протягом строку,
встановленого пунктом 1.1. цієї угоди, з
моменту затвердження цієї угоди судом
позивач відмовляється від наступних
вимог, заявлених у судовому спорі:

- визнання свідоцтва України на знак
для товарів і послуг № 162627 недійсним
повністю та зобов'язання відповідача 2.
внести до Державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг
відомості стосовно визнання повністю
недійсним свідоцтва України № 162627 та
здійснити публікацію про це в
офіційному бюлетені "Промислова
власність".

- визнання свідоцтва України на знак
для товарів і послуг № 178949 недійсним
повністю та зобов'язання відповідача 2.
внести до Державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг
відомості стосовно визнання повністю
недійсним свідоцтва України № 178949 та
здійснити публікацію про це в
офіційному бюлетені "Промислова
власність".

- зобов'язання відповідача 1. припинити
порушення прав позивача на добре
відомий знак Marlboro rooftop, зокрема, шляхом
припинення використання схожих з цим
знаком позначень "extra!" (у всіх
варіаціях), а також будь-яких інших
графічних зображень, що тотожні або
схожі до ступеня змішування з вказаним
добре відомим знаком, в господарській
діяльності всіма можливими способами,
серед яких: маркування, рекламування та
просування товарів, застосування в
діловій документації, застосування в
мережі Інтернет, тощо.

- стягнення з відповідача 1. на користь
позивача судового збору за подання
позовної заяви (1720,50 грн.) та судового
збору за подання заяви про
забезпечення позову (1720,50 грн.).

4. Сторони погоджуються з тим, що кожна
сторона несе власні витрати, пов'язані
із судовим розглядом господарської
справи № 910/93/14, в тому числі витрати на
правову допомогу, витрати сторін та їх
представників, що пов'язані з явкою до
суду, сплатою судового збору, тощо.

5. Сторони погоджуються з тим, що кожна
із сторін несе власні витрати,
пов'язані із виконанням взятих на себе
зобов'язань за цією угодою.

6. Сторони визнають, що з урахуванням
положень цієї угоди та законодавства
України, що підлягає застосуванню, в
ній визначені всі істотні умови та
існують належні підстави для
визначення зобов'язань сторін.

7. Сторони мають належне уявлення про
сутність цієї угоди і всіх її умов. Не
існує ніяких факторів, які могли б
вплинути на їх уявлення про мету цієї
угоди.

8. Сторони заявляють, що ні в процесі
укладення цієї угоди, ні в процесі
виконання її умов не були, не будуть і
не можуть бути порушені права будь-яких
третіх осіб, в тому числі й держави.

9. Сторони підтверджують, що умови цієї
угоди відповідають їх волевиявленню і
породжують настання бажаних наслідків,
які відповідають їх дійсним інтересам.

10. Ця угода укладена в 4 (чотирьох)
автентичних примірниках українською
мовою для кожної із сторін та суду.

11. Ця угода передається на затвердження
господарського суду м. Києва і набуває
чинності від дати такого затвердження."

Провадження у справі № 910/93/14 припинити.

Ухвала набирає законної сили з дня її
прийняття та може бути пред'явлена до
виконання протягом року.

Суддя господарського суду міста Києва
П.І.Паламар