ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2014 року Справа № 5011-64/14270-2012

Вищий господарський суд України у
складі: суддя Бенедисюк І.М. (доповідач)
- головуючий, судді Васищак І.М.,
Харченко В.М.

розглянув касаційну скаргу дочірнього
підприємства "Прем'єр Експо",
м. Київ (далі - ДП "Прем'єр Експо"),

на рішення господарського суду міста
Києва від 21.01.2014 та

постанову Київського апеляційного
господарського суду від 08.04.2014

зі справи № 5011-64/14270-2012

за позовом приватного підприємства
"Рекламно-інформаційна агенція
"МедіаКомпас Україна", м. Одеса (далі - ПП
"РІА МедіаКомпас Україна"),

до ДП "Прем'єр Експо"

про припинення порушення
інтелектуального права, та

зустрічним позовом ДП "Прем'єр Експо"

до: ПП "РІА МедіаКомпас Україна" та

Державної служби інтелектуальної
власності, м. Київ (далі - Державної
служби),

про визнання недійсним свідоцтва № 75329
на знак для товарів і послуг та
зобов'язання вчинити дії.

Судове засідання проведено за участю
представників сторін:

ПП "РІА МедіаКомпас Україна" - Мєшкової
Є.П.,

ДП "Прем'єр Експо" - Коваль М.С.,

Державної служби - Потоцького М.Ю.

За результатами розгляду касаційної
скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ПП "РІА МедіаКомпас Україна" звернулося
до господарського суду міста Києва з
позовом про припинення порушення ДП
"Прем'єр Експо" прав позивача на знак
для товарів і послуг "TRANS", що випливають
із свідоцтва України № 75329.

ДП "Прем'єр Експо" подало зустрічний
позов до ПП "РІА МедіаКомпас Україна" та
Державної служби про визнання
недійсним свідоцтва України
№ 75329 на знак для товарів і послуг
"TRANS" та зобов'язання Державної служби
внести відповідний запис до Державного
реєстру знаків для товарів і послуг
України.

Рішенням господарського суду міста
Києва від 21.01.2014 (суддя Зеленіна
Н.І.), залишеним без змін постановою
Київського апеляційного
господарського суду від 06.04.2014 (колегія
суддів у складі: суддя Разіна Т.І. -
головуючий, судді Остапенко О.М., Шипко
В.В.), у задоволенні позову ПП "РІА
МедіаКомпас Україна" та у задоволенні
зустрічного позову відмовлено.

ДП "Прем'єр Експо" у касаційній скарзі
просить Вищий господарський суд
України рішення місцевого та постанову
апеляційного господарських судів
скасувати в частині відмови в
задоволенні зустрічного позову та
прийняти в цій частині нове рішення,
яким зустрічний позов задовольнити
внаслідок порушення названими
судовими інстанціями норм
матеріального та процесуального права.

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Сторони відповідно до статті 1114
Господарського процесуального кодексу
України (далі - ГПК України) належним
чином повідомлено про час і місце
розгляду скарги.

Перевіривши повноту встановлених
попередніми судовими інстанціями
обставин справи та правильність
застосування ними норм процесуального
та матеріального права, заслухавши
пояснення представників сторін, Вищий
господарський суд України дійшов
висновку про наявність підстав для
часткового задоволення касаційної
скарги.

Господарськими судами у справі
встановлено, що:

- ПП "РІА МедіаКомпас Україна",
обґрунтовуючи свій позов, пояснило
суду, що торговельна марка "TRANS"
використовується ним з 2009 року у назві
виставки "TRANSUKRAINA" в рамках Міжнародного
Чорноморського транспортного форуму;
проведення виставки, зокрема,
передбачено Планом виставкової
діяльності транспортної галузі на 2012
рік, затвердженим наказом Міністерства
інфраструктури України від 13.03.2012 № 162;

- у травні 2012 року ПП "РІА МедіаКомпас
Україна" дізналося, що ДП "Прем'єр Експо"
організувало проведення 10-12 жовтня 2012
року в Міжнародному виставковому
центрі виставки під тією ж назвою
"TRANSUKRAINA" на таку ж тему;

- на думку позивача за первісним
позовом, зазначені дії ДП "Прем'єр
Експо" порушують його права на
торговельну марку "TRANS" за свідоцтвом
України № 75329;

- згідно з висновком призначеної у
справі судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності:

знак для товарів і послуг "TRANS" за
свідоцтвом України № 75329 не є
загальновживаним скороченням;

знак для товарів і послуг "TRANS" за
свідоцтвом України № 75329,
зареєстрований для послуг 35 класу МКТП,
не мав розрізняльної здатності на дату
подання заявки та не набув
розрізняльної здатності внаслідок
використання;

знак для товарів і послуг "TRANS" за
свідоцтвом України № 75329 не є
позначенням, що тривалий час
використовується в Україні кількома
виробниками як знак для товарів, що
мають спільну якість або інші
характеристики, і втратив розрізняльну
здатність як індивідуальний знак
відносно таких товарів;

ДП "Прем'єр Експо" в назві запланованої
на 10-12 жовтня 2012 року виставки "TRANSUKRAINA"
використало знак для товарів і послуг
"TRANS" за свідоцтвом України № 75329,
зареєстрований для послуг 35 класу МКТП,
у формі, яка відрізняється від
зареєстрованого знака окремими
елементами, що не змінює в цілому
відмітність знака;

ДП "Прем'єр Експо" в мережі Інтернет,
зокрема, в своєму домені www.transukraine.com.ua,
не використало знак для товарів і
послуг "TRANS"; ДП "Прем'єр Експо" в
рекламних проспектах та на своєму
сайті в мережі Інтернет в позначенні
"ТРАНСУКРАИНА" не використало знак для
товарів і послуг "TRANS";

Відповідно до пункту 1 статті 20 Закону
України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" будь-яке посягання на
права власника свідоцтва, передбачені
статтею 16 цього Закону, в тому числі
вчинення без згоди власника свідоцтва
дій, що потребують його згоди, та
готування до вчинення таких дій,
вважається порушенням прав власника
свідоцтва, що тягне за собою
відповідальність згідно з чинним
законодавством України; порушенням
прав власника свідоцтва вважається
також використання без його згоди в
доменних іменах знаків та позначень,
вказаних у пункті 5 статті 16 цього
Закону.

Місцевий господарський суд, вказавши,
що призначену у справі судову
експертизу було належним чином
проведено, з посиланням на висновок
цієї експертизи, зазначив що фактичні
обставини, які свідчили б про порушення
прав ПП "РІА МедіаКомпас Україна" на
знак для товарів і послуг "TRANS" за
свідоцтвом України № 75329, відсутні.

Однак з тексту рішення місцевого
господарського суду вбачається, що
згідно з висновком судової експертизи
ДП "Прем'єр Експо" в назві запланованої
на 10-12 жовтня 2012 року виставки "TRANSUKRAINA"
використало знак для товарів і послуг
"TRANS" за свідоцтвом України № 75329,
зареєстрований для послуг 35 класу МКТП,
у формі, яка відрізняється від
зареєстрованого знака окремими
елементами, що не змінює в цілому
відмітність знака.

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону
України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" знак визнається
використаним, якщо його застосовано у
формі зареєстрованого знака, а також у
формі, що відрізняється від
зареєстрованого знака лише окремими
елементами, якщо це не змінює в цілому
відмітності знака.

Отже, рішення місцевого господарського
суду в частині відмови в задоволенні
позову ПП "РІА МедіаКомпас Україна"
ґрунтується на суперечливих висновках
та прийнято з порушенням норм
матеріального права.

При цьому в оскаржуваних судових
рішеннях не встановлено обставини щодо
наявності у ПП "РІА МедіаКомпас
Україна" прав на знак для товарів і
послуг, що охороняється свідоцтвом
України № 75329, власником якого згідно з
поданої суду копії даного свідоцтва є
ОСОБА_4, а також дати набуття цих прав.
Відповідні фактичні дані не оцінено
судом в контексті пояснень ПП "РІА
МедіаКомпас Україна" про те, що про
порушення його прав на торговельну
марку "TRANS" стало відомо в травні 2012
року.

Згідно зі статтею 19 3акону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" свідоцтво може бути визнано
недійсним у судовому порядку в разі
невідповідності зареєстрованого знаку
умовам надання правової охорони.

Пунктом 2 статті 6 3акону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" передбачено, що згідно з цим
Законом не можуть одержати правову
охорону також позначення, які:

звичайно не мають розрізняльної
здатності та не набули такої внаслідок
їх використання;

складаються лише з позначень, що є
загальновживаними як позначення
товарів і послуг певного виду;

складаються лише з позначень чи даних,
що є описовими при використанні щодо
зазначених у заявці товарів і послуг
або у зв'язку з ними, зокрема вказують
на вид, якість, склад, кількість,
властивості, призначення, цінність
товарів і послуг, місце і час
виготовлення чи збуту товарів або
надання послуг;

є оманливими або такими, що можуть
ввести в оману щодо товару, послуги або
особи, яка виробляє товар або надає
послугу;

складаються лише з позначень, що є
загальновживаними символами і
термінами;

відображають лише форму, що обумовлена
природним станом товару чи
необхідністю отримання технічного
результату, або яка надає товарові
істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому,
третьому, четвертому, шостому та
сьомому цього пункту, можуть бути
внесені до знака як елементи, що не
охороняються, якщо вони не займають
домінуючого положення в зображенні
знака.

Згідно з підпунктом 4.3.1.4 пункту 4 Правил
складання, подання та розгляду заявки
на видачу свідоцтва України на знак для
товарів і послуг, затверджених наказом
Державного патентного відомства
України від 28.07.1995№ 116 (далі - Правила),
до позначень, що не мають розрізняльної
здатності, відносяться:

позначення, які складаються лише з
однієї літери, цифри, лінії, простої
геометричної фігури, що не мають
характерного графічного виконання;

реалістичні зображення товарів, якщо
вони заявляються на реєстрацію як знак
для позначення цих товарів;

тривимірні об'єкти, форма яких
обумовлена виключно функціональним
призначенням, якщо такий об'єкт
заявляється як знак;

загальновживані скорочення;

позначення, які тривалий час
використовувались в Україні кількома
виробниками як знаки для товарів, що
мають спільну якість або інші
характеристики, і втратили
розрізняльну здатність як
індивідуальні знаки відносно таких
товарів.

У частині відмови в задоволенні
зустрічного позову попередні судові
інстанції виходили з того, що висновок
судової експертизи про відсутність
розрізняльної здатності знака для
товарів і послуг "TRANS" за свідоцтвом
України № 75329 є помилковим з огляду на
таке:

судовий експерт мотивує зазначений
висновок тим, що позначення "TRANS" є
поширеним префіксом іншомовного
походження;

згаданим підпунктом 4.3.1.4 пункту 4
Правил визначено вичерпний перелік
позначень, що не можуть мати
розрізняльної здатності, і оскільки
позначення "TRANS" за визначенням
судового експерта є поширеним
префіксом іншомовного походження, його
не можна віднести до жодної категорії
цього переліку;

зокрема, згідно з висновком судової
експертизи позначення "TRANS" не є
загальновживаним скороченням.

У зв'язку з наведеним суд не знайшов
підстав для визнання свідоцтва України
№ 75329 на знак для товарів і послуг "TRANS"
недійсним.

Проте встановлення судовим експертом
обставин, що прямо передбачені законом
як підстава для відмови у наданні
правової охорони, не можуть
заперечуватися судом у зв'язку з
відсутністю аналогічного тлумачення
такої підстави у згаданих Правилах.

Господарські суди також встановили, що
ДП "Прем'єр Експо" не надано доказів
того, що позначення "TRANS" тривалий час
використовується в Україні кількома
виробниками як знак для товарів і
послуг, що мають спільну якість або
характеристики, та втратило
розрізняльну здатність як
індивідуальний знак відносно таких
послуг або товарів, про що зазначено й у
висновку судової експертизи.

З наведеного вбачається, що вирішуючи
спір в частині зустрічного позову
господарські суди зосередилися на
тому, що вимоги про визнання недійсним
свідоцтва України № 75329 ґрунтуються на
відсутності розрізняльної здатності
знака для товарів і послуг, що ним
охороняється.

Проте зі змісту зустрічної позовної
заяви (т.2, а.с. 8, абзац шостий)
вбачається, що ДП "Прем'єр Експо"
заперечує наявність підстав для
отримання правової охорони позначення
"TRANS" ще й у зв'язку з тим, що відповідну
правову охорону не можуть отримати
позначення, що є загальновживаними
термінами та символами (пункт 2 статті 6
3акону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" [у розумінні
пункту 4.3.1.5 Правил - це позначення, які
використовуються для певних товарів і
які, внаслідок їх тривалого
використання для одного й того ж товару
або товару такого ж виду різними
виробниками, стали видовими або
родовими поняттями]).

Таким чином місцевий та апеляційний
господарські суди припустилися
неправильного застосування приписів
частини першої статті 47 ГПК України
щодо прийняття судового рішення суддею
за результатами обговорення усіх
обставин справи та частини першої
статті 43 цього Кодексу стосовно
всебічного, повного і об'єктивного
розгляду в судовому процесі всіх
обставин справи в їх сукупності, що
відповідно до частини першої статті 11110
ГПК України є підставою для скасування
судових рішень зі справи.

Касаційна ж інстанція відповідно до
частини другої статті 1117 ГПК України не
має права встановлювати або вважати
доведеними обставини, що не були
встановлені у рішенні або постанові
господарського суду чи відхилені ним,
вирішувати питання про достовірність
того чи іншого доказу, про перевагу
одних доказів над іншими, збирати нові
докази або додатково перевіряти
докази.

З огляду на наведене справа має бути
передана на новий розгляд до суду
першої інстанції, під час якого
необхідно встановити обставини,
зазначені в цій постанові, дати їм та
доводам сторін належну правову оцінку
і вирішити спір відповідно до вимог
закону.

Керуючись статтями 1117, 1119-11112 ГПК
України, Вищий господарський суд
України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу дочірнього
підприємства "Прем'єр Експо"
задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду міста
Києва від 21.01.2014 та постанову
Київського апеляційного
господарського суду від 08.04.2014 зі
справи № 5011-64/14270-2012 скасувати.

3. Справу передати на новий розгляд до
господарського суду міста Києва.

Суддя
І. Бенедисюк

Суддя
І. Васищак

Суддя
В. Харченко