ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
РІШЕННЯ

"10" липня 2014 р.Справа № 916/1582/14

За позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю „Маша і Мєдвєдь"

До відповідача Фізичної
особи-підприємця ОСОБА_2

Про стягнення 73080 грн.

Суддя
Демешин О. А.

Представники:

Від позивача: Дімова Н.С. - довіреність

Від відповідача: ОСОБА_4 - довіреність,
ОСОБА_5 - довіреність

Суть спору: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Маша і Мєдвєдь»
(далі - позивач) звернулось до
господарського суду Одеської області з
позовом до Фізичної особи підприємця
ОСОБА_2 (далі - відповідач) про стягнення
73080,00 грн. компенсації за порушення
авторського права.

Позивач позов підтримує у
повному обсязі. Відповідач з позовом не
згоден з підстав, викладених у відзиві
на позов та додаткових поясненнях.

В С Т
А Н О В И В :

В обґрунтування заявлених позовних
вимог позивач посилається на порушення
відповідачем виключних авторських
прав Товариства з обмеженою
відповідальністю "Маша і Мєдвєдь"
шляхом незаконного розповсюдження
цукерок під назвою «Цукерки-годинник
«Маша і Медведь» на упаковці яких
незаконно, без дозволу позивача,
розміщено зображення персонажу "Маша",
як самостійної складової частини
аудіовізуального твору -
мультиплікаційного серіалу "Маша и
Медведь", права на який належать ТОВ
"Маша і Мєдвєдь".

Така цукерка була придбана
представником Позивача особисто 27.03.2014
р., що підтверджується наявним в
матеріалах справи фіскальним чеком.

Позивач стверджує, що аналогічні
закупки контрафактного товару були
здійснені його представником
неодноразово, що свідчить про значний
обсяг порушення.

В обґрунтування своїх вимог про
стягнення компенсації Позивач
посилається на п. «г» ч.2 ст.52 Закону
України «Про авторське право і суміжні
права»

Ухвалою господарського суду Одеської
області від 28.04.2014р. було порушено
провадження по справі №916/1582/14 із
призначенням до розгляду в судовому
засіданні.

Відповідач в судове засідання з'явився,
надав відзив на позов відповідно якого
просить суд в задоволені позову
відмовити.

Обґрунтовуючи свої заперечення
відповідач посилається на наступне.

По-перше, Позивачем не доведено факту
наявності в нього виключних майнових
прав інтелектуальної власності на
мальоване зображення персонажу «Маша»
адже надані Позивачем письмові докази
суперечать один іншому.

По-друге, Позивачем не доведено факту
контрафактності товару -
«Цукерка-годинник «Маша і Мєдвєдь»
(далі - цукерки). Відповідно до ч. 3 ст. 15
Закон України "Про авторське право і
суміжні права" виключне право автора
(чи іншої особи, яка має авторське
право) на дозвіл чи заборону
використання твору іншими особами дає
йому право дозволяти або забороняти
розповсюдження творів шляхом першого
продажу, відчуження іншим способом або
шляхом здавання в майновий найм чи у
прокат та шляхом іншої передачі до
першого продажу примірників твору.
Розповсюдження відповідачем цукерок
не здійснювалось шляхом першого
продажу. Даний товар був введений у
цивільний обіг раніше та був
перекуплений Відповідачем у іншої
фізичної особи - підприємця. Позивачем
не надано переліку ліцензіатів, що
мають або мали право на використання
твору. Крім того, зображення персонажу
«Маша» одночасно зареєстровано в
якості торговельної марки, одним із
способів використання якої є нанесення
торговельної марки на товар та його
упаковку. Позивачем не надано переліку
осіб, які мають право на використання
торговельних марок, що містять
зображення персонажу «Маша».

Відповідач також звернув увагу суду на
його добросовісність, адже дізнавшись
про ймовірність порушення авторських
прав Позивача від його представника,
одразу ж вжив заходів щодо припинення
продажу цукерок та повернув весь
придбаний товар.

Крім того, Відповідач вважає, що з боку
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Маша і Мєдвєдь» має
місце зловживання правом на
компенсацію, адже якби Позивач дійсно
переслідував мету припинення та
подальшого недопущення порушення його
авторських прав на твір, він міг,
зокрема, скористатися процедурою
внесення до митного реєстру об'єктів
права інтелектуальної власності
персонажу «Маша» та не допустити
потрапляння на митну територію України
та у вільний обіг контрафактного
товару. Відповідач не знала й не могла
знати чи мали місце порушення прав
інтелектуальної власності з боку
виробника, але ж знаходження
імпортованих товарів у вільному обігу
на митній території України є
свідченням виробництва цих товарів без
порушення прав інтелектуальної
власності.

Заслухавши пояснення сторін надані під
час розгляду справи та дослідивши
матеріали справи, суд вважає, що у
задоволенні позову слід відмовити,
виходячи з наступного:

Відповідно до статті 418 Цивільного
кодексу України право інтелектуальної
власності - це право особи на результат
інтелектуальної, творчої діяльності
або на інший об'єкт права
інтелектуальної власності, визначений
цим Кодексом та іншим законом. Право
інтелектуальної власності становлять
особисті немайнові права
інтелектуальної власності та (або)
майнові права інтелектуальної
власності, зміст яких щодо певних
об'єктів права інтелектуальної
власності визначається цим Кодексом та
іншим законом.

Статтею 435 Цивільного кодексу України
встановлено, що первинним суб'єктом
авторського права є автор твору. За
відсутності доказів іншого автором
твору вважається фізична особа,
зазначена звичайним способом як автор
на оригіналі або примірнику твору
(презумпція авторства). Суб'єктами
авторського права є також інші фізичні
та юридичні особи, які набули прав на
твори відповідно до договору або
закону.

Згідно до статті 15 Закону України "Про
авторське право і суміжні права" (далі -
Закон) до майнових прав автора (чи іншої
особи, яка має авторське право)
належать: виключне право на
використання твору, а також виключне
право на дозвіл або заборону
використання твору іншими особами.
Майнові права автора (чи іншої особи,
яка має авторське право) можуть бути
передані (відчужені) іншій особі згідно
з положеннями статті 31 цього Закону,
після чого ця особа стає суб'єктом
авторського права.

Виключне право на використання твору
автором (чи іншою особою, яка має
авторське право) дозволяє йому
використовувати твір у будь-якій формі
і будь-яким способом.

Виключне право автора (чи іншої особи,
яка має авторське право) на дозвіл чи
заборону використання твору іншими
особами дає йому право дозволяти або
забороняти, зокрема, відтворення
творів; здавання в майновий найм і (або)
комерційний прокат після першого
продажу, відчуження іншим способом
оригіналу або примірників
аудіовізуальних творів, комп'ютерних
програм, баз даних, музичних творів у
нотній формі, а також творів,
зафіксованих у фонограмі чи відеограмі
або у формі, яку зчитує комп'ютер.

За приписами частини першої статті 31
Закону України "Про авторське право і
суміжні права" автор (чи інша особа,
яка має авторське право) може передати
свої майнові права, зазначені у
статті 15 цього Закону, будь-якій іншій
особі повністю чи частково. Передача
майнових прав автора (чи іншої особи,
яка має авторське право) оформляється
авторським договором. Майнові права, що
передаються за авторським договором,
мають бути у ньому визначені. Майнові
права, не зазначені в авторському
договорі як відчужувані, вважаються
такими, що не передані.

Позивач, заявляючи позовні вимоги,
виходить з того, що на момент звернення
до суду з позовом Товариство з
обмеженою відповідальністю «Маша і
Мєдвєдь» має виключне право
використання малюнку персонажу «Маша»
відповідно до ліцензійного договору №
ЛД-1/2010 про надання права використання
творів образотворчого мистецтва від
08.06.2010р., укладеного з ОСОБА_6

Однак, у судовому засіданні 08.07.2014 р.
представник Позивача пояснила, що не
слід звертати увагу на доданий до
позовної заяви ліцензійний договір №
ЛД-1/2010 про надання права використання
творів образотворчого мистецтва від
08.06.2010р., адже пізніше до письмових
пояснень від 27.05.2014р. Позивачем було
додано інший договір - № 010601-МиМ про
відчуження виключного права на
аудіовізуальний твір від 08.06.2010 р.,
укладений з Товариством з обмеженою
відповідальністю Студія «АНІМАККОРД».

Суд не може не звертати уваги на наявні
в матеріалах справи письмові докази.
Згідно зі ст. 43 ГПК України
Господарський суд оцінює докази за
своїм внутрішнім переконанням, що
ґрунтується на всебічному, повному і
об'єктивному розгляді в судовому
процесі всіх обставин справи в їх
сукупності, керуючись законом. Ніякі
докази не мають для господарського
суду заздалегідь встановленої сили. Та
навіть, визнання однією стороною
фактичних даних і обставин, якими інша
сторона обґрунтовує свої вимоги або
заперечення, для господарського суду
не є обов'язковим.

Виходячи зі змісту вказаних договорів
вбачається, що дві особи - ОСОБА_6 та
Товариство з обмеженою
відповідальністю Студія «АНІМАККОРД»
одночасно вважали себе
правоволодільцями виключних майнових
прав інтелектуальної власності на
мальовані зображення персонажів
аудіовізуального твору «Маша і
Мєдвєдь». В преамбулі Ліцензійного
договору № ЛД-1/2010 про надання права
використання твору образотворчого
мистецтва (виключна ліцензія) від 08.06.2010
зазначено, що Ліцензіар - ОСОБА_6 має
виключне право використання малюнків
«Маша» та «Мєдвєдь», що
використовуються при створенні
персонажів аудіовізуального твору. В
той же час, Товариство з обмеженою
відповідальністю Студія «АНІМАККОРД»
стверджує, що саме йому належать
виключні права на всі юридично значимі
елементи аудіовізуального твору «Маша
і Мєдвєдь», що охороняються (п.2 Додатку
№ 1 до Договору № 010601-МиМ від 08.06.2010 р.) в
тому числі й на графічні зображення,
мальовані зображення персонажів.

Таким чином, на теперішній час
правоволодільцями виключних майнових
прав інтелектуальної власності на
мальовані зображення персонажів
аудіовізуального твору «Маша і
Мєдвєдь» себе вважають ОСОБА_6 та
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Маша і Мєдвєдь»
одночасно.

Представник позивача надав судові
рішення - постанова Київського
апеляційного господарського суду від
15.04.2014 р. (справа № 910/14711/13) та ухвалу
Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ від 02.07.2014 р. з проханням
застосувати положення ч.3 ст. 35 ГПК
України та звільнити від доказування
обставин щодо наявності у Позивача
права на захист авторських прав на твір
- зображення персонажу «Маша».

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і
кримінальних справ від 02.07.2014 р.
встановлено, що Товариство з обмеженою
відповідальністю «Маша і Мєдвєдь» як
Ліцензіат має виключне право на
використання твору відповідно до
ліцензійного договору № ЛД-1/2010 про
надання права використання творів
образотворчого мистецтва від 08.06.2010р.

Постановою Київського апеляційного
господарського суду від 15.04.2014 р.
(справа № 910/14711/13) встановлено, що
Товариству з обмеженою
відповідальністю «Маша і Мєдвєдь»
належать виключні права на твір
відповідно до договору № 010601-МиМ про
відчуження виключного права на
аудіовізуальний твір від 08.06.2010 р.

Слід зазначити, що через
суперечливість обставин, встановлених
цими судовими рішеннями в даному
випадку при вирішенні спору не можуть
бути застосовані вимоги ч. 3 ст.35 ГПК
України, якою встановлено, що
обставини, встановлені рішенням суду у
господарській, цивільній або
адміністративній справі, що набрало
законної сили, крім встановлених
рішенням третейського суду, не
доказуються при розгляді інших справ, у
яких беруть участь ті самі особи або
особа, щодо якої встановлено ці
обставини.

Через суперечливість наданих
Позивачем доказів суд не має
можливості визначитися з наявністю
підстави для звернення Товариства з
обмеженою відповідальністю з позовом
про захист авторських прав.

Згідно до п.29 Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України від 17.10.2012
№12 "Про деякі питання практики
вирішення спорів, пов'язаних із
захистом прав інтелектуальної
власності" з огляду на приписи статті 33
ГПК України щодо обов'язку доказування
і подання доказів господарському суду
у вирішенні питання про те, якій
стороні належить доводити обставини,
що мають значення для справи про захист
авторського права чи суміжних прав,
слід враховувати таке: 1) позивач,
зокрема, повинен довести належність
йому авторського права та/або суміжних
прав чи права на їх захист, а також факт
використання об'єктів даних прав
відповідачем.

Крім того, Позивачем не в повному
обсязі були надані письмові докази, що
мають значення для правильного
вирішення справи. Так, Позивачем не
було надано усіх додатків до договорів
на які він посилається в обґрунтування
позовних вимог. Зокрема до суду не було
надано Додатку № 7 договору № 010601-МиМ
про відчуження виключного права на
аудіовізуальний твір від 08.06.2010 р. на
який міститься посилання у п. 1.7 цього
договору. У зв'язку з цим суд
позбавлений можливості встановити
коло осіб, що мають право на
використання зображення персонажу
«Маша».

Згідно ч. 1 ст. 33 ГПК України кожна
сторона повинна довести ті обставини,
на які вона посилається як на підставу
своїх вимог і заперечень.

Статтею 50 Закону України "Про авторське
право і суміжні права" встановлено, що
порушенням авторського права, що дає
підстави для судового захисту, є,
зокрема, вчинення будь-якою особою дій,
які порушують майнові права суб'єктів
авторського права, визначені ст. 15
цього Закону, з урахуванням положень
статей 21 - 25, 42 і 43 цього Закону.

Відповідно до ч. 3 ст. 15 Закон України
"Про авторське право і суміжні права"
виключне право автора (чи іншої особи,
яка має авторське право) на дозвіл чи
заборону використання твору іншими
особами дає йому право дозволяти або
забороняти: відтворення творів;
публічне виконання і публічне
сповіщення творів; публічну
демонстрацію і публічний показ;
будь-яке повторне оприлюднення творів,
якщо воно здійснюється іншою
організацією, ніж та, що здійснила
перше оприлюднення; переклади творів;
переробки, адаптації, аранжування та
інші подібні зміни творів; включення
творів як складових частин до
збірників, антологій, енциклопедій
тощо; розповсюдження творів шляхом
першого продажу, відчуження іншим
способом або шляхом здавання в
майновий найм чи у прокат та шляхом
іншої передачі до першого продажу
примірників твору; подання своїх
творів до загального відома публіки
таким чином, що її представники можуть
здійснити доступ до творів з будь-якого
місця і у будь-який час за їх власним
вибором; здавання в майновий найм і
(або) комерційний прокат після першого
продажу, відчуження іншим способом
оригіналу або примірників
аудіовізуальних творів, комп'ютерних
програм, баз даних, музичних творів у
нотній формі, а також творів,
зафіксованих у фонограмі чи відеограмі
або у формі, яку зчитує комп'ютер;
імпорт примірників творів.

Тобто, із зазначеної норми вбачається,
що порушенням прав автора є
розповсюдження творів виключно шляхом
першого продажу.

Судом встановлено, що цукерки були
вироблені у Китайській народній
республіці та імпортовані в Україну.
Відповідач не має відношення до їх
першого продажу та імпортування адже
ОСОБА_2 придбала їх у фізичної особи -
підприємця ОСОБА_7

Закон України "Про авторське право і
суміжні права" та норми Цивільного
кодексу України не встановлюють
обов'язку для покупця перевіряти факт
порушення/не порушення авторських прав
виробником продукції.

Відповідно до ст. 398 Митного кодексу
України правовласник, який має
підстави вважати, що під час
переміщення товарів через митний
кордон України порушуються чи можуть
бути порушені його права на об'єкт
права інтелектуальної власності, має
право подати до центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну
податкову і митну політику, заяву про
сприяння захисту належних йому
майнових прав на об'єкт
інтелектуальної власності шляхом
внесення відповідних відомостей до
митного реєстру об'єктів права
інтелектуальної власності, які
охороняються відповідно до закону.
Після реєстрації об'єкта права
інтелектуальної власності в митному
реєстрі об'єктів права інтелектуальної
власності, які охороняються відповідно
до закону, органи доходів і зборів на
підставі даних такого реєстру вживають
заходів щодо запобігання переміщенню
через митний кордон України
контрафактних товарів.

Наявність у вільному обігу на митній
території України імпортованих
товарів, що містять об'єкти
інтелектуальної власності, для
покупців є свідченням відсутності
порушення прав інтелектуальної
власності.

Представник Позивача у судовому
засіданні наполягав, що твір -
зображення персонажу «Маша» внесено до
митного реєстру об'єктів права
інтелектуальної власності, однак не
надав доказів на підтвердження цього.

Відповідно до пункту "г" частини першої
ст. 52 Закону України "Про авторське
право і суміжні права" при порушеннях
будь-якою особою авторського права і
(або) суміжних прав суб'єкти
авторського права і (або) суміжних прав
мають право, зокрема, подавати позови
про відшкодування збитків
(матеріальної шкоди), включаючи упущену
вигоду, або стягнення доходу,
отриманого порушником внаслідок
порушення ним авторського права і (або)
суміжних прав, або виплату компенсацій.

Частиною другою ст. 52 Закону України
"Про авторські та суміжні права"
встановлено, що суд має право
постановити рішення чи ухвалу про
виплату компенсації, що визначається
судом, у розмірі від 10 до 50000
мінімальних заробітних плат, замість
відшкодування збитків або стягнення
доходу.

Суд приходить до висновку, що позивачем
не доведено і належними доказами не
підтверджено факт порушення
Відповідачем авторського права та що в
результаті дій Відповідача і з її
вини завдано майнової шкоди Позивачу.
ФОП ОСОБА_2 не знала й не могла знати чи
мали місце порушення з боку виробника
цукерок права інтелектуальної
власності Позивача, а тому підстав для
стягнення з неї компенсації за
порушення авторських прав Товариства з
обмеженою відповідальністю "Маша і
Мєдвєдь" у суду не вбачається.

Крім того, як зазначалось вище,
відповідно до частини 2 ст.52
зазначеного Закону, суд має право
постановити рішення про виплату
компенсації за порушення авторського
або суміжного права - саме замість
відшкодування збитків або стягнення
доходу.

Позивач сам у своїй позовній заяві
посилається на Постанову Пленуму
Верховного Суду України № 5 від 04.06.2010р.
„Про застосування судами норм
законодавства у справах про захист
авторського і суміжних прав" та на
Постанову Пленуму Вищого
господарського суду України № 12 від
17.10.2012р. „Про деякі питання практики
вирішення спорів, пов`язаних із
захистом прав інтелектуальної
власності" в яких зазначено, що суб`єкт
авторського права і (або) суміжних прав
має право вимагати виплату компенсації
замість відшкодування збитків або
стягнення доходу і при цьому слід мати
на увазі, що компенсація підлягає
виплаті у разі доведення факту
порушення майнових прав суб`єкта
авторських прав, а не розміру
заподіяних збитків.

Тобто, передумовою стягнення
компенсації має бути наявність,
заподіяних Позивачу Відповідачем,
збитків - незалежно від їх розміру. У
позовній заяві ТОВ „Маша і Мєдвєдь"
зазначає, що Позивачем понесені
передбачувані збитки у вигляді
неотримання суми ліцензійного платежу
від виробника контрафактного товару.
Однак, Відповідач не є виробником
цукерок під назвою «Цукерки-годинник
«Маша і Медведь». Які саме збитки
заподіяні товариству з обмеженою
відповідальністю „Маша і Мєдвєдь" від
продажу однієї такої цукерки
Відповідачем, в позові не вказано і
обґрунтування таких збитків - не
здійснено.

Також, в позовній заяві взагалі не
вказано про отримання відповідачем
прибутку, замість стягнення якого
позивач вимагає стягнути з відповідача
компенсацію, оскільки в позовній заяві
мова йде про „дійсний намір
відповідача отримати прибуток
незаконним шляхом, а саме через
багаторазове порушення виключних прав
позивача".

Однак, саме одержання доходу в
певному розмірі внаслідок порушення
авторських прав, а не наміри одержання
такого доходу - може служити підставою
для стягнення компенсації замість
стягнення, одержаного порушником
авторського права, доходу.

На підставі викладеного, суд
вважає, що у задоволенні позову слід
відмовити.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85 ГПК України,
суд,

ВИРІШИВ:

У задоволенні
позову відмовити повністю

Рішення суду набирає законної сили, в
порядку ст. 85 ГПК України.

Повне рішення складено 15.07.2014р.

Суддя
Демешин О.А.