м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-б, тел.
УХВАЛА

№ 910/10321/14 17.07.14

Господарський суд міста Києва у складі
судді Марченко О.В., при секретарі
судового засідання
Шевченко-Корженецькій К.І.,

розглядаючи у відкритому судовому
засіданні

справу № 910/10321/14

за позовом товариства з обмеженою
відповідальністю "Техноторг - Дон", м.
Миколаїв,

до Державної служби інтелектуальної
власності України, м. Київ, та

приватного підприємства "ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС
Протектор", м. Дніпропетровськ,

третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору, на стороні
відповідачів - Міністерство доходів і
зборів України, м. Київ,

про визнання недійсними патентів
України №25365 і № 25608 на промислові
зразки,

за участю представників сторін:

позивача - Заворотнього А.В.
(довіреність від 04.01.2014 б/н);

відповідача-1 - Потоцького М.Ю.
(довіреність від 23.05.2014 №2-8/3908);

відповідача-2 - Борухи Д.В. (довіреність
від 21.05.2014 б/н);

третьої особи - не з'явилися,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Техноторг-Дон»
звернулося до господарського суду
міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним патенту України №
25365 на промисловий зразок "Шина" (заявка
від 10.07.2013 № s201301760), володільцем якого є
приватне підприємство "ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС
Протектор" (далі - ПП "ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС
Протектор");

- зобов'язання Державної служби
інтелектуальної власності України
(далі - Служба) внести зміни до
Державного реєстру патентів України на
промислові зразки стосовно визнання
недійсним патенту України №25365 на
промисловий зразок "Шина" та здійснити
публікацію про це в офіційному
бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 29.05.2014 порушено провадження у
справі № 910/10321/14.

ТОВ «Техноторг-Дон» звернулося також
до господарського суду міста Києва з
позовом про:

- визнання недійсним патенту України №
25608 на промисловий зразок "Шина до
транспортного засобу" (заявка від 19.07.2013
№ s201301934), володільцем якого є ПП
"ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС Протектор";

- зобов'язання Служби внести зміни до
Державного реєстру патентів України на
промислові зразки стосовно визнання
недійсним патенту України №25608 на
промисловий зразок "Шина до
транспортного засобу" та здійснити
публікацію про це в офіційному
бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 29.05.2014 порушено провадження у
справі № 910/10332/14.

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 16.06.2014 об'єднано справи
№910/10321/14 та №910/10332/14 в одне провадження,
присвоївши справі №910/10321/14; розгляд
справи призначено на 14.07.2014.

Службою подано відзив на позовну заяву,
в якому зазначено, що: процедура
набуття правової охорони на промислові
зразки не передбачає перевірки зразків
на відповідність умові
патентоспроможності - новизні; під час
видачі патентів України № 25365 та № 25608
на промислові зразки за заявками № s 2013
01760, № s 2013 01934 Служба не порушила жодної
з вимог законодавства України, діяла у
відповідності із Законом України «Про
охорону прав на промислові зразки» та
принципами, встановленими у статті 19
Конституції України, а саме на
підставі, в межах та у спосіб,
передбаченими чинним законодавством
України; у справі не має жодних доказів
того, що каталог «Торговый дом «Кама».
Каталог шинной продукции. Модельный
ряд 2010 года» був дійсно оприлюднений у
світі, а не є документом для
внутрішнього використання в компанії
відповідача (службовим документом),
крім того, невідома дата оприлюднення
вказаного каталогу (дата публікації і
спосіб оприлюднення, тираж, участь у
виставці, тощо); таким чином, позивачем
не подано належних доказів, які б
свідчили про загальнодоступність у
світі сукупності суттєвих ознак
промислових зразків за патентами
України № 25365 та № 25608 до дати подання
на них заявок № s 2013 01760 і № s 2013 01934,
тобто до 10.07.2013 та 19.07.2013.

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 14.07.2014 залучено третю особу,
яка не заявляє самостійних вимог на
предмет спору, на стороні відповідачів
- Міністерство доходів і зборів України
та вжито заходів до забезпечення
позову.

14.07.2014 від ТОВ «Техноторг-Дон» надійшло
клопотання про призначення судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності проведення якої, на думку
заявника, слід доручити товариству з
обмеженою відповідальністю «Центр
судових експертиз «Альтернатива», на
вирішення якої запропонував поставити
такі питання:

«чи стала загальнодоступною
сукупність суттєвих ознак
промислового зразка за патентом
України № 25365 до дати подання заявки № s
201301760 на нього, приймаючи до уваги
зображення наведені в каталозі
«Торговый дом «Кама». Каталог шинной
продукции. Модельный ряд 2010 года»?;

чи стала загальнодоступною сукупність
суттєвих ознак промислового зразка за
патентом України № 25608 до дати подання
заявки № s 201301934 на нього, приймаючи до
уваги зображення наведені в каталозі
«Торговый дом «Кама». Каталог шинной
продукции. Модельный ряд 2010 года»?».

Разом з тим, Службою було подано
клопотання про призначення судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності, на вирішення якої
запропоновано поставити такі питання:

«чи міститься у матеріалах справи
відомості за якими сукупність суттєвих
ознак промислового зразка за патентом
України № 25365 стала загальнодоступною
у світі до 10.07.2013 - до дати на нього
заявки № s 201301760?;

чи міститься у матеріалах справи
відомості за якими сукупність суттєвих
ознак промислового зразка за патентом
України № 25608 стала загальнодоступною
у світі до 19.07.2013 - до дати на нього
заявки № s 201301934?».

У судовому засіданні 14.07.2014 оголошено
перерву до 17.07.2014 для подання
представниками сторін переліку питань,
які пропонується поставити на
вирішення судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності, та переліку
установ (судових експертів), яким можна
доручити проведення вказаної
експертизи.

У судовому засіданні 17.07.2014 представник
позивача позовні вимоги підтримав в
повному обсязі та наголосив на
необхідності призначення у справі №
910/10321/14 судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності, проведення
якої, на думку заявника, слід доручити
атестованому судовому експерту ОСОБА_4.
При цьому, позивач подав заперечення, в
яких просив суд не включати питання,
запропоновані Службою, до переліку
питань, які ставитимуться судовому
експерту для проведення експертизи.

Представник Служби у судовому
засіданні підтримав своє клопотання
про призначення експертизи об'єктів
інтелектуальної власності.

Представник ПП "ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС
Протектор" подав суду клопотання, в
якому пропонує у разі призначення
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності на
вирішення експерту поставити такі
питання:

«чи спростовують новизну промислового
зразка за патентом України № 25365
відомості, що містяться в матеріалах
справи, за якими сукупність його
суттєвих ознак стала
загальнодоступною у світі до 10.07.2013 -
дати подання заявки № s 201301760 до
Установи (центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері інтелектуальної
власності)?;

чи спростовують новизну промислового
зразка за патентом України № 25608
відомості, що містяться в матеріалах
справи, за якими сукупність його
суттєвих ознак стала
загальнодоступною у світі до 19.07.2013 -
дати подання заявки № s 201301934 до
Установи (центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері інтелектуальної
власності)?».

Суд погоджується з необхідністю
призначення у даній справі судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності з огляду на таке.

Як вбачається з матеріалів справи,
позов мотивовано тим, що промислові
зразки за патентами України №25365 і №
25608 не відповідають умовам
патентоздатності, визначеним Законом
України «Про охорону прав на
промислові зразки», а саме такому
критерію як «новизна».

У частинах першій і другій статті 6
Законом України «Про охорону прав на
промислові зразки» зазначено, що
промисловий зразок відповідає умовам
патентоспроможності, якщо він є новим.
Промисловий зразок визнається новим,
якщо сукупність його суттєвих ознак не
стала загальнодоступною у світі до
дати подання заявки до Установи або,
якщо заявлено пріоритет, до дати її
пріоритету. Крім того, у процесі
встановлення новизни промислового
зразка береться до уваги зміст усіх
раніше одержаних Установою заявок, за
винятком тих, що на зазначену дату
вважаються відкликаними, відкликані
або за ними Установою прийняті рішення
про відмову у видачі патентів і
вичерпані можливості оскарження таких
рішень.

Відповідно до статті 43 Господарського
процесуального кодексу України (далі -
ГПК України) судочинство у
господарських судах здійснюється на
засадах змагальності. Сторони та інші
особи, які беруть участь у справі,
обґрунтовують свої вимоги і
заперечення поданими суду доказами.
Господарський суд створює сторонам та
іншим особам, які беруть участь у
справі, необхідні умови для
встановлення фактичних обставин
справи і правильного застосування
законодавства.

Відповідно до частин першої - третьої
статті 41 ГПК України для роз'яснення
питань, що виникають при вирішенні
господарського спору і потребують
спеціальних знань, господарський суд
призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право
пропонувати господарському суду
питання, які мають бути роз'яснені
судовим експертом. Остаточне коло цих
питань встановлюється господарським
судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи
доручається державним спеціалізованим
установам чи безпосередньо особам, які
відповідають вимогам, встановленим
Законом України «Про судову
експертизу».

Враховуючи необхідність з'ясування
питань, що виникли у вирішенні даного
спору і потребують спеціальних знань,
господарський суд міста Києва вважає
за необхідне призначити у справі
судову експертизу об'єктів
інтелектуальної власності, витрати за
проведення якої покласти на позивача.

Згідно з пунктом 1 частини першої
статті 79 ГПК України господарський суд
має право зупинити провадження у
справі за клопотанням сторони,
прокурора, який бере участь в судовому
процесі, або за своєю ініціативою у
випадках призначення господарським
судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським
судом міста Києва судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності суд
вважає за необхідне на час її
проведення провадження у даній справі
зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України,
господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/10321/14 судову
експертизу об'єктів інтелектуальної
власності, проведення якої доручити
судовому експерту ОСОБА_5
(Науково-дослідний інститут
інтелектуальної власності
Національної академії правових наук
України; 03680, МСП, м. Київ, вул. Боженка, 11,
корп. 4, поверх 13).

2. На вирішення судовому експерту
поставити такі питання:

- чи містяться в матеріалах справи
відомості, які свідчать про те, що
сукупність суттєвих ознак
промислового зразка «Шина» за патентом
України № 25365 стала загальнодоступною
в світі до дати подання приватним
підприємством "ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС Протектор"
заявки № s 201301760, а саме до 10.07.2013 (у тому
числі враховуючи каталог «Торговый дом
«Кама». Каталог шинной продукции.
Модельный ряд 2010 года»)?;

- чи містяться в матеріалах справи
відомості, які свідчать про те, що
сукупність суттєвих ознак
промислового зразка № 25608 на
промисловий зразок «Шина до
транспортного засобу» стала
загальнодоступною в світі до дати
подання приватним підприємством
"ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС Протектор" заявки № s
201301934, а саме до 19.07.2013 (у тому числі
враховуючи каталог «Торговый дом
«Кама». Каталог шинной продукции.
Модельный ряд 2010 года»)?

3. Відповідно до статті 4 Закону України
"Про судову експертизу" попередити
судового експерта про кримінальну
відповідальність за статтями 384 та 385
Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи №
910/10321/14 надіслати судовому експерту
ОСОБА_5 (Науково-дослідний інститут
інтелектуальної власності
Національної академії правових наук
України; 03680, МСП, м. Київ, вул. Боженка, 11,
корп. 4, поверх 13).

5. Витрати за проведення судової
експертизи покласти на товариство з
обмеженою відповідальністю "Техноторг
- Дон" (54025, м. Миколаїв, пр. Героїв
Сталінграду, 113/1; ідентифікаційний код
31764816). Зобов'язати товариство з
обмеженою відповідальністю "Техноторг
- Дон" здійснити попередню оплату
експертизи відповідно до виставленого
судовим експертом рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта
надіслати сторонам у справі належним
чином засвідчені копії висновку,
складеного за результатами проведення
судової експертизи.

7. Провадження у справі № 910/10321/14
зупинити до закінчення проведення
судової експертизи.

Суддя
О.
Марченко