ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2014 року Справа № 5011-76/12622-2012
Вищий господарський суд України у
складі: суддя Харченко В.М. - головуючий,
судді Бенедисюк І.М. і Васищак І.М.

розглянув касаційну скаргу АКЦІЮ
САБІЄДРІБА "ГРІНДЕКС", м.Рига,
Латвійська Республіка

на постанову Київського апеляційного
господарського суду від 20.05.2014

зі справи № 5011-76/12622-2012

за позовом АКЦІЮ САБІЄДРІБА "ГРІНДЕКС",
м. Рига, Латвійська Республіка

до відповідача-1 товариства з обмеженою
відповідальністю "Фармастор", м.Київ
(далі - Товариство)

відповідача-2 товариства з обмеженою
відповідальністю "Ніко", м. Макіївка,
Донецька область

про припинення порушення прав на знак
для товарів і послуг за свідоцтвом
України № 50772 та міжнародними
реєстраціями № 727093, № 727158,

за зустрічним позовом товариства з
обмеженою відповідальністю "Фармасел",
м.Макіївка, Донецька область, як
третьої особи, яка заявляє самостійні
вимоги на предмет спору

до АКЦІЮ САБІЄДРІБА "ГРІНДЕКС", м. Рига,
Латвійська Республіка

треті особи, які не заявляють
самостійних вимог на предмет спору:
1.Республіканське унітарне виробниче
підприємство "РУП "Белмедпрепарати",
м.Мінськ, Республіка Білорусь (далі -
Підприємство)

2.товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармастор", м. Київ

3.товариство з обмеженою
відповідальністю "Ніко", м. Макіївка,
Донецька область

про припинення порушення прав на знак
для товарів і послуг за свідоцтвом
України № 129623.

Судове засідання проведено за участю
представників:

позивача - Кіріченко І.А.;

відповідача-1 - не з'явився;

відповідача-2 - не з'явився;

позивача за зустрічним позовом -
Каримов А.А.;

третьої особи-1 - не з'явилася.

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2012 року позивач
звернувся з позовом, згідно з яким
просив: зобов'язати Товариство
припинити порушення прав на знак для
товарів та послуг за свідоцтвом
України № 50772 та знаки для товарів та
послуг за міжнародними реєстраціями №
727093, № 727158; заборонити Товариству
використовувати позначення
"МІЛДРОКАРД", яке є схожим настільки, що
його можна сплутати зі знаком для
товарів та послуг за свідоцтвом № 50772 і
знаками для товарів та послуг за
міжнародними реєстраціями № 727093,
№ 727158, шляхом пропонування для
продажу та продажу препарату
"МІЛДРОКАРД"; зобов'язати відповідача-2
припинити порушення прав на знак для
товарів та послуг за свідоцтвом
України № 50772 та знаки для товарів та
послуг за міжнародними реєстраціями №
727093, № 727158; заборонити відповідачу-2
використовувати позначення
"МІЛДРОКАРД", яке є схожим настільки, що
його можна сплутати зі знаком для
товарів та послуг за свідоцтвом № 50722,
знаками для товарів та послуг за
міжнародними реєстраціями № 727093, №
727158, шляхом нанесення його на препарат
"МІЛДРОКАРД", упаковку, в якій міститься
цей товар, зберігання цього товару із
зазначеними позначеннями з метою
пропонування його для продажу;
зобов'язати відповідача-2 усунути з
товару препарат "МІЛДРОКАРД", та його
упаковки незаконно використані
позначення "МІЛДРОКАРД".

У липні 2013 року товариство з
обмеженою відповідальністю "Фармасел"
звернулося з зустрічним позовом,
згідно з яким просило: зобов'язати
позивача за первісним позовом
припинити порушення прав на знак для
товарів та послуг за свідоцтвом
України № 129623 від 11.10.2010; заборонити
йому використовувати позначення
"МІЛДРОНАТ", яке є схожим настільки, що
його можна сплутати зі знаком для
товарів та послуг за свідоцтвом
України № 129623 від 11.10.2010; зобов'язати цю
ж особу усунути з товару препарат
"МІЛДРОНАТ", його упаковки незаконно
використані позначення "МІЛДРОНАТ".

Ухвалою господарського суду
міста Києва від 01.07.2013 у справі
№ 5011-76/12622-2012 було залучено до участі у
справі, як третіх осіб, які не заявляють
самостійних вимог на предмет спору -
Підприємство, Товариство та ТОВ "Ніко".

Рішенням господарського суду міста
Києва від 03.03.2014 у справі №
5011-76/12622-2012 (суддя Марченко О.В.),
залишеним без змін постановою
Київського апеляційного
господарського суду від 20.05.2014 (колегія
суддів у складі: суддя Разіна Т.І. -
головуючий, судді Сотніков С.В., Шипко
В.В.), у задоволенні обох позовів
відмовлено.

У касаційній скарзі до Вищого
господарського суду України позивач за
первісним позовом просить рішення
місцевого господарського суду від
03.03.2014, постанову суду апеляційної
інстанції від 20.05.2014 скасувати в
частині відмови у задоволенні
первісного позову та в цій же частині
передати справу на новий розгляд до
суду першої інстанції. Скарга
мотивована тим, що рішення попередніх
судових інстанцій прийняті з
порушенням норм процесуального права.

Перевіривши правильність застосування
судами норм матеріального та
процесуального права, Вищий
господарський суд України вважає
касаційну скаргу такою, що підлягає
задоволенню.

Відповідного висновку суд дійшов на
підставі такого.

Як встановлено судами, позивач за
первісним позовом є власником прав на
знаки для товарів та послуг, а саме:

- "МІЛДРОНАТ" за свідоцтвом України №
50772, зареєстрованим для товарів 05 класу
Міжнародної класифікації товарів і
послуг для реєстрації знаків (далі -
МКТП) "фармацевтичні препарати"; заявка
№ 2 від 10.10.2003; дані про видачу
свідоцтва опубліковані в офіційному
бюлетені "Промислова власність" № 6 від
15.06.2005;

- "Mildronate" за міжнародною реєстрацією №
727093 для товарів 05 класу МКТП
"фармацевтичні препарати"; дія
міжнародної реєстрації поширена на
територію України з 19.01.2000;

- "МІЛДРОНАТ" за міжнародною
реєстрацією № 727158 для товарів 05
класу МКТП "фармацевтичні препарати";
дія міжнародної реєстрації поширена на
територію України з 19.01.2000.

Судами також встановлено, що препарат
"МІЛДРОНАТ" є розчином для ін'єкцій 10% по
5 мл в ампулах № 10, зареєстрований
міністерством охорони здоров'я
України, про що позивачу за первісним
позовом було видано реєстраційне
посвідчення від 27.07.2000 № П.07.00/02119 та
який в подальшому перереєстровувався,
у зв'язку з чим останньому також
видавались реєстраційні посвідчення.
Даний препарат реалізовувався
позивачем за первісним позовом на
території України.

В аптеці № 114 "Аптека доброго дня", яка
належить Товариству пропонувався для
продажу фармацевтичний препарат,
маркований позначенням "МІЛДРОКАРД", та
був проданий відповідно до фіскального
чеку від 09.06.2012 № 0112. На упаковці цього ж
препарату його виробником було
зазначено ТОВ "Ніко", яке виготовляє
фармацевтичний препарат та здійснює
нанесення позначення "МІЛДРОКАРД" на
його упаковку.

В обґрунтування своїх вимог, позивач за
первісним позовом посилався на те, що
відповідачі використовують позначення
"МІЛДРОКАРД", схоже із зареєстрованими
АКЦІЮ САБІЄДРІБА "ГРІНДЕКС" знаками
стосовно товарів, споріднених з
наведеними у свідоцтві, і внаслідок
такого використання можна ввести в
оману щодо особи, яка виробляє товари
чи надає послуги, та ці позначення і
знак можна сплутати.

Відповідач опирався на аналогічні
доводи, наполягаючи на задоволенні
зустрічного позову.

Не вбачаючи підстав для задоволення
заявленого у справі первісного позову,
суд першої інстанції, і з цими
висновками погодився апеляційний суд,
спираючись на результати проведеної за
справою судової експертизи, виходив з
того, що позначення "МІЛДРОКАРД", яке
використовується на упаковці
фармацевтичного препарату
"МІЛДРОКАРД", не є схожим із
зареєстрованими знаками АКЦІЮ
САБІЄДРІБА "ГРІНДЕКС" за свідоцтвом
України № 50772 та міжнародними
реєстраціями № 727093, № 727158 настільки, що
їх можна сплутати; позначення
"МІЛДРОКАРД", яке використовується на
упаковці фармацевтичного препарату
"МІЛДРОКАРД", не є таким, що може ввести
в оману щодо особи, яка виробляє товари.

З такими висновками попередніх судових
інстанцій погодитись не можна.

Як вбачається з наявних матеріалів
справи, ухвалою господарського суду
міста Києва від 29.10.2012 було призначено
за справою судову експертизу об'єктів
інтелектуальної власності, проведення
якої суд доручив атестованому судовому
експерту Стародубову І.В.
(Науково-дослідний центр судової
експертизи з питань інтелектуальної
власності Міністерства юстиції
України).

За наслідками проведеного дослідження
експерт дійшов до наступних висновків:

- позначення "МІЛДРОКАРД", яке міститься
на упаковці фармацевтичного препарату
"МІЛДРОКАРД", є схожим із
зареєстрованими знаками для товарів і
послуг за свідоцтвом України № 50772 та
міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158
настільки, що їх можна сплутати;

- товар, на якому міститься позначення
"МІЛДРОКАРД", є спорідненим із товарами,
для яких зареєстровані знаки для
товарів і послуг за свідоцтвом України
№ 50772 та міжнародними реєстраціями №
727093, № 727158;

- позначення "МІЛДРОКАРД", яке міститься
на упаковці фармацевтичного препарату
"МІЛДРОКАРД", є схожим настільки, що
можна сплутати із зареєстрованими
знаками АКЦІЮ САБІЄДРІБА "ГРІНДЕКС" за
свідоцтвом України № 50772 та
міжнародними реєстраціями № 727093,
№ 727158 стосовно товарів, наведених у
цих свідоцтвах, що може ввести в оману
щодо особи, яка виробляє товари.

Відповідно до тих же матеріалів справи
ухвалою господарського суду міста
Києва від 22.07.2013 була призначена за
справою повторна експертиза об'єктів
інтелектуальної власності, проведення
якої доручено судовому експерту
Дорошенку О.Ф. (Науково-дослідний
інститут інтелектуальної власності
Національної академії правових наук
України).

В даному випадку експерт дійшов до
висновків про те, що:

- позначення "МІЛДРОКАРД", яке
використовується ТОВ "Ніко" на упаковці
фармацевтичного препарату
"МІЛДРОКАРД", не є схожим із
зареєстрованими знаками АКЦІЮ
САБІЄДРІБА "ГРІНДЕКС" за свідоцтвом
України № 50772 та міжнародними
реєстраціями № 727093, № 727158 настільки, що
їх можна сплутати;

- позначення "МІЛДРОКАРД", яке
використовується ТОВ "Ніко" на упаковці
фармацевтичного препарату
"МІЛДРОКАРД", не є таким, що може ввести
в оману щодо особи, яка виробляє товари.

За змістом ст.ст.41, 42 ГПК України для
роз'яснення питань, що виникають при
вирішенні господарського спору і
потребують спеціальних знань,
господарський суд призначає судову
експертизу. При необхідності
господарський суд може призначити
повторну судову експертизу і доручити
її проведення іншому судовому
експерту.

Відповідно до ст.ст. 47, 43 ГПК України
судове рішення приймається суддею за
результатами обговорення усіх
обставин справи. Надані за справою
докази суд має оцінювати за своїм
внутрішнім переконанням, що
ґрунтується на всебічному, повному і
об'єктивному розгляді в судовому
процесі всіх обставин справи в їх
сукупності, керуючись законом. При
цьому ніякі докази не мають для
господарського суду заздалегідь
встановленої сили.

Згідно із ст.84 ГПК України у
мотивувальній частині судового
рішення, крім іншого, мають бути
зазначені доводи, за якими
господарський суд відхилив клопотання
і докази сторін.

Наведеним вимогам чинного
процесуального законодавства
попередні судові інстанції не надали
належного значення.

Як вбачається із змісту оскаржуваних
рішень, суди, залишивши поза увагою ту
обставину, що у справі є наявними два
діаметрально протилежних висновки
експертів щодо одних і тих самих
об'єктів дослідження, не зазначили з
яких саме міркувань вони віддали
перевагу одному з них, поклавши його в
основу прийнятих за справою рішень, та
відхилили другий.

Наявну у рішеннях єдину вказівку судів
про те, що первісний висновок викликав
сумніви щодо його правильності і давав
підстави для призначення за справою
повторної експертизи, з огляду на
загальний характер смислового
навантаження такого посилання та
відсутність будь-якого аналізу, який би
розкривав зміст виявлених судом
недоліків та робив зрозумілим його
підхід щодо оцінки наданих за справою
доказів, не можна визнати належним
обґрунтуванням з наведеного питання.

У цьому ж зв'язку суди в достатній мірі
не врахували, що відповідно до змісту
ст.42 ГПК України повторна експертиза
призначається судом тоді, коли є
сумніви у правильності висновку
експерта, пов'язані з його недостатньою
обґрунтованістю чи з тим, що він
суперечить іншим матеріалам справи, а
також за наявності істотного порушення
процесуальних норм, які регламентують
порядок призначення і проведення
експертизи.

Як вбачається із змісту оскаржуваних
судових рішень, суди не зазначили, які
саме недоліки, на їхню думку, мали місце
та були безпосередньо пов'язані з
проведеною за справою первісною
експертизою та давали підстави для
проведення повторної експертизи.

Відповідні посилання суду відсутні і в
ухвалі від 22.07.2013 щодо призначення за
справою повторної експертизи.

Наявність у справі двох
взаємовиключаючих висновків експертів
відповідно до вимог ст.ст.47, 42, 43 ГПК
України, загальних положень Інструкції
про призначення та проведення судових
експертиз та судових досліджень, яка
затверджена Наказом Міністерства
юстиції України від 8 жовтня 1998 року
N 53/5, обумовлювала необхідність
усунення такого протиріччя у спосіб
призначення за справою комісійної
експертизи, або у інший обраний судом
спосіб. Однак відповідно до наявних
матеріалів справи згадане протиріччя
судами усунуто не було.

Наведене свідчить про те, що обставини
справи були з'ясовані судами неповно,
що дає підстави для скасування
оскаржуваних судових рішень з
передачею справи на новий розгляд до
суду першої інстанції.

У ході такого розгляду суду належить:
врахувати наведене, з'ясувати
дійсність тих обставин, на які
посилається кожна з сторін у своїх
поясненнях зі справи та дослідити
подані у справі докази; обговорити
питання щодо призначення за справою
комісійної експертизи; на підставі
поданих, а за необхідності і додатково
витребуваних доказів встановити
фактичні обставини справи і в
залежності від встановленого прийняти
таке рішення, яке знаходилося б у
повній відповідності з нормами
матеріального і процесуального права.

Керуючись ст.ст. 111-5, 111-7, 111-9, 111-10, 111-11
Господарського процесуального кодексу
України, Вищий господарський суд
України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу АКЦІЮ
САБІЄДРІБА "ГРІНДЕКС" задовольнити.

2.Рішення господарського суду міста
Києва від 03.03.2014 та постанову
Київського апеляційного
господарського суду від 20.05.2014 у справі
№ 5011-76/12622-2012 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до
господарського суду міста Києва.

Суддя
В. Харченко

Суддя
І. Бенедисюк

Суддя
І. Васищак