м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-б, тел.
УХВАЛА

№ 910/10321/14 14.07.14

Господарський суд міста Києва у складі
судді Марченко О.В., при секретарі
судового засідання Роздобудько В.В.,
розглянувши у відкритому судовому
засіданні заяву товариства з
обмеженою відповідальністю
"Техноторг-Дон", м. Миколаїв (далі - ТОВ
«Техноторг-Дон»), про вжиття заходів до
забезпечення позову

зі справи № 910/10321/14

за позовом ТОВ «Техноторг-Дон»

до Державної служби інтелектуальної
власності України, м. Київ, та

приватного підприємства "ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС
Протектор", м. Дніпропетровськ,

про визнання недійсним патенту України
№25365 на промисловий зразок,

за участю представників:

позивача - Простякова Є.О. (довіреність
від 26.03.2013 б/н);

відповідача-1 - Потоцького М.Ю.
(довіреність від 23.05.2014 №2-8/3908);

відповідача-2 - Борухи Д.В. (довіреність
від 21.05.2014 б/н),

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Техноторг-Дон» звернулося до
господарського суду міста Києва з
позовом про:

- визнання недійсним патенту України №
25365 на промисловий зразок "Шина" (заявка
від 10.07.2013 № s201301760), володільцем якого є
приватне підприємство "ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС
Протектор" (далі - ПП "ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС
Протектор");

- зобов'язання Державної служби
інтелектуальної власності України
(далі - Служба) внести зміни до
Державного реєстру патентів України на
промислові зразки стосовно визнання
недійсним патенту України №25365 на
промисловий зразок "Шина" та здійснити
публікацію про це в офіційному
бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 29.05.2014 порушено провадження у
справі.

ТОВ «Техноторг-Дон» звернулося також
до господарського суду міста Києва з
позовом про:

- визнання недійсним патенту України №
25608 на промисловий зразок "Шина до
транспортного засобу" (заявка від 19.07.2013
№ s201301934), володільцем якого є ПП
"ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС Протектор";

- зобов'язання Служби внести зміни до
Державного реєстру патентів України на
промислові зразки стосовно визнання
недійсним патенту України №25608 на
промисловий зразок "Шина до
транспортного засобу" та здійснити
публікацію про це в офіційному
бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 29.05.2014 порушено провадження у
справі.

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 16.06.2014 об'єднано справи
№910/10321/14 та №910/10332/14 в одне провадження,
присвоївши справі №910/10321/14; розгляд
справи призначено на 14.07.2014.

Службою подано відзив на позовну заяву,
в якому зазначено, що: процедура
набуття правової охорони на промислові
зразки не передбачає перевірки зразків
на відповідність умові
патентоспроможності - новизні; під час
видачі патентів України № 25365 та № 25608
на промислові зразки за заявками № s 2013
01760, № s 2013 01934 Служба не порушила жодної
з вимог законодавства України, діяла у
відповідності із Законом України «Про
охорону прав на промислові зразки» та
принципами, встановленими у статті 19
Конституції України, а саме на
підставі, в межах та у спосіб,
передбаченими чинним законодавством
України; у справі не має жодних доказів
того, що каталог «Торговый дом «Кама».
Каталог шинной продукции. Модельный
ряд 2010 года» був дійсно оприлюднений у
світі, а не є документом для
внутрішнього використання в компанії
відповідача (службовим документом),
крім того, невідома дата оприлюднення
вказаного каталогу (дата публікації і
спосіб оприлюднення, тираж, участь у
виставці, тощо); таким чином, позивачем
не подано належних доказів, які б
свідчили про загальнодоступність у
світі сукупності суттєвих ознак
промислових зразків за патентами
України № 25365 та № 25608 до дати подання
на них заявок № s 2013 01760 і № s 2013 01934,
тобто до 10.07.2013 та 19.07.2013.

У судовому засіданні 14.07.2014 представник
позивача подав суду заяву про вжиття
заходів до забезпечення позову шляхом:

заборони ПП «ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС Протектор»
надавати будь-якій особі дозволи
(видавати ліцензію) на використання, у
тому числі на ввезення на територію
України та митне оформлення товарів,
які підпадають під дію запатентованих
промислових зразків за патентами
України № 25365 та № 25608, і передавати
право власності на ці патенти іншим
особам;

заборони Міністерству доходів і зборів
України (далі - Міндоходів) та його
територіальним підрозділам, зокрема:
Київській міжрегіональній митниці
Міндоходів, Житомирській митниці
Міндоходів, Чернігівській митниці
Міндоходів, Дніпропетровській митниці
Міндоходів, Запорізькій митниці
Міндоходів, Київській митниці
Міндоходів, Рівненській митниці
Міндоходів, Ягодинській митниці
Міндоходів, Івано-Франківській митниці
Міндоходів, Львівській митниці
Міндоходів, Чопській митниці
Міндоходів, Хмельницькій митниці
Міндоходів, Вінницькій митниці
Міндоходів, Тернопільській митниці
Міндоходів, Чернівецькій митниці
Міндоходів, Південній митниці
Міндоходів, Миколаївській митниці
Міндоходів, Херсонській митниці
Міндоходів, Східній митниці
Міндоходів, Луганській митниці
Міндоходів, Сумській митниці
Міндоходів, Полтавській митниці
Міндоходів, Харківській обласній
митниці Міндоходів, Кіровоградській
митниці Міндоходів, Черкаській митниці
Міндоходів здійснювати митне
оформлення шин до коліс транспортних
засобів, зображення яких охороняються
згідно з патентами України на
промислові зразки № 25365 та № 25608.

Зазначену заяву мотивовано тим, що
промислові зразки ПП "ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС
Протектор" за патентами України № 25365
та № 25608 візуально схожі на промислові
зразки ТОВ «Техноторг-Дон», які
охороняються патентами України № 27235
та № 27245; у випадку задоволення
позовних вимог виконання рішення суду
потребуватиме вчинення дій, зокрема,
вилучення з цивільного обороту
товарів, реалізованих з порушенням
права позивача, та знищення таких
товарів; таким чином, у разі невжиття
заходів щодо забезпечення позову не
лише може бути утруднено, але й може
стати неможливим виконання рішення
господарського суду міста Києва з цієї
справи.

Представником ТОВ «Техноторг-Дон»
також було подано клопотання про
залучення до участі в справі третьої
особи, яка не заявляє самостійних вимог
на предмет спору, на стороні
відповідачів - Міндоходів.

Відповідно до частин першої і другої
статті 27 Господарського
процесуального кодексу України (далі -
ГПК України) треті особи, які не
заявляють самостійних вимог на предмет
спору, можуть вступити у справу на
стороні позивача або відповідача до
прийняття рішення господарським судом,
якщо рішення з господарського спору
може вплинути на їх права або обов'язки
щодо однієї з сторін; їх може бути
залучено до участі у справі також за
клопотанням сторін, прокурора; у заявах
про залучення третіх осіб і у заявах
третіх осіб про вступ у справу на
стороні позивача або відповідача
зазначається, на яких підставах третіх
осіб належить залучити або допустити
до участі у справі.

З метою всебічного, повного і
об'єктивного дослідження обставин
справи, враховуючи, що вирішення
питання стосовно вжиття заходів до
забезпечення позову в даній справі
може вплинути на права і обов'язки
Міндоходів, господарський суд міста
Києва дійшов висновку про можливість
залучення названого Міністерства до
участі у справі як третьої особи, яка не
заявляє самостійних вимог на предмет
спору, на стороні відповідачів.

Представник позивача у судовому
засіданні підтримав позовну заяву про
забезпечення позову, представники
відповідачів проти задоволення заяви
заперечили в частині заборони
Міндоходів здійснювати митне
оформлення шин до коліс транспортних
засобів, зображення яких охороняються
згідно з патентами України на
промислові зразки № 25365 та № 25608.

Відповідно до статті 66 ГПК України
господарський суд за заявою сторони,
прокурора чи його заступника, який
подав позов, або з своєї ініціативи має
право вжити передбачених статтею 67
цього Кодексу заходів до забезпечення
позову. Забезпечення позову
допускається в будь-якій стадії
провадження у справі, якщо невжиття
таких заходів може утруднити чи
зробити неможливим виконання рішення
господарського суду.

Згідно з частинами першою і другою
статті 67 ГПК України позов
забезпечується, зокрема, забороною
відповідачеві вчиняти певні дії.

Частинами шостою і восьмою статті 67 ГПК
України передбачено, що види
забезпечення позову повинні бути
співвідносними із заявленими
позивачем вимогами; не допускається
забезпечення позову заходами, не
передбаченими цим Кодексом.

У пункті 1 постанови пленуму Вищого
господарського суду України від 26.12.2011
№ 16 «Про деякі питання практики
застосування заходів до забезпечення
позову» зазначено, що у вирішенні
питання про забезпечення позову
господарський суд має здійснити оцінку
обґрунтованості доводів заявника щодо
необхідності вжиття відповідних
заходів з урахуванням:

розумності, обґрунтованості і
адекватності вимог заявника щодо
забезпечення позову;

забезпечення збалансованості
інтересів сторін, а також інших
учасників судового процесу;

наявності зв'язку між конкретним
заходом до забезпечення позову і
предметом позовної вимоги, зокрема, чи
спроможний такий захід забезпечити
фактичне виконання судового рішення в
разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконання або
невиконання рішення господарського
суду в разі невжиття таких заходів;

запобігання порушенню у зв'язку із
вжиттям таких заходів прав та
охоронюваних законом інтересів осіб,
що не є учасниками даного судового
процесу.

Згідно з частинами четвертою - шостою
статті 20 Закону України «Про охорону
прав на промислові зразки» власник
патенту може передавати на підставі
договору право власності на
промисловий зразок будь-якій особі, яка
стає правонаступником власника
патенту. Власник патенту має право дати
будь-якій особі дозвіл (видати
ліцензію) на використання промислового
зразка на підставі ліцензійного
договору. Договір про передачу права
власності на промисловий зразок і
ліцензійний договір вважаються
дійсними, якщо вони укладені у
письмовій формі і підписані сторонами.

Отже, повна чи часткова передача ПП
"ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС Протектор" виключних
майнових прав інтелектуальної
власності на промислові зразки за
патентами України № 25365 та № 25608 іншим
особам призведе до необхідності
залучення до участі у справі осіб, прав
і інтересів яких стосується вирішення
цього спору, та неможливості виконання
рішення суду у випадку задоволення
позову в зв'язку із наявністю нових
власників патентів. Також це може
зумовити звернення позивача з іншими
позовами для захисту його прав. Вказане
свідчить про те, що невжиття заходів
забезпечення позову може у майбутньому
утруднити чи зробити неможливим
виконання рішення суду.

Виходячи з викладеного, суд вважає, що
вжиття заходів до забезпечення позову
шляхом заборони ПП «ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС
Протектор» передавати виключні
майнові права інтелектуальної
власності на промислові зразки за
патентами України № 25365 та № 25608 іншим
особам - є пов'язаним з предметом спору
у справі № 910/10321/14 та спроможне
забезпечити фактичне виконання
судового рішення у разі задоволення
позову, а тому в цій частині заява
позивача підлягає задоволенню.

Разом з тим, можливе надання ПП
«ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС Протектор» ліцензій на
використання промислових зразків за
спірними патентами іншим особам не
тягне за собою зміну власника таких
патентів, проте фактично забороняє
господарську діяльність відповідача в
певній частині, не має зв'язку з
позовними вимогами про визнання
патентів України № 25365 та № 25608
недійсними, а тому заява про вжиття
заходів до забезпечення позову шляхом
заборони ПП «ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС Протектор»
надавати будь-якій особі дозволи
(видавати ліцензію) на використання, у
тому числі на ввезення на територію
України та митне оформлення товарів,
які підпадають під дію патентів
України № 25365 та № 25608, не підлягає
задоволенню.

Поряд з цим, факт передання виключних
майнових прав інтелектуальної
власності, які є чинними після їх
державної реєстрації, відповідно до
частини другої статті 1114 Цивільного
кодексу України підлягає державній
реєстрації.

Пунктом 2.1 Положення про Державний
реєстр патентів України на промислові
зразки, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України
від 12.04.2001 № 290, визначено, що в реєстрі
містяться відомості, зокрема, про ім'я
або повне найменування власника
(власників) патенту, його адресу та
двобуквений код держави відповідно до
стандарту ВОІВ ST. 3. У процесі ведення
реєстру у відповідності до пункту 2.2
Положення до нього вносяться, окрім
всіх інших, відомості щодо зміни,
пов'язаної зі зміною особи власника
(власників) патенту.

З огляду на наведене господарський суд
міста Києва вважає за необхідне за
власною ініціативою вжити заходів до
забезпечення позову шляхом заборони
Службі вносити зміни щодо власника
промислових зразків «Шина» і «Шина до
транспортного засобу» за патентами
України відповідно № 25365 та № 25608 до
Державного реєстру патентів України на
промислові зразки.

Разом з тим, суд вважає за необхідне
відмовити заявникові у а вжитті
заходів до забезпечення позову шляхом
заборони Міндоходів та його
територіальним підрозділам
здійснювати митне оформлення шин до
коліс транспортних засобів, зображення
яких охороняються згідно з патентами
України на промислові зразки № 25365 та №
25608, оскільки: як зазначалося, предметом
розгляду в даній справі є вимоги щодо
визнання недійсними вказаних патентів,
а не заборона використання ПП
«ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС Протектор» (у тому числі
шляхом ввезення на митну територію
України) належних позивачеві
промислових зразків, а тому наведений
захід забезпечення позову не є
пов'язаним з позовними вимогами та не
спрямований на забезпечення
фактичного виконання рішення суду в
даній справі у разі задоволення
позовних вимог.

Відповідно до статті 115 ГПК України
рішення, ухвали, постанови
господарського суду, що набрали
законної сили, є обов'язковими на всій
території України і виконуються у
порядку, встановленому Законом України
"Про виконавче провадження".

Керуючись статтями 66, 67 і 86 ГПК України,
господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі
Міністерство доходів і зборів України
(04655, м. Київ, Львівська площа, 6-8) як
третю особу, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору, на стороні
відповідачів.

2. Заяву товариства з обмеженою
відповідальністю "Техноторг-Дон" (54025,
м. Миколаїв, пр. Героїв
Сталінграду, 113/1; ідентифікаційний код
31764816) про вжиття заходів до
забезпечення позову задовольнити
частково.

3. Вжити заходів до забезпечення позову
шляхом:

- заборони приватному підприємству
«ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС Протектор» (49006,
м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 23-В,
кім. 316; ідентифікаційний код 38599218)
передавати право власності на
промислові зразки за патентами України
№ 25365 та № 25608 іншим особам;

- заборони Державній службі
інтелектуальної власності України (03035,
м. Київ, вул. Урицького, буд. 45;
ідентифікаційний код 37552556) вносити
зміни до Державного реєстру патентів
України на промислові зразки стосовно
власника промислових зразків «Шина» і
«Шина до транспортного засобу» за
патентами України відповідно № 25365 та
№ 25608.

4. У вжитті інших заходів до
забезпечення позову відмовити.

5. Стягувачем за цією ухвалою є
товариство з обмеженою
відповідальністю "Техноторг-Дон" (54025, м.
Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, 113/1;
ідентифікаційний код 31764816), а
боржниками - приватне підприємство
«ВІ.ДЖЕЙ.ТАЙРС Протектор» (49006, м.
Дніпропетровськ, вул. Робоча, 23-В, кім.
316; ідентифікаційний код 38599218) та
Державна служба інтелектуальної
власності України (03035, м. Київ, вул.
Урицького, буд. 45; ідентифікаційний код
37552556).

6. Дана ухвала підлягає обов'язковому
виконанню на всій території України з
моменту її винесення, а саме з 14.07.2014.

7. Строк пред'явлення даної ухвали до
виконання складає один рік з моменту її
винесення, тобто до 14.07.2015.

Ухвалу може бути оскаржено у
встановленому законодавством України
порядку.

Суддя
О.
Марченко