ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2014 року Справа № 925/1191/13 Вищий
господарський суд України у складі:
суддя Селіваненко В.П. - головуючий,
судді Бенедисюк І.М. і Харченко В.М.

розглянув касаційну скаргу товариства
з обмеженою відповідальністю
"Стропува Україна", м.Київ

на постанову Київського апеляційного
господарського суду від 11.03.2014

зі справи № 925/1191/13

за позовом товариства з обмеженою
відповідальністю "Стропува Україна",
м.Київ (далі - Товариство)

до приватного підприємства "Ханест",
с.Дзензелівка, Маньківський район,
Черкаська область (далі - Підприємство)

третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору, на стороні
відповідача - ОСОБА_2, с.Дзензелівка,
Маньківський район, Черкаська область

про захист прав інтелектуальної
власності.

Судове засідання проведено за участю
представників:

позивача - Дроздович О.С.;

відповідача - Крикун О.А.;

третьої особи - не з'явилась.

ВСТАНОВИВ:

У липні 2013 року Товариство звернулося з
позовом до Підприємства, згідно з яким,
уточнивши свої вимоги, просило
заборонити останньому використовувати
винахід за патентом № НОМЕР_1 та
корисну модель за деклараційним
патентом № НОМЕР_3 під час виготовлення
продукту, а саме твердопаливного котла
тривалого горіння "ІНФОРМАЦІЯ_1" (котел
твердопаливний водяний стальний серії
ІНФОРМАЦІЯ_1), а також заборонити
застосовувати цей продукт, пропонувати
його для продажу, в тому числі через
Інтернет, вводити його в цивільний
оборот на території України.

Ухвалою Київського апеляційного
господарського суду від 28.01.2014 було
залучено до участі у справі, як третю
особу, яка не заявляє самостійних вимог
на предмет спору, на стороні
відповідача - ОСОБА_2.

Рішенням господарського суду
Черкаської області від 23.09.2013 у справі
№ 925/1191/13 (суддя Швидкий В.А.), яке
залишено без змін постановою
Київського апеляційного
господарського суду від 11.03.2014 (колегія
суддів у складі: суддя Копитова О.С. -
головуючий, судді Гарник Л.Л. і Разіна
Т.І.), у позові відмовлено.

У касаційній скарзі до Вищого
господарського суду України
Товариство просить скасувати рішення
суду першої інстанції від 23.09.2013,
постанову апеляційного господарського
суду від 11.03.2014 і передати справу на
новий розгляд до місцевого
господарського суду. Скарга мотивована
тим, що рішення попередніх судових
інстанцій прийняті з порушенням норм
матеріального та процесуального права.

Перевіривши правильність застосування
судами попередніх інстанцій вимог
чинного законодавства, Вищий
господарський суд України вважає
касаційну скаргу такою, що підлягає
задоволенню.

Відповідного висновку суд дійшов на
підставі такого.

Як встановлено судами, 10.07.2012 ОСОБА_6
(Литва) (ліцензіар), який є власником
виключних прав інтелектуальної
власності на винахід "ІНФОРМАЦІЯ_2" за
патентом України на винахід № НОМЕР_1,
та Товариством (ліцензіат) було
укладено ліцензійну угоду (далі-Угода),
згідно з розділом 2 якої її предметом є
умови надання виключного права
(виключна ліцензія) на використання
винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_2" за патентом на
території України.

Пунктом 3.1 Угоди визначено, що її
об'єктом є виключна ліцензія на право
використання винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_2" за
патентом, який ліцензіар надає
ліцензіату на строк дії Угоди за
винагороду, що сплачує ліцензіат.

10.07.2012 правовласником ОСОБА_7
"ІНФОРМАЦІЯ_3" (LT) (ліцензіар) та
Товариством (ліцензіат) було укладено
ліцензійну угоду (далі-Ліцензійна
угода), згідно з пунктом 1 якої
ліцензіар є власником виключних
майнових прав інтелектуальної
власності на корисну модель
"ІНФОРМАЦІЯ_2" за деклараційним
патентом України НОМЕР_3.

Відповідно до розділів 2 і 3 Ліцензійної
угоди її предметом є умови надання
виключного права (виняткова ліцензія)
на використання корисної моделі,
захищеної патентом на території
України. Ця угода є домовленістю між
сторонами щодо наявності предмета
угоди і анулює будь-які попередні або
одночасні усні домовленості або
розуміння сторін. Об'єктом Ліцензійної
угоди є виключна ліцензія на право
використання корисної моделі,
захищеної патентом, який ліцензіар
надає ліцензіату на строк дії цієї
угоди за винагороду, яку сплачує
ліцензіат. При цьому ліцензіату
надається право на виготовлення,
пропонування для продажу, використання
чи зберігання, тобто введення в
господарський оборот із зазначеною
метою продукту із застосуванням
запатентованої корисної моделі, та/або
спеціального продукту (зокрема, з
використанням, якщо виникне
необхідність, спеціального обладнання,
комплектуючих вузлів, деталей та
сировини, які використовує ліцензіар
на території).

Судами також встановлено, що
Товариство здійснює виробництво
котлів центрального опалення на
твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_3 у
відповідності до ТУ У 25.2-1:2012.

Звертаючись з позовом до суду,
Товариство вказувало на те, що на
порушення вимог ст.ст. 462, 463, 464
Цивільного кодексу України, ст. 28
Закону України "Про охорону прав на
винаходи та корисні моделі"
Підприємство здійснює виробництво та
продаж твердопаливних котлів
тривалого горіння "ІНФОРМАЦІЯ_1" із
застосуванням всіх ознак незалежного
пункту формули запатентованого
винаходу за патентом НОМЕР_1 та
деклараційним патентом України на
корисну модель НОМЕР_3, а також здійснює
застосування такого продукту,
пропонування його для продажу, в тому
числі через Інтернет, продаж, імпорт
(ввезення) та інше введення його в
цивільний оборот або зберігання такого
продукту в зазначених цілях.

Заперечуючи проти позову, відповідач
вказував на те, що він виготовляє та
реалізує котли твердопаливні водяні,
сталеві "ІНФОРМАЦІЯ_1" на підставі
патенту на корисну модель № НОМЕР_2 -
котел твердопаливний водогрійний,
зареєстрований в Державному реєстрі
патентів України на корисні моделі, що
належить як одному із власників
засновнику Підпримєства ОСОБА_8

При цьому відповідач зазначав про те,
що формули корисної моделі, наведеної
Товариством, мають відмінності з
формулою корисної моделі відповідно до
патенту НОМЕР_2.

Погоджуючись з рішенням суду першої
інстанції про відмову у задоволенні
позову, апеляційний суд виходив з того,
що позивач не подав доказів реалізації
відповідачем котла, виготовленого із
застосуванням винаходу, захищеного
патентом України № НОМЕР_1, та
застосуванням корисної моделі,
захищеної деклараційним патентом №
НОМЕР_3. У цьому ж зв'язку суд послався
на те, що він не в змозі з'ясувати
зазначене питання самостійно, оскільки
для його роз'яснення потрібні
спеціальні знання в сфері
інтелектуальної власності, а від
проведення за справою відповідного
експертного дослідження сторони
відмовилися.

З такими висновками суду погодитися не
можна.

Відповідно до статті 41 ГПК України для
роз'яснення питань, що виникають при
вирішенні господарського спору і
потребують спеціальних знань,
господарський суд призначає судову
експертизу. Учасники судового процесу
мають право пропонувати
господарському суду питання, які мають
бути роз'яснені судовим експертом.
Остаточне коло цих питань
встановлюється господарським судом в
ухвалі.

Відповідно до змісту наведеної
процесуальної норми суд, що вирішує
господарський спір, дійшовши висновку
про те, що за справою виникли питання,
які потребують роз'яснення із
використанням спеціальних знань,
повинен призначити судову експертизу
за своєю власною ініціативою також у
тих випадках, коли сторони вважали за
недоцільне проведення експертного
дослідження.

Як вбачається з наявних матеріалів
справи, ухвалою господарського суду
Черкаської області від 26.07.2013 суд
задовольнив клопотання позивача щодо
огляду доказів за місцем їх
знаходження та, не вбачаючи підстав для
відмови у прийнятті позовної заяви, або
для її повернення, порушив провадження
у справі та прийняв цю заяву до
розгляду, тобто дійшов висновку про те,
що подані суду документи дають
можливість розпочати вирішення спору
по суті.

У той же час відповідно до змісту
оскаржуваних судових рішень судами так
і не було встановлено обставин, з якими
сторони пов'язували свої вимоги та
заперечення.

Зокрема, пославшись на відповідні
пояснення сторін, кожна з яких
намагалася висловити своє розуміння
щодо наявності підстав вважати
неправомірно використаними винахід за
патентом № НОМЕР_1 та корисну модель за
деклараційним патентом № НОМЕР_3, суд
не з'ясував, що саме являють собою за
охоронними документами зазначені
об'єкти інтелектуальної власності, не
обговорив питання щодо необхідності
призначення за справою відповідної
судової експертизи та не дійшов певних
висновків про те, чи дійсно
заслуговують на увагу посилання
позивача на порушення належних йому
виключних прав.

У подальшому апеляційний суд, про що
вже зазначалося, дійшовши висновку про
необхідність використання для
правильного вирішення спору
спеціальних знань у галузі
інтелектуальної власності, всупереч
вимогам ст.41 ГПК України відповідного
експертного дослідження за справою не
призначив, і, на порушення вимог ст.ст.47,
43 ГПК України, погодився з рішенням
суду першої інстанції, який вирішив
спір за обставинами справи, що взагалі
не були ним з'ясовані.

Наведене дає підстави для скасування
оскаржуваних судових рішень,
прийнятих у цій справі, з передачею її
на новий розгляд до суду першої
інстанції.

У ході такого розгляду суду належить:
врахувати наведене, з'ясувати
дійсність тих обставин, на які
посилається кожна з сторін у своїх
поясненнях зі справи та дослідити
подані у справі докази; у випадку якщо
для роз'яснення питань, що виникнуть
при вирішенні спору, потрібні будуть
спеціальні знання,- призначити у
справі відповідну судову експертизу
згідно з вимогами ст.41 ГПК України; на
підставі поданих, а за необхідності і
додатково витребуваних доказів
встановити фактичні обставини справи і
в залежності від встановленого
прийняти таке рішення, яке знаходилося
б у повній відповідності з нормами
матеріального і процесуального права.

Керуючись ст.ст. 111-5, 111-7, 111-9, 111-10, 111-11
Господарського процесуального кодексу
України, Вищий господарський суд
України

ПОСТАНОВИВ:

1.Касаційну скаргу товариства з
обмеженою відповідальністю "Стропува
Україна" задовольнити.

2.Рішення господарського суду
Черкаської області від 23.09.2013 та
постанову Київського апеляційного
господарського суду від 11.03.2014 у справі
№ 925/1191/13 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до
господарського суду Черкаської
області.

Суддя
В. Селіваненко

Суддя
І. Бенедисюк

Суддя
В. Харченко