КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2014 р.
Справа№ 905/3926/13

Київський апеляційний господарський
суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Копитової О.С.

Разіної Т.І.

за участю секретаря Карпюк О.С.,

представників:

від позивача - Вініченко Н.В. (дов. від
28.01.2014),

від відповідача-1 - Шелудяков Д.В. (дов.
від 06.06.2014),

від відповідача-2 - Саламов О.В. (дов. від
23.05.2013),

розглянувши апеляційну скаргу
Публічного акціонерного товариства
"Завод "Універсальне обладнання"

на рішення Господарського суду міста
Києва від 16.04.2014

у справі № 905/3926/13 (суддя Блажівська О.Є.)

за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю "Модифікатор"

до 1. Публічного акціонерного
товариства "Завод "Універсальне
обладнання"

2. Державної служби інтелектуальної
власності України

про визнання недійсним патенту на
корисну модель

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста
Києва від 16.04.2014 у справі № 905/3926/13
позовні вимоги задоволено повністю;
визнано недійсним патент на корисну
модель № 70553 "Порошковий дріт для
присадки кальцію у металургійні
розплави", виданий відповідачу-1
відповідачем-2 і зареєстрований в
Державному реєстрі України на корисні
моделі 11.06.2012 року; зобов'язано
відповідача-2 оприлюднити у своєму
офіційному бюлетені "Промислова
власність" повідомлення про визнання
недійсним патенту на корисну модель №
70553 "Порошковий дріт для присадки
кальцію у металургійні розплави";
стягнуто з відповідача-1 на користь
позивача 11897,28 грн. витрат з оплати
судової експертизи, 1147,00 грн. витрат по
сплаті судового збору; стягнуто з
позивача в доход Державного бюджету
України 1218,00 грн. судового збору,
недоплаченого за вимогу немайнового
характеру.

Не погоджуючись з зазначеним судовим
рішенням, відповідач-1 звернувся до
Київського апеляційного
господарського суду з апеляційною
скаргою, в якій просить скасувати
повністю рішення Господарського суду
міста Києва від 16.04.2014 та припинити
провадження у справі, судові витрати
покласти на позивача.

Ухвалою Київського апеляційного
господарського суду від 28.05.2014 прийнято
до провадження апеляційну скаргу
Публічного акціонерного товариства
"Завод "Універсальне обладнання".

Колегія суддів, розглянувши доводи
апеляційної скарги, дослідивши наявні
матеріали справи, заслухавши пояснення
представників сторін, вважає, що скарга
задоволенню не підлягає з огляду на
наступне.

Відповідно до ст. 154 Господарського
кодексу України відносини, пов'язані з
використанням у господарській
діяльності та охороною прав
інтелектуальної власності,
регулюються Господарським кодексом
України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням
у господарській діяльності прав
інтелектуальної власності,
застосовуються положення Цивільного
кодексу України з урахуванням
особливостей, передбачених
Господарським кодексом України та
іншими законами.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу
України (далі - ЦК України) визначено, що
право інтелектуальної власності - це
право особи на результат
інтелектуальної, творчої діяльності
або на інший об'єкт права
інтелектуальної власності, визначений
Цивільним кодексом України та іншим
законом.

Право інтелектуальної власності є
непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК
України. Ніхто не може бути позбавлений
права інтелектуальної власності чи
обмежений у здійсненні, крім випадків,
передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної
власності, відповідно до ч. 1 ст. 155
Господарського кодексу України (далі -
ГК України) та ч. 1 ст. 420 ЦК України,
зокрема, належать корисні моделі.

Закон України "Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі" (далі - Закон)
визначає, що винахід (корисна модель) -
результат інтелектуальної діяльності
людини в будь-якій сфері технології.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 6 Закону,
об'єктом винаходу (корисної моделі),
правова охорона якому (якій) надається
згідно з цим Законом, може бути:

продукт (пристрій, речовина, штам
мікроорганізму, культура клітин
рослини і тварини тощо);

процес (спосіб), а також нове
застосування відомого продукту чи
процесу.

Пріоритет, авторство і право власності
на корисну модель засвідчуються
деклараційним патентом.

Строк дії деклараційного патенту на
корисну модель становить 10 років від
дати подання заявки до Установи.

Обсяг правової охорони, що надається,
визначається формулою винаходу
(корисної моделі). Тлумачення формули
повинно здійснюватися в межах опису
винаходу (корисної моделі) та
відповідних креслень.

З матеріалів справи вбачається, на
підставі ліцензійного договору
№Л02/12-07-11 на право користування
об'єктом інтелектуальної власності
(патентом на винахід) від 12.07.2011, позивач
(ліцензіат) отримав ліцензію на
використання винаходу, захищеного
патентом № 94670 "Порошковий дріт для
комплексної обробки рідкого металу",
власниками якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_6
(ліцензіар).

За умовами Додаткової угоди № 3 від
13.05.2013 ліцензіар та ліцензіат дійшли
згоди про продовження строку дії
договору №Л02/12-07-11 від 12.07.2011 до 12 липня
2015 року.

Також, позивач є власником патенту
України № 70789 на корисну модель
"Порошковий дріт для обробки рідкої
сталі кальцієм" (заявка № u201114478 від
07.12.2011; публікація про видачу патенту
здійснена в офіційному бюлетені
"Промислова власність" від 25.06.2012 № 12).

Відповідачем-1 є власником патенту
України на корисну модель № 70553 від
11.06.2012 "Порошковий дріт для присадки
кальцію у металургійні розплави"
(заявка № u201202049 від 22.02.2012; публікація
про видачу патенту здійснена в
офіційному бюлетені "Промислова
власність" від 11.06.2012 № 11).

В обгрунтування позову, позивач
послався на обставини невідповідності
зареєстрованої корисної моделі за
патентом України № 70553 від 11.06.2012 умовам
патентоздатності, передбачених
частиною 2 статті 7 Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні
моделі", що підтверджується висновком
експертизи щодо умов патентоздатності
від 10.04.2013 № 8025/ЗУ/13 складеного
спеціалістом Державного підприємства
"Український інститут промислової
власності" в порядку ч. 2 ст. 33 Закону
України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі".

На думку позивача патент України № 70553
від 11.06.2012 порушує його права, як
власника патенту на корисну модель №
70789, оскільки, по-перше, заявка на
корисну модель за патентом № 70789 була
подана 07.12.2011, тобто раніше ніж заявка
від 22.02.2012 на корисну модель за патентом
№ 70553, по-друге, наявність у відповідача
патенту на корисну модель № 70553
"Порошковий дріт для присадки кальцію у
металургійні розплави" надає йому
підстави для виробництва порошкового
дроту, який за своїми характеристиками
тотожний порошковому дроту, що
виробляється ТОВ "Модифікатор" на
підставі ліцензійного договору №
Л02/12-07-11 від 12.07.2011.

Задовольняючи позов, суд першої
інстанції встановив невідповідність
зареєстрованої корисної моделі за
патентом України № 70553 від 11.06.2012 умовам
патентоздатності, що передбачені
частиною 2 статті 7 Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні
моделі", у зв'язку з чим дійшов висновку
про визнання недійсним спірного
патенту згідно п. "а" ч. 1 ст. 33 названого
Закону.

Відповідно до п. "а" ч. 1 ст. 33 Закону
патент може бути визнано у судовому
порядку недійсним повністю або
частково у разі невідповідності
запатентованого винаходу (корисної
моделі) умовам патентоздатності, що
визначені статтею 7 цього Закону.

Згідно частини 2 статті 7 Закону корисна
модель відповідає умовам
патентоздатності, якщо вона є новою і
промислово придатною.

Винахід (корисна модель) визнається
новим, якщо він не є частиною рівня
техніки. Об'єкти, що є частиною рівня
техніки, для визначення новизни
винаходу повинні враховуватися лише
окремо (ч. 3 ст. 7).

Рівень техніки включає всі відомості,
які стали загальнодоступними у світі
до дати подання заявки до Установи або,
якщо заявлено пріоритет, до дати її
пріоритету (ч. 4 ст. 7 Закону).

Згідно правової позиції, що висловлена
у постанові пленуму Вищого
господарського суду України від 23.03.2012
№ 5 "Про деякі питання практики
призначення судових експертиз у
справах зі спорів, пов'язаних із
захистом права інтелектуальної
власності", у вирішенні спорів про
захист права інтелектуальної
власності на винахід чи корисну модель
господарським судом залежно від
обставин справи та суті спору лише за
допомогою експертного дослідження
можуть бути встановлені фактичні дані
про наявність новизни винаходу чи
корисної моделі на дату подання заявки
на видачу патенту або якщо заявлено
пріоритет, на дату пріоритету (в
порівнянні з протиставленим винаходом
(корисною моделлю) або відомим
технічним рішенням). Якщо в процесі
вирішення спору між сторонами
виникнуть розбіжності стосовно
можливого виготовлення продукту із
застосуванням запатентованого
винаходу (корисної моделі),
господарський суд залежно від обставин
справи має запропонувати судовому
експерту роз'яснити питання, чи
використано при виготовленні цього
продукту кожну ознаку, включену до
незалежного пункту формули винаходу
(корисної моделі), або ознаку,
еквівалентну їй.

У даній справі було призначено судову
експертизу об'єктів інтелектуальної
власності, на вирішення якої
поставлено наступні питання:

Чи відповідає корисна модель, на яку
11.06.2012 видано патент на корисну модель
№ 70553 "Порошковий дріт для присадки
кальцію у металургійні розплави",
умовам патентоздатності "новизна" з
урахуванням відомостей, що містяться в
матеріалах справи?;

Чи спростовує новизну корисної моделі
за патентом № 70553 "Порошковий дріт для
присадки кальцію у металургійні
розплави", аналог, розкритий в заявці №
u201114478 на видачу патенту України на
корисну модель, який 25.06.2012 був
зареєстрований в Державному реєстрі
патентів України на корисні моделі за
№70789 "Порошковий дріт для обробки
рідкої сталі кальцієм"?;

Чи спростовує новизну корисної моделі
за патентом № 70553 "Порошковий дріт для
присадки кальцію у металургійні
розплави", аналог, розкритий в заявці №
а201003206 на видачу патенту України на
корисну модель, який 25.05.2011 був
зареєстрований в Державному реєстрі
патентів України на винахід за №94670
"Порошковий дріт для комплексної
обробки рідкої сталі кальцієм"?

За результатами судової експертизи
складено висновок № 157/13 від 08.01.2014, за
яким корисна модель, на яку 11.06.2012
видано патент на корисну модель № 70533
"Порошковий дріт для присадки кальцію у
металургійні розплави" не відповідає
умові патентоздатності "новизна"
відповідно до матеріалів справи, а саме
відповідно до відомостей наведених в
патенті України на корисну модель №70789
з описом (а.с. 14-19 том 1) та матеріалах
заявки № u201114478 на видачу патенту
України на корисну модель, який 25.06.2012
був зареєстрований в Державному
реєстрі патентів України на корисні
моделі за № 70789.

Зазначеним висновком експертизи також
встановлено, що порошковий дріт для
присадки кальцію у металургійні
розплави, розкритий в заявці №u201114478 на
видачу патенту України на корисну
модель, який 25.06.2012р. був зареєстрований
в Державному реєстрі патентів України
на корисні моделі за № 70789 "Порошковий
дріт для обробки рідкої сталі кальцієм"
спростовує новизну корисної моделі за
патентом № 70553 "Порошковий дріт для
присадки кальцію у металургійні
розплави". Порошковий дріт для
комплексної обробки рідкого металу,
розкритий в заявці № а201003206 на видачу
патенту України на винахід, який
25.05.2011р. був зареєстрований в
Державному реєстрі патентів України на
винаходи за №94670 "Порошковий дріт для
комплексної обробки рідкого металу" не
спростовує новизну корисної моделі за
патентом № 70553 "Порошковий дріт для
присадки кальцію у металургійні
розплави".

Тобто, висновком судової експертизи
встановлено відсутність ознаки
(критерію) - "новизна", що є необхідною
для відповідності корисної моделі за
свідоцтвом України № 70553 умовам
патентоздатності, передбачену
частиною 2 статті 7 Закону.

Отже, належними та беззаперечними
доказами (висновком судової
експертизи) підтверджено наявність
обставин невідповідності корисної
моделі, належної відповідачу-1, умовам
патентоздатності відповідно до
положень Закону України "Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі", що є
підставою для визнання недійсним
оспорюваного патенту згідно п. "а" ч. 1
ст. 33 Закону.

За таких обставин, колегія суддів
погоджується з висновком суду першої
інстанції про те, що позовна вимога про
визнання недійсним патенту України на
корисну модель № 70553 "Порошковий дріт
для присадки кальцію у металургійні
розплави" є обґрунтованою та такою, що
підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 статті 3 Закону
Установа забезпечує реалізацію
державної політики у сфері охорони
прав на винаходи і корисні моделі, для
чого забезпечує опублікування
офіційних відомостей про винаходи і
корисні моделі.

При визнанні патенту чи його частини
недійсними Установа повідомляє про це
у своєму офіційному бюлетені; патент
або його частина, визнані недійсними,
вважаються такими, що не набрали
чинності, від дати публікації
відомостей про видачу патенту (ч.ч. 3 і 4
статті 33 Закону).

Враховуючи, що місцевий господарський
суд дійшов вірного висновку про
задоволення позову про визнання
недійсним патенту України № 70553,
відповідно, вірно задовольнив позовну
вимогу до відповідача-2 про
зобов'язання останнього оприлюднити у
своєму офіційному бюлетені "Промислова
власність" повідомлення про визнання
недійсним спірного патенту на корисну
модель № 70553 "Порошковий дріт для
присадки кальцію у металургійні
розплави".

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна
сторона повинна довести ті обставини,
на які вона посилається як на підставу
своїх вимог і заперечень.

Згідно ст. 101 ГПК України апеляційний
господарський суд не зв'язаний
доводами апеляційної скарги і
перевіряє законність і
обґрунтованість рішення місцевого
господарського суду у повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, колегія
суддів вважає, що рішення
Господарського суду міста Києва від
16.04.2014 у даній справі відповідає
фактичним обставинам та матеріалам
справи, підстав для його скасування або
зміни не вбачається.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 105
Господарського процесуального кодексу
України, Київський апеляційний
господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Публічного
акціонерного товариства "Завод
"Універсальне обладнання" залишити без
задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста
Києва від 16.04.2014 у справі № 905/3926/13
залишити без змін.

Головуючий суддя
С.В. Сотніков

Судді
О.С. Копитова

Т.І. Разіна