КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" червня 2014 р.
Справа№ 910/23605/13

Київський апеляційний господарський
суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Копитової О.С.

Разіної Т.І.

за участю секретаря Карпюк О.С.,

представників:

від позивача - Ткач І.М. (дов. від 31.12.2013),
Білицький П.В. (дов. від 03.03.2014),

від відповідача-1 - Постоялкіна О.В. (дов.
від 23.05.2013),

від відповідача-2 - не з'явився,

від відповідача-3 - Корчинська М.В. (дов.
від 12.05.2014),

розглянувши апеляційну скаргу
Товариства з обмеженою
відповідальністю "АйПі захист"

на рішення Господарського суду міста
Києва від 28.04.2014

у справі № 910/23605/13 (суддя Марченко О.В.)

за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю "Національна
горілчана компанія"

до 1. Державної служби інтелектуальної
власності України

2. Товариства з обмеженою
відповідальністю "АйПі захист"

3. Міністерства доходів і зборів
України

про визнання недійсними: патентів
України № 83304 та № 83350 на корисні
моделі; патентів України № 25358 та № 25359
на промислові зразки і про зобов'язання
вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста
Києва від 28.04.2014 позов задоволено
частково; визнано патент України № 83304
на корисну модель "Горловина скляної
пляшки під відкидну бугільну пробку",
володільцем якого є відповідач-2,
недійсним; визнано патент України № 83305
на корисну модель "Укупорювальний
пристрій з відкидною бугільною
пробкою", володільцем якого є
відповідач-2, недійсним; визнано патент
України № 86495 на корисну модель
"Укупорювальний пристрій з відкидною
бугельною пробкою", володільцем якого є
відповідач-2, недійсним; визнано патент
України № 25358 на промисловий зразок
"Закупорювальний пристрій для пляшки",
володільцем якого є відповідач-2,
недійсним; визнано патент України № 25359
на промисловий зразок "Закупорювальний
пристрій для пляшки", володільцем якого
є відповідач-2, недійсним. Зобов'язано
відповідача-1 внести зміни до
Державного реєстру патентів України на
корисні моделі стосовно визнання
недійсними патентів України №№ 83304, 83305
і 86495 на корисні моделі та до Державного
реєстру патентів України на промислові
зразки про визнання недійсними
патентів України №№ 25358 і 25359 на
промислові зразки та здійснити
публікацію про це в офіційному
бюлетені "Промислова власність".
Стягнуто з відповідача-2 на користь
позивача 7308 грн. судового збору.

Не погоджуючись з зазначеним судовим
рішенням, відповідач-2 звернувся до
Київського апеляційного
господарського суду з апеляційною
скаргою, в якій просить призначити у
справі повторну судову експертизу
об'єктів інтелектуальної власності,
скасувати рішення Господарського суду
міста Києва від 28.04.2014 та прийняти нове
рішення, яким повністю відмовити в
задоволенні позовних вимог позивача до
відповідача-1, відповідача-2,
відповідача-3 про визнання недійсними
патентів України №№ 83304, 83305, 86495 на
корисні моделі, патентів України №№
25358, 25359 на промислові зразки і про
зобов'язання вчинити дії.

Ухвалою Київського апеляційного
господарського суду від 28.05.2014 прийнято
до провадження апеляційну скаргу
Товариства з обмеженою
відповідальністю "АйПі захист".

Ухвалою Київського апеляційного
господарського суду від 17.06.2014 розгляд
справи було відкладено на 24.06.2014
відповідно до ст. 77 ГПК України.

Відповідач-2 не скористався правом на
участь у судовому засіданні свого
представника під час апеляційного
перегляду оскаржуваного рішення.

Враховуючи те, що в матеріалах справи
мають місце докази належного
повідомлення учасників судового
процесу про час та місце проведення
судового засідання по розгляду
апеляційної скарги, колегія вважає
можливим здійснити перевірку рішення
суду першої інстанції у даній справі в
апеляційному порядку за наявними
матеріалами справи та без участі
представника відповідача-2.

Колегія суддів, розглянувши доводи
апеляційної скарги, дослідивши наявні
матеріали справи, заслухавши пояснення
представників сторін, вважає, що скарга
задоволенню не підлягає з огляду на
наступне.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу
України (далі - ЦК України) визначено, що
право інтелектуальної власності - це
право особи на результат
інтелектуальної, творчої діяльності
або на інший об'єкт права
інтелектуальної власності, визначений
Цивільним кодексом України та іншим
законом.

Право інтелектуальної власності є
непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК
України. Ніхто не може бути позбавлений
права інтелектуальної власності чи
обмежений у здійсненні, крім випадків,
передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної
власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 ЦК
України, зокрема, належать корисні
моделі, промислові зразки.

Закон України "Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі" 15 грудня 1993
року № 3687-XII (далі - Закон № 3687-XII)
визначає, що винахід (корисна модель) -
результат інтелектуальної діяльності
людини в будь-якій сфері технології.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 6 Закону № 3687-XII,
об'єктом винаходу (корисної моделі),
правова охорона якому (якій) надається
згідно з цим Законом, може бути:

продукт (пристрій, речовина, штам
мікроорганізму, культура клітин
рослини і тварини тощо);

процес (спосіб), а також нове
застосування відомого продукту чи
процесу.

Пріоритет, авторство і право власності
на корисну модель засвідчуються
деклараційним патентом.

Строк дії деклараційного патенту на
корисну модель становить 10 років від
дати подання заявки до Установи.

Обсяг правової охорони, що надається,
визначається формулою винаходу
(корисної моделі). Тлумачення формули
повинно здійснюватися в межах опису
винаходу (корисної моделі) та
відповідних креслень.

За визначенням ст. 1 Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки" від
15 грудня 1993 року № 3688-XII (далі - Закон №
3688-XII) промисловий зразок - результат
творчої діяльності людини у галузі
художнього конструювання.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 5 Закону № 3688-XII
право власності на промисловий зразок
засвідчується патентом. Строк дії
патенту на промисловий зразок
становить 10 років від дати подання
заявки до Установи і продовжується
Установою за клопотанням власника
патенту, але не більш як на п'ять років.
Дія патенту припиняється достроково за
умов, викладених у статті 24 цього
Закону. Обсяг правової охорони, що
надається, визначається сукупністю
суттєвих ознак промислового зразка,
представлених на зображенні
(зображеннях) виробу, внесеному до
Реєстру, і засвідчується патентом з
наведеною у ньому копією внесеного до
Реєстру зображення виробу. Тлумачення
ознак промислового зразка повинно
здійснюватися в межах його опису.

Статтею 18 Закону № 3688-XII передбачено,
що патент на промисловий зразок
видається під відповідальність його
власника без гарантії чинності
патенту.

З матеріалів справи вбачається,
відповідач-2 є власником патентів
України:

№ 83304 на корисну модель "Горловина
скляної пляшки під відкидну бугільну
пробку" (заявка від 11.07.2013 № u201308728;
публікація про видачу патенту
здійснена в офіційному бюлетені
"Промислова власність" від 27.08.2013 № 16);

№ 83305 на корисну модель "Укупорювальний
пристрій з відкидною бугільною
пробкою" (заявка від 11.07.2013 № u201308729;
публікація про видачу патенту
здійснена в офіційному бюлетені
"Промислова власність" від 27.08.2013 № 16);

№ 86495 на корисну модель "Укупорювальний
пристрій з відкидною бугельною
пробкою" (заявка від 11.11.2013 № u201313134;
публікація про видачу патенту
здійснена в офіційному бюлетені
"Промислова власність" від 25.12.2013 № 24);

№ 25358 на промисловий зразок
"Закупорювальний пристрій для пляшки"
(заявка від 11.07.2013 № s201301618; публікація
про видачу патенту здійснена в
офіційному бюлетені "Промислова
власність" від 27.08.2013 № 16);

№ 25359 на промисловий зразок
"Закупорювальний пристрій для пляшки"
(заявка від 11.07.2013 № s201301619; публікація
про видачу патенту здійснена в
офіційному бюлетені "Промислова
власність" від 27.08.2013 № 16).

23.09.2013 на підставі заяви відповідача-2
корисні моделі за патентами України №
83304 і № 83305 та промислові зразки за
патентами України № 25358 і № 25359
включено до Митного реєстру.

В обгрунтування позову, позивач
послався на те, що на корисні моделі і
промислові зразки за оспорюваними
патентами України не є новими, а отже
не відповідають умовам надання
правової охорони, в той час як
включення відповідних об'єктів
інтелектуальної власності до Митного
реєстру перешкоджає господарській
діяльності позивача, який є виробником
алкогольної продукції в Україні,
реалізовує споживачам продукцію
власного виробництва у тарі - скляних
пляшках, які закупорюються у тому числі
за допомогою бугільних пробок.

Задовольняючи позов, суд першої
інстанції встановив невідповідність
зареєстрованих корисних моделей та
промислових зразків умовам
патентоздатності, що передбачені
частиною 2 статті 7 Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні
моделі" та ч. 1 ст. 6 Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки", у
зв'язку з чим дійшов висновку про
визнання недійсними спірних патентів
згідно п. "а" ч. 1 ст. 33 Закону № 3687-XII та п.
"а" п. 1 ст. 25 Закону № 3688-XII.

Відповідно до п. "а" ч. 1 ст. 33 Закону №
3687-XII патент може бути визнано у
судовому порядку недійсним повністю
або частково у разі невідповідності
запатентованого винаходу (корисної
моделі) умовам патентоздатності, що
визначені статтею 7 цього Закону.

Згідно частини 2 статті 7 Закону № 3687-XII
корисна модель відповідає умовам
патентоздатності, якщо вона є новою і
промислово придатною.

Винахід (корисна модель) визнається
новим, якщо він не є частиною рівня
техніки. Об'єкти, що є частиною рівня
техніки, для визначення новизни
винаходу повинні враховуватися лише
окремо (ч. 3 ст. 7 Закону № 3687-XII).

Рівень техніки включає всі відомості,
які стали загальнодоступними у світі
до дати подання заявки до Установи або,
якщо заявлено пріоритет, до дати її
пріоритету (ч. 4 ст. 7 Закону № 3687-XII).

Згідно п. "а" п. 1 ст. 25 Закону № 3688-XII
патент може бути визнано у судовому
порядку недійсним повністю або
частково у разі невідповідності
запатентованого промислового зразка
умовам патентоспроможності,
визначеним цим Законом.

Згідно статті 6 Закону № 3688-XII
промисловий зразок відповідає умовам
патентоспроможності, якщо він є новим
(п. 1).

Промисловий зразок визнається новим,
якщо сукупність його суттєвих ознак не
стала загальнодоступною у світі до
дати подання заявки до Установи або,
якщо заявлено пріоритет, до дати її
пріоритету. Крім того, у процесі
встановлення новизни промислового
зразка береться до уваги зміст усіх
раніше одержаних Установою заявок, за
винятком тих, що на зазначену дату
вважаються відкликаними, відкликані
або за ними Установою прийняті рішення
про відмову у видачі патентів і
вичерпані можливості оскарження таких
рішень (п. 2).

Згідно правової позиції, що висловлена
у постанові пленуму Вищого
господарського суду України від 23.03.2012
№ 5 "Про деякі питання практики
призначення судових експертиз у
справах зі спорів, пов'язаних із
захистом права інтелектуальної
власності", у вирішенні спорів про
захист права інтелектуальної
власності на винахід чи корисну модель
господарським судом залежно від
обставин справи та суті спору лише за
допомогою експертного дослідження
можуть бути встановлені фактичні дані
про наявність новизни винаходу чи
корисної моделі на дату подання заявки
на видачу патенту або якщо заявлено
пріоритет, на дату пріоритету (в
порівнянні з протиставленим винаходом
(корисною моделлю) або відомим
технічним рішенням). Якщо в процесі
вирішення спору між сторонами
виникнуть розбіжності стосовно
можливого виготовлення продукту із
застосуванням запатентованого
винаходу (корисної моделі),
господарський суд залежно від обставин
справи має запропонувати судовому
експерту роз'яснити питання, чи
використано при виготовленні цього
продукту кожну ознаку, включену до
незалежного пункту формули винаходу
(корисної моделі), або ознаку,
еквівалентну їй.

Згідно з пунктом шостим статті 5 Закону
№ 3688-XII обсяг правової охорони, що
надається промисловому зразку,
визначається сукупністю суттєвих
ознак такого зразка, представлених на
зображенні (зображеннях) виробу,
внесеному до Державного реєстру
патентів України на промислові зразки
(далі - Реєстр) і засвідчується патентом
з наведеного у ньому копією внесеного
до Реєстру зображення виробу;
тлумачення ознак промислового зразка
повинно здійснюватися в межах його
опису.

Згаданий опис промислового зразка є
документом, що складається заявником
та не публікується. Правилами розгляду
заявки на промисловий зразок не
передбачено при проведенні експертизи
заявки обов'язкового приведення
переліку суттєвих ознак, зазначених
заявником у такому описі, у
відповідність із зображенням виробу,
яке міститься в матеріалах заявки.
Отже, сам лише опис промислового зразка
не може вважатися джерелом визначення
суттєвих ознак такого зразка та обсягу
правової охорони промислового зразка,
на який видано патент.

Таким чином, на час подання позову,
пов'язаного із захистом права
власності на промисловий зразок, не
існує правовстановлювального
документа, що містив би в словесній
формі перелік суттєвих ознак
промислового зразка, на який видано
патент. Відтак вирішення питань,
пов'язаних з визначенням сукупності
суттєвих ознак промислового зразка,
представлених на зображенні виробу,
внесеному до Реєстру, потребує
спеціальних знань, а отже, призначення
судової експертизи.

У даній справі було призначено судову
експертизу об'єктів інтелектуальної
власності, на вирішення якої
поставлено наступні питання:

Чи містяться в матеріалах справи
відомості, які свідчать про те, що
корисна модель "Горловина скляної
пляшки під відкидну бугільну пробку" за
патентом України № 83304 була частиною
рівня техніки до дати подання
Товариством з обмеженою
відповідальністю "АйПі захист" заявки
№ u201308728, а саме до 11.07.2013?

Чи містяться в матеріалах справи
відомості, які свідчать про те, що
корисна модель "Укупорювальний
пристрій з відкидною бугільною
пробкою" за патентом України № 83305 була
частиною рівня техніки до дати подання
Товариством з обмеженою
відповідальністю "АйПі захист" заявки
№ u201308729, а саме до 11.07.2013?

Чи містяться в матеріалах справи
відомості, які свідчать про те, що
корисна модель "Укупорювальний
пристрій з відкидною бугельною
пробкою" за патентом України № 86495 була
частиною рівня техніки до дати подання
Товариством з обмеженою
відповідальністю "АйПі захист" заявки
№ u201313134, а саме до 11.11.2013?

Чи містяться в матеріалах справи
відомості, які свідчать про те, що
сукупність суттєвих ознак
промислового зразка "Закупорювальний
пристрій для пляшки" за патентом
України № 25358 стала загальнодоступною
в світі до дати подання Товариством з
обмеженою відповідальністю "АйПі
захист" заявки № s201301618, а саме до 03.07.2013?

Чи містяться в матеріалах справи
відомості, які свідчать про те, що
сукупність суттєвих ознак
промислового зразка № 25359 на
промисловий зразок "Закупорювальний
пристрій для пляшки" стала
загальнодоступною в світі до дати
подання Товариством з обмеженою
відповідальністю "АйПі захист" заявки
№ s201301619, а саме до 03.07.2013?

За результатами судової експертизи
складено висновок № 13/14 від 02.04.2014, за
яким:

- корисна модель "Горловина скляної
пляшки під відкидну бугельну пробку" за
патентом України № 83304 була частиною
рівня техніки до дати подання ТОВ "АйПі
захист" заявки № u201308728, а саме до 11.07.2013;

- корисна модель "Укупорювальний
пристрій з відкидною бугельною
пробкою" за патентом України № 83305 була
частиною рівня техніки до дати подання
ТОВ "АйПі захист" заявки № u 201308729, а саме
до 11.07.2013;

- корисна модель "Укупорювальний
пристрій з відкидною бугельною
пробкою" за патентом України № 86495 була
частиною рівня техніки до дати подання
ТОВ "АйПі захист" заявки № u 201313134, а саме
до 11.11.2013;

- сукупність суттєвих ознак
промислового зразка "Закупорювальний
пристрій для пляшки" за патентом
України № 25358 стала загальнодоступною
в світі до дати подання ТОВ "АйПі
захист" заявки № s 201301618, а саме до 03.07.2013;

- сукупність суттєвих ознак
промислового зразка "Закупорювальний
пристрій для пляшки" за патентом
України № 25359 стала загальнодоступною
в світі до дати подання ТОВ "АйПі
захист" заявки № s 201301619, а саме до 03.07.2013.

Тобто, висновком судової експертизи
встановлено відсутність ознаки
(критерію) - "новизна", що є необхідною
для відповідності корисної моделі та
промислового зразку умовам
патентоздатності, передбачену
частиною 2 статті 7 Закону № 3687-XII та п. 1
ст. 6 Закону № 3688-XII.

Отже, належними та беззаперечними
доказами (висновком судової
експертизи) підтверджено наявність
обставин невідповідності корисних
моделей та промислових зразків,
належних відповідачу-2, умовам
патентоздатності відповідно до
положень Закону України "Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі" та
Закону України "Про охорону прав на
промислові зразки", що є підставою для
визнання недійсними оспорюваних
патентів згідно п. "а" ч. 1 ст. 33 Закону
3687-XII та п. "а" п. 1 ст. 25 Закону № 3688-XII.

За таких обставин, колегія суддів
погоджується з висновком суду першої
інстанції про те, що позовні вимоги про
визнання недійсними патентів України
№№ 83304, 83305 і 86495 на корисні моделі та
патентів України №№ 25358, 25359 на
промислові зразки є обґрунтованими та
такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 статті 3 Закону 3687-XII
Установа забезпечує реалізацію
державної політики у сфері охорони
прав на винаходи і корисні моделі, для
чого забезпечує опублікування
офіційних відомостей про винаходи і
корисні моделі.

При визнанні патенту чи його частини
недійсними Установа повідомляє про це
у своєму офіційному бюлетені; патент
або його частина, визнані недійсними,
вважаються такими, що не набрали
чинності, від дати публікації
відомостей про видачу патенту (ч.ч. 3 і 4
статті 33 Закону 3687-XII).

Згідно пункту 1 статті 2 Закону № 3688-XII
Установа забезпечує реалізацію
державної політики у сфері охорони
прав на промислові зразки, для чого
забезпечує опублікування офіційних
відомостей про промислові зразки.

Відповідно до п.п. 3, 4 ст. 25 Закону № 3688-XII
при визнанні патенту чи його частини
недійсними Установа повідомляє про це
у своєму офіційному бюлетені. Патент
або його частина, визнані недійсними,
вважаються такими, що не набрали
чинності, від дати публікації
відомостей про видачу патенту.

Враховуючи, що місцевий господарський
суд дійшов вірного висновку про
задоволення позову про визнання
недійсними патентів України,
відповідно, вірно задовольнив позовну
вимогу до відповідача-1 про
зобов'язання останнього внести зміни
до Державного реєстру патентів України
на корисні моделі стосовно визнання
недійсними патентів України №№ 83304,
83305, 86495 на корисні моделі та до
Державного реєстру патентів України на
промислові зразки про визнання
недійсними патентів України №№ 25358, 25359
на промислові зразки та здійснити
публікацію про це в офіційному
бюлетені "Промислова власність".

Частинами першою і другою статті 397
Митного кодексу України Органи доходів
і зборів сприяють захисту прав
інтелектуальної власності під час
переміщення товарів через митний
кордон України відповідно до цього
Кодексу та інших законів України.

Відповідно до статті 398 Митного кодексу
України центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну
політику, веде митний реєстр об'єктів
права інтелектуальної власності, які
охороняються відповідно до закону, на
підставі заяв правовласників.

Правовласник, який має підстави
вважати, що під час переміщення товарів
через митний кордон України
порушуються чи можуть бути порушені
його права на об'єкт права
інтелектуальної власності, має право
подати до центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну
податкову і митну політику, заяву про
сприяння захисту належних йому
майнових прав на об'єкт
інтелектуальної власності шляхом
внесення відповідних відомостей до
митного реєстру об'єктів права
інтелектуальної власності, які
охороняються відповідно до закону.

Відповідач-2 подав заяву про сприяння
захисту майнових прав на об'єкти права
інтелектуальної власності, на підставі
якої відповідач-3 23.09.2013 корисні моделі
за патентами України № 83304 і № 83305 та
промислові зразки за патентами України
№ 25358 і № 25359 включено до Митного
реєстру.

У пункті 2.8 Порядку реєстрації у
митному реєстрі об'єктів права
інтелектуальної власності, які
охороняються відповідно до закону,
затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 30.05.2012 № 648 та
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22.06.2012 за № 1034/21346,
об'єкт права інтелектуальної власності
виключається Держмитслужбою України з
митного реєстру, зокрема, за заявою
правовласника; за рішенням суду.

Правовласник повинен у триденний строк
поінформувати Держмитслужбу України
про зміни у відомостях про об'єкт права
інтелектуальної власності, у тому
числі про інформацію, зазначену у
частині сьомій статті 398 Митного
кодексу України, поданих для
реєстрації об'єкта права
інтелектуальної власності або
зареєстрованого раніше у митному
реєстрі такого об'єкта (пункт 2.11
названого Порядку).

Так, згідно з частиною сьомою статті 398
Митного кодексу України правовласник
зобов'язаний повідомити центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну
податкову і митну політику, про
припинення чинності чи визнання
недійсним права інтелектуальної
власності, а також про часткову або
повну передачу прав на об'єкт права
інтелектуальної власності, відомості
щодо якого внесені до митного реєстру
об'єктів права інтелектуальної
власності, які охороняються відповідно
до закону.

Колегія суддів вважає, що відповідач-3
не вчинив порушення прав позивача щодо
відмови у виключенні об'єкти
інтелектуальної власності за
оспорюваними патентами України з
Митного реєстру, у зв'язку з чим позовні
вимоги до Міністерства доходів і
зборів України є передчасними та
такими, що не підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна
сторона повинна довести ті обставини,
на які вона посилається як на підставу
своїх вимог і заперечень.

Згідно ст. 101 ГПК України апеляційний
господарський суд не зв'язаний
доводами апеляційної скарги і
перевіряє законність і
обґрунтованість рішення місцевого
господарського суду у повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, колегія
суддів вважає, що рішення
Господарського суду міста Києва від
28.04.2014 у даній справі відповідає
фактичним обставинам та матеріалам
справи, підстав для його скасування або
зміни не вбачається.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 105
Господарського процесуального кодексу
України, Київський апеляційний
господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з
обмеженою відповідальністю "АйПі
захист" залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста
Києва від 28.04.2014 у справі № 910/23605/13
залишити без змін.

Головуючий суддя
С.В. Сотніков

Судді
О.С. Копитова

Т.І. Разіна