м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/1466/14 16.06.14

За позовом Компанії "Bauer German Premium GmbH" (м.
Гамбург, Німеччина)

до 1) Товариства з обмеженою
відповідальністю "Астеліт"

2) Державної служби інтелектуальної
власності України

про дострокове часткове припинення дії
свідоцтва на знак для товарів і послуг

Судді: Бондарчук В.В. (головуюча)

Марченко О.В.

Нечай О.В.

Представники:

від позивача: Картушин Д.М.

від відповідача-1: Дьякова Є.М.

від відповідача-2: Саламов О.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Компанія "Bauer German Premium GmbH" (м. Гамбург,
Німеччина) звернулася до
Господарського суду міста Києва з
позовом до 1) Товариства з обмеженою
відповідальністю "Астеліт"
(далі-відповдіач-1), 2) Державної служби
інтелектуальної власності України
(далі-відповідач-2) про дострокове
часткове припинення дії свідоцтва
України №66121 на знак для товарів і
послуг «Joy» відносно всіх послуг 35 та 38
класів МКТП для реєстрації знаків;
зобов'язання відповідача-2 внести
відомості про дострокове часткове
припинення свідоцтва України №66121 на
знак для товарів і послуг «Joy» відносно
всіх послуг 35 та 38 класів МКТП для
реєстрації знаків до Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг та опублікувати
відомості про це у офіційному бюлетені
«Промислова власність». Позовні вимоги
обґрунтовані невикористанням
відповідачем-1 в Україні знаку для
товарів і послуг «Joy» відносно всіх
послуг 35 та 38 класів МКТП для
реєстрації знаків протягом останніх 3
років, що дає підстави для дострокового
припинення дії оспорюваного свідоцтва.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 04.02.2014 р. порушено провадження
у даній справі, призначено її до
розгляду у судовому засіданні на 20.02.2014
р. за участю представників сторін, яких
зобов'язано надати суду певні
документи.

Розпорядженням Голови Господарського
суду міста Києва від 20.02.2014 р., у зв'язку
із перебуванням судді Бондарчук В.В. у
відрядженні, справу № 910/1466/14 передано
на розгляд судді Марченко О.В.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 20.02.2014 р. суддею Марченко О.В.
прийнято справу до свого провадження
та призначено розгляд справи на 20.03.2014
р. за участю представників сторін, яких
зобов'язано надати суду певні
документи.

Розпорядженням Заступника голови
Господарського суду міста Києва від
03.03.2014 р., у зв'язку із поверненням судді
Бондарчук В.В. з відрядження, справу
№910/1466/14 передано на розгляд судді
Бондарчук В.В.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 03.03.2014 р. суддею Бондарчук В.В.
прийнято справу до свого провадження
та призначено розгляд справи на 20.03.2014
р. за участю представників сторін, яких
зобов'язано надати суду певні
документи.

26.02.2014 р. через загальний відділ
діловодства Господарського суду міста
Києва представник відповідача-1 подав
відзив на позовну заяву, в якому
пояснив, що добросовісно
використовував знак для товарів і
послуг «Joy» з метою реклами акції «Joy», а
тому просить суд відмовити у
задоволенні позовних вимог.

У судовому засіданні 20.03.2014 р.
представник позивача надав пояснення
щодо відзиву на позовну заяву, в якому
пояснив, що відповідачем не надано
належних доказів використання знака за
оспорюваним свідоцтвом.

Представник відповідача-2 надав відзив
на позовну заяву, в якому пояснив, що
позивач повинен довести обставини
справи, на які він посилається як на
підставу своїх вимог, а відповідач-1
повинен зазначити поважні причини
невикористання зазначеного знаку
протягом трьох років від дати
публікації відомостей про видачу
свідоцтв або від іншої дати після цієї
публікації стосовно товарів і послуг,
для яких він зареєстрований.

У судовому засіданні 20.03.2014 р. судом
оголошувалась перерва до 14.04.2014 р.

14.04.2014 р. судове засідання не відбулося
через участь судді Бондарчук В.В. на
загальних зборах суддів
Господарського суду міста Києва
відповідно до Закону України «Про
судоустрій та статус суддів» та Закону
України «Про відновлення довіри до
судової влади в Україні».

Ухвалою суду від 14.04.2014 р. розгляд
справи призначено на 24.04.2014 р. за участю
представників сторін.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 24.04.2014 р. строк розгляду
справи продовжено на п'ятнадцять днів
та оголошено перерву у судовому
засіданні на підставі ст. 77 ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 19.05.2014 р. призначено
колегіальний розгляд справи №910/1466/14.

Розпорядженням Заступника голови
Господарського суду міста Києва від
19.05.2014 р. визначено склад суду для
розгляду справи №910/1466/14 - Бондарчук В.В.
(головуюча суддя), судді: Нечай О.В.,
Марченко О.В.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 19.05.2014 р. колегією суддів у
складі: Бондарчук В.В. (головуюча),
Марченко О.В., Нечай О.В. справу №910/1466/14
прийнято до свого провадження та
призначено до розгляду у судовому
засіданні на 16.06.2014 р. за участю
представників сторін.

У даному судовому засіданні
представник позивача підтримав
заявлені позовні вимоги.

Представники відповідачів проти
позову заперечили з підстав,
викладених у відзивах.

Відповідно до ст. 82 Господарського
процесуального кодексу України
рішення у даній справі прийнято у
нарадчій кімнаті за результатами
оцінки доказів, поданих сторонами та
витребуваних судом.

У судовому засіданні 16.06.2014 р.
відповідно до ст. 85 Господарського
процесуального кодексу України судом
проголошено вступну та резолютивну
частини рішення.

Дослідивши матеріали справи,
заслухавши пояснення представників
сторін, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Компанія "Bauer German Premium GmbH" є власником
міжнародної реєстрації №1100044 на знак
для товарів і послуг «JOY», для товарів і
послуг 09, 16, 35, 38, 41 класів Міжнародної
класифікації товарів і послуг (далі -
МКТП), на підставі заявки № 611438 від
23.12.2010 р.

Так, позивач зазначає, що рішенням
Державного підприємства «Український
інститут промислової власності» від
11.09.2013 р. було відмовлено позивачу в
наданні правової охорони знаку «JOY» за
міжнародною реєстрацією № 1100044
відносно 35 та 38 класів МКТП, оскільки
його було визнано схожим до ступеню
сплутування зі знаком «Joy» за
свідоцтвом України № 66121 від 15.08.2006 р.,
зареєстрованим на відповідача-1
відносно 35, 36, 37, 38 класів МКТП.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач
зазначає, що свідоцтво України № 66121 на
знак для товарів і послуг «Joy», для
товарів і послуг 35 та 38 класів за МКТП
не використовується в Україні протягом
останніх 3 років, що дає підстави для
його дострокового припинення дії.

Оцінюючи подані докази та наведені
обґрунтування за своїм внутрішнім
переконанням, що ґрунтується на
всебічному, повному і об'єктивному
розгляді в судовому засіданні всіх
обставин справи в їх сукупності, суд
вважає, що позовні вимоги підлягають
задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського
процесуального кодексу України
доказами у справі є будь-які фактичні
дані, на підставі яких господарський
суд у визначеному законом порядку
встановлює наявність чи відсутність
обставин, на яких ґрунтуються вимоги і
заперечення сторін, а також інші
обставини, які мають значення для
правильного вирішення господарського
спору.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг» знак - позначення, за яким
товари і послуги одних осіб
відрізняються від товарів і послуг
інших осіб.

Частиною 4 ст. 16 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг» встановлено, що використанням
знака визнається: - нанесення його на
будь-який товар, для якого знак
зареєстровано, упаковку, в якій
міститься такий товар, вивіску,
пов'язану з ним, етикетку, нашивку,
бирку чи інший прикріплений до товару
предмет, зберігання такого товару із
зазначеним нанесенням знака з метою
пропонування для продажу, пропонування
його для продажу, продаж, імпорт
(ввезення) та експорт (вивезення); -
застосування його під час пропонування
та надання будь-якої послуги, для якої
знак зареєстровано; - застосування його
в діловій документації чи в рекламі та
в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо
його застосовано у формі
зареєстрованого знака, а також у формі,
що відрізняється від зареєстрованого
знака лише окремими елементами, якщо це
не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг», якщо знак не
використовується в Україні повністю
або щодо частини зазначених у
свідоцтві товарів і послуг протягом
трьох років від дати публікації
відомостей про видачу свідоцтва або
від іншої дати після цієї публікації,
будь-яка особа має право звернутися до
суду із заявою про дострокове
припинення дії свідоцтва повністю або
частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути
припинена повністю або частково лише
за умови, що власник свідоцтва не
зазначить поважні причини такого
невикористання. Такими поважними
причинами, зокрема є: - обставини, що
перешкоджають використанню знака
незалежно від волі власника свідоцтва,
такі як обмеження імпорту чи інші
вимоги до товарів і послуг, встановлені
законодавством; - можливість введення в
оману щодо особи, яка виробляє товари
або надає послуги, під час використання
знака особою, що звернулася до суду, чи
іншою особою щодо товарів і послуг,
відносно яких висунута вимога про
припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням
знака власником свідоцтва вважається
також використання його іншою особою
за умови контролю з боку власника
свідоцтва.

Тому дострокове часткове припинення
дії свідоцтва України № 66121 на знак для
товарів і послуг «Joy», для всіх послуг 35,
38 класів МКТП можливе за умови, якщо
відповідачем-1 не буде доведено
фактичну наявність на ринку України
послуг щодо 35, 38 класів за МКТП,
маркованого торговою маркою «Joy»;
невикористання зареєстрованої
торговельної марки менше визначеного
законом трирічного строку на день
подачі позову щодо товарів 35, 38 класу за
МКТП; наявність поважних причин такого
невикористання.

З огляду на наведене для правильного
вирішення даного судового спору
істотне значення мають фактичні
обставини, пов'язані як з існуванням на
ринку України всіх послуг 35, 38 класів
МКТП, зазначених у свідоцтві України №
66121, так і з використанням таких послуг
«Joy» (безпосередньо або під його
контролем).

Пунктом 71 Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України від 17
жовтня 2012 року N 12 «Про деякі питання
практики вирішення спорів, пов'язаних
із захистом прав інтелектуальної
власності» зазначено, якщо знак для
товарів і послуг без поважних причин
безперервно не використовується щодо
частини або всіх товарів та/або послуг,
внесених до реєстру, протягом трьох
років від дати публікації про видачу
свідоцтва або від іншої дати, то це є
достатньою підставою для дострокового
припинення за рішенням суду дії
свідоцтва на такий знак повністю або
частково щодо відповідних товарів
та/або послуг. Не підлягає достроковому
припиненню дія свідоцтва у випадку,
коли використання знака розпочалося
або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання
знака, власник свідоцтва має подати
суду докази вчинення принаймні деяких
дій з числа зазначених у частині
четвертій статті 16 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг": такими доказами можуть бути,
зокрема, примірники товарів, на яких
нанесено відповідний знак для товарів
і послуг, документи із зображенням
знака (каталоги, прайс-листи з
пропозиціями щодо надання послуг чи
поставки товарів тощо).

Відповідно до ч.ч. 8-9 ст. 16 Закону
України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг» власник свідоцтва
має право дати будь-якій особі дозвіл
(видати ліцензію) на використання знака
на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити
умову про те, що якість товарів і
послуг, виготовлених чи наданих за
ліцензійним договором, не буде нижчою
від якості товарів і послуг власника
свідоцтва і що останній здійснюватиме
контроль за виконанням цієї умови.

Договір про передачу права власності
на знак і ліцензійний договір
вважаються дійсними, якщо вони
укладені у письмовій формі і підписані
сторонами. Сторона договору має право
на інформування невизначеного кола
осіб про передачу права власності на
знак або видачу ліцензії на
використання знака. Таке інформування
здійснюється шляхом публікації в
офіційному бюлетені відомостей в
обсязі та порядку, встановлених
Установою, з одночасним внесенням їх до
Реєстру.

Згідно пункту 2.3. Положення про
Державний реєстр свідоцтв, до реєстру
вносяться відомості, зокрема, щодо
видачі ліцензій на використання знака.

Так, виписка з Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг відносно свідоцтва України №
66121 станом на 22.07.2013 р. не містить
інформації щодо видачі ліцензій на
використання знака для товарів і
послуг за свідоцтвом України № 66121.

Таким чином, відсутні будь-які
відомості щодо використання
торговельної марки за свідоцтвом
України № 66121 в Україні іншими особами
під контролем відповідача-1.

Крім того, у відповідь на направлений
позивачем запит від 16.07.2013 р. ДП
«Моніторинг ЗМІ України» повідомило,
що згідно даних моніторингу,
проведеного підприємством, у
друкованих засобах масової інформації,
на радіо та телебаченні в період з
01.01.2010 р. і до моменту надання цієї
довідки послуги - 31.07.2013р, під
торговельною маркою «Joy» для виробника
ТОВ «Астеліт» не рекламувались.

Як вбачається з матеріалів справи, а
саме відзиву представника
відповідача-1, останнім доводиться факт
використання відповідачем-1 знаку «Joy»
за свідоцтвом України №66121, зокрема,
проводилась рекламна акція під
маркетинговою назвою «Joy», що
підтверджується наказом ТОВ «Астеліт»
№66 від 29.01.2014 р. та скриншотом з
Інтернет сайту останнього, де також
зазначено, що проводилась реклама
телекомунікаційних послуг з 29.01.2014 р. по
04.02.2014 р.

Проте, судом встановлено, що таке
використання розпочалося, принаймні,
не раніше 29.01.2014 р., в той час як
позивачем подано до суду позов 26.12.2013 р.,
який було повернуто на доопрацювання
ухвалою Господарського суду міста
Києва від 26.12.2013 р. та повторно подано
03.02.2014 р.

З вищевикладеного, суд приходить до
висновку, що відповідачем-1 не
здійснювалося жодних дій, які можуть
бути кваліфіковані судом як
використання знаку «Joy» за свідоцтвом
України № 66121 для всіх послуг 35, 38
класів МКТП на території України
протягом останніх трьох років, що
передували дню подачі позову, оскільки
як було встановлено судом та зазначено
самим відповідачем-1 таке використання
почалось після подачі позову до суду.

Відповідно до ст.ст. 33, 34 Господарського
процесуального кодексу України кожна
сторона повинна довести ті обставини,
на які вона посилається як на підставу
своїх вимог і заперечень.
Господарський суд приймає тільки ті
докази, які мають значення для справи.
Обставини справи, які відповідно до
законодавства повинні бути
підтверджені певними засобами
доказування, не можуть
підтверджуватись іншими засобами
доказування.

Згідно ч. 1 ст. 43 Господарського
процесуального кодексу України
Господарський суд оцінює докази за
своїм внутрішнім переконанням, що
ґрунтується на всебічному, повному і
об'єктивному розгляді в судовому
процесі всіх обставин справи в їх
сукупності, керуючись законом. Ніякі
докази не мають для господарського
суду заздалегідь встановленої сили.

Враховуючи вищевикладене, з огляду на
той факт, що відповідач-1, як власник
свідоцтва України №66121 на знак для
товарів та послуг «Joy» не надав суду
належних доказів використання такого
знаку щодо всіх послуг 35, 38 класів МКТП,
обов'язок доведення якого покладено на
останнього, суд приходить до висновку
про невикористання відповідачем-1
знаку для товарів та послуг «Joy» за
свідоцтвом України №66121 на території
України щодо всіх послуг 35, 38 класів
МКТП протягом трьох років до моменту
подачі позову, а тому позовні вимоги
позивача визнаються обґрунтованими та
такими, що підлягають задоволенню.

Витрати по сплаті судового збору
відповідно ст. 49 Господарського
процесуального кодексу України
покладаються на Товариство з обмеженою
відповідальністю "Астеліт".

Крім того, при подачі позову до
Господарського суду міста Києва
позивачем було переплачено судовий
збір в сумі 1 218,00 грн., оскільки виходячи
із заявлених позовних вимог у даній
справі, в силу вимог ст. 4 Закону
України «Про судовий збір», позивач
зобов'язаний сплатити судовий збір в
сумі 1 218,00 грн., однак сплатив - 2 436,00 грн.

Так, відповідно до ст. 7 Закону України
«Про судовий збір» сплачена сума
судового збору повертається за ухвалою
суду в разі: зменшення розміру позовних
вимог або внесення судового збору в
більшому розмірі, ніж встановлено
законом; повернення заяви або скарги;
відмови у відкритті провадження у
справі; залишення заяви або скарги без
розгляду (крім випадків, якщо такі
заяви або скарги залишені без розгляду
у зв'язку з повторним неприбуттям
позивача або за його клопотанням);
закриття провадження у справі. У
випадках, установлених пунктом 1
частини першої цієї статті, судовий
збір повертається в розмірі
переплаченої суми; в інших випадках,
установлених частиною першою цієї
статті, - повністю. Повернення
сплаченої суми судового збору
здійснюється в порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади
із забезпечення реалізації державної
фінансової політики.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 49, 75, 82-85
Господарського процесуального кодексу
України, Господарський суд міста Києва,
-

В И Р І Ш И В:

1. Позовну заяву Компанії "Bauer German Premium
GmbH" задовольнити.

2. Достроково частково припинити дію
свідоцтва України № 66121 на знак для
товарів і послуг «Joy» щодо всіх послуг
35, 38 класів Міжнародної класифікації
товарів і послуг.

3. Зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності України
внести відомості про дострокове
часткове припинення дії свідоцтва
України №66121 на знак для товарів і
послуг «Joy» щодо всіх послуг 35, 38 класів
Міжнародної класифікації товарів і
послу до Державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг
та опублікувати відомості про це в
офіційному бюлетені «Промислова
власність».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою
відповідальністю "Астеліт" (03110, м. Київ,
вул. Солом'янська, буд. 11, літ. «А»,
ідентифікаційний код - 22859846) з
будь-якого рахунку, виявленого
державним виконавцем під час виконання
судового рішення, на користь Компанії
"Bauer German Premium GmbH" (Burchardstrasse 11, 20095 Hamburg, DE) 1
218 (одну тисячу двісті вісімнадцять)
грн. 00 коп. - судового збору.

5. Повернути з Державного бюджету
України на користь Компанії "Bauer German
Premium GmbH" (Burchardstrasse 11, 20095 Hamburg, DE) надмірно
сплачений судовий збір у розмірі 1 218
(одну тисячу двісті вісімнадцять) грн. 00
коп.

Рішення господарського суду набирає
законної сили після закінчення строку
подання апеляційної скарги, якщо
апеляційну скаргу не було подано. У
разі подання апеляційної скарги
рішення, якщо його не скасовано,
набирає законної сили після розгляду
справи апеляційним господарським
судом.

Повний текст рішення складено: 19.06.2014 р.

Судді
Бондарчук В.В.
(головуюча)

Марченко О.В.

Нечай О.В.