ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2014 року Справа № 5011-59/1087-2012

Вищий господарський суд України у
складі: суддя Селіваненко В.П. -
головуючий, судді Львов Б.Ю. (доповідач)
і Палій В.В.,

розглянувши касаційні скарги
товариства з обмеженою
відповідальністю "Черкаський завод
автохімії", м. Черкаси, та товариства з
обмеженою відповідальністю "МГ
Автомотів", м. Полтава,

на рішення господарського суду міста
Києва від 31.07.2013

та постанову Київського апеляційного
господарського суду від 25.02.2014

зі справи № 5011-59/1087-2012

за позовом товариства з обмеженою
відповідальністю "МГ Автомотів" (далі -
ТОВ "МГ Автомотів")

до Державної служби інтелектуальної
власності України (далі - Служба),
м. Київ,

товариства з обмеженою
відповідальністю "Делфін Дістриб'юшн
Україна" (далі - ТОВ "Делфін Дістриб'юшн
Україна"), с. Рівнопілля Чернігівського
району Чернігівської області,

товариства з обмеженою
відповідальністю "Зотік" (далі - ТОВ
"Зотік"), с. Рівнопілля
Чернігівського району Чернігівської
області,

відкритого акціонерного товариства
"Пушкінський завод" (далі - ВАТ
"Пушкінський завод"), Російська
Федерація,

третя особа на стороні позивача, яка не
заявляє самостійних вимог на предмет
спору, - товариство з обмеженою
відповідальністю "Черкаський завод
автохімії" (далі - ТОВ "Черкаський завод
автохімії"),

про визнання свідоцтва України на знак
для товарів і послуг недійсним та
зобов'язання вчинити певні дії,

за участю представників:

ТОВ "МГ Автомотів" - Лєвічевої О.Д.,

Служби - Ресенчука В.М.,

ТОВ "Делфін Дістриб'юшн Україна" - не
з'явився,

ТОВ "Зотік" - не з'явився,

ВАТ "Пушкінський завод" - не з'явився,

ТОВ "Черкаський завод автохімії" -
Амеліної О.С.,

ВСТАНОВИВ:

ТОВ "МГ Автомотів" звернулося до
господарського суду міста Києва з
позовом про:

- визнання недійсним свідоцтва України
на знак для товарів і послуг від 12.05.2009
№ 106911;

- зобов'язання Служби внести відповідні
зміни до Державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг
та здійснити необхідну публікацію в
офіційному бюлетені "Промислова
власність";

- зобов'язання ТОВ "Делфін Дістриб'юшн
Україна" і ТОВ "Зотік" припинити
використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2"
як таке, що порушує права власника
торговельної марки (знака для товарів і
послуг) за свідоцтвом України від 15.04.2004
№ НОМЕР_1.

Позовні вимоги з посиланням, зокрема,
на приписи абзацу п'ятого пункту 2
статті 6, абзацу другого пункту 3 статті
6 та статті 19 Закону України від 15.12.1993 №
3689-XII "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" (далі - Закон № 3689)
мотивовано невідповідністю
зареєстрованого за свідоцтвом України
№ 106911 позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" умовам
надання правової охорони.

Справа неодноразово розглядалася
господарськими судами.

Рішенням господарського суду міста
Києва від 31.07.2013 (суддя Блажівська О.Є.),
залишеним без змін постановою
Київського апеляційного
господарського суду від 25.02.2014 (колегія
суддів у складі: Остапенко О.М. -
головуючий суддя, судді Разіна Т.І.,
Сотніков С.В.), у задоволенні позову
відмовлено повністю.

Прийняті судові рішення з посиланням
на приписи статей 15, 16, 418, 420, 424, 432, 492, 493,
494, 495, 499, 1109 Цивільного кодексу України
(далі - ЦК України), статей 154, 155, 157
Господарського кодексу України, статті
5, пункту 3 статті 6, статей 16, 19 Закону №
3689, статті 6 bis Паризької конвенції про
охорону промислової власності (від 20
березня 1883 року), пункту 4.3.1.9 Правил
складання, подання та розгляду заявки
на видачу свідоцтва України на знак для
товарів і послуг, затверджених наказом
Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (у
редакції наказу Держпатенту України
від 20.08.1997 № 72) та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за
№ 276/812, мотивовано відсутністю у
позивача права на звернення до суду з
даним позовом.

У касаційних скаргах до Вищого
господарського суду України ТОВ "МГ
Автомотів" і ТОВ "Черкаський завод
автохімії", кожен окремо, просять
зазначені судові рішення зі справи
скасувати внаслідок їх прийняття з
порушенням норм матеріального та
процесуального права і прийняти нове
рішення про задоволення позову.

ВАТ "Пушкінський завод" подало відзив
на касаційну скаргу, в якому зазначило
про безпідставність її доводів та
просило судові рішення зі справи
залишити без змін, а скарги - без
задоволення.

Служба подала відзив на касаційну
скаргу, в якому зазначила про
безпідставність її доводів та просила
судові рішення зі справи залишити без
змін, а скарги - без задоволення.

Інші відзиви на касаційні скарги не
надходили.

Учасників судового процесу відповідно
до статті 1114 Господарського
процесуального кодексу України (далі -
ГПК України) належним чином
повідомлено про час і місце розгляду
касаційних скарг.

Клопотання ВАТ "Пушкінський завод" про
відкладення розгляду справи
касаційною інстанцією відхилено через
відсутність підстав для його
задоволення.

Перевіривши повноту встановлення
попередніми судовими інстанціями
фактичних обставин справи та
правильність застосування ними норм
матеріального і процесуального права,
заслухавши представників ТОВ "МГ
Автомотів", Служби та ТОВ "Черкаський
завод автохімії", Вищий господарський
суд України дійшов висновку про
необхідність часткового задоволення
касаційних скарг з урахуванням такого.

У прийнятті оскаржуваних судових
рішень місцевий та апеляційний
господарські суди виходили з:
відсутності у позивача права подавати
позов про визнання недійсним спірного
свідоцтва на знак для товарів і послуг;
відсутності доказів використання
відповідачами торговельної марки
"ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України №
НОМЕР_1; правомірності використання
відповідачами торговельної марки
"ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України №
106911; визнання свідоцтва України №
НОМЕР_1 недійсним частково (щодо
частини товарів 1 і 4 класів Міжнародної
класифікації товарів і послуг)
рішенням Солом'янського районного суду
міста Києва від 11.10.2013 зі справи №
2609/10153/13, залишеним без змін ухвалою
Апеляційного суду міста Києва від
21.01.2014.

Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 19
Закону № 3689 свідоцтво може бути
визнано у судовому порядку недійсним
повністю або частково у разі
невідповідності зареєстрованого знака
умовам надання правової охорони.

За приписами абзацу другого пункту 3
статті 6 Закону № 3689 передбачено, що не
можуть бути зареєстровані як знаки
позначення, які є тотожними або схожими
настільки, що їх можна сплутати із
знаками, раніше зареєстрованими чи
заявленими на реєстрацію в Україні на
ім'я іншої особи для таких самих або
споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з пунктом 4 статті 5 Закону № 3689
обсяг правової охорони, що надається,
визначається зображенням знака та
переліком товарів і послуг, внесеними
до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом
з наведеними у ньому копією внесеного
до Реєстру зображення знака та
переліком товарів і послуг.

Водночас за приписами пункту 5 статті 16
Закону № 3689 свідоцтво надає його
власнику виключне право забороняти
іншим особам використовувати без його
згоди, якщо інше не передбачено цим
Законом: зареєстрований знак
стосовно наведених у свідоцтві товарів
і послуг; зареєстрований знак
стосовно товарів і послуг, споріднених
з наведеними у свідоцтві, якщо
внаслідок такого використання можна
ввести в оману щодо особи, яка виробляє
товари чи надає послуги; позначення,
схоже із зареєстрованим знаком,
стосовно наведених у свідоцтві товарів
і послуг, якщо внаслідок такого
використання ці позначення і знак
можна сплутати; позначення, схоже із
зареєстрованим знаком, стосовно
товарів і послуг, споріднених з
наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок
такого використання можна ввести в
оману щодо особи, яка виробляє товари
чи надає послуги, або ці позначення і
знак можна сплутати.

У свою чергу, пунктами 1, 4 статті 25
Закону № 3689 встановлено, що:

- охорона прав на добре відомий знак
здійснюється згідно з статтею 6 bis
Паризької конвенції про охорону
промислової власності та цим Законом
на підставі визнання знака добре
відомим Апеляційною палатою або судом.
Знак може бути визнаний добре відомим
незалежно від реєстрації його в
Україні;

- з дати, на яку за визначенням
Апеляційної палати чи суду знак став
добре відомим в Україні, йому надається
правова охорона така сама, якби цей
знак був заявлений на реєстрацію в
Україні. При цьому вона поширюється
також на товари і послуги, що не
споріднені з тими, для яких знак
визнано добре відомим в Україні, якщо
використання цього знака іншою особою
стосовно таких товарів і послуг
вказуватиме на зв'язок між ними та
власником добре відомого знака і його
інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди
таким використанням.

Статтею 6 bis Паризької конвенції про
охорону промислової власності
передбачено, що Країни Союзу
зобов'язуються чи з ініціативи
адміністрації, якщо це допускається
законодавством даної країни, чи за
клопотанням зацікавленої особи
відхиляти або визнавати недійсною
реєстрацію і забороняти застосування
товарного знака, що становить
відтворення, імітацію чи переклад
іншого знака, здатні викликати
змішування зі знаком, що за визначенням
компетентного органу країни
реєстрації чи країни застосування вже
є у цій країні загальновідомим як знак
особи, що користується привілеями цієї
Конвенції, і використовується для
ідентичних або подібних продуктів. Це
положення поширюється і на ті випадки,
коли істотна складова частина знака
становить відтворення такого
загальновідомого знака чи імітацію,
здатну викликати змішування з ним.

Водночас попередні судові інстанції
внаслідок помилкового тлумачення
змісту пункту 7.2 ліцензійного договору
про передачу прав на використання
торговельної марки, укладеного
позивачем 07.04.2011 з громадянином ОСОБА_6,
щодо повноважень ТОВ "МГ Автомотів" з
приводу судового захисту прав на
торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1" за
свідоцтвом України № НОМЕР_1 (пункти 4, 5
статті 16 Закону № 3689) дійшли
безпідставного висновку щодо
відсутності у позивача права на
звернення до суду з даним позовом та в
порушення приписів статті 11112 ГПК
України не виконали вказівок, що
містяться в постанові Вищого
господарського суду України від 14.05.2013
зі справи: не встановили фактичних
обставин використання відповідачами
спірного позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2"
(використання ким; коли; яким чином;
стосовно яких товарів та/або послуг
тощо); не дослідили право попереднього
користувача (стаття 500 ЦК України); не
взяли до уваги встановлений ними факт
визнання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2"
добре відомим за станом на 01.06.2008 (після
видачі свідоцтва України № НОМЕР_1); не
з'ясували можливості сплутування
позначень "ІНФОРМАЦІЯ_1" та
"ІНФОРМАЦІЯ_2".

При цьому посилання в постанові
апеляційного господарського суду від
25.02.2014 на рішення Солом'янського
районного суду міста Києва від 11.10.2013
(набрало законної сили 21.01.2014) щодо
визнання свідоцтва України на знак для
товарів і послуг № НОМЕР_1 частково
недійсним не може бути свідченням
правомірності ні прийнятого раніше
рішення місцевого господарського суду
(31.07.2013), ані оскаржуваної постанови
апеляційного суду, оскільки відповідні
обставини на цій стадії судового
провадження мають ознаки
нововиявлених.

Таким чином, господарські суди першої
та апеляційної інстанцій припустилися
неправильного застосування приписів
частини першої статті 47 ГПК України
щодо прийняття судового рішення суддею
за результатами обговорення усіх
обставин справи та частини першої
статті 43 цього Кодексу стосовно
всебічного, повного і об'єктивного
розгляду в судовому процесі всіх
обставин справи в їх сукупності, що
відповідно до частини першої статті 11110
ГПК України є підставою для скасування
прийнятих ними судових рішень зі
справи.

З огляду на наведене справа має бути
передана на новий розгляд до місцевого
господарського суду, під час якого
необхідно встановити обставини,
зазначені в цій постанові, дати їм та
доводам сторін належну правову оцінку
і вирішити спір відповідно до вимог
закону.

Керуючись статтями 1117, 1119 - 11112 ГПК
України, Вищий господарський суд
України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційні скарги товариства з
обмеженою відповідальністю "МГ
Автомотів" і товариства з обмеженою
відповідальністю "Черкаський завод
автохімії" задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду міста
Києва від 31.07.2013 та постанову
Київського апеляційного
господарського суду від 25.02.2014 зі
справи № 5011-59/1087-2012 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до
господарського суду міста Києва.

Суддя В.Селіваненко

Суддя
Б.Львов

Суддя
В.Палій