м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/18755/13 26.06.14

За позовом 1) Товариства з обмеженою
відповідальністю (Общества с
ограниченной ответственностью) "Роберт
Бош Саратов"(м. Енгельс, Російська
Федерація),

2) Товариства з обмеженою
відповідальністю (Общества с
ограниченной ответственностью)
"Роберт Бош" (м. Москва, Російська
Федерація),

до 1) Державної служби інтелектуальної
власності України

2) Товариства з обмеженою
відповідальністю "СПІА-ПАТ"

про визнання недійсним свідоцтва на
знак для товарів та послуг

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Татомір П.І., Жухевич О.В.

від відповідача: Ресенчук В.М.

від третьої особи: Картушин Д.М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Товариство з обмеженою
відповідальністю (Общество с
ограниченной ответственностью) "Роберт
Бош Саратов" (м. Енгельс, Російська
Федерація) (далі-позивач-1), Товариство з
обмеженою відповідальністю (Общества с
ограниченной ответственностью) "Роберт
Бош" (м. Москва, Російська Федерація)
(далі-позивач-2) звернулися до
Господарського суду міста Києва з
позовом до 1) Державної служби
інтелектуальної власності України
(далі-відповідач-1) 2) Товариства з
обмеженою відповідальністю "СПІА-ПАТ"
(далі-відповідач-2) про визнання
торговельної марки «ЭЗ» добре відомою
на території України відносно
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Роберт Бош Саратов»
щодо товару 07 класу МКТП «свічки
запалювання для автомобілів» станом на
01.08.2010 р.; визнання повністю недійсним
свідоцтво України №145153 на знак для
товарів і послуг «ЭЗ»; зобов'язання
Державної служби інтелектуальної
власності України внести відповідні
зміни до Державного реєстру свідоцтв
на знаки для товарів і послуг, про що
здійснити відповідну публікацію в
офіційному бюлетені Державної служби
інтелектуальної власності -
«Промислова власність». Позовні вимоги
обґрунтовані тим, що торговельна марка
«ЭЗ» за свідоцтвом України № 145153 є
тотожною із добре відомою торговельною
маркою Позивача-1 «ЭЗ», яка стала добре
відомою торговельною маркою до дати
подання заявки (27.08.2010р.) на торговельну
марку «ЭЗ» за свідоцтвом України № 145153.
Крім того, торговельна марка «ЭЗ» за
свідоцтвом України № 145153 є такою, що
може ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товар.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 30.09.2013 р. порушено провадження
у даній справі, призначено її до
розгляду у судовому засіданні на 29.10.2013
р. за участю представників сторін, яких
зобов'язано надати суду певні
документи.

03.10.2013р. через загальний відділ
діловодства суду представник
позивачів подав заяву про забезпечення
позову, в якій просить вжити заходи
забезпечення позову на стадії
попередньої підготовки справи до
розгляду, а саме: заборонити Державній
службі інтелектуальної власності
України вносити будь-які зміни до
Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг щодо
передання права власності на свідоцтво
України № 145153 на знак для товарів і
послуг «ЭЗ» третім особам, повної чи
часткової відмови від свідоцтва
України № 145153 та публікувати відомості
про це в офіційному бюлетені Державної
служби інтелектуальної власності
України «Промислова власність», а
Товариству з обмеженою
відповідальністю «СПІА-ПАТ»
заборонити передавати права та
відмовлятися від прав на знак для
товарів і послуг «ЭЗ» за свідоцтвом
України № 145153 повністю або частково, до
моменту виконання рішення
Господарського суду м. Києва.

У процесі провадження у справі
представник відповідача-2 подав
клопотання про залишення позову без
розгляду, оскільки позивачі не є
суб'єктами прав інтелектуальної
власності в розумінні ст. 421 ЦК України,
позовна заява не має відношення до
захисту їх прав та законних інтересів
відносно об'єктів інтелектуальної
власності.

Також у процесі провадження у справі
представник відповідача-2 подав відзив
на позов, в якому проти позову
заперечив та пояснив, що станом на дату
подання позовної заяви жоден з
позивачів не є власником добре відомої
в Україні торговельної марки «ЭЗ», а
зазначені доводи у позовній заяві є
лише припущенням.

У процесі провадження у справі
представник відповідача-1 подав відзив
на позов, в якому проти позову
заперечив та пояснив, що позивачем не
надано належних та достатніх доказів,
які дали б підстави стверджувати, що
знак «ЭЗ» станом на 01.08.2010 р. вважається
добре відомим в Україні.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 29.10.2013 р. до вирішення спору у
справі № 910/18755/13 по суті вжито заходи до
забезпечення позову, а саме: 1)
заборонено Державній службі
інтелектуальної власності України
вносити будь-які зміни до Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг щодо передання права
власності на свідоцтво України № 145153
на знак для товарів і послуг «ЭЗ»
третім особам, повної чи часткової
відмови від свідоцтва України № 145153 та
публікувати відомості про це в
офіційному бюлетені Державної служби
інтелектуальної власності України
«Промислова власність»; 2) заборонено
Товариству з обмеженою
відповідальністю «СПІА-ПАТ»
передавати права та відмовлятися від
прав на знак для товарів і послуг «ЭЗ»
за свідоцтвом України № 145153 повністю
або частково до винесення
Господарським судом м. Києва рішення по
суті даної справи.

У судовому засіданні 29.10.2013 р. судом
оголошено перерву до 11.11.2013 р. на
підставі ст. 77 ГПК України.

У судовому засіданні 11.11.2013 р.
представники сторін подали клопотання
з переліком питань для дослідження
судовим експертом.

Також у процесі провадження у справі
представник позивача подав
заперечення на відзиви відповідачів.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 11.11.2013 р у справі №910/18755/13
призначено судову експертизу,
проведення якої доручено атестованому
судовому експерту Пейкрівшвілі М.Ш. та
зупинено провадження на час проведення
судової експертизи.

19.11.2013 р. до Господарського суду міста
Києва від Товариства з обмеженою
відповідальністю (Общества с
ограниченной ответственностью) "Роберт
Бош Саратов" (м. Енгельс, Російська
Федерація), Товариства з обмеженою
відповідальністю (Общества с
ограниченной ответственностью) "Роберт
Бош" (м. Москва, Російська Федерація)
надійшла заява про відвід судового
експерта.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 19.11.2013 р. поновлено
провадження у справі та призначено
розгляд заяви про відвід судового
експерта на 02.12.2013 р.

02.12.2013 р. через загальний відділ
діловодства Господарського суду міста
Києва представник відповідача-2 подав
пояснення щодо фактичних обставин
справи, в яких просить суд відмовити у
задоволенні позовних вимог.

Ухвалою суду від 02.12.2013 р. відмовлено у
задоволенні заяви Товариства з
обмеженою відповідальністю (Общество з
ограниченной ответственностью)
«Роберт Бош Саратов» (м. Енгельс,
Російська Федерація) та Товариства з
обмеженою відповідальністю (Общество з
ограниченной ответственностью)
«Роберт Бош» (м. Москва, Російська
Федерація) про відвід судового
експерта.

У судовому засіданні 02.12.2013 р.
оголошувалась перерва до 12.12.2013 р. в
порядку ст. 77 Господарського
процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 12.12.2013 р. у справі №910/18755/13
призначено судову експертизу та
зупинено провадження на час її
проведення.

22.04.2014 р. Господарським судом міста
Києва направлено лист судовому
експерту Пейкрішвілі М.Ш. з вимогою
надати інформацію про стан виконання
судової експертизи.

30.05.2014 р. матеріали справи №910/18755/13
надійшли до Господарського суду міста
Києва разом з висновком експерта №1/2014
від 15.05.2014 р.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 02.06.2014 р. поновлено
провадження у справі та призначено до
розгляду на 12.06.2014 р. за участю
представників сторін.

У судовому засіданні 12.06.2014 р.
представник позивача подав пояснення
по справі, в яких зазначає, що при
проведенні судової експертизи експерт
вийшов за межі повноважень,
встановлених законом, а також висновок
експерта не відповідає фактичним
даним, що містяться в матеріалах
справи.

У судовому засіданні 12.06.2014 р. судом
оголошувалася перерва до 26.06.2014 р. на
підставі ст. 77 ГПК України.

26.06.2014 р. через загальний відділ
діловодства Господарського суду міста
Києва представник позивача подав
клопотання про призначення судової
експертизи, в якому просить відхилити
висновок експерта №1/2014 від 15.05.2014 р. та
призначити судову експертизу, оскільки
питання, досліджуване судовим
експертом під час проведення судової
експертизи є по суті правовим,
вирішення якого належить до виключної
компетенції суду.

Також 26.06.2014 р. через загальний відділ
діловодства Господарського суду міста
Києва представник позивача подав
клопотання щодо розподілу судових
витрат, в якому просить покласти судові
витрати, пов'язані з оплатою позивачами
судової експертизи у сумі 33 800,00 рублів
РФ на відповідача-2.

У судовому засіданні 26.06.2014 р.
представник відповідача-2 подав
заперечення на письмові пояснення
позивачів щодо висновку судової
експертизи, в якому зазначає, що
висновок судового експерта є належним
та просив відмовити у задоволенні
позовних вимог.

У даному судовому засіданні
представники позивача підтримали
заявлені позовні вимоги.

Представники відповідачів-1,2 проти
позову заперечили.

Відповідно до ст. 82 Господарського
процесуального кодексу України
рішення у даній справі прийнято у
нарадчій кімнаті за результатами
оцінки доказів, поданих сторонами та
витребуваних судом.

У судовому засіданні 26.06.2014 р.
відповідно до ст. 85 Господарського
процесуального кодексу України судом
проголошено вступну та резолютивну
частини рішення.

Дослідивши матеріали справи,
заслухавши пояснення представників
сторін, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Як стверджують позивачі, Товариство з
обмеженою відповідальністю "Роберт Бош
Саратов" є відомим на території України
і СНД виробником автомобільних свічок
запалювання, які маркуються
торговельною маркою «ЭЗ», а продукція
реалізується через Товариство з
обмеженою відповідальністю "Роберт
Бош».

Крім того, Товариство з обмеженою
відповідальністю "СПІА-ПАТ" є власником
знака для товарів та послуг «ЭЗ» за
свідоцтвом України №145153 відносно
товарів та послуг 07 класу Міжнародної
класифікації товарів та послуг
(далі-МКТП), зареєстрованої на підставі
заявки №m2010 13290 від 27.08.2010 р.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивачі
зазначають, що торговельна марка «ЭЗ»
стала добре відомою торговельною
маркою відносно позивача-1 щодо товарів
07 класу МКТП «свічки запалювання для
автомобілів» щонайменше станом на
01.08.2010 р., а торговельна марка «ЭЗ» за
свідоцтвом України №145153 є тотожною із
добре відомою торговельною маркою
позивача-1 «ЭЗ», до дати подання заявки
(27.08.2010 р.) на торговельну марку «ЭЗ» за
свідоцтвом України №145153. Крім того,
торговельна марка «ЭЗ» за свідоцтвом
України №145153 є такою, що може ввести в
оману щодо особи, яка виробляє товар
(позивача-1).

Оцінюючи подані докази та наведені
обґрунтування за своїм внутрішнім
переконанням, що ґрунтується на
всебічному, повному і об'єктивному
розгляді в судовому засіданні всіх
обставин справи в їх сукупності, суд
вважає, що позовні вимоги не підлягають
задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського
процесуального кодексу України
доказами у справі є будь-які фактичні
дані, на підставі яких господарський
суд у визначеному законом порядку
встановлює наявність чи відсутність
обставин, на яких ґрунтуються вимоги і
заперечення сторін, а також інші
обставини, які мають значення для
правильного вирішення господарського
спору.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг» знак - позначення, за яким
товари і послуги одних осіб
відрізняються від товарів і послуг
інших осіб.

Частиною 1-2 статті 25 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг» встановлено, що охорона прав
на добре відомий знак здійснюється
згідно зі статтею 6 bis Паризької
конвенції про охорону промислової
власності та цим Законом на підставі
визнання знака добре відомим
Апеляційною палатою або судом. Знак
може бути визнаний добре відомим
незалежно від реєстрації його в
Україні.

При визначенні того, чи є знак добре
відомим в Україні, можуть розглядатися,
зокрема, такі фактори, якщо вони є
доречними:

- ступінь відомості чи визнання
знака у відповідному секторі
суспільства;

- тривалість, обсяг та
географічний район будь-якого
використання знака;

- тривалість, обсяг та
географічний район будь-якого
просування знака, включаючи
рекламування чи оприлюднення та
представлення на ярмарках чи виставках
товарів та/або послуг, щодо яких знак
застосовується;

- тривалість та географічний район
будь-яких реєстрацій та/або заявок на
реєстрацію знака за умови, що знак
використовується чи є визнаним;

- свідчення успішного
відстоювання прав на знак, зокрема
територія, на якій знак визнано добре
відомим компетентними органами;

- цінність, що асоціюється зі
знаком.

Так, пунктом 3.5. Постанови Пленуму
Вищого господарського суду України від
23 березня 2012 року N 5 «Про деякі питання
практики призначення судових
експертиз у справах зі спорів,
пов'язаних із захистом права
інтелектуальної власності» роз'яснено,
що у частині другій статті 25 Закону
України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" визначено перелік
факторів, що можуть розглядатись як
доречні для визначення торговельної
марки добре відомою в Україні. До кола
цих факторів, який не є вичерпним,
зокрема, належать:

- ступінь відомості чи визнання
знака у відповідному секторі
суспільства;

- тривалість, обсяг та
географічний район будь-якого
використання знака;

- тривалість, обсяг та
географічний район будь-якого
просування знака, включаючи
рекламування чи оприлюднення та
представлення на ярмарках чи виставках
товарів та/або послуг, щодо яких знак
застосовується;

- тривалість та географічний район
будь-яких реєстрацій та/або заявок на
реєстрацію знака за умови, що знак
використовується чи є визнаним;

- свідчення успішного
відстоювання прав на знак, зокрема
територія, на якій знак визнано добре
відомим компетентними органами;

- цінність, що асоціюється зі
знаком.

З'ясування деяких з перелічених
факторів щодо конкретної торговельної
марки потребує спеціальних знань, а
отже, господарські суди у справах про
визнання торговельної марки добре
відомою мають залежно від змісту
наведених факторів призначати судову
експертизу або витребувати необхідні
відомості від сторін чи інших
учасників судового процесу.

Таким чином, для визнання торговельної
марки «ЭЗ» добре відомою на території
України відносно Товариства з
обмеженою відповідальністю «Роберт
Бош Саратов» щодо товару 07 класу МКТП
«свічки запалювання для автомобілів»
станом на 01.08.2010 р. необхідні спеціальні
знання для проведення дослідження та
аналізу факторів, передбачених
частиною другою статті 25 Закону
України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг", що дасть можливість
стверджувати про добре відомість знаку
на території України.

Разом з тим, відповідно до ч. 1-3 ст. 5
Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг» правова
охорона надається знаку, який не
суперечить публічному порядку,
принципам гуманності і моралі та на
який не поширюються підстави для
відмови в наданні правової охорони,
встановлені цим Законом. Об'єктом знака
може бути будь-яке позначення або
будь-яка комбінація позначень. Такими
позначеннями можуть бути, зокрема,
слова, у тому числі власні імена,
літери, цифри, зображувальні елементи,
кольори та комбінації кольорів, а також
будь-яка комбінація таких позначень.
Право власності на знак засвідчується
свідоцтвом.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг» згідно з цим Законом не можуть
одержати правову охорону також
позначення, які є оманливими або
такими, що можуть ввести в оману щодо
товару, послуги або особи, яка виробляє
товар або надає послугу.

У пункті 2 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг» передбачено, що не можуть бути
зареєстровані як знаки позначення, які
є тотожними або схожими настільки, що
їх можна сплутати із знаками інших
осіб, якщо ці знаки охороняються без
реєстрації на підставі міжнародних
договорів, учасником яких є Україна,
зокрема знаками, визнаними добре
відомими відповідно до статті 6 bis
Паризької конвенції про охорону
промислової власності.

Тому для встановлення наявності чи
відсутності підстав для задоволення
позову щодо визнання торговельної
марки «ЭЗ» добре відомою на території
України відносно Товариства з
обмеженою відповідальністю «Роберт
Бош Саратов» щодо товару 07 класу МКТП
«свічки запалювання для автомобілів»
станом на 01.08.2010 р. та визнання повністю
недійсним свідоцтво України №145153 на
знак для товарів і послуг «ЭЗ», ухвалою
Господарського суду міста Києва від
12.12.2013 р. призначено судову експертизу
об'єктів інтелектуальної власності у
справі №910/18755/13, на вирішення якої
поставлено наступні питання:

- 1. Чи був знак «ЭЗ» добре відомим
на території України станом на 01.08.2010 р.
щодо товарів 07 класу МКТП "свічки
запалювання для автомобілів",
враховуючи ступінь відомості
вказаного знаку, рівень тривалості,
обсягу та географічного району
будь-якого використання та просування
зазначеного вище знаку?

- 2. Чи є знак для товарів і послуг
«ЭЗ» за свідоцтвом України №145153 таким,
що може вводити споживачів в оману щодо
особи, яка виробляє зареєстровані
товари або надає послуги щодо товарів 07
класу МКТП "свічки запалювання для
автомобілів?"

У висновку судового експерта №1/2014 від
15.05.2014 р. надано наступні відповіді на
поставлені питання:

1. Вважати, що знак для товарів і
послуг «ЭЗ» станом на 01.08.2010 р. щодо
товарів 7 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг «свічки
запалювання для автомобілів» відносно
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Роберт Бош Саратов»
та/або Товариства з обмеженою
відповідальністю «Роберт Бош» був
добре відомим в Україні немає
достатніх підстав.

2. Знак для товарів і послуг «ЭЗ» за
свідоцтвом України № 145153 станом на
дату подання заявки (01.08.2010 р.) не був
таким, що міг вводити в оману
споживачів щодо особи, яка виробляє
товари 7 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг «свічки
запалювання для автомобілів».

Таким чином, приймаючи до уваги
висновок судового експерта №1/2014 від
15.05.2014 р., суд приходить до висновку, про
відсутність підстав для визнання
торговельної марки «ЭЗ» добре відомою
на території України відносно
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Роберт Бош Саратов»
щодо товару 07 класу МКТП «свічки
запалювання для автомобілів» станом на
01.08.2010 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг» свідоцтво може бути визнано у
судовому порядку недійсним повністю
або частково у разі: - невідповідності
зареєстрованого знака умовам надання
правової охорони; - наявності у
свідоцтві елементів зображення знака
та переліку товарів і послуг, яких не
було у поданій заявці; - видачі
свідоцтва внаслідок подання заявки з
порушенням прав інших осіб.

За таких обставин, оскільки висновком
судового експерта не встановлено того,
що торговельна марка «ЭЗ» була добре
відомою станом на 01.08.2010 р. відносно
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Роберт Бош Саратов»
щодо товару 07 класу МКТП, а відтак
відпадає можливість її тотожності зі
знаком «ЭЗ» за свідоцтвом України
№145153. Так само було встановлено, що
знак для товарів і послуг «ЭЗ» за
свідоцтвом України № 145153 станом на
дату подання заявки (01.08.2010 р.) не був
таким, що міг вводити в оману
споживачів щодо особи, яка виробляє
товари 7 класу МКТП «свічки запалювання
для автомобілів».

Тобто, зареєстрований знак для товарів
і послуг «ЭЗ» за свідоцтвом України №
145153 щодо товарів та послуг 07 класу
МКТП відповідає умовам надання
правової охорони та видача останнього
відбулася без жодних порушень прав
позивачів.

Щодо заявленого позивачем клопотання
про призначення судової експертизи та
твердження, що питання, досліджуване
судовим експертом під час проведення
судової експертизи є по суті правовим,
вирішення якого належить до виключної
компетенції суду, суд відзначає
наступне.

Під час постановлення ухвали про
призначення судової експертизи та
винесення питань для дослідження
судовим експертом, суд врахував
рекомендації, надані Пленумом Вищого
господарського суду України, що
викладені в пункті 3.5. Постанови від 23
березня 2012 року N 5 «Про деякі питання
практики призначення судових
експертиз у справах зі спорів,
пов'язаних із захистом права
інтелектуальної власності».

Крім того, питання для дослідження
судовим експертом судом ставилось
таким чином, щоб отримавши відповідь,
суд мав змогу дійти висновку про
наявність чи відсутність підстав для
задоволення позовних вимог, і така
відповідь залежала від аналізу судовим
експертом наданих матеріалів справи із
застосуванням наявних у останнього
спеціальних знань, натомість
реалізація та застосування правових
норм законодавства, тобто визнання чи
невизнання знака «ЭЗ» добре відомим та
питання недійсності свідоцтва України
№ 145153 на вирішення експерта судом не
ставились.

Тому, вказані позивачами твердження є
лише припущеннями, а подане клопотання
про призначення судової експертизи
визнається судом необґрунтованим.

Згідно статтей 33, 34 Господарського
процесуального кодексу України, кожна
сторона повинна довести ті обставини,
на які вона посилається як на підставу
своїх вимог і заперечень.
Господарський суд приймає тільки ті
докази, які мають значення для справи.
Обставини справи, які відповідно до
законодавства повинні бути
підтверджені певними засобами
доказування, не можуть
підтверджуватись іншими засобами
доказування.

Підсумовуючи вищевикладене,
враховуючи, що торговельна марка «ЭЗ»
не була добре відомою станом на 01.08.2010 р.
відносно Товариства з обмеженою
відповідальністю «Роберт Бош Саратов»
щодо товару 07 класу МКТП та судом
встановлено відповідність
зареєстрованого знака для товарів і
послуг умовам надання правової охорони
та видачі останнього в межах закону,
суд приходить до висновку про
необґрунтованість вимог позивачів, а
тому відмовляє у задоволенні позову в
повному обсязі.

Інших обґрунтувань своїх вимог ніж ті,
що наведені у позовній заяві, позивачем
суду не надано.

Витрати по сплаті судового збору
відповідно ст. 49 Господарського
процесуального кодексу України
покладаються на позивачів.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст.
32, 33, 49, 75, 82-85 Господарського
процесуального кодексу України,
Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову відмовити.

Відповідно до ст. 85 Господарського
процесуального кодексу України
рішення господарського суду набирає
законної сили після закінчення строку
подання апеляційної скарги, якщо
апеляційну скаргу не було подано. У
разі подання апеляційної скарги
рішення, якщо його не скасовано,
набирає законної сили після розгляду
справи апеляційним господарським
судом.

Повний текст рішення складено: 03.07.2014 р.

Суддя
Бондарчук В.В.