КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" червня 2014 р. Справа№ 910/1102/13

Київський апеляційний господарський
суд у складі колегії суддів:

головуючого: Гарник Л.Л.

суддів: Доманської М.Л.

Сотнікова С.В.

за участю представників сторін:

від позивача: Картушин Д.М. (довіреність
б/н від 02.08.2012);

від відповідача 1: Коваль М.С.
(довіреність б/н від 18.04.2012);

від відповідача 2: Лучка І.Ю.
(довіреність від 23.05.2013 №2-8/3905);

розглянувши у відкритому судовому
засіданні апеляційну скаргу

Хагер унд Веркен Гмбг унд Ко.КГ

на рішення господарського суду
міста Києва від 19.02.2014

у справі № 910/1102/13 (суддя
Прокопенко Л.В.)

за позовом закритого акціонерного
товариства "Мірра-М"

до 1) Хагер унд Веркен Гмбг
унд Ко.КГ

2) Державної служби
інтелектуальної власності України

про визнання частково
недійсними на території України
міжнародних реєстрацій знаків №873959
від 26.01.2005, №916431 від 14.06.2006 та №904240 від
03.11.2006

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста
Києва від 19.02.2014 у справі №910/1102/13 позов
закритого акціонерного товариства
"Мірра-М" до Хагер унд Веркен Гмбг унд
Ко.КГ, Державної служби
інтелектуальної власності України про
визнання частково недійсними на
території України міжнародних
реєстрацій знаків №873959 від 26.01.2005, №916431
від 14.06.2006 та №904240 від 03.11.2006 задоволено;
визнано частково недійсною в Україні
міжнародну реєстрацію знака №873959 від
26.01.2005, а саме в частині товарів 03 класу
МКТП "лікарські та нелікарські зубні
порошки, пасти" та 05 класу МКТП :
"матеріали на зубні виліпки"; визнано
частково недійсною в Україні
міжнародну реєстрацію знака №916431 від
14.06.2006, а саме в частині товарів 03 класу
МКТП: "нелікарські препарати для
догляду за зубами, а також препарати
для догляду за ротовою порожниною,
препарати для вибілювання зубів,
косметичні препарати для догляду за
губами" та 05 класу МКТП "фармацевтичні,
ветеринарні та гігієнічні препарати
для області зубів, рота, глотки та губ;
лікарські препарати для догляду за
зубами (включно з жувальною гумкою);
препарати для тестів на зубний камінь";
визнано частково недійсною в Україні
міжнародну реєстрацію знака № 904240 від
03.11.2006, а саме в частині товарів 03 класу
МКТП "нелікарські фторидні лаки та
пасти на стоматологічні потреби" та 05
класу МКТП: лікарські фторидні лаки та
пасти на стоматологічні потреби";
зобов'язано Державну службу
інтелектуальної власності України
повідомити Міжнародне бюро
Всесвітньої організації
інтелектуальної власності про
визнання частково недійсними на
території України міжнародних
реєстрацій знаків № 873959 від 26.01.2005, №
916431 від 14.06.2006 та № 904240 від 03.11.2006;
зобов'язано Державну службу
інтелектуальної власності України
здійснити в офіційному бюлетені
"Промислова власність" публікацію про
визнання частково недійсними на
території України міжнародних
реєстрацій знаків № 873959 від 26.01.2005, №
916431 від 14.06.2006 та № 904240 від 03.11.2006.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням,
Хагер унд Веркен Гмбг унд Ко.КГ
звернулось до Київського апеляційного
господарського суду з апеляційною
скаргою, в якій просить скасувати
оскаржуване рішення та прийняти нове
рішення, яким позов залишити без
задоволення.

Доводи апеляційної скарги зводяться до
аналізу проведених у даній справі
висновків судових експертиз. Зокрема,
скаржником заперечується повнота та
об'єктивність висновку проведеної у
даній справі повторної комісійної
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності від 14.11.2013 №
50.

В судовому засіданні апеляційної
інстанції представники Хагер унд
Веркен Гмбг унд Ко.КГ, Державної служби
інтелектуальної власності України
апеляційну скаргу підтримали,
представник закритого акціонерного
товариства "Мірра-М" висловився за
відхилення апеляційної скарги з
підстав, викладених у відзиві.

Обговоривши доводи апеляційної скарги,
дослідивши матеріали справи,
перевіривши правильність застосування
господарським судом при прийнятті
оскарженого рішення норм
матеріального і процесуального права,
колегія суддів дійшла висновку про те,
що апеляційна скарга не підлягає
задоволенню з наступних підстав.

Закритим акціонерним товариством
"Мірра-М" (далі - позивач) пред'явлено
позов до компанії Хагер унд Веркен Гмбг
унд Ко.КГ (далі - відповідач 1) ,
Державної служби інтелектуальної
власності України (далі - відповідач 2)
про визнання недійсними на території
України міжнародних реєстрацій знаків
№ 873959 від 26.01.2005, № 916431 від 14.06.2006, № 904240
від 03.11.2006 в частині 03 та 05 класів
Міжнародної класифікації товарів і
послуг, про зобов'язання Державної
служби інтелектуальної власності
України повідомити Міжнародне бюро
Всесвітньої організації
інтелектуальної власності про
визнання частково недійсними на
території України міжнародних
реєстрацій знаків № 873959 від 26.01.2005, №
916431 від 14.06.2006 та № 904240 від 03.11.2006 та
здійснити в офіційному бюлетені
"Промислова власність" публікацію про
визнання частково недійсними на
території України міжнародних
реєстрацій знаків № 873959 від 26.01.2005, №
916431 від 14.06.2006 та № 904240 від 03.11.2006.

Причиною спору є намагання позивача
захистити свій інтерес щодо реєстрації
знаку для товарів і послуг «Мирра-Люкс»
та його використання в Україні на
ексклюзивній основі при виробництві
товарів 03 та 05 класів Міжнародної
класифікації товарів і послуг.

Позов мотивовано тим, що знаки
відповідача 1 для товарів і послуг
"Mirafluor" за міжнародною реєстрацією №
873959 від 26.01.2005 відносно товарів 03, 05, 10
класів МКТП, "Miradent" (комбінований) за
міжнародною реєстрацією № 916431 від
14.06.2006 відносно товарів 03, 05, 10, 14, 21, 28, 30
класів МКТП, "MIRAFLUORID" за міжнародною
реєстрацією № 904240 від 03.11.2006 відносно
товарів 03, 05, не відповідають умовам
надання правової охорони, встановленим
пунктом 3 статті 6 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг", оскільки є схожими з належними
позивачу знаками за міжнародною
реєстрацією № 835205, зареєстрованими
раніше для споріднених товарів.

Як встановлено місцевим господарським
судом та підтверджується наявними
матеріалами справи, закрите акціонерне
товариство "МІРРА-М" є юридичною особою,
створеною відповідно до законодавства
Російської Федерації.

Позивач є власником Свідоцтва України
№ 37071 від 15.01.2004 на знак "Мирра-Люкс",
виданого відносно товарів 03 класу МКТП.
Крім того, позивачу належать права на
комбінований знак "MIRRA LUX" за
міжнародною реєстрацією № 835205
відносно товарів 03 класу МКТП, дія якої
поширена на територію України з 19.07.2004.

Компанія Хагер унд Веркен Гмбг унд
Ко.КГ є юридичною особою, створеною за
законодавством Німеччини, якою
отримано на території України права на
знаки: "Mirafluor" за міжнародною
реєстрацією 873959 від 26.01.2005 відносно
товарів 03, 05, 10 класів МКТП, "Miradent"
(комбінований) за міжнародною
реєстрацією № 916431 від 14.06.2006 відносно
товарів 03, 05, 10, 14, 21, 28, 30 класів МКТП,
"MIRAFLUORID" за міжнародною реєстрацією №
904240 від 03.11.2006 відносно товарів 03, 05
класів МКТП.

Згідно висновку судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності від
12.07.2013 № 46/13, призначеної ухвалою суду у
даній справі від 22.02.2013, знак для
товарів та послуг за міжнародною
реєстрацією № 873959 від 26.01.2005 в частині
товарів 03 класу МКТП, а саме "лікарські
та нелікарські зубні порошки, пасти" та
05 класу МКТП "матеріали на зубні
виліпки" не є схожим настільки, що можна
сплутати зі знаком за міжнародною
реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 відносно
товарів 03 класу МКТП та зі знаком за
Свідоцтвом України № 37071 від 15.01.2004
стосовно товарів 03 класу МКТП; знак для
товарів та послуг за міжнародною
реєстрацією № 916431 від 14.06.2006 в частині
товарів 03 класу МКТП "нелікарські
препарати для догляду за зубами, а
також препарати для догляду за ротовою
порожниною, препарати для вибілювання
зубів, косметичні препарати для
догляду за губами" та 05 класу МКТП:
"фармацевтичні, ветеринарні та
гігієнічні препарати для області
зубів, рота, глотки та губ; лікарські
препарати для догляду за зубами
(включно з жувальною гумкою); препарати
для тестів на зубний камінь" не є схожим
настільки, що можна сплутати зі знаком
за міжнародною реєстрацією № 835205 від
19.07.2004 відносно товарів 03 класу МКТП та
зі знаком за Свідоцтвом України № 37071
від 15.01.2004 стосовно товарів 03 класу
МКТП; знак для товарів та послуг MIRAFLUORID
за міжнародною реєстрацією № 904240 від
03.11.2006 в частині товарів 03 класу МКТП
"нелікарські фторидні лаки та пасти на
стоматологічні потреби" та 05 класу МКТП
"лікарські фторидні лаки та пасти на
стоматологічні потреби" не є схожим
настільки, що можна сплутати зі знаком
за міжнародною реєстрацією № 835205 від
19.07.2004 відносно товарів 03 класу МКТП та
зі знаком за Свідоцтвом України № 37071
від 15.01.2004 стосовно товарів 03 класу
МКТП.

Згідно винесеної у даній справі ухвали
від 10.09.2013, місцевий господарський суд
призначив повторну комісійну судову
експертизу об'єктів інтелектуальної
власності, доручивши її проведення
атестованим судовим експертам ОСОБА_6
та ОСОБА_7. Необхідність проведення
такої експертизи суд мотивував
наявністю сумнівів у правильності
вищезазначеного експертного висновку
від 12.07.2013 № 46/13, обумовлених тою
обставиною що при проведенні
зазначеного дослідження, так само як і
дослідження, за результатами якого
зроблено протилежний у відношенні
одних і тих же об'єктів висновок від
15.03.2013 № 201/12 у справі №5011-72/7942-2012,
застосовано та зазначено одне
методичне джерело - ОСОБА_8, ОСОБА_9,
ОСОБА_10 Судові експертизи у сфері
інтелектуальної власності. При чому, у
висновку № 201/12 від 15.03.2013 (складеному
судовим експертом ОСОБА_11) встановлено
серійність знаків за міжнародними
реєстраціями № №873959, 916431, 904240 та
визначено "центральний елемент знака" -
"mira"; у висновку № 46/13 від 12.07.2013 (також
складеному судовим експертом ОСОБА_11)
відсутній аналіз стосовно домінуючого
(центрального) елемента спірних знаків
за міжнародними реєстраціями № №873959,
916431 та 904240 та протиставлених знаків
позивача за міжнародною реєстрацією
№83520 та Свідоцтвом України № 37071. На
таких підставах, судом попередньої
інстанції зазначено, що висновок
експертизи № 46/13 від 12.07.2013 суперечить
іншим матеріалам справи та викликає
сумнів у його правильності.

Згідно висновку повторної комісійної
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності від № 50 від
14.11.2013, знак для товарів та послуг за
міжнародною реєстрацією № 873959 від
26.01.2005 в частині товарів 03 класу МКТП, а
саме "лікарські та нелікарські зубні
порошки, пасти" та 05 класу МКТП
"матеріали на зубні виліпки" є схожим
настільки, що його можна сплутати зі
знаком за міжнародною реєстрацією №
835205 від 19.07.2004 відносно товарів 03 класу
МКТП "зубні порошки, пасти"; знак для
товарів та послуг за міжнародною
реєстрацією № 916431 від 14.06.2006 в частині
товарів 03 класу МКТП "нелікарські
препарати для догляду за зубами, а
також препарати для догляду за ротовою
порожниною, препарати для вибілювання
зубів, косметичні препарати для
догляду за губами" та 05 класу МКТП:
"фармацевтичні, ветеринарні та
гігієнічні препарати для області
зубів, рота, глотки та губ; лікарські
препарати для догляду за зубами
(включно з жувальною гумкою); препарати
для тестів на зубний камінь" є схожим
настільки, що його можна сплутати зі
знаком за міжнародною реєстрацією №
835205 від 19.07.2004 відносно товарів 03 класу
МКТП "зубні порошки, пасти"; знак для
товарів та послуг за міжнародною
реєстрацією № 904240 від 03.11.2006 в частині
товарів 03 класу МКТП "нелікарські
фторидні лаки та пасти на
стоматологічні потреби" та 05 класу МКТП
"лікарські фторидні лаки та пасти на
стоматологічні потреби" є схожим
настільки, що його можна сплутати зі
знаком за міжнародною реєстрацією №
835205 від 19.07.2004 відносно товарів 03 класу
МКТП "зубні порошки, пасти".

За таких обставин, місцевий
господарський суд дійшов
обґрунтованого висновку про те, що
висновком повторної експертизи
підтверджується висновок первісної
експертизи в частині відсутності
схожості до ступеню сплутування між
знаками відповідача 1 за міжнародними
реєстраціями № № 873959, 916431, 904240 і знаком
позивача за Свідоцтвом України № 37071,
однак частково спростовано висновки
первісної експертизи, оскільки визнано
наявність схожості до ступеню
сплутування між знаками відповідача 1
за міжнародними реєстраціями № № 873959,
916431, 904240 та знаком позивача за
міжнародною реєстрацією № 835205 щодо
частини товарів.

Колегія суддів Київського
апеляційного господарського суду на
підставі встановлених обставин справи
вважає за необхідне зазначити
наступне.

Згідно зі ст. 123 ГПК України іноземні
суб'єкти господарювання мають такі
самі процесуальні права і обов'язки, що
і суб'єкти господарювання України, крім
винятків, встановлених законом або
міжнародним договором.

У п. 6 ст. 5 Мадридської угоди про
міжнародну реєстрацію знаків
встановлено, що рішення про визнання
міжнародного знака недійсним не може
бути винесено компетентними органами
без надання власникові знака
можливості для захисту своїх прав у
відповідний час.

За змістом п. (1) ст. 4 Мадридської угоди
про міжнародну реєстрацію знаків та п.
(1)(а) ст.4 протоколу до Мадридської угоди
про міжнародну реєстрацію знаків з
дати реєстрації або внесення запису,
зробленого відповідно до положень
Статей 3 і 3/ter, охорона знака в кожній
зацікавленій Договірній стороні буде
такою же, якби цей знак був заявлений
безпосередньо у Відомстві цієї
Договірної сторони".

Крім того, відповідно до ст. 37 Закону
України "Про міжнародне приватне право"
до правовідносин у сфері захисту прав
інтелектуальної власності
застосовується право держави, у якій
вимагається захист цих прав.

Таким чином, на відносини, що виникають
з приводу захисту та охорони прав на
знаки для товарів і послуг за
міжнародними реєстраціями, дія яких
поширюється на територію України,
застосовується чинне в Україні
законодавство.

Відповідно до ч. 1 ст. 499 ЦК України,
права інтелектуальної власності на
торговельну марку визнаються
недійсними з підстав та в порядку,
встановлених законом.

У преамбулі Закону України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг"
вказано, що цей закон регулює
відносини, що виникають у зв'язку з
набуттям і здійсненням права власності
на знаки для товарів і послуг в Україні.

Відповідно до абз. 5 п. 3 Постанови
Верховної Ради України від 23.12.1993 №
3771-ХІІ "Про введення в дію Закону
України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг", свідоцтво України
може бути визнано недійсним у разі
невідповідності знака умовам його
реєстрації, визначеним законодавством,
що діяли на дату подання заявки.

З урахуванням цього, а також положення
п. (1) ст.4 Мадридської угоди про
міжнародну реєстрацію знаків,
відповідність знаків за оспорюваними
міжнародними реєстраціями умовам
надання правової охорони має
визначатись на підставі відповідних
положень Закону України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг" в
редакції від 25.06.2003.

Згідно статті 499 Цивільного кодексу
України права інтелектуальної
власності на торговельну марку
визнаються недійсними з підстав та в
порядку, встановлених законом.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" знак - позначення, за яким
товари і послуги одних осіб
відрізняються від товарів і послуг
інших осіб.

Відповідно до пп. "а" п. 1 ст. 19 Закону
України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" свідоцтво може бути
визнано у судовому порядку недійсним
повністю або частково у разі
невідповідності зареєстрованого знака
умовам надання правової охорони.

Статтрею 5 цього ж Закону передбачено,
що правова охорона надається знаку,
який не суперечить публічному порядку,
принципам гуманності і моралі та на
який не поширюються підстави для
відмови в наданні правової охорони,
встановлені цим Законом.

Згідно з абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" не можуть бути зареєстровані як
знаки позначення, які є тотожними або
схожими настільки, що їх можна сплутати
зі знаками, раніше зареєстрованими чи
заявленими на реєстрацію в Україні на
ім'я іншої особи для таких самих або
споріднених з ними товарів і послуг.

У п. 4.3.2.4. Правил складання і подання
заявки на видачу свідоцтва України на
знак для товарів і послуг передбачено,
що при перевірці позначень на
тотожність і схожість необхідно:
визначити ступінь схожості заявленого
позначення та виявлених при проведенні
пошуку позначень; визначити
однорідність товарів і/або послуг, для
яких заявлено знак, в порівнянні з
товарами і/або послугами, для яких
зареєстровані або заявлені тотожні або
схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Згідно висновку повторної комісійної
судової експертизи від 14.11.2013 № 50, знаки
за міжнародними реєстраціями № № 873959,
904240, 916431 асоціюються з раніше
зареєстрованим знаком за міжнародною
реєстрацією № 835205 в цілому, незважаючи
на різницю в другорядних елементах.

Крім того, товари 3 класу МКТП зубні
порошки, пасти, відносно яких
зареєстровано знак за міжнародною
реєстрацією № 835205, є спорідненими з:

- товарами 3 класу МКТП лікарські та
нелікарські зубні порошки, пасти та
товарами 5 класу МКТП матеріали на
зубні виліпки, наведеними у
міжнародній реєстрації знака № 873959;

- товарами 3 класу МКТП нелікарські
препарати для догляду за зубами, а
також препарати для догляду за ротовою
порожниною, препарати для вибілювання
зубів, косметичні препарати для
догляду за губами та товарами 5 класу
МКТП фармацевтичні, ветеринарні та
гігієнічні препарати для області
зубів, рота, глотки та губ; лікарські
препарати для догляду за зубами
(включно з жувальною гумкою); препарати
для тестів на зубний камінь, наведеними
у міжнародній реєстрації знака № 916431,

- товарами 03 класу МКТП нелікарські
фторидні лаки та пасти на
стоматологічні потреби та товарами 05
класу МКТП лікарські фторидні лаки та
пасти на стоматологічні потреби,
наведеними у міжнародній реєстрації
знака № 904240.

За таких обставин, колегія суддів
погоджується з висновками місцевого
господарскього суду, яким встановлено,
що відносно зазначених товарів 3 та 5
класів МКТП, наведених у міжнародних
реєстраціях № № 873959, 904240, 916431, знаки за
вказаними реєстраціями є схожими
настільки, що їх можна сплутати з
зареєстрованим раніше відносно
споріднених товарів 3 класу МКТП знаком
за міжнародною реєстрацією № 835205,
внаслідок чого не відповідають умовам
надання правової охорони, передбаченим
абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону "Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг".

За таких умов, позов в частині визнання
частково недійсними на території
України міжнародних реєстрацій знаків
№ № 873959, 904240, 916431 підлягає задоволенню
на підставі пп. "а" п. 1 ст. 19 Закону
України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" через
невідповідність зареєстрованого знака
умовам надання правової охорони.

Решта позову підлягає задоволенню з
наступних підстав.

За змістом положення, наведеного в п. 6
ст. 5 Мадридської угоди про міжнародну
реєстрацію знаків, рішення про
визнання міжнародного знака недійсним
повідомляється Міжнародному бюро.

Згідно з приведеним положенням,
позовна вимога про зобов'язання
відповідача 2 повідомити Міжнародне
бюро Всесвітньої організації
інтелектуальної власності про
визнання частково недійсними на
території України міжнародних
реєстрацій знаків № № 873959, 904240, 916431
підлягає задоволенню.

Відповідно до п.2 ст.19 Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" при визнанні свідоцтва чи його
частини недійсними Установа
повідомляє про це у своєму офіційному
бюлетені.

Доводи, викладені в апеляційній скарзі,
не впливають на правильність висновків
суду.

За таких обставин, рішення місцевого
господарського суду постановлено при
повному з'ясуванні обставин справи,
порушення норм матеріального чи
процесуального права, які могли
призвести до зміни чи скасування
рішення по справі відсутні, а мотиви з
яких подано апеляційну скаргу, не
можуть бути підставою для його зміни чи
скасування.

Керуючись статями 99, 101-105
Господарського процесуального кодексу
України, Київський апеляційний
господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Хагер унд Веркен
Гмбг унд Ко.КГ залишити без
задоволення, рішення господарського
суду міста Києва від 19.02.2014 у справі
№910/1102/13 залишити без змін.

Справу №910/1102/13 повернути до
господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня
її прийняття та може бути оскаржена у
касаційному порядку до Вищого
господарського суду України через суд
апеляційної інстанції протягом
двадцяти днів з дня набрання
постановою законної сили.

Головуючий суддя
Л.Л. Гарник

Судді
М.Л. Доманська

С.В. Сотніков