КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" червня 2014 р. Справа№ 5011-58/17758-2012

Київський апеляційний господарський
суд у складі колегії суддів:

головуючого: Гарник Л.Л.

суддів: Верховця А.А.

Доманської М.Л.

за участю представників:

від позивача: Макаренко Д.В.
(довіреність б/н від 09.04.2013);

від відповідача 1: не з'явився;

від відповідача 2: Лучка І.Ю.
(довіреність від 23.05.2013 №2-8/3905);

від третьої особи: ОСОБА_2
(довіреність від 27.06.2013 №4821);

розглянувши у відкритому судовому
засіданні апеляційну скаргу

товариства з обмеженою
відповідальністю "Аероклуб АМС"

на рішення господарського суду
міста Києва від 08.04.2013

у справі № 5011-58/17758-2012 (суддя
Блажівська О.Є.)

за позовом товариства з обмеженою
відповідальністю "Аероклуб АМС"

до 1) товариства з
обмеженою відповідальністю "Аероклуб
ЛТД"

2) Державної служби
інтелектуальної власності України

третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору на стороні
позивача ОСОБА_4

про визнання недійсним
свідоцтва на знак для товарів і послуг
№151754 від 27.02.2012

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста
Києва від 08.04.2013 у справі № 5011-58/17758-2012
позов товариства з обмеженою
відповідальністю "Аероклуб АМС" до
товариства з обмеженою
відповідальністю "Аероклуб ЛТД",
Державної служби інтелектуальної
власності України про визнання
недійсним свідоцтва на знак для
товарів і послуг №151754 від 27.02.2012
залишено без задоволення.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням,
товариство з обмеженою
відповідальністю "Аероклуб АМС"
звернулось до Київського апеляційного
господарського суду з апеляційною
скаргою, в якій просить скасувати
оскаржене рішення та прийняти нове
рішення, яким позов задовольнити.

Скарга мотивована порушенням місцевим
господарським судом норм
матеріального і процесуального права.

Від товариства з обмеженою
відповідальністю "Аероклуб ЛТД",
Державної служби інтелектуальної
власності України надійшли відзиви, у
яких вони просить апеляційну скаргу
залишити без задоволення, а оскаржене
рішення - без змін.

В судовому засіданні апеляційної
інстанції представник товариства з
обмеженою відповідальністю "Аероклуб
АМС", ОСОБА_4 апеляційну скаргу
підтримав, представник Державної
служби інтелектуальної власності
України висловився за її відхилення.

Обговоривши доводи апеляційної скарги,
дослідивши матеріали справи,
перевіривши правильність застосування
господарським судом при прийнятті
оскарженого рішення норм
матеріального та процесуального права,
колегія суддів дійшла висновку про те,
що апеляційна скарга підлягає
задоволенню з наступних підстав.

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Аероклуб АМС" (далі
по тексту - позивач) звернулось з
позовом до товариства з обмеженою
відповідальністю "Аероклуб ЛТД",
Державної служби інтелектуальної
власності України про визнання
недійсним свідоцтва України № 151754 від
27.02.1012 на знак для товарів і послуг,
зобов`язання Державної служби
інтелектуальної власності України
внести зміни до державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг стосовно визнання недійсним
зазначеного свідоцтва.

Причиною виникнення спору є питання
щодо порушення визначеного позивачем
для захисту його права на використання
знаків для товарів і послуг,
зареєстрованих згідно свідоцтв НОМЕР_1
від 10.06.2008, НОМЕР_2 від 10.07.2008.

Позов мотивовано тим, що Державним
департаментом інтелектуальної
власності Міністерства освіти і науки
України неправомірно проведено
державну реєстрацію знаку для товарів
та послуг згідно виданого товариству з
обмеженою відповідальністю "Аероклуб
ЛТД" свідоцтва № 151754 від 27.02.1012.

Як встановлено місцевим господарським
судом та підтверджується наявними
матеріалами справи, на ім'я фізичної
особи - ОСОБА_4 Державним департаментом
інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України
здійснено державну реєстрацію таких
знаків для товарів та послуг:

- згідно свідоцтва НОМЕР_1 від 10.06.2008. -
комбіноване позначення, що складається
з зображувального позначення (літак на
фоні земної кулі) та словесного
позначення „АЕРОКЛУБ" (дата подання
заявки - 12.03.2007);

- згідно свідоцтва НОМЕР_2 від 10.07.2008. -
комбіноване позначення, що складається
з зображувального позначення (літак на
фоні земної кулі) та словесного
позначення „AEROCLUB" (дата подання заявки
- 13.03.2007).

Вказані знаки зареєстровано для
товарів та послуг 35, 39, 43 класів
Міжнародної класифікації товарів та
послуг.

Відповідно до умов укладеного з ОСОБА_4
ліцензійного договору від 15.01.2010,
позивач одержав виключну ліцензію на
право використання знаку для товарів
та послуг 35, 39, 43 класів Міжнародної
класифікації товарів та послуг, що
охороняється свідоцтвами НОМЕР_1 від
10.06.2008, НОМЕР_2 від 10.07.2008. Державним
департаментом інтелектуальної
власності Міністерства освіти і науки
України зареєстровано названий
договір 10.02.2011 за № 10647, в офіційному
бюлетені «Промислова власність» від
10.02.2011 № 3 опубліковано інформацію про
видачу позивачу виключної ліцензії на
використання зазначених вище знаків на
території України щодо усіх послуг,
зазначених у свідоцтвах за
відповідними класами Міжнародної
класифікації товарів та послуг.

27.02.1012 Державною службою
інтелектуальної власності України
видано товариству з обмеженою
відповідальністю "Аероклуб ЛТД"
свідоцтво № 151754 на знак для товарів та
послуг - комбіноване позначення, що
складається з зображувального
елементу (пропеллер і крила на фоні
зображувальних елементів у вигляді
смуг та кулі) та двох словесних
елементів, що складають одне слово
„АЕРОКЛУБ" (дата подання заявки -
10.11.2010).

Вказаний знак зареєстровано для
товарів та послуг 35, 39 класів
Міжнародної класифікації товарів та
послуг.

На підставі винесеної у даній справі
ухвали Київського апеляційного
господарського суду від 10.07.2013 судовим
експертом Київського
науково-дослідного інституту судових
експертиз Міністерства юстиції
України Величко Л.О. (яка має
кваліфікацію за спеціальністю 13.6 -
дослідження, пов'язані з комерційними
(фірмовими)
найменуваннями,торговельними марками
(знаками для товарів і послуг)
географічними зазначеннями) проведено
судову експертизу у сфері
інтелектуальної власності з метою
з'ясування, чи є знак для товарів і
послуг, зареєстрований Державною
службою інтелектуальної власності
України згідно свідоцтва №151754 від
27.02.2012, схожим із знаками для товарів і
послуг, зареєстрованими Державним
департаментом інтелектуальної
власності згідно свідоцтв НОМЕР_1 від
10.06.2008, НОМЕР_2 від 10.07.2008, настільки що їх
можна сплутати або ввести в оману щодо
особи, яка надає послуги або виробляє
товари з використанням цього знака.

Згідно складеного названим експертом
висновку від 14.04.2014 № 7740/13-53, знак для
товарів і послуг, зареєстрований
Державною службою інтелектуальної
власності України за товариством з
обмеженою відповідальністю "Аероклуб
ЛТД" згідно свідоцтва №151754 від 27.02.2012, є
схожим із знаками для товарів і послуг,
зареєстрованими Державним
департаментом інтелектуальної
власності на ім'я ОСОБА_4 згідно
свідоцтв НОМЕР_1 від 10.06.2008, НОМЕР_2 від
10.07.2008, настільки що їх можна сплутати
та ввести в оману щодо особи, яка надає
послуги або виробляє товари з
використанням цього знака.

Колегія суддів Київського
апеляційного господарського суду на
підставі встановлених обставин справи
вважає за необхідне зазначити
наступне.

Відповідно до статті 154 Господарського
кодексу України відносини, пов'язані з
використанням у господарській
діяльності та охороною прав
інтелектуальної власності,
регулюються Господарським кодексом
України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням
у господарській діяльності прав
інтелектуальної власності,
застосовуються положення Цивільного
кодексу України з урахуванням
особливостей, передбачених
Господарським кодексом України та
іншими законами.

Частиною 1 статті 418 Цивільного кодексу
України (далі по тексту - ЦК України)
визначено, що право інтелектуальної
власності - це право особи на результат
інтелектуальної, творчої діяльності
або на інший об'єкт права
інтелектуальної власності, визначений
Цивільним кодексом України та іншим
законом.

До об'єктів права інтелектуальної
власності, відповідно до частини 1
статті 155 Господарського кодексу
України (далі по тексту - ГК України),
частини 1 статті 420 ЦК України, зокрема,
належать торговельні марки знаки для
товарів і послуг.

Відповідно до статті 492 ЦК України,
торговельною маркою може бути будь-яке
позначення або будь-яка комбінація
позначень, які придатні для вирізнення
товарів (послуг), що виробляються
(надаються) однією особою, від товарів
(послуг), що виробляються (надаються)
іншими особами. Такими позначеннями
можуть бути, зокрема, слова, літери,
цифри, зображувальні
елементи,комбінації кольорів.

Закон України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 №
3689-ХІІ (далі по тексту - Закон) у статті 1
також визначає, що знаком є позначення,
за яким товари і послуги одних осіб
відрізняються від товарів і послуг
інших осіб.

Згідно частини 1 статті 157 ГК України
право інтелектуальної власності на
торговельну марку засвідчується
свідоцтвом у випадках і порядку,
передбачених законом.

Згідно частини 1 статті 494 ЦК України,
частини 3 статті 5 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг", набуття права інтелектуальної
власності на торговельну марку
засвідчується свідоцтвом, умови та
порядок видачі якого встановлюються
законом.

Відповідно до частини 1 статті 499 ЦК
України, права інтелектуальної
власності на торговельну марку
визнаються недійсними з підстав та в
порядку, встановлених законом.

У преамбулі Закону України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг"
вказано, що цей закон регулює
відносини, що виникають у зв'язку з
набуттям і здійсненням права власності
на знаки для товарів і послуг в Україні.

Відповідно до абз. 5 п. 3 Постанови
Верховної Ради України від 23.12.1993 №
3771-ХІІ "Про введення в дію Закону
України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг", свідоцтво України
може бути визнано недійсним у разі
невідповідності знака умовам його
реєстрації, визначеним законодавством,
що діяли на дату подання заявки.

Згідно статті 499 ЦК України права
інтелектуальної власності на
торговельну марку визнаються
недійсними з підстав та в порядку,
встановлених законом.

Відповідно до пп. "а" п. 1 ст. 19 Закону
свідоцтво може бути визнано у судовому
порядку недійсним повністю або
частково у разі невідповідності
зареєстрованого знака умовам надання
правової охорони.

Підстави для відмови у наданні
правової охорони передбачені статтею 6
названого Закону. Так, не можуть
одержати правову охорону позначення,
які є тотожними або схожими настільки,
що їх можна сплутати зі знаками, раніше
зареєстрованими чи заявленими на
реєстрацію в Україні на ім'я іншої
особи для таких самих або споріднених з
ними товарів і послуг.

Згідно пункту 4.3.1.3 Правил складання,
подання та розгляду заявки на видачу
свідоцтва України на знак для товарів і
послуг, затверджених наказом
Державного патентного відомства
України від 28.07.1995 № 116, при перевірці
позначень на тотожність і схожість
необхідно: визначити ступінь схожості
заявленого позначення та виявлених при
проведенні пошуку позначень; визначити
однорідність товарів і/або послуг, для
яких заявлено знак, в порівнянні з
товарами і/або послугами, для яких
зареєстровані або заявлені тотожні або
схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Під час апеляційного провадження
встановлено, що знак для товарів і
послуг, зареєстрований Державною
службою інтелектуальної власності
України за товариством з обмеженою
відповідальністю "Аероклуб ЛТД" згідно
свідоцтва №151754 від 27.02.2012, є схожим із
знаками для товарів і послуг,
зареєстрованими Державним
департаментом інтелектуальної
власності на ім'я ОСОБА_4 згідно
свідоцтв НОМЕР_1 від 10.06.2008, НОМЕР_2 від
10.07.2008, настільки що їх можна сплутати
та ввести в оману щодо особи, яка надає
послуги або виробляє товари з
використанням цього знака.

Викладена обставина підтверджується
висновком проведеної у даній справі
експертизи у сфері інтелектуальної
власності від 14.04.2014 № 7740/13-53.

Всебічно дослідивши під час
апеляційного провадження матеріали
справи та висновок експертизи, колегія
суддів доходить висновку про
обґрунтованість та повноту останнього,
визнає цей висновок належним доказом у
даній справі згідно статті 32 ГПК
України та не вбачає підстав для
призначення у даній справі повторної
або додаткової експертизи.

За таких обставин, наявні підстави для
задоволення позову про визнання
недійсним оскарженого свідоцтва № 151754
від 27.02.1012 згідно статті 19 Закону
України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" з підстав
невідповідності зареєстрованого знака
умовам надання правової охорони,
визначеним статтею 6 названого Закону.

Місцевий господарський суд наведеного
не врахував й натомість обмежився
аналізом правовідносин позивача з
ОСОБА_4 щодо виконання умов
ліцензійного договору від 15.01.2010,
залишивши позов без задоволення з тих
підстав, що ліцензіат звернувся до суду
одноособово всупереч пункту 10.3
зазначеного ліцензійного договору,
згідно якого у разі, якщо треті особи
порушать права, надані за цим договором
Ліцензіату, то Ліцензіат і Ліцензіар
спільно пред'являють позов.

Втім, така позиція суду націлена на
обмеження встановленого статтею 1
Господарського процесуального кодексу
України права суб'єкта господарювання
на звернення до господарського суду з
вставленою підвідомчістю
господарських справ за захистом своїх
порушених або оспорюваних прав і
охоронюваних законом інтересів.

Колегія суддів враховує також лист від
15.02.2011, у якому ОСОБА_4 висловлено згоду
на здійснення товариством з обмеженою
відповідальністю "Аероклуб АМС" всіх
передбачених діючим законодавством
заходів для поновлення прав власника
знаків для товарів та послуг
відповідно до свідоцтв НОМЕР_1 від
10.06.2008, НОМЕР_2 від 10.07.2008.

За таких обставин, оскаржене рішення
господарського суду підлягає
скасуванню з прийняттям відповідно до
вимог пункту 2 статті 103 Господарського
процесуального кодексу України нового
рішення про задоволення позову.

Керуючись статями 99, 101-105
Господарського процесуального кодексу
України, Київський апеляційний
господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу товариства з
обмеженою відповідальністю "Аероклуб
АМС" задовольнити.

Рішення господарського суду міста
Києва від 08.04.2013 у справі № 5011-58/17758-2012
скасувати.

Прийняти нове рішення, яким позов
товариства з обмеженою
відповідальністю "Аероклуб АМС"
задовольнити.

Визнати недійсним видане Державною
службою інтелектуальної власності
України товариству з обмеженою
відповідальністю "Аероклуб ЛТД"
свідоцтво на знак для товарів та
послуг № 151754 від 27.02.1012.

Зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності України
внести зміни до Державного реєстру
свідоцтв на знаки для товарів і послуг
щодо припинення дії виданого Державною
службою інтелектуальної власності
України товариству з обмеженою
відповідальністю "Аероклуб ЛТД"
свідоцтва на знак для товарів та
послуг № 151754 від 27.02.1012.

Стягнути з товариства з обмеженою
відповідальністю "Аероклуб ЛТД"
на користь товариства з
обмеженою відповідальністю "Аероклуб
АМС"

573,50 грн. (п'ятсот сімдесят три грн. 50
коп.) витрат з оплати судового збору за
подання позовної заяви,

286,75 грн. (двісті вісімдесят шість грн. 75
коп.) витрат з оплати судового збору за
подання апеляційної скарги,

6 035,20 грн. (шість тисяч тридцять п'ять
грн. 20 коп.) витрат з оплати судової
експертизи.

Стягнути з Державної служби
інтелектуальної власності України на
користь на користь товариства з
обмеженою відповідальністю "Аероклуб
АМС"

573,50 грн. (п'ятсот сімдесят три грн. 50
коп.) витрат з оплати судового збору за
подання позовної заяви,

286,75 грн. (двісті вісімдесят шість грн. 75
коп.) витрат з оплати судового збору за
подання апеляційної скарги,

6 035,20 грн. (шість тисяч тридцять п'ять
грн. 20 коп.) витрат з оплати судової
експертизи.

Видачу наказів із зазначенням
реквізитів сторін доручити
господарському суду міста Києва.

Справу повернути до господарського
суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня
її прийняття та може бути оскаржена у
касаційному порядку до Вищого
господарського суду України через суд
апеляційної інстанції протягом
двадцяти днів з дня набрання
постановою законної сили.

Головуючий суддя
Л.Л. Гарник

Судді
А.А. Верховець

М.Л. Доманська