ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

09.04.2014 р.
Справа № 905/8124/13

Господарський суд Донецької області у
складі колегії суддів:

головуючого судді Бокової Ю.В., судді
Демідової П.В., судді Уханьової О.О

при секретарі судового засідання
Д'яковій Ю.Ю

розглянувши матеріали справи за
позовом: Компанії «Ейс Холдінгз
Лімітед», м.Лімасол, Кіпр

до відповідача 1: Товариства з
обмеженою відповідальністю
«Прес-Центр», м. Харків

до відповідача 2: Товариства з
обмеженою відповідальністю «Донецькі
цифрові комунікації», м. Донецьк

про визнання договору недійсним та
визнання права власності на об'єкт
інтелектуальної власності.

за участю представників:

від позивача: не з'явився

від відповідача 1: не з'явився

від відповідача 2: не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Позивач, Компанія «Ейс Холдінгз
Лімітед», звернувся до господарського
суду Донецької області з позовом до
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Прес-Центр» та до
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Донецькі цифрові
комунікації» про визнання договору
недійсним та визнання права власності
на об'єкт інтелектуальної власності.

В обґрунтування позовних вимог позивач
посилається на те, що: між ним та
відповідачем 1 укладено договір №1 від
27.05.2013р. про передачу виключних
майнових прав; право власності
Позивача на торговельну марку "triolan" для
послуг класу 38 зареєстровано Державною
службою інтелектуальної власності
України в Держаному реєстрі свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг
та інформацію про це оприлюднено в
офіційному бюлетені "Промислова
власність"; однак, одночасно між
відповідачем 1 та відповідачем 2
укладено договір №3-ДНЦК від 27.05.2013р.
про передачу права власності на знак
для товарів та послуг, на підставі
якого відповідач 2 вважає себе
власником виключних майнових прав на
спірну торговельну марку та здійснює
заходи щодо припинення користування
нею з боку Позивача.

Відповідач 1 позов визнав, у відзиві на
позов просив суд позов Компанії "Ейс
Холдінгз Лімітед" задовольнити
повністю зважаючи на те, що укладання
договору №3-ДНЦК від 27.05.2013р. між
директором ТОВ "Прес-Центр" та ТОВ
"Донецькі цифрові комунікації" вважає
помилковим, оскільки підписант
перевищив свої повноваження, не
проконтролював процес того, що вже був
укладений відповідний договір в той же
день.

Відповідач 2 в жодне судове засідання
не з'явився, про дату та час розгяляду
справи повідомлений належним чином,
надав відзив на позовну заяву, в якому
зазначив, що позивач помилково себе
вважає одноосібним власником
товарного знаку станом на 27.05.2013р. (дату
укладення обох правочинів між
позивачем та відповідачем 1, а також
відповідачем 2 та відповідачем 1).
Стверджує, що обидва правочини можна
вважати на момент одночасного
підписання оспорюваними в такому
випадку, тому просить відмовити у
задоволені позову повністю та просить
суд розглядати справу без участі його
представника.

27.01.2014 р. від позивача надійшла заява
про уточнення позовних вимог, в якій
позивач просить суд:

- визнати за Компанією "Ейс Холдінгз
Лімітед" виключне право
інтелектуальної власності на знак для
товарів та послуг "triolan" щодо усіх
товарів і послуг за класами МКТП,
зазначених у Свідоцтві № 102466,
зареєстрованого в Державному реєстрі
свідоцтв України на знаки для товарів
та послуг 26.01.2009р.;

- заборонити Товариству з обмеженою
відповідальністю "Донецькі цифрові
комунікації" будь яким чином
використовувати в своїй господарській
діяльності знак для товарів і послуг
"triolan"; зареєстрованим в Державному
реєстрі свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг 26.01.2009 р., свідоцтво №
102466;

- стягнути на користь Компанії "Ейс
Холдінгз Лімітед" з ТОВ "Прес-Центр" та
Відповідача-2 ТОВ "Донецькі цифрові
комунікації" солідарно судові витрати.

Заява позивача про уточнення позовних
вимог судом розглянута в судовому
засіданні 29.01.2014 р., розцінена судом як
заява про зміну предмету позову та,
зважаючи на той факт, що суд вже
перейшов до розгляду спору по суті,
судом не приймається.

29.01.2014 р. через канцелярію
господарського суду Донецької області
від позивача надійшла заява в порядку
ст. 22 Господарського процесуального
кодексу України про відмову від
позовних вимог в частині визнання
недійсним договору № 3-ДНЦК від 27.05.2013 р.

Остаточно позивач визначив свої
позовні вимоги в наступному вигляді:

визнати за Компанією "Ейс Холдінгз
Лімітед" виключне право
інтелектуальної власності на знак для
товарів та послуг "triolan" щодо усіх
товарів і послуг за класами МКТП,
зазначених у Свідоцтві № 102466,
зареєстрованого в Державному реєстрі
свідоцтв України на знаки для товарів
та послуг 26.01.2009р.; стягнути на користь
Компанії "Ейс Холдінгз Лімітед" з ТОВ
"Прес-Центр" та Відповідача-2 ТОВ
"Донецькі цифрові комунікації"
солідарно судові витрати.

Суд приймає таку відмову від частини
позовних вимог, оскільки відповідні
дії не суперечать законодавству і не
порушують чиїх-небудь охоронюваних
законом інтересів.

Разом з позовною заявою позивачем було
подано заяву про забезпечення позову, в
якій позивач просив суд заборонити
Державній службі інтелектуальної
власності вносити до Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів та послуг будь-які відомості, в
тому числі відомості пов'язані зі
зміною особи власника свідоцтва № 102466
на знак для товарів та послуг "triolan"
зареєстрованого в Державному реєстрі
свідоцтв України на знаки для товарів
та послуг 26.01.2009 р.; відомості про
припинення свідоцтва № 102466 на знак для
товарів та послуг "triolan"
зареєстрованого в Державному реєстрі
свідоцтв України на знаки для товарів
та послуг 26.01.2009 р.; заборонити ТОВ
«Донецькі цифрові комунікації»
будь-яким чином використовувати в
своїй господарській діяльності знак
для товарів та послуг "triolan"
зареєстрованого в Державному реєстрі
свідоцтв України на знаки для товарів
та послуг 26.01.2009 р.

Розглянувши матеріали справи,
дослідивши обставини спору, суд, -

ВСТАНОВИВ:

27.05.2013 р. між «Ейс Холдінгз Лімітед»
(Кіпр) та ТОВ «Прес-Центр» (Україна) був
укладений договір № 1 від про передачу
виключних майнових прав, згідно з п.2.1
якого Власник (ТОВ «Прес-Центр»)
передає, а Правонаступник («Ейс
Холдінгз Лімітед») набуває майнових
прав на знак, передбачених чинним
законодавством , у повному обсязі.

Згідно з цим договором власник передає,
а правонаступник приймає оригінал
свідоцтва (п. 2.2 договору).

Статтею 3 договору сторони визначили
обов'язки власника, а саме: з дати
підписання договору сторонами
припинити будь-яке використання знака;
передати правонаступнику оригінал
свідоцтва одночасно с підписанням
цього договору сторонами.

Статтю 4 договору сторони визначили
обов'язки правонаступника, а саме:
прийняти оригінал свідоцтва, переданий
йому власником; добросовісно
користуватись правами, що випливають
із свідоцтва відповідно до чинного
законодавства.

Договір набирає чинності від дати його
підписання сторонами (ст. 8 договору).

Статтею 9 договору зазначено, що кожна
сторона засвідчує, що особи, які
підписали цей договір, належним чином
уповноважені підписати цей договір від
її імені.

Відповідно до виписки з Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг від 25.07.2013 р., виданої
Державною службою інтелектуальної
власності України, в Державному
реєстрі свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг зареєстровано
передачу права власності на знак за
свідоцтвом № 102466 від ТОВ «Прес-Центр»
на користь «Ейс Холдінгз Лімітед».

В той же день, а саме 27.05.2013 р. був
укладений договір № 3-ДЦК про передачу
права власності на знак для товарів та
послуг між ТОВ «Прес-Центр» (Власник) в
особі директора Гайдукова Ігора
Миколайовича, що діє на підставі
статуту та ТОВ «Донецькі цифрові
комунікації» (Правонаступник) в особі
директора Олексієнко Володимира
Олексійовича, що діє на підставі
статуту, відповідно до умов якого
власник передає у власність
правонаступнику виключні майнові та
немайнові права на знак для товарів та
послуг «triolan» щодо усіх товарів і
послуг за класами Міжнародної
класифікації товарів і послуг, що діє
на підставі Ніццької угоди, зазначених
у свідоцтві № 102466, зареєстрованому в
Державному реєстрі свідоцтв України на
знаки для товарів та послуг 26.01.2009 р., а
правонаступник приймає у власність
виключні майнові та немайнові права та
товарний знак та оплачує їх вартість.

Відповідно до п. 1.3 договору право
інтелектуальної власності на товарний
знак переходить від власника до
правонаступника в день підписання
сторонами цього договору. Факт
передачі права власності на товарний
знак від власника правонаступнику
підтверджується цим договором та
оформлення додаткових документів не
потребує.

Відповідно до п. 1.5 зазначеного
договору власник підтверджує, що до
моменту укладення цього договору
виняткові права на товарний знак
третім особам не передані.

Порядок передачі права власності
сторони визначили розділом 4 договору.

Так, згідно п. 4.1 договору разом з
переданням права власності на товарний
знак, власник зобов'язаний передати
правонаступнику всю документацію, що
необхідна для використання товарного
знаку правонаступнику. Передача права
власності на товарний знак
оформлюється цим договором, а передача
документації на товарний знак
оформлюється актом приймання-передачі
за підписом уповноважених
представників сторін.

Відповідно до п. 8.1 договір вважається
укладеним і набирає чинності з моменту
його підписання сторонами та його
скріплення печатками та діє до повного
виконання сторонами своїх зобов'язань
по ньому.

З матеріалів справи вбачається, що
позивачем отримана інформація від
відповідача 2 про те, що на підставі
договору № 3-ДНЦК від 27.05.2013 р. про
передачу права власності на знак для
товарів та послуг, укладеного між
відповідачем 1 та відповідачем 2
останній вимагає припинити
використовувати торговельну марку
«triolan» для послуг класу 38 за свідоцтвом
№102466.

Оцінюючи вимоги позивача, суд виходить
з наступного.

Відповідно до ст. 418 ЦК України, право
інтелектуальної власності - це право
особи на результат інтелектуальної,
творчої діяльності або на інший об'єкт
права інтелектуальної власності,
визначений цим Кодексом та іншим
законом. Право інтелектуальної
власності є непорушним. Ніхто не може
бути позбавлений права
інтелектуальної власності чи
обмежений у його здійсненні, крім
випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної
власності, відповідно до ч. 1 ст. 155
Господарського кодексу України та ч. 1
ст. 420 Цивільного кодексу України,
зокрема, належать торговельні марки
(знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу
України, торговельною маркою може бути
будь-яке позначення або будь-яка
комбінація позначень, які придатні для
вирізнення товарів (послуг), що
виробляються (надаються) однією особою,
від товарів (послуг), що виробляються
(надаються) іншими особами. Такими
позначеннями можуть бути, зокрема,
слова, літери, цифри, зображувальні
елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на
торговельну марку засвідчується
свідоцтвом у випадках і порядку,
передбачених законом (ч. 1 ст. 157
Господарського кодексу України).

Згідно зі статтями 493, 494 ЦК України
суб'єктами права інтелектуальної
власності на торговельну марку є
фізичні та юридичні особи. Право
інтелектуальної власності на певну
торговельну марку може належати
одночасно кільком фізичним та (або)
юридичним особам.

Набуття права інтелектуальної
власності на торговельну марку
засвідчується свідоцтвом. Умови та
порядок видачі свідоцтва
встановлюються законом.

В силу статті 495 ЦК України майновими
правами інтелектуальної власності на
торговельну марку є:

1) право на використання торговельної
марки;

2) виключне право дозволяти
використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати
неправомірному використанню
торговельної марки, в тому числі
забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної
власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної
власності на торговельну марку
належать володільцю відповідного
свідоцтва, володільцю міжнародної
реєстрації, особі, торговельну марку
якої визнано в установленому законом
порядку добре відомою, якщо інше не
встановлено договором.

Згідно з ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного
кодексу України цивільні права та
обов'язки виникають із дій осіб, що
передбачені актами цивільного
законодавства, а також із дій осіб, що
не передбачені цими актами, але за
аналогією породжують цивільні права та
обов'язки. Підставами виникнення
цивільних прав та обов'язків, зокрема є
договори та інші правочини.

Відповідно до ст. 427 Цивільного
кодексу України майнові права
інтелектуальної власності можуть бути
передані відповідно до закону повністю
або частково іншій особі. Умови
передання майнових прав
інтелектуальної власності можуть бути
визначені договором, який укладається
відповідно до цього Кодексу та іншого
закону.

Відповідно до ч.ч.3, 4 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" право власності на знак
засвідчується свідоцтвом. Обсяг
правової охорони, що надається,
визначається зображенням знака та
переліком товарів і послуг, внесеними
до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом
з наведеними у ньому копією внесеного
до Реєстру зображення знака та
переліком товарів і послуг.

Частинами 2, 3, 5, 6 статті 16 зазначеного
Закону вставлено, що свідоцтво надає
його власнику право використовувати
знак та інші права, визначені цим
Законом.

Взаємовідносини при використанні
знака, свідоцтво на який належить
кільком особам, визначаються угодою
між ними. У разі відсутності такої
угоди кожний власник свідоцтва може
використовувати знак на свій розсуд,
але жоден з них не має права давати
дозвіл (видавати ліцензію) на
використання знака та передавати право
власності на знак іншій особі без згоди
решти власників свідоцтва.

Свідоцтво надає його власнику виключне
право забороняти іншим особам
використовувати без його згоди, якщо
інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і
послуг, споріднених з наведеними у
свідоцтві, якщо внаслідок такого
використання можна ввести в оману
щодо особи, яка виробляє товари чи
надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно наведених у свідоцтві
товарів і послуг, якщо внаслідок такого
використання ці позначення і знак
можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно товарів і послуг,
споріднених з наведеними у свідоцтві,
якщо внаслідок такого використання
можна ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товари чи надає послуги, або
ці позначення і знак можна сплутати.

Виключне право власника свідоцтва
забороняти іншим особам
використовувати без його згоди
зареєстрований знак не поширюється на:

здійснення будь-якого права, що виникло
до дати подання заявки або, якщо було
заявлено пріоритет, до дати пріоритету
заявки;

використання знака для товару,
введеного під цим знаком в цивільний
оборот власником свідоцтва чи за його
згодою, за умови, що власник свідоцтва
не має вагомих підстав забороняти таке
використання у зв'язку з подальшим
продажем товару, зокрема у разі зміни
або погіршення стану товару після
введення його в цивільний оборот.

некомерційне використання знака;

усі форми повідомлення новин і
коментарів новин;

добросовісне застосування ними своїх
імен чи адрес.

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" іноземці та особи без
громадянства мають рівні з громадянами
України права та обов'язки, передбачені
цим Законом, відповідно до міжнародних
договорів України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною
Радою України. 2. Іноземці та особи без
громадянства у відносинах з Установою
реалізовують свої права через
представників у справах
інтелектуальної власності (патентні
повірені), зареєстрованих згідно з
положенням, яке затверджується
центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної
політики у сфері інтелектуальної
власності.

В пункті 67 Постанови пленуму Вищого
господарського суду України від 17.10.2012
року № 12 "Про деякі питання практики
вирішення спорів, пов'язаних із
захистом прав інтелектуальної
власності" вищим спеціалізованим судом
зазначається: державна реєстрація
прав інтелектуальної власності на знак
для товарів і послуг (торговельну
марку) засвідчується свідоцтвом
України на знак для товарів і послуг, з
видачею якого закон і пов'язує набуття
відповідних прав. Отже, оскільки право
інтелектуальної власності на знак для
товарів і послуг (торговельну марку)
набувається з моменту відповідної
реєстрації, то й договір про передання
виключних майнових прав на такий об'єкт
хоча й має виконуватися сторонами з
моменту його підписання, але
безпосередньо не надає новому
власникові виключних майнових прав на
знак для товарів і послуг (торговельну
марку), які переходять до нього лише з
моменту здійснення державної
реєстрації. Якщо така реєстрація не
відбулася, особа, якій за договором
передавалося право власності на знак
для товарів і послуг (торговельну
марку), не набуває права власника за
свідоцтвом України на знак для товарів
і послуг.

Враховуючи наведене, суд дійшов
висновку, що у зв'язку з державною
реєстрацією виключних майнових прав
Позивача на торговельну марку «triolan»
для послуг класу 38 за свідоцтвом № 102466,
останній є належним власником
виключних майнових прав на спірну
торговельну марку; в той же час
наявність договору, укладеного між
відповідачем 1 та відповідачем 2 від
27.05.2013 р. № 3-ДНЦК про передачу права
власності на знак для товарів та
послуг, не спростовує виключні майнові
права позивача у зв'язку з відсутністю
державної реєстрації прав відповідача
2 Державною службою інтелектуальної
власності України;

У зв'язку з цим позовні вимоги позивача
про визнання за Компанією «Ейс
Холдінгз Лімітед» виключного права
інтелектуальної власності на знак для
товарів та послуг «triolan» щодо усіх
товарів і послуг за класами МКТП,
зазначених у Свідоцтві № 102466,
зареєстрованого в Державному реєстрі
свідоцтв України на знаки для товарів
та послуг 26.01.2009 р., підлягають
задоволенню.

Розглянувши заяву позивача про
забезпечення позову шляхом заборони
Державній службі інтелектуальної
власності вносити до Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів та послуг будь-які відомості, в
тому числі відомості пов'язані зі
зміною особи власника свідоцтва № 102466
на знак для товарів та послуг "triolan"
зареєстрованого в Державному реєстрі
свідоцтв України на знаки для товарів
та послуг 26.01.2009 р.; відомості про
припинення свідоцтва № 102466 на знак для
товарів та послуг "triolan"
зареєстрованого в Державному реєстрі
свідоцтв України на знаки для товарів
та послуг 26.01.2009 р.; заборони ТОВ
«Донецькі цифрові комунікації»
будь-яким чином використовувати в
своїй господарській діяльності знак
для товарів та послуг "triolan"
зареєстрованого в Державному реєстрі
свідоцтв України на знаки для товарів
та послуг 26.01.2009 р., суд відмовляє в її
задоволенні з наступних підстав.

Відповідно до ст. 66 Господарського
процесуального кодексу України,
господарський суд за заявою сторони,
прокурора чи його заступника, який
подав позов, або з своєї ініціативи має
право вжити заходів до забезпечення
позову. Забезпечення позову
допускається в будь-якій стадії
провадження у справі, якщо невжиття
таких заходів може утруднити чи
зробити неможливим виконання рішення
господарського суду.

Позивач не надав суду обґрунтованих
доказів необхідності вжиття заходів
щодо забезпечення позову, а також не
представив суду доказів, що невжиття
заходів по забезпеченню позову
утруднить або унеможливить виконання
судового рішення.

З наведених підстав суд відмовляє в
задоволенні заяви позивача про
забезпечення позову.

Відповідно до ст. 33 Господарського
процесуального кодексу України (далі -
ГПК України), кожна сторона повинна
довести ті обставини, на які вона
посилається як на підставу своїх вимог
і заперечень.

Відповідно до ч.1 ст. 43 ГПК України,
господарський суд оцінює докази за
своїм внутрішнім переконанням, що
ґрунтується на всебічному, повному і
об'єктивному розгляді в судовому
процесі всіх обставин справи в їх
сукупності, керуючись законом.

Господарські витрати розподілити
відповідно до ст. 49 ГПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.
ст. 22, 33, 43, 49, п. 4. ст. 80, ст. ст. 82-85 ГПК
України, суд,

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Визнати за Компанією «Ейс Холдінгз
Лімітед» виключне право
інтелектуальної власності на знак для
товарів та послуг «triolan» щодо усіх
товарів і послуг за класами МКТП,
зазначених у свідоцтві № 102466,
зареєстрованого в Державному реєстрі
свідоцтв України на знаки для товарів
та послуг 26.01.2009 р.

Стягнути з ТОВ "Прес-Центр" (61018,
м.Харків, вул. Дерев'янка, буд. 1-А, ) та ТОВ "Донецькі цифрові
комунікації" (83055, м. Донецьк, вул.
Постишева, 127, 7) на
користь Компанії «Ейс Холдінгз
Лімітед» солідарно судові витрати у
розмірі 1147 грн.

Провадження у справі щодо визнання
недійсним договору № 3-ДЦК від 27.05.2013 р.
про відчуження виключного права,
укладеного між ТОВ «Прес-Центр» та ТОВ
Донецькі цифрові комунікації»
припинити у зв'язку із відмовою
позивача від позову в цій частині.

Видати наказ після набрання рішенням
законної сили.

Рішення може бути оскаржене до
Донецького апеляційного
господарського суду в порядку
передбаченому розділом ХІІ
Господарського процесуального кодексу
України.

У судовому засіданні оголошено вступну
та резолютивну частини рішення.

Повний текст рішення підписаний 14.04.2014
р.

Головуючий суддя
Ю.В.
Бокова

Суддя
П.В. Демідова

Суддя
О.О. Уханьова