КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" травня 2014 р. Справа№ 5011-76/12622-2012

Київський апеляційний господарський
суд у складі колегії суддів:

головуючого: Разіної Т.І.

суддів: Сотнікова С.В.

Шипка В.В.

за участю представників сторін:

АКЦІЮ САБІЄДРІБА «ГРІНДЕКС» -
Кольченко Ю.М. (довіреність від 30.04.2012 №
646);

ТОВ «Фармастор» - не з'явився;

ТОВ «Ніко» - Громчаков О.В. (довіреність
від 17.10.2011 № 17/02);

ТОВ «Фармасел» - не з'явився;

РУП «Белмедпрепарати» - не з'явився.

розглянувши у відкритому судовому
засіданні апеляційну скаргу АКЦІЮ
САБІЄДРІБА «ГРІНДЕКС» на рішення
господарського суду міста Києва від
03.03.2014 року у справі № 5011-76/12622-2012 (суддя
Марченко О.В.)

за позовом АКЦІЮ САБІЄДРІБА
«ГРІНДЕКС», м. Рига, Латвійська
Республіка

до товариства з обмеженою
відповідальністю «Фармастор», м. Київ

товариства з обмеженою
відповідальністю «Ніко», м. Макіївка
Донецької області

про припинення порушення прав на знак
для товарів і послуг за свідоцтвом
України № 50772 та міжнародними
реєстраціями № 727093, № 727158

та за позовом товариства з обмеженою
відповідальністю «Фармасел»,
м. Макіївка Донецької області, як
третьої особи, яка заявляє самостійні
вимоги на предмет спору

до АКЦІЮ САБІЄДРІБА «ГРІНДЕКС»

треті особи, які не заявляють
самостійних вимог на предмет спору:

Республіканське унітарне виробниче
підприємство
«РУП «Белмедпрепарати», м.
Мінськ, Республіка Білорусь

товариство з обмеженою
відповідальністю «Фармастор»

товариство з обмеженою
відповідальністю «Ніко»

про припинення порушення прав на знак
для товарів і послуг за свідоцтвом
України № 129623

ВСТАНОВИВ:

АКЦІЮ САБІЄДРІБА «ГРІНДЕКС»
звернулося до господарського суду
міста Києва з позовом про:

- зобов'язання ТОВ «Фармастор»
припинити порушення прав на знак для
товарів і послуг за свідоцтвом України
№ 50772 та знаки для товарів і послуг за
міжнародними реєстраціями № 727093, №
727158;

- заборону ТОВ «Фармастор»
використовувати позначення
«МІЛДРОКАРД», яке є схожим настільки,
що його можна сплутати зі знаком для
товарів і послуг за свідоцтвом № 50772 та
знаками для товарів і послуг за
міжнародними реєстраціями № 727093, №
727158, шляхом пропонування для продажу та
продажу препарату «МІЛДРОКАРД»;

- зобов'язання ТОВ «Ніко» припинити
порушення прав на знак для товарів і
послуг за свідоцтвом України № 50772 та
знаки для товарів і послуг за
міжнародними реєстраціями № 727093, №
727158;

- заборону ТОВ «Ніко» використовувати
позначення «МІЛДРОКАРД», яке є схожим
настільки, що його можна сплутати зі
знаком для товарів та послуг за
свідоцтвом № 50772, знаками для товарів
та послуг за міжнародними реєстраціями
№ 727093, № 727158, шляхом нанесення його на
препарат «МІЛДРОКАРД», упаковку, в якій
міститься цей товар, зберігання цього
товару із зазначеними позначеннями з
метою пропонування для продажу,
пропонування його для продажу, продажу;

- зобов'язання ТОВ «Ніко» усунути з
товару - препарату «МІЛДРОКАРД» та його
упаковки незаконно використані
позначення «МІЛДРОКАРД».

Позовні вимоги мотивовані тим, що
позначення «МІЛДРОКАРД», що
використовується ТОВ «Фармастор» та
ТОВ «Ніко» є дуже схожим зі знаком
«МІЛДРОНАТ» за свідоцтвом № 50772
знаками для товарів та послуг за
міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158
стосовно товарів і послуг, споріднених
з наведеними у свідоцтві, і як наслідок
їх можна сплутати, а тому використання
даного позначення може ввести в оману
щодо особи, яка виробляє товари.

Через відділ діловодства суду надійшла
зустрічна позовна заява від ТОВ
«Фармасел» третьої особи, яка заявляє
самостійні вимоги на предмет спору, в
якій просило суд:

- зобов'язати АКЦІЮ САБІЄДРІБА
«ГРІНДЕКС» припинити порушення прав на
знак для товарів та послуг за
свідоцтвом України № 129623;

- заборонити АКЦІЮ САБІЄДРІБА
«ГРІНДЕКС» використовувати позначення
«МІЛДРОНАТ», яке є схожим настільки, що
його можна сплутати зі знаком для
товарів та послуг за свідоцтвом
України № 129623;

- зобов'язати АКЦІЮ САБІЄДРІБА
«ГРІНДЕКС» усунути з товару препарату
«МІЛДРОНАТ», його упаковки незаконно
використані позначення «МІЛДРОНАТ».

Позовні вимоги за зустрічним позовом
мотивовані тим, що позначення
«МІЛДРОНАТ», яке використовується на
упаковці фармацевтичного препарату
«МІЛДРОНАТ» є схожим із знаком
зареєстрованим за свідоцтвом № 129623 від
11.10.2010 для позначення «МІЛДРОКАРД»
стосовно наведених у свідоцтві товарів
і внаслідок такого використання це
позначення і знак можна сплутати.

Рішенням господарського суду міста
Києва від 03.03.2014 року у справі №
5011-76/12622-2012 (суддя Марченко О.В.)
відмовлено у задоволенні позовів АКЦІЮ
САБІЄДРІБА «ГРІНДЕКС» та товариства з
обмеженою відповідальністю
«Фармасел».

Рішення мотивоване необґрунтованістю
та недоведеністю позовних вимог за
первісною позовною заявою та
відсутністю прав у позивача за
зустрічною позовною заявою, на захист
яких подано позов, а відтак позови є
такими, що не підлягають задоволенню.

При цьому, суд першої інстанції
керувався ст.ст. 5, 16 Закону України «Про
охорону прав на знак для товарів і
послуг», ст. 494 Цивільного кодексу
України, ст.ст. 42, 43, 49, 82-85
Господарського процесуального кодексу
України, п.п. 15.2 п. 15 постанови пленуму
Вищого господарського суду України від
23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики
призначення судової експертизи».

Не погоджуючись із вказаним рішенням
суду першої інстанції, АКЦІЮ
САБІЄДРІБА «ГРІНДЕКС» звернулося до
Київського апеляційного
господарського суду з апеляційною
скаргою, в якій просить скасувати
рішення господарського суду міста
Києва від 03.03.2014 року у справі
№ 5011-76/12622-2012 частково стосовно відмови
в позові АКЦІЮ САБІЄДРІБА «ГРІНДЕКС» і
прийняти нове рішення.

Апеляційна скарга обґрунтована
недоведеністю обставин, що мають
значення для справи, які місцевий
господарський суд визнав
встановленими, невідповідністю
висновків, викладених у рішенні
місцевого господарського суду,
обставинам справи, та порушенням норм
процесуального права, в частині
відмови в задоволенні первісного
позову при розгляді та оцінці
висновків № 198/12 та № 907 судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності у справі. Так, скаржник
зазначає, що висновки місцевого
господарського суду про несхожість
знаків позивача «МІЛДРОНАТ» із
позначенням «МІЛДРОКАРД», що
використовується відповідачами за
первісним позовом, стосовно
споріднених товарів 5 класу МКТП, та
неможливості введення в оману, не
відповідають дійсним обставинам
справи, і спростовуються наявними у
справі доказами, зокрема висновком
експертизи № 198/12 від 14.05.2013.

16.05.2014 через відділ документального
забезпечення Київського апеляційного
господарського суду представником
товариства з обмеженою
відповідальністю «Ніко» подано відзив
на апеляційну скаргу, в якому просить
рішення місцевого господарського суду
залишити без змін, а апеляційну скаргу -
без задоволення.

20.05.2014 року представник АКЦІЮ
САБІЄДРІБА «ГРІНДЕКС» звернувся до
суду з письмовим клопотанням про
призначення повторної експертизи
об'єктів права інтелектуальної
власності. При цьому, позивач
запропонував суду питання, які мають
бути роз'ясненні судовим експертом.

Однак, апеляційний суд, розглянувши
доводи даного клопотання, прийшов до
висновку, що в задоволенні даного
клопотання слід відмовити враховуючи
наступне.

Згідно ст. 41 ГПК України для роз'яснення
питань, що виникають при вирішенні
господарського спору і потребують
спеціальних знань, господарський суд
призначає судову експертизу.

Натомість, дослідивши питання, які
позивач за первісним позовом пропонує
поставити експерту для роз'яснення,
апеляційний суд дійшов висновку, що
данні питання ставилися на розгляд
експертам двічі судом першої
інстанції, та на які надано відповіді у
висновку судової експертизи № 198/12 від
14.5.2013 та у висновку повторної судової
експертизи № 907 від 12.12.2013.

Представник АКЦІЮ САБІЄДРІБА
«ГРІНДЕКС» в судовому засіданні
підтримав доводи апеляційної скарги з
викладених в ній підстав.

В судовому засіданні представник
товариства з обмеженою
відповідальністю «Ніко» заперечив
проти доводів апеляційної скарги, з
підстав викладених у відзиві на
апеляційну скаргу.

Представники інших сторін в судове
засідання не з'явився, про причини
неявки суд не повідомили. Про час і
місце розгляду справи були належним
чином повідомлені. Враховуючи, що в
матеріалах справи містяться докази
належного повідомлення про час та
місце розгляду справи, Київський
апеляційний господарський суд вважає
за можливе розглянути справу у
відсутності представників відповідних
сторін.

Дослідивши матеріали справи,
заслухавши пояснення представників
сторін, обговоривши доводи апеляційної
скарги, перевіривши застосування судом
першої інстанції норм процесуального
та матеріального права, колегія суддів
Київського апеляційного
господарського суду дійшла до
висновку, що апеляційна скарга не
підлягає задоволенню, виходячи з
наступних підстав.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 101 ГПК
України апеляційний господарський суд
не зв'язаний доводами апеляційної
скарги і перевіряє законність та
обґрунтованість рішення місцевого
господарського суду у повному обсязі.

У відповідності до п. 4 ч. 3 ст. 129
Конституції України та ст. 33 ГПК
України, кожна сторона повинна довести
ті обставини, на які вона посилається
як на підставу своїх вимог та
заперечень.

Згідно ст. 99 ГПК України апеляційний
господарський суд, переглядаючи
рішення в апеляційному порядку,
користується правами, наданими суду
першої інстанції.

Як встановлено місцевим господарським
судом АКЦІЮ САБІЄДРІБА «ГРІНДЕКС» є
власником прав на знаки для товарів та
послуг:

- «МІЛДРОНАТ» за свідоцтвом України №
50772, зареєстрований для товарів 05 класу
Міжнародної класифікації товарів і
послуг для реєстрації знаків (далі -
МКТП) «фармацевтичні препарати»;
заявка № 2 від 10.10.2003; дані про
видачу свідоцтва опубліковані в
офіційному бюлетені «Промислова
власність» № 6 від 15.06.2005;

«Mildronate» за міжнародною реєстрацією №
727093 для товарів 05 класу МКТП
«фармацевтичні препарати»; дія
міжнародної реєстрації поширена на
територію України з 19.01.2000;

«МІЛДРОНАТ» за міжнародною
реєстрацією № 727158 для товарів 05 класу
МКТП «фармацевтичні препарати»; дія
міжнародної реєстрації поширена на
територію України з 19.01.2000.

Препарат «МІЛДРОНАТ», розчин для
ін'єкцій 10% по 5 мл в ампулах № 10,
зареєстрований Міністерством охорони
здоров'я України, про що АКЦІЮ
САБІЄДРІБА «ГРІНДЕКС» видано
реєстраційне посвідчення від 27.07.2000 №
П.07.00/02119. Згодом препарат
перереєстровувався, про що позивачеві
за первісним позовом видано
реєстраційні посвідчення; крім того,
матеріали справи містять листи
Фармакологічного комітету
Міністерства охорони здоров'я України
від 27.07.2005.

АКЦІЮ САБІЄДРІБА «ГРІНДЕКС»
реалізовує даний препарат на території
України, що підтверджується наявними в
матеріалах справи рахунками.

В аптеці № 114 «Аптека доброго дня», яка
належить ТОВ «Фармастор» пропонувався
для продажу фармацевтичний препарат,
маркований позначенням «МІЛДРОКАРД», а
також зазначений препарат продавався,
що підтверджується фіскальним чеком
від 09.06.2012 № 0112. З урахуванням
наведеного відсутні підстави для
припинення провадження у справі
стосовно вимог до ТОВ «Фармастор».

На упаковці препарату «МІЛДРОКАРД» (т.1;
а.с. 21) його виробником зазначено ТОВ
«Ніко».

ТОВ «Ніко» виготовляє фармацевтичний
препарат та здійснює нанесення
позначення «МІЛДРОКАРД» на його
упаковку.

За приписами статті 494 Цивільного
кодексу України (далі - ЦК України) і
пункту 4 статті 5 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів та
послуг» (далі - Закон) набуття права
інтелектуальної власності на
торговельну марку засвідчується
свідоцтвом. Обсяг правової охорони
торговельної марки визначається
наведеними у свідоцтві її зображенням
та переліком товарів і послуг, якщо
інше не встановлено законом.

Відповідно до пунктів 1, 2 статті 16
Закону права, що випливають із
свідоцтва, діють від дати подання
заявки; свідоцтво надає його власнику
право використовувати знак та інші
права, визначені цим Законом.

Пунктом 4 статті 5 Закону передбачено,
що обсяг правової охорони, що
надається, визначається зображенням
знака та переліком товарів і послуг,
внесеними до Реєстру, і засвідчується
свідоцтвом з наведеними у ньому копією
внесеного до Реєстру зображення знака
та переліком товарів і послуг.

За приписами пункту 5 статті 16 Закону
свідоцтво надає його власнику виключне
право забороняти іншим особам
використовувати без його згоди, якщо
інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів
і послуг, споріднених з наведеними у
свідоцтві, якщо внаслідок такого
використання можна ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари чи надає
послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно наведених у свідоцтві
товарів і послуг, якщо внаслідок такого
використання ці позначення і знак
можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно товарів і послуг,
споріднених з наведеними у свідоцтві,
якщо внаслідок такого використання
можна ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товари чи надає послуги, або
ці позначення і знак можна сплутати.

На думку позивача за первісним позовом,
відповідачі використовують позначення
«МІЛДРОКАРД», схоже із зареєстрованими
АКЦІЮ САБІЄДРІБА «ГРІНДЕКС» знаками
стосовно товарів, споріднених з
наведеними у свідоцтві, і внаслідок
такого використання можна ввести в
оману щодо особи, яка виробляє товари
чи надає послуги, та ці позначення і
знак можна сплутати.

Отже, для правильного вирішення даного
спору належало встановити шляхом
порівняння саме зареєстрованих
позивачем торговельних марок з
позначенням, які фактично
використовуються відповідачами за
первісним позовом: чи є позначення, яке
використовують ТОВ «Ніко» і ТОВ
«Фармастор», тотожним або схожим із
торгівельними марками позивача; чи
використовують названі відповідачі
спірне позначення стосовно наведених у
свідоцтві України № 50772 та міжнародних
реєстраціях № 727093, № 727158 товарів і
послуг або стосовно товарів і послуг,
споріднених з ними; чи можна внаслідок
такого використання ці позначення і
знаки сплутати, або чи можна внаслідок
такого використання ввести в оману
щодо особи, яка виробляє товари.

З огляду на наведене господарським
судом міста Києва призначено в даній
справі судову експертизу об'єктів
інтелектуальної власності, проведення
якої доручено НДЦСЕ.

Згідно висновку судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності №
198/12 від 14.05.2013:

- позначення «МІЛДРОКАРД», яке
міститься на упаковці фармацевтичного
препарату «МІЛДРОКАРД», є схожим із
зареєстрованими знаками для товарів і
послуг за свідоцтвом України № 50772 та
міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158
настільки, що їх можна сплутати;

- товар, на якому міститься позначення
«МІЛДРОКАРД», є спорідненим із
товарами, для яких зареєстровані знаки
для товарів і послуг за свідоцтвом
України № 50772 та міжнародними
реєстраціями № 727093, № 727158;

- позначення «МІЛДРОКАРД», яке
міститься на упаковці фармацевтичного
препарату «МІЛДРОКАРД», є схожим
настільки, що можна сплутати із
зареєстрованими знаками АКЦІЮ
САБІЄДРІБА «ГРІНДЕКС» за свідоцтвом
України № 50772 та міжнародними
реєстраціями № 727093, № 727158 стосовно
товарів, наведених у цих свідоцтвах, що
може ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товари.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів
справи зазначений висновок судової
експертизи визнано місцевим
господарським судом таким, що викликає
сумнів у його правильності, внаслідок
чого 22.07.2013 призначено повторну
експертизу об'єктів інтелектуальної
власності.

У підпункті 15.2 пункту 15 постанови
пленуму Вищого господарського суду
України від 23.03.2012 № 4 «Про деякі
питання практики призначення судової
експертизи» зазначено, що повторною
визнається судова експертиза, у
проведенні якої експерт досліджує ті ж
самі об'єкти і вирішує ті ж самі
питання, які досліджувалися і
вирішувалися у первинній судові
експертизі. Нові об'єкти на дослідження
повторної судової експертизи
подаватися не можуть, так само як не
можуть ставитися на її вирішення
питання, які не розглядалися
попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза
призначається з ініціативи суду або за
клопотанням учасників процесу, якщо
висновок експерта визнано
необґрунтованим чи таким, що
суперечить іншим матеріалам справи,
або коли він викликає сумнів у його
правильності, або за наявності
істотного порушення норм, які
регламентують порядок призначення і
проведення експертизи. Повторну судову
експертизу може бути призначено також,
якщо є розходження у висновках кількох
експертів і їх неможливо усунути
шляхом одержання додаткових пояснень
експертів у судовому засіданні.
Повторну судову експертизу слід
доручати іншому експерту (експертам).

З висновку від 12.12.2013 № 907 вбачається, що
за результатами проведеного
дослідження судовий експерт дійшов
висновку про те, що позначення
«МІЛДРОКАРД», яке використовується ТОВ
«Ніко» на упаковці фармацевтичного
препарату «МІЛДРОКАРД», не є схожим із
зареєстрованими знаками АКЦІЮ
САБІЄДРІБА «ГРІНДЕКС» за свідоцтвом
України № 50772 та міжнародними
реєстраціями № 727093, № 727158 настільки, що
їх можна сплутати; позначення
«МІЛДРОКАРД», яке використовується ТОВ
«Ніко» на упаковці фармацевтичного
препарату «МІЛДРОКАРД», не є таким, що
може ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товари.

Відповідно до частини п'ятої статті 42
ГПК України висновок судового експерта
для господарського суду не є
обов'язковим і оцінюється
господарським судом за правилами,
встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 43 ГПК України
господарський суд оцінює докази за
своїм внутрішнім переконанням, що
ґрунтується на всебічному, повному і
об'єктивному розгляді в судовому
процесі всіх обставин справи в їх
сукупності, керуючись законом. Ніякі
докази не мають для господарського
суду заздалегідь встановленої сили.
Відхиляючи будь-які доводи сторін чи
спростовуючи подані стороною докази,
господарські суди повинні у
мотивувальній частині рішення навести
правове обґрунтування і ті доведені
фактичні обставини, з огляду на які ці
доводи або докази не взято до уваги
судом.

Апеляційний суд дослідивши матеріали
справи та висновок судової експертизи
від 12.12.2013 № 907 погоджується з місцевим
господарським судом, що наведений
висновок є повним, обґрунтованим та
таким, що не суперечить іншим
матеріалам справи належних та
допустимих доказів на спростування
даного висновку суду не надано.

Отже, як вбачається з матеріалів справи
та висновку експертизи від 12.12.2013 № 907
позначення «МІЛДРОКАРД», яке
використовується на упаковці
фармацевтичного препарату
«МІЛДРОКАРД», не є схожим із
зареєстрованими знаками АКЦІЮ
САБІЄДРІБА «ГРІНДЕКС» за свідоцтвом
України № 50772 та міжнародними
реєстраціями № 727093, № 727158 настільки, що
їх можна сплутати; позначення
«МІЛДРОКАРД», яке використовується на
упаковці фармацевтичного препарату
«МІЛДРОКАРД», не є таким, що може ввести
в оману щодо особи, яка виробляє товари.

З огляду на наведене апеляційний суд
погоджується з місцевим господарським
судом, що відсутні передбачені законом
підстави для задоволення первісного
позову.

Таким чином, на підставі
вищевикладеного апеляційний суд не
приймає до уваги твердження АКЦІЮ
САБІЄДРІБА «ГРІНДЕКС», що зазначені в
апеляційній скарзі стосовно
недоведеності обставин, що мають
значення для справи, які місцевий
господарський суд визнав
встановленими, невідповідністю
висновків, викладених у рішенні
місцевого господарського суду,
обставинам справи, та порушенням норм
процесуального права, в частині
первісного позову при розгляді та
оцінці висновків № 198/12 та № 907 судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності у справі.

У відповідності до ст.ст. 32-34 ГПК
України, доказами у справі є будь-які
фактичні дані, на підставі яких
господарський суд у визначеному
законом порядку встановлює наявність
чи відсутність обставин, на яких
ґрунтуються вимоги і заперечення
сторін, а також інші обставини, які
мають значення для правильного
вирішення господарського спору. Кожна
сторона повинна довести ті обставини,
на які вона посилається як на підставу
своїх вимог і заперечень. Обставини
справи, які відповідно до
законодавства повинні бути
підтверджені певними засобами
доказування, не можуть
підтверджуватись іншими засобами
доказування.

Таким чином, на підставі
вищевикладеного апеляційний суд не
приймає до уваги твердження позивача,
що зазначені в апеляційній скарзі
стосовно порушення місцевим
господарським судом норм
матеріального та процесуального права,
неповного дослідження обставин справи
та невідповідності висновків,
викладених у рішенні суду, обставинам
справи.

Враховуючи викладене, колегія суддів
на підставі доказів та пояснень
наявних в матеріалах справи дійшла до
висновку, що відповідно до ст. 104
Господарського процесуального кодексу
України підстав для скасування чи
зміни рішення місцевого
господарського суду не вбачає, а тому
апеляційна скарга задоволенню не
підлягає.

Керуючись ст.ст. 4-2, 4-3, 4-7, 32-34, 43, 44, 49, 99,
101-105 Господарського процесуального
кодексу України, Київський апеляційний
господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу АКЦІЮ САБІЄДРІБА
«ГРІНДЕКС» залишити без задоволення,
рішення господарського суду міста
Києва від 03.03.2014 року у справі №
5011-76/12622-2012 в частині відмови в
задоволенні позову АКЦІЮ САБІЄДРІБА
«ГРІНДЕКС» залишити без змін.

Головуючий суддя
Т.І. Разіна

Судді
С.В. Сотніков

В.В. Шипко