ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2014 року Справа № 5011-59/13633-2012

Вищий господарський суд України у
складі: суддя Селіваненко В.П.
-головуючий, судді Бенедисюк І.М.
(доповідач). і Харченко В.М.

розглянув касаційну скаргу приватного
підприємства "Деліція", м. Буча
Київської області (далі - ПП "Деліція"),

на рішення господарського суду міста
Києва від 03.02.2014 та

постанову Київського апеляційного
господарського суду від 26.03.2014

зі справи № 5011-59/13633-2012

за позовом ПП "Деліція"

до Державної служби інтелектуальної
власності України, м. Київ (далі -
Державна служба), та

публічного акціонерного товариства
"Харківська бісквітна фабрика", м.
Харків (далі - ПАТ "Харківська бісквітна
фабрика"),

про визнання недійсним свідоцтва
України на знак для товарів і послуг
від 15.11.2000 № 17006 та зобов'язання вчинити
дії.

Судове засідання проведено за участю
представників сторін:

ПП "Деліція" - Хасіна І.Б.,

Державна служба - Лучка І.Ю.,

ПАТ "Харківська бісквітна фабрика" -
Сидорчук Т.П.

За результатами розгляду касаційної
скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ПП "Деліція" звернулося до
господарського суду міста Києва з
позовом про визнання недійсним
свідоцтва України від 15.11.2000 № 17006 на
знак для товарів і послуг "Вафельні
трубочки", яким володіє ПАТ "Харківська
бісквітна фабрика", та зобов'язання
Державної служби внести відповідні
зміни до Державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг і
здійснити необхідну публікацію в
офіційному бюлетені "Промислова
власність".

Рішенням господарського суду
міста Києва від 03.02.2014 (суддя
Картавцева Ю.В.), залишеним без змін
постановою Київського апеляційного
господарського суду від 26.03.2014 (колегія
суддів у складі: суддя Доманська М.Л. -
головуючий, судді Гарник Л.Л., Верховець
А.А.), у задоволенні позову відмовлено.

ПП "Деліція" у касаційній скарзі
просить Вищий господарський суд
України рішення місцевого та постанову
апеляційного господарських судів у
справі скасувати та прийняти нове
рішення про задоволення позову
внаслідок невідповідності висновків
господарських судів фактичним
обставинам справи та порушення
положень статті 101 Господарського
процесуального кодексу України (далі -
ГПК України), статті 6 Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг", пунктів 4.3.1.7, 4.3.1.8 Правил
складання, подання та розгляду заявки
на видачу свідоцтва України на знак для
товарів і послуг, затверджених наказом
Державного патентного відомства від
28.07.1995 № 116 (у редакції наказу
Державного патентного відомства
України від 20.08.1997 № 72), зареєстрованих
Міністерством юстиції України 02.08.1995
за № 276/812 (далі - Правила). Доводи
касаційної скарги зводяться до того, що
знак для товарів і послуг, який
охороняється оспорюваним свідоцтвом
України від № 17006, всупереч висновку
попередніх судових інстанцій та
повторної комісійної судової
експертизи, не відповідає умовам
надання правової охорони.

У відзиві на касаційну скаргу ПАТ
"Харківська бісквітна фабрика" просить
залишити скаргу без задоволення з
наведених у даному відзиві мотивів.

Сторони відповідно до статті 1114
Господарського процесуального кодексу
України (далі - ГПК України) належним
чином повідомлено про час і місце
розгляду скарги.

Перевіривши на підставі встановлених
попередніми судовими інстанціями
обставин справи правильність
застосування ними норм процесуального
та матеріального права, заслухавши
пояснення представників сторін, Вищий
господарський суд України дійшов
висновку про наявність підстав для
часткового задоволення касаційної
скарги.

Господарськими судами у справі
встановлено, що:

- ПАТ "Харківська бісквітна
фабрика" володіє свідоцтвом України №
17006 на знак для товарів і послуг
"Вафельні трубочки" для товарів і
послуг 30, 36 класів Міжнародної
класифікації товарів і послуг для
реєстрації знаків (МКТП) - вафлі,
кондитерські вироби, імпорт, експорт);
дата подання заявки 28.11.1996;

- позивач у справі - ПП "Деліція"
виробляє кондитерські вироби під
назвою "Вафлі. Трубочки";

- позивач стверджує, що знак за
свідоцтвом України № 17006 не
відповідає вимогам надання правової
охорони, оскільки, з-поміж іншого, цей
знак: не має розрізняльної здатності;
складається з загальновживаних
позначень товарів певного виду;
складається з описових позначень,
зокрема, вказує на вид товару;
складається з позначень, що є
загальновживаними термінами;
відображає лише форму товару;

- на доказ цього позивач посилається на
наявність ДСТУ 4033 для продукту
"Вафельні трубочки"; проте цей
державний стандарт затверджено
наказом Держстандарту України від
27.06.2001 № 317, тобто після подання заявки
28.11.1996;

- згідно з висновком експертизи у
сфері об'єктів інтелектуальної
власності від 29.05.2013 № 11661/12-53,
складеним судовим експертом
Київського науково-дослідного
інституту судових експертиз:

на дату подачі матеріалів заявки
(28.11.1996) знак для товарів і послуг за
свідоцтвом України №17006 складався з
позначень що: є загальновживаним, як
позначення товарів певного виду для
товарів 30 класу МКТП - "Вафли;
кондитерские изделия"; вказує на вид
товарів; не має розрізняльної
здатності для товарів 30 класу МКТП -
"Вафли; кондитерские изделия";

- у суду виник сумнів щодо правильності
цього висновку експертизи, як такого,
що містить протиріччя та складений з
порушенням вимог чинного
законодавства; у зв'язку з цим було
призначено повторну комісійну судову
експертизу об'єктів інтелектуальної
власності, проведення якої доручено
атестованим судовим експертам
Державного Науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру
МВС України;

- відповідно до висновку повторної
комісійної судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності від 30.10.2013№
16-18 ІВ:

знак для товарів і послуг, що отримав
охорону за свідоцтвом України
№ 17006, на момент подання заявки 28.11.1996:
складався з позначень, що мали
розрізняльну здатність; не складався з
позначень, що є загальновживаними, як
позначення товарів і послуг певного
виду (класи 30 та 35 МКТП); не складався з
позначень, які вказують на вид, якість,
кількість, властивості, призначення,
цінність товарів і послуг, місце і час
виготовлення чи збуту або надання
послуг; не складався з позначень, що є
загальновживаними символами і
термінами;

- судом оцінено останній висновок
судової експертизи як обґрунтований;
при цьому зазначено, що він
узгоджується з матеріалами справи,
складений атестованими судовими
експертами з правом проведення
експертиз, пов'язаних з охороною прав
на знаки для товарів і послуг, яких було
попереджено про кримінальну
відповідальність та які надали в
судовому засіданні роз'яснення щодо
складеного ними висновку.

Апеляційним господарським судом
додатково зазначено, що:

- висновок повторної комісійної
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності від 30.10.2013№ 16-18 ІВ є
обгрунтованим, оскільки:

цей висновок узгоджується зі змістом
кваліфікаційної експертизи, що
проводилася під час розгляду заявки
ПАТ "Харківська бісквітна фабрика" на
видачу свідоцтва України від 15.11.2000 №
17006;

він ґрунтується на аналізі
інформаційних джерел, використання
яких не суперечить чинному
законодавству України у тому числі
наявних в мережі Інтернет;

- з даного висновку вбачається, що:

позначення "Вафельні трубочки" на
момент подання заявки 28.11.1996 не
складалося з позначень, які вказують на
вид, якість, кількість, властивості,
призначення, цінність товарів і послуг,
місце і час виготовлення чи збуту або
надання послуг;

зокрема, позначення "Вафельні трубочки"
не вказує на конкретний вид товару (як
помилково вважає позивач); це
позначення вказує на новий товар -
кондитерський виріб з оригінальною
формою у вигляді трубочки, який
запропонувала ПАТ Харківська
бісквітна фабрика"; іншими виробниками
аналогічний товар на споживчий ринок
кондитерських виробів України
постачався пізніше (компанія "Рошен"
зареєстрована в 1996 році, ТОВ "Укрконус" -
у 2003 році, ПП "Деліція" - у 2000 році);

до 1996 року на споживчому ринку
кондитерських виробів України вафлі
випускалися прямокутними, круглими,
фігурними та у вигляді паличок; це
підтверджується пунктом 1.1.1 ГОСТ 14031-68.

За змістом пункту 1 статті 19 Закону
України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" свідоцтво може бути
визнано у судовому порядку недійсним
повністю або частково у разі, зокрема,
невідповідності зареєстрованого знака
умовам надання правової охорони.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону
України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" (у редакції, чинній на
дату подання заявки) згідно з цим
Законом не можуть одержати правову
охорону позначення, які: не мають
розрізняльної здатності; є
загальновживаними як позначення
товарів і послуг певного виду; вказують
на вид, якість, кількість, властивості,
призначення, цінність товарів і послуг,
а також на місце і час виготовлення чи
збуту товарів або надання послуг; є
оманливими або такими, що можуть ввести
в оману щодо товару, послуги або особи,
яка виробляє товар або надає послугу; є
загальновживаними символами і
термінами.

Позначення, вказані в абзацах 2, 3, 4, 6
цього пункту, можуть бути внесені до
знака як елементи, що не охороняються,
якщо вони не займають домінуючого
положення в зображенні знака.

Пунктом 4.3.1.4 Правил визначено, що до
позначень, що не мають розрізняльної
здатності, відносяться:

позначення, які складаються лише з
однієї літери, цифри, лінії, простої
геометричної фігури, що не мають
характерного графічного виконання;

реалістичні зображення товарів, якщо
вони заявляються на реєстрацію як знак
для позначення цих товарів;

тривимірні об'єкти, форма яких
обумовлена виключно функціональним
призначенням, якщо такий об'єкт
заявляється як знак;

загальновживані скорочення;

позначення, які тривалий час
використовувались в Україні кількома
виробниками як знаки для товарів, що
мають спільну якість або інші
характеристики, і втратили
розрізняльну здатність як
індивідуальні знаки відносно таких
товарів.

У пункті 4.3.1.5 Правил зазначено, що до
позначень, що є загальновживаними для
товарів певного виду, належать
позначення, які використовуються для
певних товарів і які, внаслідок їх
тривалого використання для одного й
того ж товару або товару такого ж виду
різними виробниками, стали видовими
або родовими поняттями.

Згідно з пунктом 4.3.1.6 Правил до
позначень, які являють собою
загальновживані символи, належать, як
правило, позначення, що символізують
галузь господарства чи сферу
діяльності, до яких належать товари чи
послуги, для яких реєструється знак;
умовні позначення, що застосовуються в
різних галузях науки і техніки;

до позначень, які являють собою
загальновживані терміни, відносяться
лексичні одиниці, характерні для
конкретних галузей науки і техніки;

загальновживані символи і терміни є
перешкодою для реєстрації знака, якщо
знак заявлено для товарів і послуг, які
відносяться до тієї ж галузі, що і
загальновживані символи і терміни.

Відповідно до пункту 4.3.1.7 Правил до
позначень, які вказують на вид, якість,
кількість, властивості, склад,
призначення, цінність товарів і/або
послуг, а також на місце і час їх
виготовлення чи збуту, належать прості
найменування товарів; зазначення
категорії якості товарів; зазначення
властивостей товарів, в тому числі
таких, що носять хвалебний характер;
зазначення матеріалу або складу
сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни
товарів, дати виробництва товарів;
історичні дані щодо заснування
виробництва, зображення нагород, що
присуджені товарам; видові
найменування підприємств, адреси
виробників товарів або посередників.

Висновок господарських судів про
необґрунтованість позовних вимог
повністю ґрунтується на висновку
повторної комісійної судової
експертизи, який цілком протилежний
висновку первинної судової експертизи
з тих же питань.

У той же час у судових рішеннях не
зазначено, які саме суперечності у
висновку судової експертизи від 29.05.2013
та які порушення у його складенні
викликали сумніви суду в його
правильності та стали підставою для
призначення повторної судової
експертизи.

Разом з тим й оцінку висновку судової
експертизи від 29.05.2013 в ухвалі суду від
29.07.2013 про призначення повторної
експертизи також не можна визнати
належною, оскільки зазначення у
висновку про те, що "знак для товарів та
послуг за свідоцтвом України №17006, на
дату подачі матеріалів заявки від
28.11.1996, складався з позначень, яке не є
загальновживаним символом і терміном,
а є позначенням яке вказує вид товарів",
не свідчить про "неоднозначність"
відповіді, а лише вказує на наявність
однієї з підстав для відмови у правовій
охороні та, відповідно, відсутність
іншої підстави: згідно з пунктом 2
статті 6 Закону України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг" не
можуть одержати правову охорону
позначення, які: не мають розрізняльної
здатності; є загальновживаними як
позначення товарів і послуг певного
виду; вказують на вид товару.

Не зазначалося судом у вказаній ухвалі
і яке саме законодавство не могло були
застосоване при підготовці висновку.
Відсутність, на думку суду, висновку з
одного з питань також не є підставою
для призначення повторної експертизи з
усіх питань, поставлених перед
експертом.

Пунктом 4.15 Інструкції про призначення
та проведення судових експертиз та
експертних досліджень, затвердженої
наказом Міністерства юстиції України
від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу
Міністерства юстиції України від 26.12.2012
№ 1950/5), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 02.01.2013 за № 1/22533 (далі -
Інструкція), передбачено, що в
дослідницькій частині висновку
експерта при проведенні повторної
експертизи вказуються причини
розбіжностей з висновками попередніх
експертиз, якщо такі розбіжності мали
місце.

На порушення пункту 4.15 Інструкції в
дослідницькій частині висновку
повторної експертизи не вказано причин
розбіжностей з висновками первісної
експертизи.

В оскаржуваних судових рішеннях
місцевий та апеляційний господарські
суди протилежні за змістом висновки
судових експертиз також не оцінили.

Крім того, господарські суди з
посиланням на підпункт 2.2 пункту 2
постанови пленуму Вищого
господарського суду України від 29.05.2013
№ 10 "Про деякі питання
практики застосування позовної
давності у вирішенні господарських
спорів" дійшли висновку про
відсутність підстав для відмови в
позові внаслідок застосування
позовної давності за заявою ПАТ
"Харківська бісквітна фабрика",
оскільки в позові слід відмовити з
підстав його необґрунтованості по суті
спору.

При цьому судовими інстанціями взагалі
не досліджено питання щодо пропуску
позивачем позовної давності, що є
самостійною підставою для відмови у
задоволенні позовних вимог.

Таким чином, попередні судові
інстанції припустилися неправильного
застосування приписів частини першої
статті 47 ГПК України щодо прийняття
судового рішення суддею за
результатами обговорення усіх
обставин справи та частини першої
статті 43 цього Кодексу стосовно
всебічного, повного і об'єктивного
розгляду в судовому процесі всіх
обставин справи в їх сукупності, що
відповідно до частини першої статті 11110
ГПК України є підставою для скасування
прийнятих ними судових рішень зі
справи та передачі справи на новий
розгляд до суду першої інстанції.

Відповідно до частини другої статті 1117
ГПК України касаційна інстанція не має
права встановлювати або вважати
доведеними обставини, що не були
встановлені у рішенні або постанові
господарського суду чи відхилені ним,
вирішувати питання про достовірність
того чи іншого доказу, про перевагу
одних доказів над іншими, збирати нові
докази або додатково перевіряти
докази.

Керуючись статтями 1119-11112 ГПК України,
Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу приватного
підприємства "Деліція" задовольнити
частково.

2. Рішення господарського суду міста
Києва від 03.02.2014 та постанову
Київського апеляційного
господарського суду від 26.03.2014 зі
справи № 5011-59/13633-2012 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до
господарського суду міста Києва.

Суддя
В. Селіваненко

Суддя
І. Бенедисюк

Суддя
В. Харченко