м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
Справа № 20/348 13.05.14
За позовом Компанії "Наброс Фарма
До 1. Товариства з
обмеженою відповідальністю
департаменту інтелектуальної
власності Міністерства освіти і науки
Про визнання недійсними
на знак для товарів і послуг "BOLAREN
БОЛАРЕН", Свідоцтва України №128466 від
10.09.2010 року на знак для товарів і послуг
11.01.2010 на промисловий зразок "УПАКОВКА
ДЛЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ"
Суддя Прокопенко Л.В.
від позивачаКоваль А.М. - представник
(дов. б/н від 05.08.2008)від відповідача 1 від
відповідача 2не з'явився Постоялкіна
О.В. - представник (дов. № 2-8/3904 від
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
Позовні вимоги заявлені про
визнання недійсними Свідоцтва України
і послуг "BOLAREN БОЛАРЕН", свідоцтва
України №128466 від 10.09.2010 року на знак для
товарів і послуг "ДОЛАР" та патенту
зразок "УПАКОВКА ДЛЯ ЛІКАРСЬКОГО
ЗАСОБУ", спонукання відповідача-2
внести зміни до Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг щодо визнання Свідоцтва України
і послуг "BOLAREN БОЛАРЕН", свідоцтва
України №128466 від 10.09.2010 року на знак для
товарів і послуг "ДОЛАР" недійсними
повністю та внести зміни до Державного
реєстру патентів України про визнання
промисловий зразок "УПАКОВКА ДЛЯ
ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ" недійсним
повністю. Позовні вимоги мотивовані
тим, що торговельні марки не
відповідають умовам надання правової
внаслідок подання заявки з порушенням
прав інтелектуальної власності
позивача на раніше зареєстровану
торговельну марку "ДОЛАРЕН" за
Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 28.10.2010 суддею Палієм В.В.
порушено провадження у справі № 20/348,
позовну заяву прийнято до розгляду,
розгляд справи призначено на 10.11.2010.
10.11.2010 судом отримано від представника
позивача клопотання про призначення у
справі судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності. У
клопотанні визначено перелік питань,
які позивач просить суд поставити на
вирішення експертизи та визначено
експертів, одному з яких позивач
просить суд доручити проведення
Представник відповідача-1 у судове
засідання не з'явився, витребувані
судом документи надав, про причини
неявки суд не повідомив.
Представник відповідача-2 у судове
засідання з'явився, однак не надав
витребувані судом документи.
Розгляд клопотання представника
позивача про призначення у справі
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності перенесено
судом на наступне судове засідання.
У зв'язку із неявкою у судове засідання
представника відповідача-1 та з метою
витребування неподаних суду
документів, розгляд справи 10.11.2010
10.11.2010 судом одержано клопотання від
позивача про забезпечення позову.
У судовому засіданні 30.11.2010 представник
позивача в усних поясненнях підтримав
клопотання про забезпечення позову.
Представники відповідачів заперечили
проти вжиття заходів до забезпечення
позову за заявою позивача. Представник
відповідача-1 заявив усне клопотання
про оголошення перерви у судовому
засіданні, для надання можливості
ознайомитись із матеріалами справи та
надати відзив на позовну заяву.
Клопотання відповідача-1 судом
Представник відповідача-2 надав суду
матеріали заявок, на підставі яких були
Також представник відповідача-2 надав
суду виписки з Державного реєстру
свідоцтв України та з Державного
реєстру патентів України.
У судовому засіданні 30.11.2010 судом
оголошено перерву до 08.12.2010.
Ухвалою від 01.12.2010 судом за заявою
позивача вжито заходи до забезпечення
У судовому засіданні 08.12.2010 представник
відповідача-2 надав суду відзив на
позовну заяву, у якому заперечив проти
позовних вимог, посилаючись, зокрема,
на пропуск позивачем строку позовної
давності, у межах якого позивач міг
звернутись за захистом свої прав, а
саме, з дати публікації відомостей в
офіційному бюлетені "Промислова
власність"(16.01.2006) позивач міг
довідатись про надання правової
охорони позначенню "BOLAREN БОЛАРЕН",
відповідно, строк позовної давності
сплинув 16.01.2009. Позивач повинен довести
належними доказами факт того, що
позначення, яке містить зображення
промислового зразка за патентом
його можна сплутати із знаком за
Представник відповідача-2 надав суду
перелік питань, які просить суд
поставити на вирішення експерта та
надав перелік експертів, одному з яких
просить суд доручити проведення
Представник відповідача-1 проти
позовних вимог в усних поясненнях
заперечив, посилаючись на те, що
позивачем пропущено строк позовної
давності для звернення з позовом до
суду, оскільки позивач мав дізнатись
про надання правової охорони
позначенню "BOLAREN БОЛАРЕН" із рішень
Антимонопольного комітету України від
16.07.2009 та від 25.02.2010. Крім того, вказані
рішення Антимонопольного комітету
України не набрали законної сили, а
тому не можуть бути належними доказами
по справі.

Представник відовідача-1 в усних
поясненнях заперечив проти
призначення у справі судової
експертизи та проти переліку
експертів, які наведені у клопотанні
позивача, посилаючись на їх
некомпетентність.

Представник відповідача-1 заявив усне
клопотання про оголошення перерви у
судовому засіданні, для надання
можливості надати додаткові пояснення
по справі.

Клопотання задоволено.

У судовому засіданні 08.12.2010 судом
оголошено перерву до 22.12.2010.

20.12.2010 судом одержано письмові
пояснення від позивача щодо доводів
відповідачів, а саме, позивач зазначає,
що рішення Антимонопольного комітету
України про вчинення відповідачем-1
недобросовісної конкуренції та
накладення штрафу, набрали законної
сили. Крім того, у даних рішеннях
відсутнє посилання на наявність у
відповідача-1 Свідоцтва України №57823 на
знак для товарів і послуг "BOLAREN БОЛАРЕН".
Позивач є нерезидентом, співробітники
якого не володіють українською мовою і
не виписують офіційний бюлетень
"Промислова власність". Відповідно,
позивач не міг 16.01.2006 ознайомитись із
публікацією, яка виходить в Україні і
довідатись про порушення свого права.
Про наявність спірного свідоцтва
позивач довідався 23.09.2010 - від дати
повідомлення позивача ПЮА "Дубинський
і Ошарова" про результати проведеного
пошуку відносно зареєстрованих схожих
торговельних марок із торговельною
маркою позивача "ДОЛАРЕН".

22.12.2010 судом одержано клопотання від
відповідача-1 про залучення до
матеріалів справи заявок відповідача-1
про дострокове припинення дії Свідоцтв
України № № 57823, 128466, Патенту України №
19871.

У судовому засіданні 22.12.2010 клопотання
судом задоволено.

22.12.2010 судом одержано клопотання
відповідача-1 про оголошення перерви у
судовому засіданні для надання доказів
дострокового припинення дії Свідоцтв
України № № 57823, 128466, Патенту України №
19871, за заявою відповідача-1, що може
суттєво вплинути на рішення у справі.

У судовому засіданні 22.12.2010 клопотання
судом не задоволено з огляду на
наступне.

За змістом ст. 18 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" власник свідоцтва в будь-який
час може відмовитися від нього
повністю або частково на підставі
заяви, поданої до Установи. Зазначена
відмова набирає чинності від дати
публікації відомостей про це в
офіційному бюлетені Установи.

Відповідно до п. 3 ст. 19 вказаного
Закону, свідоцтво або його частина,
визнані недійсними, вважаються такими,
що не набрали чинності від дати подання
заявки.

За змістом ст. 24 Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки"
власник патенту в будь-який час може
відмовитися від нього повністю або
частково на підставі заяви, поданої до
Установи. Зазначена відмова набирає
чинності від дати публікації
відомостей про це в офіційному
бюлетені Установи.

Відповідно п. 4 ст. 25 вказаного Закону
патент або його частина, визнані
недійсними, вважаються такими, що не
набрали чинності, від дати публікації
відомостей про видачу патенту.

Таким чином, у випадку відмови власника
від патенту або свідоцтва, дія такого
патенту або свідоцтва припиняється
лише на майбутнє. Визнані ж недійсними
свідоцтво чи патент вважаються такими,
що не набрали чинності від дати подання
заявки (для свідоцтва) або від дати
публікації відомостей про це в
офіційному бюлетені Установи (для
патенту).

За наведених обставин, звернення
відповідача-1 із заявками до Укрпатенту
про дострокове припинення дії
Свідоцтв України № № 57823, 128466, Патенту
України №19871 не впливає на розгляд
справи № 20/348 про визнання недійсними
таких свідоцтв та патенту.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для
роз'яснення питань, що виникають при
вирішенні господарського спору і
потребують спеціальних знань,
господарський суд призначає судову
експертизу.

Проведення судової експертизи
доручається державним спеціалізованим
установам чи безпосередньо особам, які
відповідають вимогам, встановленим
Законом України "Про судову
експертизу". Особа, яка проводить
судову експертизу (далі - судовий
експерт) користується правами і несе
обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК
України.

Відповідно до ст. 41 Господарського
процесуального кодексу України
остаточне коло питань, які мають бути
роз'яснені судовим експертом,
встановлюється господарським судом в
ухвалі. Оскільки для роз'яснення
питань, що виникли при вирішенні
господарського спору необхідні
спеціальні знання, суд задовольнив
клопотання позивача та призначив у
справі №20/348 судову експертизу об'єктів
інтелектуальної власності, проведення
якої доручив атестованому судовому
експерту відповідно до витягу з
Реєстру атестованих судових експертів
- Дорошенку Олександру Федоровичу, який
не є фахівцем державної
спеціалізованої установи.

У зв'язку з наведеним, ухвалою від 22.12.2010
провадження у справі №20/348 зупинено.

Постановою Київського апеляційного
господарського суду від 19.04.2011
апеляційну скаргу ТОВ "Рейнбо-ЛТД"
залишено без задоволення, а ухвалу
Господарського суду міста Києва від
01.12.2010 у справі №20/348 (якою вжито заходи
забезпечення позову) - без змін.

19.05.2011 судом одержано матеріали справи
№20/348 із Висновком №704 судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності від 16.05.2011.

24.05.2011 матеріали справи № 20/348 скеровано
до апеляційної інстанції, у зв'язку із
надходженням апеляційної скарги на
ухвалу Господарського суду міста Києва
від 22.12.2010 у справі № 20/348.

Постановою Київського апеляційного
господарського суду від 08.06.2011 у справі
№20/348 ухвалу Господарського суду міста
Києва від 22.12.2010 у справі №20/348 залишено
без змін.

01.07.2011 матеріали справи повернуто до
Господарського суду міста Києва.

Під час перебування матеріалів справи
№20/348 у апеляційній інстанції, а саме,
25.05.2011 судом одержано клопотання від
позивача про збільшення позовних
вимог, а саме, позивач просить суд
додатково до позовних вимог, які були
викладені у позовній заяві, визнати
недійсним Свідоцтво України №135603 від
25.02.2011 на знак для товарів і послуг
"ДОЛАР", власником якого є відповідач-1;
спонукати відповідача-2 внести зміни до
Державного реєстру Свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг щодо
визнання Свідоцтва України №135603
недійсним та здійснити публікацію про
це в офіційному бюлетені "Промислова
власність".

Також, 25.05.2011 судом одержано клопотання
від позивача про забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 04.07.2011 провадження у справі
№20/348 поновлено, розгляд справи
призначено на 30.08.2011.

19.07.2011 судом одержано письмові
пояснення від позивача, з урахування
висновку №704 судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності від
16.05.2011. Відповідно до пояснень
зазначається, що висновок судової
експертизи узгоджується із залученими
до матеріалів справи іншими доказами,
отже, є правильним.

29.08.2011 судом одержано клопотання від
відповідача-1, відповідно до якого
останній просить суд викликати та
допитати у судовому засіданні експерта
як свідка, призначити у справі
повторну комісійну комплексну
експертизу, у тому числі, за участю
соціолога. Клопотання мотивовано тим,
що у експертному висновку викладена
суб'єктивна думка фізичної особи, яка
особисто надає перевагу лікарському
засобу ДОЛАРЕН, а не висновок експерта.
Експертом не враховано, що по суті
справи ідеться про назви лікарських
засобів (використання знака для
товарів і послуг, виходячи з того, що
знак для товарів і послуг слугує для
персоніфікації товарів різних
виробників), при цьому споживач завжди
ретельно обирає лікарський засіб та є
обізнаним з його якісними
характеристиками, що потребує
щонайменше проведення соціологічного
дослідження сприйняття споживачем
лікарських засобів ДОЛАР та ДОЛАРЕН,
можливість їх персоніфікації та
розрізняння саме споживачем. У
висновку відсутній опис проведених
досліджень, відсутня методологія
проведення досліджень, відсутні
обґрунтовані відповіді на поставлені
перед експертом питання.

Крім того, у клопотанні зазначається,
що поставлені перед експертом питання
протирічать вимогам Рекомендацій ВГСУ
№04-5/76 від 29.03.2005, а саме, частина питань
фактично містить необхідність для
експерта здійснити оцінку
правовідносин за територією України;
експертиза у справі проведена
установою, що не має статусу державної
спеціалізованої установи, експерт не
повідомлявся про кримінальну
відповідальність, відповідач-1 був
позбавлений можливості заявити відвід
судовому експерту, у тому числі, з
мотивів його некомпетентності, так як
не був інформований про особу експерта.
Проте, щодо наведеної частини
обґрунтування, яке викладено у
клопотанні, суд вважає його хибним та
таким, що не відповідає дійсним
обставинам справи, з огляду на
наступне.

Проведення судової експертизи
доручається державним спеціалізованим
установам чи безпосередньо особам, які
відповідають вимогам, встановленим
Законом України "Про судову
експертизу". Особа, яка проводить
судову експертизу (далі - судовий
експерт) користується правами і несе
обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК
України.

Таким чином, доручивши проведення
судової експертизи у справі № 20/348
атестованому судовому експерту
Дорошенку О.Ф., який не є працівником
атестованої експертної установи, суд
не порушив жодної норми чинного
законодавства. Особа експерта сторонам
спору була відома з ухвали суду від
22.12.2010, відповідно, сторони, у тому числі
відповідач-1, мали можливість, за
наявності підстав, заявити відвід
експерту Дорошенку О.Ф. Про кримінальну
відповідальність експерт був
повідомлений в ухвалі суду від 22.12.2010 (п.
3 резолютивної частини ухвали), що також
знайшло своє відображення у вступній
частині висновку №704 судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності від 16.05.2011 (стор. 3 висновку).
Поставлені перед експертом питання,
відносяться до компетенції особи, яка
володіє спеціальними знаннями та
встановлення даних обставин не є
питанням права, а є питанням факту,
відповідно, не може бути встановлено
судом самостійно на підставі доказів,
які є у матеріалах справи.

Клопотання відповідача-1 в частині
виклику у судове засідання як свідка
судового експерта Дорошенка О.Ф. та
його допиту суд відхиляє, оскільки у
господарському процесі не передбачено
вчинення такої процесуальної дії, як
допит свідка.

Розгляд клопотання відповідача-1 про
призначення у справі повторної судової
експертизи, перенесено судом на
наступне судове засідання.

30.08.2011 судом одержано клопотання за
підписом іншого представника
відповідача-1 про спонукання експерта
надати відповідачу-1 копію висновку №704
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності від 16.05.2011.

У судовому засіданні 30.08.2011 клопотання
не задоволено, оскільки 29.08.2011 судом
були одержані письмові заперечення від
відповідача-1 проти Висновку № 704
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності від 16.05.2011,
відповідно такий висновок у
відповідача-1 є в наявності.

У судовому засіданні 30.08.2011 судом
оголошено перерву до 20.09.2011 з метою
вирішення клопотання відповідача-1 про
призначення у справі повторної судової
експертизи.

У судовому засіданні 20.09.2011 представник
відповідача-1 звернувся до суду з
клопотанням про призначення у справі
повторної судової експертизи, з
наведенням додаткових обґрунтувань у
необхідності її призначення.

Відповідно до ст. 42 ГПК України
висновок судового експерта повинен
містити докладний опис проведених
досліджень, зроблені в результаті їх
висновки і обґрунтовані відповіді на
поставлені господарським судом
питання. Висновок подається
господарському суду в письмовій формі,
і копія його надсилається сторонам.

Якщо під час проведення судової
експертизи встановлюються обставини,
що мають значення для правильного
вирішення спору, з приводу яких
судовому експерту не були поставлені
питання, у висновку він викладає свої
міркування і щодо цих обставин.

У випадках недостатньої ясності чи
неповноти висновку судового експерта
господарський суд може призначити
додаткову судову експертизу.

При необхідності господарський суд
може призначити повторну судову
експертизу і доручити її проведення
іншому судовому експерту.

Згідно п. 9.2 Роз'яснення ВГСУ від 11.11.1998
№ 02-5/424 "Про деякі питання практики
призначення судової експертизи",
повторна судова експертиза
призначається з ініціативи суду або за
клопотанням учасників процесу, якщо
висновок експерта визнано
необґрунтованим чи таким, що
суперечить іншим матеріалам справи,
або коли він викликає сумнів у його
правильності. Повторну експертизу може
бути призначено також, якщо є
розходження у висновках кількох
експертів і їх неможливо усунути
шляхом одержання додаткових пояснень
експертів у судовому засіданні.

З урахуванням викладених
відповідачем-1 заперечень проти
Висновку № 704 судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності від
16.05.2011 що, у свою чергу, викликає сумнів
у його правильності, суд приходить до
висновку про необхідність
задовольнити клопотання відповідача-1
та призначити у справі № 20/348 повторну
судову експертизу об'єктів права
інтелектуальної власності.

Ухвалою суду від 20.09.2011 призначено
повторну судову експертизу об'єктів
права інтелектуальної власності у
справі № 20/335, проведення якої доручено
Київському науково-дослідному
інституту судових експертиз (м. Київ,
вул. Смоленська, 6).

02.07.2012 судом одержано клопотання
(вих. від 02.08.2012 №901/12-53) з експертної
установи, адресований судді Палію В.В.,
про погодження терміну проведення
експертизи.

29.08.2012 відділом діловодства суду від
Київського науково-дослідного
інституту судових експертиз отримано
матеріали справи № 20/348.

Розпорядженням голови
Господарського суду від 30.08.2012 в зв'язку
з обранням судді Палія В.В. на посаду
судді Вищого господарського суду
України призначено повторний
автоматизований розподіл справ,
відповідно до якого справу передано на
розгляд судді Прокопенко Л. В.

Ухвалою Господарського суду
міста Києва від 04.09.2012 суддя Прокопенко
Л.В. прийняла до свого провадження
справу № 20/348.

15.03.2013 матеріали справи було
скеровано до Київського
науково-дослідного інституту судових
експертиз.

09.04.2014 відділом діловодства суду від
Київського науково-дослідного
інституту судових експертиз. отримано
матеріали справи та Висновок судових
експертів за результатами проведення
повторної комісійної експертизи у
сфері інтелектуальної власності №
3160/3161/13-53 від 31.03.2014.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 15.04.2014 провадження у справі
поновлено, розгляд справи призначено
на 13.05.2014.

Сторін було належним чином повідомлено
про час та місце проведення судового
засідання, тому судом з урахуванням
вимог ст. ст. 4-2, 4-3 ГПК України створено
всі необхідні умови для вирішення
спору на принципах змагальності,
рівності учасників процесу перед
законом.

08.05.2014 відділом діловодства суду
отримано письмові пояснення від
представника позивача з урахуванням
висновку повторної комісійної судової
експертизи у сфері інтелектуальної
власності № 3160/3161/13-53 від 31 березня 2014,
проведеної Київським
науково-дослідним інститутом судових
експертиз Міністерства юстиції
України.

У судовому засіданні 13.05.2014 представник
позивача підтримав вищевказані та
раніше подані письмові пояснення,
зазначивши, що матеріалами справи
підтверджуються заявлені ним позовні
вимоги, а Висновок повторної
комісійної судової експертизи у сфері
інтелектуальної власності № 3160/3161/13-53
від 31 березня 2014 є правильним,
узгоджується із іншими зібраними у
справі доказами.

Представник відповідача 1 у судове
засідання 13.05.2014 не з'явився, про
причини неявки суд не повідомив, вимог
ухвали суду від 15.04.2014 не виконав, що дає
підстави визнати причину його неявки
до суду неповажною..

У судовому засіданні 13.05.2014 представник
відповідача 2 повідомив суд про те, що
відповідно до проведеної
реорганізації відбулася зміна
найменування його установи, а тому
належним відповідачем є Державна
служба інтелектуальної власності
України, оскільки Державний
департамент інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України
ліквідовано. Представник 2 заявив усне
клопотання про заміну відповідача 2
належним відповідачем - Державною
службою інтелектуальної власності
України. Клопотання судом задоволено.

З урахуванням викладеного, керуючись
ст. 75 ГПК України, суд визнав за можливе
розглянути справу без участі
представника відповідача 1 за наявними
у справі доказами і матеріалами.

У судовому засіданні 13.05.2014 судом після
закінчення розгляду справи було
проголошено вступну та резолютивну
частину рішення.

Розглянувши подані учасниками процесу
документи і матеріали, заслухавши
пояснення повноважних представників
сторін, які з'явились у судове
засідання, всебічно і повно з'ясувавши
всі фактичні обставини справи, на яких
ґрунтуються позовні вимоги та подані
заперечення, об'єктивно оцінивши
докази, які мають значення для розгляду
справи і вирішення спору по суті, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Компанія «Наброс Фарма ПВТ.ЛТД.»
(надалі - «позивач») у встановленому
законом порядку набула прав
інтелектуальної власності на
торговельну марку «ДОЛАРЕН» за
Свідоцтвом України № 22479 стосовно
товарів та послуг 05 та 42 класів
Міжнародної класифікації товарів та
послуг (надалі - "МКТП"), зокрема, 05 клас
МКТП - знеболювачі; засоби від
головного болю; жарозменшувальні
засоби; лікарські засоби для людини;
протизапальні засоби; фармацевтичні
препарати; 42 клас МКТП - консультування
фахове, крім підприємництва; медична
допомога. Це підтверджується залученою
до матеріалів справи копією Свідоцтва
України № 22479 на знак для товарів і
послуг, копією публікації про видачу
вказаного свідоцтва позивачу у
Офіційному бюлетені "Промислова
власність" № 1 за 2002, а також випискою
виписку з Державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг
відносно Свідоцтва України № 22479. Права
Позивача на вказану торговельну марку
діють від 12 червня 1998 (дата подання
заявки на реєстрацію торговельної
марки). Користуючись закріпленими
законом правами власника свідоцтва,
позивач здійснює використання
торговельної марки «ДОЛАРЕН» за
Свідоцтвом України № 22479 на території
України у своїй господарській
діяльності при виготовленні та
реалізації лікарського засобу
«ДОЛАРЕН» з листопада 1999.

Позивач зазначає, що дізнався з
відкритих електронних баз
«Зареєстровані в Україні знаки для
товарів і послуг», «Промислові зразки,
зареєстровані в Україні», які ведуться
Державною службою інтелектуальної
власності України (надалі - відповідач
2), що відповідачем 2 були видані на ім'я
відповідача 1: Свідоцтво України № 57823
від 16.01.2006 року на знак для товарів і
послуг «BOLAREN БОЛАРЕН», Свідоцтво
України № 128466 від 10.09.2010 року знак для
товарів і послуг «ДОЛАР» та Патент
України № 19871 від 11.01.2010 р. на
промисловий зразок «УПАКОВКА ДЛЯ
ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ».

Відповідно до позовної заяви позивач
просить суд визнати недійсними
повністю Свідоцтво України № 57823 від
16.01.2006 р. на знак для товарів і послуг
«BOLAREN БОЛАРЕН», Свідоцтво України № 128466
від 10.09.2010 на знак для товарів і послуг
«ДОЛАР», Патент України № 19871 від 11.01.2010
на промисловий зразок «УПАКОВКА ДЛЯ
ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ» та зобов'язати
Державну службу інтелектуальної
власності України внести зміни до
державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг стосовно
визнання недійсними Свідоцтв України
№ № 57823, 128466 та до державного реєстру
патентів України на промислові зразки
стосовно визнання недійсним патенту
України № 19871 і здійснити публікації
про це в офіційному бюлетені
"Промислова власність". В обгрунтування
позовних вимог посилається на норми
підп. «а», п. 1 ст. 19, абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. 2 п.
3 ст. 6, абз. 4, 5 ст. 16 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг», підп. «в» п. 1 ст. 25 Закону
України «Про охорону прав на
промислові зразки».

Відповідач 1 письмового відзиву на
позов та доказів проти позову не подав,
в судове засідання 13.05.2014
уповноваженого представника не
направив, вимоги ухвали Господарського
суду міста Києва від 15.04.2014, зокрема,
щодо надання письмових пояснень з
урахуванням висновку повторної
комісійної судової експертизи у сфері
інтелектуальної власності № 3160/3161/13-53
від 31 березня 2014 не виконав.

Відповідач 2 надав письмовий відзив на
позов, у якому стверджує, що усі його
дії щодо реєстрації спірних знаків для
товарів і послуг, промислового зразка
ґрунтувались на чинному законодавстві
України і за відомих на той час
обставин підстав для відмов у
реєстраціях не було. Стверджує про
недоведеність позовних вимог щодо
схожості спірних знаків для товарів і
послуг належними доказами.

Проаналізувавши матеріали справи,
дослідивши у судовому засіданні всі
обставини, що мають значення для
справи, заслухавши пояснення
представників сторін, які з'явилися у
судове засідання, суд дійшов висновку
про обґрунтованість позовних вимог і
необхідність задоволення позову з
наступних підстав.

16 січня 2006 Державним департаментом
інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України на
ім'я ТОВ "Рейнбо-ЛТД» було
зареєстровано торговельну марку «BOLAREN
БОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 57823
стосовно товарів і послуг 05 та 35 класів
МКТП.

10 вересня 2010 Державним департаментом
інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України на
ім'я ТОВ "Рейнбо-ЛТД» було
зареєстровано торговельну марку
«ДОЛАР» за свідоцтвом України № 128466
стосовно товарів 05 класу МКТП.

Також 11 січня 2010 Державним
департаментом інтелектуальної
власності Міністерства освіти і науки
України на ім'я ТОВ "Рейнбо-ЛТД» було
зареєстровано промисловий зразок
«УПАКОВКА ДЛ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ» за
Патентом України № 19871.

Згідно ст. 499 Цивільного кодексу
України від 16 січня 2003 зі змінами та
доповненнями (надалі - "ЦК України")
права інтелектуальної власності на
торговельну марку визнаються
недійсними з підстав та в порядку,
встановлених законом. За змістом ст. ст.
494, 495 ЦК України права інтелектуальної
власності на торговельну марку
засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на
що визнанню недійсним підлягає саме
свідоцтво.

Згідно ст. 469 ЦК України права
інтелектуальної власності на
промисловий зразок визнаються
недійсними з підстав та в порядку,
встановлених законом. За змістом ст. ст.
462 ЦК України права інтелектуальної
власності на промисловий зразок
засвідчуються патентом, зважаючи на що
визнанню недійсним підлягає саме
патент.

Як визначено підпунктом "а" п. 1 ст. 19
Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" від 15 грудня
1993 № 3689-ХІІ з наступними змінами та
доповненнями свідоцтво на знак для
товарів і послуг може бути визнано у
судовому порядку недійсним повністю
або частково у разі невідповідності
зареєстрованого знака умовам надання
правової охорони.

У відповідності до п. 3 Постанови
Верховної Ради України "Про введення в
дію Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів та послуг" від 23
грудня 1993 р. відповідність знаків
умовам їх реєстрації визначається
згідно з законодавством, що діяло на
дату подання заявки". На дати подання
відповідачем 1 заявок на реєстрацію
позначень за Свідоцтвами України № №
57823, 128466 (06 жовтня 2003 та 16 вересня 2009)
чинними були редакції Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів
та послуг" від 15 грудня 1993 р. з останніми
змінами від 22 травня 2003 та від 10 квітня
2008 року N 254-VI відповідно, які в частині
визначення умов надання знаку для
товарів і послуг правової охорони не
відрізняються між собою (надалі за
текстом - "Закон про товарні знаки").

Умови надання правової охорони
визначаються ст. 5 Закону, зокрема, п. 1
вказаної статті передбачає, що правова
охорона надається знаку, який не
суперечить публічному порядку,
принципам гуманності і моралі та на
який не поширюються підстави для
відмови в наданні правової охорони,
встановлені цим Законом.

Відповідно до абз. 5 п. 2, абз. 2 п. 3 ст. 6,
Закону не можуть одержати правову
охорону позначення, які є оманливими
або такими, що можуть ввести в оману
щодо товару, послуги або особи, яка
виробляє товар або надає послугу, не
можуть бути зареєстровані як знаки
позначення, які є схожими настільки, що
їх можна сплутати із раніше
зареєстрованими на ім'я іншої особи
знаками для товарів і послуг для таких
самих або споріднених із ними товарів і
послуг.

Законом України, який регулює
правовідносини, що виникають у зв'язку
з набуттям прав на промислові зразки в
Україні є Закон України "Про охорону
прав на промислові зразки" від 15 грудня
1993 р. № 3688-ХІІ зі змінами та
доповненнями у редакції Закону від 22
травня 2003 р. № 850-ІV (надалі за текстом
- "Закон про промислові зразки").

Відповідно до ст. 1 Закону про
промислові зразки "промисловий зразок -
це результат творчої діяльності людини
у галузі художнього конструювання".
Згідно п. 2 ст. 5 Закону про промислові
зразки "об'єктом промислового зразка
може бути форма, малюнок чи
розфарбування або їх поєднання, які
визначають зовнішній вигляд
промислового виробу і призначені для
задоволення естетичних та
ергономічних потреб". В силу п. 5 ст. 5
Закону про промислові зразки "право
власності на промисловий зразок
засвідчується патентом".

В силу підпункту "в" п. 1 ст. 25 Закону про
промислові зразки, "патент на
промисловий зразок може бути визнано у
судовому порядку недійсним повністю
або частково у разі видачі патенту
внаслідок подання заявки з порушенням
прав інших осіб".

Судом по даній справі з урахуванням
вимог статті 41 ГПК України, п. п. 3.1., 3.3.
постанови Пленуму Вищого
господарського суду України «Про деякі
питання практики призначення судових
експертиз у справах зі спорів,
пов'язаних із захистом права
інтелектуальної власності» від 23.03.2012
№ 5 відповідно до клопотань позивача та
відповідача 1 призначались первісна та
повторна судові експертизи об'єктів
інтелектуальної власності.

Згідно ч. 5 ст. 42 ГПК України висновок
судового експерта для господарського
суду не є обов'язковим і оцінюється
господарським судом за правилами,
встановленими статтею 43 ГПК України.
Господарський суд оцінює докази за
своїм внутрішнім переконанням, що
ґрунтується на всебічному, повному і
об'єктивному розгляді в судовому
процесі всіх обставин справи у їх
сукупності, керуючись законом (ч. 1 ст. 43
ГПК України).

Відповідно до висновку № 704 первісної
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності від 16 травня
2011:

1. Знак для товарів і послуг за
Свідоцтвом України № 57823 від 16.01.2006р. є
схожим настільки, що його можна
сплутати із знаком для товарів і послуг
«ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479
від 15.01.2002.

2. Знак для товарів і послуг за
свідоцтвом України № 57823 від 16.01.2006 є
таким, що може ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товар чи надає
послугу.

3. Знак для товарів і послуг за
свідоцтвом України № 128466 від 10.09.2010 є
схожим настільки, що його можна
сплутати зі знаком для товарів і послуг
«ДОЛАРЕН» за свідоцтвом України № 22479
від 15.01.2002.

4. Знак для товарів і послуг за
свідоцтвом України № 128466 від 10.09.2010 є
таким, що може ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товар чи надає
послугу.

5. Словесний елемент «ДОЛАР», який
входить до складу промислового зразка
«УПАКОВКА ДЛЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ» за
патентом України № 19871 є схожим зі
знаком для товарів і послуг «ДОЛАРЕН»
за свідоцтвом України № 22479.

Відповідно до Висновку повторної
комісійної судової експертизи у сфері
інтелектуальної власності № 3160/3161/13-53
від 31 березня 2014:

1.(2). У числі товарів 05 класу МКТП, для
яких зареєстровано знак для товарів і
послуг «BOLAREN БОЛАРЕН» за свідоцтвом
України № 57823, наявні як ті самі, так і
споріднені із товарами 05 класу МКТП,
щодо яких зареєстровано знак для
товарів і послуг «ДОЛАРЕН» за
свідоцтвом України № 22479, перелік яких
наведено у п. 3 Дослідницької частини
цього Висновку.

У числі послуг 35 класу МКТП, для яких
зареєстровано знак для товарів і
послуг «BOLAREN БОЛАРЕН» за свідоцтвом
України № 57823, наявні споріднені із
товарами 05 класу МКТП, щодо яких
зареєстровано знак для товарів і
послуг «ДОЛАРЕН» за свідоцтвом України
№ 22479, перелік яких наведено у п. 3
Дослідницької частини цього Висновку.

У числі послуг 45 класу МКТП, для яких
зареєстровано знак для товарів і
послуг «BOLAREN БОЛАРЕН» за свідоцтвом
України № 57823, наявні як ті самі, так і
споріднені із послугами 42 класу МКТП,
щодо яких зареєстровано знак для
товарів і послуг «ДОЛАРЕН» за
свідоцтвом України № 22479, перелік яких
наведено у п. 3 Дослідницької частини
цього Висновку.

2.(1). Знак для товарів і послуг «BOLAREN
БОЛАРЕН» за свідоцтвом України № 57823
від 16.01.2006 р. є схожим настільки, що його
можна сплутати зі знаком для товарів і
послуг «ДОЛАРЕН» за свідоцтвом України
№ 22479 від 15.01.2002 р.

3. Знак для товарів і послуг «BOLAREN
БОЛАРЕН» за свідоцтвом України № 57823
від 16.01.2006 р. є таким, що може ввести в
оману щодо особи, яка виробляє товари
та надає послуги.

4.(5). У числі товарів 05 класу МКТП, для
яких зареєстровано знак для товарів і
послуг «ДОЛАР» за свідоцтвом України №
128466, наявні як ті самі, так і споріднені
із товарами 05 класу МКТП, щодо яких
зареєстровано знак для товарів і
послуг «ДОЛАРЕН» за свідоцтвом України
№ 22479, перелік яких наведено у п. 6
Дослідницької частини цього Висновку.

Послуги 42 класу МКТП, для яких
зареєстровано знак для товарів і
послуг «ДОЛАР» за свідоцтвом України №
128466, є спорідненими із товарами 05 класу
МКТП, для яких зареєстровано знак для
товарів і послуг «ДОЛАРЕН» за
свідоцтвом України № 22479, перелік яких
наведено у п. 6 Дослідницької частини
цього Висновку.

5.(4). Знак для товарів і послуг «ДОЛАР»
за свідоцтвом України № 128466 від 10.09.2010
р. є схожим настільки, що його можна
сплутати зі знаком для товарів і послуг
«ДОЛАРЕН» за свідоцтвом України № 22479
від 15.01.2002 р.

6. Знак для товарів і послуг «ДОЛАР» за
свідоцтвом України № 128466 від 10.09.2010 р. є
таким, що може ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари та надає
послуги.

7. Позначення «ДОЛАР», яке входить до
складу промислового зразка «УПАКОВКА
ДЛЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ» за патентом
України № 19871 від 11.01.2010 р. є схожим
настільки, що його можна сплутати із
раніше зареєстрованим знаком для
товарів і послуг «ДОЛАРЕН» за
свідоцтвом України № 22479 від 15.01.2002 р.

Суд вважає, що Висновок повторної
комісійної судової експертизи у сфері
інтелектуальної власності № 3160/3161/13-53
від 31 березня 2014 містить детальний опис
проведеного дослідження, чіткі і
обґрунтовані відповіді на поставлені
судом запитання, узгоджується із
іншими зібраними у справі доказами,
зокрема, із висновком первісної
експертизи, не викликає сумнівів у його
правильності.

У зв'язку з викладеним суд дійшов до
висновку, що торговельні марки «BOLAREN
БОЛАРЕН», «ДОЛАР» за Свідоцтвами
України № № 57823, 128466 є схожими
настільки, що їх можна сплутати з
раніше зареєстрованою торгвоельною
маркою «ДОЛАРЕН». Також саме в процесі
використання спірних торгвоельних
марок на ринку лікарських засобів
України не виключається небезпека
введення в оману споживача щодо особи,
яка виробляє товар (лікарські засоби).
До даного висновку суд також дійшов,
враховуючи наступні обставини і надані
на їх доведення докази.

Судом встановлено, що починаючи
щонайменше з листопада 1999 і до
теперішнього часу позивач активно
використовував і продовжує
використовувати власну торговельну
марку «ДОЛАРЕН» за свідоцтвом України
№ 22479 на території України і внаслідок
такого використання це позначення у
свідомості споживачів асоціюється
саме із позивачем.

Так, 23 грудня 1999 позивач отримав від
Міністерства охорони здоров'я України
реєстраційне посвідчення № Р.12.99/01259 на
реєстрацію в Україні лікарського
засобу під назвою «ДОЛАРЕН» (було
дійсним до 23 грудня 2004). Крім того, даний
лікарський засіб було перереєстровано
в Україні на ім'я позивача терміном на 5
років з 26 січня 2005 по 25 січня 2010 , а
потім ще на 4 роки до 18 листопада 2014, що
підтверджується реєстраційним
посвідченням на лікарський засіб №
UA/1004/02/01.

Матеріалами справи також
підтверджується, що починаючи з
листопада 1999 позивач систематично
здійснював поставки лікарського
засобу «ДОЛАРЕН» з Індії на територію
України.

Згідно пакувального листа від 16
листопада 1999, рахунку від 16 листопада
1999 та товаросупроводжувальної
документації на лікарські засоби
«ДОЛАРЕН» лише у листопаді 1999
позивачем з Індії на територію України
(у м. Київ) було поставлено 2 500 000 (два
мільйони п'ятсот тисяч) таблеток
лікарського засобу «ДОЛАРЕН».

Згідно накладної від 12 грудня 1999
позивачем з Індії на територію України
(у м. Київ) було поставлено 2 500 (дві
тисячі п'ятсот) таблеток лікарського
засобу «ДОЛАРЕН».

Відповідно до митної декларації від 15
липня 2000, пакувального листа від 15
липня 2000 р. та рахунку від 15 липня 2000 р.
позивачем з Індії на територію України
(у м. Київ) було поставлено 6 300 000 (шість
мільйонів триста тисяч) таблеток
лікарського засобу «ДОЛАРЕН».

Згідно митної декларації від 19 березня
2001, пакувального листа від 19 березня 2001
та рахунку від 19 березня 2001 р. позивачем
з Індії на територію України (у м. Київ)
було поставлено 4 000 000 (чотири мільйони)
таблеток лікарського засобу «ДОЛАРЕН».

Відповідно до накладної від 30 березня
2001 р. позивачем з Індії на територію
України (у м. Київ) було поставлено 400
(чотириста) блоків лікарського засобу
«ДОЛАРЕН».

Крім того, відповідно до
дистриб'юторського договору від 05
квітня 2005, укладеного позивачем з
Фірмою «Kumar Trading Co. LLC», контракту №
NPPL/KTC/26 від 01 липня 2005 р., укладеного між
Фірмою «Kumar Trading Co. LLC» та АТ «ЛЕКХІМ»,
контракту № КТС/ART/06/07 від 01 квітня 2006 р.,
укладеного між Фірмою «Kumar Trading Co. LLC» та
ТОВ «Артур-К» протягом періоду з 05
квітня 2005 р. по 31 березня 2007 р. позивачем
з Індії на територію України було
поставлено 15 877 120 (п'ятнадцять
мільйонів вісімсот сімдесят сім тисяч
сто двадцять) таблеток лікарського
засобу «ДОЛАРЕН» (9 000 000 + 5 760 000 + 1 105 920 + 11
200) на загальну суму 1 001 965, 18 доларів США
(один мільйон одна тисяча дев'ятсот
шістдесят п'ять цілих вісімнадцять
сотих) (486 000 + 405 504 + 90 077, 18 + 20 384).

Також судом встановлено, що протягом 2000
- 2008 р. р. лікарські засоби «ДОЛАРЕН»
виробництва позивача систематично
рекламувалися у щотижневій газеті
«АПТЕКА», зокрема, у таких номерах
даної газети: № 228 від 21.02.2000 р.; № 229 від
28.02.2000 р.; № 230 від 06.03.2000 р.; № 283 від 26.03.2001
р.; № 225 від 31.03.2001 р.; № 397 від 07.07.2003 р.; №
399 від 28.07.2003 р.; № 478 від 21.02.2005 р.; № 480 від
07.03.2005 р.; № 481 від 14.03.2005 р.; № 482 від 21.03.2005
р.; № 513 від 31.10.2005 р.; № 514 від 07.11.2005 р.; №
523 від 16.01.2006 р.; № 561 від 16.10.2006 р.; № 579 від
26.02.2007 р.; № 580 від 05.03.2007 р.; № 585 від 09.04.2007
р.; № 605 від 03.09.2007 р.; № 606 від 10.09.2007 р.; №
611 від 15.10.2007 р.; № 618 від 03.12.2007 р.; № 621 від
24.12.2007 р.; № 648 від 07.07.2008 р.; № 651 від 04.08.2008
р.; № 654 від 25.08.2008 р.; № 649 від 21.07.2008 р. Це
підтверджується копіями рекламних
матеріалів лікарських засобів
«ДОЛАРЕН» виробництва позивача,
реклама яких була здійснена у
щотижневій газеті «АПТЕКА», що
містяться у матеріалах справи.

Крім того, протягом 2000 - 2007 р. р. у
щотижневику «АПТЕКА» систематично
друкувались статті щодо лікарського
засобу «ДОЛАРЕН» виробництва
позивача, що підтверджується
відомостями, розміщеними на офіційному
веб-сайті щотижневика «АПТЕКА» у
мережі Інтернет www.apteka.ua.

Таким чином, суд погоджується із
твердженням позивача про те, що у
свідомості споживача позначення
"ДОЛАРЕН" ще з 1999 асоціюється з певним
виробником, а саме, з позивачем.

Однак, внаслідок реєстрацій на ім'я
відповідача-1 схожих позначень «BOLAREN
БОЛАРЕН», «ДОЛАР» за Свідоцтвами
України № № 57823, 128466 і при використанні
вказаних позначень торговельні марки
відповідача-1 є такими, що не виключають
введення в оману споживача щодо особи,
яка виробляє товар, оскільки
відповідач-1 використовує ці схожі
позначення на упаковках лікарських
засобів таким же самим чином, як і
позивач використовує власну
торговельну марку «ДОЛАРЕН» за
свідоцтвом України № 22479 на
аналогічній упаковці лікарських
засобів. Це підтверджується зразками
упаковок лікарських засобів «ДОЛАРЕН»
виробництва позивача і лікарських
засобів «ДОЛАР», реалізацію якого
здійснює відповідач-1.

Також відповідач-1 використовує
торговельну марку «ДОЛАР» на рекламних
матеріалах так само, як позивач
використовує власну торговельну марку
«ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479
на аналогічних рекламних матеріалах.
Це підтверджується зразками
відповідних рекламних матеріалів
позивача і відповідача-1.

Судом встановлено, що лікарські засоби
«ДОЛАРЕН» та «ДОЛАР» розповсюджуються
на одному і тому ж ринку, в одних і тих
же аптеках і, що особливо важливо,
навіть рекламуються у одних і тих же
друкованих виданнях. Копії чеків про
придбання лікарських засобів
«ДОЛАРЕН» та «ДОЛАР» у одній і тій же
аптеці «ДОБРОГО ДНЯ» за адресою: м.
Київ, вул. Лагерна, 42, примірник
щотижневика «АПТЕКА № 27(684) від 07 липня
2008 р., у якому розміщені реклами
лікарських засобів «ДОЛАРЕН» позивача
та «ДОЛАР» відповідача-1, містяться у
матеріалах справи.

Саме сукупність зазначених обставин,
пов'язаних із особливостями
використання спірних торговельних
марок на упаковках лікарських засобів,
рекламних матеріалах щодо реалізації
даних лікарських засобів призводять до
того, що споживач може бути введений в
оману щодо особи, яка виробляє товар, а
саме, вважатиме, що такою особою є саме
позивач, а не відповідач-1 як власник
спірних торговельних марок.

Таким чином, реєстрація на своє ім'я та
подальше використання відповідачем-1
схожих торговельних марок «BOLAREN
БОЛАРЕН», «ДОЛАР» не виключає
небезпеку введення в оману споживача
щодо особи, яка виробляє товар. А отже,
торговельні марки «BOLAREN БОЛАРЕН»,
«ДОЛАР» є такими, що можуть ввести в
оману щодо особи, яка виробляє товар, і,
таким чином, не відповідають умовам
надання правової охорони, передбаченим
ст. 5 Закону про товарні знаки і на них
має бути поширена підстава для відмови
в наданні правової охорони,
передбачена абз. 5 п. 2 ст. 6 даного
Закону.

В силу п. 2 ст. 19 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг» при визнанні свідоцтва чи його
частини недійсними Установа
повідомляє про це у своєму офіційному
бюлетені. В силу п. п. 2.3., 2.4. Положення
про Державний реєстр свідоцтв України
на знаки для товарів і послуг,
затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 10 січня 2002 р.
№ 10, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28 січня 2002 р. за № 64/6352
«у процесі ведення реєстру до нього
вносяться відомості щодо…визнання
свідоцтва недійсним повністю або
частково…Підставою для внесення
відомостей до реєстру є … рішення
судових органів».

Щодо Патенту України № 19871 від 11.01.2010 на
промисловий зразок «УПАКОВКА ДЛЯ
ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ», на підставі
дослідження матеріалів справи, з
урахуванням висновку повторної
комісійної судової експертизи, суд
вважає, що даний патент було видано
внаслідок подання відповідачем-1
заявки з порушенням прав позивача на
знак для товарів і послуг «ДОЛАРЕН»,
виходячи з наступного.

1) З 12 червня 1998 позивач набув прав
інтелектуальної власності на
торговельну марку «ДОЛАРЕН» за
Свідоцтвом України № 22479. Судом
встановлено, що промисловий зразок за
Патентом України № 19871 містить у своєму
складі позначення «ДОЛАР», яке є схожим
настільки, що його можна сплутати із
торговельною маркою позивача за
свідоцтвом України № 22479. Відповідно до
абзаців 4 та 5 п. 5 ст. 16 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг» свідоцтво надає його
власнику виключне право забороняти
іншим особам використовувати без його
згоди: позначення, схоже із
зареєстрованим знаком, стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг,
якщо внаслідок такого використання ці
позначення і знак можна сплутати;
позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно товарів і послуг,
споріднених з наведеними у свідоцтві,
якщо внаслідок такого використання
можна ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товари чи надає послуги, або
ці позначення і знак можна сплутати.

2) Починаючи з 1999 позивач використовує
зазначену вище торгвоельну марку у
своїй господарській діяльності для
упаковки власного товару - ліків
«ДОЛАРЕН». Однак, промисловий зразок за
патентом України № 19871 містить у своєму
складі схоже позначення «ДОЛАР», що
може призвести до змішування з
діяльністю позивача. Відповідно,
Патент України № 17688 на промисловий
зразок порушує права інтелектуальної
власності і конкурентні права
позивача.

З огляду на викладене, суд вважає, що
позначення «ДОЛАР», яке містить
промисловий зразок за Патентом України
№ 19871, є схожим із зареєстрованою
торговельною маркою «ДОЛАРЕН» за
свідоцтвом України № 22479 позивача і
внаслідок використання даного
промислового зразка можна ввести в
оману щодо особи, яка виробляє
лікарські засоби. Відповідно, позивач в
силу абз. абз. 4, 5 п. 5 ст. 16 Закону про
знаки має право забороняти
відповідачу-1 використовувати
позначення «ДОЛАР». Однак, належність
відповідачу-1 оскаржуваного Патенту
України № 19871, у складі якого міститься
позначення «ДОЛАР» унеможливлює для
позивача реалізацію належних йому прав
інтелектуальної власності на
торговельну марку «ДОЛАРЕН» за
Свідоцтвом України № 22479, закріплених у
абз. 4 та 5 п. 5 ст. 16 Закону про знаки, які
виникли раніше. Відповідно, суд дійшов
висновку, що оскаржуваний патент
України підлягає визнанню недійсним на
підставі підпункту "в" п. 1 ст. 25 Закону
про промислові зразки як такий, що був
виданий внаслідок подання заявки з
порушенням прав інтелектуальної
власності позивача на торговельну
марку «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України
№ 22479, закріплених у абз. 4 та 5 п. 5 ст. 16
Закону про знаки.

Можливість змішування діяльності
позивача та відповідача-1 у зв'язку із
використанням спірного патенту
України, до складу якого входить спірне
схоже позначення «ДОЛАР», підтверджена
рішеннями Антимонопольного комітету
України від 16 липня 2009 р. у справі №
27-26.4/165-08 та від 25 лютого 2010 у справі №
27-26.4/85-09 про захист від недобросовісної
конкуренції з боку відповідача-1, а
також судовими рішеннями
господарських судів про залишення
вищевказаних рішень Антимонопольного
комітету України без змін, а саме,
рішенням Господарського суду міста
Києва від 13 листопада 2009 р. № 14/460,
постановою Київського апеляційного
господарського суду від 08 липня 2010 р. №
14/460, постановою Вищого господарського
суду України від 25 січня 2011 р. № 14/460,
рішенням Господарського суду м. Києва
від 11 серпня 2010 р. № 14/292, постановою
Київського апеляційного
господарського суду від 23 листопада 2010
р. № 14/292, постановою Вищого
господарського суду України від 15
березня 2011 р. № 14/292.

Згідно п. 3 ст. 25 Закону про промислові
зразки при визнанні патенту недійсним
відповідач 3 повідомляє про це у своєму
офіційному бюлетені.

В силу п. п. 2.3., 2.4. Положення про
Державний реєстр патентів України на
промислові зразки, затвердженого
Наказом Міністерства освіти і науки
України від 12 квітня 2001 року N 290 та
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28 квітня 2001 р. за N
378/5569, «у процесі ведення реєстру до
нього вносяться відомості
щодо…визнання патенту недійсним
повністю або частково. Підставою для
внесення відомостей до реєстру є
рішення судових органів».

Згідно ч. 1 ст. 33 ГПК України кожна
сторона повинна довести ті обставини,
на які вона посилається як на підстави
своїх вимог чи заперечень. Суд вважає,
що матеріалами справи підтверджуються
вимоги позивача і спростовуються
заперечення відповідача-2 проти позову.
Водночас, жодних заперечень на позов чи
доводів, доказів на їх підтвердження
відповідачем-1 не було надано.
Відповідачами 1, 2 також не спростовано
висновок повторної комісійної судової
експертизи.

Таким чином, вимоги позивача про
визнання недійсними Свідоцтв України
№ 57823 від 16.01.2006 , № 128466 від 10.09.2010 на
знаки для товарів і послуг «BOLAREN
БОЛАРЕН», «ДОЛАР/DOLAR», зобов'язання
Державної служби інтелектуальної
власності України внести зміни до
державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг стосовно
визнання недійсними Свідоцтв України
№ № 57823, 128466, здійснити публікації про
це в офіційному бюлетені "Промислова
власність", а також про визнання
недійсним Патенту України № 19871 від
11.01.2010 р. на промисловий зразок
«УПАКОВКА ДЛЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ»,
зобов'язання Державної служби
інтелектуальної власності України
внести запис до Державного реєстру
патентів України на промислові зразки
стосовно визнання недійсним патенту
України № 19871 на промисловий зразок,
здійснити про це публікацію в
Офіційному бюлетені "Промислова
власність" знайшли своє підтвердження
у ході розгляду справи і підлягають
задоволенню.

Витрати по сплаті державного мита та на
інформаційно-технічне забезпечення
судового процесу покладаються судом на
відповідача 1 згідно статті 49 ГПК
України.

У судовому засіданні, яке відбулося
13.05.2014, згідно частини 2 статті 85 ГПК
України було проголошено скорочений
текст рішення. а саме, його вступну та
резолютивні частини.

На підставі викладеного, керуючись ст.
ст. 462, 469, 494, 495, 499 ЦК України підп. «а», п.
1 ст. 19, абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. 2 п. 3 ст. 6, абз. 4,
5 п. 4 ст. 16, п. 2 ст. 19 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг», ст. ст. 1, 5, підп. «в» п. 1 ст. 25, п. 3
ст. 25 Закону України «Про охорону прав
на промислові зразки», п. 3 Постанови
Верховної Ради України "Про введення в
дію Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів та послуг" від 23
грудня 1993 р., п. п. 2.3., 2.4. Положення про
Державний реєстр свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг,
затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 10 січня 2002 р.
№ 10, п. п. 2.3., 2.4. Положення про Державний
реєстр патентів України на промислові
зразки, затвердженого Наказом
Міністерства освіти і науки України
від 12 квітня 2001 року N 290 та
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28 квітня 2001 р. за N
378/5569, ст. ст. 4-2, 4-3, 33, 34, 42, 43, 44, 49, 69, 75, 82-85
ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Компанії «Наброс
Фарма ПВТ.ЛТД.» до Товариства з
обмеженою відповідальністю
«Рейнбо-ЛТД», Державної служби
інтелектуальної власності України
задовольнити.

2. Визнати недійсним Свідоцтво України
№ 57823 від 16.01.2006 року на знак для товарів
і послуг «BOLAREN БОЛАРЕН».

3. Зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності України
внести зміни до державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг стосовно визнання недійсним
Свідоцтва України № 57823 на знак для
товарів і послуг та здійснити
публікацію про це в офіційному
бюлетені "Промислова власність".

4. Визнати недійсним Свідоцтво України
№ 128466 від 10.09.2010 року знак для товарів і
послуг «ДОЛАР».

5. Зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності України
внести зміни до державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг стосовно визнання недійсним
Свідоцтва України № 128466 на знак для
товарів і послуг та здійснити
публікацію про це в офіційному
бюлетені "Промислова власність".

6. Визнати недійсним Патент України №
19871 від 11.01.2010 на промисловий зразок
«УПАКОВКА ДЛЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ».

7. Зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності України
внести запис до Державного реєстру
патентів України на промислові зразки
стосовно визнання недійсним Патенту
України № 19871 на промисловий зразок та
здійснити про це публікацію в
Офіційному бюлетені "Промислова
власність".

8. Стягнути з Товариства з обмеженою
відповідальністю «Рейнбо-ЛТД» () на користь Фірми «Наброс
Фарма ПВТ. ЛТД.» 85,00 (вісімдесят п'ять)
грн. - державного мита та 236,00 (двісті
тридцять шість) грн. - витрат на
інформаційно-технічне забезпечення
судового процесу.

9. Рішення може бути оскаржене в
апеляційному порядку протягом 10 днів з
дня його прийняття.

10. Рішення господарського суду набирає
законної сили після закінчення строку
подання апеляційної скарги, якщо
апеляційну скаргу не було подано. У
разі подання апеляційної скарги
рішення, якщо його не скасовано,
набирає законної сили після розгляду
справи апеляційним господарським
судом.

11. Після набрання рішенням законної
сили видати накази.

Повний текст рішення складено 21.05.2014

Суддя
Л. В. Прокопенко