м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
Товариства з обмеженою
відповідальністю "БМС Консалтінг"
До Товариства з обмеженою
відповідальністю "БМС ТЕХНО"
Про захист прав на знаки для
товарів і послуг та припинення
інтелектуальної власності
Суддя Картавцева Ю.В.
Представники сторін:
від позивача Власко С.О. -
представник (дов. № б/н від 17.03.2014 р.)
від відповідача Шаповалов Д.В. -
представник (доручення № 10/01-14 від
Товариство з обмеженою
відповідальністю "БМС Консалтинг"
звернулося до Господарського суду
міста Києва з позовом до Товариства з
обмеженою відповідальністю "БМС Техно"
про захист прав на знаки для товарів і
послуг та припинення порушення прав
інтелектуальної власності, згідно якої
просить суд зобов'язати відповідача
припинити порушення прав власників
заборонити відповідачу використання
товарного знаку, фірмового
найменування "БМС" в назві Товариства з
обмеженою відповідальністю "БМС Техно",
зобов'язати відповідача внести зміни
до назви (фірмового найменування)
Товариства з обмеженою
відповідальністю "БМС Техно" в частині
виключення позначення "БМС".
Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 20.09.2013 порушено провадження у
09.10.2013р. позивачем через відділ
діловодства суду подано заяву про
уточнення позовних вимог. Згідно даної
заяви, позивач уточнив позовні вимоги,
та просить суд зобов'язати відповідача
припинити порушення прав власника
заборонити відповідачу використання
товарного знаку, фірмового
найменування "БМС" в назві Товариства з
обмеженою відповідальністю "БМС Техно".
Рішенням Господарського суду міста
Києва від 10.10.2013 р., залишеним без змін
постановою Київського апеляційного
господарського суду від 17.12.2013р.,
позовні вимоги задоволено. Зокрема,
зобов`язано Товариство з обмеженою
відповідальністю "БМС Техно" припинити
порушення прав власника Свідоцтва
України №12456 від 07.06.1999 року та
заборонено Товариству з обмеженою
відповідальністю "БМС Техно"
використання товарного знаку,
фірмового найменування "БМС" в назві
Товариства з обмеженою
відповідальністю "БМС Техно".

Постановою Вищого господарського суду
України від 25.02.2014 р. у справі № 910/18222/13
задоволено касаційну скаргу
Товариства з обмеженою
відповідальністю "БМС Техно". Рішення
Господарського суду міста Києва від
10.10.2013 р. та постанову Київського
апеляційного господарського суду від
17.12.2013 р. зі справи № 910/18222/13 скасовано,
та передано справу на новий розгляд до
Господарського суду міста Києва.

Розпорядженням керівника апарату
Господарського суду м. Києва № 04-23/82 від
05.03.2014 р. у справі № 910/18222/13 призначено
повторний автоматичний розподіл.

В результаті повторного автоматичного
розподілу справи № 910/18222/13, останню
передано до розгляду судді Картавцевій
Ю.В.

Ухвалою суду від 07.03.2014 р. справу №
910/18222/13 прийнято до провадження суддею
Картавцевою Ю.В., розгляд справи
призначено на 17.03.2014 р.

Розпорядженням заступника голови
Господарського суду міста Києва від
17.03.2014 р. справу №910/18222/13 за позовом
Товариства з обмеженою
відповідальністю «БМС Консалтінг» до
Товариства з обмеженою
відповідальністю «БМС Техно» про
захист прав на знаки для товарів і
послуг та припинення порушення прав
інтелектуальної власності передано на
розгляд судді Капцовій Т.П.

Ухвалою суду від 17.03.2014 р. справу №
910/18222/13 прийнято до провадження суддею
Капцовою Т.П. розгляд справи призначено
на 31.03.2014 р.

Розпорядженням заступника голови
Господарського суду міста Києва від
21.03.2014 р. справу №910/18222/13 за позовом
Товариства з обмеженою
відповідальністю «БМС Консалтінг» до
Товариства з обмеженою
відповідальністю «БМС Техно» про
захист прав на знаки для товарів і
послуг та припинення порушення прав
інтелектуальної власності передано на
розгляд судді Картавцевій Ю.В.

Ухвалою суду від 21.03.2014 р. справу №
910/18222/13 прийнято до провадження суддею
Картавцевою Ю.В., розгляд справи
призначено на 31.03.2014 р.

18.03.2014 р. відділом діловодства суду
отримано від представника відповідача
письмові пояснення, відповідно до яких
останній вважає позовні вимоги
безпідставними та просить суд
відмовити в їх задоволенні, а також
клопотання про витребування доказів,
відповідно до якого відповідач просить
суд витребувати в Державного
підприємства «Український інститут
промислової власності» належним чином
засвідчені копії Висновку про
відповідність позначення умовам
надання правової охорони за
результатами кваліфікаційної
експертизи від 05.02.2014 р. № 6382.

У судове засідання 31.03.2014 р. представник
позивача не з'явився, про поважні
причини неявки суд не повідомив, вимоги
ухвали суду не виконав, про час та місце
судового засідання був повідомлений
належним чином.

У даному судовому засіданні суд,
заслухавши доводи відповідача,
розглянув клопотання відповідача про
витребування доказів та відмовив
задоволенні даного клопотання з
підстав його необґрунтованості.

У зв'язку з нез'явленням в судове
засідання 31.03.2014 р. представника
позивача, невиконанням вимог ухвали
суду, суд відповідно до ст. 77 ГПК
України, відклав розгляд справи на
14.04.2014 р., про що виніс відповідну
ухвалу.

У судове засідання 14.04.2014 р. представник
позивача не з'явився, у зв'язку з чим, а
також у зв'язку з невиконанням вимог
ухвали суду, суд відповідно до ст. 77 ГПК
України, відклав розгляд справи на
22.04.2014 р., про що виніс відповідну
ухвалу.

22.04.2014 р. відділом діловодства суду
отримано від представника відповідача
клопотання про відкладення розгляду
справи з метою подання додаткових
доказів по справі, що пов'язано із
виходом 25.04.2014 р. в офіційному бюлетені
«Промислова власність» публікації про
видачу ОСОБА_3 - засновнику відповідача
- свідоцтв на знаки для товарів і послуг
«БМС Техно» та «BMS Techno».

Також у судовому засіданні 22.04.2014 р.
представник позивача подав суду
клопотання про призначення експертизи,
відповідно до якого останній просить
суд призначити у справі судову
експертизу, на вирішення якої
поставити такі запитання:

1. Чи є комерційне (фірмове)
найменування Товариства з обмеженою
відповідальністю «БМС Техно» схожим із
зареєстрованим знаком для товарів і
послуг «ВМS» (комбінованим) за
свідоцтвом України № 12456, стосовно
товарів і послуг, тих самих та/або
споріднених з наведеними у свідоцтві,
настільки, що може ввести споживача в
оману щодо особи, яка виробляє товари
чи надає послуги, або може бути
сплутане споживачем зі знаком для
товарів і послуг?

2. Чи є комерційне (фірмове)
найменування Товариства з обмеженою
відповідальністю «БМС Техно» схожим із
комерційним (фірмовим) найменуванням
Товариства з обмеженою
відповідальністю «БМС Консалтінг»
настільки, що вводить в оману
споживачів щодо товарів, які
виробляються та (або) реалізовуються,
та послуг, які надаються?

3. Чи містяться у матеріалах справи
відомості про те, що комерційне
(фірмове) найменування Товариства з
обмеженою відповідальністю «БМС
Техно» не дає споживачу можливості
вирізнити цю особу з-поміж інших,
зокрема відрізнити від Товариства з
обмеженою відповідальністю «БМС
Консалтінг»?

У судовому засіданні 22.04.2014 р., суд,
розглянувши клопотання представника
відповідача про відкладення розгляду
справи, задовольнив останнє, у зв'язку з
чим оголосив перерву до 12.05.2014 р.

За таких обставин, розгляд клопотання
про призначення експертизи, поданого
позивачем, відкладено до наступного
судового засідання.

12.05.2014 р. відділом діловодства суду
отримано від представника відповідача
письмові пояснення щодо клопотання про
призначення експертизи, у яких
останній заперечує проти необхідності
її проведення з підстав того, що
питання схожості позначень «БМС Техно»
та «BMS Techno» із зареєстрованим знаком
«BMS» вже було предметом розгляду
експертного дослідження при
проведенні кваліфікаційної експертизи
заявки на отримання знаків для товарів
і послуг «БМС Техно» та «BMS Techno»,
власником яких є засновник юридичної
особи відповідача, а остання набула
невиключну ліцензію на вказані знаки
за Ліцензійним договором між фізичною
особою ОСОБА_3 (засновник відповідача)
та ТОВ «БМС Техно». Водночас у випадку
призначення судової експертизи,
відповідач просить суд поставити
судовому експерту таке питання: «Чи є
знак для товарів і послуг, на який
видано свідоцтво на знак для товарів і
послуг № 12456 від 07.06.1999 р. схожим з
фірмовим найменуванням ТОВ «БМС Техно»
настільки, що їх можна сплутати?». При
цьому, відповідач просить суд доручити
проведення експертизи Київському
науково-дослідному інституту судових
експертиз.

У судовому засіданні 12.05.2014 р.
представник позивача усно заявив
клопотання про оголошення перерви з
метою надання часу для ознайомлення із
поданими представником відповідача
додатковими документами по справі.
Дане клопотання судом було задоволено.

За таких обставин, у судовому засіданні
12.05.2014 р. оголошено перерву до 16.05.2014 р.

16.05.2014 р. відділом діловодства суду
отримано від представника позивача
заяву про уточнення позовних вимог,
згідно з якою останній просить суд:

1. Визнати недійсним Свідоцтво на
знак для товарів і послуг №185123,
зареєстроване в Державному реєстрі
свідоцтв України на знак для товарів і
послуг 25 квітня 2014 року Державною
службою інтелектуальної власності
України (опубліковане в бюлетені
«Промислова власність» №8 від 25.04.2014р.)
та Свідоцтво на знак для товарів і
послуг №185124, зареєстроване в
Державному реєстрі свідоцтв України на
знак для товарів і послуг 25 квітня 2014
року Державною службою
інтелектуальної власності України
(опубліковане в бюлетені «Промислова
власність» №8 від 25.04.2014р.);

2. Скасувати реєстрацію Свідоцтва
на знак для товарів і послуг №185123,
зареєстрованого в Державному реєстрі
свідоцтв України на знак для товарів і
послуг 25 квітня 2014 року Державною
службою інтелектуальної власності
України (опублікованого в бюлетені
«Промислова власність» №8 від 25.04.2014р.)
та Свідоцтва на знак для товарів і
послуг №185124, зареєстрованого в
Державному реєстрі свідоцтв України на
знак для товарів і послуг 25 квітня 2014
року Державною службою
інтелектуальної власності України
(опублікованого в бюлетені «Промислова
власність» №8 від 25.04.2014р.)

3. Зобов'язати Відповідача -
Товариство з обмеженою
відповідальністю «БМС ТЕХНО»
припинити порушення прав власника
Свідоцтва України № 12456 від 07.06.1999 року.

4. Заборонити Відповідачу -
Товариству з обмеженою
відповідальністю «БМС ТЕХНО»
використання товарного знаку,
фірмового найменування «БМС» в назві
Товариства з обмеженою
відповідальністю «БМС ТЕХНО» (Адреса:
02140 м. Київ, вул. Лариси Руденко, 6а, Код
СДРПОУ 22945907).

У судовому засіданні 16.05.2014 р.
представник відповідача усно заявив
клопотання про оголошення перерви з
метою подання письмових заперечень на
заяву про уточнення позовних вимог.
Дане клопотання судом було задоволено,
у зв'язку з чим оголошено перерву до
19.05.2014 р.

У судовому засіданні 19.05.2014 р.
представник відповідача подав суду
письмові пояснення щодо заяви про
уточнення позовних вимог, відповідно
до яких останній заперечує проти
задоволення вказаної заяви з підстав
того, що остання є одночасно заявою про
зміну предмету та підстав позову.
Більше того, заява про уточнення
позовних вимог є заявою до неналежного
відповідача.

Розглянувши у судовому засіданні 19.05.2014
р. заяву про уточнення позовних вимог,
суд відмовляє в її задоволенні, з
огляду на наступне.

За приписами ст. 22 ГПК України, позивач
вправі до прийняття рішення по справі
збільшити розмір позовних вимог за
умови дотримання встановленого
порядку досудового врегулювання спору
у випадках, передбачених статтею 5
цього Кодексу, в цій частині,
відмовитись від позову або зменшити
розмір позовних вимог.

Згідно з п. 3.11 Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України «Про деякі
питання практики застосування
Господарського процесуального кодексу
України судами першої інстанції» від 26
грудня 2011 року N 18, статтею 22 ГПК не
передбачено права позивача на подання
заяв (клопотань) про "доповнення" або
"уточнення" позовних вимог, або
заявлення "додаткових" позовних вимог і
т.п. Тому в разі надходження до
господарського суду однієї із
зазначених заяв (клопотань) останній,
виходячи з її змісту, а також змісту
раніше поданої позовної заяви та
конкретних обставин справи, повинен
розцінювати її як:

- подання іншого (ще одного) позову, чи

- збільшення або зменшення розміру
позовних вимог, чи

- об'єднання позовних вимог, чи

- зміну предмета або підстав позову.

У будь-якому з таких випадків позивачем
має бути додержано правил вчинення
відповідної процесуальної дії, а
недотримання ним таких правил тягне за
собою процесуальні наслідки,
передбачені ГПК та зазначені в цій
постанові.

При цьому, збільшено (чи зменшено) може
бути лише розмір вимог майнового
характеру. Якщо в заяві позивача
йдеться про збільшення розміру
немайнових вимог (наприклад, про
визнання недійсним ще одного акта крім
того, стосовно якого відповідну вимогу
вже заявлено), то фактично також
йдеться про подання іншого позову.

З позовної заяви від 17.09.2013 р. та
прийнятих судом першої інстанції до
розгляду уточнень позовних вимог
вбачається, що позивачем заявлено
вимоги про зобов'язання відповідача
припинити порушення прав власника
Свідоцтва України № 12456 від 07.06.1999 та
заборону відповідачу використання
товарного знаку, фірмового
найменування "БМС" в назві Товариства з
обмеженою відповідальністю "БМС Техно".

За таких обставин, вказівка у заяві про
уточнення позовних вимог на визнання
недійсним свідоцтва та скасування
державної реєстрації, є, по суті,
додатковими та новими вимогами, що за
своїм змістом фактично є поданням
іншого (ще одного) позову, що в свою
чергу є неможливим в межах розгляду
судової справи № 910/18222/13.

При цьому, пунктом 3.12 Постанови Пленуму
Вищого господарського суду України
«Про деякі питання практики
застосування Господарського
процесуального кодексу України судами
першої інстанції» від 26 грудня 2011 року N
18 передбачено, що у разі подання
позивачем заяви, направленої на
одночасну зміну предмета і підстав
позову, господарський суд повинен
відмовити в задоволенні такої заяви і,
приєднавши її до матеріалів справи та
зазначивши про цю відмову в описовій
частині рішення (або в ухвалі, якою
закінчується розгляд справи),
розглянути по суті раніше заявлені
позовні вимоги, якщо позивач не
відмовляється від позову. Позивач при
цьому не позбавлений права звернутися
з новим позовом у загальному порядку.

За таких обставин, враховуючи
вищевикладене, суд відмовляє в
задоволенні заяви позивача про
уточнення розміру позовних вимог.

У судовому засіданні 19.05.2014 р. оголошено
перерву до 21.05.2014 р.

21.05.2014 р. відділом діловодства суду
отримано від представника позивача
додаткові пояснення, відповідно до
яких останній зазначає, що ним
використовується фірмове найменування
«БМС», права на яке порушуються
відповідачем шляхом використання у
своїй діяльності без згоди на те
позивача.

Також у судовому засіданні 21.05.2014 р.
представники сторін подали суду
клопотання про продовження строку
розгляду справи на більш тривалий, ніж
встановлено ч. 1 ст. 69 ГПК України.

Оскільки відповідно до ч. 3 ст. 69 ГПК
України у виняткових випадках за
клопотанням сторони, з урахуванням
особливостей розгляду спору,
господарський суд ухвалою може
продовжити строк розгляду спору, але не
більш як на п'ятнадцять днів, то суд
задовольнив зазначене клопотання.

Крім того, у судовому засіданні 21.05.2014 р.
представник позивача підтримав подане
клопотання про призначення судової
експертизи.

Розглянувши у даному судовому
засіданні заявлене позивачем
клопотання про призначення судової
експертизи, суд дійшов висновку про
необхідність його задоволення та
призначення судової експертизи у
справі № 910/18222/13.

Ухвалою суду від 21.05.2014 р. призначено
судову експертизу об'єктів
інтелектуальної власності, проведення
якої доручено атестованому судовому
експертові Дорошенку Олександрові
Федоровичу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79
Господарського процесуального кодексу
України, господарський суд має право
зупинити провадження у справі за
клопотанням сторони, прокурора, який
бере участь в судовому процесі, або за
своєю ініціативою у випадку
призначення господарським судом
судової експертизи.

За таких обставин, провадження у справі
№ 910/18222/13 підлягає зупиненню на час
проведення судової експертизи.

Враховуючи викладене та керуючись
ст.ст. 79, 86 Господарського
процесуального кодексу України,
Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Зупинити провадження у справі №
910/18222/13 до надання висновків судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності, проведення якої доручено
атестованому судовому експерту
Дорошенку Олександрові Федоровичу.

2. Дану ухвалу може бути оскаржено
в порядку, передбаченому, чинним
законодавством України.

Суддя Ю.В. Картавцева