м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 12/305 23.04.14

Суддя Господарського суду міста Києва
Підченко Ю.О.

За участю секретаря судового засідання
Швеця С.С.

Розглянув у відкритому судовому
засіданні господарського суду справу

за позовом Компанії
"Наброс Фарма ПВТ ЛТД"

до першого відповідача Державної
служби інтелектуальної власності
України

до другого відповідача Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Рейнбо-Лтд"

про визнання недійсним свідоцтва
України № 135603 на знак для товарів і
послуг

за участю представників сторін:

від позивача: Коваль А.М. - адвокат

від першого відповідача: Постоялкіна
О.В. - юрисконсульт

від другого відповідача: Черевко С.А. -
юрисконсульт

За клопотанням другого
відповідача, з метою надання
додаткових пояснень щодо проведення
повторної експертизи, витребування від
учасників судового процесу додаткових
матеріалів, які підлягають належної
правової оцінки, строк слухання спору
по даній справі було продовжено
додатково на 15 (п'ятнадцять днів), що
відповідає вимогам частини 3 статті 69
ГПК України і знайшло своє
відображення у процесуальних
документах суду.

СУТЬ СПОРУ: Компанія "Наброс
Фарма ПВТ ЛТД" звернулася до
Господарського суду міста Києва з
позовними вимогами до Державного
департаменту інтелектуальної
власності Міністерства освіти і науки
України та Товариства з обмеженою
відповідальністю "Рейнбо-Лтд", зокрема:

· визнати недійсним повністю
свідоцтво України №135603 на знак для
товарів і послуг "Долар";

· зобов'язати Державний
департамент інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України
внести зміни до державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг стосовно визнання недійсним
свідоцтва України №135603 та здійснити
публікацію про це в офіційному
бюлетені "Промислова власність";

· заборонити Товариству з
обмеженою відповідальністю
"Рейнбо-Лтд" використовувати
позначення "Долар", яке є схожим
настільки, що його можна сплутати з
торговельною маркою за свідоцтвом
України № 22479.

Ухвалою Господарського суду
міста Києва від 18.11.2011 провадження у
справі № 12/305 було зупинено та
призначено судову експертизу об'єктів
інтелектуальної власності на
торгівельні марки, з метою
встановлення схожості з іншою
торгівельною маркою.

Обставини, які зумовили зупинення
провадження усунені, зокрема, на адресу
Господарського суду міста Києва
надійшов висновок судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності №
12864/11/53 від 26.11.2012. Ухвалою
Господарського суду міста Києва від
14.02.2014 провадження у справі поновлено.

Сторін було належним чином повідомлено
про час та місце проведення судового
засідання, тому судом з урахуванням
вимог ст. ст. 42, 43 ГПК України створені
всі необхідні умови для вирішення
спору на принципах змагальності,
рівності учасників процесу перед
законом.

Позивач надав суду письмові пояснення
в яких стверджує, що судовий експерт
провів повне дослідження, а висновок
експерта є обґрунтованим та
узгоджується з матеріалами справи,
просив позовні вимоги задовольнити.

Другий відповідач - Товариство з
обмеженою відповідальністю
"Рейнбо-Лтд" позовні вимоги не визнав,
надав суду клопотання про призначення
повторної експертизи.

Представник першого відповідача
повідомив суд про те, що відповідно до
проведеної реорганізації відбулася
зміна найменування його установи, а
тому належним відповідачем є Державна
служба інтелектуальної власності
України, оскільки Державний
департамент інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України
ліквідовано.

З'ясувавши фактичні обставини
справи, докази на їх підтвердження,
виходячи з фактів, встановлених у
процесі розгляду справи та правову
норму, яка підлягає застосуванню,
приймаючи до уваги доводи позивача та
заперечення першого та другого
відповідача, суд встановив:

Другий відповідач - Товариство з
обмеженою відповідальністю
"Рейнбо-Лтд" надав клопотання про
залучення у справі в якості
відповідача - Фірму "Ларк Лабораторія
ЛТД", оскільки він є виробником
лікарського засобу "ДОЛАР".

Господарський суд за клопотанням
сторони або за своєю ініціативою має
право до прийняття рішення залучити до
участі у справі іншого відповідача,
якщо у спірних правовідносинах він
виступає або може виступати як
зобов'язана сторона. Стаття 24 ГПК
України не зобов'язує господарський
суд задовольняти клопотання сторони
про залучення до участі у справі іншого
відповідача.

Згідно ч. 1 ст. 33 ГПК України кожна
сторона повинна довести ті обставини,
на які вона посилається як на підставу
своїх вимог і заперечень. Судом
вирішено, що Фірма "Ларк Лабораторія
ЛТД" не виступає як зобов'язана сторона
у даній справі, тому відмовлено у
задоволенні даного клопотання.

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рейнбо-Лтд" надало
клопотання про призначення повторної
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності, проведення
якої доручити Одеському
науково-дослідному інституту судових
експертів.

Частинами 3 і 4 ст. 42 ГПК України
передбачено право господарського суду
призначити додаткову або повторну
судову експертизу. Повторною
визнається судова експертиза, у
проведенні якої експерт досліджує ті ж
самі об'єкти і вирішує ті ж самі
питання, які досліджувалися і
вирішувалися у первинній судові
експертизі. Повторна судова експертиза
призначається з ініціативи суду або за
клопотанням учасників процесу, якщо
висновок експерта визнано
необґрунтованим чи таким, що
суперечить іншим матеріалам справи,
або коли він викликає сумнів у його
правильності, або за наявності
істотного порушення норм, які
регламентують порядок призначення і
проведення експертизи.

Згідно ч. 5 ст. 42 ГПК України висновок
судового експерта для господарського
суду не є обов'язковим і оцінюється
господарським судом за правилами
встановленими ст. 43 цього Кодексу.

Господарський суд оцінює докази за
своїм внутрішнім переконанням, що
ґрунтується на всебічному, повному і
об'єктивному розгляду в судовому
процесі всіх обставин справи в їх
сукупності, керуючись законом (ч. 1 ст. 43
ГПК України).

Судом вирішено, що даний висновок
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності № 12864/11/53 від
26.11.2012 є всебічним, повним,
обґрунтованим та не суперечить іншим
матеріалам справи. Даний висновок не
викликає сумнівів у його правильності,
тому судом відмовлено у задоволенні
клопотанні Товариства з обмеженою
відповідальністю "Рейнбо-Лтд" про
призначення повторної судової
експертизи.

Позов мотивовано тим, що Компанія
"Наброс Фарма ПВТ ЛТД" у встановленому
законом порядку набула прав
інтелектуальної власності на
торговельну марку "ДОЛАРЕН" за
свідоцтвом України № 22479 стосовно
товарів та послуг 05 та 42 класів
Міжнародної класифікації товарів та
послуг, далі "МКТП", зокрема, 05 клас МКТП
знеболювачі; засоби від головного болю;
жарозменшувальні засоби; лікарські
засоби для людини; протизапальні
засоби; фармацевтичні препарати; 42 клас
МКТП консультування фахове, крім
підприємництва; медична допомога.

Позивач стверджує, що дізнався з
відкритої електронної бази даних
"Зареєстровані в Україні знаки для
товарів і послуг", що Державним
департаментом інтелектуальної
власності Міністерства освіти і науки
України було видано на ім'я Товариства
з обмеженою відповідальністю
"Рейнбо-Лтд" свідоцтво України № 135603 на
знак для товарів і послуг "ДОЛАР".

Відповідно позовної заяви позивач
просить визнати недійсним свідоцтво
України №135603 на знак для товарів і
послуг, з наступних підстав:

· торгівельна марка за свідоцтвом
№ 135603 є схожою настільки, що її можна
сплутати із зареєстрованою раніше
торгівельною маркою позивача;

· торгівельна марка за свідоцтвом
№ 135603 є такою, що може ввести
споживачів в оману щодо товарів та
послуг що здійснює позивач;

· свідоцтво України №135603 було
видано внаслідок подання заявки з
порушенням виключних прав позивача на
раніше зареєстровану торговельну
марку "ДОЛАРЕН" за свідоцтвом України №
22479.

Оцінюючи подані сторонами докази за
своїм внутрішнім переконанням, що
ґрунтується на всебічному, повному і
об'єктивному розгляді в судовому
засіданні всіх обставин справи в їх
сукупності, суд вважає, що вимоги
позивача підлягають задоволенню з
наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 495 ЦК України
майновими правами інтелектуальної
власності на торговельну марку є право
на використання торговельної марки;
виключне право дозволяти використання
торговельної марки; виключне право
перешкоджати неправомірному
використанню торговельної марки, в
тому числі забороняти таке
використання; інші майнові права
інтелектуальної власності,
встановлені законом.

Згідно з частинами 2, 4 ст. 16 Закону
України "Про охорону прав на знаки для
товарів та послуг", далі Закон,
свідоцтво надає власнику право
використовувати знак та права, що
випливають з нього, а саме: наносити
його на будь-який товар, для якого знак
зареєстровано, упаковку, в якій
міститься такий товар, етикетку чи
інший прикріплений до товару предмет,
зберігати такий товар із нанесенням
зазначеного знака з метою пропонування
для продажу, пропонування його для
продажу, продаж, імпорт (ввезення) та
експорт (вивезення), застосовувати його
в діловій документації чи в рекламі та
в мережі Інтернет, у тому числі в
доменних іменах.

Частиною 5 ст. 16 Закону передбачено, що
свідоцтво надає його власнику
виключне право забороняти іншим особам
використовувати без його згоди, якщо
інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів
і послуг, споріднених з наведеними у
свідоцтві, якщо внаслідок такого
використання можна ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари чи надає
послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно наведених у свідоцтві
товарів і послуг, якщо внаслідок такого
використання ці позначення і знак
можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно товарів і послуг,
споріднених з наведеними у свідоцтві,
якщо внаслідок такого використання
можна ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товари чи надає послуги, або
ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ст. 15 ЦК України кожна
особа має право на захист свого
цивільного права у разі його порушення,
невизнання або оспорювання.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 494 ЦК України, набуття
права інтелектуальної власності на
торговельну марку засвідчується
свідоцтвом. Умови та порядок видачі
свідоцтва встановлюються законом.
Обсяг правової охорони торговельної
марки визначається наведеними у
свідоцтві її зображенням та переліком
товарів і послуг, якщо інше не
встановлено законом.

Права інтелектуальної власності на
торговельну марку визнаються
недійсними з підстав та в порядку,
встановлених законом (ст. 499 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону правова
охорона надається знаку, який не
суперечить публічному порядку,
принципам гуманності і моралі, та на
який не поширюються підстави для
відмови в наданні правової охорони,
встановлені цим Законом. Частиною 4
даної статті визначено, що обсяг
правової охорони, що надається,
визначається зображенням знака та
переліком товарів і послуг, внесеними
до Державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг.

Згідно п.4.3.2.4 Правил складання і
подання заявки на видачу свідоцтва
України на знак для товарів і послуг,
затверджених Наказом Держпатенту № 116
від 28.07.1995, далі Правила, позначення
вважається схожим настільки, що його
можна сплутати з іншим позначенням,
якщо воно асоціюється з ним в цілому,
незважаючи на окрему різницю
елементів. При перевірці позначень на
тотожність і схожість необхідно:
провести пошук тотожних або схожих
позначень; визначити ступінь схожості
заявленого позначення та виявлених
при проведенні пошуку позначень;
визначити однорідність товарів і/або
послуг, для яких заявлено знак, в
порівнянні з товарами і/або послугами,
для яких зареєстровані або заявлені
тотожні або схожі знаки, виявлені під
час пошуку. Пунктом 4.3.2.6 Правил
передбачено, що при встановленні
схожості словесних позначень
враховується звукова (фонетична),
графічна (візуальна) та смислова
(семантична) схожість.

Частинами 1 та 4 ст. 7 Закону
визначено, що особа, яка бажає одержати
свідоцтво, подає до центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері
інтелектуальної власності заявку.
Заявка складається українською мовою і
повинна містити: заяву про реєстрацію
знака; зображення позначення, що
заявляється; перелік товарів і послуг,
для яких заявник просить зареєструвати
знак, згрупованих за МКТП.

Судом по даній справі призначалась
судова експертиза об'єктів
інтелектуальної власності, проведення
якої було доручено Київському
науково-дослідному інституту судових
експертиз за результатами проведення
якої було складено висновок
№ 12864/11/53 від 26.11.2012.

Відповідно до п. п. 3.1, 3.3 постанови
Пленуму Вищого господарського суду
України "Про деякі питання практики
призначення судових експертиз у
справах зі спорів, пов'язаних із
захистом права інтелектуальної
власності" від 23 03. 2012 № 5, у справах про
оскарження рішень Державної служби
інтелектуальної власності України з
питань реєстрації знаків господарські
суди не можуть встановлювати для
роз'яснення судовим експертом питання
про відповідність позначення, що є
об'єктом торговельної марки, умовам
надання правової охорони, оскільки за
такої постановки питання судом
з'ясовується питання права, а не
питання факту. З урахуванням обставин
справи та суті спору господарські суди
за допомогою експертного дослідження
мають з'ясовувати фактичні дані щодо
наявності чи відсутності підстав для
відмови у наданні торговельній марці
правової охорони. З метою такого
з'ясування слід вирішувати, зокрема,
питання про те, чи торговельна марка: є
оманливою або такою, що може ввести в
оману щодо товару, послуги або особи,
яка виробляє товар або надає послуги;
чи є конкуруючі позначення тотожними
або схожими настільки, що їх можна
сплутати; є тотожною або схожою
настільки, що її можна сплутати з
відомим в Україні комерційним
(фірмовим) найменуванням іншої особи.

У висновку № 12864/11/53 від 26.11.2012 експерт
зазначив, що товари 05 класу МКТП, для
яких зареєстровано знак для товарів і
послуг "Долар, зобр." за свідоцтвом
України № 135603, є такими самими із
товарами 05 класу МКТП та спорідненими
із послугами 42 класу МКТП, для яких
зареєстровано знак для товарів і
послуг "Доларен" за свідоцтвом України
№ 22479. Позначення "Долар", яке входить до
складу знаку для товарів і послуг
"Долар, зобр." за свідоцтвом України №
135603 є схожим настільки, що його можна
сплутати із знаком для товарів і послуг
"Доларен" за свідоцтвом України № 22479.
Знак для товарів і послуг "Долар, зобр."
за свідоцтвом України № 135603 є схожим
настільки, що його можна сплутати із
знаком для товарів і послуг "Доларен" за
свідоцтвом України № 22479. Знак для
товарів і послуг "Долар, зобр." за
свідоцтвом України № 135603 є оманливим
та таким, що може ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари 5 класу МКТП,
оскільки існує ймовірність виникнення
у споживача враження про належність
одній особі товарів 05 класу МКТП,
марковим знаком "ДОЛАР, зобр." за
свідоцтвом України № 135603 та товарів 05
класу та/або 42 класу, марковим знаком
"Доларен" за свідоцтвом України № 22479

Суд вважає, що вказані висновки
експертом належним чином обґрунтовано.
Вони базуються на здійсненому особою,
яка володіє спеціальними знаннями у
сфері інтелектуальної власності,
порівняльному аналізі об'єктів
інтелектуальної власності
торговельних марок за свідоцтвами
України № 135603, 22479, а також матеріалів
справи.

Стаття 33 ГПК України
зобов'язує сторін довести ті обставини,
на які вони посилаються як на підставу
своїх вимог і заперечень. Відповідно до
вимог статті 34 ГПК України визначає, що
господарський суд приймає тільки ті
докази, які мають значення для справи.
Втім ніякі докази не мають для суду
заздалегідь встановленої сили і
оцінюються судом в розумінні вимог
статті 43 ГПК України за своїм
внутрішнім переконанням, що
ґрунтується на всебічному, повному і
об'єктивному розгляду в судовому
процесі всіх обставин справи в їх
сукупності, керуючись законом.

Згідно п. "в" ч. 1 ст. 19 Закону
свідоцтво може бути визнано у судовому
порядку недійсним повністю або
частково у разі видачі свідоцтва
внаслідок подання заявки з порушенням
прав інших осіб.

Оскільки матеріалами справи
встановлено, що позначення "ДОЛАР", яке
використовується першим відповідачем
є схожим із зареєстрованою
торговельною маркою "ДОЛАРЕН" за
свідоцтвом України № 22479 позивача і
внаслідок використання позначення
"ДОЛАР" це позначення і торговельну
марку "ДОЛАРЕН" за свідоцтвом України №
22479 можна сплутати та можна ввести в
оману щодо особи, яка виробляє
лікарські засоби, позивач в силу абз. 4, 5
ч. 5 ст. 16 Закону має право забороняти
першому відповідачу використовувати
позначення "ДОЛАР".

Згідно ч. 1, 2 ст. 20 Закону будь-яке
посягання на права власника свідоцтва,
передбачені статтею 16 цього Закону,
вважається порушенням прав власника
свідоцтва, що тягне за собою
відповідальність згідно чинного
законодавства України. На вимогу
власника свідоцтва таке порушення
повинно бути припинено, а порушник
зобов'язаний відшкодувати власнику
свідоцтва заподіяні збитки. Власник
свідоцтва може також вимагати усунення
з товару, його упаковки незаконно
використаного знака або позначення,
схожого з ним настільки, що їх можна
сплутати, або знищення виготовлених
зображень знака або позначення,
схожого з ним настільки, що їх можна
сплутати.

Тому позовні вимоги Компанії
"Наброс Фарма ПВТ ЛТД" до Державної
служби інтелектуальної власності
України та Товариства з обмеженою
відповідальністю "Рейнбо-Лтд" про:

· визнання недійсним повністю
свідоцтва України №135603 на знак для
товарів і послуг "Долар";

· зобов'язання Державної служби
інтелектуальної власності України
внести зміни до державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг стосовно визнання недійсним
свідоцтва України № 135603 та здійснити
публікацію про це в офіційному
бюлетені "Промислова власність";

· заборону Товариству з обмеженою
відповідальністю "Рейнбо-Лтд"
використовувати позначення "Долар", яке
є схожим настільки, що його можна
сплутати з торговельною маркою за
свідоцтвом України № 22479, слід
задовольнити.

Згідно ч. 5 ст. 49 ГПК України суми, які
підлягають сплаті за проведення
судової експертизи, покладаються при
задоволенні позову - на відповідача.
Оскільки оплата вартості проведення
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності у розмірі 10
575 грн. не здійснена, суд покладає даний
обов'язок на Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рейнбо-Лтд".

Витрати по сплаті державного мита
та витрат на інформаційно-технічне
забезпечення судового процесу
покладаються солідарно на
відповідачів згідно статті 49 ГПК
України.

У судовому засіданні, яке
відбулося 23.04.2014, згідно частини 2
статті 85 ГПК України було проголошено
скорочений текст рішення, а саме його
вступну та резолютивні частини.

На підставі викладеного, керуючись ст.
ст. 5, 7, 11, 19, 20 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів та
послуг", ст. ст. 15, 494, 495, 499 ЦК України, ст.
ст. 42, 43, 33, 34, 42, 43, 44, 49, 69, 82, 82-1, 84, ч. 2 ст. 85
ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги Компанії
"Наброс Фарма ПВТ ЛТД" до Державної
служби інтелектуальної власності
України та Товариства з обмеженою
відповідальністю "Рейнбо-Лтд"
задовольнити.

2. Визнання недійсним повністю
свідоцтво України №135603 на знак для
товарів і послуг "Долар".

3. Зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності України, 03680,
м. Київ. вул. Урицького, буд. 45,
, внести зміни до
державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг стосовно
визнання недійсним свідоцтва України
№135603 та здійснити публікацію про це в
офіційному бюлетені "Промислова
власність".

4. Заборонити Товариству з
обмеженою відповідальністю
"Рейнбо-Лтд", 04111, м. Київ, вул.
Щербакова, буд. 49, кв. 89, ,
використовувати позначення "Долар", яке
є схожим настільки, що його можна
сплутати з торговельною маркою за
свідоцтвом України № 22479.

5. Стягнути з Товариству з
обмеженою відповідальністю
"Рейнбо-Лтд", 04111, м. Київ, вул.
Щербакова, буд. 49, кв. 89, ,
на користь:

- Компанії "Наброс Фарма ПВТ ЛТД",
Нешіонал Хайвей, № 8, Каджіпура, Куда,
Індія (представник Патентно-юридична
агенція "Дубинський і Ошарова", 01033, м.
Київ, вул. Жилянська, буд. 37, державне
мито в сумі 42,50 грн. та витрати на
інформаційно-технічне забезпечення
судового процесу в сумі 118 грн., видавши
наказ.

6. Стягнути з Державної служби
інтелектуальної власності України, 03680,
м. Київ. вул. Урицького, буд. 45,
на користь:

- Компанії "Наброс Фарма ПВТ ЛТД",
Нешіонал Хайвей, № 8, Каджіпура, Куда,
Індія (представник Патентно-юридична
агенція "Дубинський і Ошарова", 01033, м.
Київ, вул.. Жилянська, буд. 37, державне
мито в сумі 42,50 грн. та витрати на
інформаційно-технічне забезпечення
судового процесу в сумі 118 грн., видавши
наказ.

7. Стягнути з Товариству з
обмеженою відповідальністю
"Рейнбо-Лтд", 04111, м. Київ, вул.
Щербакова, буд. 49, кв. 89, ,
на користь:

- Київського науково-дослідного
інституту судових експертиз, 03680, м.
Київ, вул. Смоленська, буд. 6, , плату за проведення
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності в сумі 10 575
грн., видавши наказ.

8. Рішення господарського суду
набирає законної сили після закінчення
строку подання апеляційної скарги,
якщо апеляційну скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги
рішення, якщо його не скасовано,
набирає законної сили після розгляду
справи апеляційним господарським
судом.

Повне рішення складено - 25.04.2014 року

Суддя
Ю.О.Підченко