ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2014 року Справа № 18/89-10

Вищий господарський суд України у
складі: суддя Бенедисюк І.М. (доповідач -
головуючий), судді Львов Б.Ю., Харченко
В.М.

розглянув касаційну скаргу фізичної
особи - підприємця ОСОБА_1, м. Шостка
Сумської області (далі - ФОП ОСОБА_1),

на рішення господарського суду
Сумської області від 04.09.2013 та

постанову Харківського апеляційного
господарського суду від 09.12.2013

зі справи № 18/89-10

за позовом ФОП ОСОБА_1

до фізичної особи - підприємця ОСОБА_2,
смт Вороніж Шосткинського району
Сумської області (далі - ФОП ОСОБА_2),

про захист авторських прав та
стягнення 266 400 грн.

та зустрічним позовом ФОП ОСОБА_2

до ФОП ОСОБА_1

про визнання права попереднього
користувача на торговельну марку.

Судове засідання проведено за участю
представників сторін:

ФОП ОСОБА_1- ФОП ОСОБА_1 (особисто),

ФОП ОСОБА_2- не з'яв.

За результатами розгляду касаційної
скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ФОП ОСОБА_1 звернувся до господарського
суду Сумської області з позовом (з
урахуванням подальших уточнень до
нього) про:

визнання дій ФОП ОСОБА_2 такими, що
порушують авторське право ФОП ОСОБА_1
на твір образотворчого мистецтва та
права позивача на знак для товарів і
послуг;

заборону відповідачеві випускати
продукцію, використовуючи на упаковках
такої продукції позначення, схожі
настільки, що їх можна сплутати зі
знаком для товарів і послуг ФОП ОСОБА_1
за свідоцтвом України НОМЕР_1, та
малюнок, який відтворює, імітує та
копіює малюнок на упаковках товару
позивача "ІНФОРМАЦІЯ_1" ;

стягнення з ФОП ОСОБА_2 компенсації у
сумі 266 400 грн.

ФОП ОСОБА_2 подала зустрічний позов до
ФОП ОСОБА_1 про визнання права
попереднього користувача на
торговельну марку та про дозвіл
безоплатно продовжувати використання
зазначеної торговельної марки.

Справа розглядалася господарськими
судами неодноразово. Зокрема,
скасовуючи попередні рішення судів,
постановою Вищого господарського суду
від 13.12.2011 було зобов'язано суди
попередніх інстанцій встановити:

скільки належних позивачеві за
первісним позовом об'єктів авторського
права використано ФОП ОСОБА_2 (за
твердженням ФОП ОСОБА_1 - декілька);

які докази на підтвердження
правомірності використання таких
об'єктів авторського права подано ФОП
ОСОБА_2 судам першої та/або апеляційної
інстанцій.

Рішенням господарського суду Сумської
області від 14.09.2013 (колегія суддів у
складі: суддя Миропольськитй С.О. -
головуючий, судді
Жерьобкіна Є.А., Зражевський Ю.О.),
залишеним без змін постановою
Харківського апеляційного
господарського суду від 09.12.2013 (колегія
суддів у складі: суддя Могильовкін Ю.О. -
головуючий, судді Пушай В.І., Плужник
О.В.), у задоволенні позову ФОП ОСОБА_1
відмовлено; зустрічний позов
задоволено частково; визнано за ОСОБА_2
право попереднього користувача на
позначення у вигляді мишеняти з
насінням соняшника в лівій лапці, яке
нею використано до 10.08.2009.

У касаційній скарзі ФОП ОСОБА_1 просить
Вищий господарський суд України
рішення місцевого та постанову
апеляційного господарських судів
скасувати та прийняти нове рішення про
задоволення позову, посилаючись на
порушення названими судовими
інстанціями норм процесуального та
матеріального права.

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Сторони відповідно до статті 1114
Господарського процесуального кодексу
України (далі - ГПК України) належним
чином повідомлено про час і місце
розгляду скарги.

Перевіривши на підставі встановлених
попередніми судовими інстанціями
обставин справи правильність
застосування ними норм процесуального
та матеріального права, заслухавши
пояснення ФОП ОСОБА_1, Вищий
господарський суд України дійшов
висновку про наявність підстав для
часткового задоволення касаційної
скарги.

У прийнятті оскаржуваних судових
рішень господарські суди виходили з
таких фактичних обставин:

- ФОП ОСОБА_1 є виробником і продавцем
насіння соняшника смаженого, очищеного
від пилу та використовує малюнки
мишеняти, декількох мишенят для
нанесення на упаковку, в якій міститься
товар;

- у 2004 році на замовлення ФОП ОСОБА_1
товариство з обмеженою
відповідальністю "Мастер-Пак"
розробило дизайн та виготовило плівку
поліпропіленову з флексопечаткою
"ІНФОРМАЦІЯ_5" із зображенням мишеняти;
зазначене підтверджується актом
здачі-приймання робіт з розробки
дизайну від 23.11.2004 та відповідними
платіжними документами;

- 25.05.2005 ФОП ОСОБА_1 та фізична
особа-підприємець ОСОБА_10 уклали
договір про спільну діяльність № 1
стосовно організації цеху з переробки
насіння соняшника зі строком дії до
25.05.2010;

- 23.01.2007 сторони у справі ФОП ОСОБА_1, ФОП
ОСОБА_2, а також фізичні
особи-підприємці ОСОБА_10 та ОСОБА_4
підписали договір про спільну
діяльність, посвідчений 23.01.2007
приватним нотаріусом Шосткинського
міського нотаріального округу ОСОБА_5
за реєстр. № 177 (далі - Договір про
спільну діяльність від 23.01.2007);

- 05.09.2009 цей правочин було розірвано;

- за умовами Договору про спільну
діяльність від 23.01.2007 сторони
зобов'язалися спільно діяти без
створення юридичної особи для
досягнення спільної господарської та
комерційної мети - організації
виробництва з переробки насіння
соняшника; виробництво та обладнання
для переробки насіння соняшника було
створене за рахунок внесків учасників
договору в приміщенні, яке належить на
праві спільної сумісної власності
ОСОБА_10 та ОСОБА_2, та використовується
учасниками на правах оренди; грошові та
інші майнові вклади сторін, а також
майно, створене або придбане внаслідок
спільної діяльності, є спільною
частковою власністю сторін, і кожна з
них не має права розпоряджатися цим
майном без згоди другої сторони;

- 04.05.2007 за авторським договором ОСОБА_6
передав ОСОБА_1 всі майнові права на
збірку творів образотворчого
мистецтва "ІНФОРМАЦІЯ_6", а саме: на
відтворення (тиражування), цієї збірки
творів в будь-якій матеріальній формі;
запис збірки творів та/або будь-якої її
частини для тимчасового або постійного
зберігання; комерційне чи некомерційне
розповсюдження в електронній формі
(включаючи цифрову), оптичній чи іншій
матеріальній формі тощо; використання
збірки творів та/або будь-якої її
частини для власних потреб;
розповсюдження збірки творів та/або
будь-якої її частини (пункт 1.3 цього
договору); до зазначеного договору
додано ескізи та малюнки мишеняти,
декількох мишенят.

- від дати подання заявки, тобто з 10.08.2009,
ОСОБА_1 набув право інтелектуальної
власності на знак для товарів і послуг
за свідоцтвом України НОМЕР_1 для
товарів 29 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг для
реєстрації знаків: насіння соняшника
очищене; насіння соняшника смажене;
насіння гарбуза очищене; насіння
гарбуза смажене;

- даною торговельною маркою
охороняється певне зображення
мишеняти з насіниною у лапці;

У частині обґрунтування зустрічного
позову ФОП ОСОБА_2 досліджено, що:

26.09.2005 та 04.12.2006 ФОП ОСОБА_2 замовляла у
товариства з обмеженою
відповідальністю "Мастер-Пак" (того ж
виробника, що виконував замовлення ФОП
ОСОБА_1 у 2004 році) упаковку для товару
"ІНФОРМАЦІЯ_4"; виробником товару на
такій упаковці було зазначено ФОП
ОСОБА_2; зображення мишеняти на
упаковці аналогічне зображенню на
замовленій ФОП ОСОБА_1 в 2004 році
упаковці;

у подальшому - в 2007-2009 роках ФОП ОСОБА_2
поряд з зазначеною упаковкою
використовувала упаковки товару
"ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_3" та
"ІНФОРМАЦІЯ_3"; виробником товару на
упаковках вказувалася ФОП ОСОБА_2;

на підтвердження використання цих
упаковок ФОП ОСОБА_2 подала суду
договори про поставку продукції,
укладені з приватним підприємцем
ОСОБА_7 від 04.02.2007, з приватним
підприємцем ОСОБА_8 від 17.09.2007; а також
товарні чеки від 12.12.2008 про
відвантаження приватним підприємцем
ОСОБА_9 чоловікові ФОП ОСОБА_2 - ОСОБА_10
зазначеної упаковки;

ФОП ОСОБА_2 пояснила суду, що зображення
мишеняти на упаковках товару
"ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_3" та
"ІНФОРМАЦІЯ_3", що використовувалися нею
в 2007-2009 роках аналогічні зображенням
мишеняти, що використовував у
господарській діяльності ФОП ОСОБА_1;
водночас ФОП ОСОБА_2 пояснила, що
використання зображення відбувалося
під час дії Договору про спільну
діяльність від 23.01.2007, який було
розірвано 05.09.2009;

- 06.10.2008 ФОП ОСОБА_2 отримала Свідоцтва
НОМЕР_2, НОМЕР_3 про присвоєння товарній
позиції ідентифікаційного номера у
всесвітній системі GSI щодо товару
"ІНФОРМАЦІЯ_7", "ІНФОРМАЦІЯ_3";

- ОСОБА_2 є власником комбінованого
знака для товарів і послуг
"ІНФОРМАЦІЯ_8" за свідоцтвом України
НОМЕР_4 для певних товарів 29 класу МКТП
(дата подання заявки 15.07.2010),
комбінованого знака для товарів і
послуг "ІНФОРМАЦІЯ_9" за свідоцтвом
України НОМЕР_5 для певних товарів 29
класу МКТП (дата подання заявки 15.07.2010)
та комбінованого знака для товарів і
послуг "ІНФОРМАЦІЯ_10" за свідоцтвом
України НОМЕР_6 для певних товарів 29
класу МКТП (дата подання заявки 15.07.2010);
майнові права на твори, ідентичні
комбінаціям позначень, що охоплюються
зазначеними торговельними марками,
було відчужено ОСОБА_2 за укладеним з
ОСОБА_6 авторським договором від 01.04.2010.

Згідно з частиною першою статті 500
Цивільного кодексу України будь-яка
особа, яка до дати подання заявки на
торговельну марку або, якщо було
заявлено пріоритет, до дати пріоритету
заявки в інтересах своєї діяльності
добросовісно використала торговельну
марку в Україні або здійснила значну і
серйозну підготовку для такого
використання, має право на безоплатне
продовження такого використання або
використання, яке передбачалося
зазначеною підготовкою (право
попереднього користувача).

Слід зазначити, що таке право
стосується лише використання певної
торговельної марки і не стосується
прав на використання об'єкта
авторського права, дозвіл на
використання якого має бути наданий
окремо.

Відповідно до частини четвертої статті
16 Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг"
використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для
якого знак зареєстровано, упаковку, в
якій міститься такий товар, вивіску,
пов'язану з ним, етикетку, нашивку,
бирку чи інший прикріплений до товару
предмет, зберігання такого товару із
зазначеним нанесенням знака з метою
пропонування для продажу, пропонування
його для продажу, продаж, імпорт
(ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування
та надання будь-якої послуги, для якої
знак зареєстровано;

застосування його в діловій
документації чи в рекламі та в мережі
Інтернет;

знак визнається використаним, якщо
його застосовано у формі
зареєстрованого знака, а також у формі,
що відрізняється від зареєстрованого
знака лише окремими елементами, якщо це
не змінює в цілому відмітності знака).

Зустрічний позов подано про визнання
права попереднього користувача на
торговельну марку та про дозвіл
безоплатно продовжувати її
використання.

У розгляді даної справи, не дивлячись
на наявність вказівок суду касаційної
інстанції щодо встановлення обставин
використання відповідачем об'єктів
інтелектуальної власності позивача за
первісним позовом, а саме трьох
зображень мишеняти, на які у позивача
наявні майнові авторські права і одне з
яких (зображення мишеняти з
соняшниковим насінням) у подальшому
було зареєстроване як знак для товарів
і послуг, суди вдалися до встановлення
обставин використання сторонами
упаковок з певними зображеннями
мишеняти за весь час їх діяльності.

Разом з тим, Господарськими судами
встановлено, що на підставі укладеного
з ОСОБА_6 авторського договору від
04.05.2007 позивач за первісним позовом
володів усіма майновими авторськими
правами на збірку творів
образотворчого мистецтва
"ІНФОРМАЦІЯ_6", у тому числі окремими
переліченими сторонами правами.
Зазначені у договорі твори було
використано на упаковках товару ФОП
ОСОБА_1

До майнових прав автора (чи іншої особи,
яка має авторське право) належать:
виключне право на використання твору;
виключне право на дозвіл або заборону
використання твору іншими особами
(частина перша статті 15 Закону України
"Про авторське право і суміжні права".

Виключне право на використання твору
автором (чи іншою особою, яка має
авторське право) дозволяє йому
використовувати твір у будь-якій формі
і будь-яким способом (частина друга
статті 15 Закону України "Про авторське
право і суміжні права").

За приписом частини третьої статті 15
Закону України "Про авторське право і
суміжні права" виключне право автора
(чи іншої особи, яка має авторське
право) на дозвіл чи заборону
використання твору іншими особами дає
йому право дозволяти або забороняти,
зокрема, відтворення творів, переробки,
адаптації, аранжування та інші подібні
зміни творів.

Відтак ОСОБА_1 з 04.05.2007 мав право
використовувати відчужені йому
виключні майнові права на відповідні
твори, у тому числі в своїй
господарській діяльності - як фізична
особа підприємець, та забороняти таке
використання іншим особам. Не
суперечить такому використанню і
реєстрація певного зображення, яке є
об'єктом авторського права, як знака
для товарів і послуг

Відсутність підстав для визнання
недійсним укладеного ОСОБА_1 та ОСОБА_6
авторського договору від 04.05.2007
перевірена наявним у справі рішенням
Шосткінського міськрайоного суду від
14.12.2012 у справі № 2-48/12, яке набрало
законної сили (т.5, а.с. 56).

Відповідно до пункту 3 Постанови
Пленуму Верховного суду України від
04.06.2010 №5 "Про застосування судами норм
законодавства у справах про захист
авторського права і суміжних прав" при
визначенні судової юрисдикції щодо
захисту авторського права і (або)
суміжних прав судам слід виходити з
положень статей 3 та 15 Цивільного
процесуального кодексу України, статей
1 та 12 Господарського процесуального
кодексу України. Зокрема, в порядку
цивільного судочинства підлягає
вирішенню спір за участю фізичної
особи - суб'єкта підприємницької
діяльності, якщо цей спір виник не у
зв'язку зі здійсненням нею
господарської діяльності.

Отже, висновки судів попередніх
інстанцій про відсутність у ФОП ОСОБА_1
права на реєстрацію позначення як
торговельної марки та відсутність у
нього як у суб'єкта підприємницької
діяльності права використовувати
зазначені твори у господарській
діяльності та захищати майнові права
на отримані ним як фізичною особою
твори у господарському судочинстві не
ґрунтується на чинному законодавстві.
Статус фізичної особи як володільця
певних прав інтелектуальної власності
не виключає можливості їх використання
у підприємницькій діяльності без
додаткових дозволів та відповідно -
здійснювати їх захист у господарському
суді у зв'язку з використанням у
підприємницькій діяльності.

За змістом частини третьої статті 424
Цивільного кодексу України майнові
права інтелектуальної власності
можуть відповідно до закону бути
вкладом до статутного капіталу
юридичної особи, предметом договору
застави та інших зобов'язань, а також
використовуватися в інших цивільних
відносинах.

У справі встановлено що вклади
учасників Договору про спільну
діяльність від 23.01.2007 не стосувалися
будь-яких майнових прав
інтелектуальної власності, і спільні
права інтелектуальної власності за цим
договором не створювалися.

Відповідно до частини першої статті 20
Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" будь-яке
посягання на права власника свідоцтва,
передбачені статтею 16 цього Закону, в
тому числі вчинення без згоди власника
свідоцтва дій, що потребують його
згоди, та готування до вчинення таких
дій, вважається порушенням прав
власника свідоцтва, що тягне за собою
відповідальність згідно з чинним
законодавством України.

За змістом частини другою цієї статті
на вимогу власника свідоцтва таке
порушення повинно бути припинено, а
порушник зобов'язаний відшкодувати
власнику свідоцтва заподіяні збитки;
власник свідоцтва може також вимагати
усунення з товару, його упаковки
незаконно використаного знака або
позначення, схожого з ним настільки, що
їх можна сплутати.

Статтями 15, 50, 52 Закону України "Про
авторське право і суміжні права"
передбачено, що за порушення майнових
авторських прав суб'єкти цих прав мають
право вимагати визнання та поновлення
своїх прав, у тому числі забороняти дії,
що порушують авторське право і (або)
суміжні права чи створюють загрозу їх
порушення, подавати позови про
відшкодування збитків (матеріальної
шкоди), включаючи упущену вигоду, або
стягнення доходу, отриманого
порушником внаслідок порушення ним
авторського права і (або) суміжних прав,
або виплату компенсацій.

Оскаржувані судові рішення в частині
відмови в задоволенні позову ФОП
ОСОБА_1 в цілому було мотивовано
наявністю у ФОП ОСОБА_2 права
попереднього користувача. Проте судами
чітко не встановлено яку саме
торговельну марку відповідач за
первісним позовом добросовісно та
правомірно використав, з урахуванням
наявних у позивача майнових авторських
прав. Використання ж відповідачем за
первісним позовом об'єктів авторського
права, належних позивачу, не дивлячись
на вказівки суду касаційної інстанції,
судами взагалі не досліджувалися. Отже,
рішення місцевого та постанова
апеляційного господарських судів в
частині первісного та зустрічного
позову підлягають скасуванню, а справа
відповідно до частини першої статті 11110
ГПК України має бути передана на новий
розгляд до суду першої інстанції.

У новому розгляді суду необхідно
встановити:

скільки належних позивачеві за
первісним позовом об'єктів авторського
права використано ФОП ОСОБА_2, на
упаковках товару, якими доказами це
підтверджено;

які докази на підтвердження
правомірності використання таких
об'єктів авторського права подано ФОП
ОСОБА_2 судам першої та/або апеляційної
інстанцій;

які підстави правомірного та
добросовісного використання ФОП
ОСОБА_2 об'єктів інтелектуальної
власності позивача за первісним
позовом;

наявність або відсутність правових
підстав для задоволення позовних вимог
ФОП ОСОБА_1 в частині стягнення
заявленої суми компенсації за
використання об'єктів авторського
права та її обґрунтованість.

Зазначені обставини потребують
встановлення шляхом порівняння
зображень, що використовуються
відповідачем за первісним позовом на
його упаковках з урахуванням прав на
конкретні об'єкти інтелектуальної
власності позивача, та наявних у справі
доказах, а тому не можуть бути
встановлені судом касаційної
інстанції.

Керуючись статтями 1117, 1119-11112 ГПК
України, Вищий господарський суд
України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу фізичної особи -
підприємця ОСОБА_1 задовольнити
частково.

2. Рішення господарського суду Сумської
області від 04.09.2013 та постанову
Харківського апеляційного
господарського суду від 09.12.2013 зі
справи № 18/89-10 скасувати.

3. Справу № 18/89-10 передати на новий
розгляд до господарського суду
Сумської області.

Суддя
І. Бенедисюк

Суддя
Б. Львов

Суддя
В. Харченко