КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2014 р. Справа№ 5011-64/14270-2012

Київський апеляційний господарський
суд у складі колегії суддів:

головуючого: Разіної Т.І.

суддів: Остапенка О.М.

Шипка В.В.

за участю представників сторін:

від дочірнього підприємства «Прем'єр
Експо»: Коваль М.С. за дов. № 1/12-13 від
01.12.2013;

від приватного підприємства
«Рекламно-інформаційна агенція
«МедіаКомпас Україна»: Мешкова Є.П. за
дов. б/н від 24.03.2014;

від Державної служби інтелектуальної
власності: не з'явився;

розглянувши у відкритому судовому
засіданні апеляційну скаргу
дочірнього підприємства «Прем'єр
Експо» міста Києва від 21.01.2014 року у
справі № 5011-64/14270-2012 (суддя Зеленіна
Н.І.)

за позовом приватного підприємства
«Рекламно-інформаційна агенція
«МедіаКомпас Україна», м. Одеса

до дочірнього підприємства «Прем'єр
Експо», м. Київ

про припинення порушення
інтелектуального права

та за зустрічним позовом Дочірнього
підприємства «Прем'єр Експо»

до:

1) приватного підприємства
«Рекламно-інформаційна агенція
«МедіаКомпас Україна» , м. Одеса

2) Державної служби інтелектуальної
власності, м. Київ

про визнання недійсним свідоцтва № 75329
на знак для товарів і послуг та
зобов'язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство
«Рекламно-інформаційна агенція
«МедіаКомпас Україна» звернулось до
господарського суду Одеської області з
позовною заявою до дочірнього
підприємства «Прем'єр Експо» про
припинення порушення інтелектуального
права.

Позовні вимоги мотивовані тим, що ДП
«Прем'єр Експо» неправомірно та без
дозволу ПП «Рекламно-інформаційна
агенція «МедіаКомпас Україна»
використовує знак для товарів та
послуг «TRANS», який належить останньому
на підставі свідоцтва на знак для
товарів і послуг № 75329 від 25.04.2007.

Ухвалою господарського суду Одеської
області від 01.10.2012 позовну заяву
направлено за територіальною
підсудністю до господарського суду
міста Києва.

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 12.10.2012 порушено провадження у
справі, призначено розгляд справи.

30.10.2012 від ДП «Прем'єр Експо» через
відділ діловодства суду надійшла
зустрічна позовна заява до ПП
«Рекламно-інформаційна агенція
«МедіаКомпас Україна» та Державної
служби інтелектуальної власності про
визнання недійсним свідоцтва № 75329 на
знак для товарів і послуг та
зобов'язання вчинити дії.

Позовні вимоги за зустрічним позовом
мотивовані тим, що знак для товарів та
послуг "TRANS" не має розрізняльної
здатності та не набув такої внаслідок
його використання, а тому свідоцтво на
знак для товарів і послуг «TRANS» № 75329
від 25.04.2007 підлягає визнанню недійсним
у судовому порядку.

Рішенням господарського суду міста
Києва від 21.01.2014 року у справі №
5011-64/14270-2012 (суддя Зеленіна Н.І.) у
задоволенні позову приватного
підприємства «Рекламно-інформаційна
агенція «МедіаКомпас Україна» до
дочірнього підприємства «Прем'єр
Експо» про визнання дій дочірнього
підприємства «Прем'єр Експо» з
використання позначення «TRANS» щодо
послуг, передбачених 35 класом МКТП -
«влаштування виставок на комерційні
або рекламні потреби, влаштування
ярмарків на комерційні або рекламні
потреби» порушенням прав приватного
підприємства «Рекламно-інформаційна
агенція «МедіаКомпас Україна»
відмовлено. У задоволенні зустрічного
позову дочірнього підприємства
«Прем'єр Експо» до приватного
підприємства «Рекламно-інформаційна
агенція «МедіаКомпас Україна» та до
Державної служби інтелектуальної
власності про визнання недійсним
повністю свідоцтва № 75329 на знак для
товарів і послуг «TRANS» на ім'я
приватного підприємства
«Рекламно-інформаційна агенція
«МедіаКомпас Україна» та зобов'язання
державної служби інтелектуальної
власності внести до державного реєстру
знаків для товарів і послуг України
відповідний запис відмовлено.

Рішення обґрунтоване
необґрунтованістю та недоведеністю
позовних вимог за первісною та
зустрічною позовною заявами, такими, а
відтак такими, що не підлягають
задоволенню.

При цьому, суд першої інстанції
керувався ст.ст. 5, 6, 16, 19 Закону України
«Про охорону прав на знак для товарів і
послуг», ст.ст. 15, 16, 426, 495 Цивільного
кодексу України, ст.ст. 4-3, 33, 43, 49, 82-85
Господарського процесуального кодексу
України Правилами складання, подання
та розгляду заявки на видачу свідоцтва
України на знак для товарів і послуг.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням
суду, дочірнього підприємства «Прем'єр
Експо» звернулося до Київського
апеляційного господарського суду з
апеляційною скаргою, в якій просить
скасувати зазначене рішення в частині
відмови в задоволенні зустрічного
позову, прийняти в цій частині нове,
яким зустрічний позов задовольнити
повністю.

Апеляційна скарга обґрунтована
неповним з'ясуванням обставин справи,
що мають значення для справи, а саме
судом не враховано, що той факт, що на
дату подання заявки на свідоцтвом № 75329
на знак TRANS вже не мав розрізняльної
здатності в силу наявності достатньої
кількості реєстрацій з використанням
даного елементу.

03.03.2014 через відділ документального
забезпечення Київського апеляційного
господарського суду представником
приватного підприємства
«Рекламно-інформаційна агенція
«МедіаКомпас Україна» подано відзив на
апеляційну скаргу, в якому просить
рішення місцевого господарського суду
залишити без змін, а апеляційну скаргу -
без задоволення.

Представник дочірнього підприємства
«Прем'єр Експо» в судовому засіданні
підтримав доводи апеляційної скарги з
викладених в ній підстав.

В судовому засіданні представник
приватного підприємства
«Рекламно-інформаційна агенція
«МедіаКомпас Україна» заперечив проти
доводів апеляційної скарги, з підстав
викладених у відзиві на апеляційну
скаргу.

Представник Державної служби
інтелектуальної власності в судове
засідання не з'явився, про причини
неявки суд не повідомив. Про час і місце
розгляду справи був належним чином
повідомлений.

Дослідивши матеріали справи,
заслухавши пояснення представників
сторін, обговоривши доводи апеляційної
скарги, перевіривши застосування судом
першої інстанції норм процесуального
та матеріального права, колегія суддів
Київського апеляційного
господарського суду дійшла до
висновку, що апеляційна скарга не
підлягає задоволенню, виходячи з
наступних підстав.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 101 ГПК
України апеляційний господарський суд
не зв'язаний доводами апеляційної
скарги і перевіряє законність та
обґрунтованість рішення місцевого
господарського суду у повному обсязі.

У відповідності до п. 4 ч. 3 ст. 129
Конституції України та ст. 33 ГПК
України, кожна сторона повинна довести
ті обставини, на які вона посилається
як на підставу своїх вимог та
заперечень.

Згідно ст. 99 ГПК України апеляційний
господарський суд, переглядаючи
рішення в апеляційному порядку,
користується правами, наданими суду
першої інстанції.

Як на підставу заявлених зустрічних
вимог позивач посилається на те, що
знак для товарів та послуг "TRANS" не має
розрізняльної здатності та не набув
такої внаслідок його використання, а
тому свідоцтво на знак для товарів і
послуг "TRANS" № 75329 від 25.04.2007 підлягає
визнанню недійсним у судовому порядку.

При цьому, дочірнє підприємство
«Прем'єр Експо» як в позові так і в
апеляційній скарзі стверджує, що
позначення "TRANS", зареєстроване у якості
знака для товарів і послуг за
свідоцтвом України № 75329 від 25.04.2007, є
скороченням від англійського слова
"transport", яке перекладається як
"транспортировка"; "транспорт" або
частиною складних слів "trans-", в яких має
значення "за, через", наприклад
"транссибірський",
"трансконтинентальний" і т.п.

Позначення TRANS/ТРАНС є складовою
частиною слова "Транспорт", яке
походить від лат. transportare "пересувати",
що складається із слів trans "через; крізь"
та portare "носити".

Позначення "TRANS" ("ТРАНС") є досить ясним
для споживача як посилання на будь-що,
пов'язане з транспортом, адже слово
"Транспорт" походить від лат. transportare
"пересувати", Крім того, елемент "TRANS"
("ТРАНС") увійшов до загального вжитку
для позначення послуг, пов'язаних із
транспортною тематикою.

Також, позивач в позові зазначає, що
відповідно до Бази даних Українського
промислового інституту промислової
власності "Електронна версія
акумулятивного офіційного бюлетеня
"Промислова власність", позначення "TRANS"
та його транслітерація "ТРАНС"
використовується багатьма юридичними
та фізичними особами по класу 35 МКТП як
допоміжний елемент у знаку, метою якого
є привертання уваги споживачів до їх
послуг, які прямо чи опосередковано
пов'язані із транспортною тематикою.

Відповідно до ст. 19 3акону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг", свідоцтво може бути визнано
недійсним у судовому порядку у разі
невідповідності зареєстрованого знаку
умовам надання правової охорони.

Згідно зі ст. 5 вказаного Закону,
правова охорона надається знаку, на
який не поширюються підстави для
відмови у наданні правової охорони,
встановлені статтею 6 вищезазначеного
Закону.

Відповідно до Правил складання і
подання заявки на видачу свідоцтва
України на знак для товарів і послуг,
затверджених наказом Державного
патентного відомства України № 116 від
28.07.1995, при перевірці позначення,
заявленого на реєстрацію як знак, щодо
наявності підстав для відмови в
наданні правової охорони, відповідно
до п. 2 ст. 6 Закону, встановлюється, чи не
являються позначення такими, що не
мають розрізняльної здатності, являють
собою загальновживані терміни та
символи.

Пунктом 4.3.1.4. Правил передбачено, що до
позначень, що не мають розрізняльної
здатності, відносяться:
загальновживані скорочення;
позначення, які тривалий час
використовувались в Україні кількома
виробниками як знаки для товарів, що
мають спільну якість або інші
характеристики, та втратили
розрізняльну здатність як
індивідуальні знаки відносно таких
товарів.

Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України
"Про охорону прав на знак для товарів і
послуг", не можуть одержати правову
охорону позначення, які зокрема,
звичайно не мають розрізняльної
здатності та не набули такої внаслідок
їх використання.

Висновком судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності
встановлено, що знак для товарів і
послуг "TRANS" за свідоцтвом України № 75329
від 25.04.2007 не мав розрізняльну
здатність на дату подання заявки та не
набув розрізняльної здатності
внаслідок використання.

В обґрунтування такої позиції експерти
посилаються на те, що позначення "TRANS" є
поширеним префіксом іншомовного
походження. Також, експерти зазначають,
що монополізація використання цього
префікса призведе до неможливості
використання суб'єктами
господарювання професійної
термінології, оскільки сам по собі він
не здатний вирізняти товари та послуги
одних осіб від аналогічних товарів і
послуг інших осіб.

Проте, згідно з п. 4.3.1.4 Правил складання,
подання та розгляду заявки на видачу
свідоцтва України на знак для товарів і
послуг, затверджених наказом
Державного патентного відомства
України № 116 від 28.07.1995, до позначень, що
не мають розрізняльної здатності,
відносяться:

- позначення, які складаються лише з
однієї літери, цифри, лінії, простої
геометричної фігури, що не мають
характерного графічного виконання;

- реалістичні зображення товарів, якщо
вони заявляються на реєстрацію як знак
для позначення цих товарів;

- тривимірні об'єкти, форма яких
обумовлена виключно функціональним
призначенням, якщо такий об'єкт
заявляється як знак;

- загальновживані скорочення;

- позначення, які тривалий час
використовувались в Україні кількома
виробниками як знаки для товарів, що
мають спільну якість або інші
характеристики, і втратили
розрізняльну здатність як
індивідуальні знаки відносно таких
товарів.

Зазначений перелік є вичерпним.

Таким чином, оскільки позначення "TRANS" є
поширеним префіксом іншомовного
походження, та не підпадає під жоден з
вичерпного переліку критеріїв для
позначень, що не мають розрізняльної
здатності, визначених п. 4.3.1.4 вказаних
Правил, місцевий суд правомірно суд не
погодився з висновками експертів щодо
відсутності у знака для товарів і
послуг "TRANS" за свідоцтвом України № 75329
від 25.04.2007 розрізняльної здатності на
дату подання заявки.

В той же час з висновку судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності від 28.10.2013 № 881 вбачається, що
знак для товарів і послуг "TRANS" за
свідоцтвом України № 75329 не є
загальновживаним скороченням. Знак для
товарів і послуг "TRANS" за свідоцтвом
України № 75329 не є таким позначенням,
яке тривалий час використовувалося в
Україні кількома виробниками як знак
для товарів, що мають спільну якість
або інші характеристики, і втратили
розрізняльну здатність як
індивідуальні знаки відносно таких
товарів.

За таких обставин, місцевий
господарський суд правомірно зробив
висновок про відсутність підстав для
визнання недійсним Свідоцтва України
№ 75329 від 25.04.2007 на знак для товарів і
послуг "TRANS".

Таким чином, на підставі
вищевикладеного апеляційний суд не
приймає до уваги твердження скаржника,
що зазначені в апеляційній скарзі
стосовно неповного з'ясуванням
обставин справи, що мають значення для
справи, оскільки судом не взято до
уваги висновок суду про те, що "TRANS" є
поширеним префіксом іншомовного
походження, та не підпадає під жоден з
вичерпного переліку критеріїв для
позначень, що не мають розрізняльної
здатності.

Також, апеляційний суд вважає за
необхідне зазначити, що враховуючи
обставини справи та зібрані докази
знак товарів і послуг «TRANS» не має
жодного критерію передбаченого п. 4.3.1.4
Правил складання, подання та розгляду
заявки на видачу свідоцтва України на
знак для товарів і послуг, затверджених
наказом Державного патентного
відомства України № 116 від 28.07.1995 для
визнання його позначенням, що не має
розрізняльної здатності, оскільки
позивачем за зустрічним позовом не
наведено жодного прикладу
використання даного знаку іншими
юридичними особами для позначення
виставок, присвячених транспорту,
логістиці, технологіям, механізації
навантажувально-розважальних робіт та
іншим питанням цієї галузі.

Таким чином, дочірнім підприємством
"Прем'єр Експо" не надано доказів того,
що позначення "TRANS" тривалий час в
Україні використовується кількома
виробниками як знак для товарів, що
мають спільну якість або
характеристики, і втратив розрізняльну
здатність як індивідуальний знак
відносно таких послуг або товарів.

Апеляційним судом не приймаються
посилання дочірнього підприємства
«Прем'єр Експо» в апеляційній скарзі на
Методичні рекомендації «Експертиза
об'єктів промислової власності: заявки
на знак для товарів і послуг
(торгівельну марку) і кваліфікованого
зазначення походження товару та/або
права використання зареєстрованого
кваліфікаційного зазначення
походження товару», оскільки останні
не мають статусу нормативно-правового
акту, а отже і не мають
загальнообов'язкового характеру
застосування.

У відповідності до ст.ст. 32-34 ГПК
України, доказами у справі є будь-які
фактичні дані, на підставі яких
господарський суд у визначеному
законом порядку встановлює наявність
чи відсутність обставин, на яких
ґрунтуються вимоги і заперечення
сторін, а також інші обставини, які
мають значення для правильного
вирішення господарського спору. Кожна
сторона повинна довести ті обставини,
на які вона посилається як на підставу
своїх вимог і заперечень. Обставини
справи, які відповідно до
законодавства повинні бути
підтверджені певними засобами
доказування, не можуть
підтверджуватись іншими засобами
доказування.

За таких обставин, оскільки матеріалів
справи не підтверджується факт
порушення охоронюваних законом
інтересів позивача, тобто необхідність
для їх судового захисту, тому суд
першої інстанції дійшов правомірно
висновку про відмовлено в задоволенні
вимоги позову.

Таким чином, на підставі
вищевикладеного апеляційний суд не
приймає до уваги твердження позивача,
що зазначені в апеляційній скарзі
стосовно порушення місцевим
господарським судом норм
матеріального та процесуального права,
неповного дослідження обставин справи
та невідповідності висновків,
викладених у рішенні суду, обставинам
справи.

Враховуючи викладене, колегія суддів
на підставі доказів та пояснень
наявних в матеріалах справи дійшла до
висновку, що відповідно до ст. 104
Господарського процесуального кодексу
України підстав для скасування чи
зміни рішення місцевого
господарського суду не вбачає, а тому
апеляційна скарга задоволенню не
підлягає.

За приписами статті 49 ГПК України
судові витрати зі справи слід покласти
на відповідача у даній справі.

Керуючись ст.ст. 4-2, 4-3, 4-7, 32-34, 43, 44, 49, 99,
101-105 ГПК України, Київський апеляційний
господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу дочірнього
підприємства «Прем'єр Експо» залишити
без задоволення, рішення
господарського суду міста Києва від
21.01.2014 року у справі № 5011-64/14270-2012 в
частині відмови в задоволенні
зустрічного позову дочірнього
підприємства «Прем'єр Експо» до
приватного підприємства
«Рекламно-інформаційна агенція
«МедіаКомпас Україна» та до Державної
служби інтелектуальної власності про
визнання недійсним повністю свідоцтва
№ 75329 на знак для товарів і послуг «TRANS»
на ім'я приватного підприємства
«Рекламно-інформаційна агенція
«МедіаКомпас Україна» та зобов'язання
державної служби інтелектуальної
власності внести до державного реєстру
знаків для товарів і послуг України
відповідний запис залишити без змін.

Головуючий суддя
Т.І. Разіна

Судді
О.М. Остапенко

В.В. Шипко