м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
УХВАЛА

Справа № 20/348 15.04.14

За позовом Компанії "Наброс Фарма
ПВТ ЛТД"

До 1. Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Рейнбо-ЛТД"

2. Державного
департаменту інтелектуальної
власності Міністерства освіти і

науки України

Про визнання недійсними
Свідоцтва України №57823 від 16.01.2006 року
на знак для товарів і послуг "BOLAREN
БОЛАРЕН ", Свідоцтва України №128466 від
10.09.2010 року на знак для товарів і послуг
"ДОЛАР" та Патенту України №19871 від
11.01.2010р. на промисловий зразок "УПАКОВКА
ДЛЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ"

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивача без виклику

Від відповідачів . //-//

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позовні вимоги заявлені про
визнання недійсними Свідоцтва України
№ 57823 від 16.01.2006 року на знак для товарів
і послуг "BOLAREN БОЛАРЕН", свідоцтва
України №128466 від 10.09.2010 року на знак для
товарів і послуг "ДОЛАР" та патенту
України №19871 від 11.01.2010 на промисловий
зразок "УПАКОВКА ДЛЯ ЛІКАРСЬКОГО
ЗАСОБУ", спонукання відповідача-2
внести зміни до Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг щодо визнання Свідоцтва України
№ 57823 від 16.01.2006 року на знак для товарів
і послуг "BOLAREN БОЛАРЕН", свідоцтва
України №128466 від 10.09.2010 року на знак для
товарів і послуг "ДОЛАР" недійсними
повністю та внести зміни до Державного
реєстру патентів України про визнання
Патенту України №19871 від 11.01.2010 на
промисловий зразок "УПАКОВКА ДЛЯ
ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ" недійсним
повністю. Позовні вимоги мотивовані
тим, що торговельні марки не
відповідають умовам надання правової
охорони, а Патент України №19871 виданий
внаслідок подання заявки з порушенням
прав інтелектуальної власності
позивача на раніше зареєстровану
торговельну марку "ДОЛАРЕН" за
Свідоцтвом України №22479.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 28.10.2010 суддею Палієм В.В.
порушено провадження у справі № 20/348,
позовну заяву прийнято до розгляду,
розгляд справи призначено на 10.11.2010.

10.11.2010 судом отримано від представника
позивача клопотання про призначення у
справі судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності. У
клопотанні визначено перелік питань,
які позивач просить суд поставити на
вирішення експертизи та визначено
експертів, одному з яких позивач
просить суд доручити проведення
експертизи.

Представник відповідача-1 у судове
засідання не з'явився, витребувані
судом документи надав, про причини
неявки суд не повідомив.

Представник відповідача-2 у судове
засідання з'явився, однак не надав
витребувані судом документи.

Розгляд клопотання представника
позивача про призначення у справі
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності перенесено
судом на наступне судове засідання.

У зв'язку із неявкою у судове засідання
представника відповідача-1 та з метою
витребування неподаних суду
документів, розгляд справи 10.11.2010
відкладено.

10.11.2010 судом одержано клопотання від
позивача про забезпечення позову.

У судовому засіданні 30.11.2010 представник
позивача в усних поясненнях підтримав
клопотання про забезпечення позову.

Представники відповідачів заперечили
проти вжиття заходів до забезпечення
позову за заявою позивача. Представник
відповідача-1 заявив усне клопотання
про оголошення перерви у судовому
засіданні, для надання можливості
ознайомитись із матеріалами справи та
надати відзив на позовну заяву.

Клопотання відповідача-1 судом
задоволено.

Представник відповідача-2 надав суду
матеріали заявок, на підставі яких були
видані Свідоцтва України № 57823, № 22479, №
128466 та видано Патент України № 19871.
Також представник відповідача-2 надав
суду виписки з Державного реєстру
свідоцтв України та з Державного
реєстру патентів України.

У судовому засіданні 30.11.2010 судом
оголошено перерву до 08.12.2010.

Ухвалою від 01.12.2010 судом за заявою
позивача вжито заходи до забезпечення
позову.

У судовому засіданні 08.12.2010 представник
відповідача-2 надав суду відзив на
позовну заяву, у якому заперечив проти
позовних вимог, посилаючись, зокрема,
на пропуск позивачем строку позовної
давності, у межах якого позивач міг
звернутись за захистом свої прав, а
саме, з дати публікації відомостей в
офіційному бюлетені "Промислова
власність"(16.01.2006) позивач міг
довідатись про надання правової
охорони позначенню "BOLAREN БОЛАРЕН",
відповідно, строк позовної давності
сплинув 16.01.2009. Позивач повинен довести
належними доказами факт того, що
позначення, яке містить зображення
промислового зразка за патентом
України №19871 є схожим настільки, що
його можна сплутати із знаком за
свідоцтвом України №22479.

Представник відповідача-2 надав суду
перелік питань, які просить суд
поставити на вирішення експерта та
надав перелік експертів, одному з яких
просить суд доручити проведення
експертизи.

Представник відповідача-1 проти
позовних вимог в усних поясненнях
заперечив, посилаючись на те, що
позивачем пропущено строк позовної
давності для звернення з позовом до
суду, оскільки позивач мав дізнатись
про надання правової охорони
позначенню "BOLAREN БОЛАРЕН" із рішень
Антимонопольного комітету України від
16.07.2009 та від 25.02.2010. Крім того, вказані
рішення Антимонопольного комітету
України не набрали законної сили, а
тому не можуть бути належними доказами
по справі.

Представник відовідача-1 в усних
поясненнях заперечив проти
призначення у справі судової
експертизи та проти переліку
експертів, які наведені у клопотанні
позивача, посилаючись на їх
некомпетентність.

Представник відповідача-1 заявив усне
клопотання про оголошення перерви у
судовому засіданні, для надання
можливості надати додаткові пояснення
по справі.

Клопотання судом задоволено.

У судовому засіданні 08.12.2010 судом
оголошено перерву до 22.12.2010.

20.12.2010 судом одержано письмові
пояснення від позивача щодо доводів
відповідачів, а саме, позивач зазначає,
що рішення Антимонопольного комітету
України про вчинення відповідачем-1
недобросовісної конкуренції та
накладення штрафу, набрали законної
сили. Крім того, у даних рішеннях
відсутнє посилання на наявність у
відповідача-1 Свідоцтва України №57823 на
знак для товарів і послуг "BOLAREN БОЛАРЕН".
Позивач є нерезидентом, співробітники
якого не володіють українською мовою і
не виписують офіційний бюлетень
"Промислова власність". Відповідно,
позивач не міг 16.01.2006 ознайомитись із
публікацією, яка виходить в Україні і
довідатись про порушення свого права.
Про наявність спірного свідоцтва
позивач довідався 23.09.2010 - від дати
повідомлення позивача ПЮА "Дубинський
і Ошарова" про результати проведеного
пошуку відносно зареєстрованих схожих
торговельних марок із торговельною
маркою позивача "ДОЛАРЕН".

22.12.2010 судом одержано клопотання від
відповідача-1 про залучення до
матеріалів справи заявок відповідача-1
про дострокове припинення дії Свідоцтв
України № № 57823, 128466, Патенту України
№19871.

У судовому засіданні 22.12.2010 клопотання
судом задоволено.

22.12.2010 судом одержано клопотання
відповідача-1 про оголошення перерви у
судовому засіданні для надання доказів
дострокового припинення дії Свідоцтв
України № № 57823, 128466, Патенту України
№19871, за заявою відповідача-1, що може
суттєво вплинути на рішення у справі.

У судовому засіданні 22.12.2010 клопотання
судом не задоволено з огляду на
наступне.

За змістом ст. 18 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" власник свідоцтва в будь-який
час може відмовитися від нього
повністю або частково на підставі
заяви, поданої до Установи. Зазначена
відмова набирає чинності від дати
публікації відомостей про це в
офіційному бюлетені Установи.

Відповідно до п. 3 ст. 19 вказаного
Закону, свідоцтво або його частина,
визнані недійсними, вважаються такими,
що не набрали чинності від дати подання
заявки.

За змістом ст. 24 Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки"
власник патенту в будь-який час може
відмовитися від нього повністю або
частково на підставі заяви, поданої до
Установи. Зазначена відмова набирає
чинності від дати публікації
відомостей про це в офіційному
бюлетені Установи.

Відповідно п. 4 ст. 25 вказаного Закону
патент або його частина, визнані
недійсними, вважаються такими, що не
набрали чинності, від дати публікації
відомостей про видачу патенту.

Таким чином, у випадку відмови власника
від патенту або свідоцтва, дія такого
патенту або свідоцтва припиняється
лише на майбутнє. Визнані ж недійсними
свідоцтво чи патент вважаються такими,
що не набрали чинності від дати подання
заявки (для свідоцтва) або від дати
публікації відомостей про це в
офіційному бюлетені Установи (для
патенту).

За наведених обставин, звернення
відповідача-1 із заявками до Укрпатенту
про дострокове припинення дії
Свідоцтв України № № 57823, 128466, Патенту
України №19871 не впливає на розгляд
справи № 20/348 про визнання недійсними
таких свідоцтв та патенту.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для
роз'яснення питань, що виникають при
вирішенні господарського спору і
потребують спеціальних знань,
господарський суд призначає судову
експертизу.

Проведення судової експертизи
доручається державним спеціалізованим
установам чи безпосередньо особам, які
відповідають вимогам, встановленим
Законом України "Про судову
експертизу". Особа, яка проводить
судову експертизу (далі - судовий
експерт) користується правами і несе
обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК
України.

Відповідно до ст. 41 Господарського
процесуального кодексу України
остаточне коло питань, які мають бути
роз'яснені судовим експертом,
встановлюється господарським судом в
ухвалі. Оскільки для роз'яснення
питань, що виникли при вирішенні
господарського спору необхідні
спеціальні знання, суд задовольнив
клопотання позивача та призначив у
справі №20/348 судову експертизу об'єктів
інтелектуальної власності, проведення
якої доручив атестованому судовому
експерту відповідно до витягу з
Реєстру атестованих судових експертів
- ОСОБА_1, який не є фахівцем державної
спеціалізованої установи.

У зв'язку з наведеним, ухвалою від 22.12.2010
провадження у справі №20/348 зупинено.

Постановою Київського апеляційного
господарського суду від 19.04.2011
апеляційну скаргу ТОВ "Рейнбо-ЛТД"
залишено без задоволення, а ухвалу
Господарського суду міста Києва від
01.12.2010 у справі №20/348 (якою вжито заходи
забезпечення позову) - без змін.

19.05.2011 судом одержано матеріали справи
№20/348 із Висновком №704 судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності від 16.05.2011.

24.05.2011 матеріали справи №20/348 скеровано
до апеляційної інстанції, у зв'язку із
надходженням апеляційної скарги на
ухвалу Господарського суду міста Києва
від 22.12.2010 у справі №20/348.

Постановою Київського апеляційного
господарського суду від 08.06.2011 у справі
№20/348 ухвалу Господарського суду міста
Києва від 22.12.2010 у справі №20/348 залишено
без змін.

01.07.2011 матеріали справи повернуто до
Господарського суду міста Києва.

Під час перебування матеріалів справи
№20/348 у апеляційній інстанції, а саме,
25.05.2011 судом одержано клопотання від
позивача про збільшення позовних
вимог, а саме, позивач просить суд
додатково до позовних вимог, які були
викладені у позовній заяві, визнати
недійсним свідоцтво України №135603 від
25.02.2011р. на знак для товарів і послуг
"ДОЛАР", власником якого є відповідач-1;
спонукати відповідача-2 внести зміни до
Державного реєстру Свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг щодо
визнання Свідоцтва України №135603
недійсним та здійснити публікацію про
це в офіційному бюлетені "Промислова
власність".

Також, 25.05.2011 судом одержано клопотання
від позивача про забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 04.07.2011 провадження у справі
№20/348 поновлено, розгляд справи
призначено на 30.08.2011.

19.07.2011 судом одержано письмові
пояснення від позивача, з урахування
висновку №704 судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності від
16.05.2011. Відповідно до пояснень
зазначається, що висновок судової
експертизи узгоджується із залученими
до матеріалів справи іншими доказами,
отже, є правильним.

29.08.2011 судом одержано клопотання від
відповідача-1, відповідно до якого
останній просить суд викликати та
допитати у судовому засіданні експерта
як свідка, призначити у справі
повторну комісійну комплексну
експертизу, у тому числі, за участю
соціолога. Клопотання мотивовано тим,
що у експертному висновку викладена
суб'єктивна думка фізичної особи, яка
особисто надає перевагу лікарському
засобу ДОЛАРЕН, а не висновок експерта.
Експертом не враховано, що по суті
справи ідеться про назви лікарських
засобів (використання знака для
товарів і послуг, виходячи з того, що
знак для товарів і послуг слугує для
персоніфікації товарів різних
виробників), при цьому споживач завжди
ретельно обирає лікарський засіб та є
обізнаним з його якісними
характеристиками, що потребує
щонайменше проведення соціологічного
дослідження сприйняття споживачем
лікарських засобів ДОЛАР та ДОЛАРЕН,
можливість їх персоніфікації та
розрізняння саме споживачем. У
висновку відсутній опис проведених
досліджень, відсутня методологія
проведення досліджень, відсутні
обґрунтовані відповіді на поставлені
перед експертом питання.

Крім того, у клопотанні зазначається,
що поставлені перед експертом питання
протирічать вимогам Рекомендацій ВГСУ
№04-5/76 від 29.03.2005, а саме, частина питань
фактично містить необхідність для
експерта здійснити оцінку
правовідносин за територією України;
експертиза у справі проведена
установою, що не має статусу державної
спеціалізованої установи, експерт не
повідомлявся про кримінальну
відповідальність, відповідач-1 був
позбавлений можливості заявити відвід
судовому експерту, у тому числі, з
мотивів його некомпетентності, так як
не був інформований про особу експерта.
Проте, щодо наведеної частини
обґрунтування, яке викладено у
клопотанні, суд вважає його хибним та
таким, що не відповідає дійсним
обставинам справи, з огляду на
наступне.

Проведення судової експертизи
доручається державним спеціалізованим
установам чи безпосередньо особам, які
відповідають вимогам, встановленим
Законом України "Про судову
експертизу". Особа, яка проводить
судову експертизу (далі - судовий
експерт) користується правами і несе
обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК
України.

Таким чином, доручивши проведення
судової експертизи у справі №20/348
атестованому судовому експерту ОСОБА_1,
який не є працівником атестованої
експертної установи, суд не порушив
жодної норми чинного законодавства.
Особа експерта сторонам спору була
відома з ухвали суду від 22.12.2010,
відповідно, сторони, у тому числі
відповідач-1, мали можливість, за
наявності підстав, заявити відвід
експерту ОСОБА_1 Про кримінальну
відповідальність експерт був
повідомлений в ухвалі суду від 22.12.2010 (п.
3 резолютивної частини ухвали), що також
знайшло своє відображення у вступній
частині висновку №704 судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності від 16.05.2011 (стор. 3 висновку).
Поставлені перед експертом питання,
відносяться до компетенції особи, яка
володіє спеціальними знаннями та
встановлення даних обставин не є
питанням права, а є питанням факту,
відповідно, не може бути встановлено
судом самостійно на підставі доказів,
які є у матеріалах справи.

Клопотання відповідача-1 в частині
виклику у судове засідання як свідка
судового експерта ОСОБА_1 та його
допиту суд відхиляє, оскільки у
господарському процесі не передбачено
вчинення такої процесуальної дії, як
допит свідка.

Розгляд клопотання відповідача-1 про
призначення у справі повторної судової
експертизи, перенесено судом на
наступне судове засідання.

30.08.2011 судом одержано клопотання за
підписом іншого представника
відповідача-1 про спонукання експерта
надати відповідачу-1 копію висновку №704
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності від 16.05.2011.

У судовому засіданні 30.08.2011р.
клопотання судом не задоволено,
оскільки 29.08.2011 судом були одержані
письмові заперечення від відповідача-1
проти Висновку № 704 судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності від
16.05.2011, відповідно такий висновок у
відповідача-1 є в наявності.

У судовому засіданні 30.08.2011 судом
оголошено перерву до 20.09.2011 з метою
вирішення клопотання відповідача-1 про
призначення у справі повторної судової
експертизи.

У судовому засіданні 20.09.2011 представник
відповідача-1 звернувся до суду з
клопотанням про призначення у справі
повторної судової експертизи, з
наведенням додаткових обґрунтувань у
необхідності її призначення.

Відповідно до ст. 42 ГПК України
висновок судового експерта повинен
містити докладний опис проведених
досліджень, зроблені в результаті їх
висновки і обґрунтовані відповіді на
поставлені господарським судом
питання. Висновок подається
господарському суду в письмовій формі,
і копія його надсилається сторонам.

Якщо під час проведення судової
експертизи встановлюються обставини,
що мають значення для правильного
вирішення спору, з приводу яких
судовому експерту не були поставлені
питання, у висновку він викладає свої
міркування і щодо цих обставин.

У випадках недостатньої ясності чи
неповноти висновку судового експерта
господарський суд може призначити
додаткову судову експертизу.

При необхідності господарський суд
може призначити повторну судову
експертизу і доручити її проведення
іншому судовому експерту.

Згідно п. 9.2 Роз'яснення ВГСУ від 11.11.1998
№ 02-5/424 "Про деякі питання практики
призначення судової експертизи",
повторна судова експертиза
призначається з ініціативи суду або за
клопотанням учасників процесу, якщо
висновок експерта визнано
необґрунтованим чи таким, що
суперечить іншим матеріалам справи,
або коли він викликає сумнів у його
правильності. Повторну експертизу може
бути призначено також, якщо є
розходження у висновках кількох
експертів і їх неможливо усунути
шляхом одержання додаткових пояснень
експертів у судовому засіданні.

З урахуванням викладених
відповідачем-1 заперечень проти
Висновку № 704 судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності від
16.05.2011 що, у свою чергу, викликає сумнів
у його правильності, суд приходить до
висновку про необхідність
задовольнити клопотання відповідача-1
та призначити у справі № 20/348 повторну
судову експертизу об'єктів права
інтелектуальної власності.

Ухвалою суду від 20.09.2011 призначено
повторну судову експертизу об'єктів
права інтелектуальної власності у
справі № 20/335, проведення якої доручено
Київському науково-дослідному
інституту судових експертиз (м. Київ,
вул. Смоленська, 6).

02.07.2012 судом одержано клопотання
(вих. від 02.08.2012 №901/12-53) з експертної
установи, адресований судді Палію В.В.,
про погодження терміну проведення
експертизи.

29.08.2012 відділом діловодства суду від
Київського науково-дослідного
інституту судо експертиз отримано
матеріали справи № 20/348.

Розпорядженням голови
Господарського суду від 30.08.2012 в зв'язку
з обранням судді Палія В.В. на посаду
судді Вищого господарського суду
України призначено повторний
автоматизований розподіл справ,
відповідно до якого справу передано на
розгляд судді Прокопенко Л. В.

Ухвалою Господарського суду
міста Києва від 04.09.2012 суддя Прокопенко
Л.В. прийняла до свого провадження
справу № 20/348.

15.03.2013 матеріали справи було
скеровано до Київського
науково-дослідного інституту судових
експертиз.

09.04.2014 відділом діловодства суду від
Київського науково-дослідного
інституту судових експертиз. отримано
матеріали справи та Висновок судових
експертів за результатами проведення
повторної комісійної експертизи у
сфері інтелектуальної власності №
3160/3161/13-53 від 31.03.2014.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України
господарський суд поновлює
провадження у справі після усунення
обставин, що зумовили його зупинення.

На підставі викладеного та
керуючись ст. ст. 79, 86 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі.

2. Розгляд справи призначити на
13.05.2014 о 09 год. 30 хв.

Зобов'язати сторін надати суду
пояснення по справі з врахуванням
Висновку судових експертів за
результатами проведення повторної
комісійної експертизи у сфері
інтелектуальної власності № 3160/3161/13-53
від 31.03.2014.

Попередити сторін, що у будь-яких
випадках зловживання процесуальними
правами господарський суд реагуватиме
на відповідні порушення у спосіб,
передбачений статтею 90 ГПК України, -
шляхом винесення окремих ухвал, а за
наявності підстав також і надіслання
повідомлень органам внутрішніх справ
чи прокуратури.

3. Попередити сторони, що при
ухиленні від виконання вимог суду до
винної сторони можуть бути застосовані
санкції, передбачені п. 5 ст. 83 ГПК
України.

4. Попередити відповідача, що у
разі не направлення до суду свого
повноважного представника справа буде
розглянута на підставі ст. 75 ГПК
України за наявними матеріалами.

Засідання відбудеться в приміщенні
Господарського суду міста Києва (01030, м.
Київ, вул. Б. Хмельницького,44-Б) в залі
судових засідань № 21.

Участь представників сторін у судовому
засіданні обов'язкова.

Суддя
Л.В. Прокопенко

13.05.14 о 09:30.