м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
УХВАЛА

Справа № 910/16522/13 07.04.14За позовом:
БЦ Фарма Б.В. (BC PHARMA B.V.)

До Байєр Фарма
Акцієнгезелльшафт (Bayer Pharma Aktiengesellschaft)

Державна служба
інтелектуальної власності України

про визнання патенту
України на винахід недійсним повністю

Суддя Лиськов М.О.

Представники сторін:

Від позивача Мамуня О.С. за
довіреністю

Ніколаєнко А.Л. за
довіреністю

Гуменюк Т.Г. за
довіреністю

Від відповідача 1: Радомський В.С.
за довіреністю

Від відповідача 2: Потоцький М.Ю.
за довіреністю

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

БЦ Фарма Б.В. (BC PHARMA B.V.) звернулося до
Господарського суду міста Києва з
позовом про визнання патенту України
на винахід недійсним повністю.

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від суду від 30.08.2013 порушено
провадження у справі та прийнято
позовну заяву до розгляду; розгляд
справи призначено на 03.03.2014; зобов'язано
позивача в термін до 11.09.2013 подати суду
належним чином (нотаріально)
засвідчений переклад на німецьку мову
ухвалу Господарського суду міста Києва
від 30.08.2013 про порушення провадження у
справі № 910/16522/13 у трьох примірниках;
вирішено надіслати копію ухвали
Господарського суду міста Києва про
порушення провадження у справі від
30.08.2013 на німецькій мові для вручення
Байєр Фарма Акцієнгезелльшафт.

На виконання вимог ухвали суду 10.09.2013
відділом діловодства суду отримано від
представника позивача належним чином
(нотаріально) засвідчений переклад на
німецьку мову ухвали Господарського
суду міста Києва від 30.08.2013 про
порушення провадження у справі №
910/16522/13 у трьох примірниках.

Відповідно до Конвенції про вручення
за кордоном судових та позасудових
документів у цивільних або комерційних
справах, до якої Україна приєдналася
19.10.2000, повідомлення відповідача про
дату, час та місце проведення судового
засідання Байєр Фарма
Акцієнгезелльшафт повинно
здійснюватися через Федеральне
міністерство юстиції (Bundesministerium der Justiz I
A 5 Mohrenstrasse 37 10117 BERLIN).

Ухвалою Господарського суду міста
Києва від суду від 11.09.2013 на підставі
частини першої статті 79 Господарського
процесуального кодексу України
зупинено провадження у справі №910/16522/13
до 03.03.2014

28.11.2013 до відділу діловодства
Господарського суду міста Києва від
організації Senatsverwaltung fur Justiz und Verbraucherschutz
Berlin надійшло повідомлення про
вручення судових документів.

25.02.2014 до відділу діловодства
Господарського суду міста Києва від
представника позивача надійшло
клопотання про ознайомлення з
матеріалами справи.

03.03.2014 ухвалою суду було поновлено
провадження у справі.

В судових засіданнях 03.03.2014 та 24.03.2014
оголошувалась перерва.

В судовому засіданні 07.04.2014 представник
позивача заявив клопотання про
призначення судової експертизи, яке
представники відповідачів підтримали.

Вказане клопотання обґрунтовано тим,
що відповідачем-1 було зареєстровано
патент України № 81387 (відомості про
видачу вказаного патенту були
опубліковані 10.01.2008 р.) на винахід
"фармацевтична комбінація
етинілестрадіолу і дроспіренону для
використання як контрацептива",
власником якого є Відповідач-2 разом з
тим за твердженням позивача, винахід за
патентом України № 81387, не відповідає
таким умовам патентоздатності
винаходу як новизна та винахідницький
рівень.

На підставі вищевикладеного, Позивач
стверджує про невідповідність
винаходу за патентом України №81387
умовам патентоздатності, встановленим
у ст. 7 Закону України "Про охорону прав
на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993
р. № 3687- XII з наступними змінами і
доповненнями (надалі також - "Закон про
винаходи"), а саме: невідповідність
таким умовам патентоздатності як
новизна та винахідницький рівень, та
просить суд визнати недійсним повністю
патент України №81378 на винахід
"фармацевтична комбінація
етинілестрадіолу і дроспіренону для
використання як контрацептива".

Відповідно до ст. б Закону про винаходи
"правова охорона надається винаходу
(корисній моделі), що не суперечить
суспільним інтересам, принципам
гуманності і моралі та відповідає
умовам патентоздатностГ. Згідно зі ст. 7
Закону про винаходи "винахід
відповідає умовам патентоздатності,
якщо він є новим, має винахідницький
рівень і є промислово придатним

Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 7 Закону про
винаходи "винахід (корисна модель)
визнається новим, якщо він не є
частиною рівня техніки... Рівень
техніки включає всі відомості, які
стали загальнодоступними у світі до
дати подання заявки до Установи або,
якщо заявлено пріоритет, до дати її
пріоритету".

Відповідно до пункту 15.2.3. Наказу
Держпатенту України від 29.11.1996 р. №244
"Про затвердження Порядку розгляду
заявки на винахід (корисну модель)"
(надалі також - "Порядок розгляду заявки
на винахід"), який регулював
правовідносини у відповідній сфері на
дату подання заявки на винахід
Відповідача-2 "винахід визнають новим,
якщо він не є частиною рівня техніки.
При визначенні рівня техніки до уваги
беруть всі відомості, які стали
загальнодоступними у світі до дати
подання заявки, або, якщо заявлено
пріоритет, до дати її пріоритету.
Перевірку новизни здійснюють шляхом
порівняння сукупності ознак об'єкта, що
заявляється, з сукупністю ознак
найбільш близького аналога (прототипу).
При цьому виявляють подібні ознаки,
тобто ознаки, що ідентичні чи
еквівалентні одна одній. Винахід не
визнають як такий, що відповідає умові
новизни, якщо в рівні техніки виявлено
засіб, якому властиві ознаки, що
ідентичні або еквівалентні всім
ознакам, що є в запропонованій
заявником формулі винаходу".

Відповідно до ч. 7 ст. 7 Закону про
винаходи "винахід має винахідницький
рівень, якщо для фахівця він не є
очевидним, тобто не випливає явно із
рівня техніки".

Відповідно до пункту 15.2.4. Порядку
розгляду заявки на винахід, який
регулював правовідносини у
відповідній сфері на дату подання
заявки на винахід відповідача-2,
"винахід має винахідницький рівень,
якщо для фахівця він не випливає з
рівня техніки. Перевірку
винахідницького рівня проводять щодо
винаходу, який охарактеризований у
незалежному пункті формули. Така
перевірка включає: визначення найбільш
близького аналога; виявлення ознак, за
якими заявлений винахід відрізняється
від найбільш близького аналога, тобто
відрізняючих ознак; виявлення з рівня
техніки таких рішень, які мають ознаки,
що збігаються з відрізняючими ознаками
заявленого винаходу. Винахід визнають
як такий, що відповідає
винахідницькому рівню, якщо не
виявлені рішення, які мають ознаки, що
збігаються з відрізняючими ознаками
заявленого винаходу, або, якщо такі
рішення виявлені, не підтверджена
відомість впливу відрізняючих ознак
заявленого винаходу на зазначений
заявником технічний результат".

Позиція позивача полягає у тому, що
винахід за патентом України № 81387 не
відповідає таким умовам
патентоздатності винаходу як новизна
та винахідницький рівень.

Оскільки винахід за патентом України №
81387 не є новим та не має винахідницького
рівня, державна реєстрація даного
винаходу була здійснена із порушенням
законодавства України, а тому вказаний
патент має бути визнаний недійсним
повністю.

Виходячи з викладеного, для
правильного вирішення даного спору
повинні бути з'ясовані, наступні
фактичні обставини:

1) чи є винахід за патентом України № 81387
новим;

2) чи має винахід за патентом України №
81387 винахідницький рівень.

Роз'яснення вищенаведеного питання
потребує спеціальних знань. У
відповідності до ст. 41 Господарського
процесуального кодексу України "для
роз'яснення питань, що виникають при
вирішенні господарського спору і
потребують спеціальних знань,
господарський суд призначає судову
експертизу. Учасники судового прогресу
мають право пропонувати
господарському суду питання, які мають
бути роз'яснені судовим експертом...
Проведення судової експертизи
доручається державним спеціалізованим
установам чи безпосередньо особам, які
відповідають вимогам, встановленим
Законом України "Про судову
експертизу".

Згідно з Інформаційним листом Вищого
господарського суду України від 23.03.2010
№01-08/202 "Про Закон України "Про внесення
зміни до статті 41 Господарського
процесуального кодексу України щодо
призначення судових експертиз",
"Суб'єктів судово-експертної
діяльності визначено статтею 7 Закону
України "Про судову експертизу", а
статтею 9 названого Закону передбачено,
що: атестовані відповідно до цього
Закону судові експерти включаються до
державного Реєстру атестованих
судових експертів, ведення якого
покладається на Міністерство юстиції
України; особа або орган, які
призначили судову експертизу, можуть
доручити її проведення тим судовим
експертам, яких внесено до державного
Реєстру атестованих судових експертів,
а у випадках, передбачених частиною
четвертою статті 7 цього Закону, - іншим
фахівцям з відповідних галузей знань. У
статті 10 Закону України "Про судову
експертизу" йдеться про осіб, які
можуть бути судовими експертами. Таким
чином, господарські суди можуть
доручати проведення судових експертиз
установам та особам, зазначеним у
статтях 7, 9 і 10 Закону України "Про
судову експертизу".

З огляду на те, що у даній справі
необхідним є проведення судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності, а вирішення поставлених на
роз'яснення експертам питань, очевидно,
потребує спеціальних знань у галузі
хімії, проведення експертизи у даній
справі може бути доручено атестованим
судовим експертам, які атестовані за
експертною спеціальністю 13.3
"Дослідження, пов'язані з охороною прав
на винаходи, корисні моделі,
раціоналізаторські пропозиції".

Враховуючи необхідність з'ясування
питань, що виникли у вирішенні даного
спору і потребують спеціальних знань,
суд вважає за необхідне задовольнити
клопотання позивача, призначити у
справі експертизу об'єктів
інтелектуальної власності з метою
вирішення питання щодо відповідності
винаходу за патентом України № 81387
умові патентоздатності "новизна",
витрати за проведення якої покласти на
позивача.

Згідно з пунктом 1 частини першої
статті 79 ГПК України господарський суд
має право зупинити провадження у
справі за клопотанням сторони,
прокурора, який бере участь в судовому
процесі, або за своєю ініціативою у
випадках призначення господарським
судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності, суд вважає за необхідне на
час її проведення провадження у даній
справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України,
господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/16522/13 судову
експертизу об'єктів інтелектуальної
власності.

2. Доручити проведення вказаної
експертизи судовому експерту Петренку
С.А. атестованого Міністерством
юстиції України за експертною
спеціальністю 13.3 "Дослідження,
пов'язані з охороною прав на винаходи,
корисні моделі, раціоналізаторські
пропозиції" судовим експертам Науково-
дослідного інституту інтелектуальної
власності Національної академії
правових наук України, що знаходиться
за адресою: м. Київ, вул. Боженка, 11, корп.
4, 13 поверх

3. На вирішення судовим експертам
поставити таке питання:

· Чи є винахід за патентом України
№ 81387 новим?

· Чи має винахід за патентом У
країни № 813 87 винахідницький рівень?

4. Відповідно до статті 4 Закону України
"Про судову експертизу" попередити
експертів про кримінальну
відповідальність за статтями 384 та 385
Кримінального кодексу України.

5. Дану ухвалу та матеріали справи №
910/16522/13 скерувати Науково-дослідного
інституту інтелектуальної власності
НАПН України (м. Київ, вул. Боженка, 11).

6. Витрати за проведення судової
експертизи покласти на БЦ Фарма Б.В. (BC
PHARMA B.V.) ). Зобов'язати позивача
здійснити попередню оплату експертизи
відповідно до виставленого судовими
експертами рахунку.

7. Зобов'язати судових експертів
надіслати сторонам у справі належним
чином засвідчені копії висновку,
складеного за результатами проведення
судової експертизи.

8. Провадження у справі № 910/16522/13
зупинити до закінчення проведення
судової експертизи.

9. Копії даної ухвали направити
сторонам, Науково-дослідного інституту
інтелектуальної власності НАПН
України (м. Київ, вул. Боженка, 11).

Суддя
М.О. Лиськов