КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2014 р.
Справа№ 910/22656/13

Київський апеляційний господарський
суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Пантелієнка В.О.

Разіної Т.І.

за участю секретаря Карпюк О.С.,

представників:

від позивача - Сушко В.С. (дов. від 01.01.2014),

від відповідача - Молявко О.М. (дов. від
31.12.2013),

розглянувши апеляційну скаргу
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Маша и Медведь"

на рішення Господарського суду міста
Києва від 03.03.2014

у справі № 910/22656/13 (суддя Марченко О.В.)

за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю "Маша и Медведь"

до Товариства з обмеженою
відповідальністю "Ашан Україна
Гіпермаркет"

про стягнення 275280 грн. компенсації за
порушення виключних майнових
авторських прав

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста
Києва від 03.03.2014 у справі № 910/22656/13 позов
задоволено частково, стягнуто з
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Ашан Україна
Гіпермаркет" на користь Товариства з
обмеженою відповідальністю "Маша и
Медведь" 12180 грн. компенсації за
порушення виключних майнових
авторських прав та 243,60 грн. судового
збору, у задоволенні решти позовних
вимог відмовлено.

Не погоджуючись з зазначеним судовим
рішенням, позивач звернувся до
Київського апеляційного
господарського суду з апеляційною
скаргою, в якій просить скасувати
рішення суду першої інстанції від
03.03.2014 в частині відмови у позові,
прийняти в цій частині нове рішення,
яким решту позовних вимог задовольнити
в повному обсязі, судові витрати
покласти на відповідача.

Ухвалою Київського апеляційного
господарського суду від 27.03.2014 прийнято
до провадження апеляційну скаргу
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Маша и Медведь".

Розпорядженням секретаря судової
палати суду від 07.04.2014 доручено
здійснити розгляд даної справи колегії
суддів у складі: Сотніков С.В. -
головуючий, судді: Пантелієнко В.О.,
Разіна Т.І.

Ухвалою від 08.04.2014 прийнято до
провадження апеляційну скаргу
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Маша и Медведь".

Колегія суддів, розглянувши доводи
апеляційної скарги, дослідивши наявні
матеріали справи, заслухавши пояснення
представників сторін, вважає, що скарга
задоволенню не підлягає з огляду на
наступне.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу
України (далі - ЦК України) визначено, що
право інтелектуальної власності - це
право особи на результат
інтелектуальної, творчої діяльності
або на інший об'єкт права
інтелектуальної власності, визначений
Цивільним кодексом України та іншим
законом.

Право інтелектуальної власності є
непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК
України. Ніхто не може бути позбавлений
права інтелектуальної власності чи
обмежений у здійсненні, крім випадків,
передбачених законом.

Статтею 435 ЦК України передбачено, що
первинним суб'єктом авторського права
є автор твору. За відсутності доказів
іншого автором твору вважається
фізична особа, зазначена звичайним
способом як автор на оригіналі або
примірнику твору (презумпція
авторства). Суб'єктами авторського
права є також інші фізичні та юридичні
особи, які набули прав на твори
відповідно до договору або закону.

Відповідно до частини першої статті 15
Закону України "Про авторське право і
суміжні права" (далі - Закон) майнові
права автора (чи іншої особи, яка має
авторське право) можуть бути передані
(відчужені) іншій особі згідно з
положеннями Закону, після чого ця особа
стає суб'єктом авторського права.

За приписами частини першої статті 31
Закону України "Про авторське право і
суміжні права" автор (чи інша особа, яка
має авторське право) може передати свої
майнові права, зазначені у статті 15
цього Закону, будь-якій іншій особі
повністю чи частково. Передача
майнових прав автора (чи іншої особи,
яка має авторське право) оформляється
авторським договором. Майнові права, що
передаються за авторським договором,
мають бути у ньому визначені. Майнові
права, не зазначені в авторському
договорі як відчужувані, вважаються
такими, що не передані.

Слід зазначити, що з огляду на приписи
статті 33 Господарського
процесуального кодексу України (далі -
ГПК України) щодо обов'язку доказування
і подання доказів господарському суду
у вирішенні питання про те, якій
стороні належить доводити обставини,
що мають значення для справи про захист
авторського права чи суміжних прав,
слід враховувати таке:

1) позивач повинен довести належність
йому авторського права та/або суміжних
прав чи права на їх захист, а також факт
використання об'єктів даних прав
відповідачем, а в разі заявлення вимог
про відшкодування шкоди - розмір шкоди
і причинно-наслідковий зв'язок між
завданою шкодою та діями відповідача. У
випадках коли права автора засвідчено
свідоцтвом, виданим в установленому
порядку уповноваженим органом, власник
майнових прав інтелектуальної
власності на твір, які було передано на
зазначений у свідоцтві твір,
звільняється від доведення належності
йому відповідних прав; у таких випадках
обов'язок доведення належності цих
прав іншій особі, ніж та, що зазначена у
свідоцтві, покладається на
відповідача;

2) відповідач має довести додержання
ним вимог Цивільного кодексу України і
Закону України "Про авторське право і
суміжні права" при використанні ним
твору та/або об'єкту суміжних прав; в
іншому разі фізична або юридична особа
визнається порушником авторського
права та/або суміжних прав, і для неї
настають наслідки, передбачені цими
законодавчими актами. Крім того,
відповідач повинен спростувати
визначену цивільним законодавством
презумпцію винного заподіяння шкоди
(статті 614, 1166 ЦК України).

У прийнятті судового рішення зі спору,
пов'язаного з порушенням авторського
права та/або суміжних прав, не є
достатнім загальне посилання суду на
використання твору та/або об'єкта
суміжних прав позивачем: мають бути
з'ясовані конкретні форма і спосіб
використання кожного об'єкта такого
права.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ
"Маша и Медведь" є юридичною особою за
законодавством Російської Федерації,
місцезнаходженням якої є м. Москва і
якій присвоєно основний державний
реєстраційний номер 536, що
підтверджується випискою з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб від
21.06.2013 № 7101656УД.

08.06.2010 ТОВ "Маша и Медведь" як
ліцензіатом та ОСОБА_5 (ліцензіар),
укладено договір № ЛД-1/2010 про надання
права використання творів
образотворчого мистецтва (виключна
ліцензія) [далі - Договір], за умовами
якого:

- ліцензіар має виключні права на
використання створених одноособовою
творчою працею ліцензіара малюнків
"Маша" і "Медведь", які використовуються
у створенні персонажів
аудіовізуального твору - анімаційного
серіалу ІНФОРМАЦІЯ_1, ці малюнки, а
також DVD-диск із записом сказаних
малюнків та першої серії анімаційного
серіалу ІНФОРМАЦІЯ_1 слугують для
ідентифікації предмета Договору і є
його невід'ємною частиною, а ліцензіат
зацікавлений у використанні зображень
даних персонажів (за Договором далі -
твори) в своїй комерційній діяльності
та бажає придбати на умовах Договору
виключне право на використання
персонажів (преамбула Договору);

- ліцензіар надає ліцензіату на термін
дії Договору за оплачувану ліцензіатом
винагороду право використання творів у
встановлених Договором межах на умовах
виключної ліцензії, тобто без
збереження за ліцензіаром права видачі
ліцензій на використання творів
способами, передбаченими Договором,
іншим особам (пункт 1.1 Договору);

- ліцензіар гарантує, що він особисто
створив твори, є їх єдиним автором, на
момент передачі прав за Договором
ліцензіар є власником наданих
ліцензіату прав на твори, при створенні
творів ним дотримані охоронювані
законом інтелектуальні права інших
осіб (пункт 1.2 Договору);

- право використання творів способами,
передбаченими Договором, надаються
ліцензіаром ліцензіату на території
всіх країн світу на термін з дати
укладення Договору до 30.06.2025 включно
(пункт 2.1 Договору);

- ліцензіар надає ліцензіату право
використовувати твори як разом, так і
окремо такими способами:

відтворювати твори, тобто виготовляти
один чи більше екземпляри творів та
(або) їх частини в будь-якій
матеріальній формі, у тому числі шляхом
візуального запису без обмеження
тиражу; "будь-яка матеріальна форма" - це
у тому числі будь-які промислові вироби
(сувеніри, предмети галантереї,
текстильні, трикотажні вироби, ігри,
іграшки та ін.), пам'ять ЕОМ без
залежності від способу дії, оптичні
диски, цифрові диски,носії високої
чіткості, машинозчитувальні носії,
магнітні стрічки, фото-кіно плівки
будь-яких форматів, а також інші носії
як відомі на момент укладення Договору,
так і ті, що стануть відомими протягом
строку дії Договору з рівня техніки;

розповсюджувати екземпляри творів;

здійснювати публічний показ;

імпортувати оригінали чи екземпляри
творів;

надавати в прокат оригінали чи
екземпляри творів;

публічно виконувати;

сповіщувати в ефір чи по кабелю;

здійснювати переклад чи іншу
переробку;

доводити до загального відома;

використовувати шляхом включення до
інших творів (підпункти 2.2.1 - 2.2.11
Договору);

- ліцензіат має право видавати
субліцензії без попередньої згоди
ліцензіара, реєструвати твори або їх
частини, назви та персонажів як
торговельні марки (пункти 2.5 - 2.7
Договору);

- якщо треті особи порушують виключне
право ліцензіара, а таке порушення буде
зачіпати права ліцензіата, то названі
особи зобов'язуються разом захищати
свої права; відмова ліцензіара від
захисту своїх прав, як і його
бездіяльність не є перепоною для
самостійного вжиття ліцензіатом
заходів захисту його прав в
передбаченому законом порядку (пункт
2.10 Договору);

- Договір набирає чинності з дати його
підписання і діє протягом всього
строку надання прав на використання
творів, встановлених пунктом 2.1
Договору, які діють протягом строку дії
виключних прав на складені об'єкти, в
які будуть включені твори (персонажі,
частини, елементи) (пункт 9.1 Договору).

За визначенням, наведеним у статті 1
Закону аудіовізуальний твір - це твір,
що фіксується на певному матеріальному
носії (кіноплівці, магнітній плівці чи
магнітному диску, компакт-диску тощо) у
вигляді серії послідовних кадрів
(зображень) чи аналогових або
дискретних сигналів, які відображають
(закодовують) рухомі зображення (як із
звуковим супроводом, так і без нього), і
сприйняття якого є можливим виключно
за допомогою того чи іншого виду екрана
(кіноекрана, телевізійного екрана
тощо), на якому рухомі зображення
візуально відображаються за допомогою
певних технічних засобів. Видами
аудіовізуального твору є кінофільми,
телефільми, відеофільми, діафільми,
слайдофільми тощо, які можуть бути
ігровими, анімаційними
(мультиплікаційними), неігровими чи
іншими.

Статтею 9 Закону передбачено, що
частина твору, яка може
використовуватись самостійно, у тому
числі й оригінальна назва твору,
розглядається як твір і охороняється
відповідно до цього закону.

Судом встановлено, що персонажі
аудіовізуального твору -
мультиплікаційного серіалу
ІНФОРМАЦІЯ_1 "Маша" і "Медведь" є
частинами аудіовізуального твору, які
можуть використовуватися самостійно, а
тому розглядаються судом як твори.

Статтею 443 ЦК України встановлено, що
використання твору здійснюється лише
за згодою автора, крім випадків
правомірного використання твору без
такої згоди, встановлених цим Кодексом
та іншим законом.

Відповідно до статті 440 ЦК України та
частини третьої статті 15 Закону
майновими правами інтелектуальної
власності на твір є: право на
використання твору; виключне право
дозволяти використання твору; право
перешкоджати неправомірному
використанню твору, в тому числі
забороняти таке використання; інші
майнові права інтелектуальної
власності, встановлені законом.

Частиною другою статті 32 Закону
передбачено, що використання твору
будь-якою особою допускається виключно
на основі авторського договору, за
винятком випадків правомірного
використання, передбачених статтями 21 -
25 цього Закону.

Відповідач не надав доказів на
підтвердження права використання
аудіовізуального твору ІНФОРМАЦІЯ_1 та
персонажів "Маша" і "Медведь", виключні
майнові права на які належать позивачу.

04.07.2013 листом № 37 позивач повідомив
відповідача про те, що проведеною ТОВ
"Маша и Медведь" перевіркою
встановлено, що ТОВ "Ашан Україна
Гіпермаркет" реалізує контрафактну
продукцію, на якій незаконно
використовуються назва та персонажі
аудіовізуального твору ІНФОРМАЦІЯ_1, у
зв'язку з чим позивач вимагав, зокрема,
зняти з продажу всі контрафактні
товари (партії контрафактного товару)
та зберігати їх до дня знищення в
присутності представника ТОВ "Маша и
Медведь", надати інформацію про
постачальників товару та надати
офіційну письмову відповідь про
виконання вимог власника виключних
майнових авторських прав на твори.

10.07.2013 у гіпермаркеті "Ашан", що
розташований за адресою: м. Київ, вул.
Горького, 176, та який належить ТОВ "Ашан
Україна Гіпермаркет", представником
позивача придбано рушник з візуальним
відтворенням персонажів "Маша" і
"Медведь" та назвою аудіовізуального
твору - мультиплікаційного серіалу
ІНФОРМАЦІЯ_1, що підтверджується
фіскальним чеком від 10.07.2013 № 0553,
фотографією товару (рушника) і
відеозаписом на оптичному
компакт-диску (а.с.113, т. 1).

Вказані фактичні обставини справи не
заперечуються відповідачем.

За таких обставин, колегія суддів
погоджується з висновком суду першої
інстанції, що відповідач неправомірно
використовував об'єкти авторського
права, виключні майнові авторські
права на які належать ТОВ "Маша и
Медведь", шляхом продажу товарів із
зображенням персонажів і назви
мультиплікаційного серіалу
ІНФОРМАЦІЯ_1.

17.07.2013 позивачем надіслано на адресу
відповідача повідомлення-претензію №
48, в якій ТОВ "Маша и Медведь" зазначає,
що проведеними перевірками
встановлено, що магазинами
(гіпермаркетами) мережі "Ашан"
продовжується здійснюватися умисна
реалізація контрафактної продукції
після отримання листа від 04.07.2013 № 37 з
вимогою про припинення продажу
контрафактних творів, а тому позивач
вдруге вимагає негайно зняти з продажу
всі контрафактні товари із
використанням персонажів
аудіовізуального твору -
мультиплікаційного серіалу
ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідач, у свою чергу, листом від
19.07.2013 № 211 надав відповідь на
листи-повідомлення ТОВ "Маша и Медведь",
зазначаючи, що позивачем не надано
інформації щодо товарів, які
реалізуються магазинами
(гіпермаркетами) мережі "Ашан", та є
контрафактними.

У пункті "г" частини першої статті 52
Закону встановлено, що за захистом
свого авторського права і (або)
суміжних прав суб'єкти авторського
права та суміжних прав мають право
звертатися в установленому порядку до
суду та інших органів відповідно до їх
компетенції.

При порушеннях будь-якою особою
авторського права і (або) суміжних прав,
передбачених статтею 50 цього Закону,
недотриманні передбачених договором
умов використання творів і (або)
об'єктів суміжних прав, використанні
творів і об'єктів суміжних прав з
обходом технічних засобів захисту чи з
підробленням інформації і (або)
документів про управління правами чи
створенні загрози неправомірного
використання об'єктів авторського
права і (або) суміжних прав та інших
порушеннях особистих немайнових прав і
майнових прав суб'єктів авторського
права і (або) суміжних прав суб'єкти
авторського права і (або) суміжних прав
мають право: подавати позови про
відшкодування збитків (матеріальної
шкоди), включаючи упущену вигоду, або
стягнення доходу, отриманого
порушником внаслідок порушення ним
авторського права і (або) суміжних прав,
або виплату компенсацій.

Пунктом "г" частини другої вказаної
статті передбачено, що суд має право
постановити рішення чи ухвалу про
виплату компенсації, що визначається
судом, у розмірі від 10 до 50000
мінімальних заробітних плат, замість
відшкодування збитків або стягнення
доходу.

ТОВ "Маша и Медведь" визначено
компенсацію в розмірі 275280 грн., з огляду
на те, що відповідач є власником 10
гіпермаркетів "Ашан" на території
України, з дати виявлення позивачем
факту правопорушення до моменту
подання даної позовної заяви продаж
ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет"
контрафактного товару не було
припинено, позивачем понесені
передбачувані збитки у вигляді
неотримання суми ліцензійного платежу
від виробника контрафактного товару,
розмір відповідного платежу (450000
рос.руб.) встановлено наказом ТОВ "Маша
и Медведь" від 05.06.2013 № 6-ОР/2013-МиМ,
додатково ліцензіат має сплачувати 12%
від сум продажу всіх ліцензійних
примірників товару, що з практики
позивача складає від 535000 рос.руб. до
1350000 рос.руб., відповідач не мав бажання
врегулювати вимоги претензії позивача,
основою розрахунку для суми
компенсації є наказ позивача від 12.02.2013
№ 02/02, яким встановлено, що до юридичних
осіб незалежно від кількості
магазинів, які здійснюють реалізацію в
торгових залах розміром більше 1000 кв.м,
слід застосовувати стягнення у розмірі
80 мінімальних заробітних плат, а у разі
заперечення факту розповсюдження
контрафактної продукції після
отримання повідомлення у разі відмови
від добровільної сплати компенсації
слід застосовувати до визначеного
розміру компенсації коефіцієнт 3, тобто
ставка має становити 240 мінімальних
заробітних плат (80х3), при тому, що
мінімальна заробітна плата становить
1147 грн.

У підпункті 51.3 пункту 51 постанови
пленуму Вищого господарського суду
України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі
питання практики вирішення спорів,
пов'язаних із захистом прав
інтелектуальної власності" наведено,
що у визначенні розміру такої
компенсації господарським судам
необхідно виходити з конкретних
обставин справи і загальних засад
цивільного законодавства,
встановлених статтею 3 ЦК України,
зокрема, справедливості,
добросовісності та розумності.

У пункті 42 постанови Пленуму
Верховного Суду України від 04.06.2010 № 5
"Про застосування судами норм
законодавства у справах про захист
авторського права і суміжних прав"
зазначено, що розмір компенсації
визначається судом у межах заявлених
вимог у залежності від характеру
порушення, ступеню вини відповідача та
інших обставин. Зокрема, враховується:
тривалість порушення та його обсяг
(одно- або багаторазове використання
об'єкта авторського права);
передбачуваний розмір збитків
потерпілої особи; розмір доходу,
отриманого внаслідок правопорушення;
кількість потерпілих осіб; наміри
відповідача; наявність раніше вчинених
відповідачем порушень виключного
права даного позивача; можливість
відновлення попереднього стану та
необхідні для цього зусилля тощо.
Відповідні мотиви визначення розміру
компенсації мають бути наведені в
судовому рішенні.

У визначенні суми компенсації
господарський суд має виходити з того
розміру мінімальної заробітної плати,
який установлено на час прийняття
судом відповідного рішення.

З матеріалів справи вбачається, що
01.01.2011 ТОВ "Ріал Істейт Ф.К.А.У."
(постачальник) та ТОВ "Ашан Україна
Гіпермаркет" (покупець) було укладено
договір поставки (далі - Договір від
01.01.2011), за умовами якого:

- постачальник зобов'язується передати
(поставити) у зумовлені строки (строк)
другій стороні - покупцеві товар
(товари), а покупець зобов'язується
прийняти вказаний товар (товари) і
сплатити за нього певну грошову суму
(пункт 1.1 Договору від 01.01.2011);

- загальна кількість та вартість
товару, що є предметом поставок за
Договором від 01.01.2011, його асортимент,
номенклатура за сортами, групами,
підгрупами, видами, марками, типами,
розмірами визначаються у кожній
видатковій накладній при поставці
(пункт 1.3 Договору від 01.01.2011);

- Договір від 01.01.2011 набирає чинності з
дати його укладення і діє до 31.12.2013
(пункт 11.1 Договору від 01.01.2011).

Після отримання претензій позивача
наказом відповідача від 20.07.2013 № 244-П
було проведено перевірку викладених у
претензіях фактів, за результатами
якої встановлено, що під вказаним ТОВ
"Маша и Медведь" артикулом ТОВ "Ріал
Істейт Ф.К.А.У." поставлено
відповідачеві, зокрема, рушники пляжні
дитячі з різними видами принтів, що
підтверджується видатковими
накладними. При цьому, види принтів
(малюнків) у накладних не вказані.

Згідно з довідкою головного бухгалтера
ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" від
15.01.2014 всього за період з 20.05.2013 по 13.08.2013
продано 1026 одиниць рушників. Станом на
30.07.2013 залишок рушників становив 201
одиницю на загальну суму 9587,70 грн., які
було знято з продажу та видатковою
накладною від 15.08.2013 № 150813 повернуто
ТОВ "Ріал Істейт Ф.К.А.У.".

За таких обставин, колегія суддів
вважає вірним висновок місцевого
господарського суду про
безпідставність тверджень позивача
про триваюче, повторюване порушення
відповідачем виключних майнових
авторських прав ТОВ "Маша и Медведь" та
умисний обман останнього.

Отже, суд першої інстанції дійшов
вірного висновку про достатнє та
співрозмірне застосування
відповідальності до відповідача
шляхом стягнення компенсації у розмірі
10 мінімальних заробітних плат,
врахувавши, що порушення виключних
майнових авторських прав вчинено
відповідачем вперше, здійснено всі
можливі та достатні заходи для
відновлення прав ТОВ "Маша и Медведь".

Статтею 8 Закону України "Про державний
бюджет України на 2014 рік" встановлено у
2014 році мінімальну заробітну плату у
місячному розмірі з 1 січня - 1218 грн.
Отже, станом на дату прийняття
господарським судом рішення у даній
справі з відповідача підлягає
стягненню 12180 грн. (1218 грн. х 10)
компенсації, а у задоволенні решти
позовних вимог слід відмовити, про що
правомірно зазначено у оскаржуваному
рішенні суду першої інстанції.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна
сторона повинна довести ті обставини,
на які вона посилається як на підставу
своїх вимог і заперечень.

Позивач не надав достатніх та
беззаперечних доказів в обґрунтування
доводів та вимог апеляційної скарги.

Згідно ст. 101 ГПК України апеляційний
господарський суд не зв'язаний
доводами апеляційної скарги і
перевіряє законність і
обґрунтованість рішення місцевого
господарського суду у повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, колегія
суддів вважає, що рішення
Господарського суду міста Києва від
03.03.2014 у даній справі відповідає
фактичним обставинам та матеріалам
справи, підстав для його скасування або
зміни не вбачається.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 105
Господарського процесуального кодексу
України, Київський апеляційний
господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з
обмеженою відповідальністю "Маша и
Медведь" залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста
Києва від 03.03.2014 у справі № 910/22656/13
залишити без змін.

Головуючий суддя
С.В. Сотніков

Судді
В.О. Пантелієнко

Т.І. Разіна