КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" квітня 2014 р. Справа№ 910/14672/13

Київський апеляційний господарський
суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Шипка В.В.

Остапенка О.М.

представникі сторін:

від позивача: Ніколаєнко А.Л.,
Капітоненко А.Г. - представники за
довіреністю б/н від 12.06.2013р. та
Беляневич В.Е. - представник за
довіреністю б/н від 19.08.2013р.

від відповідача: Саламов О.В. -
представник за довіреністю № 2-8/3902 від
23.05.2013р.;

розглянувши апеляційну скаргу
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Синергія Маркет» на
рішення господарського суду міста
Києва від 14.11.2013 р.

у справі № 910/14672/13 (суддя Бондарчук В.В.)

за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Синергія Маркет»

до Державної служби інтелектуальної
власності України

про визнання права і зобов'язання
вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста
Києва від 14.11.2013 р. у справі № 910/14672/13 у
задоволені позову відмовлено.

Не погодившись з прийнятим рішення,
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Синергія Маркет»
звернулось до Київського апеляційного
господарського суду з апеляційною
скаргою, в якій просить скасувати
рішення господарського суду міста
Києва від від 14.11.2013 р. у справі № 910/14672/13
та прийняти нове рішення, яким
задовольнити позов Товариства з
обмеженою відповідальністю «Синергія
Маркет».

Не погоджуючись з рішенням, Позивач
подав апеляційну скаргу до Київського
апеляційного господарського суду,
посилаючись на неповне вивчення
обставин, що мають істотне значення для
вирішення справи, просить його
скасувати та прийняти нове рішення,
яким позовні вимоги задовольнити
повністю.

Представник Відповідача в судовому
засіданні апеляційної інстанції надав
свої пояснення, якими не визнав доводи,
викладені в апеляційній скарзі, та
просив апеляційну скаргу відхилити, а
оскаржуване рішення залишити без змін.

Розглянувши наявні матеріали справи,
обговоривши доводи апеляційної скарги,
перевіривши юридичну оцінку фактичних
обставин даної господарської справи та
повноту їх встановлення, дослідивши
правильність застосування судом
першої інстанції норм процесуального
та матеріального права, Київський
апеляційний господарський суд вважає,
що скарга підлягає частковому
задоволенню з наступних підстав.

Як видно з матеріалів справи,
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Синергія Маркет" є
власником міжнародної реєстрації №
811365 від 19.08.2003 р. на знак для товарів і
послуг "БЕЛЕНЬКАЯ" та міжнародної
реєстрації № 817635 від 19.08.2003 р. на знак
для товарів і послуг "Belenkaya", які
зареєстровані відносно товарів 33 класу
Міжнародної класифікації товарів та
послуг (надалі також - "МКТП") "горілка",
яким надана правова охорона на
території України.

У серпні 2006 року Асоціація малих та
спільних підприємств у вигляді
товариства з обмеженою
відповідальністю "ДА-ЛВ" (надалі -
"Компанія ДА-ЛВ") звернулася з позовом
до Товариства з обмеженою
відповідальністю "Діамант Алко"
(найменування якого було змінене на
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Синергія Маркет"),
згідно з яким просила: визнати
Міжнародні реєстрації, зареєстровані
на ім'я Позивача, повністю недійсними в
Україні щодо усіх товарів 33 класу МКТП
та зобов'язати Державний департамент
інтелектуальної власності України (в
подальшому був замінений на належного
відповідача - Державну службу
інтелектуальної власності України)
повідомити Міжнародне бюро
Всесвітньої організації
інтелектуальної власності (надалі -
"ВОІВ") про визнання Міжнародних
реєстрацій повністю недійсними в
Україні, а також зобов'язати
Відповідача опублікувати в офіційному
бюлетені "Промислова власність"
відомості про визнання Міжнародних
реєстрацій недійсними в Україні;
заборонити Позивачу використовувати
знаки "БЕЛЕНЬКАЯ" та "Belenkaya" за
Міжнародними реєстраціями будь-якими
способами та в будь-якій формі на
території Україні.

Рішенням господарського суду м. Києва
від 05.08.2008 у справі №12/539 позов
задоволено частково, визнано
Міжнародні реєстрації повністю
недійсними в Україні. Зобов'язано
Відповідача повідомити Міжнародне
бюро ВОІВ про визнання Міжнародних
реєстрацій на знаки "БЕЛЕНЬКАЯ" та
"Belenkaya" повністю недійсними в Україні.
Зобов'язано Відповідача опублікувати в
офіційному бюлетені "Промислова
власність" відомості про визнання
Міжнародних реєстрацій повністю
недійсними в Україні.

17.11.2008 р. Господарським судом міста
Києва видано наказ про присумове
виконання рішення суду від 05.08.2008 р.
№12/539, яке набрало законної сили з 12.11.2008
р.

20.09.2010 р. відповідачем було направлено
до Міжнародного бюро ВОІВ повідомлення
про визнання міжнародних реєстрацій за
№ 811365 та № 817635 недійсними на території
України (копії у матеріалах справи).

Міжнародне бюро ВОІВ, у свою чергу, на
підставі зазначеного повідомлення,
внесло запис до Міжнародного реєстру
знаків щодо визнання міжнародних
реєстрацій № 811365 та № 817635 недійсними
на території України та здійснило
публікацію інформації щодо визнання
зазначених міжнародних реєстрацій
недійсними у Міжнародному бюлетені
ВОІВ № 40 за 2010 рік.

Постановою Вищого господарського суду
України від 06.03.2012р. у справі №12/539,
рішення Господарського суду міста
Києва від 05.08.2008 р. у справі №12/539
скасовано, справу передано на новий
розгляд до Господарського суду міста
Києва.

Рішенням господарського суду міста
Києва від 24.04.2012 у справі № 12/539-20/130-2012
було здійснено заміну первісного
відповідача 1 - Державний департамент
інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України на
належного відповідача Державну службу
інтелектуальної власності України, а
також відповідача 2 - Товариство з
обмеженою відповідальністю "Діамант
Алко" його правонаступником -
Товариством з обмеженою
відповідальністю "Синергія Маркет". У
задоволенні позову відмовлено.

Вказане рішення було залишено без змін
Постановою Київського апеляційного
господарського суду від 08.08.2012.

Постановою Вищого господарського суду
України від 30.10.2012 р. у справі
№12/539-20/130-2012 рішення Господарського
суду міста Києва від 24.04.2012 та постанову
Київського апеляційного
господарського суду від 08.08.2012 у справі
№ 12/539-20/130-2012 залишено без змін, а
касаційну скаргу товариства з
обмеженою відповідальністю "Донецький
лікеро - горілчаний завод "ЛІК" - без
задоволення .

Таким чином, в результаті
неодноразового розгляду даної справи,
судовими інстанціями було встановлено,
що вимоги Компанії ДА-ЛВ та Товариства
з обмеженою відповідальністю
"Донецький лікеро - горілчаний завод
"ЛІК" щодо визнання міжнародної
реєстрації № 811365 від 19.08.2003 на знак для
товарів і послуг "БЕЛЕНЬКАЯ" та
міжнародної реєстрації № 817635 від 19.08.2003
на знак для товарів і послуг "Belenkaya" на
ім'я Позивача повністю недійсними в
Україні щодо усіх товарів 33 класу МКТП
та зобов'язання Відповідача повідомити
Міжнародне бюро ВОІВ про визнання
зазначених міжнародних реєстрацій
повністю недійсними в Україні
задоволенню не підлягають.

Але на час закінчення розгляду спору у
всіх інстанціях судів України,
відповідач надіслав повідомлення про
визнання недійсними міжнародних
реєстрацій №№ 811365, 817635 на території
України на виконання судового наказу
про примусове виконання Рішення від
05.08.2008 р. і відповідні знаки були
виключені з міжнародної реєстрації.

Позивач, у свою чергу, звертався до
Відповідача з листами щодо поновлення
державної реєстрації відповідних
знаківчерез процедуру Мадридської
угоди, що підтверджується відповідними
документами у справі.

В судовому засіданні Відповідач надав
відповідного листа, якими він
звертався про поновлення даної
реєстрації, однак Міжнародними нормами
не передбачена процедура поновлення
міжнародної реєстрації.

У звязку з цим, Позивач був змушений
звернутись до суду першої інстанції з
наступними позовними вимогами:

- визнання незаконними дії Державного
департаменту інтелектуальної
власності України щодо здійснення
повідомлення ВОІВ стосовно визнання
міжнародних реєстрацій № 811365 та № 817635
на знаки для товарів і послуг
недійсними на території України,
викладених у листах: Вих. № 56969 від 20
вересня 2010 р.; Вих. № 56968 від 20 вересня 2010
р.;

-визнання права Товариства з обмеженою
відповідальністю "Синергія Маркет"
[Synergy Market LLC] на знак "БЕЛЕНЬКАЯ" за
міжнародною реєстрацією № 811365 від
19.08.2003 та на знак "Belenkaya" за міжнародною
реєстрацію № 817635 від 19.08.2003 в Україні
для всього заявленого переліку товарів
33 класу МКТУ, а саме: "горілка";

- зобов'язання Державної служби
інтелектуальної власності України
направити Міжнародному бюро
Всесвітньої організації
інтелектуальної власності
повідомлення про відкликання
повідомлень про визнання міжнародних
реєстрацій за № 811365 (Вих. №
повідомлення: 56969 від 20 вересня 2010 р.) та
№ 817635 (Вих. № повідомлення: 56968 від 20
вересня 2010 р.) недійсними на території
України.

Рішенням господарського суду міста
Києва від 14.11.2013 у справі № 910/14672/13 було
відмовлено в задоволенні позовних
вимог в повному обсязі, що стало
підставою для звернення до
апеляційного суду.

Частиною першою ст. 495 Цивільного
кодексу України (далі також - "ЦК
України") передбачено, що майновими
правами інтелектуальної власності на
торговельну марку є: право на
використання торговельної марки;
виключне право дозволяти використання
торговельної марки; виключне

право перешкоджати неправомірному
використанню торговельної марки, в
тому числі забороняти таке
використання; інші майнові права
інтелектуальної власності,
встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної
власності на торговельну марку
належать володільцю відповідного
свідоцтва, володільцю міжнародної
реєстрації,

особі, торговельну марку якої визнано в
установленому законом порядку добре
відомою, якщо інше не встановлено
договором.

Відповідно до ст. 494 ЦК України "набуття
права інтелектуальної власності на
торговельну марку засвідчується
свідоцтвом. Умови та порядок видачі
свідоцтва встановлюються законом.
Набуття права інтелектуальної
власності на торговельну марку, яка має
міжнародну реєстрацію або визнана в
установленому законом порядку добре
відомою, не вимагає засвідчення
свідоцтвом ".

Відповідно до положень ст. 16 Закону
України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" від 15.12.1993 № 3689-ХІІ (зі
змінами і доповненнями) (надалі також -
"Закон про знаки"): "Свідоцтво надає його
власнику право використовувати знак та
інші права, визначені цим Законом.
Свідоцтво надає його власнику виключне
право забороняти іншим особам
використовувати без його згоди, якщо
інше не передбачено цим Законом.
Власник свідоцтва може передавати
будь-якій особі право власності на знак
повністю або відносно частини
зазначених у свідоцтві товарів і
послуг, на підставі договору. Власник
свідоцтва має право дати будь-якій
особі дозвіл (видати ліцензію) на
використання знака на підставі
ліцензійного договору".

Згідно зі ст. 6(1) Мадридського протоколу
до Мадридської угоди про міжнародну
реєстрацію знаків (дата приєднання
Україною - 01.06.2000 р.) (надалі також -
"Мадридський протокол") "реєстрація
знака в Міжнародному бюро діє протягом
десяти років із можливістю продовження
за умов, визначених Статтею 7. ".

Відповідно до ст. 7(1) Мадридського
протоколу "будь-яка міжнародна
реєстрація може бути продовжена на
строк десять років від дати закінчення
попереднього строку шляхом простої
сплати основного збору і, з урахуванням
Статті 8(7), додаткових і доданих зборів,
передбачених Статтею 8(2) ".

Позивач як чинний власник Міжнародних
реєстрації №№ 811365, 817635 на знаки для
товарів і послуг наділений правами,
визначеними ст. 495 ЦК України та ст. 16
Закону про знаки, а також відповідно до
положень ст. 7(1) Мадридського протоколу
має право на продовження строку дії
Міжнародних реєстрацій.

В свою чергу, вимога позивача щодо
визнання незаконними дії Державного
департаменту інтелектуальної
власності України щодо здійснення
повідомлення ВОІВ стосовно визнання
міжнародних реєстрацій № 811365 та № 817635
на знаки для товарів і послуг
недійсними на території України,
викладених у листах: Вих. № 56969 від 20
вересня 2010 р.; Вих. № 56968 від 20 вересня 2010
р. задоволенню не підлягає з огляду на
наступне.

Відповідно до пункту 4 Положення про
Державну службу інтелектуальної
власності України затверджене Указом
Президента України від 8 квітня 2011 року
№ 436/2011 (далі - Положення) Державна
служба відповідно до покладених на неї
завдань зокрема здійснює державну
реєстрацію та ведення обліку об'єктів
права інтелектуальної власності,
проводить реєстрацію договорів про
передачу прав на об'єкти права
інтелектуальної власності, що
охороняються на території України,
ліцензійних договорів.

Пунктом 4 статті 6 Мадридської угоди
передбачено, що у разі виключення знака
з національного реєстру, здійсненого
на прохання заявника чи ex officio,
відомство країни походження буде
вимагати від Міжнародного бюро
виключити знак з Міжнародного реєстру;
Бюро здійснить цю операцію. В разі
порушення судової справи згадане
відомство пересилає Міжнародному бюро
ex officio або на вимогу позивача копію
позовної заяви чи будь-якого іншого
документа, який підтверджує цей позов,
а також остаточне рішення суду; Бюро
робить відмітку про це в Міжнародному
реєстрі.

Відповідно до пункту 1 статті 9
Мадридської угоди відомство країни
власника повідомляє Міжнародне бюро
про анулювання, виключення з реєстру,
відмови від охорони, передачі прав та
інші зміни, внесені в запис про
реєстрацію знака у національному
реєстрі, якщо ці зміни стосуються також
міжнародної реєстрації.

Як було судом встановлено вище, 17.11.2008 р.
Господарським судом міста Києва видано
наказ про примусове виконання рішення
суду від 05.08.2008 р. №12/539, яке набрало
законної сили з 12.11.2008 р. згідно
положень Господарського
процесуального кодексу України,
оскільки не оскаржувалось, у
встановлені законодавством строки.

На виконання вказаного наказу
відповідачем було надіслано
повідомлення про визнання недійсними
міжнародних реєстрацій за № 811365 та №
817635 на території України (копії в
матеріалах справи). При цьому, у
повідомленнях вказано, що рішення про
визнання міжнародної реєстрації
недійсною оскарженню не підлягає.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів
справи, 04.02.2013 р. відповідач направив у
ВОІВ лист щодо відновлення чинності
міжнародних реєстрацій № 811365 та № 817635
на території України, на що остання
направила відповідь листом від 26.03.2013
р., де повідомляється про те, що
Мадридською системою не передбачено
можливості відновлення міжнародних
реєстрацій.

Таким чином, відповідач діяв
правомірно, у відповідності з вимогами
національного законодавства України,
Мадридської угоди, що виключає
можливість визнання дій незаконними.

Разом з тим, що стосується двох інших
позовних вимог, то суд першої інстанції
вважає їх цілком обгрунтованими і
направленими на поновлення законних
прав та інтересів Позивача як власника
на знак "БЕЛЕНЬКАЯ" за міжнародною
реєстрацією № 811365 від 19.08.2003 та на знак
"Belenkaya" за міжнародною реєстрацію № 817635
від 19.08.2003.

Оскільки міжнародними договорами не
передбачено відновлення міжнародної
реєстрації, то в даному випадку
застосовується інститут відзиву листа,
на підставі якого була визнані
недійсними міжнародні реєстрації за №
811365 (Вих. № повідомлення: 56969 від 20
вересня 2010 р.) та № 817635 (Вих. №
повідомлення: 56968 від 20 вересня 2010 р.).

Що стосується вимоги про визнання
права Товариства з обмеженою
відповідальністю "Синергія Маркет"
[Synergy Market LLC] на знак "БЕЛЕНЬКАЯ" за
міжнародною реєстрацією № 811365 від
19.08.2003 та на знак "Belenkaya" за міжнародною
реєстрацію № 817635 від 19.08.2003, то судова
колегія зазначає, що останній не був
позбавлений і є власником
інтелектуальної власності на знаки за
міжнародними реєстраціями №№ 811365, 817635.

Отже, враховуючи вищезазначене, судова
колегія приходить до висновку, що
вимоги Позивача про визнання права
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Синергія Маркет"
[Synergy Market LLC] на знак "БЕЛЕНЬКАЯ" за
міжнародною реєстрацією № 811365 від
19.08.2003 та на знак "Belenkaya" за міжнародною
реєстрацію № 817635 від 19.08.2003 в Україні
для всього заявленого переліку товарів
33 класу МКТУ, а саме: "горілка";
зобов'язання Державної служби
інтелектуальної власності України
направити Міжнародному бюро
Всесвітньої організації
інтелектуальної власності
повідомлення про відкликання
повідомлень про визнання міжнародних
реєстрацій за № 811365 (Вих. №
повідомлення: 56969 від 20 вересня 2010 р.) та
№ 817635 (Вих. № повідомлення: 56968 від 20
вересня 2010 р.) недійсними на території
України є обгрунтованими та такими, що
підлягають задоволенню.

Таким чином, апеляційна скарга
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Синергія Маркет»
підлягає задоволенню частково в
частині визнання права Товариства з
обмеженою відповідальністю "Синергія
Маркет" [Synergy Market LLC] на знак "БЕЛЕНЬКАЯ"
за міжнародною реєстрацією № 811365 від
19.08.2003 та на знак "Belenkaya" за міжнародною
реєстрацію № 817635 від 19.08.2003 в Україні
для всього заявленого переліку товарів
33 класу МКТУ, а саме: "горілка" та в
частині зобов'язання Державної служби
інтелектуальної власності України
направити Міжнародному бюро
Всесвітньої організації
інтелектуальної власності
повідомлення про відкликання
повідомлень про визнання міжнародних
реєстрацій за № 811365 (Вих. №
повідомлення: 56969 від 20 вересня 2010 р.) та
№ 817635 (Вих. № повідомлення: 56968 від 20
вересня 2010 р.) недійсними на території
України.

Вимога позивача щодо визнання
незаконними дії Державного
департаменту інтелектуальної
власності України щодо здійснення
повідомлення ВОІВ стосовно визнання
міжнародних реєстрацій № 811365 та № 817635
на знаки для товарів і послуг
недійсними на території України,
викладених у листах: Вих. № 56969 від 20
вересня 2010 р.; Вих. № 56968 від 20 вересня 2010
р. задоволенню не підлягає

На підставі викладеного, керуючись
ст.ст. 32 - 34, 36, 49, 91, 92, 99, 101 - 105
Господарського процесуального кодексу
України, Київський апеляційний
господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з
обмеженою відповідальністю «Синергія
Маркет» задовольнити частково.

Рішення господарського суду міста
Києва від 14.11.2014 у справі №910/14672/13
скасувати частково.

Прийняти нове рішення, яким визнати
права Товариства з обмеженою
відповідальністю "Синергія Маркет"
[Synergy Market LLC] на знак "БЕЛЕНЬКАЯ" за
міжнародною реєстрацією № 811365 від
19.08.2003 та на знак "Belenkaya" за міжнародною
реєстрацію № 817635 від 19.08.2003 в Україні
для всього заявленого переліку товарів
33 класу МКТУ, а саме: "горілка" та
зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності України
направити Міжнародному бюро
Всесвітньої організації
інтелектуальної власності
повідомлення про відкликання
повідомлень про визнання міжнародних
реєстрацій за № 811365 (Вих. №
повідомлення: 56969 від 20 вересня 2010 р.) та
№ 817635 (Вих. № повідомлення: 56968 від 20
вересня 2010 р.) недійсними на території
України.

В частині задоволення вимоги щодо
визнання незаконними дії Державного
департаменту інтелектуальної
власності України щодо здійснення
повідомлення ВОІВ стосовно визнання
міжнародних реєстрацій № 811365 та № 817635
на знаки для товарів і послуг
недійсними на території України,
викладених у листах: Вих. № 56969 від 20
вересня 2010 р.; Вих. № 56968 від 20 вересня 2010
р., дана вимога задоволенню не підлягає

Справу направити до господарського
суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня
її прийняття та може бути оскаржена у
касаційному порядку до Вищого
господарського суду України через суд
апеляційної інстанції протягом
двадцяти днів з дня набрання
постановою законної сили.

Постанова виготовлена та підписана
24.04.2014

Головуючий суддя
А.А. Верховець

Судді
В.В. Шипко

О.М. Остапенко