ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

26.03.2014 Справа № 920/1399/13

За позовом: Відкритого акціонерного
товариства «Ритм» Тверське
виробництво гальмівної апаратури, м.
Твер, Російська Федерація

до відповідача: Товариства з обмеженою
відповідальністю «АрмаПром»,
м.Кролевець, Сумська область

про зобов'язання вчинити певні дії

СУДДЯ СОП'ЯНЕНКО О.Ю.

при секретарі с/з Волоховій Н.В.

Представники сторін:

Від позивача: Зеленська О.О.,
довіреність б/н від 18.06.2013 року

Від відповідача: Костецька Н.М.,
довіреність б/н від 06.06.2013 року

Суть спору: позивач, з урахуванням
уточнених позовних вимог, просить суд
заборонити Товариству з обмеженою
відповідальністю «АрмаПром» () використовувати без
наданої в установленому
законодавством України порядку згоди
(дозволу, ліцензії, ліцензійного
договору) Відкритого акціонерного
товариства «Ритм» Тверське
виробництво гальмівної апаратури
(Петербурзьке шосе, 45 Б, місто Твер, 170003,
Російська Федерація; ОГРН 853) знак
для товарів і послуг за Свідоцтвом
України № 122167, позначення які є схожими
з цим знаком настільки, що їх можна
сплутати, а саме:

наносити знак (позначення) на виріб
(товар) «Кран кінцевий 4304М» («Кран
концевой 4304М»), технічну та іншу
документацію, упаковку, в якій
міститься такий товар, вивіску,
пов'язану з ним, етикетку, нашивку,
бирку чи інший прикріплений до товару
предмет та на тотожні з ним вироби;

зберігати виріб (товар) «Кран кінцевий
4304М» («Кран концевой 4304М») та тотожні з
ним вироби із зазначеним нанесенням
знака (позначення) з метою пропонування
для продажу, продаж, імпорт (ввезення)
та експорт (вивезення);

застосовувати знак під час
пропонування та надання будь-якої
послуги, для якої знак зареєстровано;

застосовувати знак в діловій
документації чи в рекламі та в мережі
Інтернет стосовно виробу (товару) «Кран
кінцевий 4304М» («Кран концевой 4304М») та
тотожних з ним виробів.

В обґрунтування позовних вимог позивач
зазначає, що Відкрите акціонерне
товариство «РИТМ» Тверське
виробництво гальмівної апаратури,
юридична особа за законодавством
Росії, є власником зареєстрованої в
Україні торговельної марки (знаку для
товарів і послуг): «4304» (Свідоцтво
України на знак для товарів та послуг №
122167; дата подання заявки - 23.09.2009р., дата
реєстрації - 26.04.2010р., яка зареєстрована
для 12, 17 класів Міжнародної
класифікації товарів та послуг).

В січні 2013 року ВАТ «РИТМ» Тверське
виробництво гальмової апаратури стало
відомо, що ТОВ «АрмаПром» щонайменше з
2011 року виготовляє та здійснює
реалізацію на території України виробу
«Кран кінцевий 4304М» («Кран концевой
4304М»), який без згоди ВАТ «РИТМ»
Тверське виробництво гальмівної
апаратури позначає знаком «4304М», що
відрізняється від належного позивачу
знаку для товарів та послуг «4304» лише
одним елементом - літерою «М».

При цьому вищезазначені вироби
відповідача відносяться до 12 класу
Міжнародної класифікації товарів та
послуг, тобто знаходиться у тому класі
товарів, що захищений знаком для
товарів та послуг позивача - «4304».

Відповідач такими своїми діями вводить
в оману споживачів щодо виробника
товарів, який ним реалізується,
неправомірно використовуючи в
позначенні своїх виробів знак «4304».

Відповідач, у поданому 19.09.2013 р. відзиві,
проти позовних вимог заперечив та
просить відмовити у їх задоволенні.
Зазначає, що ТОВ «АрмаПром» до дати
подання позивачем заявки на
торговельну марку в інтересах своєї
діяльності добросовісно
використовувало в Україні та здійснило
значну і серйозну підготовку для
використання «Крану кінцевого 4304М».
Тому має право на продовження
використання позначення «Кран
кінцевий 4304М» як попередній користувач
та цим не порушує майнові права
інтелектуальної власності ВАТ «Ритм».

Ухвалою господарського суду Сумської
області від 31.10.2013 року у даній справі
була призначена судова експертиза у
сфері інтелектуальної власності,
проведення якої було доручено Науково -
дослідному центру судових експертиз з
питань інтелектуальної власності.

17.02.2014 року до господарського суду
Сумської області від Науково -
дослідного центру судової експертизи з
питань інтелектуальної власності
надійшов Висновок експерта № 233/13 за
результатами проведення судової
експертизи у сфері інтелектуальної
власності у справі № 920/1399/13 від 14.01.2014
року.

Позивач подав письмові пояснення від
17.03.2014року, де з урахуванням висновку
експерта № 233/13 за результатами
проведення судової експертизи у сфері
інтелектуальної власності від 14 січня
2014 року повністю підтримує позовні
вимоги та просить суд задовольнити
позов.

26.03.2014 року позивач подав додаткові
пояснення в обґрунтування позовних
вимог з урахуванням позиції
відповідача, в якому, в тому числі,
просить витребувати у відповідача
належні та допустимі докази на
підтвердження: факту добросовісного
використання торгівельної марки (знаку
для товарів і послуг) «4304» в Україні або
здійснення значної та серйозної
підготовки для такого використання до
подачі відповідної заявки на
реєстрацію знака позивачем; факту
самостійної розробки торгівельної
марки (знаку для товарів та послуг) «4304»
як результату власної самостійної
творчої праці; факту, що підтверджує
обсяги добросовісного використання
торгівельної марки (знаку для товарів
та послуг) «4304» в Україні або
здійснення значної та серйозної
підготовки для такого використання до
подачі відповідної заявки на
реєстрацію знака позивачем.

Клопотання позивача про витребування
доказів задоволенню не підлягає.
Відповідно до ст. ст. 32-34 Господарського
процесуального кодексу України
господарський суд приймає тільки ті
докази, які мають значення для справи.
Обставини справи, які відповідно до
законодавства повинні бути
підтверджені певними засобами
доказування, не можуть
підтверджуватися іншими засобами
доказування.

Відповідно до ст. 38 ГПК України суд за
клопотанням сторони витребовує докази
по справі у разі неможливості
самостійно надати такі докази. Позивач,
звертаючись до суду із клопотанням про
витребування доказів, не надав
підтвердження того, що ним вживалися
заходи до отримання доказів та він був
позбавлений можливості надати ці
докази.

Відповідно до ст. 22 Господарського
процесуального кодексу України,
сторони користуються рівними
процесуальними правами. Сторони мають
право, в тому числі подавати докази, а
також користуватися іншими
процесуальними правами, наданими їм
цим Кодексом.

Зважаючи на те, що норми ст.38 ГПК
України не містять обов'язку
господарського суду самостійно
витребувати у сторін документи і
матеріали, необхідні для вирішення
спору; п.4 ч.3 ст.129 Конституції України
визначає одним з принципів судочинства
свободу в наданні сторонами суду своїх
доказів і у доведенні перед судом їх
переконливості; приймаючи до уваги, що
судом були створені рівні умови для
доведення кожною із сторін тих
обставин, на які вони посилаються в
обґрунтування своїх вимог і
заперечень, суд дійшов висновку про
можливість розгляду справи за наявними
і додатково наданими сторонами
документами.

Розглянувши матеріали справи,
заслухавши повноважних представників
сторін, дослідивши та оцінивши надані
докази, суд встановив:

Відповідно до частини 1 ст. 494
Цивільного кодексу України набуття
права інтелектуальної власності на
торговельну марку засвідчується
свідоцтвом.

Відповідно до ч. 2 ст. 494 ЦК України та
пункту 4 ст. 5 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг» обсяг правової охорони, що
надається, визначається зображенням
знака та переліком товарів і послуг,
внесених до Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг, і засвідчується свідоцтвом з
наведеними у ньому копією внесеного до
названого реєстру зображення знака та
переліком товарів і послуг.

Товари і послуги згруповано відповідно
до Міжнародної класифікації товарів та
послуг для реєстрації знаків (далі -
МКТП), яку затверджено Ніццькою угодою
про Міжнародну класифікацію товарів і
послуг для реєстрації знаків (далі -
Ніццька угода), укладеною 15.06.1957 р.
Згідно з Законом України від 01.06.2000 р. №
1762-III Україна приєдналася до Ніццької
угоди, яка набрала чинності для України
з 29.12.2000 р.

Як вбачається з матеріалів справи,
позивач є власником знаку для товарів і
послуг «4304» за класами 12, 17 Міжнародної
класифікації товарів і послуг, що
підтверджується свідоцтвом № 122167,
зареєстрованим в Державному реєстрі
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг 26.04.2010 р. Дата подання заявки
-23.09.2009 р.

До 12 класу МКТП згідно зі свідоцтвом
належать: «аксесуари гальмівні, в тому
числі крани кінцеві з тарілчастим
запірним пристроєм для гальмівних
систем залізничного транспорту; гальма
до транспортних засобів»; до 17 класу
МКТП - «арматура трубопровідна для
стисненого повітря неметалева;
з'єднувачі неметалеві до труб, муфти
з'єднувальні неметалеві до труб; труби
гнучкі неметалеві».

Позивач в обґрунтування своєї позиції
у справі вказує на те, що у січні 2013 року
йому стало відомо, що відповідач
щонайменше з 2011 р. виготовляє та
здійснює реалізацію на території
України виробу «Кран кінцевий 4304М»
(«Кран концевой 4304М»), який без згоди
позивача позначає знаком «4304М».
Відповідач протиправно без дозволу
позивача здійснив виготовлення,
зберігання і продаж товарів - виробів
«Кран кінцевий 4304М» («Кран концевой
4304М»), із нанесенням на них знаку для
товарів і послуг, захищеного
свідоцтвом України на знак для товарів
і послуг № 122167, права інтелектуальної
власності на який належать позивачу.

Згідно зі ст. 495 ЦК України майновими
правами інтелектуальної власності на
торговельну марку, що належать ,
зокрема, володільцю відповідного
свідоцтва, є:

- право на використання
торговельної марки;

- виключне право дозволяти
використання торговельної марки;

- виключне право перешкоджати
неправомірному використанню
торговельної марки, зокрема забороняти
таке використання;

- інші майнові права
інтелектуальної власності,
встановлені законом.

Пунктом 4 статті 16 Закону «Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг»
визначено, що використанням знака
визнається: нанесення його на будь-який
товар, для якого знак зареєстровано,
упаковку, в якій міститься такий товар,
вивіску, пов'язану з ним, етикетку,
нашивку, бирку чи інший прикріплений до
товару предмет, зберігання такого
товару із зазначеним нанесенням знака
з метою пропонування для продажу,
пропонування його для продажу, продаж,
імпорт (ввезення) та експорт
(вивезення); застосування його під час
пропонування та надання будь-якої
послуги, для якої знак зареєстровано;
застосування його в діловій
документації чи в рекламі та в мережі
Інтернет. Знак визнається
використаним, якщо його застосовано у
формі зареєстрованого знака, а також у
формі, що відрізняється від
зареєстрованого знака лише окремими
елементами, якщо це не змінює в цілому
відмітності знака.

Згідно з ч. 1 ст. 20 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг» будь-яке посягання на права
власника свідоцтва, передбачені
статтею 16 цього Закону, в тому числі
вчинення без згоди власника свідоцтва
дій, що потребують його згоди, та
готування до вчинення таких дій,
вважається порушенням прав власника
свідоцтва, що тягне за собою
відповідальність згідно з чинним
законодавством України.

Згідно з Висновком № 233/13 за
результатами проведення судової
експертизи у сфері інтелектуальної
власності від 14 січня 2014 року, який суд
оцінює як належний доказ у справі,
експертом встановлено наступне:

1) Товари «Кран кінцевий 4304М»,
виробництва ТОВ «АрмаПром», що
марковані позначенням «4304М» є
спорідненими з товарами «Аксесуари
гальмівні, в тому числі крани кінцеві з
тарілчастим запірним пристроєм для
гальмівних систем залізничного
транспорту», для яких зареєстровано
знак для товарів і послуг за свідоцтвом
України № 122167;

2) Позначення «4304М», що міститься у
назві виробу «Кран кінцевий 4304» («Кран
концевой 4304М») є схожим настільки, що
його можна сплутати зі знаком для
товарів і послуг за свідоцтвом України
№ 122167;

3) Позначення «4304М», що
використовується ТОВ «АрмаПром» у
назві (на) продукції, зазначеній у
технічному завданні ТЗ 1-2005,
затвердженого 18.03.2005року генеральним
директором ТОВ «АрмаПром», акті
приймання комісією дослідної партії в
кількості 6 штук кранів кінцевих 4304М,
затвердженого провідним інженером
Головного управління вагонного
господарства «Укрзалізниці»
20.07.2005року, технічних умовах ТУ У
35.2-0:2005, сертифікаті
відповідності № ССЖТ UA. ЦТ03.Г.00129,
дозволі № С-00129 від 03.07.2006року,
сертифікаті відповідності № UA
1.098.0074029-09 від 21.10.2009року, сертифікаті
відповідності № UA 1.098.0150702-11 від 26.11.2009
року, сертифікаті відповідності № ССЖТ
UA. ЦВ02.Г.00904 від 17.12.2012року є схожим
настільки, що його можна сплутати зі
знаком для товарів і послуг за
свідоцтвом № 122167;

4) Позначення «4304М», що застосовується
для маркування виробу «Кран кінцевий»,
виробником якого є ТОВ «АрмаПром», є
таким, що може ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари 12 класу МКТП
«Аксесуари гальмівні, в тому числі
крани кінцеві з тарілчастим запірним
пристроєм для гальмівних систем
залізничного транспорту», а саме
відносно ВАТ «РИТМ» Тверське
виробництво гальмівної апаратури.

Таким чином, товари «Кран кінцевий
4304М», виробництва ТОВ «АрмаПром», які
марковані позначенням «4300», є
спорідненими з товарами «Аксесуари
гальмівні, в тому числі крани кінцеві з
тарілчастим запірним пристроєм для
гальмівних систем залізничного
транспорту; гальма до транспортних
засобів», для яких позивачем - ВАТ
«РИТМ» зареєстровано знак для товарів
та послуг за свідоцтвом України № 122167;
позначення «4300М» є схожим настільки, що
його можна сплутати зі знаком для
товарів і послуг за свідоцтвом України
№ 122167, що може ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари 12 класу МКТП.

Згідно з п.1 ст.16 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг» права, що випливають із
свідоцтва, діють від дати подання
заявки.

Позивачем заявка на отримання
свідоцтва на знак для товарів і послуг
«4304» була подана 23.09.2009року. Дата видачі
свідоцтва №122167 - 26.04.2010року.

Частиною 6 ст. 16 Закону «Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг»
передбачено, що виключне право
власника свідоцтва забороняти іншим
особам використовувати без його згоди
зареєстрований знак не поширюється,
зокрема на здійснення будь-якого права,
що виникло до дати подання заявки або,
якщо було заявлено пріоритет, до дати
пріоритету заявки.

Такими правами, що виникли до дати
подання власником свідоцтва заявки на
реєстрацію знака, можуть бути права
іншої особи на комерційне (фірмове)
найменування, географічне зазначення
чи промисловий зразок, а також
використання іншою особою позначення,
тотожного або схожого із
зареєстрованим знаком, до дати подання
заявки або, якщо було заявлено
пріоритет, - до дати пріоритету заявки
(право попереднього користувача,
передбачене ст. 500 ЦК України).

Частиною 1 ст. 500 ЦК України передбачено,
що будь-яка особа, яка до дати подання
заявки на торговельну марку або, якщо
було заявлено пріоритет, до дати
пріоритету заявки в інтересах своєї
діяльності добросовісно використала
торговельну марку в Україні або
здійснила значну і серйозну підготовку
для такого використання, має право на
безоплатне продовження такого
використання або використання, яке
передбачалося зазначеною підготовкою
(право попереднього користувача).

Рішенням господарського суду Сумської
області від 26.03.2014 р. у справі № 920/339/14 за
позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «АрмаПром» до
Відкритого акціонерного товариства
«РИТМ» Тверське виробництво
гальмівної апаратури визнано за
позивачем право попереднього
користувача на знак « 4304» для товарів
класу 12 МКТП «Аксесуари гальмівні, в
тому числі крани кінцеві з тарілчастим
запірним пристроєм для гальмівних
систем залізничного транспорту; гальма
до транспортних засобів», а саме «Кран
кінцевий 4304М».

Відповідно до ч. 2 ст. 35 ГПК України
факти, встановлені рішенням
господарського суду (іншого органу,
який вирішує господарські спори, за
винятком встановлених рішенням
третейського суду) під час розгляду
однієї справи, не доводяться знову при
вирішенні інших спорів, в яких беруть
участь ті самі сторони.

Судом встановлено, що до 23.09.2009року
(дати подання позивачем заявки),
відповідачем добросовісно здійснено
значну і серйозну підготовку для
використання позначення « 4304М»,
схожого із зареєстрованим позивачем
знаком « 4304», шляхом застосування його
в документації, пов'язаній з
впровадженням товарів «Кран кінцевий
4304М» у господарський обіг, що
підтверджується наявними в матеріалах
справи копіями Технічного завдання ТЗ
1-2005, затвердженого 18.03.2005року
генеральним директором ТОВ «АрмаПром»,
Акту приймання комісією дослідної
партії в кількості 6 штук кранів
кінцевих 4304М, затвердженого провідним
інженером Головного управління
вагонного господарства «Укрзалізниці»
20.07.2005року, Технічних умов ТУ У
35.2-0:2005, Сертифікату
відповідності № ССЖТ UA. ЦТ03.Г.00129 від
03.07.2006 р., Дозволу № С-00129 від 03.07.2006року.

Враховуючи викладене, оскільки
відповідачем до дати подання позивачем
заявки на знак для товарів і послуг
«4304» було добросовісно здійснено
значну і серйозну підготовку для
використання схожого із
зареєстрованим знаком позначення
«4304М» для товару «Кран кінцевий», який
є спорідненим з товарами 12 класу МКТП
«Аксесуари гальмівні, в тому числі
крани кінцеві з тарілчастим запірним
пристроєм для гальмівних систем
залізничного транспорту; гальма до
транспортних засобів», для яких
зареєстровано знак для товарів і
послуг за свідоцтвом України № 122167, це
виключає необхідність отримання
відповідачем дозволу на використання
відповідного позначення від власника
свідоцтва - позивача по справі та
унеможливлює заборону власником
свідоцтва вчиняти відповідачу дії, які
охоплюються правом попереднього
користувача.

З позовних вимог вбачається, що позивач
просить заборонити відповідачу
використовувати без наданої в
установленому законодавством України
порядку згоди (дозволу, ліцензії,
ліцензійного договору) позивача знак
для товарів та послуг за свідоцтвом
України № 122167, а саме наносити знак
(позначення) на виріб (товар) «Кран
кінцевий 4304М» («Кран концевой 4304М»),
технічну та іншу документацію,
упаковку, в якій міститься такий товар,
тощо; зберігати виріб (товар) «Кран
кінцевий 4304М» та тотожні з ним вироби
із зазначеним нанесенням знака
(позначення) з метою пропонування для
продажу, пропонування його для
продажу, продаж, експорт (вивезення);
застосовувати знак під час
пропонування та надання будь-якої
послуги, для якої знак зареєстровано;
застосувати знак в діловій
документації чи в рекламі та в мережі
Інтернет стосовно виробу (товару) «Кран
кінцевий 4304М» та тотожних з ним
виробів.

Разом з цим, доказів на підтвердження
того, що відповідачем здійснювалось
використання позначення «4304» у інший
спосіб, матеріали справи не містять.

Так, позивачем не подано доказів на
підтвердження нанесення позначення 4304
на інші вироби, тотожні з виробом «Кран
кінцевий 4304М» («Кран концевой 4304М»),
технічну та іншу документацію,
упаковку, в якій міститься такий товар,
вивіску, пов'язану з ним, етикетку,
нашивку, бирку чи інший прикріплений до
товару предмет, зберігання таких
виробів із зазначеним нанесенням знака
(позначення) з метою пропонування для
продажу, пропонування його для
продажу, продаж, експорт (вивезення);
застосування в діловій документації чи
в рекламі та в мережі Інтернет, як і
доказів наявності таких «тотожних
виробів». Також позивачем не надано
суду доказів використання
відповідачем зареєстрованого
позначення « 4304» для товарів 17 класу
МКТП «Арматура трубопровідна для
стисненого повітря неметалева;
з'єднувачі неметалеві до труб, муфти
з'єднувальні неметалеві до труб; труби
гнучкі неметалеві».

З огляду на викладені обставини,
враховуючи, що право попереднього
користувача виникає з факту здійснення
значної і серйозної підготовки для
використання торговельної марки до
дати подання заявки власником
свідоцтва на торговельну марку,
відповідний факт добросовісного
здійснення відповідачем значної і
серйозної підготовки для використання
позначення « 4304М», схожого із
зареєстрованим позивачем знаком « 4304»
встановлено судом, позивачем не подано
належних доказів в обґрунтування
порушення його прав, як власника
свідоцтва України № 122167 з боку
відповідача, суд вважає безпідставними
та необґрунтованими позовні вимоги, у
зв'язку з чим відмовляє у задоволенні
позову.

Відповідно до ст. ст. 44, 49
Господарського процесуального кодексу
України судові витрати по справі
покладаються на позивача.

Керуючись статтями 44, 49, 82-85
Господарського процесуального кодексу
України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. В позові - відмовити.

У судовому засіданні було оголошено
вступну та резолютивну частини
рішення.

Повний текст рішення підписано 03.04.2014
року.

Суддя
О.Ю. Соп'яненко