ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2014 року Справа № 906/228/13-г

Вищий господарський суд України у
складі: суддя Селіваненко В.П. -
головуючий, судді Бенедисюк І.М.
(доповідач), Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу товариства
з обмеженою відповідальністю "Нива
експо", смт Черняхів Житомирської
області (далі - ТОВ "Нива експо"),

на постанову Рівненського
апеляційного господарського суду від
26.11.2013

зі справи № 906/228/13-г

за позовом товариства з обмеженою
відповідальністю "ЖЛ", м. Житомир (далі -
ТОВ "ЖЛ"),

до ТОВ "Нива експо"

про захист порушених прав та
відшкодування шкоди.

Судове засідання проведено за участю
представників сторін:

ТОВ "ЖЛ"- Соломонюка С.А.,

ТОВ "Нива експо"- Стукало О.П., Чечета М.П.

За результатами розгляду касаційної
скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ТОВ "ЖЛ" звернулося до господарського
суду Житомирської області з позовом
про:

заборону ТОВ "Нива експо" виготовляти,
зберігати та реалізувати цукерки
"Бабусин гостинчик" торговельної марки
"Руден" з використанням етикетки,
схожої до ступеня змішування з
етикеткою, що використовується у
виготовленні цукерок "Бабусині казки"
торговельної марки "ЖЛ", у тому числі
про вилучення відповідної продукції з
торговельної мережі та її знищення;

стягнення з ТОВ "Нива експо" збитків у
сумі 320 500 грн. та моральної шкоди в сумі
300 000 грн.

Позовні вимоги у даній справі
мотивовано тим, що відповідач,
виробляючи цукерки з використанням
етикетки, що схожа до ступеня
змішування з етикеткою цукерок
"Бабусині казки" виробництва позивача,
вчиняє акт недобросовісної
конкуренції та порушує права позивача,
що випливають зі свідоцтва України
№ 21662 на знак "Бабусині казки
цукерки".

Рішенням господарського суду
Житомирської області від 26.09.2014 (суддя
Шніт А.В.) позов задоволено частково:
ТОВ "Нива експо" заборонено
виготовляти, зберігати та
реалізовувати цукерки "Бабусин
гостинчик" з використанням етикеток, що
схожі до ступеня змішування з
етикетками, які використовує ТОВ "ЖЛ"
для цукерок "Бабусині казки"; ТОВ "Нива
експо" зобов'язано вилучити цукерки
"Бабусин гостинець" з продажу та
знищити їх; стягнуто з ТОВ "Нива експо"
на користь ТОВ "ЖЛ" збитки в сумі 320 500
грн. та моральну шкоду в сумі 50 000 грн.; у
решті позову відмовлено.

Постановою Рівненського апеляційного
господарський суду від 26.11.2013 (колегія
суддів у складі: суддя Огороднік К.М. -
головуючий, судді Тимошенко
О.М., Коломис В.В.) рішення місцевого
господарського суду змінено: позов
задоволено повністю.

ТОВ "Нива експо", не погоджуючись з
прийнятими у справі судовими
рішеннями, у касаційній скарзі та
доповненнях до неї просить Вищий
господарський суд України ці рішення
скасувати та прийняти нове рішення про
відмову в задоволенні позову внаслідок
порушення місцевим та апеляційним
господарськими судами норм
процесуального права, що виявилося в
невідповідності висновків
господарських судів фактичним
обставинам справи, та невірному
застосуванні положень Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг". Скаржник, зокрема, зазначає, що:
у справі наявні лише докази надання
правової охорони знаку для товарів і
послуг "Бабусині казки" за свідоцтвом
України № 21662 ", проте висновок судової
експертизи та судові рішення, що на
ньому ґрунтуються, стосуються в цілому
всіх зображень, що містяться на
етикетці цукерок "Бабусині казки" і
яким протиставляється етикетка
цукерок "Бабусин гостичник"; при цьому в
останній використовується знак для
товарів і послуг "Руден", що
охороняється свідоцтвом України № 76136;
господарські суди всупереч
установленому чинним законодавством
порядку без достатніх на те підстав
визнали у спорі зі справи торговельну
марку "Бабусини казки цукерки" добре
відомою в Україні; господарські суди
без достатніх доказів задовольнили
позовні вимоги щодо стягнення суми
збитків у вигляді упущеної вигоди та
моральної шкоди.

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Сторони відповідно до статті 1114
Господарського процесуального кодексу
України (далі - ГПК України) належним
чином повідомлено про час і місце
розгляду скарги.

Перевіривши на підставі встановлених
попередніми судовими інстанціями
обставин справи правильність
застосування ними норм процесуального
та матеріального права, заслухавши
пояснення представників сторін, Вищий
господарський суд України дійшов
висновку про наявність підстав для
часткового задоволення касаційної
скарги.

У прийнятті оскаржуваних судових
рішень попередні судові інстанції
виходили з таких фактичних даних:

- товариство з обмеженою
відповідальністю "Ренесанс капітал
груп" (далі -ТОВ "Ренесанс капітал груп")
є володільцем свідоцтва України № 21662
на знак "Бабусині казки цукерки" для
товару 30 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг для
реєстрації знаків - цукерки; дата
подання заявки 15.07.1998;

- за ліцензійним договором від 01.10.2011 №
91 ТОВ "Ренесанс капітал груп" передало
товариству з обмеженою
відповідальністю "Ренесанс Кепітал
Інвест" (далі - ліцензійний договір від
01.10.2011 № 91, ТОВ "Ренесанс Кепітал
Інвест") невиключне право на
використання знака для товарів і
послуг, що охороняється свідоцтвом
України № 21662, з можливістю укладення
субліцензійних договорів;

з урахуванням доповнень, внесених до
цього правочину додатковою угодою від
28.10.2011 № 1, передбачено визначене
статтею 20 Закону України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг"
право вимагати поновлення порушених
прав власника свідоцтва, у тому числі
забороняти неправомірне використання
знака для товарів і послуг, а також
право ліцензіата -ТОВ "Ренесанс Кепітал
Інвест" на відшкодування заподіяної
моральної шкоди та збитків; особі, що
придбала ліцезію, надано право
відчужувати права, про які йдеться в
тексті даної додаткової угоди;

- 01.10.2011 ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест" та
позивач у справі-ТОВ "ЖЛ" уклали
субліцензійний договір № 1980 про
використання знака для товарів і
послуг за свідоцтвом України № 21662
(далі - субліцензійний договір від
01.10.2011 № 1980);

- додатковою угодою від 28.01.2014 № 1
субліцензійний договір від 01.10.2011 №
1980 було доповнено пунктом 1.2, згідно з
яким ТОВ "ЖЛ" має передбачене статтею 20
Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" право
вимагати поновлення порушених прав
власника свідоцтва, а також право
звертатися з позовом про відшкодування
заподіяної неправомірним
використанням зазначеної торговельної
марки збитків та моральної шкоди;

- відповідач у справі ТОВ "Нива експо" на
кондитерській фабриці "Руден" виробляє
цукерки "Бабусин гостинчик";

- згідно з наявним у справі висновком
судової експертизи у сфері
інтелектуальної власності, складеним
судовими експертами Київського
науково-дослідного інституту судових
експертиз:

"Етикетки цукерок, що досліджувалися
схожі візуально за зовнішньою формою,
структурою, розташуванням та
взаємозв'язком складових частин,
характером зображень, за кольорами та
тонами.

Етикетки цукерок, що досліджуються, не
містять позначень, які мають чітку
візуальну вирізняльну ознаку.

В цілому назви цукерок "Бабусин
гостинчик" та "Бабусині казки цукерки"
не схожі за фонетичною ознакою… У обох
порівнювальних позначеннях має місце
семантична (симслова) схожість
закладених в них ідей.

Зображення етикетки цукерок "Бабусин
гостинчик" виробництва ТОВ "Нива експо"
асоціюється вцілому із зображенням
етикетки "Бабусині казки цукерки"
виробницта ТОВ "ЖЛ".

Зображення етикетки цукерок "Бабусин
гостинчик" виробництва ТОВ "Нива експо"
схожі настільки, що їх можна сплутати
із зображенням етикетки "Бабусині
казки цукерки" виробницта ТОВ "ЖЛ" .

Зображення етикетки цукерок "Бабусин
гостинчик", у зв'язку з використанням
позначення "Бабусині казки цукерки",
зареєстрованого як знак для товарів і
послуг, може ввести в оману щодо особи
яка виробляє ці товари";

- позовні вимоги в частині стягнення
суми моральної шкоди мотивовано тим, що
споживачі за двадцять років
знаходження на ринку цукерок "Бабусини
казки" виробництва ТОВ "ЖЛ" знайомі з їх
смаком та зовнішні виглядом етикетки
цих цукерок, тому, придбавши цукерки
"Бабусин гостинчик" виробництва ТОВ
"Нива експо", виготовлені з
застосуванням відповідної етикетки, що
схожа до ступеня змішування з
етикеткою цукерок позивача, будуть
розчаровані смаком останніх, що
завдасть шкоді діловій репутації ТОВ
"ЖЛ";

- у частині стягнення суми збитків
позов мотивовано зменшенням обсягів
реалізації цукерок "Бабусини казки" у
грудні 2012 року-січні 2013 року внаслідок
виробництва відповідачем цукерок
"Бабусин гостинчик" з неправомірним
використанням етикетки, що схожа до
ступеня змішування з етикеткою цукерок
"Бабусини казки".

У статті 10bis (2) Паризької конвенції про
охорону промислової власності
зазначено, що актом недобросовісної
конкуренції вважається будь-який акт
конкуренції, що суперечить чесним
звичаям у промислових і торговельних
справах.

Згідно зі статтею 10bis (3) даної Конвенції
підлягають забороні всі дії, здатні
яким би то не було способом викликати
змішування відносно підприємства,
продуктів чи промислової або
торговельної діяльності конкурента.

Відповідно до змісту частин другої та
п'ятої статті 16 Закону України "Про
охорону прав на знак для товарів і
послуг" свідоцтво надає його власнику
право використовувати знак та інші
права, визначені цим Законом, зокрема,
виключне право забороняти іншим особам
використовувати без його згоди, якщо
інше не передбачено цим Законом.

Частиною першою статті 20 Закону
України "Про охорону прав на знак для
товарів і послуг" передбачено, що
будь-яке посягання на права власника
свідоцтва, передбачені статтею 16 цього
Закону, в тому числі вчинення без згоди
власника свідоцтва дій, що потребують
його згоди, та готування до вчинення
таких дій, вважається порушенням прав
власника свідоцтва, що тягне за собою
відповідальність згідно з чинним
законодавством України.

У частині другій цієї статті йдеться
про те, що на вимогу власника свідоцтва
таке порушення повинно бути припинено,
а порушник зобов'язаний відшкодувати
власнику свідоцтва заподіяні збитки;

власник свідоцтва може також вимагати
усунення з товару, його упаковки
незаконно використаного знака або
позначення, схожого з ним настільки, що
їх можна сплутати, або знищення
виготовлених зображень знака або
позначення, схожого з ним настільки, що
їх можна сплутати;

вимагати поновлення порушених прав
власника свідоцтва може за його згодою
також особа, яка придбала ліцензію.

Статтею 427 Цивільного кодексу України
визначено, шо майнові права
інтелектуальної власності можуть бути
передані відповідно до закону повністю
або частково іншій особі; умови
передання майнових прав
інтелектуальної власності можуть бути
визначені договором, який укладається
відповідно до цього Кодексу та іншого
закону.

У розумінні частини першої статті 224
Господарського кодексу України збитки
- це витрати, зроблені управненою
стороною, втрата або пошкодження її
майна, а також не одержані нею доходи,
які управнена сторона одержала б у разі
належного виконання зобов'язання або
додержання правил здійснення
господарської діяльності другою
стороною.

Особа має право на відшкодування
моральної шкоди, завданої внаслідок
порушення її прав (частина перша статті
23 Цивільного кодексу України).

У прийнятті оскаржуваних судових
рішень попередні судові інстанції
виходили з того, що неправомірне
використання відповідачем етикетки
цукерок "Бабусин гостинчик" доведено
висновком призначеної у справі судової
експертизи (т.1, а.с. 179-193).

Вищий господарський суд України з
такою юридичною оцінкою обставин даної
справи погодитися не може з огляду на
таке.

Спір у даній справі стосується
наявності або відсутності у позивача
права заборонити відповідачеві
використання етикетки цукерок "Бабусин
гостинчик" в цілому.

З тексту судових рішень у справі
вбачається, що пріоритет позивача-ТОВ
"ЖЛ" на використання у господарській
діяльності етикеток цукерок "Бабусині
казки" обгрунтовано тим, що відповідно
до умов досліджених у справі договорів
на користь цього товариства було
відчужено певні майнові права на знак
для товарів і послуг "Бабусини казки
цукерки", що охороняється свідоцтвом
України № 21662, заявку на який було
подано 15.07.1998, у тому числі право на
використання цього знака та право
забороняти його використання.

Певний обсяг майнових прав позивача, що
випливає зі свідоцтва України № 21662
на знак для товарів і послуг, надає йому
право забороняти використання
зареєстрованого знака або позначення,
схожого із зареєстрованим знаком
стосовно наведених у свідоцтві або
споріднених з ними товарів.

Проте, як вбачається з доводів
позивача, досліджених у справі
фактичних даних, у тому числі висновку
судової експертизи у сфері
інтелектуальної власності, етикетка
цукерок "Бабусині казки", крім
комбінованого знака "Бабусині казки
цукерки" (словесного позначення та його
графічного зображення), що
охороняється свідоцтвом України № 21662,
містить й інші позначення.

Згідно з висновком судової експертизи
зображення етикеток, що
досліджувалися, схожі до ступеня
змішування, але вони "не містять
позначень, які мають чітку візуальну
вирізняльну ознаку".

Відтак судовим інстанціям слід було
оцінити суперечливий висновок судової
експертизи, в якому зазначено, що
"зображення етикетки цукерок "Бабусин
гостинчик" у зв'язку з використанням
позначення "Бабусині казки цукерки",
зареєстрованого як знак для товарів і
послуг, може ввести в оману щодо особи
яка виробляє ці товари", оскільки
судовими експертами не було
встановлено, що: знак для товарів і
послуг "Бабусині казки цукерки" займає
домінуюче положення на етикетці
відповідних цукерок; зареєстрований
знак "Бабусині казки цукерки" схожий з
позначеннями етикетки "Бабусин
гостинчик" або домінуючим її елементом
стосовно наведених у свідоцтві товарів
і послуг, і внаслідок використання цих
позначення та знака їх можна сплутати.
Інші висновки судової експертизи
стосуються дослідження етикеток в
цілому, без дослідження наявних на них
знаків для товарів і послуг позивача та
відповідача.

Отже, у справі не встановлено обставин,
які свідчили б про наявність у позивача
права, що випливає зі свідоцтва України
№ 21662, а саме - заборонити використання
етикетки позивача в цілому чи окремих
її елементів, з урахуванням наявних у
нього прав лише на знак для товарів і
послуг "Бабусині казки цукерки".

Разом з тим і позовні вимоги мотивовано
порушенням відповідачем прав на
етикетку позивача, яка не
зареєстрована позивачем як об'єкт
інтелектуальної власності.

Крім того, місцевий та апеляційний
господарські суди на порушення частини
другої 20 Закону України "Про охорону
прав на знак для товарів і послуг"
зобов'язали відповідача знищити
введені в цивільний обіг цукерки
"Бабусин гостинчик", хоча даною нормою
передбачено можливість знищення
виготовлених зображень знака або
позначення, схожого з ним настільки, що
їх можна сплутати, У той же час судовими
інстанціями не досліджувалося питання
використання відповідачем знака для
товарів і послуг позивача, а лише
"схожість їх етикеток".

Водночас у касаційній скаргі
обгрунтовано зазначено, що
господарські суди залишили поза
увагою, що в етикетці відповідача
використано зарестрований ним знак для
товарів і послуг "Руден", що
охороняється в установленому чинним
законодавством порядку.

Що ж до встановлення обставин,
пов'язаних з діями відповідача,
кваліфікованими позивачем як акт
недобросовісної конкуренції, то
судовими інстанціями в цій частині
лише наведено певні норми чинного
законодавства з даного питання і не
встановлено, що саме неправомірно
використано відповідачем - зображення
торговельної марки, оформлення товару,
ім'я, фірмове найменування тощо.

У той же час чинне законодавство
вимагає не лише встановлення цих
фактів, а й встановлення часу, з якого
певний суб'єкт господарювання почав
використовувати позначення чи інші
об'єкти, що неправомірно використані.

Судами не з'ясовано обставин на
підтвердження того, що позивач у своїй
господарській діяльності почав раніше
використовувати етикетку цукерок
"Бабусині казки цукерки", ніж
відповідач - етикетку цукерок "Бабусин
гостинчик".

Пред'явлення вимоги про відшкодування
збитків як неодержаних доходів
(упущеної вигоди) покладає на кредитора
обов'язок довести, що ці доходи (вигода)
не є абстрактними, а дійсно були б ним
отримані. Позивач повинен довести
також, що він міг і повинен був отримати
визначені ним доходи, і тільки
неправомірні дії відповідача стали
єдиною і достатньою причиною, яка
позбавила його можливості отримати
прибуток.

У справі не спростовано наявність
інших економічних підстав для
зменшенням обсягів реалізації
позивачем цукерок "Бабусини казки" у
грудні 2012 року-січні 2013 року,
ніж ймовірне неправомірне
використанням відповідачем етикетки
цукерок "Бабусин гостинчик".

Без належних підстав та доказів, судами
також прийнято рішення про стягнення з
відповідача моральної шкоди, оскільки
об'єктивних даних, які свідчили б про
"розчарування" споживачів від
придбання цукерок відповідача та
спричинення цим шкоди діловій
репутації позивача, судом не
встановлено, а позивачем не надано.

З огляду на наведене попередні судові
інстанції припустилися порушення
вимог частини першої статті 47 ГПК
України щодо прийнятого судового
рішення за результатами обговорення
усіх обставин справи та частини першої
статті 43 названого Кодексу стосовно
всебічного, повного і об'єктивного
розгляду в судовому процесі всіх
обставин справи в їх сукупності, які не
можуть буди усунуті судом касаційної
інстанції в силу частиною другою
статті 1117 ГПК України.

Таким чином, оскаржувана постанова
відповідно до пункту 3 статті 1119 і
частини першої статті 11110 ГПК України
підлягає скасуванню, а справа -
передачі на новий розгляд до суду
апеляційної інстанції. У такому
розгляді суду необхідно врахувати
викладене, встановити та перевірити
належними засобами обставини,
необхідні для вирішення справи, дати їм
та доводи сторін належну правову
оцінку і вирішити спір відповідно до
вимог закону.

Керуючись статтями 1117, 1119-11112 ГПК
України, Вищий господарський суд
України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з
обмеженою відповідальністю "Нива
експо" задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду
Житомирської області від 26.09.2013 та
постанову Рівненського апеляційного
господарського суду від 26.11.2013 зі
справи № 906/228/13-г скасувати.

Справу передати на новий розгляд до
господарського суду Житомирської
області.

Суддя
В. Селіваненко

Суддя
І. Бенедисюк

Суддя
Б. Львов