ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

26.03.2014 Справа № 920/339/14

За позовом: Товариства з обмеженою
відповідальністю «АрмаПром», м.Київ

до відповідача: Відкритого
акціонерного товариства «Ритм»
Тверське виробництво гальмівної
апаратури, м. Твер, Російська Федерація

про визнання права попереднього
користувача

СУДДЯ СОП'ЯНЕНКО О.Ю.

при секретарі с/з Волоховій Н.В.

Представники сторін:

Від позивача: Костецька Н.М.,
довіреність б/н від 06.06.2013 року

Від відповідача: Зеленська О.О.,
довіреність б/н від 18.06.2013 року

Суть спору: позивач, згідно вимог
позовної заяви, просить суд визнати ТОВ
«АрмаПром» попереднім користувачем
знаку 4304 для товарів класу 12 МКТП:
Аксесуари гальмівні, в тому числі крани
роз'єднувальні для гальмівних систем
залізничного транспорту, гальма до
транспортних засобів; та товарів класу
17 МКТП: Арматура трубопровідна для
стисненого повітря неметалева;
з'єднувачі неметалеві до труб, муфти
з'єднувальні неметалеві до труб, труби
гнучкі неметалеві, а саме для виробу
«Кран кінцевий 4304М».

Відповідач подав відзив на позов
б/н від 26.03.2014 року, в якому проти позову
заперечує, зокрема вказує на те, що
позивачем не надано жодних доказів, які
б підтвердили, у яких саме обсягах ним
здійснювалося або передбачалось
здійснювати використання торгівельної
марки, захищеної Свідоцтвом на знак для
товарів і послуг № 122167.

Розглянувши матеріали справи,
заслухавши повноважних представників
сторін, дослідивши та оцінивши надані
докази, суд встановив:

Відповідно до ч. 1 статті 494 Цивільного
кодексу України набуття права
інтелектуальної власності на
торговельну марку засвідчується
свідоцтвом.

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону
України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг» обсяг правової
охорони, що надається, визначається
зображенням знака та переліком товарів
і послуг, внесених до Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг, і засвідчується
свідоцтвом з наведеними у ньому копією
внесеного до названого реєстру
зображення знака та переліком товарів
і послуг.

Товари і послуги згруповано відповідно
до Міжнародної класифікації товарів та
послуг для реєстрації знаків (далі -
МКТП), яку затверджено Ніццькою угодою
про Міжнародну класифікацію товарів і
послуг для реєстрації знаків (далі -
Ніццька угода), укладеною 15.06.57 р. Згідно
з Законом України від 01.06.2000 р. № 1762-III
Україна приєдналася до Ніццької угоди,
яка набрала чинності для України з
29.12.2000 р.

Позивач є власником знаку для товарів і
послуг «4304» за класами 12, 17 Міжнародної
класифікації товарів і послуг, що
підтверджується свідоцтвом
№ 122167, зареєстрованим в Державному
реєстрі свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг 26.04.2010року. Дата
подання заявки -23.09.2009року.

До 12 класу МКТП згідно зі свідоцтвом
належать «аксесуари гальмівні, в тому
числі крани кінцеві з тарілчастим
запірним пристроєм для гальмівних
систем залізничного транспорту; гальма
до транспортних засобів», до 17 класу
МКТП - «арматура трубопровідна для
стисненого повітря неметалева;
з'єднувачі неметалеві до труб, муфти
з'єднувальні неметалеві до труб; труби
гнучкі неметалеві».

Згідно з п.1 ст.16 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг» права, що випливають із
свідоцтва, діють від дати подання
заявки.

В обґрунтування заявленого позову про
визнання ТОВ «АрмаПром» попереднім
користувачем знаку 4304 позивач вказує
на те, що ТОВ «АрмаПром» до дати подання
відповідачем ВАТ «РИТМ» заявки на
торговельну марку, в інтересах своєї
діяльності добросовісно
використовувало торговельну марку в
Україні та здійснило значну і серйозну
підготовку для використання «Крану
кінцевого 4304М», в зв'язку з чим ТОВ
«АрмаПром» має право на продовження
використання знаку 4304 для товарів
класу 12 та 17 МКТП, як попередній
користувач, та цим не порушує майнові
права інтелектуальної власності ВАТ
«РИТМ» Тверське виробництво
гальмівної апаратури.

Відповідно до ст. 16 ЦК України кожна
особа має право звернутися до суду за
захистом свого особистого немайнового
або майнового права та інтересу.
Способом захисту цивільних прав та
інтересів може бути, зокрема, визнання
права.

Згідно з ч. 1 ст. 20 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг» будь-яке посягання на права
власника свідоцтва, передбачені
статтею 16 цього Закону, в тому числі
вчинення без згоди власника свідоцтва
дій, що потребують його згоди, та
готування до вчинення таких дій,
вважається порушенням прав власника
свідоцтва, що тягне за собою
відповідальність згідно з чинним
законодавством України.

Пунктом 4 статті 16 Закону «Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг»
визначено, що використанням знака
визнається: нанесення його на будь-який
товар, для якого знак зареєстровано,
упаковку, в якій міститься такий товар,
вивіску, пов'язану з ним, етикетку,
нашивку, бирку чи інший прикріплений до
товару предмет, зберігання такого
товару із зазначеним нанесенням знака
з метою пропонування для продажу,
пропонування його для продажу, продаж,
імпорт (ввезення) та експорт
(вивезення); застосування його під час
пропонування та надання будь-якої
послуги, для якої знак зареєстровано;
застосування його в діловій
документації чи в рекламі та в мережі
Інтернет. Знак визнається
використаним, якщо його застосовано у
формі зареєстрованого знака, а також у
формі, що відрізняється від
зареєстрованого знака лише окремими
елементами, якщо це не змінює в цілому
відмітності знака.

Відповідно до ст. 495 Цивільного кодексу
України виключно володільцеві
свідоцтва належить право дозволяти
використання торговельної марки. Разом
з тим володілець свідоцтва не має права
забороняти використання торговельної
марки, якщо таке використання
відповідно до законодавства може
здійснюватися іншими особами без його
дозволу.

Відповідно до п. 6 ст.16 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг» виключне право власника
свідоцтва забороняти іншим особам
використовувати без його згоди
зареєстрований знак не поширюється на
здійснення будь-якого права, що виникло
до дати подання заявки або, якщо було
заявлено пріоритет, до дати пріоритету
заявки.

Такими правами, що виникли до дати
подання власником свідоцтва заявки на
реєстрацію знака, можуть бути права
іншої особи на комерційне (фірмове)
найменування, географічне зазначення
чи промисловий зразок, а також
використання іншою особою позначення,
тотожного або схожого із
зареєстрованим знаком, до дати подання
заявки або, якщо було заявлено
пріоритет, - до дати пріоритету заявки
(право попереднього користувача,
передбачене ст. 500 ЦК України).

Статтею 500 ЦК України передбачено, що
будь-яка особа, яка до дати подання
заявки на торговельну марку або, якщо
було заявлено пріоритет, до дати
пріоритету заявки в інтересах своєї
діяльності добросовісно використала
торговельну марку в Україні або
здійснила значну і серйозну підготовку
для такого використання, має право на
безоплатне продовження такого
використання або використання, яке
передбачалося зазначеною підготовкою
(право попереднього користувача). Право
попереднього користувача може
передаватися або переходити до іншої
особи тільки разом із підприємством чи
діловою практикою або з тією частиною
підприємства чи ділової практики, в
яких було використано торговельну
марку або здійснено значну і серйозну
підготовку для такого використання.

Аналіз змісту наведених правових норм
свідчить про те, що чинне законодавство
не містить будь-яких обмежень стосовно
суб'єкта права попереднього
користувача, наявність якого, в свою
чергу, виключає необхідність отримання
дозволу на використання відповідної
торговельної марки від власника
свідоцтва та унеможливлює заборону
власником свідоцтва цій особі вчиняти
дії, які охоплюються правом
попереднього користувача. При цьому
різновиди фактичної реалізації
суб'єктами господарювання прав
попереднього користувача співпадають
з визначенням форм використання
торговельної марки, наведеним у
частині другій статті 157 ГК України,
згідно з якою використанням
торговельної марки у сфері
господарювання визнається
застосування її на товарах та при
наданні послуг, для яких вона
зареєстрована, на упаковці товарів, у
рекламі, друкованих виданнях, на
вивісках, під час показу експонатів на
виставках і ярмарках, що проводяться в
Україні, у проспектах, рахунках, на
бланках та в іншій документації,
пов'язаній з впровадженням зазначених
товарів і послуг у господарський
(комерційний) обіг, та п. 4 ст. 16 Закону
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг». Отже, відповідно до
викладених приписів чинного
законодавства України право
попереднього користувача виникає з
факту використання ним торговельної
марки або здійснення значної і
серйозної підготовки для такого
використання до дати подання заявки
власником свідоцтва на торговельну
марку або, якщо було заявлено
пріоритет, - до дати пріоритету заявки.

Таким чином, на законодавчому рівні
визначено випадки добросовісного
використання торговельної марки:
фактичний користувач того чи іншого
незареєстрованого позначення має
право в подальшому продовжувати
використання свого позначення і після
реєстрації такого позначення як
торговельної марки іншою особою, без її
дозволу і безоплатно.

Вказане нормативне правило охороняє
права попереднього користувача на всіх
стадіях: від дати подання заявки на
реєстрацію, заявлення пріоритету -
першості у поданні заявки, до видачі
свідоцтва на його використання, та
після його видачі.

У цьому випадку (у випадку наявності у
певної особи права попереднього
користувача) володілець свідоцтва на
торгівельну марку не має права
забороняти її використання попереднім
користувачам у силу Закону.

Судом встановлено, що до 23.09.2009року
позивачем добросовісно здійснено
значну і серйозну підготовку для
використання позначення «4304М», схожого
із зареєстрованим відповідачем знаком
« 4304», шляхом застосування його на
виробі (товарі) та в документації,
пов'язаній з впровадженням товарів
«Кран кінцевий 4304» («Кран концевой 4304»)
у господарський обіг, що
підтверджується наявними в матеріалах
справи копіями Технічного завдання ТЗ
1-2005, затвердженого 18.03.2005року
генеральним директором ТОВ «АрмаПром»,
Акту приймання комісією дослідної
партії в кількості 6 штук кранів
кінцевих 4304М, затвердженого провідним
інженером Головного управління
вагонного господарства «Укрзалізниці»
20.07.2005року, Технічних умов ТУ У
35.2-0:2005, Сертифікату
відповідності № ССЖТ UA. ЦТ03.Г.00129 від
03.07.2006 р., Дозволу № С-00129 від 03.07.2006року.

Схожість позначення «4304М», що
міститься у назві виробу «Кран
кінцевий 4304М» із знаком для товарів і
послуг « 4304» за свідоцтвом № 122167,
власником якого є відповідач ВАТ
«РИТМ», встановлена Висновком № 233/13 за
результатами проведення судової
експертизи у сфері інтелектуальної
власності від 14 січня 2014 року у справі
господарського суду Сумської області
№ 920/1399/13 за позовом ВАТ «РИТМ» Тверське
виробництво гальмівної апаратури до
ТОВ «АрмаПром». Також цим Висновком
експерта встановлена спорідненість
товару «Кран кінцевий 4304М», виробником
якого є позивач, із товарами «Аксесуари
гальмівні, в тому числі крани кінцеві з
тарілчастим запірним пристроєм для
гальмівних систем залізничного
транспорту», для яких відповідачем
зареєстровано знак для товарів і
послуг за свідоцтвом України № 122167.

Відповідно до ч. 2 ст. 35 ГПК України
факти, встановлені рішенням
господарського суду (іншого органу,
який вирішує господарські спори, за
винятком встановлених рішенням
третейського суду) під час розгляду
однієї справи, не доводяться знову при
вирішенні інших спорів, в яких беруть
участь ті самі сторони.

На підставі викладеного, так як
позивачем до дати подання відповідачем
заявки на знак для товарів і послуг
«4304» (23.09.2009 р.) було добросовісно
здійснено значну і серйозну підготовку
для використання схожого із
зареєстрованим знаком позначення
«4304М» для товару «Кран кінцевий», який
є спорідненим з товарами «Аксесуари
гальмівні, в тому числі крани кінцеві з
тарілчастим запірним пристроєм для
гальмівних систем залізничного
транспорту, гальма до транспортних
засобів», для яких зареєстровано знак
для товарів і послуг за свідоцтвом
України № 122167, це виключає
необхідність отримання дозволу на
використання відповідачем
відповідного позначення від власника
свідоцтва - відповідача по справі.

Разом з цим, доказів на підтвердження
того, що позивачем здійснювалось
використання позначення «4304М» у інший
спосіб, матеріали справи не містять.
Зокрема, позивач не надав суду доказів,
що ним до 23.09.2009 р. - дати подання
відповідачем заявки на знак для
товарів і послуг «4304» була здійснена
значна і серйозна підготовка для
використання або використання схожого
із зареєстрованим знаком позначення
«4304М» для товарів 17 класу МКТП
«Арматура трубопровідна для
стисненого повітря неметалева;
з'єднувачі неметалеві до труб, муфти
з'єднувальні неметалеві до труб; труби
гнучкі неметалеві».

З огляду на те, що право попереднього
користувача виникає з факту здійснення
значної і серйозної підготовки для
використання торговельної марки або
добросовісного використання в
інтересах своєї діяльності
торговельної марки до дати подання
заявки власником свідоцтва на
торговельну марку, судом не
встановлений факт підготовки або
використання позивачем торгівельної
марки « 4304М» для товарів 17 класу МКТП,
що унеможливлює визнання за позивачем
права попереднього користувача на цю
торгівельну марку для товарів 17 класу
МКТП.

Враховуючи встановлений судом факт
добросовісного здійснення позивачем
значної і серйозної підготовки для
використання позначення «4304М», схожого
із зареєстрованим знаком до дати
подання заявки власником свідоцтва
України № 122167 на торговельну марку, суд
вважає правомірними, обґрунтованими та
такими, що підлягають задоволенню
позовні вимоги щодо визнання за
товариством з обмеженою
відповідальністю «АрмаПром» права
попереднього користувача знаком «4304М»
для товарів класу 12 МКТП: «Аксесуари
гальмівні, в тому числі крани кінцеві з
тарілчастим запірним пристроєм для
гальмівних систем залізничного
транспорту; гальма до транспортних
засобів», а саме для виробу «Кран
кінцевий 4304М».

Відповідно до ст. ст. 32 - 34 ГПК України
кожна сторона повинна довести суду ті
обставини, на які вона посилається як
на підставу своїх вимог і заперечень.
Суд, дослідивши матеріали справиё
прийшов до висновку, що вимоги позивача
підлягають частковому задоволенню.

Керуючись статтями 82-85 Господарського
процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Визнати за Товариством з обмеженою
відповідальністю «АрмаПром" (01103, м.
Київ, вул. Кіквідзе, 13; код 32602434) право
попереднього користувача знаком 4304 для
товарів класу 12 МКТП: «Аксесуари
гальмівні, в тому числі крани кінцеві з
тарілчастим запірним пристроєм для
гальмівних систем залізничного
транспорту; гальма до транспортних
засобів», а саме для виробу «Кран
кінцевий 4304М».

3. В іншій частині позовних вимог -
відмовити.

У судовому засіданні було оголошено
вступну та резолютивну частини
рішення.

Повний текст рішення підписано 02.04.2014
року.

СУДДЯ
О.Ю. Соп'яненко