КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2014 р. Справа№ 58/441

Київський апеляційний господарський
суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Остапенка О.М.

Разіної Т.І.

за участю представників:

від позивача: Жухевич О.В. - представник
за довіреністю,

Веренчук С.О. - представник за
довіреністю,

від відповідача 1: Ресенчук В.М. -
представник за довіреністю,

від відповідача 2: Картушин Д.М. -
представник за довіреністю,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні апеляційну скаргу
приватного акціонерного товариства
"Креатив"

на рішення господарського суду
міста Києва від 02.12.2013р.

у справі №58/441 (суддя Гумега О.
В.)

за позовом Приватного
акціонерного товариства "Креатив"

до відповідача-1 Державної служби
інтелектуальної власності України

до відповідача-2 Істенд Інтернаціонал
ЛЛС (Вілмінгтон, штат Делавер, США)

про дострокове припинення
дії свідоцтва України № 96933

на знак для товарів та
послуг "Дивное топленое"

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 30.09.2011р. (суддя Блажівська О.Є.)
порушено провадження у справі №58/441 за
позовом приватного акціонерного
товариства "Креатив" до Державної
служби інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України,
Бергленд Інвест С.А. (Британські
Віргінські острови) про дострокове
припинення дії свідоцтва України №96933
на знак для товарів і послуг
(торговельну марку) "Дивное топленое"
щодо усіх товарів 29 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг, для яких
знак зареєстровано, а також про
зобов'язання відповідача-1 внести
відповідні зміни до Державного реєстру
свідоцтв на знаки для товарів і послуг
та здійснити відповідну публікацію в
офіційному бюлетені Державної служби
інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України
"Промислова власність". Ухвалою
господарського суду міста Києва від
23.04.2012р. у справі №58/441 замінено
відповідача-2 - компанію Бергленд
Інвест С.А. (Британські Віргінські
острови) на належного відповідача-2 -
компанію Істенд Інтернаціонал ЛЛС
(Вілмінгтон, штат Делавер, США).

Рішенням господарського суду міста
Києва від 30.01.2013р. у справі №58/441 (суддя
Блажівська О.Є.) відмовлено повністю в
задоволенні позовних вимог приватного
акціонерного товариства "Креатив".
Постановою Київського апеляційного
господарського суду від 03.04.2013р.
(колегія суддів у складі: Доманська М.Л.
- головуючий суддя, судді Гарник Л.Л.,
Пантелієнко В.О.) зазначене рішення
скасовано та провадження у справі
припинено на підставі п. 1-1 ч. 1 ст. 80
Господарського процесуального кодексу
України. Постановою Вищого
господарського суду України від
13.09.2013р. рішення господарського суду
міста Києва від 30.01.2013р. та постанову
Київського апеляційного
господарського суду від 03.04.2013р. у
справі №58/441 скасовано, справу передано
на новий розгляд до господарського
суду міста Києва.

Рішенням господарського суду міста
Києва (суддя Гумега О.В) від 02.12.2013р. у
справі №58/441 в задоволенні позову
відмовлено повністю.

Не погодившись з рішенням, приватне
акціонерне товариство "Креатив"
звернулось до Київського апеляційного
господарського суду з апеляційною
скаргою, в якій просить суд рішення
господарського суду міста Києва від
02.12.2013р. у справі №58/441 скасувати та
прийняти нове, яким позовні вимоги
задовольнити повністю.

Скаржник в апеляційній скарзі
зазначив, що судом першої інстанції при
прийнятті оспорюваного рішення було
невірно застосовано норми
матеріального та процесуального права,
висновок господарського суду про
наявність у Відповідача 2 поважних
причин невикористання торгівельної
марки "Дивное топленое" за свідоцтвом
України 96933 є невірним, оскільки після
передачі права власності на
торгівельну марку за свідоцтовм на імя
Відповідача 2 до нього перейшли усі
обовязки, які мав попередній власник,
зокрема, обовязок використовувати
торгівельну марку.

Представники відповідачів 1,2 в
судовому засіданні апеляційної
інстанції надали свої пояснення, якими
не визнали доводи, викладені в
апеляційній скарзі, та просили
апеляційну скаргу відхилити, а
оскаржуване рішення залишити без змін.

Згідно з частиною першою статті 99
Господарського кодексу України (далі
за текстом - ГПК України), в апеляційній
інстанції справи переглядаються за
правилами розгляду цих справ у першій
інстанції з урахуванням особливостей,
передбачених у цьому розділі.
Апеляційний господарський суд,
переглядаючи рішення в апеляційному
порядку, користується правами,
наданими суду першої інстанції.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 101 ГПК
України, апеляційний господарський суд
не зв'язаний доводами апеляційної
скарги і перевіряє законність і
обґрунтованість рішення місцевого
господарського суду у повному обсязі.

Розглянувши наявні матеріали справи,
обговоривши доводи апеляційної скарги,
перевіривши юридичну оцінку фактичних
обставин даної господарської справи та
повноту їх встановлення, дослідивши
правильність застосування судом
першої інстанції норм процесуального
та матеріального права, Київський
апеляційний господарський суд вважає,
що скарга не підлягає задоволенню з
наступних підстав.

Як видно з матеріалів справи, Компанія
Бергленд Інвест С. А. (Британські
Віргінські острови) на підставі
заявки № m200700347 отримала свідоцтво
України на знак для товарів і послуг
«ДИВНОЕ топлёное» № 96933 для товарів 29
класу МКТП, дата публікації 25.09.2008
року, бюл. № 18.

Компанія Бергленд Інвест С. А.
(Британські Віргінські острови)
передала свої права на свідоцтво
України на знак для товарів і послуг
«ДИВНОЕ топлёное» № 96933 Компанії
Істенд Інтернаціонал ЛЛС
(відповідачу-2) рішення № 11951 від 25.11.2011
року, опубліковано в бюл. № 22.

На підставі заяви власника Компанії
Істенд Інтернаціонал ЛЛС (відповідач-2)
було припинено дію свідоцтва України
на знак для товарів і послуг «ДИВНОЕ
топлёное» № 96933 повністю, про що
здійснено публікацію 12.11.2012 року, бюл.
№ 21.

Приватне акціонерне товариство
«Креатив» (позивач) подав заявку до
відповідача-1 № m 2011 03870 від 15.03.2011 р. на
реєстрацію позначення «ДИВНОЕ
топлёное» щодо товарів 29 МКТП.

Відповідач-1 надав позивачу
повідомлення про можливість відмови в
реєстрації заявленого знаку для
товарів і послуг на підставі існування
раніше зареєстрованого на ім'я
Бергленд Інвест С.А. (Британські
Віргінські острови) знаку для товарів
і послуг «ДИВНОЕ топлёное» за
свідоцтвом України № 96933 щодо товарів 29
МКТП.

29.05.2012 р. відповідачем-1 прийнято
рішення №15743/4 про відмову в реєстрації
знака для товарів і послуг «ДИВНОЕ
топлёное», прийняте за результатами
розгляду заявки № m 2011 03870. Зазначене
рішення оскаржено позивачем до
Апеляційної палати відповідача-1 і
згідно з її рішенням від 23.11.2012р.
позивачу було відмовлено у задоволенні
заперечення проти рішення
відповідача-1 №15743/4 29.05.2012 р.

Позивач зазначає, що знак для товарів і
послуг «ДИВНОЕ топлёное» за свідоцтвом
України № 96933 не використовується на
території України протягом більше, ніж
три роки з дати після публікації
відомостей про надання цьому знаку
правової охорони та просить достроково
припинити дію свідоцтва України № 96933.

На думку Позивача, внаслідок такого
невикористання порушуються права
позивача на отримання правової
охорони для позначення (знаку для
товарів і послуг) «ДИВНОЕ топлёное», а
також охоронюваний інтерес позивача
стосовно правомірного використання
вказаного знаку для товарів і послуг в
майбутньому, виходячи із зазначеного,
дія свідоцтва України № 96933 має бути
достроково припинена судом.

Суд першої інстанції при прийнятті
оспорюваного рішення прийшов до
висновку про наявність у відповідача-2
поважних причин невикористання в
Україні знаку для товарів і послуг
«ДИВНОЕ топлёное» за свідоцтвом
України № 96933 протягом трьох років з
дати публікації відомостей про
видачу свідоцтва, з огляду на те, що
відповідач-2 отримав право на
використання знаку для товарів і
послуг «ДИВНОЕ топлёное» за
свідоцтвом України № 96933 лише 25.11.2011
року.

Як видно з матеріалів справи, станом на
момент розгляду справи по суті, дія
Свідоцтва України № 96933 на знак для
товарів і послуг «ДИВНОЕ топлёное»
припинена за заявою власника
(відповідача-2) з 12.11.2012 року (дата
публікації в бюл. № 21).

Відповідно до ч. 2 ст. 497 ЦК України,
чинність майнових прав
інтелектуальної власності на
торговельну марку може бути припинено
достроково за ініціативою особи, якій
вони належать, якщо це не суперечить
умовам договору, а також в інших
випадках, передбачених законом.

Аналогічна норма міститься також в
ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг», яка
встановлює право власника свідоцтва
в будь-який час відмовитися від
свідоцтва повністю або частково.
Така відмова набирає чинності від
дати публікації відомостей про це в
офіційному бюлетені Установи.

Правові підстави і наслідки
припинення дії свідоцтва відповідно
до ч. 1 або ч. 4 ст.18 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг», є різними.

Згідно Листа Вищого господарського
суду України від 30.06.2009 року, № 01-08/411/1
"Про практику застосування
господарськими судами законодавства
про захист прав на об'єкти
інтелектуальної власності (за
матеріалами справ, розглянутих у
касаційному порядку Вищим
господарським судом України)",
незважаючи на те, що в обох випадках дія
знака припиняється на майбутнє,
правові наслідки такого припинення
різні. Так, відповідно до статті 22
Закону ніхто інший, крім колишнього
власника свідоцтва, не має права на
повторну реєстрацію знака протягом
трьох років після припинення дії
свідоцтва згідно з пунктами 1 - 3 статті
18 цього Закону. Тобто, у цьому випадку
за відповідачем і після припинення дії
свідоцтва залишаються певні права на
знак, що перешкоджають іншим особам,
зокрема і позивачеві, звернутися з
заявою про реєстрацію такого
позначення (постанова Вищого
господарського суду України від 03.03.2009 N
20/441).

Отже, залежно від підстав, з яких
припиняється дія свідоцтва на знак для
товарів і послуг, настають і різні
правові наслідки такого припинення.

Припинення дії свідоцтва України на
підставі пунктів 1-3 ст.18 Закону не
вирішує спір по суті, та між сторонами
залишаються не врегульовані питання
щодо наслідків припинення дії такого
свідоцтва.

За таких обставин, відсутні правові
підстави для припинення провадження
у справі на підставі п. 1-1 ч. 1 ст. 80 ГПК
України і спір про досторокове
припинення дії свідоцтва України № 96933
розглядається судом по суті.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського
кодексу України (надалі -ГК України)
відносини, пов'язані з використанням у
господарській діяльності та охороною
прав інтелектуальної власності,
регулюються Господарським кодексом
України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням
у господарській діяльності прав
інтелектуальної власності,
застосовуються положення Цивільного
кодексу України з урахуванням
особливостей, передбачених
Господарським кодексом України та
іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу
України (надалі -ЦК України) визначено,
що право інтелектуальної власності -це
право особи на результат
інтелектуальної, творчої діяльності
або на інший об'єкт права
інтелектуальної власності, визначений
Цивільним кодексом України та іншим
законом.

Право інтелектуальної власності є
непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК
України. Ніхто не може бути позбавлений
права інтелектуальної власності чи
обмежений у здійсненні, крім випадків,
передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної
власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК
України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема,
належать торговельні марки (знаки для
товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України,
торговельною маркою може бути будь-яке
позначення або будь-яка комбінація
позначень, які придатні для вирізнення
товарів (послуг), що виробляються
(надаються) однією особою, від товарів
(послуг), що виробляються (надаються)
іншими особами. Такими позначеннями
можуть бути, зокрема, слова, літери,
цифри, зображувальні елементи,
комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на
торговельну марку засвідчується
свідоцтвом у випадках і порядку,
передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК
України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Статтею 17 Закону України від 15.12.1993р. №
3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" (надалі - Закон
України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг") на власника
свідоцтва покладений обов'язок
добросовісно користуватися правами, що
випливають із свідоцтва.

Як передбачено ч. 2 ст. 497 ЦК України,
чинність майнових прав
інтелектуальної власності на
торговельну марку може бути припинено
достроково за ініціативою особи, якій
вони належать, якщо це не суперечить
умовам договору, а також в інших
випадках, передбачених законом.

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг", якщо знак не використовується
в Україні повністю або щодо частини
зазначених у свідоцтві товарів і
послуг протягом трьох років від дати
публікації відомостей про видачу
свідоцтва або від іншої дати після цієї
публікації, будь-яка особа має право
звернутися до суду із заявою про
дострокове припинення дії свідоцтва
повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути
припинена повністю або частково лише
за умови, що власник свідоцтва не
зазначить поважні причини такого
невикористання.

При цьому згідно з абз. 5 ч. 4 ст. 18 Закону
України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" використанням знака
власником свідоцтва вважається також
використання його іншою особою за
умови контролю з боку власника
свідоцтва.

Станом на час звернення позивача з
позовом до суду та на час розгляду
спору по суті відповідно до ч. 4 ст. 16
Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг"
використанням знака вважається:

- нанесення його на будь-який товар, для
якого знак зареєстровано, упаковку, в
якій міститься такий товар, вивіску,
пов'язану з ним, етикетку, нашивку,
бирку чи інший прикріплений до товару
предмет, зберігання такого товару із
зазначеним нанесенням знака з метою
пропонування для продажу, пропонування
його для продажу, продаж, імпорт
(ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час
пропонування та надання будь-якої
послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій
документації чи в рекламі та в мережі
Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо
його застосовано у формі
зареєстрованого знака, а також у формі,
що відрізняється від зареєстрованого
знака лише окремими елементами, якщо це
не змінює в цілому відмітності знака.

Зі змісту спірних правовідносин
вбачається, що обов'язок доведення
факту використання зареєстрованого
знаку, а у разі відсутності такого
використання - обов'язок зазначення
поважних причин, з яких знак не
використовувався, повинен бути
покладений на відповідача-2.

В ході розгляду справи по суті
відповідач-2 не надав доказів, які б
свідчили про використання знаку за
свідоцтвом України № 96933, факт не
використання знаку не заперечував.

За змістом ч. 4 ст. 18 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" дія свідоцтва може бути
припинена повністю або частково лише
за умови, що власник свідоцтва не
зазначить поважні причини такого
невикористання. Такими поважними
причинами, зокрема, є:

- обставини, що перешкоджають
використанню знака незалежно від волі
власника свідоцтва, такі як обмеження
імпорту чи інші вимоги до товарів і
послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо
особи, яка виробляє товари або надає
послуги, під час використання знака
особою, що звернулася до суду, чи іншою
особою щодо товарів і послуг, відносно
яких висунута вимога про припинення
дії свідоцтва.

Отже, ч. 4 ст. 18 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" не містить вичерпного
переліку поважних причин
невикористання знаку.

Відповідно до п. 70 Постанови Пленуму
ВГСУ від 17.10.2012 року № 12 «Про деякі
питання практики вирішення спорів,
пов'язаних із захистом прав
інтелектуальної власності» у спорах
про дострокове припинення дії
свідоцтва на знак у зв'язку з
невикористанням знака господарським
судам необхідно з'ясовувати, з яких
причин знак не використовувався
власником, чи не обумовлено його
невикористання незалежними від
власника свідоцтва причинами, та дати
оцінку названим обставинам у разі
посилання відповідача на наявність
таких причин.

Відповідач-2 отримав права на
оспорюваний знак свідоцтвом України
№96933 лише 25.11.2011 року, в результаті
передачі йому цих прав попереднім
власником Компанією Бергленд Інвест
С. А. Тобто, саме з 25.11.2011 року
відповідач-2 отримав права на
використання знаку за свідоцтвом
України на знак для товарів і послуг
«ДИВНОЕ топлёное» № 96933 та інші права,
визначені Законом України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг».

Починаючи з 25.11.2011 року у
відповідача-2 також виник обов'язок
добросовісно користуватися правами,
що випливають із свідоцтва України №
96933 (ст. 17 Законом України «Про охорону
прав на знаки для товарів і
послуг»).

Користуючись правом володіння,
користування та розпорядження
Відповідач 2 в добровільному порядку
припинив дію свого знаку, після чого
було зареєстровано новий знак під
назвою "Дивное топленое", який
зовнішньо відрізняється від
попереднього графічно, але за змістом
вказує на однаку ідентифікацію.

На момент прийняття рішення по суті та
розгляду апеляційної скарги, знак № 96933
припинив свою дію і почав діяти новий
знак № m201103870, складовою частиною якого
є назва "Дивное топленое".

З огляду на зазначене, позовні вимоги
про дострокове припинення дії
свідоцтва України № 96933 на знак для
товарів і послуг «ДИВНОЕ топлёное»
задоволенню не підлягають.

Відповідно до п. 2.3. Положення про
Державний реєстр свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг,
затвердженого Наказом Міністерства
освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10
(зі змінами, внесеними Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України № 578 від 14.06.2011 р.), у
процесі ведення реєстру до нього
вносяться, зокрема, відомості щодо
припинення дії свідоцтва повністю або
частково, які в силу п. 1.3. вказаного
Положення Державна служба
інтелектуальної власності України
публікує в офіційному бюлетені
"Промислова власність".

З огляду на те, що позивачу
відмовлено в задоволенні позовних
вимог про дострокове припинення дії
свідоцтва України № 96933 на знак для
товарів і послуг «ДИВНОЕ топлёное»,
позовні вимоги про зобов"язання
Державної служби інтелектуальної
власності України внести відповідні
зміни до Державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг,
про що здійснити відповідну
публікацію в офіційному бюлетені
Державної служби інтелектуальної
власності України «Промислова
власність» про дострокове
припинення дії свідоцтва України №
96933 на знак для товарів і послуг
«ДИВНОЕ топлёное», задоволенню не
підлягають.

Відповідно до ст. 33 ГПК України,
обов'язок доказування та подання
доказів розподіляється між сторонами
виходячи з того, хто посилається на
певні юридичні факти, які
обґрунтовують його вимоги та
заперечення.

Проте, в даному випадку, всупереч вимог
вказаної норми закону, позивачем не
було надано суду апеляційної інстанції
належних доказів на підтвердження
своїх доводів та вимог, заявлених в
апеляційній скарзі.

Враховуючи вищевикладене, судова
колегія констатує, що рішення
господарського суду міста Києва від
02.12.2013 р. у справі № 58/441 є законним та
обґрунтованим, та таким, що підлягає
залишенню без змін.

Керуючись ст.ст. 99, 101-106 Господарського
процесуального кодексу України,
Київський апеляційний господарський
суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Приватного
акціонерного товариства "Креатив" на
рішення господарського суду міста
Києва від 02.12.2013 р. у справі № 58/441
залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста
Києва від 02.12.2013 р. у справі №58/441
залиши без змін.

3. Справу № 58/441 повернути до
господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з
моменту її прийняття і може бути
оскаржена до Вищого господарського
суду України протягом двадцяти днів з
дня набрання постановою апеляційного
господарського суду законної сили.

Постанова виготовлена та підписана
27.03.2014

Головуючий суддя
А.А. Верховець

Судді
О.М. Остапенко

Т.І. Разіна