КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2014 р. Справа№ 20/138

Київський апеляційний господарський
суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Разіної Т.І.

Остапенка О.М.

розглянувши апеляційну скаргу
приватного акціонерного товариства

"Креатив"

на рішення господарського
суду міста Києва

від 16.12.2013р.

у справі №20/138 (судді: Ю.В.
Картавцева - головуючий суддя

І.О. Гавриловська

К.В. Полякова)

за позовом приватного
акціонерного товариства "Креатив"

до Державної служби
інтелектуальної власності України

Істенд
Інтернаціонал ЛЛК (Eastend International LLC)

про дострокове
часткове припинення дії свідоцтва
України

№48955 на знак для
товарів та послуг "ДИВНОЕ"

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста
Києва від 16.10.2012р. позов задоволено
повністю, достроково частково
припинено дію свідоцтва України №48955
на торговельну марку "ДИВНОЕ", яке
видане на ім'я ІСТЕНД ІНТЕРНАЦІОНАЛ ЛЛС
(Eastend International LLC), щодо усіх товарів 29 та 30
класів МКТП, для яких зареєстровано
торговельну марку; зобов'язано
Державну службу інтелектуальної
власності України внести зміни до
Державного реєстру свідоцтв на знаки
для товарів і послуг, про що здійснити
відповідну публікацію в офіційному
бюлетені "Промислова власність" про
дострокове часткове припинення дії
свідоцтва України №48955 на торговельну
марку "ДИВНОЕ" щодо всіх товарів 29 та 30
класів МКТП та стягнуто з ІСТЕНД
ІНТЕРНАЦІОНАЛ ЛЛС, на користь
приватного акціонерного товариства
"Креатив" 85 грн. 00 коп. - державного мита
та 236 грн. 00 коп. -
інформаційно-технічного забезпечення
судового процесу.

Постановою Київського апеляційного
господарського суду від 29.01.2013р.
рішення господарського суду міста
Києва від 16.10.2012р. залишено без змін.
Постановою Вищого господарського суду
України від 02.04.2013р. рішення
господарського суду міста Києва від
16.10.2012р. та постанову Київського
апеляційного господарського суду від
29.01.2013р. у справі №20/138 скасовано та
передано справу на новий розгляд до
господарського суду міста Києва.

Рішенням господарського суду міста
Києва від 16.12.2013р. у справі №20/138 у
задоволенні позовних вимог відмовлено
повністю.

Не погоджуючись із рішенням, приватне
акціонерне товариство "Креатив"
звернулось до Київського апеляційного
господарського суду з апеляційною
скаргою, в якій просить скасувати
рішення господарського суду міста
Києва від 16.12.2013р. у справі №20/138 та
прийняти нове рішення, яким
задовольнити позовні вимоги повністю.

Скаржник в апеляційній скарзі
зазначив, що судом першої інстанції при
прийнятті оспорюваного рішення було
невірно застосовано норми
матеріального та процесуального права,
висновок господарського суду про
наявність у Відповідача 2 поважних
причин невикористання торгівельної
марки "Дивное" за свідоцтвом України 48955
є невірним, оскільки після передачі
права власності на торгівельну марку
за свідоцтовм на імя Відповідача 2 до
нього перейшли усі обовязки, які мав
попередній власник, зокрема, обовязок
використовувати торгівельну марку.

Представники відповідачів 1,2 в
судовому засіданні апеляційної
інстанції надали свої пояснення, якими
не визнали доводи, викладені в
апеляційній скарзі, та просили
апеляційну скаргу відхилити, а
оскаржуване рішення залишити без змін.

Згідно з частиною першою статті 99
Господарського кодексу України (далі
за текстом - ГПК України), в апеляційній
інстанції справи переглядаються за
правилами розгляду цих справ у першій
інстанції з урахуванням особливостей,
передбачених у цьому розділі.
Апеляційний господарський суд,
переглядаючи рішення в апеляційному
порядку, користується правами,
наданими суду першої інстанції.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 101 ГПК
України, апеляційний господарський суд
не зв'язаний доводами апеляційної
скарги і перевіряє законність і
обґрунтованість рішення місцевого
господарського суду у повному обсязі.

Розглянувши наявні матеріали справи,
обговоривши доводи апеляційної скарги,
перевіривши юридичну оцінку фактичних
обставин даної господарської справи та
повноту їх встановлення, дослідивши
правильність застосування судом
першої інстанції норм процесуального
та матеріального права, Київський
апеляційний господарський суд вважає,
що скарга не підлягає задоволенню з
наступних підстав.

Як видно з матеріалів справи, 15.04.2005 р.
відповідачем 1 було зареєстровано знак
для товарів і послуг «ДИВНОЕ» та видано
ООО «Интеройл» свідоцтво України № 48955
щодо товарів 29, 30 та 35 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг (далі
-МКТП), що підтверджується, зокрема
Випискою з Державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг
відносно свідоцтва № 48955 станом на
13.12.2013 р.

10.10.2008 р. право власності на знак для
товарів і послуг «ДИВНОЕ» за
свідоцтвом України № 48955 було передано
компанії «Бергланд Інвест С.А.».
Публікацію в офіційному бюлетені
«Промислова власність» №19 щодо
передачі права власності за свідоцтвом
України № 48955 здійснено 10.10.2008 р., що
підтверджується, зокрема Випискою з
Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг відносно
свідоцтва № 48955 станом на 13.12.2013 р.

25.07.2011 р. право власності на знак для
товарів і послуг «ДИВНОЕ» за
свідоцтвом України № 48955 було передано
ІСТЕНД ІНТЕРНАЦІОНАЛ ЛЛС (Eastend International
LLC). Публікацію в офіційному бюлетені
«Промислова власність» №14 щодо
передачі права власності за свідоцтвом
України № 48955 здійснено 25.07.2011 р., що
підтверджується, зокрема Випискою з
Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг відносно
свідоцтва № 48955 станом на 13.12.2013 р.

Згідно з Міжнародною класифікацією
товарів і послуг, класи 29 та 30, стосовно
яких позивач просить достроково
припинити дію Свідоцтва включають в
себе:

- Кл. 29: М'ясо, риба, птиця,
дичина; м'ясні екстракти
законсервовані, сухі, несирі фрукти та
овочі; желе, повидла, компоти; яйця,
молоко та молочні продукти; харчова
олія і жири; всі товари, що включені до 29
класу.

- Кл. 30: Кава, чай, какао, цукор,
рис, тапіока, саго, замінники кави;
борошно та зернові продукти, хліб;
кондитерські вироби, морозиво, мед,
сироп мелясовий; дріжджі, пекарські
порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи;
прянощі; харчовий лід; всі товари, що
включені до 30 класу.

Позивач вважає, що спір виник на
підставі того, що знак для товарів і
послуг «ДИВНОЕ» за Свідоцтвом України
№ 48955 без поважних причин не
використовується в Україні
Відповідачем 2 протягом останніх трьох
років від дати подання позову (20.06.2011 р.)
щодо товарів 29 та 30 класу МКТП, і даний
факт унеможливив подальше здійснення
позивачем всіх необхідних процедур,
спрямованих на отримання останнім
правової охорони на території України
на позначення «ДИВНОЕ» за заявкою №
m201004621 щодо товарів 29 та 30 класів МКТП в
Державній службі інтелектуальної
власності України. Оскільки
зареєстроване Свідоцтво на знак для
товарів і послуг «ДИВНОЕ», який не
використовується відповідачем 2,
перешкоджає отриманню позивачем
свідоцтва на знак для товарів і послуг
з однойменним позначенням, дія
Свідоцтва відповідача 2 повинна бути
достроково припинена судом.

Суд першої інстанції при прийнятті
оспорюваного рішення прийшов до
висновку про наявність у відповідача-2
поважних причин невикористання в
Україні знаку для товарів і послуг
«ДИВНОЕ » за свідоцтвом України № 48955
протягом трьох років з дати
публікації відомостей про видачу
свідоцтва, з огляду на те, що
відповідач-2 отримав право на
використання знаку для товарів і
послуг «ДИВНОЕ » за свідоцтвом
України № 48955 лише 25.11.2011 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського
кодексу України (надалі -ГК України)
відносини, пов'язані з використанням у
господарській діяльності та охороною
прав інтелектуальної власності,
регулюються Господарським кодексом
України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням
у господарській діяльності прав
інтелектуальної власності,
застосовуються положення Цивільного
кодексу України з урахуванням
особливостей, передбачених
Господарським кодексом України та
іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу
України (надалі -ЦК України) визначено,
що право інтелектуальної власності - це
право особи на результат
інтелектуальної, творчої діяльності
або на інший об'єкт права
інтелектуальної власності, визначений
Цивільним кодексом України та іншим
законом.

Право інтелектуальної власності є
непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК
України. Ніхто не може бути позбавлений
права інтелектуальної власності чи
обмежений у здійсненні, крім випадків,
передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної
власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК
України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема,
належать торговельні марки (знаки для
товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України,
торговельною маркою може бути будь-яке
позначення або будь-яка комбінація
позначень, які придатні для вирізнення
товарів (послуг), що виробляються
(надаються) однією особою, від товарів
(послуг), що виробляються (надаються)
іншими особами. Такими позначеннями
можуть бути, зокрема, слова, літери,
цифри, зображувальні елементи,
комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на
торговельну марку засвідчується
свідоцтвом у випадках і порядку,
передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК
України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Статтею 17 Закону України «Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг» на
власника свідоцтва покладений
обов'язок добросовісно користуватися
правами, що випливають із свідоцтва.

Як передбачено ч. 2 ст. 497 ЦК України,
чинність майнових прав
інтелектуальної власності на
торговельну марку може бути припинено
достроково за ініціативою особи, якій
вони належать, якщо це не суперечить
умовам договору, а також в інших
випадках, передбачених законом.

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг», якщо знак не використовується
в Україні повністю або щодо частини
зазначених у свідоцтві товарів і
послуг протягом трьох років від дати
публікації відомостей про видачу
свідоцтва або від іншої дати після цієї
публікації, будь-яка особа має право
звернутися до суду із заявою про
дострокове припинення дії свідоцтва
повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути
припинена повністю або частково лише
за умови, що власник свідоцтва не
зазначить поважні причини такого
невикористання.

При цьому згідно з ч. 4 ст. 18 Закону
України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг» використанням знака
власником свідоцтва вважається також
використання його іншою особою за
умови контролю з боку власника
свідоцтва.

З матеріалів справи вбачається, що
позивачем протягом одного року,
починаючи з 14.04.2007 р. здійснювалось
використання знаку для товарів і
послуг «ДИВНОЕ» за свідоцтвом України
№ 48955, що підтверджується, зокрема,
договором про передачу права на
використання торгівельної марки від
14.04.2007 р., що відповідно до п. 8.1. вступає
в силу з моменту його підписання (14.04.2007
р.) і діє протягом одного року, а також
іншими доказами, наявними в матеріалах
справи.

Строк дії договору про передачу права
на використання торгівельної марки від
14.04.2007 р. закінчився 14.04.2008 р., оскільки
сторонами судового провадження
доказів його пролонгації надано не
було.

Станом на час звернення з позовом до
суду та на час розгляду спору по суті
відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг» використанням знака
вважається:

- нанесення його на будь-який
товар, для якого знак зареєстровано,
упаковку, в якій міститься такий товар,
вивіску, пов'язану з ним, етикетку,
нашивку, бирку чи інший прикріплений до
товару предмет, зберігання такого
товару із зазначеним нанесенням знака
з метою пропонування для продажу,
пропонування його для продажу, продаж,
імпорт (ввезення) та експорт
(вивезення);

- застосування його під час
пропонування та надання будь-якої
послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій
документації чи в рекламі та в мережі
Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо
його застосовано у формі
зареєстрованого знака, а також у формі,
що відрізняється від зареєстрованого
знака лише окремими елементами, якщо це
не змінює в цілому відмітності знака.

Зі змісту спірних правовідносин
вбачається, що обов'язок доведення
факту використання зареєстрованого
знаку, а у разі відсутності такого
використання - обов'язок зазначення
поважних причин, з яких знак не
використовувався, повинен бути
покладений на відповідача 2, оскільки
відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" дія свідоцтва може бути
припинена повністю або частково лише
за умови, якщо власник свідоцтва не
зазначить поважні причини такого
невикористання.

Поважними причинами в силу приписів ч. 4
ст. 18 Закону України «Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг», зокрема
є:

- обставини, що перешкоджають
використанню знака незалежно від волі
власника свідоцтва, такі як обмеження
імпорту чи інші вимоги до товарів і
послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо
особи, яка виробляє товари або надає
послуги, під час використання знака
особою, що звернулася до суду, чи іншою
особою щодо товарів і послуг, відносно
яких висунута вимога про припинення
дії свідоцтва.

Таким чином, дана стаття закону не
встановлює виключного переліку причин
невикористання знаку для товарів і
послуг, які можуть вважатись судом
поважними.

Відповідно до п. 70 Постанови Пленуму
Вищого господарського суду України
від 17.10.2012 року № 12 «Про деякі питання
практики вирішення спорів, пов'язаних
із захистом прав інтелектуальної
власності», у спорах про дострокове
припинення дії свідоцтва на знак у
зв'язку з невикористанням знака
господарським судам необхідно
з'ясовувати, з яких причин знак не
використовувався власником, чи не
обумовлено його невикористання
незалежними від власника свідоцтва
причинами, та дати оцінку названим
обставинам у разі посилання
відповідача на наявність таких причин.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 18
вказаного Закону, умовою для
дострокового припинення дії свідоцтва
на знак для товарів і послуг є
невикористання знаку в Україні
повністю або щодо частини зазначених у
свідоцтві товарів і послуг протягом
трьох років від дати публікації
відомостей про видачу свідоцтва або
від іншої дати після цієї публікації, а
тому докази невикористання знаку за
спірним свідоцтвом компанією Бергланд
Інвест як власником такого свідоцтва
станом на час подання позову
приймаються судом в якості належних та
допустимих. Позивачем однак надано
докази невикористання знаку для
товарів і послуг «ДИВНОЕ» за спірним
свідоцтвом і компанією Істенд
Інтернаціонал ЛЛК, зокрема довідки
Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби та Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України. Більше того, обов'язок з
доказування наявності факту
використання знаку для товарів і
послуг покладено на відповідача 2 в
силу абз. 2 ч. 4 ст. 18 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг».

Права на знак за оспорюваним
свідоцтвом України № 48955 були отримані
відповідачем 2 лише 25.07.2011 р., в
результаті передачі останньому цих
прав попереднім власником Компанією
Бергланд Інвест С. А., а отже, саме з
25.07.2011 р. відповідач 2 отримав права,
визначені Законом України «Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг», в
тому числі і право на використання
знаку для товарів і послуг «ДИВНОЕ» за
свідоцтвом України № 48955.

Починаючи з 25.11.2011 р. у відповідача 2
також виник обов'язок добросовісно
користуватися правами, що випливають
із свідоцтва України № 48955 (ст. 17
Законом України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг»).

Користуючись правом володіння,
користування та розпорядження
Відповідач 2 в добровільному порядку
припинив дію свого знаку, після чого
було зареєстровано новий знак під
назвою "Дивное", який зовнішньо
відрізняється від попереднього, але є
графічно тотожним до поперереднього.

На момент прийняття рішення по суті та
розгляду апеляційної скарги, знак № 96933
припинив свою дію і почав діяти новий
знак № m201004621, складовою частиною якого
є назва "Дивное ".

За таких обставин, оскільки право на
використання спірного знаку фактично
виникло у відповідача 2 лише з 25.07.2011 р.,
суд прийшов до вірного висновку про
наявність саме у відповідача 2 (Істенд
Інтернаціонал ЛЛК) як теперішнього
власника спірного свідоцтва поважних
причин невикористання в Україні знаку
для товарів і послуг «ДИВНОЕ» за
свідоцтвом України № 48955 протягом
трьох років з дати публікації
відомостей про видачу свідоцтва.

З огляду на зазначене, позовні вимоги
про дострокове припинення дії
свідоцтва України № 48955 на знак для
товарів і послуг «ДИВНОЕ» задоволенню
не підлягають.

Відповідно до п. 2.3. Положення про
Державний реєстр свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг,
затвердженого Наказом Міністерства
освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10
(зі змінами, внесеними Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України № 578 від 14.06.2011 р.), у
процесі ведення реєстру до нього
вносяться, зокрема, відомості щодо
припинення дії свідоцтва повністю або
частково, які в силу п. 1.3. вказаного
Положення Державна служба
інтелектуальної власності України
публікує в офіційному бюлетені
"Промислова власність".

З огляду на те, що позивачу
відмовлено в задоволенні позовних
вимог про дострокове припинення дії
свідоцтва України № 48955 на знак для
товарів і послуг «ДИВНОЕ», позовні
вимоги про зобов"язання Державної
служби інтелектуальної власності
України внести відповідні зміни до
Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг, про що
здійснити відповідну публікацію в
офіційному бюлетені Державної служби
інтелектуальної власності України
«Промислова власність» про
дострокове припинення дії свідоцтва
України № 48995 на знак для товарів і
послуг «ДИВНОЕ », задоволенню не
підлягають.

Відповідно до ст. 33 ГПК України,
обов'язок доказування та подання
доказів розподіляється між сторонами
виходячи з того, хто посилається на
певні юридичні факти, які
обґрунтовують його вимоги та
заперечення.

Проте, в даному випадку, всупереч вимог
вказаної норми закону, позивачем не
було надано суду апеляційної інстанції
належних доказів на підтвердження
своїх доводів та вимог, заявлених в
апеляційній скарзі.

Враховуючи вищевикладене, судова
колегія констатує, що рішення
господарського суду міста Києва від
16.12.2013 р. у справі № 20/138 є законним та
обґрунтованим, та таким, що підлягає
залишенню без змін.

Керуючись ст.ст. 99, 101-106 Господарського
процесуального кодексу України,
Київський апеляційний господарський
суд -

ПОСТАНОВИВ:

1.Апеляційну скаргу Приватного
акціонерного товариства "Креатив" на
рішення господарського суду міста
Києва від 16.12.2013 р. у справі №
20/138залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста
Києва від 16.12.2013 р. у справі №20/138
залиши без змін.

3. Справу № 20/138 повернути до
господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з
моменту її прийняття і може бути
оскаржена до Вищого господарського
суду України протягом двадцяти днів з
дня набрання постановою апеляційного
господарського суду законної сили.

Постанова виготовлена та підписана
27.03.2014

Головуючий суддя
А.А. Верховець

Судді
Т.І. Разіна

О.М. Остапенко