КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2014 р. Справа№
5011-59/13633-2012

Київський апеляційний господарський
суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Гарник Л.Л.

Верховця А.А.

за участю секретаря Волошиної З.В.

та представників:

від позивача - Хасін І.Б. (довіреність
від 16.06.2011);

від відповідача 1 - Потоцький М.Ю.
(довіреність від 23.05.2013 № 2-8/3908);

від відповідача 2 - Сидорчук Т.П.
(довіреність від 01.06.2011);

розглянувши апеляційну скаргу
Приватного підприємства "Деліція"

на рішення господарського суду міста
Києва від 03.02.2014

у справі № 5011-59/13633-2012 (суддя: Картавцева
Ю.В.)

за позовом Приватного підприємства
"Деліція"

до 1) Державної служби
інтелектуальної власності України

2) Публічного акціонерного
товариства "Харківська бісквітна
фабрика"

про визнання недійсним Свідоцтва
України на знак для товарів та послуг
від 15.11.2000 № 17006 та зобов'язання
вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство "Деліція" (далі
за текстом - позивач, ПП „Деліція")
звернулось до господарського суду м.
Києва з позовом до Державної служби
інтелектуальної власності України
(далі за текстом - відповідач 1) про: 1)
визнання недійсним повністю Свідоцтва
України на знаки для товарів та послуг
№ 17006 від 15.11.2000, видане відповідачем 1
ПАТ "Харківська бісквітна фабрика" на
знак для товарів та послуг "вафельні
трубочки"; 2) зобов'язання відповідача 1
внести відповідні зміни про визнання
товарного знаку "вафельні трубочки"
недійсним до Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг та опублікувати відомості про
це у офіційному бюлетені "Промислова
власність".

Ухвалою господарського суду м. Києва
від 03.10.2012 порушено провадження у
справі № 5011-59/13633-2012, залучено до участі
у справі іншого відповідача - Публічне
акціонерне товариство "Харківська
бісквітна фабрика" (далі за текстом -
відповідач 2, ПАТ "Харківська бісквітна
фабрика").

Рішенням господарського суду міста
Києва від 03.02.2014 у справі №
5011-59/13633-2012 в задоволенні позовних вимог
відмовлено повністю.

Не погоджуючись з вказаним рішенням
суду першої інстанції, Приватне
підприємство "Деліція" звернулась до
Київського апеляційного
господарського суду з апеляційною
скаргою, в якій просить суд прийняти
апеляційну скаргу до провадження,
скасувати рішення господарського суду
міста Києва від 03.02.2014 у справі №
5011-59/13633-2012, прийняти нове рішення, яким
задовольнити позов в повному обсязі.

В обґрунтування апеляційної скарги
Приватне підприємство "Деліція"
посилається на те, що оскаржуване
рішення прийняте з порушенням норм
матеріального та процесуального права.

Вимоги та доводи апеляційної скарги
обґрунтовані тим, що судом першої
інстанції було неповно з'ясовано
обставини, які мають значення для
справи, а також невірно застосовано
норми матеріального і процесуального
права. Зокрема, позивач звертав увагу
суду апеляційної інстанції на наступні
обставини: висновок повторної судової
експертизи від 17.09.2010 №4939/10-12, на якому
заснована позиція суду першої
інстанції, не може вважатись належним
доказом у справі, з огляду на те, що суд
першої інстанції не обґрунтував доводи
щодо обов'язковості призначення судом
повторної експертизи та відхилення
первинної; безпідставністю
призначення судом повторної
експертизи; висновок повторної
експертизи проведений двома
експертами, які є експертами широкого
профілю, у зв'язку з чим, можливо дійти
висновку про їх повну некомпетентність
та взагалі про не розуміння ними суті
експертного дослідження; експерти при
проведенні повторної експертизи
цитують сумнівні неофіційні
Інтернет-ресурси, а саме, сайт
„Вікіпедія"; кваліфікаційна
експертиза заявки, поданої Публічним
акціонерним товариством "Харківська
бісквітна фабрика" 28.11.1996 проводилась
Державним підприємством
науково-дослідним центром патентної
експертизи, хоча в Законі України „Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" в ст. 10 чітко передбачено, що
експертиза заявки проводиться
Відомством.

Розпорядженням заступника голови
Київського апеляційного
господарського суду від 11.03.2014 №
5011-59/13633-2012 сформовано колегію суддів
для розгляду даної апеляційної скарги
по справі № 5011-59/13633-2012 у складі:
головуючий суддя: Доманська М.Л., судді:
Гарник Л.Л., Верховець А.А.

Ухвалою Київського апеляційного
господарського суду від 11.03.2014 у складі
колегії суддів: головуючого судді -
Доманської М.Л., суддів: Гарник
Л.Л., Верховець А.А., прийнято апеляційну
скаргу до провадження та призначено до
розгляду на 26.03.2014.

Через відділ документального
забезпечення Київського апеляційного
господарського суду 19.03.2014 від
відповідача 2 надійшов відзив на
апеляційну скаргу, в якому відповідач у
справі просив рішення господарського
суду міста Києва від 03.02.2014 у справі №
5011-59/13633-2012 залишити без змін, а
апеляційну скаргу - без задоволення.

В судовому засіданні апеляційної
інстанції 26.03.2014 представник апелянта
апеляційну скаргу підтримав та просив
її задовольнити, представники
відповідачів - проти апеляційної
скарги заперечили, просили оскаржуване
рішення залишити без змін, а апеляційну
скаргу - без задоволення.

Згідно з ч. 1 ст. 99 Господарського
процесуального кодексу України (далі
за текстом - ГПК України), в апеляційній
інстанції справи переглядаються за
правилами розгляду цих справ у першій
інстанції з урахуванням особливостей,
передбачених у цьому розділі.
Апеляційний господарський суд,
переглядаючи рішення в апеляційному
порядку, користується правами,
наданими суду першої інстанції.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 101 ГПК
України, апеляційний господарський суд
не зв'язаний доводами апеляційної
скарги і перевіряє законність і
обґрунтованість рішення місцевого
господарського суду у повному обсязі.

Розглянувши наявні матеріали справи,
обговоривши доводи апеляційної скарги,
перевіривши юридичну оцінку фактичних
обставин даної господарської справи та
повноту їх встановлення, дослідивши
правильність застосування судом
першої інстанції норм процесуального
та матеріального права, Київський
апеляційний господарський суд вважає,
що скарга не підлягає задоволенню з
наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи,
позивач звернувся до суду з вимогами
про визнання недійсним Свідоцтва
України на знак для товарів та послуг
від 15.11.2000 № 17006 та зобов'язання вчинити
дії, обґрунтовуючи свої вимоги
наступним: позивач є українським
товаровиробником, який понад 10 років
виробляє та реалізує по всій території
України та за кордоном власну
кондитерську продукцію в широкому
асортименті під зареєстрованим
товарним знаком "Деліція", зокрема
трубочки вафельні з начинкою, які
реалізуються під назвою "Вафлі
"Трубочки"; товар у такому вигляді та
під такою назвою реалізує також
переважна більшість виробників,
зокрема, Компанія "Рошен"; однак, на ім'я
ПАТ "Харківська бісквітна фабрика"
15.11.2000 було зареєстровано товарний знак
"вафельні трубочки"; назва продукту
"вафельні трубочки" є загальновживаною
та широко використовується, не
відповідає умовам надання правової
охорони, а тому товарний знак "вафельні
трубочки" було зареєстровано
незаконно, всупереч ст. 6 Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів
та послуг"; описовість продукту
"вафельні трубочки" позивач
обґрунтовує посиланням на різні
видання у тому числі 70-х років.

Враховуючи вищевикладене, апелянт
вважає, що державна реєстрація
зазначеного товарного знаку прямо
зачіпає права та інтереси позивача,
оскільки перешкоджає йому вільно
здійснювати господарську діяльність
шляхом виробництва та реалізації
власної продукції та є підставою для
проведення перевірок та застосування
санкцій з боку органів
Антимонопольного комітету України.

Відповідачі заперечували проти позову,
наголошуючи на відсутності порушень
діючого законодавства при проведенні
реєстрації оспорюваного позивачем
свідоцтва. Також, відповідач 2
наголошував на тому, що позивачем не
доведено факту порушення, оспорення
або невизнання його прав чи законних
інтересів; позивачем пропущено строк
позовної давності для звернення з
позовом до суду; відповідачем 2 було
розроблено рецептуру кондитерського
виробу із назвою "Вафельні трубочки", а
тому вказане словесне позначення за
спірним свідоцтвом є оригінальною
назвою для даного кондитерського
виробу.

Відповідач 1 заперечував проти
позовних вимог в повному обсязі,
оскільки експертиза заявки № 96112784 та
реєстрація знака для товарів і послуг
"Вафельні трубочки" за свідоцтвом
України № 17006 була проведена
відповідно до вимог Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг". Так, за результатами
кваліфікаційної експертизи було
встановлено, що заявлене позначення за
заявкою № 96112784 відповідає умовам
надання правової охорони, визначеним
Законом. Закон України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг" у
редакції, чинній на час розгляду
вказаної заявки передбачав, що
відомством проводиться експертиза
заявки по суті, під час якої
перевіряється відповідність
заявленого позначення (товарного
знаку) умовам надання правової охорони.
На доказ проведення такої експертизи
відповідачем 1 надано до матеріалів
справи засвідчену копію
кваліфікаційної експертизи,
оформленої як рішення експертизи
знаків для товарів і послуг, підписане
16.03.2000.

Місцевий господарський суд
відмовляючи в задоволені позовних
вимог в повному обсязі, визнавши їх не
обґрунтованими, нормативно та
документально не підтвердженими, в
тому числі посилаючись на висновок
призначеної у справі повторної
експертизи, зазначив, що оцінивши
наявні в матеріалах справи докази в
сукупності, враховуючи висновок
повторної судової експертизи від 30.10.2013
та не доведеність позивачем
загальновживаності позначення
„Вафельні трубочки" на момент подання
заявки відповідачем 2, у суду відсутні
передбачені законом підстави для
визнання недійсним свідоцтва України
№ 17006 на знак для товарів і послуг
"Вафельні трубочки". Стосовно позовної
давності, то суд вірно зазначив, що
дійшовши висновку про відсутність
підстав для задоволення позовних
вимог, суд не має підстави і для
застосування строку позовної давності
у даній справі.

Київський апеляційний господарський
суд погоджується з висновками
місцевого господарського суду, вважає
їх обґрунтованими та такими, що
відповідають фактичним обставинам
справи.

Так, судова колегія погоджується з
висновком суду першої інстанції щодо
наявності у позивача прав і підстав для
звернення до суду з даним позовом, у
тому числі, виходячи з того, що
охоронюваний законом інтерес є
самостійним об'єктом судового захисту.

До відносин, пов'язаних з використанням
у господарській діяльності прав
інтелектуальної власності,
застосовуються положення Цивільного
кодексу України з урахуванням
особливостей, передбачених
Господарським кодексом України та
іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу
України (надалі - ЦК України) визначено,
що право інтелектуальної власності - це
право особи на результат
інтелектуальної, творчої діяльності
або на інший об'єкт права
інтелектуальної власності, визначений
Цивільним кодексом України та іншим
законом.

Право інтелектуальної власності є
непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК
України. Ніхто не може бути позбавлений
права інтелектуальної власності чи
обмежений у здійсненні, крім випадків,
передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної
власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК
України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема,
належать торговельні марки (знаки для
товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України,
торговельною маркою може бути будь-яке
позначення або будь-яка комбінація
позначень, які придатні для вирізнення
товарів (послуг), що виробляються
(надаються) однією особою, від товарів
(послуг), що виробляються (надаються)
іншими особами. Такими позначеннями
можуть бути, зокрема, слова, літери,
цифри, зображувальні елементи,
комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на
торговельну марку засвідчується
свідоцтвом у випадках і порядку,
передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК
України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Відносини, що виникають у зв'язку з
набуттям і здійсненням права власності
на знаки для товарів і послуг (далі -
знак) в Україні врегульовані Законом
України „Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг".

Згідно з п.3 Постанови Верховної Ради
України №3771-XII від 23.12.1993 „Про введення
в дію Закону України „Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг"
свідоцтво України може бути визнано
недійсним у разі невідповідності знака
умовам його реєстрації, визначеним
законодавством, що діяло на дату
подання заявки.

В процесі судового розгляду було
встановлено, що датою подання заявки на
реєстрацію спірного знаку є 28.11.1996, тому
для визначення відповідності
заявленого на реєстрацію знаку умовам
його реєстрації необхідно
застосовувати норми Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" в редакції від 23.12.1993.

В ст. 5 Закону України „Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг" (тут і
далі в редакції від 23.12.1993) визначено, що
правова охорона надається знаку, який
не суперечить суспільним інтересам,
принципам гуманності і моралі та на
який не поширюються підстави для
відмови в наданні правової охорони,
встановлені цим Законом.

Згідно з п. 2 ст. 6 Закону України „Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" не можуть одержати правову
охорону також позначення, які: не мають
розрізняльної здатності; є
загальновживаними як позначення
товарів і послуг певного виду; вказують
на вид, якість, кількість, властивості,
призначення, цінність товарів і послуг,
а також на місце і час виготовлення чи
збуту товарів або надання послуг; є
оманливими або такими, що можуть ввести
в оману щодо товару, послуги або особи,
яка виробляє товар або надає послугу; є
загальновживаними символами і
термінами.

Позначення, вказані в абзацах другому,
третьому, четвертому, шостому та
сьомому цього пункту, можуть бути
внесені до знака як елементи, що не
охороняються, якщо вони не займають
домінуючого положення в зображенні
знака.

Відповідно до Закону України „Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" були розроблені Правила
складання, подання та розгляду
заявки на видачу свідоцтва України на
знак для товарів і послуг (далі -
Правила), затверджені наказом
Державного патентного відомства
України від 28.07.1995 №116, які визначають
вимоги до заявки, встановлюють правила
подання та процедуру розгляду заявки
на видачу свідоцтва України на знак для
товарів і послуг.

Позивач просив визнати повністю
недійсним свідоцтво України № 17006 від
15.11.2000 саме з посиланням на пункт 1 ст. 19
Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг".

Як вбачається з матеріалів справи, під
час вирішення спору у місцевого
господарського суду виникла
необхідність в з'ясуванні ряду питань,
розв'язання яких потребувало
спеціальних знань.

За таких обставин, ухвалою суду від
19.11.2012 у даній справі призначено судову
експертизу, проведення якої було
доручено атестованим судовим
експертам Київського
науково-дослідного інституту судових
експертиз (КНДІСЕ).

З урахуванням пропозицій сторін, на
вирішення експертів поставлені
наступні запитання:

1. Чи складається знак для товарів
і послуг за свідоцтвом України
№ 17006 з позначень, що не мають
розрізняльної здатності (на момент
подання Заявки 28.11.1996 р.)?

2. Чи складається знак для товарів
і послуг за свідоцтвом України
№ 17006 з позначень, що є
загальновживаними, як позначення
товарів та послуг певного виду (класи 30
та 35 Міжнародної класифікації товарів
і послуг) на момент подання Заявки
28.11.1996 року)?

3. Чи складається знак для товарів
і послуг за свідоцтвом України
№ 17006 з позначень які вказують на вид,
якість, кількість, властивості,
призначення, цінність товарів і послуг,
місце і час виготовлення чи збуту
товарів або надання послуг (на момент
подання Заявки 28.11.1996 р.)?

4. Чи складається знак для товарів і
послуг за свідоцтвом України
№ 17006 з позначень, що є
загальновживаними символами і
термінами (на момент подання Заявки
28.11.1996 р.)?

За результатами проведення судової
експертизи у господарській справі
№ 5011-59/13633-2012, судом одержано Висновок
експерта за результатами проведення
експертизи у сфері об'єктів
інтелектуальної власності
№ 11661/12-53 від 29.05.2013 р., згідно з яким
експерт прийшов до таких висновків:

1. (2). Знак для товарів і послуг за
свідоцтвом України №17006, на дату подачі
матеріалів заявки від 28.11.1996р.,
складався з позначення, що є
загальновживаним, як позначення
товарів певного виду для товарів 30
класу МКТП: "Вафли; кондитерские
изделия".

2. (3). Знак для товарів і послуг за
свідоцтвом України №17006, на дату подачі
матеріалів заявки від 28.11.1996р.,
складався з позначення, яке вказує на
вид товарів.

3. (4). Знак для товарів і послуг за
свідоцтвом України №17006, на дату подачі
матеріалів заявки від 28.11.1996р.,
складався з позначення, яке не є
загальновживаним символом і терміном,
а є позначенням, яке вказує на вид
товарів.

4. (1). Знак для товарів і послуг за
свідоцтвом України №17006, на дату подачі
матеріалів заявки від 28.11.1996р.,
складався з позначення, що не мало
розрізняльної здатності для товарів 30
класу МКТП: "Вафли, кондитерские
изделия".

Оцінюючи вказаний Висновок судової
експертизи від 29.05.2013, суд першої
інстанції дійшов висновку, що останній
є таким, що містить протиріччя,
складений з порушенням чинного
законодавства, а тому викликає сумнів у
його правильності, з чим судова колегія
повністю погоджується з огляду на
наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, за
результатами розгляду клопотання про
призначення у справі судової
експертизи, судом першої інстанції
було призначено судову експертизу
об'єктів інтелектуальної власності,
проведення якої доручено атестованим
судовим експертам Київського
науково-дослідного інституту судових
експертиз (КНДІСЕ), про що 19.11.2012 судом
першої інстанції винесено відповідну
ухвалу.

Цією ухвалою суду першої інстанції від
19.11.2012 зупинено провадження у справі
№5011-59/13633-2012 до надання висновків
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності, проведення
якої доручено атестованим судовим
Київського науково-дослідного
інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

14.01.2013 відділом діловодства суду першої
інстанції отримано від судового
експерта КНДІСЕ Климова Н.Б. клопотання
від 11.01.2013 № 11661/12-53 про
надання додаткових матеріалів, яке
одночасно було направлено експертом і
сторонам у справі (безпосередньо
позивачу та відповідачу 2).

Без отримання відповідної ухвали суду
з приводу розгляду вказаного
клопотання експерта, позивач надав
заяву разом із витребуваними експертом
документами, які отримані судом вже
18.01.2013.

При цьому, суд першої інстанції, не
поновлюючи провадження у даній справі,
лише листом від 23.01.2013 зобов'язав сторін
в найкоротший термін виконати вимоги
експерта, вже після отримання
документів від позивача (після 18.01.2013).

До того ж, суд першої інстанції, не
поновлюючи провадження у даній справі,
отримавши заяву позивача (т.2, ст. 4) з
витребуваними експертом документами,
із листом (без винесення відповідного
процесуального документу) направив
вказану заяву та документи на адресу
експертної установи - КНДІСЕ.

Відповідно до п. 18 постанови пленуму
Вищого господарського суду України
від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання
практики призначення судової
експертизи", у перевірці й оцінці
експертного висновку господарським
судам слід з'ясовувати:

- чи було додержано вимоги
законодавства у призначенні та
проведенні судової експертизи;

- чи не було обставин, які
виключали участь експерта у справі;

- компетентність експерта, якщо
проведення судової експертизи
доручено окремій особі, і чи не вийшов
він за межі своїх повноважень;

- повноту відповідей на порушені
питання та їх відповідність іншим
фактичним даним;

- узгодженість між дослідницькою
частиною та підсумковим висновком
судової експертизи;

- обґрунтованість експертного
висновку та його узгодженість з іншими
матеріалами справи.

Згідно з пунктом 2.3.2 Інструкції про
призначення та проведення судових
експертиз та експертних досліджень,
затверджена наказом Міністерства
юстиції України від 08.10.98 N 53/5 (далі -
Інструкція) експерту заборонено
самостійно збирати матеріали, які
підлягають дослідженню, а також
вибирати вихідні дані для проведення
експертизи, якщо вони відображені в
наданих йому матеріалах неоднозначно.

У господарському судочинстві до таких
матеріалів відносяться речові та
письмові докази. Отже, судового
експерта не наділено повноваженнями
для пошуку та витребування речових або
письмових доказів. Винятком є випадки,
коли у процесі дослідження наданого у
встановленому порядку для проведення
експертизи об'єкта експерт виявляє
інші об'єкти, стосовно яких йому не були
поставлені питання або дослідження
яких відноситься до компетенції
експертів іншої спеціальності
(спеціальностей): у такому випадку
експерт вправі зафіксувати ці об'єкти,
відокремити їх від основного об'єкта
(якщо це не пов'язано з пошкодженням або
знищенням об'єкта), описати їх у
висновку та приєднати їх до матеріалів
експертизи.

У разі коли для вирішення поставлених
перед експертом питань йому необхідні
додаткові матеріали (документи, зразки
тощо) він з огляду на положення частини
четвертої статті 31 ГПК України вправі
просити господарський суд про їх
надання. Водночас законом не
передбачено повноважень судового
експерта щодо витребування та
одержання додаткових матеріалів
безпосередньо від учасників судового
процесу.

Клопотання судового експерта про
надання додаткових матеріалів
розглядається господарським судом
після поновлення провадження у справі;
за необхідності для розгляду такого
клопотання суд може витребувати
матеріали справи з експертної
установи, а також повідомити учасників
судового процесу про час і місце
проведення відповідного судового
засідання. Після розгляду клопотання
провадження у справі знову
зупиняється, а матеріали справи, якщо
вони витребувалися судом, надсилаються
до експертної установи. При цьому
господарським судам слід мати на увазі
можливість настання передбачених
пунктами 1.13 і 4.9 Інструкції наслідків у
вигляді повернення матеріалів справи
суду, який призначив експертизу, або
повідомлення експертом суду про
неможливість надання висновку.

У разі повернення експертною установою
(експертом) матеріалів справи
господарського суду з передбачених
чинним законодавством підстав суд
поновлює провадження у справі для
вирішення питань, пов'язаних з
усуненням причин, які потягли за собою
таке повернення.

Вказане кореспондується з
відповідними нормами ГПК України.

Проте в матеріалах справи відсутні
процесуальні документи винесені судом
першої інстанції стосовно розгляду
вказаного клопотання експерта (у тому
числі щодо поновлення провадження у
даній справі для розгляду цього
клопотання), натомість, містяться листи
суду першої інстанції, які були
сформовані, з приводу вирішення
питання про надання додаткових доказів
експерту, з порушенням норм ГПК України
та, відповідно ці дії суду
здійснювались поза межами провадження
у даній справі. Крім того, судова
колегія погоджується із судом першої
інстанції відносно того, що викликає
сумнів і обґрунтованість експертного
висновку та його узгодженість з іншими
матеріалами справи, у тому числі
рішенням експертизи знаків для товарів
і послуг (кваліфікаційною експертизою),
підписаним 16.03.2000 під час розгляду
відповідачем 1 заявки відповідача 2 від
28.11.1996 № 96112784.

Наведене вище, крім іншого, дає
підстави вважати Висновок
№ 11661/12-53 таким, що зроблений в ході
судової експертизи, яка проведена без
повного додержання вимог
законодавства, до того ж цей висновок,
як вірно зазначив суд першої інстанцій,
дійсно суперечить іншим матеріалам
справи, містить протиріччя, складений з
порушеннями чинного законодавства, а
тому викликає сумнів у його,
достовірності. В даному випадку у суду
першої інстанції були підстави для
призначення повторної судової
експертизи.

Згідно зі ст. 42 Господарського
процесуального кодексу при
необхідності господарський суд може
призначити повторну судову експертизу
і доручити її проведення іншому
судовому експерту.

Відповідно до п. 15.2 постанови пленуму
Вищого господарського суду України від
23.03.2012 N 4 "Про деякі питання практики
призначення судової експертизи"
зазначено, що повторною визнається
судова експертиза, у проведенні якої
експерт досліджує ті ж самі об'єкти і
вирішує ті ж самі питання, які
досліджувалися і вирішувалися у
первинній судові експертизі. Нові
об'єкти на дослідження повторної
судової експертизи подаватися не
можуть, так само як не можуть ставитися
на її вирішення питання, які не
розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза
призначається з ініціативи суду або за
клопотанням учасників процесу, якщо
висновок експерта визнано
необґрунтованим чи таким, що
суперечить іншим матеріалам справи,
або коли він викликає сумнів у його
правильності, або за наявності
істотного порушення норм, які
регламентують порядок призначення і
проведення експертизи. Повторну судову
експертизу слід доручати іншому
експерту (експертам).

Згідно з п. 10 постанови пленуму Вищого
господарського суду України від 23.03.2012 N
4 "Про деякі питання практики
призначення судової експертизи" з
метою скорочення строків виконання
складних за характером та/або
багатооб'єктних експертиз можуть
створюватися експертні комісії у
складі не менш як двох експертів одного
напрямку знань (комісійна експертиза) з
можливим визначенням в ухвалі про
призначення судової експертизи
персонального складу такої комісії.

За таких обставин, враховуючи приписи
ст. 42 ГПК України, ухвалою
Господарського суду м. Києва від 29.07.2013
у даній справі було правомірно
призначено повторну комісійну судову
експертизу об'єктів інтелектуальної
власності, проведення якої доручено
атестованим судовим експертам
Державного Науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру
МВС України. На вирішення атестованих
судових експертів поставлено питання в
редакції ухвали суду від 19.11.2012 у даній
справі. Доводи апелянта щодо
безпідставності призначення судом
повторної експертизи, судова колегія
вважає необґрунтованими, враховуючи
вищевикладене.

За результатами проведення повторної
комісійної судової експертизи у
господарській справі № 5011-59/13633-2012,
судом одержано Висновок експертів №
16-18 ІВ від 30.10.2013 р. (далі - Висновок від
30.10.2013), згідно з яким судові експерти
прийшли до таких висновків:

1. Знак для товарів і послуг за
свідоцтвом № 17006, на момент подання
Заявки 28.11.1996 року, складався з
позначень, що мали розрізняльну
здатність.

2. Знак для товарів і послуг за
свідоцтвом № 17006, на момент подання
Заявки 28.11.1996 року, не складався з
позначень, що є загальновживаними, як
позначення товарів і послуг певного
виду (класи 30 та 35 Міжнародної
класифікації товарів і послуг).

3. Знак для товарів і послуг за
свідоцтвом № 17006, на момент подання
Заявки 28.11.1996 року, не складався з
позначень, які вказують на вид, якість,
кількість, властивості, призначення,
цінність товарів і послуг, місце і час
виготовлення чи збуту або надання
послуг.

4. Знак для товарів і послуг за
свідоцтвом № 17006, на момент подання
Заявки 28.11.1996 року, не складався з
позначень, що є загальновживаними
символами і термінами.

Судова колегія визнає дане експертне
дослідження належним доказом у даній
справі відповідно до норм ГПК України
та оцінює його у сукупності з іншими
доказами у справі.

Доводи апелянта стосовно того, що
експерти при проведенні повторної
комісійної експертизи цитують
сумнівні неофіційні Інтернет-ресурси,
а саме, сайт „Вікіпедія", не
підтверджуються матеріалами справи.
Насправді, судовою колегією при
дослідженні висновку повторної
комісійної судової експертизи від
30.10.2013 встановлено, що в інформаційних
джерелах, які використовували експерти
при проведенні експертизи, під номером
(кодом) 13 (т. 3, ст. 61) зазначено
„Мережа Інтернет (посилання по ходу
дослідження)", проте, по тексту всього
висновку, не вбачається посилання цей
номер (код) 13. До того ж, використання в
ході експертних досліджень такого
інформаційного джерела як мережа
Інтернет не суперечить вимогам
законодавства, а тому не має наслідком
відхилення такої експертизи. Разом з
тим, судова колегія дослідивши
висновки первинної та повторної
експертизи, звертає увагу на те, що дані
з мережі Інтернет використовувались і
під час проведення первісної
експертизи у даній справі, що не
викликає дорікань з боку апелянта.

Апелянт безпідставно посилається на
те, що висновок комісійної повторної
експертизи не відповідає іншим
матеріалам справи, враховуючи все
вищевикладене, у тому числі наведений
судом аналіз матеріалів даної справи,
враховуючи результати експертиз,
проведених під час розгляду заявки
відповідачем 2 № 96112784 щодо реєстрації
спірного товарного знаку відповідачем
1.

Посилання апелянта на те, що експертами
було допущене грубе порушення порядку
проведення повторної комісійної
експертизи та було надано
необґрунтовані відповіді на
поставлені судом питання, внаслідок
чого експерти прийшли до
необґрунтованих висновків, судова
колегія відхиляє, оскільки зазначені
твердження є лише особистою позицією
апелянта, які спростовуються
матеріалами справи.

Разом з тим, апелянт стверджує про те,
що висновок повторної експертизи
проведений двома експертами, які є
експертами широкого профілю, у зв'язку
з чим, можливо дійти висновку про їх
повну некомпетентність та взагалі про
не розуміння ними суті експертного
дослідження.

Апелянт необґрунтовано посилається на
некомпетентність суду першої
інстанції та експертів, що провели
повторну комісійну експертизу у даній
праві, посилаючись на те, що останні є
підполковниками міліції та є
експертами - криміналістами, що
співробітники міліції не мають права
втручатись у вирішення цивільних
(господарських) справ, не мають
відповідних повноважень і досвіду.
Вказані доводи спростовуються
матеріалами справи, які підтверджують
повноваження експертів, які провели
повторну комісійну експертизу у даній
справі.

Так, Висновок повторної комісійної
судової експертизи від 30.10.2013 у даній
справі складений кваліфікованими
судовими експертами:

- Ковальовим К.М., який має вищу
юридичну освіту, вищу спеціальну
освіту в сфері інтелектуальної
власності, кваліфікацію судового
експерта з питань інтелектуальної
власності з правом проведення
експертиз, пов'язаних з охороною прав
на знаки для товарів і послуг,
свідоцтво НОМЕР_1 від 02.11.2012, стаж
експертної роботи з 1993, експертний стаж
у сфері інтелектуальної власності з 2005.

- Черненко Л.А. - головний експерт
відділу експертиз у сфері
інтелектуальної власності та високих
технологій лабораторії
криміналістичної експертизи ДНДЕКЦ
МВС України, яка має вищу юридичну
освіту, вищу спеціальну освіту в сфері
інтелектуальної власності,
кваліфікацію судового експерта з
правом проведення експертиз,
пов'язаних з охороною прав на знаки для
товарів і послуг, свідоцтво НОМЕР_2 від
28.10.2009, стаж експертної роботи з 1998,
експертний стаж у сфері
інтелектуальної власності з 2005.

Вищезазначені судові експерти про
кримінальну відповідальність згідно
зі ст.ст. 384 та 385 Кримінального кодексу
України були попереджені; докази
притягнення їх до кримінальної
відповідальності у зв'язку з
порушенням законодавства під час
проведення експертного дослідження у
даній справі апелянтом не надані.

Проаналізувавши експертні
дослідження, здійснені під час
повторної комісійної експертизи у
даній справі, судова колегія відзначає,
що експерти шляхом аналізу
різноманітних інформаційних джерел
(використання яких не суперечить
чинному законодавству України) дійшли
до висновку, що на видову належність
товару вказує конкретна назва товару
кондитерських виробів в прямій
постановці, що позначення „Вафельні
трубочки" на момент подання заявки
28.11.1996 не складалося з позначень, які
вказують на вид, якість, кількість,
властивості, призначення, цінність
товарів і послуг, місце і час
виготовлення чи збуту або надання
послуг. Крім того, експерти
відзначають, що позначення „Вафельні"
вказує не на конкретний вид товару (на
що помилково посилається апелянт,
виходячи зі своїх власних міркувань), а
на використання при виготовленні
якогось нового товару, окремої
складової частини аналогічної чи
схожої з тією, що використовується при
виготовленні вафель, за специфічністю
рецептури, технологією виготовлення чи
процесом випікання. Вказане позивачем
не спростовано. Аналізуючи позначення
„трубочка" експерти відзначають, що в
залежності від рецептури вафлі
випускають прямокутними, фігурними та
у вигляді паличок, що саме такі форми
вафель до 1996 року випускались на
споживчому ринку кондитерських
виробів України, та відповідачем 2 з 1996
року запропоновано новий товар -
кондитерський вибір з оригінальною
формою у вигляді трубочки, іншими
виробниками аналогічний товар на
споживчий ринок кондитерських виробів
України наданий пізніше.

Аналізуючи складові частини
розрізняльної здатності, які можуть
з'являтися, у тому числі за рахунок
поєднання звичайних елементів за
певних умов, експерти дійшли
обґрунтованого висновку щодо
наявності розрізняльної здатності
позначення, з якого складався спірний
товарний знак на момент подання
вищевказаної заявки 28.11.1996.

Вищевказане, крім іншого, не
спростовується позивачем у його
посиланнях на друковані джерела,
видані за межами України. Проте вказане
спростовує доводи апелянта відносно
того, що експерти залишили поза увагою
аналіз позначень, з яких складається
словосполучення „Вафельні трубочки",
тобто слова „вафельні" та „трубочки".
Аналогічно, аналізуючи принципи
проведення стандартизації та
стандарти, чинні на території України з
1991 року по 2001 рік та з 2001 року, інші
офіційні та наукові джерела, що
видавалися на території України до 1996
року, експерти прийшли до
обґрунтованого висновку, що спірний
товарний знак не складається з
позначень, що є загальновживаними
словами та термінами.

Посилання апелянта в скарзі на те, що в
матеріалах справи відсутні докази
того, що саме відповідач 2 вигадав
поняття „вафельні трубочки" та їх
рецептура є оригінальною, з огляду на
те, що аналогічний товар
використовується іншими виробниками,
спростовуються висновком експертів,
які зазначили, що до 1996 року на
споживчому ринку кондитерських
виробів, згідно п.1.1.1 стандарту „Вафли
Технические условия Wafers. Specifications Гост
14031-68 (с изменениями в 1981 г., 1987 г., 1988 г., в
зависимости от рецептуры вафли
выпускают прямоугольными, круглыми,
фигурными и в виде палочек», лише
починаючи з 1996 року, на ринку
кондитерських виробів Публічним
акціонерним товариством "Харківська
бісквітна фабрика", було запропоновано
новий товар- кондитерський виріб з
оригінальною формою у вигляді трубочки
- «Вафельні трубочки». При цьому,
аналогічний товар на споживчий ринок, з
боку інших виробників не надавався:
компанія «Рошен» (утворена у 1996 році),
ТОВ «Укрконус» (зявився на ринку у 2003
році), ПП «Деліця» (дата первинної
реєстрації 2000 рік).

Обґрунтовуючи загальновживаність та
описовість позначення "Вафельні
трубочки", відсутність у спірного
позначення розрізняльної здатності,
позивач вказує на існування
затвердженого державного стандарту
ДСТУ 4033 саме для продукту "вафельні
трубочки".

Судова колегія дослідивши
обґрунтування встановила, що станом на
дату подання заявки відповідачем 2 до
Державної служби інтелектуальної
власності України - 28.11.1996 даного
державного стандарту не існувало,
оскільки останній затверджений
наказом Держстандарту України від
27.06.2001 № 317, тобто після подання заявки,
навіть більше того, після отримання
спірного свідоцтва на знак для товарів
і послуг "Вафельні трубочки"
відповідачем 2, про що вірно зазначив
суд першої інстанції. Жодних інших
доказів, які би вказували на
загальновживаність, описовість
спірного позначення та відсутність у
нього розрізняльної здатності саме
станом на 28.11.1996 сторонами надано не
було.

Твердження відповідача, стосовно того,
що кваліфікаційна експертиза заявки,
поданої Публічним акціонерним
товариством "Харківська бісквітна
фабрика" 28.11.1996, проводилась Державним
підприємством науково-дослідним
центром патентної експертизи (далі -
НДЦПЕ), хоча в ст. 10 Закону України „Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" чітко передбачено, що
експертиза цієї заявки проводиться
Відомством, відхиляються судовою
колегією, з огляду на те, що експертиза
заявки від 28.11.1996 № 96112784 проводилась, не
лише відповідно до Закону України „Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг", а у відповідності до
вищевказаних Правил (в редакції, яка
діяла на момент подання заявки), в п. 2.1.
яких зазначено, що заявка на знак для
товарів і послуг подається до
Відомства на адресу НДЦПЕ. Пунктом 2.4.4.1.
Правил передбачено, що до заявки
додається документ, що підтверджує
сплату збору за подання заявки, в тому
числі за експертизу заявленого знака
для одного класу МКТП, у встановленому
розмірі. Зазначений документ подається
разом із заявкою або протягом двох
місяців від дати подання заявки, при
цьому діловодство по заявці не
проводять до його надходження. Всі
подальші документи розглядаються
НДЦПЕ, що дає підстави суду вважати, що
НДЦПЕ, як підконтрольний Відомству,
правомірно провів відповідну
експертизу, на цьому наголошував у
судовому засіданні суду апеляційної
інстанції і відповідач 1.

Дослідивши висновок повторної
комісійної судової експертизи від
30.10.2013, судова колегія дійшла висновку,
що зазначений висновок містить чіткі
відповіді на порушені судом питання,
які є обґрунтованими та такими, що
узгоджуються з іншими матеріалами
справи, а тому дійшла висновку, що
позначення "Вафельні трубочки" за
свідоцтвом України № 17006, на момент
подання заявки (28.11.1996) було таким, що
відповідало вимогам надання правової
охорони, та відповідач 1 вірно дійшов
такого ж висновку, видавши спірне
свідоцтво відповідачеві 2. Доказів, які
б спростовували висновки експертів,
які проводили повторну комісійну
експертизу у даній справі, суду не
надано.

Наведене свідчить про те, що знак
„вафельні трубочки" за оспорюваним
позивачем свідоцтвом від 15.11.2000 № 17006
відповідає умовам надання правової
охорони, а подання заявки на реєстрацію
знака та видача свідоцтва не призвело
до порушення прав інших осіб.

Посилання апелянта на те, що реєстрація
товарного знаку для класу 35 згідно з
Міжнародною класифікаціює товарів і
послуг є похідною від реєстрації для
класу 30, тому воно не набуло
розрізняльної здатності і для 35
класу,відхиляється судовою колегією,
враховуючи вищевикладене.

Разом з тим, судом першої інстанції в
оскаржуваному рішенні вірно зазначено
про те, що позивачем заявлено позов про
визнання недійсним свідоцтва України
від 15.11.2000 № 17006 на знак для товарів і
послуг «Вафельні трубочки» повністю,
тобто стосовно зареєстрованих товарів
30 та послуг 35 класу МКТП, натомість, з
наявних у матеріалах справи документів
вбачається, що фактично позивач
обґрунтовував підстави для визнання
спірного свідоцтва недійсним лише
стосовно зареєстрованих товарів 30
класу МКТП: вафлі, кондитерські вироби.
Водночас жодного обґрунтування
стосовно зазначених позивачем п'яти
підстав для визнання недійсним
спірного свідоцтва стосовно
зареєстрованих послуг 35 класу:
імпорт-експорт позивачем не було
надано до суду першої інстанції.

За таких обставин, враховуючи
вищевикладене, суд дійшов висновків, що
позовні вимоги не є обґрунтованими,
доведеними належними та допустимими
доказами, а тому не підлягають
задоволенню в цій частині.

05.11.2012 відділом діловодства
господарського суду м. Києва отримано
від представника відповідача 2 заяву
про застосування строку позовної
давності, у якій останній просить суд
застосувати строк позовної давності у
даній справі, що є підставою для
відмови у задоволенні позовних вимог.

Оскільки суд першої інстанції вірно
дійшов висновку про відсутність
підстав для задоволення позовних
вимог, у суду були відсутні підстави
для застосування строку позовної
давності у даній справі, про що вірно
зазначено в оскаржуваному рішенні.

В силу ст. 43 ГПК України сторони та інші
особи, які беруть участь у справі,
обґрунтовують свої вимоги і
заперечення поданими суду доказами.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна
сторона повинна довести ті обставини,
на які вона посилається як на підставу
своїх вимог і заперечень. В силу
вказаної норми предметом доказування є
обставини, які свідчать про дійсні
права та обов'язки сторін у справі та
складається з фактів - підстав позову,
та фактів, якими відповідач
обґрунтовує апеляційну скаргу.

Належних та допустимих доказів, які б
підтверджували протилежне суду не
надано, тому колегія суддів не вбачає
підстав для визнання повністю
недійсним свідоцтва України 15.11.2000 №
17006 на знак для товарів і послуг
„Вафельні трубочки", тому позов в цій
частині вимог задоволенню не підлягає.

Що ж до решти вимог позивача, а саме про
зобов'язання відповідача-1 внести зміни
до Державного реєстру знаків для
товарів та послуг і здійснити
відповідну публікацію в офіційному
бюлетені „Промислова власність", то
вказані вимоги є похідними від вимоги
про визнання недійсним свідоцтва
України № 17006 на знак для товарів і
послуг "Вафельні трубочки".

Оскільки за результатами розгляду
справи колегія суддів дійшла висновку
про те, що знак для товарів і послуг
„Вафельні трубочки" за свідоцтвом
України 15.11.2000 № 17006 відповідає умовам
надання правової охорони та не порушує
прав позивача, вимоги про зобов'язання
відповідача-1 внести зміни до
Державного реєстру знаків для товарів
та послуг і здійснити відповідну
публікацію в офіційному бюлетені
„Промислова власність" щодо
недійсності вказаного свідоцтва не
підлягають задоволенню, про що вірно
зазначив суд першої інстанції.

Отже, суд першої інстанції вірно
встановив фактичні обставини справи,
ретельно дослідив наявні докази, дав їм
належну оцінку та з дотриманням
приписів норм матеріального і
процесуального права прийняв законне й
обґрунтоване рішення, визначені
законом підстави для скасування або
зміни якого відсутні.

За таких обставин, колегія суддів
дійшла висновку про відсутність
правових підстав для зміни чи
скасування рішення господарського
суду міста Києва від 03.02.2014 у справі №
5011-59/13633-2012. Порушень норм матеріального
чи процесуального права, які могли
призвести до зміни чи скасування
оскаржуваного рішення у даній справі,
судовою колегією не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.
ст. 33, 43, 99, 101-105 Господарського
процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Приватного
підприємства "Деліція" залишити без
задоволення, рішення господарського
суду міста Києва від 03.02.2014 у справі
№ 5011-59/13633-2012 - без змін.

2. Справу № 5011-59/13633-2012 повернути до
господарського суду міста Києва.

Постанова може бути оскаржена в
касаційному порядку до Вищого
господарського суду України протягом
двадцяти днів з дня її прийняття.

Повний текст постанови підписаний:
27.03.2014

Головуючий суддя
М.Л. Доманська

Судді
Л.Л. Гарник

А.А. Верховець