м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
У Х В А Л А

Справа № 910/256/14 04.03.14

За позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю "Виробнича
фармацевтична компанія "Біо-фарма ЛТД"
м. Дніпропетровська

до 1. Товариства з обмеженою
відповідальністю "Біо-продукт ЛТД"
Дніпропетровської області

2. Державної служби інтелектуальної
власності України

про визнання патентів України на
промислові зразки недійсними,
зобов'язання вчинити дії.

Суддя Паламар П.І.

Представники:

від позивача Базіна К.А., Задорожний
Р.В.,

від відповідачів 1. не з'явився, 2.
Потоцький М.Ю.

СУТЬ СПОРУ :

у січні 2014 року Товариство з обмеженою
відповідальністю "Виробнича
фармацевтична компанія "Біо-фарма ЛТД"
звернулося в суд з указаним позовом.

Позивач зазначав, що він в межах своєї
господарської діяльності здійснює
виробництво лікарського засобу "ЕТІЛ",
розчин для зовнішнього застосування 96%
на підставі реєстраційного
посвідчення на лікарський засіб №
UA/7684/01/01, рішення про державну
реєстрацію якого затверджене наказом
Міністерства охорони здоров'я України
№ 76 від 15 лютого 2008 р. Також 26 березня
2008р. йому було видане свідоцтво № 13306-1
про присвоєння товарній позиції
ідентифікаційного номера у всесвітній
системі GSI.

При цьому, вказаний лікарський засіб
маркується етикеткою, зовнішній вигляд
якої було втілено у промислових
зразках за патентами на промислові
зразки №№ 23964 та 23965 від 12 листопада 2012
р..

Внаслідок незаконної, на його думку,
видачі відповідачем 2. патентів на
промислові зразки №№ 23964 та 23965 від 12
листопада 2012 р., в яких було використано
найменування його лікарського
препарату "ЕТІЛ", було порушено його
законний інтерес, що полягає у
безперешкодному продовженні
підприємницької діяльності. Оскільки
він розпочав виробництво лікарського
засобу "ЕТІЛ" до дати подання заявок, за
якими було видано оспорювані патенти,
то він має право попереднього
користування, передбачене ч. 1 ст. 470 ЦК
України та абзацом 1 п. 1 ст. 22 Закону
України "Про охорону прав на промислові
зразки".

Використанням етикетки для
лікарського засобу "ЕТІЛ", розчин для
зовнішнього застосування 96%,
зображення сукупності суттєвих ознак
промислових зразків за оспорюваними
патентами ним було зроблено відомими
задовго до 9 жовтня 2012 р. - дати подання
заявок відповідачем 1. на ці патенти.

Крім того, на зареєстрованих
промислових зразках відповідачем 1. без
його згоди використано комерційне
найменування товариства позивача.

Посилаючись на те, що промислові зразки
відповідача 1. не відповідали умовам
патентоспроможності, оскільки не були
новими, зареєстровані з порушенням
його права на використання
комерційного найменування, позивач
просив задовольнити позов шляхом:

- визнання недійсними патентів України
№№ 23964 та 23965 від 12 листопада 2012 р.;

- зобов'язання відповідача 2. внести
відповідні відомості до Державного
реєстру патентів України на промислові
зразки та здійснити публікацію з цього
приводу в офіційному бюлетені
"Промислова власність".

У процесі розгляду справи позивач
подав клопотання про призначення у
справі судової експертизи на вирішення
якої запропонував винести наступні
питання:

- "чи містяться в матеріалах справи
відомості, за якими сукупність
суттєвих ознак промислового зразка за
патентом України № 23964 та/або
промислового зразка за патентом
України № 23965 стала загальнодоступною
у світі до дати подання на нього заявки?

- чи використано на етикетці, зовнішній
вигляд якої є об'єктом промислового
зразка за патентом України № 23964, а
також на етикетці, зовнішній вигляд
якої є об'єктом промислового зразка за
патентом України № 23965, скорочене
комерційне (фірмове) найменування
"Товариство з обмеженою
відповідальністю "ВФК "Біо-фарма ЛТД",
належне Товариству з обмеженою
відповідальністю "Виробнича
фармацевтична компанія "Біо-фарма ЛТД"?

Представник відповідача 1. у судове
засідання не з'явився, про час і місце
його проведення повідомлений у
встановленому порядку, через
канцелярію суду подав заяву про
відкладення розгляду справи.

У судовому засіданні представники
позивача та відповідача 2. підтримали
клопотання про призначення у справі
судової експертизи.

Заслухавши пояснення представників
сторін, розглянувши матеріали справи
та враховуючи, що для вирішення питань
щодо використання у промислових
зразках за спірними патентами
інформації, що стала загальнодоступною
в світі до подачі на них заявок, а також
використання комерційного
найменування позивача потрібні
спеціальні знання, з метою повного
об'єктивного розгляду справи, суд
вважає за необхідне призначити у
справі судову експертизу.

Представникам сторін роз'яснено право
пропонувати господарському суду
питання, які мають бути роз'яснені
судовим експертом. Інші учасники
судового провадження в установленому
порядку додаткових пропозицій не
заявили.

Керуючись ст.ст. 31, 41, 42, п. 1 ст. 79, 86 ГПК
України, суд

У Х В А Л И В:

1. Призначити по справі судову
експертизу об'єктів інтелектуальної
власності.

2. Проведення судової експертизи
доручити Науково-дослідному інституту
інтелектуальної власності
Національної академії правових наук
України (03680, м. Київ, вул. Боженка, 11,
корп. 4, 13 поверх).

3. На вирішення судової експертизи
поставити питання:

- чи містяться в матеріалах справи
відомості, за якими сукупність
суттєвих ознак промислового зразка за
патентом України № 23964 та/або
промислового зразка за патентом
України № 23965 стала загальнодоступною
у світі до дати подання на нього заявки?

- чи використано на етикетці, зовнішній
вигляд якої є об'єктом промислового
зразка за патентом України № 23964, а
також на етикетці, зовнішній вигляд
якої є об'єктом промислового зразка за
патентом України № 23965, скорочене
комерційне найменування "Товариство з
обмеженою відповідальністю "ВФК
"Біо-фарма ЛТД", належне Товариству з
обмеженою відповідальністю "Виробнича
фармацевтична компанія "Біо-фарма ЛТД?

4. Витрати по проведенню експертизи
покласти на позивача з наступним
віднесенням витрат на винну сторону
відповідно до вимог ст. 49 ГПК України.
Зобов'язати позивача провести оплату
експертизи у п'ятиденний строк з дня
виставлення експертною установою
відповідного рахунку.

5. Зобов'язати сторін на вимогу експерта
надати йому документи та інші
матеріали, необхідні для проведення
експертизи.

6. Попередити експерта (експертів), які
будуть проводити експертизу, про
кримінальну відповідальність за дачу
завідомо неправдивого висновку, а
також за відмову без поважних причин
від виконання покладених на них
обов'язків відповідно до статей 384, 385
Кримінального кодексу України.

7. Для проведення експертизи надати у
розпорядження судового експерта
справу № 910/256/14.

8. Попередити сторін про
відповідальність за ухилення від
вчинення дій, покладених на них
господарським судом, передбачену п. 5
ст. 83 ГПК України.

9. У зв'язку з призначенням експертизи
об'єктів інтелектуальної власності
зупинити провадження у справі № 910/256/14
до отримання висновку експерта.

10. Ухвалу суду надіслати сторонам по
справі та Науково-дослідному інституту
інтелектуальної власності
Національної академії правових наук
України.

Суддя господарського суду міста Києва
П.І.Паламар