КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"18" березня 2014 р. Справа №910/6197/13

Київський апеляційний господарський
суд у складі колегії суддів:

головуючого: Разіної
Т.І.

суддів:
Доманської М.Л.

Копитової О.С.

представники сторін:

від позивача: Лавренова Н.О. -
представник (дов. б/н від 14.02.2013);

ОСОБА_3 - адвокат (посвідчення НОМЕР_1
від 27.01.2005)

від відповідача1: Титаренко Ю.П. -
представник (дов. № 1551/3 від 01.04.2013 від
14.01.2013);

від відповідача 2: не з'явився;

розглянувши у відкритому судовому
засіданні апеляційну скаргу
товариства з обмеженою
відповідальністю «Фармацевтична
компанія «Здоров'я» на рішення
господарського суду міста Києва від
11.12.2013 року у справі № 910/6197/13 (суддя
Прокопенко Л.В.)

за позовом Компанії Берлін-Хемі
(Менаріні Груп), Німеччина, м. Берлін

до 1. товариства з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", м. Харків

2. Міністерства охорони здоров'я
України, м. Київ

про припинення порушення, визнання
незаконним та часткове скасування
наказу Міністерства охорони здоров'я
України

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста
Києва від 11.12.2013 року у справі № 910/6197/13
(суддя Прокопенко Л.В.) позовні вимоги
Компанії Берлін-Хемі (Менаріні Груп)
задоволено в повному обсязі; визнано
незаконним та скасовано наказ
Міністерства охорони здоров'я України
від 23.08.2012 № 658 «Про державну реєстрацію
(перереєстрацію) лікарських засобів та
внесення змін до реєстраційних
матеріалів» в частині реєстрації
лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я
(таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг № 7
(7х1), № 14 (7х2), № 21 (7х3), № 10 (10х1) у
блістерах, заявник товариство з
обмеженою відповідальністю
«Фармацевтична компанія «Здоров'я»,
номер реєстраційного посвідчення
UA/12456/01/01) зазначений під номером 5 у
додатку № 1 до наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 23.08.2012 № 658;
визнано незаконним та скасовано наказ
Міністерства охорони здоров'я України
від 07.06.2013 № 480 «Про державну реєстрацію
(перереєстрацію) лікарських засобів та
внесення змін до реєстраційних
матеріалів» в частині реєстрації
лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я
(краплі оральні, 40 мг/мл по 30 мл у
флаконах з пробкою-крапельницею № 1 у
коробці, заявник товариство з
обмеженою відповідальністю
«Фармацевтична компанія «Здоров'я»,
номер реєстраційного посвідчення
UA/12946/01/01) зазначений під номером 6 у
додатку № 1 до наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 07.06.2013 р. №
480; зобов'язано Міністерство охорони
здоров'я України виключити лікарські
засоби ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, реєстраційні
посвідчення UA/12456/01/01 та UA/12946/01/01, з
Державного реєстру лікарських засобів
України, шляхом видання наказу;
заборонено товариству з обмеженою
відповідальністю «Фармацевтична
компанія «Здоров'я» використовувати
позначення ЕСПУЗІН, схоже із знаком для
товарів і послуг за свідоцтвом України
№ 25612 стосовно товарів 5 класу МКТП;
зобов'язано товариство з обмеженою
відповідальністю «Фармацевтична
компанія «Здоров'я» усунути позначення
ЕСПУЗІН з лікарських засобів власного
виробництва.

Не погоджуючись з рішенням суду першої
інстанції, товариство з обмеженою
відповідальністю «Фармацевтична
компанія «Здоров'я» звернулось до
Київського апеляційного
господарського суду з апеляційною
скаргою, в якій просить скасувати
рішення господарського суду міста
Києва від 11.12.2013 року у справі № 910/6197/13
та прийняти нове рішення, яким
відмовити в задоволенні позовних
вимог; призначити повторну судову
експертизу об'єктів інтелектуальної
власності, проведення якої доручити
атестованому судовому експерту
Харківського науково-дослідного
Інституту судових експертиз ім. Засл.
професора М.С. Бокаріуса.

Ухвалою Київського апеляційного
господарського суду від 06.02.2014 вказану
апеляційну скаргу прийнято до
провадження та призначено до розгляду
в судовому засіданні.

26.02.2014 ТОВ «Фармацевтична компанія
«Здоров'я» звернулася до апеляційного
суду з письмовим клопотанням, в якому
просить призначити повторну судову
експертизу об'єктів інтелектуальної
власності, проведення якої доручити
Харківському науково-дослідному
Інституту судових експертиз ім. Засл.
професора М.С. Бокаріуса, м. Харків,
витрати на проведення повторної
експертизи покласти на відповідача та
позивача пропорційно.

04.03.2014 через відділ документального
забезпечення Київського апеляційного
господарського суду представником
відповідача-1 подано відзив на
апеляційну скаргу, в якому він
заперечує доводи, викладені в
апеляційній скарзі та просить залишити
її без задоволення, а рішення місцевого
господарського суду - без змін, крім
того заперечує щодо призначення
повторної судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності.

17.03.2014 через відділ документального
забезпечення суду представником
позивача подано письмові заперечення
на клопотання про призначення
повторної судової експертизи, в яких
просить відмовити у задоволенні
клопотання про призначення повторної
експертизи.

17.03.2014 через відділ документального
забезпечення суду представником
позивача подано клопотання про виклик
судового експерта, в якому просить
викликати в судове засідання експертів
Дорошенко О.Ф. та Коваленко Т.В. для
надання пояснень стосовно висновку
експерта за результатами проведення
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності за господарською справою №
910/6197/13 від 07.10.2013, зокрема для
роз'яснення таких питань:

- чи враховано судовим експертом те, що
знак за свідоцтвом № 170776 є
комбінованим позначенням, яке включає
словесні та зображувальні елементи?;

- чи враховано наявність у складі знака
за свідоцтвом № 170776 елементу фірмового
найменування?

17.03.2014 через відділ документального
забезпечення Київського апеляційного
господарського суду представником
позивача подано клопотання, в якому
просить забезпечити можливість участі
представника Посольства Італії в
Україні у судовому засіданні, яке
призначено на 18.03.2014.

В судовому засіданні 18.03.2014 представник
ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я»
підтримав вимоги апеляційної скарги та
письмове клопотання про призначення
повторної судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності та просив
поставити на розгляд експерту ті самі
питання, що і в попередній експертизі,
крім того не заперечував щодо
задоволення клопотання про виклик
судового експерта, однак, заперечував
щодо задоволення клопотання, в якому
позивач просить забезпечити
можливість участі представника
Посольства Італії в Україні у судовому
засіданні.

Представник Компанії Берлін-Хемі
(Менаріні Груп) в судовому засіданні
надав усні пояснення, в яких заперечив
проти доводів апеляційної скарги з
підстав, викладених в відзиві на
апеляційну скаргу та заперечував щодо
задоволення клопотання про
призначення повторної експертизи, з
підстав, викладених в письмових
запереченнях, а також підтримав
клопотання про виклик судового
експерта та клопотання, в якому просить
забезпечити можливість участі
представника Посольства Італії в
Україні у судовому засіданні.

Київський апеляційний господарський
суд відхиляє заявлене представником
позивача письмове клопотання, в якому
просить забезпечити можливість участі
представника Посольства Італії в
Україні у судовому засіданні, оскільки
положенням ГПК України не передбачено
в який спосіб та яким шляхом суд може
забезпечити можливість участі у справі
Посольства Італії в Україні в якості
вільного слухача, відповідно до
уточнень представника позивача в
судовому засіданні. Крім того, згідно
ст. 4-4 ГПК України розгляд справ у
господарських судах відкритий, за
винятком випадків, коли це суперечить
вимогам щодо охорони державної,
комерційної або банківської таємниці,
або коли сторони чи одна з сторін
обґрунтовано вимагають
конфіденційного розгляду справи і
подають відповідне клопотання до
початку розгляду справи по суті. У
даній справі відсутні будь-які
обмеження щодо проведення закритих
судових засідань.

Дослідивши матеріали справи,
заслухавши пояснення уповноважених
представників сторін, обговоривши
доводи апеляційної скарги, перевіривши
застосування судом першої інстанції
норм процесуального та матеріального
права, колегія суддів Київського
апеляційного господарського суду
дійшла до висновку, що з метою
всебічного, повного і об'єктивного
розгляду спору та оскільки роз'яснення
питань, що виникли при вирішенні даного
спору потребують спеціальних знань, у
справі № 910/6197/13 необхідно призначити
повторну судову експертизу та зупинити
апеляційне провадження по даній
справі.

Як вбачається з матеріалів справи на
виконання ухвали господарського суду
міста Києва від 22.05.2013 у справі № 910/6197/13
судовим експертам Науково-дослідного
інституту інтелектуальної власності
Національної академії правових наук
України;( 03680, м. Київ, вул. Боженка, 11,
корп. 4, 13 поверх) проведено судову
експертизу об'єктів інтелектуальної
власності про що складено 07.10.2013
висновок № 900, який міститься в
матеріалах справи.

В клопотанні про призначення повторної
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності відповідач-1
зазначає, що в матеріалах експертизи
невірно ідентифіковано знак для
товарів і послуг за свідоцтвом № 170776,
оскільки зареєстрований знак є
комбінованим позначенням, яке включає
словесні та зображувальні елементи;
експерт під час проведення експертизи
не врахував наявності у складі знака
елементів фірмового найменування при
вирішенні питання щодо визначення
ступеню схожості знаків. Данні
обставини є вирішальними в справі,
оскільки, відповідно до п. 1 ст. 5 Закону
України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг» обсяг правової
охорони, що надається, визначається
зображенням знака та переліком товарів
і послуг, внесеними до Реєстру, і
засвідчується свідоцтвом з наведеними
у ньому копією внесеного до Реєстру
зображення знака та переліком товарів
і послуг.

Таким чином, визначення ступеню
схожості знаків для товарів і послуг, а
також для об'єктивного та
неупередженого розгляду справи та
з'ясування усіх обставин справи,
перевірки доводів сторін як на
підтвердження вимог, так і заперечення
проти них, потребує знань, і є можливим
при здійсненні судової експертизи.

Відповідно до п. 15.2. Постанови Пленуму
Вищого господарського суду України від
23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики
призначення судової експертизи»
повторною визнається судова
експертиза, у проведенні якої експерт
досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті
ж самі питання, які досліджувалися і
вирішувалися у первинній судові
експертизі. Нові об'єкти на дослідження
повторної судової експертизи
подаватися не можуть, так само як не
можуть ставитися на її вирішення
питання, які не розглядалися
попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза
призначається з ініціативи суду або за
клопотанням учасників процесу, якщо
висновок експерта визнано
необґрунтованим чи таким, що
суперечить іншим матеріалам справи,
або коли він викликає сумнів у його
правильності, або за наявності
істотного порушення норм, які
регламентують порядок призначення і
проведення експертизи. Повторну судову
експертизу може бути призначено також,
якщо є розходження у висновках кількох
експертів і їх неможливо усунути
шляхом одержання додаткових пояснень
експертів у судовому засіданні.
Повторну судову експертизу слід
доручати іншому експерту (експертам).

Пунктом 1.3 Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України від 23.03.2012
№ 5 «Про деякі питання практики
призначення судових експертиз у
справах зі спорів, пов'язаних із
захистом права інтелектуальної
власності» встановлено, що судова
експертиза повинна призначатися
тільки для встановлення даних, що
входять до предмета доказування у
справі, і не може стосуватися
тлумачення і застосування правових
норм.

Відповідно до ст. 41 ГПК України для
роз'яснення питань, що виникають при
вирішенні господарського спору і
потребують спеціальних знань,
господарський суд призначає судову
експертизу.

Учасники судового процесу мають право
пропонувати господарському суду
питання, які мають бути роз'яснені
судовим експертом. Остаточне коло цих
питань встановлюється господарським
судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи має бути
доручено компетентним організаціям чи
безпосередньо спеціалістам, які
володіють необхідними для цього
знаннями. Особа яка проводить судову
експертизу (далі -судовий експерт),
користується правами і несе обов'язки,
зазначені у ст. 31 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 42 ГПК України при
необхідності господарський суд може
призначити додаткову судову
експертизу і доручити її проведенняя
іншому судовому експерту.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України
господарський суд зупиняє провадження
у справі за клопотанням сторони,
прокурора, який бере участь в судовому
процесі, або за своєю ініціативою у
випадках призначення господарським
судом судової експертизи.

Таким чином, з метою всебічного,
повного і об'єктивного розгляду спору
та оскільки роз'яснення питань, що
виникли при вирішенні даного спору
потребують спеціальних знань колегія
суддів апеляційного господарського
суду дійшла висновку про задоволено
клопотання ТОВ «Фармацевтична
компанія «Здоров'я», а у справі № 910/6197/13
необхідно призначити судову
експертизу та зупинити апеляційне
провадження.

Враховуючи вищевикладене Київський
апеляційний господарський суд
відхиляє заявлене представником
позивача письмове клопотання про
виклик судового експерта, оскільки
судом прийнято рішення щодо
призначення повторної експертизи.

Керуючись ст.ст. 41, 42, 79, 86, 99, 101 ГПК
України, Законом України «Про судову
експертизу», Київський апеляційний
господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ТОВ
«Фармацевтична компанія «Здоров'я».

2. Зупинити провадження у справі №
910/6197/13 до закінчення проведення
експертного дослідження.

3. Призначити у справі № 910/6197/13 повторну
судову експертизу об'єктів
інтелектуальної власності, проведення
якої доручити Харківського
науково-дослідного Інституту судових
експертиз ім. Засл. професора М.С.
Бокаріуса, м. Харків (61077, м. Харків, вул.
Золочівська, 8-а).

4. Постановити на вирішення експерта
наступні питання, що потребують
роз'яснення:

-чи є позначення «ЕСПУЗІН» домінуючою
частиною назви лікарського засобу
«ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» ?

-чи є назва лікарського засобу
«ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», що виробляється ТОВ
«Фармацевтична компанія «Здоров'я»,
тотожним або схожим настільки, що його
можна сплутати із знаком для товарів і
послуг «ЕСПУМІЗАН» за Свідоцтвом
України № 25612 від 17.06.2002 ?

-чи містить назва лікарського засобу
«ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» позначення, схожі із
знаком для товарів і послуг
«ЕСПУМІЗАН» (Свідоцтво України на знак
для товарів і послуг від 17.06.2002 за
номером 25612) ?

-чи є назва лікарського засобу
«ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», що виробляється ТОВ
«Фармацевтична компанія «Здоров'я»,
такою, що може ввести в оману відносно
особи позивача Компанії Берлін-Хемі
(Менаріні Груп), власника Свідоцтва
України № 25612 від 17.06.2002 ?

-чи є знак для товарів та послуг України
«Эспузин-Здоровье», який засвідчується
Свідоцтвом України № 170776 від 13.05.2013.,
тотожним або схожим зі знаком для
товарів а послуг України «ЕСПУМІЗАН»,
який засвідчується Свідоцтвом України
256123 від 7.06.2002, настільки, що їх можна
сплутати ?

-чи є знак для товарів та послуг України
«Эспузин-Здоровье», який засвідчується
Свідоцтвом України № 170776 від 13.05.2013 р.,
таким, що може вести в оману відносно
особи власника Свідоцтва України № 25612
від 17.06.2002 Компанії Берлін-Хемі
(Менаріні Груп) ?

-чи є знак для товарів та послуг України
«Эспузин-Здоровье», який засвідчується
Свідоцтвом України № 170776 від 13.05.2013,
оманливим ?

5. В розпорядження експертної установи
надіслати матеріали справи № 910/6197/13 та
копію цієї ухвали.

6. Попередити експерта, який буде
здійснювати судову експертизу про
кримінальну відповідальність за ст.ст.
384, 385 Кримінального кодексу України.

7. Зобов'язати сторони подати на вимогу
експерта необхідні для проведення
судової експертизи первинні документи.

8. Витрати, пов'язані з проведенням
експертизи, на даній стадії розгляду
справи покласти на ТОВ «Фармацевтична
компанія «Здоров'я».

9. По закінченню експертизи висновок,
матеріали справи №
910/6197/13 та розрахунок витрат, пов'язаних
з проведенням експертизи, надати
Київському апеляційному
господарському суду. Копію висновку
надіслати сторонам у справі.

10. Копії цієї ухвали надіслати сторонам
у справі.

Головуючий суддя
Т.І. Разіна

Судді
М.Л. Доманська

О.С. Копитова