КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" лютого 2014 р. Справа№ 5011-59/1087-2012

Київський апеляційний господарський
суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Разіної Т.І.

Сотнікова С.В.

при секретарі судового засідання:
Ликові В.В.,

за участю представників сторін:

від позивача: Лєвічева О.Д. -
довіреність б/н від 14.06.2013р.

Маслова А.В. -
довіреність б/н від 08.10.2013р.,

від відповідача-1: Ресенчук В.М. -
довіреність № 2-8/3903 від 23.05.2013р.,

від відповідача-2: не з'явились,

від відповідача-3: не з'явились,

від відповідача-4: Ефімов С.В. -
довіреність № б/н від 28.02.2013р.,

від третьої особи: Бабіч Т.Г. -
довіреність № 3 від 07.02.2014р.,

розглянувши апеляційні скарги
Товариства з обмеженою
відповідальністю „МГ Автомотів" та
Товариства з обмеженою
відповідальністю „Черкаський завод
автохімії" на рішення Господарського
суду міста Києва від 31.07.2013 року

у справі № 5011-59/1087-2012 (суддя
Блажівська О.Є.)

за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю „МГ Автомотів",

до 1. Державної служби
інтелектуальної власності України,

2. Товариства з обмеженою
відповідальністю „Делфін

Дістриб'юшн Україна",

3. Товариства з обмеженою
відповідальністю „Зотік",

4. Відкритого
акціонерного товариства „Пушкінський
завод",

третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору на стороні
позивача Товариство з обмеженою
відповідальністю „Черкаський завод

автохімії",

про визнання свідоцтва
України на знак для товарів та послуг

№ 106911 від 12.05.2009 недійсним
повністю та зобов'язання

вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

У січні 2012 року ТОВ „МГ Автомотів"
звернулося до господарського суду
міста Києва з позовом, в якому просило
суд визнати недійсним свідоцтво № 106911
на знак для товарів і послуг „LUXE",
зобов'язати Державну службу
інтелектуальної власності України
внести зміни до Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг стосовно визнання повністю
недійсним свідоцтва України № 106911 та
здійснити публікацію про це в
офіційному бюлетені „Промислова
власність", зобов'язати ТОВ „Делфін
Дістриб'юшн Україна", ТОВ „Зотік" та ВАТ
„Пушкінський завод" припинити дії, які
порушують право інтелектуальної
власності на знак для товарів і послуг
"LUXOIL", засвідчені свідоцтвом № 38725 від
15.04.2004 року, а саме: використовувати
позначення „LUXE" у будь-якій формі, в
тому числі нанесення на автомобільні
моторні оливи (однорідні товари), в
рекламі, мережі Інтернет, на етикетках,
упаковках, при виконанні робіт та
наданні послуг.

Рішенням господарського суду міста
Києва від 22.10.2012 року, залишеним без
змін постановою Київського
апеляційного господарського суду від
12.03.2013 року, у задоволенні позову
відмовлено повністю.

Постановою Вищого господарського суду
України від 14.05.2013 року касаційну
скаргу ТОВ „МГ Автомотів" і ТОВ
„Черкаській завод автохімії"
задоволено, постанову Київського
апеляційного господарського суду від
12.03.2013 та рішення господарського суду
міста Києва від 22.10.2012 у справі
скасовано. Справу передано на новий
розгляд до господарського суду міста
Києва.

Під час нового розгляду, рішенням
господарського суду міста Києва від
31.07.2013 року в задоволенні позову
відмовлено повністю.

Не погоджуючись з зазначеним рішенням
місцевого господарського суду, ТОВ „МГ
Автомотів" звернулось до Київського
апеляційного господарського суду з
апеляційною скаргою, в якій просить
скасувати рішення суду першої
інстанції від 31.07.2013 року повністю та
прийняти нове рішення, яким позов
задовольнити у повному обсязі,
посилаючись на порушення та
неправильне застосування судом першої
інстанції норм матеріального та
процесуального права, неповне
з'ясування судом обставин, що мають
значення для справи, невідповідність
висновків викладених в рішенні
місцевого господарського суду
обставинам справи.

Крім того, не погоджуючись з зазначеним
рішенням суду першої інстанції, ТОВ
„Черкаський завод автохімії"
звернулось до Київського апеляційного
господарського суду з апеляційною
скаргою, в якій просить скасувати
рішення Господарського суду міста
Києва від 31.07.2013 року та прийняти нове
рішення, яким позов задовольнити
повністю, посилаючись на порушення та
неправильне застосування судом першої
інстанції норм матеріального та
процесуального права, неповне
з'ясування судом обставин, що мають
значення для справи.

ВАТ „Пушкінський завод" та Державна
служба інтелектуальної власності
України у своїх відзивах на апеляційні
скарги просять суд апеляційні скарги
ТОВ „МГ Автомотів" та ТОВ „Черкаський
завод автохімії" залишити без
задоволення, а рішення господарського
суду міста Києва від 31.07.2013 року - без
змін.

Згідно розпоряджень Голови Київського
апеляційного господарського суду від
07.10.2013 року для розгляду справи №
5011-59/1087-2012 сформовано колегію суддів у
складі: головуючий суддя - Сотніков С.В.,
судді: Разіна Т.І., Шипко В.В.

Ухвалами від 08.10.2013 року прийнято до
провадження апеляційні скарги ТОВ „МГ
Автомотів", ТОВ „Черкаський завод
автохімії" та призначено їх розгляд на
22.10.2013 року.

Розпорядженням заступника Голови суду
від 21.10.2013 року, у зв'язку з перебуванням
суддів Сотнікова С.В., Шипка В.В. у
відпустці, доручено здійснити розгляд
даної справи колегії суддів у складі:
Разіна Т.І. - головуючий, судді:
Доманська М.Л., Пантелієнко В.О.

Ухвалою від 21.10.2013 року вищевказаною
колегією суддів прийнято до
провадження апеляційні скарги ТОВ „МГ
Автомотів", ТОВ „Черкаський завод
автохімії" та призначено їх розгляд на
05.11.2013 року.

Розпорядженням секретаря судової
палати Київського апеляційного
господарського суду від 04.11.2013 року, у
зв'язку з виходом суддів Сотнікова С.В.,
Шипка В.В. з відпустки, доручено
здійснити розгляд даної справи колегії
суддів у складі: Сотніков С.В. -
головуючий, судді: Разіна Т.І., Шипко В.В.

Ухвалою від 04.11.2013 року вищевказаною
колегією суддів прийнято до
провадження апеляційні скарги ТОВ „МГ
Автомотів", ТОВ „Черкаський завод
автохімії".

05.11.2013 року в судовому засіданні
оголошено перерву до 12.11.2013 року
відповідно до ст. 77 ГПК України.

Розпорядженням заступника Голови суду
від 12.11.2013 року у зв'язку з перебуванням
судді Сотнікова С.В. у відпустці,
доручено здійснити розгляд даної
справи колегії суддів у складі:
Пантелієнко В.О. - головуючий, судді:
Разіна Т.І., Шипко В.В.

Ухвалою Київського апеляційного
господарського суду від 12.11.2013 року
заяву позивача про відвід судді
Пантелієнка В.О. задоволено.

Відповідно до розпорядження керівника
апарату суду від 04.12.13 №02-15/100
призначено повторний автоматичний
розподіл справи № 5011-59/1087-2012.

Згідно розпорядження Заступника
Голови Київського апеляційного
господарського суду від 09.12.2013 року для
розгляду апеляційних скарг ТОВ „МГ
Автомотів" та ТОВ „Черкаський завод
автохімії" по справі №5011-59/1087-2012
сформовано колегією суддів у складі:
головуючий суддя - Остапенко О.М., судді
- Сотніков С.В., Шипко В.В.

Ухвалою Київського апеляційного
господарського суду від 09.12.2013 року
вищезазначені апеляційні скарги
прийнято до провадження та призначено
справу до розгляду у судовому
засіданні за участю повноважних
представників сторін та третьої особи
на 28.01.2014 року.

Ухвалою Київського апеляційного
господарського суду від 28.01.2014 року
розгляд справи відкладено на 11.02.2014
року відповідно до ст. 77 ГПК України.

Відповідно до розпорядження Секретаря
судової палати Київського
апеляційного господарського суду від
11.02.2014 року у зв'язку з перебуванням
судді Сотнікова С.В. на лікарняному
здійснено заміну складу колегії суду.
Розгляд справи здійснюється у складі:
головуючий суддя Остапенко О.М., судді
Разіна Т.І., Шипко В.В.

Ухвалою Київського апеляційного
господарського суду від 11.02.2014 року
розгляд справи відкладено на 25.02.2014
року на підставі ст. 77 ГПК України у
зв'язку з нез'явленням в судове
засідання представників відповідача-2
та відповідача-3.

До початку судового засідання через
відділ документального забезпечення
суду від представника позивача
надійшли заперечення на клопотання
відповідача-4 про приєднання
додаткових документів до матеріалів
справи.

В судове засідання представники
відповідача-2 та відповідача-3 не
з'явилися, причини неявки суду не
повідомили, про дату, час та місце
судового засідання повідомлені
належним чином.

Представники позивача в судовому
засідання вимоги апеляційної скарги
ТОВ „МГ Автомотів" підтримали, просили
її задовольнити, а рішення
господарського суду міста Києва від
31.07.2013 року скасувати.

Представник третьої особи в судовому
засідання вимоги апеляційної скарги
ТОВ „Черкаський завод автохімії"
підтримав, просив її задовольнити,
рішення господарського суду міста
Києва від 31.07.2013 року скасувати та
прийняти нове, яким позов задовольнити
повністю.

Представник відповідача-1 в судовому
засіданні проти вимог позивача та
третьої особи, викладених в
апеляційних скаргах, заперечував,
просив залишити їх без задоволення, а
рішення господарського суду міста
Києва від 31.07.2013 року - без змін.

Представник відповідача-4 в судовому
засіданні проти вимог позивача та
третьої особи, викладених в
апеляційних скаргах, заперечував,
просив залишити їх без задоволення, а
рішення господарського суду міста
Києва від 31.07.2013 року - без змін.

У судовому засіданні, яке відбулось
25.02.2014 року, було оголошено вступну та
резолютивну частини постанови
Київського апеляційного
господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги,
перевіривши матеріали справи та
дослідивши докази, проаналізувавши на
підставі встановлених фактичних
обставин справи правильність
застосування судом першої інстанції
норм законодавства та заслухавши
пояснення присутніх представників
сторін, колегія суддів апеляційного
господарського суду дійшла висновку,
що у задоволенні апеляційних скарг ТОВ
„МГ Автомотів" та ТОВ „Черкаський
завод автохімії" слід відмовити, а
рішення господарського суду міста
Києва від 31.07.2013 року - залишити без
змін, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 99 ГПК України, в
апеляційній інстанції справи
переглядаються за правилами розгляду
цих справ у першій інстанції з
урахуванням особливостей,
передбачених у розділі ХІІ ГПК України.
Апеляційний господарський суд,
переглядаючи рішення в апеляційному
порядку, користується правами,
наданими суду першої інстанції.

Згідно із частиною 2 статті 101 ГПК
України, апеляційний господарський суд
не зв'язаний доводами апеляційної
скарги і перевіряє законність та
обґрунтованість рішення місцевого
господарського суду у повному обсязі.

Як вбачається із матеріалів справи та
вірно встановлено судом першої
інстанції, 15.04.2004 року Державним
департаментом інтелектуальної
власності Міністерства освіти і науки
України за заявкою від 08.08.2001 року
видано свідоцтво України № 38725 на
торговельну марку „LUXOIL" для товарів 1, 4
та 9 класів Міжнародної класифікації
товарів і послуг (далі - МКТП) власником
якого є Калашнікова Наталія Іллівна.

Рішенням Державного департаменту
інтелектуальної власності від 07.04.2011
року свідоцтво України № 38725 передано
Сащуку Сергію Володимировичу.

07.04.2011 року між Сащуком С.В. (ліцензіар)
та ТОВ „МГ Автомотів" (ліцензіат-1), ТОВ
„Черкаський завод автохімії"
(ліцензіат -2) укладено ліцензійний
договір (далі - договір).

Відповідно до п. 2.1 договору, ліцензіар
передає Ліцензіату-1 безоплатно на
термін дії цього договору невиключну
ліцензію на використання Торгівельної
марки - знаку для товарів і послуг „LUXOIL"
зазначених у свідоцтві № 38725 від 15.04.2004
року за класами МКТП, за умови
виробництва таких товарів/послуг
Ліцензіатом-2.

Відповідно п. 1 договору, визначення
термінів, Торгівельна марка у договорі
- це знак для товарів і послуг "LUXOIL",
використання Торгівельної марки - це
нанесення її на будь-який товар, для
якого вона зареєстрована, упаковку в
якій міститься такий товар, вивіску,
пов'язану з ним, етикетку, нашивку,
бирку чи інший прикріплений до товару
предмет, зберігання такого товару із
зазначеним нанесенням Торгівельної
марки з метою пропонування для продажу,
продаж, застосування її під час
пропонування та надання будь-якої
послуги, для якої Торговельна марка
зареєстрована, застосування її в
діловій документації чи рекламі та в
мережі Інтернет, у тому числі доменних
іменах.

Згідно п. 7.2 договору, у випадку
протиправного використання третіми
особами Торгівельної марки (знак для
товарів і послуг "LUXOIL" за свідоцтвом №
38725 від 15.04.2004 року) ліцензіат-1 та/або
ліцензіат-2 повинні вжити негайно всі
заходи для припинення такого
протиправного використання. При цьому
ліцензіат-1 та/або ліцензіат-2 повинні
діяти так, якби Торговельна Марка була
їх власністю.

12.05.2009 року Державним департаментом
інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України за
заявкою від 12.02.2008 року видано ТОВ
„Зотік" свідоцтво України № 106911 на
торговельну марку „LUXЕ" для товарів і
послуг 1, 3, 4, 35 та 42 класів МКТП.

20.02.2012 року між ТОВ „Зотік" та ВАТ
„Пушкінський завод" був укладений
договір про передачу виключних
майнових прав на знак для товарів і
послуг „LUXE".

27.02.2012 року Державною службою
інтелектуальної власності України
було прийнято рішення (реєстраційний
номер 12455, дата публікації та
реєстрації 12.03.2012 року) про
опублікування в офіційному бюлетені
„Промислова власність" та внесення до
Держаного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг відомостей
про передачу права власності на знак.

Апеляційна палата Державної служби
інтелектуальної власності України
рішенням від 20.06.2012 року визнала знак
ВАТ „Пушкінський завод" для товарів і
послуг „LUXE" добре відомим в Україні за
станом на 01.06.2008 року.

У своєму рішенні Апеляційна палата
Державної служби інтелектуальної
власності України дослідила, оцінила
та підтвердила факт використання в
Україні комерційного позначення „LUXOIL"
протягом більше 10 років ВАТ
„Пушкінський завод" та пов'язаними з
ним особами і прийшла до висновку, що
знак „LUXOIL" споживачі нерозривно
сприймають із знаком „LUXE" і повністю
асоціюють та пов'язують ці знаки між
собою. Зазначеним рішенням знак „LUXE"
був визнаний добре відомим в Україні
станом на 01.06.2008 року, як наступник
російського знака „LUXOIL", відносно ВАТ
„Пушкінський завод" для товарів 01, 03 та
04 класів МКТП. Цим рішенням були
підтверджені факти використання ВАТ
„Пушкінський завод" в Україні
позначення „LUXOIL" з початку 2000 років,
досліджена його історія розвитку та
перетворення у знак „LUXE", визнана
висока репутація та відомість
останнього.

Позивач вважає, що торговельна марка
„LUXE" за свідоцтвом України № 106911 не
відповідає умовам надання правової
охорони, оскільки є схожою із
торговельною маркою „LUXOIL" за
свідоцтвом України № 38725 настільки, що
їх можна сплутати, а також є такою, що
може ввести в оману щодо товару,
послуги або особи, яка виробляє товар
або надає послугу.

Зазначене, на думку позивача, є
підставою для визнання даної
торговельної марки недійсною та
внесення відповідачем-1 змін до
Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг та
здійснення публікацію про це в
офіційному бюлетені.

Також позивач вважає, що відповідач-2 та
відповідач-3 вчиняють дії, які
порушують право інтелектуальної
власності на знак для товарів і послуг
„LUXOIL", засвідчені свідоцтвом № 38725 від
15.04.2004 року, а саме: використовують
позначення „LUXE" шляхом нанесення на
автомобільні моторні оливи (однорідні
товари), в рекламі, мережі Інтернет, на
етикетках, упаковках, при виконанні
робіт та наданні послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського
кодексу України відносини, пов'язані з
використанням у господарській
діяльності та охороною прав
інтелектуальної власності,
регулюються Господарським кодексом
України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням
у господарській діяльності прав
інтелектуальної власності,
застосовуються положення Цивільного
кодексу України з урахуванням
особливостей, передбачених
Господарським кодексом України та
іншими законами (ч. 2 ст. 154
Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу
України визначено, що право
інтелектуальної власності - це право
особи на результат інтелектуальної,
творчої діяльності або на інший об'єкт
права інтелектуальної власності,
визначений Цивільним кодексом
України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є
непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418
Цивільного кодексу України. Ніхто не
може бути позбавлений права
інтелектуальної власності чи
обмежений у здійсненні, крім випадків,
передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної
власності, відповідно до ч. 1 ст. 155
Господарського кодексу України та ч. 1
ст. 420 Цивільного кодексу України,
зокрема, належать торговельні марки
(знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу
України, торговельною маркою може бути
будь-яке позначення або будь-яка
комбінація позначень, які придатні для
вирізнення товарів (послуг), що
виробляються (надаються) однією особою,
від товарів (послуг), що виробляються
(надаються) іншими особами. Такими
позначеннями можуть бути, зокрема,
слова, літери, цифри, зображувальні
елементи, комбінації кольорів.

Закон України „Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" в ст. 1 також
визначає, що знаком є позначення, за
яким товари і послуги одних осіб
відрізняються від товарів і послуг
інших осіб.

Об'єктом знака може бути будь-яке
позначення або будь-яка комбінація
позначень. Такими позначеннями можуть
бути, зокрема, слова, у тому числі
власні імена, літери, цифри,
зображувальні елементи, кольори та
комбінації кольорів, а також будь-яка
комбінація таких позначень (ч. 2 ст. 5
Закону України „Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг").

Право інтелектуальної власності на
торговельну марку засвідчується
свідоцтвом у випадках і порядку,
передбачених законом (ч. 1 ст. 157
Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 494 Цивільного кодексу
України та ч. 3 ст. 5 Закону України „Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" також встановлено, що набуття
права інтелектуальної власності на
торговельну марку засвідчується
свідоцтвом, умови та порядок видачі
якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної
марки визначається наведеними у
свідоцтві її зображенням та переліком
товарів і послуг, якщо інше не
встановлено законом (ч. 2 ст. 494
Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України „Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг", обсяг правової охорони, що
надається, визначається зображенням
знака та переліком товарів і послуг,
внесеними до Реєстру (Державний реєстр
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг згідно ст. 1 Закону України „Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг"), і засвідчується свідоцтвом з
наведеними у ньому копією внесеного до
Реєстру зображення знака та переліком
товарів і послуг.

Суб'єктами права інтелектуальної
власності на торговельну марку є
фізичні та юридичні особи (ч. 1ст. 493
Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 495 ЦК України майнові
права інтелектуальної власності на
торговельну марку належать володільцю
відповідного свідоцтва, володільцю
міжнародної реєстрації, особі,
торговельну марку якої визнано в
установленому порядку добре відомою.

За приписами ч. 5 ст. 5 Закону України
„Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг", право на одержання свідоцтва
у порядку, встановленому законом, має
будь-яка особа, об'єднання осіб або їх
правонаступники.

Згідно ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу
України, майновими правами
інтелектуальної власності, зокрема, є
виключне право дозволяти використання
об'єкта права інтелектуальної
власності та виключне право
перешкоджати неправомірному
використанню об'єкта права
інтелектуальної власності, в тому
числі забороняти таке використання.

Як передбачено ч. 1 ст. 495 Цивільного
кодексу України та ст. 16 Закону України
„Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг", майновими правами
інтелектуальної власності на
торговельну марку, зокрема, є виключне
право дозволяти використання
торговельної марки та виключне право
перешкоджати неправомірному
використанню торговельної марки, в
тому числі забороняти таке
використання.

Частиною 3 ст. 157 Господарського кодексу
України також встановлено, що
свідоцтво надає право його
володільцеві забороняти іншим особам
використовувати зареєстровану
торговельну марку без його дозволу, за
винятком випадків її правомірного
використання.

Згідно ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу
України, використанням торговельної
марки у сфері господарювання
визнається застосування її на товарах
та при наданні послуг, для яких вона
зареєстрована, на упаковці товарів, у
рекламі, друкованих виданнях, на
вивісках, під час показу експонатів на
виставках і ярмарках, що проводяться в
Україні, у проспектах, рахунках, на
бланках та в іншій документації,
пов'язаній з впровадженням зазначених
товарів і послуг у господарський
(комерційний) обіг.

Використанням знака, відповідно до ч. 4
ст. 16 Закону України „Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг",
визнається: нанесення його на будь-який
товар, для якого знак зареєстровано,
упаковку, в якій міститься такий товар,
вивіску, пов'язану з ним, етикетку,
нашивку, бирку чи інший прикріплений до
товару предмет, зберігання такого
товару із зазначеним нанесенням знака
з метою пропонування для продажу,
пропонування його для продажу, продаж,
імпорт (ввезення) та експорт
(вивезення); застосування його під час
пропонування та надання будь-якої
послуги, для якої знак зареєстровано;
застосування його в діловій
документації чи в рекламі та в мережі
Інтернет. Знак визнається
використаним, якщо його застосовано у
формі зареєстрованого знака, а також у
формі, що відрізняється від
зареєстрованого знака лише окремими
елементами, якщо це не змінює в цілому
відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне
право забороняти іншим особам
використовувати без його згоди, якщо
інше не передбачено законом:
зареєстрований знак стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг;
зареєстрований знак стосовно товарів і
послуг, споріднених з наведеними у
свідоцтві, якщо внаслідок такого
використання можна ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари чи надає
послуги; позначення, схоже із
зареєстрованим знаком, стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг,
якщо внаслідок такого використання ці
позначення і знак можна сплутати;
позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно товарів і послуг,
споріднених з наведеними у свідоцтві,
якщо внаслідок такого використання
можна ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товари чи надає послуги, або
ці позначення і знак можна сплутати (ч. 5
ст. 16 Закону України "Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг").

Згідно з підпунктом „а" пункту 1 статті
19 Закону України „Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" свідоцтво
може бути визнано у судовому порядку
недійсним повністю або частково у разі
невідповідності зареєстрованого знака
умовам надання правової охорони.

За приписами абзацу п'ятого пункту 2
статті 6 Закону України „Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг"
згідно з цим Законом не можуть одержати
правову охорону позначення, які є
оманливими або такими, що можуть ввести
в оману щодо товару, послуги або особи,
яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 „Правил
складання і подання заявки на видачу
свідоцтва України на знак для товарів і
послуг", затверджених Наказом
Державного патентного відомства
України № 116 від 28.07.1995 року в редакції
Наказу Держпатенту № 72 від 20.08.1997 року
до позначень, що є оманливими або
такими, що можуть ввести в оману щодо
товару, послуги або особи, яка виробляє
товар або надає послугу, відносяться
позначення, які породжують у
свідомості споживача асоціації,
пов'язані з певною якістю, географічним
походженням товарів або послуг або з
певним виробником, які насправді не
відповідають дійсності. Позначення
може бути визнане оманливим або таким,
що здатне вводити в оману, коли є
очевидним, що воно в процесі
використання як знака не виключає
небезпеку введення в оману споживача.

Абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону
України „Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" передбачено, що не
можуть бути зареєстровані як знаки
позначення, які є тотожними або схожими
настільки, що їх можна сплутати із
знаками, раніше зареєстрованими чи
заявленими на реєстрацію в Україні на
ім'я іншої особи для таких самих або
споріднених з ними товарів і послуг.

Обставини, зазначені в абзаці п'ятому
пункту другому статті 6 Закону України
„Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг" та в абзаці другому пункту 3
цієї ж статті Закону, є самостійними
підставами для відмови в наданні
правової охорони.

При цьому наведений припис абзацу
п'ятого пункту другого статті 6 Закону
України „Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" є абсолютним
критерієм для відмови в наданні
правової охорони та стосується
виключно змісту самого заявленого на
реєстрацію позначення (його власної
видимої оманливості), тоді як
можливість сплутування з іншими раніше
зареєстрованими або заявленими на
реєстрацію знаками інших осіб як
відносний критерій та наслідки цього
(зокрема, щодо можливості введення в
оману) мають правове значення при
застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту
5 статті 16 Закону № 3689.

Згідно з пунктом 4 статті 5 Закону
України „Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" обсяг правової
охорони, що надається, визначається
зображенням знака та переліком товарів
і послуг, внесеними до Реєстру, і
засвідчується свідоцтвом з наведеними
у ньому копією внесеного до Реєстру
зображення знака та переліком товарів
і послуг.

Водночас за приписами пункту 5 статті 16
Закону України „Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" свідоцтво
надає його власнику виключне право
забороняти іншим особам
використовувати без його згоди, якщо
інше не передбачено цим Законом:
зареєстрований знак стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг;
зареєстрований знак стосовно товарів і
послуг, споріднених з наведеними у
свідоцтві, якщо внаслідок такого
використання можна ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари чи надає
послуги; позначення, схоже із
зареєстрованим знаком, стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг,
якщо внаслідок такого використання ці
позначення і знак можна сплутати;
позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно товарів і послуг,
споріднених з наведеними у свідоцтві,
якщо внаслідок такого використання
можна ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товари чи надає послуги, або
ці позначення і знак можна сплутати.

У свою чергу, пунктами 1, 4 статті 25
Закону України „Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг"
встановлено, що:

- охорона прав на добре відомий знак
здійснюється згідно з статтею 6 bis
Паризької конвенції про охорону
промислової власності та цим Законом
на підставі визнання знака добре
відомим Апеляційною палатою або судом.
Знак може бути визнаний добре відомим
незалежно від реєстрації його в
Україні;

- з дати, на яку за визначенням
Апеляційної палати чи суду знак став
добре відомим в Україні, йому надається
правова охорона така сама, якби цей
знак був заявлений на реєстрацію в
Україні. При цьому вона поширюється
також на товари і послуги, що не
споріднені з тими, для яких знак
визнано добре відомим в Україні, якщо
використання цього знака іншою особою
стосовно таких товарів і послуг
вказуватиме на зв'язок між ними та
власником добре відомого знака і його
інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди
таким використанням.

Статтею 6 bis Паризької конвенції про
охорону промислової власності
передбачено, що Країни Союзу
зобов'язуються чи з ініціативи
адміністрації, якщо це допускається
законодавством даної країни, чи за
клопотанням зацікавленої особи
відхиляти або визнавати недійсною
реєстрацію і забороняти застосування
товарного знака, що становить
відтворення, імітацію чи переклад
іншого знака, здатні викликати
змішування зі знаком, що за визначенням
компетентного органу країни
реєстрації чи країни застосування вже
є у цій країні загальновідомим як знак
особи, що користується привілеями цієї
Конвенції, і використовується для
ідентичних або подібних продуктів. Це
положення поширюється і на ті випадки,
коли істотна складова частина знака
становить відтворення такого
загальновідомого знака чи імітацію,
здатну викликати змішування з ним.

По справі судом призначалась комісійна
судова експертиза у сфері
інтелектуальної власності. Відповідно
висновку № 39/12 від 27.08.2012 року
Науково-Дослідного центру судової
експертизи з питань інтелектуальної
власності, судовими експертами надано
наступні висновки:

- товари 01 та 04 класів МКТП і послуги 35,
для яких зареєстрований знак для
товарів і послуг за свідоцтвом України
№ 106911 є спорідненими (однорідними) із
товарами 01 та 04 класів МКТП, для яких
зареєстрований знак для товарів і
послуг за свідоцтвом України № 38725;

- належна ТОВ „Зотік" торговельна марка
за Свідоцтвом України № 106911 схожою
настільки, що її можна сплутати з
торговельною маркою за Свідоцтвом
України № 38725;

- торгівельна марка ТОВ „Зотік" за
Свідоцтвом України № 106911 є такою, що
може ввести в оману щодо осіб
Mineralol-Raffinergen Dollbergen GmBH та ЗАО „Делфин
Индастри", які виробляють товар моторні
оливи.

Як зазначалося вище, власником
свідоцтва України № 38725 на торговельну
марку „LUXOIL" для товарів 1, 4 та 9 класів
Міжнародної класифікації товарів і
послуг (далі - МКТП) є Сащук Сергій
Володимирович.

Власник свідоцтва може передавати
будь-якій особі право власності на знак
повністю або відносно частини
зазначених у свідоцтві товарів і
послуг, на підставі договору ( ч. 7 ст. 16
Закону України „Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг").

Згідно з ч. 8 ст. 16 Закону України „Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" власник свідоцтва має право
дати будь-якій особі дозвіл (видати
ліцензію) на використання знака на
підставі ліцензійного договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 1109 ЦК України за
ліцензійним договором одна сторона
(ліцензіар) надає другій стороні
(ліцензіату) дозвіл на використання
об'єкта права інтелектуальної
власності (ліцензію) на умовах,
визначених за взаємною згодою сторін з
урахуванням вимог цього Кодексу та
іншого закону.

У ліцензійному договорі визначаються
вид ліцензії, сфера використання
об'єкта права інтелектуальної
власності (конкретні права, що
надаються за договором, способи
використання зазначеного об'єкта,
територія та строк, на які надаються
права, тощо), розмір, порядок і строки
виплати плати за використання об'єкта
права інтелектуальної власності, а
також інші умови, які сторони вважають
за доцільне включити у договір (ч. 3 ст.
1109 ЦК України).

Права на використання об'єкта права
інтелектуальної власності та способи
його використання, які не визначені у
ліцензійному договорі, вважаються
такими, що не надані ліцензіату (ч. 6 ст.
1109 ЦК України).

На підставі аналізу вищезазначених
норм та умов ліцензійного договору суд
першої інстанції дійшов вірного
висновку, що права на використання
відповідної торговельної марки є
обмеженими і позивачу передано
невиключну ліцензію на знак для
товарів і послуг „LUXOIL" за свідоцтвом №
38725 від 15.04.2004 року, з чітко визначеними
у ліцензійному договорі від 07.04.2011 року
правами та обов'язками.

Відповідно до ст. 1 Господарського
процесуального кодексу України
(надалі - ГПК України) підприємства,
установи, організації, інші юридичні
особи (у тому числі іноземні),
громадяни, які здійснюють
підприємницьку діяльність без
створення юридичної особи і в
установленому порядку набули статусу
суб'єкта підприємницької діяльності
(далі - підприємства та організації),
мають право звертатися до
господарського суду згідно з
встановленою підвідомчістю
господарських справ за захистом своїх
порушених або оспорюваних прав і
охоронюваних законом інтересів, а
також для вжиття передбачених цим
Кодексом заходів, спрямованих на
запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу
України передбачено, що кожна особа
має право на захист свого цивільного
права у разі його порушення, невизнання
або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного
кодексу України кожна особа має право
звернутися до суду за захистом свого
особистого немайнового або майнового
права та інтересу. Частиною другою цієї
статті визначено способи захисту
цивільних прав та інтересів. Суд може
захистити цивільне право або інтерес
іншим способом, що встановлений
договором або законом.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу
України, право на захист особа здійснює
на свій розсуд.

Відповідно до п. 2 Постанови Пленуму
Вищого господарського суду України №
12 від 17.10.2012 року "Про деякі питання
практики вирішення спорів, пов'язаних
із захистом прав інтелектуальної
власності", у вирішенні питань,
пов'язаних із способами захисту прав
інтелектуальної власності,
господарським судам потрібно мати на
увазі таке. Загальні способи захисту
права інтелектуальної власності
визначені частиною другою статті 16 ЦК
України і частиною другою статті 20 ГК
України. Наведені у відповідних нормах
переліки способів захисту не є
вичерпними з огляду на вміщений у
статті 16 ЦК України припис про те, що
суд може захистити цивільне право або
інтерес іншим способом, що
встановлений договором або законом, а у
статті 20 ГК України - положення щодо
можливості захисту права і законного
інтересу іншими способами,
передбаченими законом.

Частиною першою статті 432 ЦК України
передбачено, що кожна особа має право
звернутися до суду за захистом свого
права інтелектуальної власності
відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 499 Цивільного
кодексу України, права інтелектуальної
власності на торговельну марку
визнаються недійсними з підстав та в
порядку, встановлених законом.

Умовами ліцензійного договору не
передбачено право позивача подавати
позови про визнання недійсними
свідоцтв на знаки для товарів та
послуг, зокрема забороняти іншим
особам використовувати торгівельні
марки, які є схожими із торговельною
маркою „LUXOIL" за свідоцтвом України №
38725.

Пункт 7.2 ліцензійного договору
передбачає лише право позивача вживати
заходів для припинення протиправного
використання торговельної марки „LUXOIL".

Проте в матеріалах справи відсутні
належні та допустимі докази
використання відповідачами
торговельної марки „LUXOIL" в своїй
діяльності. Натомість матеріалами
справи підтверджується, що відповідачі
використовують торговельну марку „LUXE"
за свідоцтвом України № 106911.

Враховуючи умови ліцензійного
договору та приписи Закону України
„Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг", власнику свідоцтва України №
38725 від 07.04.2011 року Сащуку С.В. належить
виключне право забороняти іншим особам
використовувати без його згоди, якщо
інше не передбачено законом:
зареєстрований знак стосовно товарів і
послуг, споріднених з наведеними у
свідоцтві, якщо внаслідок такого
використання можна ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари чи надає
послуги; позначення, схоже із
зареєстрованим знаком, стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг,
якщо внаслідок такого використання ці
позначення і знак можна сплутати.

Крім того, рішенням Солом'янського
районного суду м. Києва від 11.10.2013 року у
справі № 2690/10153/13, залишеним без змін
ухвалою Апеляційного суду міста Києва
від 21.01.2014 року, задоволено повністю
позов ВАТ „Пушкінський завод" до
Сащука Сергія Володимировича та
Державної служби інтелектуальної
власності України про визнання
свідоцтва на знак для товарів і послуг
недійсним частково та зобов'язання
вчинити дії.

Вказаним вище рішенням визнано
свідоцтво України № 38725 на знак для
товарів і послуг недійсним частково
для товарів 1 класу МКТП, а саме
антидетонатори до палива двигунів
внутрішнього згорання; антистатики,
крімпобутових; антифризи; ацетон;
вулканувальні препарати; прискорювачі
вулканування; домішки хімічні до
моторного палива; здистильована вода;
каучук рідкий; клей для шин; клеї на
промислові потреби; корозивні
препарати; нейтралізатори отрутних
газів; хімікати для очищання олій;
очищальні домішки до бензину;
очищальні препарати; препарати, що
сприяють ощадженню палива; підкислена
вода для перенаснажування
акумуляторів; протинакипники
(препарати, що запобігають накипові);
протипіггі розчини для акумуляторів
електричних; рідини для влучання
сульфатів з електричних акумуляторів;
рідини до гідравлічних систем; рідини
трансмісійні; непрозорники до скла;
склобарвильні хімікати; спирт
етиловий; трансмісійні рідини;
речовини для лагодження шин; та товарів
4 класу МКТП, а саме: бензин; бензол;
газолін; газ; дизельне паливо; домішки
нехімічні до моторного палива; жири
тверді; зволожувальні олії; мазут;
мастила для зброї;мастила для пасів;
мастильний графіт; мастильні жири;
мастильні матеріали; мастильні оливи;
метилований денатурат; мінеральне
паливо; моторне паливо; моторні оливи;
нафта; нафтовий газ; оливи для двигунів;
паливний газ; паливні олії; паливні
суміші скарбюровані; паливо; паливо на
основі спирту; рідини
різально-охолоджувальні; технічні
оливи.

Таким чином, свідоцтво України № 38725 на
знак для товарів і послуг „LUXOIL" визнано
недійсним для усіх товарів (в тому
числі моторних олив), що є такими самими
або спорідненими із товарами, для яких
зареєстроване свідоцтво України № 106911
на знак для товарів і послуг „LUXE".

Відповідно до ч. 3 ст. 19 Закону України
„Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг" свідоцтво або його частина,
визнані недійсними, вважаються такими,
що не набрали чинності від дати подання
заявки.

За таких обставин, у зв'язку із
визнанням недійсним частково
свідоцтва України № 38725 позивач
втратив право на використання знаку
для товарів і послуг „LUXOIL", оскільки
право на використання знаку за
ліцензійним договором є похідним від
права використання знаку власником
свідоцтва України на знак для товарів і
послуг.

З огляду на вищевикладене, колегія
суддів погоджується із висновком суду
першої інстанції, що позовні вимоги є
безпідставними, необґрунтованими та
задоволенню не підлягають.

Приписами статей 33, 34 Господарського
процесуального кодексу України
передбачено, що кожна сторона повинна
довести ті обставини, на які вона
посилається як на підставу своїх вимог
і заперечень, докази подаються
сторонами та іншими учасниками
судового процесу, господарський суд
приймає тільки ті докази, які мають
значення для справи, обставини справи,
які відповідно до законодавства
повинні бути підтверджені певними
засобами доказування, не можуть
підтверджуватись іншими засобами
доказування.

ТОВ „МГ Автомотів" та ТОВ „Черкаський
завод автохімії", всупереч статей 33, 34
ГПК України не надано суду належних
доказів на підтвердження своїх
заперечень, викладених в апеляційних
скаргах, доводи скаржників не
підтверджуються наявним у справі
доказами та спростовуються чинним
законодавством.

Враховуючи вищенаведене, колегія
суддів Київського апеляційного
господарського суду дійшла висновку,
що рішення господарського суду міста
Києва від 31.07.2013 року прийнято
відповідно до вимог чинного
законодавства з правильним
застосуванням норм матеріального та
процесуального права, а тому підстав
для його скасування чи зміни не
вбачається.

Керуючись статтями 99, 101-105 ГПК України,
Київський апеляційний господарський
суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційні скарги Товариства з
обмеженою відповідальністю „МГ
Автомотів" та Товариства з обмеженою
відповідальністю „Черкаський завод
автохімії" на рішення господарського
суду міста Києва від 31.07.2013 року у
справі № 5011-59/1087-2012 залишити без
задоволення.

2. Рішення господарського суду міста
Києва від 31.07.2013 року у справі №
5011-59/1087-2012 залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати
учасникам апеляційного провадження.

4. Справу № 5011-59/1087-2012 повернути до
господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня
її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може
бути оскаржено у касаційному порядку.

Повний текст постанови підписано 03.03.2014
року

Головуючий суддя
О.М. Остапенко

Судді
Т.І. Разіна

С.В. Сотніков