ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"10" лютого 2014 р. Справа № 903/1549/13
за позовом Nemiroff Intellectual Property Establishment

до відповідача товариства з
обмеженою відповідальністю "Торговий
Дім "Аванта"

третя особа на стороні позивача, яка не
заявляє самостійних вимог на предмет
спору компанія "Nemiroff Holdings Limited"

третя особа на стороні відповідача, яка
не заявляє самостійних вимог на
предмет спору дочірнє підприємство
"Українська Горілчана Компанія "Nemiroff"

про припинення порушення майнових прав
інтелектуальної власності та
вилучення з цивільного обороту
товарів, виготовлених або введених у
цивільний оборот з порушенням права
інтелектуальної власності

Суддя Сур'як О.Г.

Представники :

від позивача: Андраш А.О.- представник
за довіреністю від 05.06.2013р.

від відповідача: Терлецький О.М. -
представник за довіреністю №6 від
08.01.2014р.

від третьої особи - ДП "УГК "Nemiroff":
Томаров І.Є. - представник за
довіреністю від 23.09.2011р.

від третьої особи -компанія "Nemiroff Holdings
Limited": Андраш А.О.- представник за
довіреністю від 01.11.2013р.

Суть спору: Компанія "Nemiroff Intellectual Property
Establishment" звернулась до господарського
суду з позовом до ТОВ "Торговий Дім
"Аванта" про припинення дій, які
порушують права інтелектуальної
власності на торгівельні марки,
визнання відсутнім права на
використання торговельних марок,
вилучення та знищення продукції,
виготовленої або введеної в цивільний
оборот з порушенням права
інтелектуальної власності,
зобов'язання вчинити дії.

Позовні вимоги мотивовані тим, що
відповідач, порушуючи права
інтелектуальної власності позивача на
торговельні марки згідно свідоцтв
України № №16270, 22237, 23752, 51653, 107467, 107468,
109120, 103344, 106096, 109115, 109113, 109119, 131415, 134535, 136467,
137002, 139537, 150527, 109118, 102477, 102478, 109114, 113541, 109116,
102479, 132478, 22238, 142901, 142902, 106563, 120018, 120379, 120380,
120381, 120382, 123148, 131531, 131532, 132480, 132482, 142615, 147843,
150065, 150066, 150067, 150525, 150526 та згідно
міжнародних реєстрацій № № 802093, 822250,
843130, 850398, 957318, 958900, 962004, 961863, 996730, 998794, 1000173,
1002637, 1037427, 1069601, 961860. 961676, 961864, 961861, 1092410,
1093168, 1093456, 965886, 804785 та добре відомого
знака NEMIROFF (далі - торговельні марки),
здійснює зберігання товару із
зазначеним нанесенням знака з метою
пропонування для продажу, пропонування
його для продажу, продаж
фальсифікованих алкогольних напоїв
(товар) під торговельною маркою "Nemiroff"
на території Волинської області. При
цьому відповідач не має жодного
дозволу на використання торговельних
марок позивача для зберігання такого
товару з метою пропонування для
продажу, пропонування його для продажу,
продаж.

Як на підтвердження того, що відповідач
порушує права позивача на використання
торговельних марок, що належать
позивачу, позивач посилається на копії
податкових накладних №1001001 від 01.10.2013р.,
№10029006 від 29.10.2013р., №1031057 від 31.10.2013р., з
яких вбачається, що відповідач придбав
алкогольні напої у ДП "УГК "Nemiroff" , та
копії видаткових накладних № 205211/226 від
05.12.2013р., №206338/217 від 06.12.2013р., з яких
вбачається, що відповідач здійснює
розповсюдження алкогольних напоїв,
виготовлених ДП "УГК "Nemiroff", без
відповідного дозволу позивача.

Ліцензійний договір, на підставі якого
третя особа - ДП "Українська Горілчана
Компанія "Nemiroff" здійснювала
виготовлення та поставку горілки,
припинив свою дію 24.01.2012р. через
порушення з боку ДП "УГК "Nemiroff" строків
сплати роялті, про що відповідачу було
повідомлено як шляхом направлення
листа, так і на зустрічі дистриб'юторів
у вересні 2013р.

Відповідач продовжує
закуповувати у ДП "УГК "Nemiroff" та
реалізовувати горілчану продукцію з
торговою маркою Nemiroff, виготовлену
дочірним підприємством після заборони
використовувати інтелектуальну
власність Компанії "NIPE", тим самим
вводячи покупців в оману.

Також позивач подав суду заяву
про вжиття заходів до забезпечення
позову.

Представник відповідача надав
суду заперечення №35 від 15.01.2014р.
(вх..№01-29/384/14 від 16.01.2014р.) на позовну
заяву та заяву про забезпечення позову
, в якому позовних вимог не визнає та
заперечує проти забезпечення позову..

На адресу суду від третьої особи - ДП
"УГК "Nemiroff" також надійшло пояснення
(вх..№01-29/1260/14 від 06.02.2014р.) та
заперечення (вх..№01-29/1261/14 від 06.02.2014р.)
на позовну заяву та заяву про вжиття
заходів до забезпечення позову.

Відповідач та третя особа просять
відмовити у позові та задоволенні
заяви про вжиття заходів до
забезпечення позову в зв'язку з
недоведеністю та необґрунтованістю
заявлених вимог, неподанням належних
та допустимих доказів наявності у
відповідача алкогольної продукції,
виготовленої ДП "УГК "Nemiroff" з порушенням
прав інтелектуальної власності, та яка
придбана після повідомлення про
можливе порушення прав.

Третя особа - компанія "Nemiroff Holdings Limited"
пояснень суду не надала.

На адресу суду через канцелярію від
позивача надійшли клопотання
(вх..№01-29/1351/14 від 10.02.20147р.) про
витребування доказів, клопотання
(вх..№01-29/1352/14 від 10.02.2014р.) про доручення
до матеріалів справи документів,
пояснення (вх..№01-29/1354/14 від 10.02.2014р.)
відносно виконання вимог ухвали суду
та заперечення (вх..№01-29/1353/14 від
10.02.2014р.) на клопотання про доплату
судового збору.

Судом розглянуто клопотання третьої
особи - ДП "УГК "Nemiroff" про зобов'язання
позивача доплатити судовий збір.

Дане клопотання відхилено судом з
огляду на наступне.

На думку третьої особи судовий збір
сплачений не в повному розмірі.
Зокрема, в позовній заяві позивач
заявляє 71 вимогу немайнового
характеру, а тому останній повинен був
сплатити судовий збір на загальну суму
81437грн. (71 х 1147грн. = 81437грн.).

Водночас, позивач сплатив судовий збір
за подання позову у загальній сумі
4588грн., тобто лише за 4 вимоги
немайнового характеру.

Як вбачається з позовної заяви позивач
просить: припинити дій ТОВ «Торговий
Дім «Аванта», які порушують права
інтелектуальної власності Компанії
«Nemiroff Intellectual Property Establishment» на
торговельні марки, що належать
останній на праві власності, шляхом
заборони ТОВ «Торговий Дім «Аванта»
зберігати товар із зазначеним
нанесенням знака з метою пропонування
для продажу, пропонування його для
продажу, продаж та будь яким іншим
чином вводити у цивільний обіг
продукцію, виготовлену із
застосуванням торгівельних марок,
права на які належать Компанії «Nemiroff
Intellectual Property Establishment» відповідно до
зазначених свідоцтв; визнати відсутнім
у ТОВ «Торговий Дім «Аванта» права на
використання торговельних марок, права
на які належать Компанії «Nemiroff Intellectual
Property Establishment» відповідно до отриманих
свідоцтв; вилучити ТОВ «Торговий Дім
«Аванта» та знищити продукцію,
виготовлену або введену в цивільний
оборот з порушенням права
інтелектуальної власності Компанії
«Nemiroff Intellectual Property Establishment», що захищені
отриманими останньою свідоцтвами;
зобов'язати ТОВ «Торговий Дім «Аванта»
опублікувати в Газеті Урядовий Кур'єр
повідомлення про порушення права
інтелектуальної власності Компанії
«Nemiroff Intellectual Property Establishment», що належить
останній на праві власності.

До вимог немайнового характеру
відносяться вимоги, які не підлягають
вартісній оцінці.

Заявлені позивачем чотири немайнові
вимоги стосуються свідоцтв на знаки
для товарів та послуг зареєстрованих в
Україні та за міжнародною реєстрацією,
які належать йому на праві власності,
що не заперечується учасниками
судового процесу.

Дані немайнові вимоги направлені на
захист прав позивача на об'єкти
інтелектуальної власності, що
підтверджується свідоцтвами на знаки
для товарів та послуг зареєстрованих в
Україні та за міжнародною реєстрацією.

Згідно підпункту 2. п.2 ч.2 ст.4 Закону
України "Про судовий збір" за подання до
господарського суду позовної заяви
немайнового характеру, справляється
судовий збір в 1 розмірі мінімальної
заробітної плати.

Відповідно до ст.8 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2013 рік"
мінімальна заробітна плата з 1 січня 2013
року становить 1 147грн., тому судовий
збір за подання до господарського суду
позовної заяви немайнового характеру
становить 1147грн.

Позивачем заявлено чотири вимоги
немайнового характеру та сплачено
4588грн.

Враховуючи зазначене, вимоги третьої
особи - ДП "УГК "Nemiroff" про сплату
судового збору є безпідставними.

Позивачем подано заяву про вжиття
заходів до забезпечення позову, в якій
він просить накласти арешт на
алкогольну продукцію, виготовлену ДП
"УГК "Nemiroff" з використанням
торгівельних марок, права на які
належать Компанії Nemiroff Intellectual Property
Establishment згідно свідоцтв на знак для
товарів і послуг України № №16270, 22237,
23752, 51653, 107467, 107468, 109120, 103344, 106096, 109115, 109113,
109119, 131415, 134535, 136467, 137002, 139537, 150527, 109118, 102477,
102478, 109114, 113541, 109116, 102479, 132478, 22238, 142901, 142902,
106563, 120018, 120379, 120380, 120381, 120382, 123148, 131531, 131532,
132480, 132482, 142615, 147843, 150065, 150066, 150067, 150525, 150526
та згідно свідоцтв за міжнародною
реєстрацією № № 802093, 822250, 843130, 850398, 957318,
958900, 962004, 961863, 996730, 998794, 1000173, 1002637, 1037427,
1069601, 961860. 961676, 961864, 961861, 1092410, 1093168, 1093456,
965886, 804785; рішення про визнання знаку
NEMIROFF добре відомим та яка належить ТОВ
«Торговий Дім «Аванта» з забороною її
відчуження; заборонити ДП "УГК "Nemiroff"
продавати ТОВ «Торговий Дім «Аванта»
алкогольні напої з використанням
торгівельних марок згідно свідоцтв на
знак для товарів і послуг України №
№16270, 22237, 23752, 51653, 107467, 107468, 109120, 103344, 106096,
109115, 109113, 109119, 131415, 134535, 136467, 137002, 139537, 150527,
109118, 102477, 102478, 109114, 113541, 109116, 102479, 132478, 22238,
142901, 142902, 106563, 120018, 120379, 120380, 120381, 120382, 123148,
131531, 131532, 132480, 132482, 142615, 147843, 150065, 150066, 150067,
150525, 150526 та згідно свідоцтв за
міжнародною реєстрацією № № 802093, 822250,
843130, 850398, 957318, 958900, 962004, 961863, 996730, 998794, 1000173,
1002637, 1037427, 1069601, 961860. 961676, 961864, 961861, 1092410,
1093168, 1093456, 965886, 804785; рішення про визнання
знаку NEMIROFF добре відомим.

Розглянувши заяву про вжиття заходів
до забезпечення позову, суд вважає, що
вона не підлягає до задоволення з
огляду на наступне.

Згідно ст..66 ГПК України господарський
суд за заявою сторони, прокурора чи
його заступника, який подав позов, або з
своєї ініціативи має право вжити
заходів до забезпечення позову.
Забезпечення позову допускається в
будь-якій стадії провадження у справі,
якщо невжиття таких заходів може
утруднити чи зробити неможливим
виконання рішення господарського суду.

Відповідно до п. 1 постанови Пленуму
Вищого господарського суду України від
26,12,2011р. № 16 «Про деякі питання практики
застосування заходів до забезпечення
позову», у вирішенні питання про
забезпечення позову господарський суд
має здійснити оцінку обґрунтованості
доводів заявника щодо необхідності
вжиття відповідних заходів з
урахуванням: розумності,
обґрунтованості і адекватності вимог
заявника щодо забезпечення позову;
забезпечення збалансованості
інтересів сторін, а також інших
учасників судового процесу; наявності
зв'язку між конкретним заходом до
забезпечення позову і предметом
позовної вимоги, зокрема, чи спроможний
такий захід забезпечити фактичне
виконання судового рішення в разі
задоволення позову; імовірності
утруднення виконання або невиконання
рішення господарського суду в разі
невжиття таких заходів; запобігання
порушенню у зв'язку із вжиттям таких
заходів прав та охоронюваних законом
інтересів осіб, що не є учасниками
даного судового процесу.

Достатньо обґрунтованим для
забезпечення позову є підтверджена
доказами наявність фактичних обставин,
з якими, пов'язується застосування
певного виду забезпечення позову. Про
такі обставини може свідчити вчинення
відповідачем дій, спрямованих на
ухилення від виконання зобов'язання
після пред'явлення вимоги чи подання
позову до суду (реалізація майна чи
підготовчі дії до його реалізації,
витрачання коштів не для здійсненні
розрахунків з позивачем, укладення
договорів поруки чи застави за
наявності невиконаного спірного
зобов'язання тощо). Саме лише посилання
в заяві на потенційну можливість
ухилення відповідача від виконання
судового рішення без наведення
відповідного обґрунтування не є
достатньою підставою для задоволення
відповідної заяви.

Адекватність заходу до забезпечення
позову, що застосовується
господарським судом, визначається його
відповідністю вимогам, на забезпечення
яких він вживається. Оцінка такої
відповідності здійснюється
господарським судом, зокрема, з
урахуванням співвідношення прав
(інтересу), про захист яких просить
заявник, з вартістю майна, на яке
вимагається накладення арешту, або
майнових наслідків заборони
відповідачеві вчиняти певні дії.

Обрані заходи до забезпечення позову
не повинні мати наслідком повне
припинення господарської діяльності
суб'єкта господарювання, якщо така
діяльність, у свою чергу, не
призводитиме до погіршення стану
належного відповідачеві майна чи
зниження його вартості.

Як зазначив позивач у позовній заяві,
представник позивача в усних
поясненнях, ліцензійний договір, на
підставі якого ДП «Українська
Горілчана Кампанія «Nemiroff» здійснювало
виготовлення та поставку горілки,
припинив свою дію 24.01.2012р. З вказаної
дати припинено право ДП «Українська
Горілчана Компанія «Nemiroff»
використовувати торговельні марки, що
належать позивачу.

Відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг» виключне право власника
свідоцтва забороняти іншим особам
використовувати без його згоди
зареєстрований знак не поширюється на
використання знака для товару,
введеного під цим знаком в цивільний
оборот власником свідоцтва чи за його
згодою, за умови, що власник свідоцтва
не має вагомих підстав забороняти таке
використання у зв'язку з подальшим
продажем товару, зокрема у разі зміни
або погіршення стану товару після
введення його в цивільний оборот.

Проте, позивачем не доведено належними
засобами доказування, що заходи до
забезпечення позову, які він просить
застосувати, поширюються на товари, які
випущені в цивільний оборот після
24.01,2012 р. Тобто, позивачем не доведено,
що відповідач зберігає чи реалізовує
товари споживачам, а також третя особа-2
реалізовує відповідачу товари,
випущені після 24.01.2012 р., оскільки
використання знаків на товарах, які
були випущені до 24.01.2012 р., відбувалося
за згоди власника прав на такі знаки.

Відповідно до п. 8 постанови Пленуму
Вищого господарського суду України від
26.12.2011р. №16 «Про деякі питання практики
застосування заходів до забезпечення
позову» у спорах щодо витребування
майна в ухвалі про накладення арешту на
майно боржника господарський суд
повинен чітко охарактеризувати ознаки,
за якими той чи інший предмет
відрізняється від подібних.

Позивачем не доведено, що станом на
дату розгляду заяви про забезпечення
позову, у відповідача знаходиться
відповідний товар, не вказано обсяги,
асортимент, не зазначено інші
Ідентифікуючі ознаки, місце його
знаходження (зберігання).

Позивачем також не подано належних та
допустимих доказів того, що невжиття
таких заходів може утруднити чи
зробити неможливим виконання рішення
господарського суду в майбутньому.

Слід також зазначити, що вжиття заходів
до забезпечення позову не повинно
перешкоджати господарській діяльності
особи, яка здійснює таку діяльність.
При вирішенні питання про забезпечення
позову, суд має брати до уваги інтереси
не тільки позивача, а й інших осіб,
права яких можуть бути порушені у
зв'язку із застосуванням відповідних
заходів, оскільки обмеження, визначені
щодо господарюючого суб'єкта, можуть
призвести до незворотних наслідків.

Представником позивача подано
клопотання (вх..№01-29/1351/14 від 10.02.2014р.)
про витребування доказів, в якому він
зазначає наступне.

Підтвердженням того, що відповідач
порушує права позивача на використання
торгівельних марок, що йому належать, є
наявність у вільному продажу
лікеро-горілчаної продукції ТМ «Nemiroff»,
яка виготовлена ДП «УГК «Nemiroff» та
поставлена в магазини відповідачем
після 23.01.2012 року, про що свідчать
фіскальні чеки № 36418 від 27.01.2014 року, №
107980 від 23.01.2014 року, Сертифікат
відповідності зареєстрований в
реєстрі за № UA1.022.X028502-10 з додатком з
відтиском печатки дистриб'ютора
(Відповідача), виданого під час купівлі
горілчаної продукції Горілка Особлива
0,5 л. (Немірофф, Штоф), Горілка Делікатна
особлива м'яка 0,5 л. (Немірофф, Штоф),
Настоянка медова з перцем 0,5 л.
(Немірофф, Штоф), фотознімки придбаних
пляшок горілки.

Позивач не перебуває у договірних
відносинах з відповідачем, отже не має
змоги надати суду докази, які б
підтверджували реальні об'єми
алкогольної продукції ТМ «Nemiroff», що
придбавались, зберігались з метою
пропонування для продажу,
пропонувались для продажу та
продавались, з порушенням прав
позивача.

Підтвердженням точної кількості
горілчаної продукції ТМ «Nemiroff», що
придбавалась відповідачем є дані, які
містяться в первинних бухгалтерських
документах відповідача, однак позивач
не має можливості отримати їх
самостійно. Користуючись правами
наданими ГПК України та положеннями ст.
38 ГПК щодо витребування доказів,
позивач змушений звернутись з
клопотанням про витребування
документів до суду.

Позивач також подав клопотання про
відкладення розгляду справи та
продовження строку її розгляду.

Відповідно до ст.69 ГПК України спір має
бути вирішено господарським судом у
строк не більше двох місяців від дня
одержання позовної заяви. У
виняткових випадках за клопотанням
сторони, з урахуванням особливостей
розгляду спору, господарський суд
ухвалою може продовжити строк розгляду
спору, але не більш як на п'ятнадцять
днів.

З метою об'єктивного та правильного
вирішення спору, в порядку ст..38 ГПК
України, враховуючи клопотання
позивача, суд вважає за необхідне
продовжити строк розгляду спору та
відкласти розгляд справи для
витребування додаткових доказів.

Керуючись ст. ст. 38, 69, 77, 86
Господарського процесуального кодексу
України, господарський суд, -

ухвалив:

1. Строк розгляду спору
продовжити до 11.03.2014р.

2. Відкласти розгляд справи на 03.03.2014р.
на 14:30 год.

3. Позивачу надати суду для огляду
оригінали доданих до позовної заяви
документів; належні та допустимі
докази, що підтверджують викладені у
позовній заяві обставини, зокрема
докази порушення відповідачем
майнових прав інтелектуальної
власності; належним чином завірені
копії свідоцтв на знаки для товарів і
послуг в Україні, та свідоцтв за
міжнародною реєстрацією; докази
поінформованості відповідача про
втрату ДП «Українська горілчана
компанія «Nemiroff» права на використання
торгової марки «Nemiroff»; нормативне
обґрунтування вимоги про зобов'язання
відповідача опублікувати в газеті
повідомлення про порушення права
інтелектуальної власності.

4. Зобов'язати відповідача надати суду
первинні бухгалтерські документи, які
містять інформацію про придбання та
розповсюдження горілчаної продукції
торгової марки «Nemiroff» з 23.01.2012р. по
24.12.2013р., в тому числі видаткові та
товарно-транспортні накладні,
квитанції, банківські виписки, які
підтверджують факт списання коштів за
придбану горілчану продукцію торгової
марки «Nemiroff» у ДП «Українська
горілчана компанія «Nemiroff», договори на
підставі яких ТОВ «Торговий Дім
«Аванта» придбавало горілчану
продукцію торгової марки «Nemiroff» у ДП
«Українська горілчана компанія «Nemiroff»
за період з 23.01.2012 року по 24.12.2013 р. з
додатками.

5. Зобов'язати третю особу - ДП
"Українська Горілчана Компанія "Nemiroff"
надати суду первинні бухгалтерські
документи, які містять інформацію про
продаж та розповсюдження горілчаної
продукції торгової марки «Nemiroff» з
23.01.2012р. по 24.12.2013р., в тому числі
видаткові та товарно-транспортні
накладні, квитанції, банківські
виписки, які підтверджують факт
зарахування коштів за реалізовану
горілчану продукцію торгової марки
«Nemiroff» для ТОВ «Торговий Дім «Аванта»;
договори на підставі яких ДП
«Українська горілчана компанія «Nemiroff»
здійснювало реалізацію та поставку
горілчаної продукції торгової марки
«Nemiroff» на замовлення ТОВ «Торговий Дім
«Аванта» за період з 23.01.2012р. року по
24.12.2013 р. з додатками; оригінал
Ліцензійного договору № 01022010-N від
01.02.2010 року, укладеного між Компанією
«Nemiroff Holdings Limited» та ДП «Українська
горілчана компанія «Nemiroff».

6. Витребувати у Луцької
об'єднаної державної податкової
інспекції головного управління
Міндоходів у Волинській області (43010,
Волинська область, м. Луцьк, Київський
майдан, 4) інформацію та копії
щомісячних декларацій по ПДВ (податок
на додану вартість) з «Розшифровкою
податкових зобов'язань та податкового
кредиту в розрізі контрагентів»
(Додаток № 5 до кожного з декларацій,
який додатково подається разом з
декларацією з ПДВ у випадку, коли
потрібно розшифрувати суми
податкового зобов'язання або
податкового кредиту) за період з 01.01.2012
року по 31.12.2013 року (включно) щодо
господарських відносин між ТОВ
«Торговий дім «Аванта» та ДП
«Українська горілчана компанія «Nemiroff»
.

7. Третій особі - компанія "Nemiroff
Holdings Limited" - надати суду пояснення по
суті заявлених вимог.

Копію ухвали надіслати сторонам,
третім особам та Луцькій об'єднаній
державній податковій інспекції
головного управління Міндоходів у
Волинській області (43010, Волинська
область, м. Луцьк, Київський майдан, 4)

Суддя
О. Г. Сур'як