КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2014 р. Справа№ 910/7803/13

Київський апеляційний господарський
суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Доманської М.Л.

Шипка В.В.

за участі представників сторін:

від апелянта (позивача)
Коваленко С.О., довір. №5/11/12 від 05.11.2012р.

від відповідача-1
Первомайський О.О., довір. б/н від
24.12.2013р.

від відповідача-2
Ресенчук В.М., довір. №2-8/3903 від 23.05.2013р.

розглянувши апеляційну скаргу
приватного підприємства
Науково-виробнича

фірма "Маскарт"

на рішення господарського
суду міста Києва

від 05.12.2013р.

у справі №910/7803/13

за позовом приватного підприємства
Науково-виробнича фірма "Маскарт"

до товариства з обмеженою
відповідальністю "Хадо-Холдінг"

Державної служби
інтелектуальної власності України

про припинення дії
свідоцтва на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство
Науково-виробнича фірма "Маскарт"
(далі-позивач, апелянт) звернулось до
господарського суду міста Києва з
позовом до товариства з обмеженою
відповідальністю "Хадо-Холдінг"
(далі-відповідач-1) та Державної служби
інтелектуальної власності України
(далі-відповідач-2) про припинення дії
свідоцтва України №44053 на знак для
товарів і послуг "Ревитализант" у
зв'язку з перетворенням знака в
позначення, що стало загальновживаним
як позначення товарів і послуг певного
виду після дати подання заявки;
зобов'язання відповідача-2 внести
відповідні зміни до Державного реєстру
свідоцтв на знаки для товарів і послуг
(в частині свідоцтва України №44053 на
знак для товарів і послуг
"Ревитализант"), про що здійснити
відповідну публікацію в офіційному
бюлетені "Промислова власність".

Підставою заявлених вимог є
ствердження позивача, що знак для
товарів і послуг "Ревитализант"
зареєстрований щодо товарів і послуг 1,
4 та 35 класів Міжнародної класифікації
товарів та послуг, згідно свідоцтва
України №44053 на знак для товарів і
послуг виданий на ім'я відповідача-1,
перетворився в позначення, що стало
загальновживаним як позначення
товарів і послуг певного виду -
триботехнічних засобів, виробництво та
продаж яких, окрім відповідача-1,
здійснює позивач, що в результаті
відсутності права його використання є
перешкодою здійснення господарської
діяльності, інше.

Рішенням господарського суду міста
Києва від 05.12.2013р. у справі №910/7803/13 у
задоволенні вказаного вище позову
відмовлено повністю.

Приватне підприємство
Науково-виробнича фірма "Маскарт"
звернулось до Київського апеляційного
господарського суду з апеляційної
скаргою, в якій просить скасувати
рішення господарського суду міста
Києва від 05.12.2013р. у справі №910/7803/13 та
прийняти нове, яким задовольнити
позовні вимоги.

Наводячи підстави, з яких порушено
питання про перегляд оскарженого
рішення, приватне підприємство
Науково-виробнича фірма "Маскарт"
посилалось на порушення та неправильне
застосування місцевим судом норм
процесуального та матеріального права,
на те, що рішення суду не відповідає
вимогам законності та обґрунтованості,
що місцевий господарський суд не
дослідив наявні у матеріалах справи
документи, що мають суттєве значення
для правильного вирішення спору, які
доводять перетворення знаку для
товарів і послуг "Ревитализант" в
позначення, що стало загальновживаним
як позначення товарів і послуг певного
виду після дати подання заявки, інше.

Скаржник вказував на помилковість
висновків судового експерта, який
виконав дослідження у даній справі, до
яких призвела вибірковість
дослідженої ним наукової літератури,
зібрання доказів поза встановленою
процедурою в частині самостійного
здобуття спеціальної технічної
літератури довідкового та навчального
характеру, в якій відсутнє згадування
терміну "Ревіталізант". Посилався на
висновки судових експертів НДІІВ АПрНУ
Петренко С.А. та КНДІСЕ Климової Н.В.,
здійснені по виконанню експертних
досліджень в іншій справі, згідно з
якими поняття (термін) "Ревіталізант"
внесено у підручники з трибології,
використовується у спеціальній
літературі довідкового та навчального
характеру, наведено перелік джерел, про
які йдеться у дослідженнях. Посилався
на вказані у змісті позовної заяви
джерела та долучену до матеріалів
копію з книги ОСОБА_8 "Все о присадках и
добавках для автомобилиста" (ОСОБА_8. -
М.: Эксмо, 2008. - 240 с.), які, на думку
скаржника, однозначно містили в собі
посилання на позначення "Ревіталізант".
Вказував на те, що матеріали даної
справи містять докази того, що приватне
підприємство Науково-виробнича фірма
"Маскарт" використовує у своїй
діяльності термін (позначення)
"Ревитализант" щонайменше протягом
останніх 3 років, чим спростовуються
протилежні висновки судового експерта.

Ухвалою Київського апеляційного
господарського суду від 15.01.2014р.
апеляційну скаргу приватного
підприємства Науково-виробнича фірма
"Маскарт" на рішення господарського
суду міста Києва від 05.12.2013р. у справі
№910/7803/13 прийнято до провадження,
розгляд справи призначено на 11.02.2014р.

05.02.2014р. через відділ документального
забезпечення Київського апеляційного
господарського суду надійшло
клопотання приватного підприємства
Науково-виробнича фірма "Маскарт" про
призначення нової експертизи у справі,
на вирішення якої поставити питання чи
перетворився у процесі використання
знак для товарів і послуг за свідоцтвом
України №44053 у позначення, що стало
загальновживаним як позначення
товарів певного виду, а саме
"Ревіталізант". Клопотання
обґрунтоване наведеним у змісті
апеляційної скарги доводами щодо
помилковості висновків судового
експерта, який виконав дослідження у
даній справі, а також долученням до
матеріалів справи після виконання
експертизи нових документів, які мають
значення для вирішення спору.

Розглянувши клопотання в судовому
засіданні 11.02.2014р., заслухавши доводи
представників сторін щодо
обґрунтованості, доцільності
призначення та проведення нової
експертизи у справі, порадившись на
місці, суд вирішив у задоволенні
клопотання відмовити. Відмовляючи суд
виходив з наступного.

Позивачем визнано судового експерта,
який виконав дослідження у даній
справі, одним з провідних фахівців у
галузі, таким, якому слід доручити
виконання нової експертизи у разі її
призначення. Об'єкт нової експертизи
вказано тотожній тому, що вже
досліджувався експертом - тобто
наявність чи відсутність факту
перетворення знаку для товарів і
послуг за свідоцтвом України №44053
"Ревитализант" в позначення, що стало
загальновживаним як позначення
товарів і послуг певного виду після
дати подання заявки. Мотиви заявленого
клопотання фактично обґрунтовані
припущенням позивача, що з урахуванням
долучених ним до матеріалів справи
після виконання експертизи нових
документів, вказаний вище експерт
дійде протилежних висновків.

Дослідивши групу документів, про яку
йде мова (а.с. 39-108, 169 т. 2), оцінюючи
доводи скаржника, колегія суддів
відзначає, що об'єктами експертних
досліджень судових експертів НДІІВ
АПрНУ Петренко С.А. та КНДІСЕ Климової
Н.В. в іншій справі були інші окремі
спеціальні питання та мотивувальні
частини висновків експертів містять
опосередковане посилання на
визначення поняття (терміну)
"Ревіталізант" (із посиланням на
підручники з трибології, спеціальну
літературу довідкового та навчального
характеру згідно наведеного переліку
джерел) згідно даних веб-сайту
(uk.wikipedia.org). Експертами наведено цитати
зазначених на веб-сайті даних, про що
ними прямо вказано з посиланням на
конкретні сторінки веб-сайту. З тим,
даний веб-сайт дозволяє його
користувачам самостійно змінювати
зміст сторінок, філософія більшості
вікі (wikipedia.org) - дозволяти будь-кому
змінювати вміст, про що безпосередньо і
прямо зазначено серед даних цього ж
веб-сайту.

Колегія суддів виходить з того, що
дослідження спеціальної технічної
літератури довідкового та навчального
характеру тощо стосується компетенції
конкретного експерта, яка в даному
випадку визнається та не заперечується
апелянтом. Висновок експерта не
повинен підмінюватись даними,
наведеними у Вікіпедії, створеними
іншими особами, авторство яких не було
встановлено.

Слід зазначити, матеріали справи не
містять копії з книги ОСОБА_8 "Все о
присадках и добавках для
автомобилиста" (ОСОБА_8. - М.: Эксмо, 2008. -
240 с.), про яку вказано скаржником як
наявний у справі доказ в обґрунтування
наведених доводів апеляційної скарги
та мотивів заявленого клопотання про
призначення нової експертизи. Інші
документи, долучені до матеріалів
справи після виконання експертного
дослідження, свідчать про використання
ідентичного за написанням російською
мовою позначення "Ревіталізант" (знаку
для товарів і послуг за свідоцтвом
України №44053 "Ревитализант")
товариством з обмеженою
відповідальністю "Вал-групп", але разом
з тим і не містять посилань на правові
підстави використання такого
позначення товариством.

Слід зазначити, що окрім того,
клопотання скаржника про призначення
експертизи містило прохання щодо
поставлення на вирішення експерта
питання чи перетворився у процесі
використання знак для товарів і послуг
за свідоцтвом України №44053 у
позначення, що стало загальновживаним
як позначення товарів певного виду, а
саме "Ревіталізант" - тобто позначення,
яке за своїм написання відрізняється
від позначення, що є об'єктом правової
охорони за свідоцтвом України на знак
для товарів і послуг №44053, а саме
"Ревитализант".

Частинами 3-6 ст. 42 Господарського
процесуального кодексу України
встановлено, що у випадках
недостатньої ясності чи неповноти
висновку судового експерта
господарський суд може призначити
додаткову судову експертизу. При
необхідності господарський суд може
призначити повторну судову експертизу
і доручити її проведення іншому
судовому експерту. Висновок судового
експерта для господарського суду не є
обов'язковим і оцінюється
господарським судом за правилами,
встановленими статтею 43 цього Кодексу.
Відхилення господарським судом
висновку судового експерта повинно
бути мотивованим у рішенні.

Господарський суд оцінює докази за
своїм внутрішнім переконанням, що
ґрунтується на всебічному, повному і
об'єктивному розгляді в судовому
процесі всіх обставин справи в їх
сукупності, керуючись законом (ч. 1 ст. 43
Господарського процесуального кодексу
України).

Наведені скаржником доводи
правильності висновку судового
експерта не спростовують, враховуючи
достатню ясність та повноту висновку
експерта №127/13 від 14.10.2013р., тотожній
об'єкт дослідження щодо якого порушено
клопотання, доцільність проведення
нової експертизи у справі не
вбачається обґрунтованою.

11.02.2014р. через відділ документального
забезпечення Київського апеляційного
господарського суду надійшов відзив
відповідача-1 на апеляційну скаргу. У
відзиві викладено доводи щодо
необґрунтованості скарги, зазначено,
що позивачем не доведено обставини, на
які він посилається як підставу своїх
вимог, зокрема, перетворення знаку для
товарів та послуг "Ревитализант" в
позначення, що стало загальновживаним
як позначення товарів і послуг певного
виду після дати подання заявки, вказано
на те, що термін (позначення)
"Ревитализант" використовується
окремими іншими особами, що є
виробниками триботехнічних засобів
для позначення певного виду товарів,
що, однак, не є ознакою
загальновживаності, зазначено, що
відповідач-1 та позивач є конкурентами
на ринку продажу (виготовлення)
триботехнічних засобів, проте, саме
відповідач-1 володіє правом власності
на знак для товарів і послуг
(позначення) "Ревитализант", наведено
інші доводи.

В судовому засідання 11.02.2014р.
представник позивача підтримав вимоги
та доводи, наведені в поданій
апеляційній скарзі, просив суд скаргу
задовольнити. Представник
відповідача-1 заперечував проти
задоволення скарги з мотивів,
викладених у поданому відзиві, просив
суд скаргу залишити без задоволення.
Представник відповідача-2 навів суду
свої усні доводи та міркування з
приводу спірних питань, у вирішенні
яких поклався на розсуд суду.

Дослідивши матеріали справи,
розглянувши доводи апеляційної скарги
та відзиву на неї, заслухавши
представників сторін, перевіривши
правильність застосування місцевим
господарським судом при прийнятті
оскаржуваного рішення норм
матеріального і процесуального права,
колегія суддів Київського
апеляційного господарського суду
вважає, що апеляційна скарга не
підлягає задоволенню з огляду на
викладені вище мотиви відмови у
задоволенні клопотання про
призначення нової експертизи у справі
та наступні обставини.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг" знак - позначення, за яким
товари і послуги одних осіб
відрізняються від товарів і послуг
інших осіб. Відповідно до ч. 1-3 ст. 5
цього Закону правова охорона надається
знаку, який не суперечить публічному
порядку, принципам гуманності і моралі
та на який не поширюються підстави для
відмови в наданні правової охорони,
встановлені цим Законом. Об'єктом знака
може бути будь-яке позначення або
будь-яка комбінація позначень. Такими
позначеннями можуть бути, зокрема,
слова, у тому числі власні імена,
літери, цифри, зображувальні елементи,
кольори та комбінації кольорів, а також
будь-яка комбінація таких позначень.
Право власності на знак засвідчується
свідоцтвом. Згідно з ч. 3 ст. 18 цього
Закону дія свідоцтва припиняється за
рішенням суду у зв'язку з перетворенням
знака в позначення, що стало
загальновживаним як позначення
товарів і послуг певного виду після
дати подання заявки.

Відповідно до ст. 32 Господарського
процесуального кодексу України
доказами у справі є будь-які фактичні
дані, на підставі яких господарський
суд у визначеному законом порядку
встановлює наявність чи відсутність
обставин, на яких ґрунтуються вимоги і
заперечення сторін, а також інші
обставини, які мають значення для
правильного вирішення господарського
спору. Ці дані встановлюються такими
засобами: письмовими і речовими
доказами, висновками судових
експертів, поясненнями представників
сторін та інших осіб, які беруть участь
в судовому процесі. Статтею 33
Господарського процесуального кодексу
України встановлено, що кожна сторона
повинна довести ті обставини, на які
вона посилається як на підставу своїх
вимог і заперечень. Докази подаються
сторонами та іншими учасниками
судового процесу. Згідно з ч. 1 ст. 41
Господарського процесуального кодексу
України для роз'яснення питань, що
виникають при вирішенні
господарського спору і потребують
спеціальних знань, господарський суд
призначає судову експертизу.

Як вбачається з матеріалів справи,
товариство з обмеженою
відповідальністю "Хадо-Холдінг"
володіє правом власності на знак для
товарів і послуг "Ревитализант", що є
об'єктом правової охорони і яке
посвідчується свідоцтвом України на
знак для товарів і послуг №44053, виданим
на підставі заявки № від 25.09.2002р.
відносно товарів 1, 4 та послуг 35 класів
Міжнародної класифікації товарів та
послуг (дата публікації 15.10.2004р.),
товариство здійснює виробництво та
продаж певних видів товарів, що входять
до 1 класу Міжнародної класифікації
товарів та послуг, а саме
триботехнічних засобів, позначаючі їх
знаком "Ревитализант".

Приватне підприємство
Науково-виробнича фірма "Маскарт"
звернулось із позовом про припинення
дії вказаного свідоцтва у зв'язку з
перетворенням знаку для товарів і
послуг (позначення) "Ревитализант" в
позначення, що стало загальновживаним
як позначення товарів і послуг певного
виду, а саме триботехнічних засобів.
Вказувало, що в провадженні
господарського суду Дніпропетровської
області перебуває справа, пов'язана з
розглядом вимог відповідача-1 до
позивача про заборону та зобов'язання
вчинення певних дій, які ґрунтуються на
порушенні прав відповідача-1 на знак
для товарів і послуг "Ревитализант" в
частині позначення груп товарів,
виробництво та продаж яких здійснює
позивач, певним знаком, права на який
належать відповідачу-1.

З метою повного та усебічного розгляду
даної справи для роз'яснення питань, що
виникли при вирішенні спору і
потребують спеціальних знань, ухвалою
господарського суду міста Києва від
04.06.2013р. у справі було призначено судову
експертизу, на вирішення якої
поставлено питання чи складається знак
для товарів і послуг "Ревитализант" за
свідоцтвом України №44053 лише з
позначень, що є загальновживаними як
позначення товарів і послуг певного
виду.

На виконання вказаної ухвали
Атаманчуком А.Г., старшим судовим
експертом лабораторії права
промислової власності
Науково-дослідного центру судової
експертизи з питань інтелектуальної
власності Мін'юсту України, який має
вищу юридичну освіту та вищу освіту у
сфері інтелектуальної власності
(освітньо-кваліфікаційні рівні
спеціаліста), кваліфікацію судового
експерта ІІІ класу з правом проведення
експертиз, пов'язаних з охороною прав
на об'єкти інтелектуальної власності, в
т.ч. за спеціальністю 13.6 "Дослідження,
пов'язані з комерційними (фірмовими)
найменуваннями, торговельними марками
(знаками для товарів і послуг,
географічними зазначеннями", стаж
роботи з 2008 року, виконано експертне
дослідження і матеріали справи місять
висновок експерта за результатами
даної експертизи у сфері
інтелектуальної власності №127/13 від
14.10.2013р.

Згідно з висновком експертом
підтверджено розрізняльну здатність
знаку "Ревитализант" та, зокрема,
встановлено, що знак для товарів і
послуг "Ревитализант", що є об'єктом
правової охорони, право власності на
який посвідчується свідоцтвом України
на знак для товарів і послуг №44053, не є
загальновживаним позначення товарів і
послуг певного виду та не складається
лише з позначень, що є загальновживаним
як позначення товарів і послуг певного
виду.

Колегія суддів погоджується з
висновком суду першої інстанції щодо
неперетворення знака для товарів і
послуг "Ревитализант" (що є об'єктом
правової охорони, право власності
товариства з обмеженою
відповідальністю "Хадо-Холдінг" на який
посвідчується свідоцтвом України на
знак для товарів і послуг №44053, виданим
на підставі заявки № від 25.09.2002р.
відносно товарів 1, 4 та послуг 35 класів
Міжнародної класифікації товарів та
послуг) в позначення, що стало
загальновживаним як позначення
товарів і послуг певного виду після
дати подання заявки, у зв'язку з чим
відсутні визначені ч. 3 ст. 18 Закону
України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" підстави припинення
дії свідоцтва України на знак для
товарів і послуг №44053 за рішенням суду.

Колегія судів також вбачає
небезпідставними доводи відповідача-1
щодо загальновідомості знаку
"Ревитализант", з яким асоціюються
цілком конкретні та відчутні споживчі
якості товарів певного виду, що
походить від реалізації (виробництва,
продажу, визнання споживачів)
триботехнічних засобів (пасти, суміші
та інше) відповідачем-1 протягом
багаторічного періоду, позначених
знаком "Ревитализант", права на який
безпосередньо і належать відповідачу-1.

Представником відповідача-1 наголошено
на тому, що і не заперечується
позивачем, що формула корисного
винаходу не є запатентованою, але є
предметом комерційної таємниці.
Триботехнічні засоби, які
виготовляються відповідачем-1 із
застосуванням корисного винаходу,
позначаються знаком "Ревитализант". В
свою чергу саме споживчі якості
товарів зумовили поширеність знаку
"Ревитализант" як позначення товарів, з
якими пов'язані відповідні якості.

За таких обставин використання цього
позначення (знаку) іншими виробниками
триботехнічних засобів, враховуючі і
правову охорону знаку, безпосередньо
впливає на охоронювані законом права
та інтереси третіх осіб.

Всебічно, повно і об'єктивно
розглянувши в судовому процесі всі
обставин справи в їх сукупності,
керуючись законом, оцінивши докази за
своїм внутрішнім переконанням, за
наслідками розгляду апеляційної
скарги та перевіряння законності та
обґрунтованості рішення місцевого
господарського суду у повному обсязі,
повторно розглянувши справу, колегія
суддів Київського апеляційного
господарського суду не вбачає підстав
задоволення апеляційної скарги та
вважає оскаржене рішення таким, що
повною мірою відповідає вимогам
законності та обґрунтованості, таким,
що підлягає залишенню без змін, тоді як
підстави задоволення апеляційної
скарги відсутні.

Керуючись ст.ст. 99, 101-106 Господарського
процесуального кодексу України,
Київський апеляційний господарський
суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу приватного
підприємства Науково-виробнича фірма
"Маскарт" на рішення господарського
суду міста Києва від 05.12.2013р. у справі
№910/7803/13 залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста
Києва від 05.12.2013р. у справі №910/7803/13
залиши без змін.

3. Матеріали справи повернути до
господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з
моменту її прийняття і може бути
оскаржена до Вищого господарського
суду України протягом двадцяти днів з
дня набрання постановою апеляційного
господарського суду законної сили.

Повне рішення складено 17.02.2014р.

Головуючий суддя
А.А. Верховець

Судді
М.Л. Доманська

В.В. Шипко