ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ
УХВАЛА

"11" лютого 2014 р.
Справа № 907/1315/13

За позовом Nemiroff Intellectual Property Establishment, Vaduz,
Liechtenstein

до фізичної особи - підприємця ОСОБА_1,
АДРЕСА_1

з участю у справі в якості третьої
особи без самостійних вимог на предмет
спору на стороні позивача - компанії
„Nemiroff Holdings Limited", Nicosia, Cyprus

з участю у справі в якості третьої
особи без самостійних вимог на предмет
спору на стороні відповідача -
дочірнього підприємства „Українська
горілчана компанія „Nemiroff", м. Немирів
Вінницької області

про припинення порушення майнових прав
інтелектуальної власності та
вилучення з цивільного обороту
товарів, виготовлених або введених в
цивільний оборот з порушенням прав
інтелектуальної власності.

Суддя господарського суду - В.В.Мокану

представники:

Позивача - Кушнаренко Н.І., довіреність
№ 902 від 28.03.2013 року

Відповідача - ОСОБА_3, довіреність 1514
від 09.11.2010 року

Третьої особи компанії „Nemiroff Holdings Limited"
- Кушнаренко Н.І., довіреність № 1377 від
01.11.2013 року

Третьої особи ДП „УГК „Nemiroff" - Нецька
С.А., довіреність від 23.09.2011 року

СУТЬ СПОРУ: компанією Nemiroff Intellectual Property
Establishment, Vaduz, Liechtenstein заявлено позов до
фізичної особи - підприємця ОСОБА_1,
АДРЕСА_1 про припинення порушення
майнових прав інтелектуальної
власності та вилучення з цивільного
обороту товарів, виготовлених або
введених в цивільний оборот з
порушенням прав інтелектуальної
власності. Ухвалою господарського суду
Закарпатської області від 09.01.2014 року
про порушення провадження у справі до
участі у справі в якості третьої особи
без самостійних вимог на предмет спору
на стороні позивача залучено компанію
„Nemiroff Holdings Limited", Nicosia, Cyprus, в якості
третьої особи без самостійних вимог на
предмет спору на стороні відповідача
залучено дочірнє підприємство
„Українська горілчана компанія
„Nemiroff", м. Немирів Вінницької області
(далі - ДП „УГК „Nemiroff".

В судовому засіданні 22.01.2014 року за
участі вищезазначених представників
оголошувалась перерва у відповідності
до ст. 77 ГПК України до 11.02.2014 року.

Представник позивача в судовому
засіданні позовні 22.01.2014 позовні вимоги
підтримала, подала письмове нормативне
обґрунтування вимоги про зобов'язання
опублікувати в газеті повідомлення про
порушення права інтелектуальної
власності. Супровідним листом від
22.01.2014 року подала витребувані ухвалою
суду від 09.01.2014 року документи.

Представник відповідача поданим в
судовому засіданні відзивом на позов
проти позовних вимог заперечив. В
обґрунтування поданих заперечень
посилається на ст. 16 Закону України
„Про охорону прав на знаки для товарів
та послуг", у відповідності до якої
виключне право власника свідоцтва
забороняти іншим особам
використовувати без його згоди
зареєстрований знак не поширюється,
зокрема, на використання знака для
товару, введеного під цим знаком в
цивільний оборот власником свідоцтва
чи за його згодою, за умови, що власник
свідоцтва не має вагомих підстав
забороняти таке використання у зв'язку
з подальшим продажем товару, зокрема, у
разі зміни або погіршення стану товару
після введення його в цивільний оборот.
Покликається на безпідставність
твердження позивача про те, що
виготовлена ДП „УГК „Nemiroff" продукція є
фальсифікатом, оскільки, ДП „УГК
„Nemiroff" має законне право на
виробництво власної продукції на
підставі ліцензії на виробництво
алкогольних напоїв № 505 від 14.03.2011 року
з додатками до неї та права
інтелектуальної власності на низку
патентів України на промислові зразки
та свідоцтва України на знаки для
товарів та послуг. Посилається на
неподання позивачем належних доказів
на підтвердження факту зберігання
відповідачем товару із зазначеним
нанесенням знака з метою пропонування
для продажу, продаж товарів з
торгівельними марками згідно переліку
свідоцтв, зазначених в позовній заяві;
оспорює як доказ долучену позивачем до
матеріалів справи копію видаткової
накладної № 38320 від 18.12.2013 року.
Зазначає, що позивачем не подано
доказів про те, що відповідач був
належним чином та вчасно повідомлений
про незаконність виготовлення ДП „УГК
„Nemiroff" горілчаної продукції,
незаконність її придбання, зберігання
з метою продажу та продаж. Разом з тим,
представником відповідача в судовому
засіданні 22.01.2014 року подано
заперечення на заяву позивача про
забезпечення позову, які обґрунтовані
посиланням на неподання позивачем
належних та допустимих доказів
наявності у відповідача алкогольної
продукції, виготовленої ДП „УГК „Nemiroff"
з порушенням прав інтелектуальної
власності позивача, яка придбана після
повідомлення про можливе порушення
прав інтелектуальної власності
позивача. Наголошує, що позивачем не
подано належних доказів повідомлення
відповідача про порушення прав
інтелектуальної власності позивача,
оскільки лист від 05.12.2013 року, на який
позивач посилається у підтвердження
повідомлення відповідача, надісланий
товариством з обмеженою
відповідальністю „ЛВН-ТРЕЙДІНГ", що не
є уповноваженою особою, яка може
вимагати поновлення порушених прав
власника свідоцтва. Зазначає, що
способи забезпечення позову, зазначені
відповідачем, є прямим втручанням в
господарську діяльність відповідача.
Покликається на правомірність
виробництва алкогольних напоїв ДП
„УГК „Nemiroff" з використанням чинних
патентів України, єдиним власником
яких є ДП „УГК „Nemiroff". Також
представником відповідача в судовому
засіданні 22.01.2014 року подано клопотання
про доплату позивачем судового збору,
яке обґрунтовано посиланням на
об'єднання позивачем у позовній заяві
сорока двох вимог немайнового
характеру, оскільки заявлено вимогу
про захист прав на 42 об'єкти
інтелектуальної власності, кожна з
яких у відповідності до п. 2. постанови
Пленуму Вищого господарського суду
України „Про деякі питання практики
застосування розділу VI Господарського
процесуального кодексу України" № 7 від
21.02.2013 року має бути оплачена судовим
збором в сумі 1147 грн., що в загальному
складає 48174 грн.

В судовому засіданні 22.01.2014 року
представник третьої особи ДП „УГК
„Nemiroff" письмово висловленої позиції з
приводу заявленого позову не подала,
проти позовних заперечила усно. Подала
аналогічне до поданого відповідачем,
клопотання про доплату позивачем
судового збору та заперечення на заяву
позивача про забезпечення позову. В
обґрунтування заперечень проти
забезпечення позову посилається на
неподання позивачем належних та
допустимих доказів наявності у

відповідача алкогольної продукції,
виготовленої ДП „УГК „Nemiroff" з
порушенням прав інтелектуальної
власності позивача, яка придбана після
повідомлення про можливе порушення
прав інтелектуальної власності
позивача. Зазначає, що для визначення
ймовірно наявної у відповідача
продукції, виготовленої ДП „УГК „Nemiroff"
з порушенням прав інтелектуальної
власності позивача необхідні
спеціальні знання та призначення
судової експертизи. Наголошує, що
позивачем не подано належних доказів
повідомлення відповідача про
порушення прав інтелектуальної
власності позивача, оскільки лист від
05.12.2013 року, на який позивач посилається
у підтвердження повідомлення
відповідача, надісланий товариством з
обмеженою відповідальністю
„ЛВН-ТРЕЙДІНГ", що не є уповноваженою
особою, яка може вимагати поновлення
порушених прав власника свідоцтва.
Зазначає, що способи забезпечення
позову, зазначені відповідачем, є
прямим втручанням в господарську
діяльність відповідача. Покликається
на правомірність виробництва
алкогольних напоїв ДП „УГК „Nemiroff" з
використанням чинних патентів України,
єдиним власником яких є ДП „УГК „Nemiroff".
Додатково зазначає про
безпідставність твердження позивача
про те, що ліцензійний договір № 01022010
від 01.02.2010 року припинив свою дію з
23.01.2012 року, що підтверджується
рішенням господарського суду м. Києва
від 05.08.2013 року та постановою
Київського апеляційного
господарського суду від 06.11.2013 року по
справі № 910/4943/13, оскільки останні не є
приюдиційними для даної справи.
Спростовує твердження позивача щодо
необхідності отримання дозволу на
використання торгівельних марок
позивача посиланням на „вичерпання
права" згідно ст. 16 Закону України „Про
охорону прав на знаки для товарів та
послуг".

В судовому засіданні після оголошеної
перерви представник позивача подала
заперечення на клопотання
представників відповідача та третьої
особи ДП „УГК „Nemiroff" про доплату
судового збору, якими стверджує про їх
необґрунтованість, оскільки в
зазначених клопотаннях представники
змішують поняття свідоцтв на знаки для
товарів та послуг, що підтверджують
виключні майнові права позивача на
використання, розпорядження та
володіння об'єктами права
інтелектуальної власності, щодо яких
вони видавались, та немайнові вимоги;
кількість немайнових вимог не
збільшується в залежності від того,
щодо скількох об'єктів інтелектуальної
власності вони заявлені. Подала
пояснення на заперечення
представників відповідача та третьої
особи ДП „УГК „Nemiroff" проти
забезпечення позову. Наголошує на
належності та допустимості поданих
позивачем доказів в обґрунтування
заяви про забезпечення позову.
Стосовно твердження про неподання
позивачем належних доказів
повідомлення відповідача про
порушення ним прав інтелектуальної
власності позивача зазначає, що
позивач і не зобов'язаний здійснювати
таке повідомлення, оскільки не є
стороною договору, за яким відповідач
придбав горілчану продукцію ТМ „Nemiroff".
Оспорює твердження про правомірність
виготовлення ДП „УГК „Nemiroff"
алкогольної продукції з використанням
інтелектуальної власності позивача,
оскільки вона не є власником ТМ „Nemiroff",
а всі подані нею до Укрпатенту заявки
на реєстрацію знаків для товарів та
послуг „Nemiroff" відкликані. Стверджує
про припинення дії ліцензійного
договору з 23.01.2012 року, преюдиційність
даного факту, що не потребує
доказування. Заперечила проти
твердження представника третьої особи
щодо „принципу вичерпання права".
Також подала суду пояснення стосовно
надання копій свідоцтв на знаки для
товарів та послуг в Україні та свідоцтв
на знаки для товарів і послуг за
міжнародною реєстрацією. Подала
клопотання про долучення до матеріалів
справи копій дублікатів свідоцтв на
знак для товарів та послуг; копій
виписок з Державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарів та послуг
станом на 03.02.2014 року; копії листа ДП
„Український інститут промислової
власності" від 28.01.2014 року з

додатками; відомостей про стан
діловодства за заявками на знак для
товарі та послуг станом на 04.02.2014 року,
зазначених у додатках № 1 та 5 до
ліцензії № 505 на виробництво
алкогольних напоїв; копій листів
позивача від 03.02.2014 року, від 27.06.2013 року,
від 21.06.2013 року; копії статуту ДП „УГК
„Nemiroff"; копій фіскальних чеків від
24.01.2014 року, від 21.01.2014 року.

Представник відповідача в судовому
засіданні після оголошеної перерви
подав суду пояснення щодо визначення
дати інформування відповідача про
думку ТОВ „ЛВН-ТРЕЙДІНГ" щодо підстав
відсутності у ДП „УГК „Nemiroff" прав на
використання торгівельних марок
позивача та додаткові пояснення щодо
клопотання позивача про долучення до
матеріалів справи доказів від 22.01.2014
року, якими стверджує, що дані докази не
стосуються фактів, які має довести
позивач.

Представник третьої особи ДП „УГК
„Nemiroff" в судовому засіданні після
оголошеної перерви подала письмові
пояснення, якими просить відмовити
позивачу в задоволенні позову
повністю. Зокрема, стверджує, що
власник свідоцтва втрачає право
забороняти будь -яку дію по відношенню
до товару, який був введених ним в
цивільний оборот. Стверджує про
автоматичне продовження дії
ліцензійного договору № 01022010 від 01.02.2010
року за відсутності письмових
повідомлень його сторін із
запереченнями проти його пролонгації.
Наполягає, що ДП „УГК „Nemiroff" не
порушувало своїх зобов'язань за
ліцензійним договором № 01022010 щодо
сплати роялті, у зв'язку з чим відсутні
підстави для його розірвання; зазначає,
що листом від 19.11.2011 року позивач
вимагав припинення порушення, а не
розірвання договору. Зазначає про
безпідставність твердження позивача
про те, що ліцензійний договір № 01022010
від 01.02.2010 року припинив свою дію з
23.01.2012 року, що підтверджується
рішенням господарського суду м. Києва
від 05.08.2013 року та постановою
Київського апеляційного
господарського суду від 06.11.2013 року по
справі № 910/4943/13, оскільки останні не є
приюдиційними для даної справи.
Наполягає, що ДП „УГК „Nemiroff" має
законне право на виробництва власної
продукції на підставі чинного
ліцензійного договору № 01022010 від 01.02.2010
року, ліцензії на виробництво
алкогольних напоїв № 505 від 14.03.2011 року
з додатками до неї та права
інтелектуальної власності на низку
патентів України на промислові зразки.
Посилаючись на 16 Закону України „Про
охорону прав на знаки для товарів та
послуг", стверджує про дію принципу
„вичерпання права". Зазначає, що
встановлення факту використання
відповідачем об'єктів інтелектуальної
власності позивача потребує
спеціальних знань та призначення
судової експертизи.

Також в судовому засіданні подала
пояснення щодо визначення дати
інформування відповідача про думку ТОВ
„ЛВН-ТРЕЙДІНГ" щодо підстав
відсутності у ДП „УГК „Nemiroff" прав на
використання торгівельних марок
позивача та додаткові пояснення щодо
клопотання позивача про долучення до
матеріалів справи доказів від 22.01.2014
року, якими стверджує, що дані докази не
стосуються фактів, які має довести
позивач. Разом з тим, повторно подала
суду заперечення проти заяви позивача
про забезпечення позову.

Стосовно поданої позивачем заяви від
27.12.2013 про вжиття заходів до
забезпечення позову шляхом накладення
арешту на алкогольну продукцію,
виготовлену ДП „Українська горілчана
компанія „Nemiroff" з використанням
торгівельних марок, права на які
належать Nemiroff Intellectual Property Establishment, та
яка належить ФОП ОСОБА_1 з забороною її
відчуження; заборони ДП „Українська
горілчана компанія „Nemiroff" продавати
ФОП ОСОБА_1 алкогольні напої з
використанням торгівельних марок,
права на які належать Nemiroff Intellectual Property,
суд зазначає.

Поданою заявою позивач просить суд до
вирішення спору по суті та набрання
рішенням у даній справі законної сили
накласти арешт на алкогольну
продукцію, виготовлену дочірнім
підприємством „Українська горілчана
компанія „Nemiroff" з використанням
торгівельних марок, права на які
належать компанії Nemiroff Intellectual Property
Establishment (згідно зазначених у заяві
свідоцтв на знак для товарів і послуг в
Україні, свідоцтв за міжнародною
реєстрацією, рішення про визнання
знаку Nemiroff добре відомим, згідно
переліку у кількості 42 шт.) та яка
належить фізичній особі - підприємцю
ОСОБА_1, АДРЕСА_1, із забороною її
відчуження; заборонити дочірньому
підприємству „Українська горілчана
компанія „Nemiroff", м. Немирів Вінницької
області продавати фізичній особі -
підприємцю ОСОБА_1, АДРЕСА_1 алкогольні
напої з використанням торгівельних
марок згідно свідоцтв на знак для
товарів і послуг в Україні, свідоцтв за
міжнародною реєстрацією, рішення про
визнання знаку Nemiroff добре відомим
(згідно переліку у кількості 42 шт.).

В обґрунтування поданої заяви позивач
посилається на те, що ліцензійний
договір № 01022010-N від 01.02.2010 року, на
підставі якого дочірнє підприємство
„Українська горілчана компанія „Nemiroff"
здійснювало виготовлення та поставку,
в т.ч. і відповідачеві по справі,
горілчаних продуктів, припинив свою
дію з 24.01.2012 року через порушення з боку
ДП „Українська горілчана компанія
„Nemiroff строків сплати роялті, з
вказаної дати у ДП „Українська
горілчана компанія „Nemiroff" відсутнє
право на використання торгівельних
марок, належних позивачу. Використання
зазначених торгових марок без дозволу
позивача є протиправним. Стверджує, що
відповідач, здійснюючи зберігання
товару із зазначеним нанесенням знака
з метою пропонування для продажу,
пропонування для продажу, продаж
фальсифікованих алкогольних напоїв
під торгівельною маркою „Nemiroff" на
території Закарпатської області,
порушує інтелектуальні права позивача
на торгівельні марки. В підтвердження
зазначеного порушення посилається на
накладну № 38320 від 18.12.2013 року, за якою
відповідач продав горілчану продукцію
виготовлену ДП „Українська горілчана
компанія „Nemiroff". Покликається на те, що
позовні вимоги стосуються вилучення з
цивільного обороту продукції, введеної
у цивільний оборот з порушенням права
інтелектуальної власності позивача,
невжиття заходів до забезпечення
позову може унеможливити виконання
рішення суду.

Оцінюючи наведені у заяві про вжиття
заходів до забезпечення позову
обставини, на які посилається позивач в
її обґрунтування, суд дійшов висновку
про відмову в її задоволенні з огляду
на наступне.

Господарський суд за заявою сторони,
прокурора або з власної ініціативи має
право на підставі ст. 66 Господарського
процесуального кодексу України вжити
заходів до забезпечення позову.
Забезпечення позову допускається в
будь - якій стадії провадження у справі,
якщо невжиття таких заходів може
утруднити чи зробити неможливим
виконання рішення господарського суду.

За змістом зазначеної статті заходи до
забезпечення позову застосовуються
господарським судом як засіб
запобігання можливим порушенням
майнових прав чи охоронюваних законом
інтересів особи та гарантія реального
виконання рішення суду.

Особа, яка подала заяву про
забезпечення позову, повинна
обґрунтувати причини звернення із
заявою про забезпечення позову. З цією
метою обов'язковим є подання доказів
наявності фактичних обставин, з якими
пов'язується застосування певного
заходу до забезпечення позову.

Відповідно до п. п. 1, 3 Постанови Пленуму
Вищого господарського суду України № 16
від 26.12.2011 року "Про деякі питання
практики застосування заходів до
забезпечення позову" у вирішенні
питання про забезпечення позову
господарський суд має здійснити оцінку
обґрунтованості доводів заявника щодо
необхідності вжиття відповідних
заходів з урахуванням: розумності,
обґрунтованості і адекватності вимог
заявника щодо забезпечення позову;
забезпечення збалансованості
інтересів сторін, а також інших
учасників судового процесу; наявності
зв'язку між конкретним заходом до
забезпечення позову і предметом
позовної вимоги, зокрема, чи спроможний
такий захід забезпечити фактичне
виконання судового рішення в разі
задоволення позову; імовірності
утруднення виконання або невиконання
рішення господарського суду в разі
невжиття таких заходів; запобігання
порушенню у зв'язку із вжиттям таких
заходів прав та охоронюваних законом
інтересів осіб, що не є учасниками
даного судового процесу.

Достатньо обґрунтованим для
забезпечення позову є підтверджена
доказами наявність фактичних обставин,
з якими пов'язується застосування
певного виду забезпечення позову. Про
такі обставини може свідчити вчинення
відповідачем дій, спрямованих на
ухилення від виконання зобов'язання
після пред'явлення вимоги чи подання
позову до суду (реалізація майна чи
підготовчі дії до його реалізації,
витрачання коштів не для здійснення
розрахунків з позивачем, укладення
договорів поруки чи застави за
наявності невиконаного спірного
зобов'язання тощо).

Адекватність заходу до забезпечення
позову, що застосовується
господарським судом, визначається його
відповідністю вимогам, на забезпечення
яких він вживається. Оцінка такої
відповідності здійснюється
господарським судом, зокрема, з
урахуванням співвідношення прав
(інтересу), про захист яких просить
заявник, з вартістю майна, на яке
вимагається накладення арешту, або
майнових наслідків заборони
відповідачеві вчиняти певні дії.

Обрані заходи до забезпечення позову
не повинні мати наслідком повне
припинення господарської діяльності
суб'єкта господарювання, якщо така
діяльність, у свою чергу, не
призводитиме до погіршення стану
належного відповідачеві майна чи
зниження його вартості.

У спорах щодо витребування майна в
ухвалі про накладення арешту на майно
боржника господарський суд повинен
чітко охарактеризувати ознаки, за
якими той чи інший предмет
відрізняється від подібних (п. 8
постанови Пленуму ВГСУ № 16 від 26.12.2011
року).

Позивач, заявляючи про необхідність
накладення арешту на алкогольну
продукцію, виготовлену дочірнім
підприємством „Українська горілчана
компанія „Nemiroff" з використанням
торгівельних марок, права на які
належать позивачу, та належну фізичній
особі - підприємцю ОСОБА_1, до заяви не
долучив доказів на підтвердження
фактів зберігання та реалізації
відповідачем товарів, випущених після
24.01.2012 року, тобто після дати, з якою він
пов'язує припинення дії ліцензійного
договору, оскільки використання
торгових марок позивача на товарах,
випущених до припинення дії
ліцензійного договору відбувалося
правомірно, за згодою власника. Не
подано позивачем і доказів на
підтвердження наявності у відповідача
відповідного товару, місця його
зберігання, кількості та
ідентифікуючих ознак.

Стосовно заборони ДП „Українська
горілчана компанія „Nemiroff" продавати
ФОП ОСОБА_1 алкогольні напої з
використанням торгівельних марок,
права на які належать позивачу,
останнім не надано доказів реалізації
відповідачеві товарів, випущених після
24.01.2012 року.

За таких обставин заява позивача про
вжиття заходів до забезпечення позову
судом залишена без задоволення.

Враховуючи наведене, у зв'язку з
необхідністю витребування додаткових
доказів, розгляд справи належить
відкласти.

Керуючись ст.ст. 77, 86 Господарського
процесуального кодексу України,

СУД УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкласти на "25"
лютого 2014 р. на 11:00 год.

2. Зобов'язати відповідача подати
господарському суду до дня судового
засідання:

• договір з ДП „УГК „Nemiroff";

• письмову інформацію про стан
виконання договору;

3. Зобов'язати третю особу ДП „УГК
„Nemiroff" подати господарському суду до
дня судового засідання:

• докази дії заявок на реєстрацію
знаків, зазначених у ліцензії;

• додаток № 2 до ліцензійного договору;

• договір з відповідачем, який діяв на
час подання позову;

• письмову інформацію про стан
виконання договору, в т.ч. щодо поставки
товару по видатковій накладній № 1224006
від 24.12.2013 року.

Явку уповноважених представників
учасників спору у судове засідання
визнати обов'язковою.

Суддя
В.В. Мокану