КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2014 р. Справа№ 24/317

Київський апеляційний господарський
суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Доманської М.Л.

Копитової О.С.

при секретарі судового засідання:
Ликові В.В.,

за участю представників сторін:

від позивача: Капунова К.Є.-
довіреність № 37/13 від 22.09.2013р.,

від відповідача-1: Буняк В.С. -
довіреність 01/08 від 27.08.2013р.,

від відповідача-2: Потоцький М.Ю. -
довіреність № 2-8/3908 від

23.05.2013р.,

розглянувши апеляційну скаргу
Спільного підприємства
„Науково-технологічний центр „Юніс"
(Товариство з обмеженою
відповідальністю) на рішення
господарського суду міста Києва від
06.11.2013 року

у справі № 24/317 (головуючий-суддя
Паламар П.І., судді:

Бондарчук В.В., Гумега О.В.)

за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю „Еліт-фарм",

до 1. Спільного підприємства
„Науково-технологічний центр

„Юніс" (Товариство з
обмеженою відповідальністю)

2. Державної служби
інтелектуальної власності України

про визнання свідоцтва
України на знак для товарів і послуг

недійсними,

ВСТАНОВИВ:

У червні 2011 року Товариство з обмеженою
відповідальністю „Еліт-фарм", як
власник свідоцтва України на знак для
товарів і послуг № 59056 (комбіноване
позначення „Селен Активний"),
зареєстрованого 15.02.2006 року для товарів
5 та послуг 35, 44 класів Міжнародної
класифікації товарів і послуг (далі -
МКТП), звернулося до господарського
суду міста Києва з позовом до Спільного
підприємства „Науково-технологічний
центр „Юніс" (Товариство з обмеженою
відповідальністю) та Державної служби
інтелектуальної власності України про:

- визнання недійсним свідоцтва України
на знак для товарів і послуг № 133502
(позначення „Селен-Актив-Вита"),
зареєстрованого 10.01.2011 року для товарів
5 класу МКТП: харчові продукти дієтичні
для медичних цілей; лікарські
препарати для медичних цілей;
ветеринарні препарати; всі
вищезазначені товари, до складу яких
входить селен;

- зобов'язання Державної служби
інтелектуальної власності України
повідомити про це у своєму офіційному
бюлетені;

- заборону СП „НТЦ „ЮНІС" (ТОВ)
використовувати позначення
„Селен-Актив-Вита" на своїй упаковці;

- зобов'язання СП „НТЦ „ЮНІС" (ТОВ)
вилучити з торговельної мережі товари
в упаковці під словесним позначенням
„Селен-Актив-Вита".

Рішенням господарського суду міста
Києва від 17.10.2012 року (суддя Блажівська
О.Є.) позов задоволено частково:
свідоцтво № 133502 визнано недійсним
повністю; зобов'язано Державну службу
інтелектуальної власності України (з
урахуванням ухвали про виправлення
описки від 02.11.2012 року) внести
відповідні відомості до Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг щодо визнання
недійсним повністю свідоцтва України
від 10.01.2011 року № 133502 на знак для
товарів і послуг „Селен-Актив-Вита" та
здійснити публікацію в офіційному
бюлетені „Промислова власність";
заборонено СП „НТЦ „ЮНІС" (ТОВ)
використовувати позначення
„Селен-Актив-Вита" на своїй упаковці;
зобов'язано СП „НТЦ „ЮНІС" (ТОВ)
вилучити з торговельної мережі товари
в упаковці під словесним позначенням
„Селен-Актив-Вита". В іншій частині
позову відмовлено.

Додатковим рішенням господарського
суду міста Києва від 09.11.2012 року з СП
„НТЦ „ЮНІС" (ТОВ) на користь ТОВ
„Еліт-фарм" (за заявою позивача від
25.10.2012 року) стягнуто 12 690,00 грн. витрат
за проведення судової експертизи
(висновок від 31.07.2012 року № 11323/11324/11-53).

Постановою Київського апеляційного
господарського суду від 19.02.2013 року
(колегія суддів у складі: Сотніков С.В. -
головуючий суддя, судді Верховець А.А.,
Ткаченко Б.О.) зазначені рішення суду
першої інстанції залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду
України від 23.04.2013 року рішення
господарського суду міста Києва від
17.10.2012 року та постанову Київського
апеляційного господарського суду від
19.02.2013 року скасовано. Справу передано
на новий розгляд до господарського
суду міста Києва.

Під час нового розгляду рішенням
господарського суду міста Києва від
06.11.2013 року (повний текст рішення
підписано 14.11.2013 року) позов з
урахуванням заяви про уточнення
позовних вимог № 127 від 08.10.2013 року
задоволено частково. Визнано недійсним
свідоцтво України № 133502, зареєстроване
10.01.2011 року Державним департаментом
інтелектуальної власності на знак для
товарів і послуг „Селен-Актив-Вита",
власником якого є СП „НТЦ „ЮНІС" (ТОВ).
Зобов'язано Державну службу
інтелектуальної власності внести до
Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг відомості
щодо визнання недійсним свідоцтва
України № 133502 від 10.01.2011 року на
знак для товарів і послуг
"Селен-Актив-Вита" та здійснити
відповідну публікацію в офіційному
бюлетені „Промислова власність".
Заборонено СП „НТЦ „ЮНІС" (ТОВ)
використовувати позначення
„Селен-Актив-Вита" на упаковці своїх
товарів.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням
місцевого господарського суду,
відповідач-1 звернувся до апеляційного
господарського суду з апеляційною
скаргою, в якій просить скасувати
рішення господарського суду міста
Києва від 06.11.2013 року та прийняти нове,
яким у позові відмовити повністю,
посилаючись на порушення та
неправильне застосування судом першої
інстанції норм матеріального та
процесуального права, неповне
з'ясування судом обставин, що мають
значення для справи, невідповідність
висновків викладених в рішенні
місцевого господарського суду
обставинам справи.

ТОВ „Еліт-фарм" у своєму відзиві на
апеляційну скаргу просить суд
апеляційну скаргу СП „НТЦ „ЮНІС" (ТОВ)
залишити без задоволення, а рішення
господарського суду міста Києва від
06.11.2013 року - без змін.

Згідно розпорядження Заступника
Голови Київського апеляційного
господарського суду від 12.12.2013 року для
розгляду справи № 24/317 сформовано
колегію суддів у складі: головуючий
суддя - Остапенко О.М., судді - Доманська
М.Л., Копитова О.С.

Ухвалою Київського апеляційного
господарського суду від 12.12.2013
року вищезазначену апеляційну скаргу
прийнято до провадження та призначено
справу до розгляду у судовому
засіданні за участю повноважних
представників сторін на 28.01.2014 року.

У судовому засіданні 28.01.2014 року
представники відповідача-1 та
відповідача-2 вимоги апеляційної
скарги підтримали, просили суд
апеляційну скаргу СП „НТЦ „ЮНІС" (ТОВ)
задовольнити з підстав викладених
вище.

Представник позивача проти доводів
відповідача-1 викладених в апеляційній
скарзі заперечував, просив суд
апеляційну скаргу СП „НТЦ „ЮНІС" (ТОВ)
залишити без задоволення, а рішення
господарського суду міста Києва від
06.11.2013 року - без змін.

У судовому засіданні, яке відбулось
28.01.2014 року, було оголошено вступну та
резолютивну частини постанови
Київського апеляційного
господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги,
перевіривши матеріали справи та
дослідивши докази, проаналізувавши на
підставі встановлених фактичних
обставин справи правильність
застосування судом першої інстанції
норм законодавства та заслухавши
пояснення представників сторін,
колегія суддів апеляційного
господарського суду дійшла висновку,
що у задоволенні апеляційної скарги СП
„НТЦ „ЮНІС" (ТОВ) слід відмовити, а
рішення господарського суду міста
Києва від 06.11.2013 року - залишити без
змін, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 99 ГПК України, в
апеляційній інстанції справи
переглядаються за правилами розгляду
цих справ у першій інстанції з
урахуванням особливостей,
передбачених у розділі ХІІ ГПК України.
Апеляційний господарський суд,
переглядаючи рішення в апеляційному
порядку, користується правами,
наданими суду першої інстанції.

Згідно із частиною 2 статті 101 ГПК
України, апеляційний господарський суд
не зв'язаний доводами апеляційної
скарги і перевіряє законність та
обґрунтованість рішення місцевого
господарського суду у повному обсязі.

Як вбачається із матеріалів справи та
вірно встановлено судом першої
інстанції, що позивач є власником
чинного знаку для товарів і послуг
„Селен активний" згідно виданого йому
відповідачем-2 свідоцтва № 59056 від 15
лютого 2006 року.

Вказане свідоцтво на знак для товарів і
послуг видане позивачу на підставі
заявки № від 25 березня 2004 року.
Знак зареєстровано для товарів і
послуг класів 5, 35, 44 Міжнародної
класифікації товарів і послуг (далі -
МКТП).

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України „Про
охорону прав на знак для товарів і
послуг" (далі - Закон) обсяг правової
охорони, що надається, визначається
зображенням знака та переліком товарів
і послуг, внесеними до Реєстру, і
засвідчується свідоцтвом з наведеними
у ньому копією внесеного до Реєстру
зображення знака та переліком товарів
і послуг.

Згідно вимог п. 3 ст. 16 Закону не можуть
бути зареєстровані як знаки
позначення, які є тотожними або схожими
настільки, що їх можна сплутати з
знаками, раніше зареєстрованими чи
заявленими на реєстрацію в Україні на
ім'я іншої особи для таких самих або
споріднених з ними товарів і послуг.

Також місцевим господарським судом
вірно встановлено, що 10 січня 2011 року
відповідач-2 видав відповідачу-1
свідоцтво № 133502 на знак для товарів і
послуг „Селен-Актив-Вита". Знак
зареєстровано для товарів і послуг 5
класу МКТП - харчові продукти дієтичні
для медичних цілей; ветеринарні
препарати; всі вищезазначені товари до
складу яких входить селен.

Посилаючись на те, що знак для товарів і
послуг відповідача-1 є схожим
настільки, що його можна сплутати із
зареєстрованим раніше його знаком для
товарів і послуг, позивач з урахуванням
заяви про уточнення позовних вимог № 127
від 08.10.2013 року просив суд:

- визнати недійсним свідоцтво України
№ 133502, зареєстроване 10 січня 2011 року
Державною службою інтелектуальної
власності України на знак для товарів і
послуг „Селен-Актив-Вита", власником
якого є відповідач-1;

- зобов'язати відповідача-2 внести
відповідні відомості до Державного
реєстру свідоцтв України на знак для
товарів і послуг щодо визнання
недійсним повністю свідоцтва України
№ 133502 та здійснити публікацію в
офіційному бюлетені „Промислова
власність";

- заборонити відповідачу-1
використовувати позначення
„Селен-Актив-Вита" на своїй упаковці;

- зобов'язати відповідача-1 вилучити із
торгівельної мережі товари в упаковці
під словесним позначенням
„Селен-Актив-Вита".

Відповідно до вимог п. 5 ст. 16 Закону
свідоцтво надає його власнику виключне
право забороняти іншим особам
використовувати без його згоди, якщо
інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів
і послуг, споріднених з наведеними у
свідоцтві, якщо внаслідок такого
використання можна ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари чи надає
послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно наведених у свідоцтві
товарів і послуг, якщо внаслідок такого
використання ці позначення і знак
можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно товарів і послуг,
споріднених з наведеними у свідоцтві,
якщо внаслідок такого використання
можна ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товари чи надає послуги, або
ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно із п. 1 ст. 5 Закону правова
охорона надається знаку, який не
суперечить публічному порядку,
принципам гуманності і моралі, та на
який не поширюються підстави для
відмови в наданні правової охорони,
встановлені цим Законом.

Статтею 6 Закону передбачені підстави
для відмови в наданні правової охорони.
Згідно з правилами п. 3 даної статті не
можуть бути зареєстровані як знаки
позначення, які є тотожними або схожими
настільки, що їх можна сплутати із
знаками, раніше зареєстрованими чи
заявленими на реєстрацію в Україні на
ім'я іншої особи для таких самих або
споріднених з ними товарів і послуг.

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 03.10.2011 року у даній справі
було призначено судову експертизу
об'єктів інтелектуальної власності,
проведення якої доручено Київському
науково-дослідному інституту судових
експертиз.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України, для
роз'яснення питань, що виникають при
вирішенні господарського спору і
потребують спеціальних знань,
господарський суд призначає судову
експертизу.

Виходячи із ст. 42 ГПК України висновок
судового експерта повинен містити
докладний опис проведених досліджень,
зроблені в результаті їх висновки і
обґрунтовані відповіді на поставлені
господарським судом питання.

Судом першої інстанції висновок
судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності № 11323/11324/11-53
від 31 липня 2012 року визнано належним
доказом у даній справі, що містить
докладний опис проведеного
дослідження, обґрунтовані та чіткі
висновки з поставлених запитань,
узгоджується з іншими наявними у
справі документами.

Вказаним вище висновком судової
експертизи встановлено, що товари 5
класу МКТП, для яких зареєстровано
належний позивачу знак для товарів і
послуг, є тими самими та спорідненими,
що і товари 5 класу МКТП, для яких
зареєстровано спірний знак для товарів
і послуг, належний відповідачу-1. Знак
для товарів і послуг „Селен-Актив-Вита"
за свідоцтвом України № 133502 є схожим до
ступеню змішування із знаком для
товарів і послуг "Селен активний" за
свідоцтвом України № 59056.

Відповідач-1 у своїй апеляційній скарзі
наполягав на тому, що на його думку,
експертом при проведенні експертного
дослідження було зроблено помилкові
висновки в частині схожості знаків
„Селен-Актив-Вита" та „Селен Активний"
щодо звукової (фонетичної) та
семантичної (смислової) складової,
допущено арифметичні помилки.

Також, за твердженням скаржника
невірними є висновки судового
експерта, що знак для товарів і послуг
„Селен-Актив-Вита" за свідоцтвом
України № 133502 є схожим до ступеню
змішування із знаком для товарів і
послуг "Селен активний" за свідоцтвом
України № 59056, а товари 5 класу МКТП у
спірних знаках є тими самими та
спорідненими.

Однак, відповідач-1 ні в суді першої
інстанції, ні під час розгляду справи в
апеляційному суду не заявляв клопотань
про виклик судового експерта в судове
засідання для дачі пояснень, чи про
проведення повторного експертного
дослідження.

Крім того, як вірно встановлено
місцевим господарським судом, факт
використання відповідачем знаку для
товарів і послуг "Селен-Актив-Вита"
підтверджується доданою до матеріалів
справи упаковкою з таблетками
дієтичної добавки „Кальцій морський
актив-віта селен", виробником якої є
відповідач-1 та каталогом рекламної
продукції, в якому значиться товар
маркований словесним позначенням
„Селен-Актив-Вита" і на титульній
сторінці якого міститься відбиток
логотипу (виробник - СП „НТЦ „Юніс"
(ТОВ)), що не заперечується
відповідачем-1.

Згідно з вимогами п. 1 ст. 19 Закону
свідоцтво може бути визнано у судовому
порядку недійсним повністю або
частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого
знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів
зображення знака та переліку товарів і
послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання
заявки з порушенням прав інших осіб.

Враховуючи вищевикладене, колегія
суддів погоджується із висновком суду
першої інстанції, що зареєстрований
знак для товарів та послуг
„Селен-Актив-Вита" не відповідає
умовам надання правової охорони, а
свідоцтво України № 133502 на знак для
товарів і послуг видано внаслідок
подання заявки з порушенням прав
позивача, а відтак позовні вимоги про
визнання свідоцтва України № 133502 на
знак для товарів і послуг недійсним
підлягають задоволенню.

Відповідно до вимог п. 3 ст. 19 Закону при
визнанні свідоцтва чи його частини
недійсними Установа повідомляє про це
у своєму офіційному бюлетені.

З цих підстав також підлягають
задоволенню позовні вимоги про
зобов'язання відповідача-2 внести
відомості про визнання недійсним
свідоцтва України № 133502 на знак для
товарів і послуг „Селен-Актив-Вита" до
Державного реєстру свідоцтв України на
знак для товарів і послуг та
опублікування відомостей про це в
офіційному бюлетені „Промислова
власність".

Згідно зі ст. 20 Закону будь-яке
посягання на права власника свідоцтва,
передбачені статтею 16 цього Закону, в
тому числі вчинення без згоди власника
свідоцтва дій, що потребують його
згоди, та готування до вчинення таких
дій, вважається порушенням прав
власника свідоцтва, що тягне за собою
відповідальність згідно з чинним
законодавством України. Порушенням
прав власника свідоцтва вважається
також використання без його згоди в
доменних іменах знаків та позначень,
вказаних у пункті 5 статті 16 цього
Закону. На вимогу власника свідоцтва
таке порушення повинно бути припинено,
а порушник зобов'язаний відшкодувати
власнику свідоцтва заподіяні збитки.
Власник свідоцтва може також вимагати
усунення з товару, його упаковки
незаконно використаного знака або
позначення, схожого з ним настільки, що
їх можна сплутати, або знищення
виготовлених зображень знака або
позначення, схожого з ним настільки, що
їх можна сплутати.

З урахуванням наведеного також
підлягають задоволенню позовні вимоги
про заборону відповідачу-1
використовувати позначення
„Селен-Актив-Вита" на упаковці своїх
товарів.

Що стосується позовних вимог позивача
про зобов'язання відповідача-1 вилучити
із торгівельної мережі товари в
упаковці під словесним позначенням
„Селен-Актив-Вита", то вини задоволенню
не підлягають, оскільки не ґрунтуються
на вимогах ст.ст. 16, 432 ЦК України,
оскільки чинним законодавством
передбачено можливість захисту права
інтелектуальної власності шляхом
вилучення товарів з цивільного
обороту, проте доказів щодо кількості
та місця перебування відповідних
товарів суду не надано.

Приписами статей 33, 34 Господарського
процесуального кодексу України
передбачено, що кожна сторона повинна
довести ті обставини, на які вона
посилається як на підставу своїх вимог
і заперечень, докази подаються
сторонами та іншими учасниками
судового процесу, господарський суд
приймає тільки ті докази, які мають
значення для справи, обставини справи,
які відповідно до законодавства
повинні бути підтверджені певними
засобами доказування, не можуть
підтверджуватись іншими засобами
доказування.

Відповідачем-1, всупереч статей 33, 34 ГПК
України не надано суду належних
доказів на підтвердження своїх
заперечень, викладених в апеляційній
скарзі, доводи скаржника не
підтверджуються наявним у справі
доказами та спростовуються чинним
законодавством.

Враховуючи вищенаведене, колегія
суддів Київського апеляційного
господарського суду дійшла висновку,
що рішення господарського суду міста
Києва від 06.11.2013 року прийнято
відповідно до вимог чинного
законодавства з правильним
застосуванням норм матеріального та
процесуального права, а тому підстав
для його скасування чи зміни не
вбачається.

Керуючись статтями 99, 101-105 ГПК України,
Київський апеляційний господарський
суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Спільного
підприємства „Науково-технологічний
центр „Юніс" (Товариство з обмеженою
відповідальністю) на рішення
господарського суду міста Києва від
06.11.2013 року у справі № 24/317 залишити без
задоволення.

2. Рішення господарського суду міста
Києва від 06.11.2013 року у справі № 24/317
залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати
учасникам апеляційного провадження.

4. Справу № 24/317 повернути до
господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня
її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може
бути оскаржено у касаційному порядку.

Повний текст постанови підписано 03.02.2014
року.

Головуючий суддя
О.М. Остапенко

Судді
М.Л. Доманська

О.С. Копитова