Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-64/14270-2012 21.01.14 р.

За позовом Приватного
підприємства «Рекламно-інформаційна
агенція «МедіаКомпас

Україна»

до Дочірнього підприємства
«Прем'єр Експо»

про припинення порушення
інтелектуального права

та за зустрічним позовом Дочірнього
підприємства «Прем'єр Експо»

до: 1) Приватного підприємства
«Рекламно-інформаційна агенція
«МедіаКомпас

Україна»

2) Державної служби
інтелектуальної власності

про визнання недійсним свідоцтва
№ 75329 на знак для товарів і послуг та

зобов'язання вчинити дії

Суддя Зеленіна Н.І.

при секретарі судового засідання
Левітасі Я.Ю.,

за участю представників сторін:

від позивача за первісним позовом: не
з'явився,

від відповідача за первісним позовом:
Коваль М.С. за дов. № 21/11-12 від 21.11.2012 р.;

від позивача за зустрічним позовом:
Коваль М.С. за дов. № 21/11-12 від 21.11.2012 р.;

від відповідача-1 за зустрічним
позовом: не з'явився,

від відповідача-2 за зустрічним
позовом: Потоцький М.Ю., дов. № 2-8/9288 від
16.11.2012 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне підприємство
«Рекламно-інформаційна агенція
«МедіаКомпас Україна» звернулось до
господарського суду Одеської області з
позовною заявою до Дочірнього
підприємства «Прем'єр Експо» про
припинення порушення інтелектуального
права.

Позовні вимоги мотивовані тим, що ДП
«Прем'єр Експо» неправомірно та без
дозволу Приватного підприємства
«Рекламно-інформаційна агенція
«МедіаКомпас Україна» використовує
знак для товарів та послуг «TRANS», який
належить останньому на підставі
свідоцтва на знак для товарів і послуг
№ 75329 від 25.04.2007 р.

Ухвалою господарського суду Одеської
області від 01.10.2012 р. позовну заяву
направлено за територіальною
підсудністю до господарського суду
міста Києва.

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 12.10.2012 р. порушено провадження
у справі, розгляд справи призначено на
31.10.2012 р.

30.10.2012 р. від Дочірнього підприємства
«Прем'єр Експо» через відділ
діловодства суду надійшла зустрічна
позовна заява до Приватне підприємство
«Рекламно-інформаційна агенція
«МедіаКомпас Україна» та Державної
служби інтелектуальної власності про
визнання недійсним свідоцтва № 75329 на
знак для товарів і послуг та
зобов'язання вчинити дії.

Позовні вимоги за зустрічним позовом
мотивовані тим, що знак для товарів та
послуг «TRANS» не має розрізняльної
здатності та не набув такої внаслідок
його використання, а тому свідоцтво на
знак для товарів і послуг «TRANS» № 75329
від 25.04.2007 р. підлягає визнанню
недійсним у судовому порядку.

30.10.2012 р. від відповідача надійшов
відзив на позовну заяву та клопотання
про відкладення розгляду справи.

Розпорядженням Заступника голови
господарського суду міста Києва від
30.10.2012 р. у зв'язку з перебуванням судді
Зеленіної Н.І. на лікарняному справу
передано для розгляду судді Бондарчук
В.В.

Ухвалою від 31.10.2012 р. суддею Бондарчук
В.В. прийнято справу до провадження,
розгляд справи призначено на 23.11.2012 р.

Ухвалою суду від 31.10.2012 р. зустрічну
позовну заяву прийнято до спільного
розгляду із первісним позовом, розгляд
справи призначено на 23.11.2012 р.

Розпорядженням Заступника голови
господарського суду міста Києва від
19.11.2012 р. у зв'язку з виходом з
лікарняного справу передано для
розгляду судді Зеленіній Н.І.

Розпорядженням Заступника голови
господарського суду міста Києва від
23.11.2012 р. у зв'язку з перебуванням судді
Зеленіної Н.І. на лікарняному справу
передано для розгляду судді Головатюку
Л.Д.

Ухвалою від 23.11.2012 р. суддею Головатюком
Л.Д. прийнято справу до провадження,
розгляд справи призначено на 19.12.2012 р.

Розпорядженням Заступника голови
господарського суду міста Києва від
28.11.2012 р. у зв'язку з виходом з
лікарняного справу передано для
розгляду судді Зеленіній Н.І.

Ухвалою від 28.11.2012 р. суддею Зеленіною
Н.І. прийнято справу до провадження.

19.12.2012 р. від відповідача-2 за зустрічним
позовом надійшов відзив на позовну
заяву.

Ухвалою суду від 19.12.2012 р. розгляд
справи було відкладено на 18.01.2013 р.

18.01.2013 р. від відповідача-1 надійшли:
відзив на зустрічну позовну заяву,
додаткові пояснення по справі та
клопотання про застосування строків
позовної давності.

В судовому засіданні 18.01.2013 р.
представники сторін подали клопотання
про продовження строку вирішення
спору.

Ухвалою від 18.01.2013 р. продовжено строк
вирішення спору у справі на 15 днів.

В судовому засіданні 18.01.2013 р.
оголошувалась перерва до 25.01.2013 р.

25.01.2013 р. від позивача за первісним
позовом надійшло клопотання про
призначення у справі експертизи.

В судовому засіданні 25.01.2013 р.
представником відповідача-1 за
зустрічним позовом було подано
клопотання про призначення у справі
судової експертизи, пояснення по
справі та заперечення проти клопотання
про застосування строків позовної
давності.

В судовому засіданні 25.01.2013 р.
оголошувалась перерва до 08.02.2013 р.

08.02.2013 р. від позивача за первісним
позовом надійшли пояснення по справі.

Розпорядженням Заступника голови
господарського суду міста Києва від
08.02.2013 р. у зв'язку з перебуванням судді
Зеленіної Н.І. на лікарняному справу
передано для розгляду судді Ярмак О.М.

Ухвалою від 08.02.2013 р. суддею Ярмак О.М.
справу прийнято до провадження,
розгляд справи призначено на 04.03.2013 р.

Розпорядженням Заступника голови
господарського суду міста Києва від
11.02.2013 р. у зв'язку з виходом з
лікарняного справу передано для
розгляду судді Зеленіній Н.І.

Ухвалою від 11.02.2013 р. суддею Зеленіною
Н.І. прийнято справу до провадження.

В судовому засіданні 04.03.2013 р.
представником відповідача-2 за
зустрічним позовом було подано
клопотання щодо питань на судову
експертизу.

Ухвалами суду від 04.03.2013 р. відмовлено у
задоволенні заяви позивача за
первісним позовом про забезпечення
позову, призначено у справі судову
експертизу охорони прав на об'єкти
інтелектуальної власності, проведення
якої доручено Науково-дослідному
інституту інтелектуальної власності
Академії Правових Наук України, та
зупинено провадження у справі.

Ухвалою суду від 20.11.2013 р. у зв'язку з
надходженням висновку експертизи було
поновлено провадження у справі,
розгляд справи призначено на 03.12.2013 р.

Ухвалою від 03.12.2013 р. розгляд справи
відкладено на 19.12.2013 р.

19.12.2013 р. від позивача за первісним
позовом надійшли письмові пояснення по
справі.

В судовому засіданні 19.12.2013 р.
представником позивача за зустрічним
позовом було подано письмові пояснення
по справі.

Представником відповідача-2 за
зустрічним позовом в засіданні було
подано пояснення по справі.

В судовому засіданні 19.12.2013 р.
представниками сторін було подано
клопотання про продовження строку
вирішення спору.

Ухвалою від 19.12.2013 р. продовжено строк
вирішення спору у справі на 15 днів,
розгляд справи відкладено на 21.01.2014 р.

Представник позивача за первісним
позовом (відповідача-1 за зустрічним
позовом) в судове засідання 21.01.2014 р. не
з'явився, про причини неявки суд не
повідомив.

В судовому засіданні 21.01.2013 р.
представник відповідача за первісним
позовом (позивача за зустрічним
позовом) проти задоволення первісного
позову заперечив, зустрічний позов
підтримав.

Представник відповідача-2 за
зустрічним позовом проти задоволення
зустрічного позову заперечив.

В судовому засіданні 11.01.2014 р. оголошено
вступну та резолютивну частини
рішення.

Розглянувши матеріали справи,
заслухавши пояснення представників
сторін, дослідивши докази та оцінивши
їх в сукупності, суд встановив
наступне.

Як на підставу для задоволення
первісного позову Приватне
підприємство «Рекламно-інформаційна
агенція «МедіаКомпас Україна»
посилається на те, що ДП «Прем'єр Експо»
неправомірно та без дозволу
використовує знак для товарів та
послуг «TRANS», який належить останньому
на підставі свідоцтва на знак для
товарів і послуг № 75329 від 25.04.2007 р.

Так, позивач зазначає, що починаючи з 2009
р. ПП «РІА «МедіаКомпас Україна»
щорічно організовує та проводить в
рамках «Міжнародного Чорноморського
транспортного форуму» виставку під
назвою «TRANSUKRAINA» для задоволення
комерційних та рекламних потреб її
учасників.

Зазначена виставка присвячена
транспорту, логістиці, технологіям,
механізації
навантажувально-розвантажувальних
робіт та іншим питанням, пов'язаним з
даною галуззю. Завдяки особливій назві
з використанням торговельної марки
«TRANS» та усталеної ділової репутації ПП
«РІА «МедіаКомпас Україна» виставка,
за роки її проведення, отримала
визнання великої кількості
вітчизняних та зарубіжних юридичних та
фізичних осіб. Так, на участь у виставці
2012 р. вже подали заявки 169 осіб.

Крім того, виставка є офіційно
визначеною в державі, оскільки її
проведення саме позивачем встановлено
Планом виставкової діяльності
транспортної галузі на 2012 р.,
затвердженим Наказом Міністерства
інфраструктури України № 162 від 13.03.2012
р.

Назва виставки - «TRANSUKRAINA», фактично
поєднує у собі два слова - «TRANS» та
«UKRAINA». Отже, в назві Виставки
використовується торговельна марка
«TRANS», яка належить ПП «РІА
«МедіаКомпас Україна».

Щодо другої частини назви - «UKRAINA»,
позивач зазначає, що згідно з ч. 1 ст. 6
Закону України «Про охорону прав на
знак для товарів і послуг», наявність у
зареєстрованому знаку офіційної назви
держави, є елементом, що не
охороняється, тобто не впливає на обсяг
правової охорони.

В період з травня 2011 р. по грудень 2011 р.
між ПП «РІА «МедіаКомпас Україна» та
Дочірнім підприємством «Прем'єр Експо»
велись переговори щодо спільної
організації та проведення виставки з
назвою «TRANSUKRAINA» або щодо передачі
позивачем необхідних для організації
та проведення такої виставки прав
інтелектуальної власності
відповідачу. Однак, сторони не дійшли
до згоди і переговори не призвели до
будь-якого результату.

ДП «Прем'єр Експо» було проведено
виставку під тією ж назвою «TRANSUKRAINA», на
таку саму тематику. Про це ПП «РІА
«МедіаКомпас Україна» дізналось в
травні 2012 р.

Таким чином, як стверджує позивач,
відповідач, використовуючи
торговельну марку позивача та його
ділову репутацію, організував виставку
аналогічну до тої, що кожного року
проводить позивач із залученням
постійних учасників виставки позивача.
Свою виставку ДП «Прем'єр Експо»
призначило на 10-12 жовтня 2012 р. в
Міжнародному виставковому центрі,
тобто напередодні виставки, яку
проводить Позивач 23-25 жовтня 2012 р.

Таким чином, позивач вважає, що
відповідачем було порушено права
інтелектуальної власності ПП «РІА
«МедіаКомпас Україна» на торговельну
марку «TRANS».

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного
кодексу України, кожна особа має право
на захист свого цивільного права у разі
його порушення, невизнання або
оспорювання. Кожна особа має право на
захист свого інтересу, який не
суперечить загальним засадам
цивільного законодавства. Кожна особа
має право звернутися до суду за
захистом свого особистого немайнового
або майнового права та інтересу.

Згідно зі ст. 495 Цивільного кодексу
України, майновими правами
інтелектуальної власності на
торговельну марку, зокрема, є виключне
право дозволяти використання
торговельної марки та виключне право
перешкоджати неправомірному
використанню торговельної марки, в
тому числі забороняти таке
використання.

Частиною 1 ст. 426 Цивільного кодексу
України встановлено, що способи
використання об'єкта права
інтелектуальної власності
визначаються цим Кодексом та іншими
законами.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про
охорону прав на знак для товарів і
послуг», використанням знака
визнається, зокрема, застосування його
під час пропонування та надання
будь-якої послуги, для якої знак
зареєстровано та застосування його в
діловій документації чи в рекламі та в
мережі Інтернет. Знак визнається
використаним, якщо його застосовано у
формі зареєстрованого знака, а також у
формі, що відрізняється від
зареєстрованого знака лише окремими
елементами, якщо це не змінює в цілому
відмітності знака.

Як встановлено висновком судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності, ДП «Прем'єр Експо» в назві
виставки 10-12 жовтня 2012 року «TRANSUKRAINA»
використано знак для товарів і послуг
«TRANS», зареєстрований по відношенню до
послуг 35 класу МКТП (свідоцтво на знак
для товарів і послуг № 75329 від 25.04.2007
року), у формі, яка відрізняється від
зареєстрованого знака окремими
елементами, що не змінює в цілому
відмітність знака. ДП «Прем'єр Експо» в
мережі Інтернет, зокрема в своєму
домені «www.transukraine.com.ua», не використано
знак для товарів і послуг «TRANS»,
зареєстрований по відношенню до послуг
35 класу МКТП (Свідоцтво на знак для
товарів і послуг № 75329 від 25.04.2007 року).
ДП «Прем'єр Експо» в рекламних
проспектах та на своєму сайті в мережі
Інтернет в позначенні «ТРАНСУКРАИНА»
не використано знак для товарів і
послуг «TRANS», зареєстрований по
відношенню до послуг 35 класу МКТП
(Свідоцтво на знак для товарів і послуг
№ 75329 від 25.04.2007 року).

Крім того, експерти не виявили
рекламний проспект, на якому ДП
«Прем'єр Експо» окремо використане
позначення «TRANS».

Також, ДП «Прем'єр Експо» в
листі-запрошенні до ТОВ «Трансфері» в
позначенні «ТрансУкраїна 2012» не
використано знак для товарів і послуг
«TRANS», зареєстрований по відношенню до
послуг 35 класу МКТП (Свідоцтво на знак
для товарів і послуг № 75329 від 25.04.2007
року).

Враховуючи висновки належним чином
проведеної судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності, суд дійшов
висновку, що відповідачем за первісним
позовом не порушено права
інтелектуальної власності позивача на
знак для товарів і послуг «TRANS»,
зареєстрований за Свідоцтвом на знак
для товарів і послуг № 75329 від 25.04.2007 р.

Як на підставу заявлених зустрічних
вимог позивач посилається на те, що
знак для товарів та послуг «TRANS» не має
розрізняльної здатності та не набув
такої внаслідок його використання, а
тому свідоцтво на знак для товарів і
послуг «TRANS» № 75329 від 25.04.2007 р. підлягає
визнанню недійсним у судовому порядку.

При цьому, позивач за зустрічним
позовом стверджує, що позначення «TRANS»,
зареєстроване у якості знака для
товарів і послуг за свідоцтвом України
№ 75329 від 25.04.2007 р., є скороченням від
англійського слова «transport», яке
перекладається як «транспортировка»;
«транспорт» або частиною складних слів
«trans-», в яких має значення «за, через»,
наприклад «транссибірський»,
«трансконтинентальний» і т.п.

Позначення TRANS/ТРАНС є складовою
частиною слова «Транспорт», яке
походить від лат. transportare «пересувати»,
що складається із слів trans «через;
крізь» та portare «носити».

Позначення «TRANS» («ТРАНС») є досить
ясним для споживача як посилання на
будь-що, пов'язане з транспортом, адже
слово «Транспорт» походить від лат.
transportare «пересувати», Крім того, елемент
«TRANS» («ТРАНС») увійшов до загального
вжитку для позначення послуг,
пов'язаних із транспортною тематикою.

Також, позивач зазначає, що відповідно
до Бази даних Українського
промислового інституту промислової
власності «Електронна версія
акумулятивного офіційного бюлетеня
«Промислова власність», позначення
«TRANS» та його транслітерація «ТРАНС»
використовується багатьма юридичними
та фізичними особами по класу 35 МКТП як
допоміжний елемент у знаку, метою якого
є привертання уваги споживачів до їх
послуг, які прямо чи опосередковано
пов'язані із транспортною тематикою.

Відповідно до ст. 19 3акону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг», свідоцтво може бути визнано
недійсним у судовому порядку у разі
невідповідності зареєстрованого знаку
умовам надання правової охорони.

Згідно зі ст. 5 вказаного Закону,
правова охорона надається знаку, на
який не поширюються підстави для
відмови у наданні правової охорони,
встановлені статтею 6 вищезазначеного
Закону.

Відповідно до Правил складання і
подання заявки на видачу свідоцтва
України на знак для товарів і послуг,
затверджених наказом Державного
патентного відомства України № 116 від
28.07.1995 р., при перевірці позначення,
заявленого на реєстрацію як знак, щодо
наявності підстав для відмови в
наданні правової охорони, відповідно
до п. 2 ст. 6 Закону, встановлюється, чи не
являються позначення такими, що не
мають розрізняльної здатності, являють
собою загальновживані терміни та
символи.

Пунктом 4.3.1.4. Правил передбачено, що до
позначень, що не мають розрізняльної
здатності, відносяться:
загальновживані скорочення;
позначення, які тривалий час
використовувались в Україні кількома
виробниками як знаки для товарів, що
мають спільну якість або інші
характеристики, та втратили
розрізняльну здатність як
індивідуальні знаки відносно таких
товарів.

Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України
«Про охорону прав на знак для товарів і
послуг», не можуть одержати правову
охорону позначення, які зокрема,
звичайно не мають розрізняльної
здатності та не набули такої внаслідок
їх використання.

Висновку судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності
встановлено, що знак для товарів і
послуг «TRANS» за свідоцтвом України №
75329 від 25.04.2007 р. не мав розрізняльну
здатність на дату подання заявки та не
набув розрізняльної здатності
внаслідок використання.

В обґрунтування такої позиції експерти
посилаються на те, що позначення «TRANS» є
поширеним префіксом іншомовного
походження. Також, експерти зазначають,
що монополізація використання цього
префікса призведе до неможливості
використання суб'єктами
господарювання професійної
термінології, оскільки сам по собі він
не здатний вирізняти товари та послуги
одних осіб від аналогічних товарів і
послуг інших осіб.

Проте, згідно з п. 4.3.1.4 Правил складання,
подання та розгляду заявки на видачу
свідоцтва України на знак для товарів і
послуг, затверджених наказом
Державного патентного відомства
України № 116 від 28.07.1995 р., до позначень,
що не мають розрізняльної здатності,
відносяться:

- позначення, які складаються лише з
однієї літери, цифри, лінії, простої
геометричної фігури, що не мають
характерного графічного виконання;

- реалістичні зображення товарів, якщо
вони заявляються на реєстрацію як знак
для позначення цих товарів;

- тривимірні об'єкти, форма яких
обумовлена виключно функціональним
призначенням, якщо такий об'єкт
заявляється як знак;

- загальновживані скорочення;

- позначення, які тривалий час
використовувались в Україні кількома
виробниками як знаки для товарів, що
мають спільну якість або інші
характеристики, і втратили
розрізняльну здатність як
індивідуальні знаки відносно таких
товарів.

Зазначений перелік є вичерпним.

Таким чином, оскільки позначення «TRANS»
є поширеним префіксом іншомовного
походження, та не підпадає під жоден з
вичерпного переліку критеріїв для
позначень, що не мають розрізняльної
здатності, визначених п. 4.3.1.4 вказаних
Правил, суд не може погодитьсь з
висновками експертів щодо відсутності
у знака для товарів і послуг «TRANS» за
свідоцтвом України № 75329 від 25.04.2007 р.
розрізняльної здатності на дату
подання заявки.

Також, з висновків судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності
вбачається, що знак для товарів і
послуг «TRANS» за свідоцтвом України №
75329 не є загальновживаним скороченням.
Знак для товарів і послуг «TRANS» за
свідоцтвом України № 75329 не є таким
позначенням, яке тривалий час
використовувалося в Україні кількома
виробниками як знак для товарів, що
мають спільну якість або інші
характеристики, і втратили
розрізняльну здатність як
індивідуальні знаки відносно таких
товарів.

За таких обставин, суд не знаходить
підстав для визнання Свідоцтва України
№ 75329 від 25.04.2007 р. на знак для товарів і
послуг «TRANS» недійсним.

У задоволенні клопотання відповідача-1
за зустрічним позовом про застосування
наслідків спливу позовної давності
належить відмовити у зв'язку з його
необґрунтованістю.

В порядку, передбаченому ст. 43
Господарського процесуального кодексу
України, господарський суд оцінює
докази за своїм внутрішнім
переконанням, що ґрунтується на
всебічному, повному і об'єктивному
розгляді в судовому процесі всіх
обставин справи в їх сукупності,
керуючись законом.

Згідно зі ст. 33 Господарського
процесуального кодексу України, кожна
сторона повинна довести ті обставини,
на які вона посилається як на підставу
своїх вимог та заперечень.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає
позовні вимоги за первісною та
зустрічною позовною заявами
недоведеними, необґрунтованими та
такими, що не відповідають фактичним
обставинам справи, а відтак такими, що
не підлягають задоволенню.

У відповідності до ст. 49 ГПК України
збір покладається на позивачів.

Керуючись статтею 124 Конституції
України, статтями 43, 33, 43, 49, 82-85
Господарського процесуального кодексу
України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. У задоволенні позову Приватного
підприємства «Рекламно-інформаційна
агенція «МедіаКомпас Україна» до
Дочірнього підприємства «Прем'єр
Експо» про визнання дій Дочірнього
підприємства «Прем'єр Експо» з
використання позначення «TRANS» щодо
послуг, передбачених 35 класом МКТП -
«влаштування виставок на комерційні
або рекламні потреби, влаштування
ярмарків на комерційні або рекламні
потреби» порушенням прав Приватного
підприємства «Рекламно-інформаційна
агенція «МедіаКомпас Україна»
відмовити.

2. У задоволенні зустрічного позову
Дочірнього підприємства «Прем'єр
Експо» до: 1) Приватного підприємства
«Рекламно-інформаційна агенція
«МедіаКомпас Україна»; 2) Державної
служби інтелектуальної власності про
визнання недійсним повністю свідоцтва
№ 75329 на знак для товарів і послуг «TRANS»
на ім'я Приватного підприємства
«Рекламно-інформаційна агенція
«МедіаКомпас Україна» та зобов'язання
Державної служби інтелектуальної
власності внести до Державного реєстру
знаків для товарів і послуг України
відповідний запис відмовити.

Рішення господарського суду набирає
законної сили після закінчення строку
подання апеляційної скарги, якщо
апеляційну скаргу не було подано. У
разі подання апеляційної скарги
рішення, якщо його не скасовано,
набирає законної сили після розгляду
справи апеляційним господарським
судом.

Повний текст рішення складено 27.01.2014 р.

Суддя
Н.І.
Зеленіна