м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
За позовом товариства з обмеженою
відповідальністю «Самсунг Електронікс
до товариства з обмеженою
відповідальністю «СК-ЕКСПРЕСТРЕЙД»
третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору на стороні
позивача - товариство з обмеженою
відповідальністю «Інтернет інвест»
третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору на стороні
Колодюк Володимир Вікторович
про припинення порушення прав власника
свідоцтв України на знак для товарів і
Судді: Дупляк О.М. (головуюча)
Представники сторін:
від позивача: Парфенюк В.В., за
довіреністю, Ковальов А.О., за
довіреністю,від відповідача:
Хлопоніна В.О., за довіреністю,від
третьої особи на стороні позивача:не
з'явився,від третьої особи на стороні
відповідача:не з'явився.
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
До господарського суду міста Києва
надійшла позовна заява товариства з
обмеженою відповідальністю «Самсунг
Електронікс Україна Компані» (далі -
Товариство) до товариства з обмеженою
відповідальністю «СК-ЕКСПРЕСТРЕЙД»
(далі - ТОВ «СК-ЕКСПРЕСТРЕЙД») про
припинення порушення прав власника
свідоцтв України на знаки для товарів і
Позовні вимоги мотивовані тим, що:
відповідач неправомірно використовує
знаки для товарів і послуг, що
охороняються свідоцтвами України на
№ 154891, № 166858 (володільцем яких є
Самсунг Електронікс Ко. Лімітед
(Республіка Корея)) (далі - Торговельні
марки), шляхом розміщення їх зображення
матеріалах, спрямованих на привертання
уваги до магазину роздрібного продажу,
розташованого за адресою: м. Київ,
проспект Московський, 23А; посилаючись
на викладене, керуючись положеннями
Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг» і статтями
1, 12 13, 15, 54, 56 Господарського
процесуального кодексу України (далі -
ГПК України), позивач просив заборонити
відповідачу використання вказаних
Ухвалою господарського суду міста
Києва від 16.08.2013 порушено провадження у
призначено на 30.09.2013.
13.08.2013 представник позивача подав суду
клопотання про витребування доказів, а
саме просив витребувати у товариства з
обмеженою відповідальністю «Інтернет
інвест» (далі - ТОВ «Інтернет інвест»)
відомості щодо власника доменного
27.09.2013 відділом діловодства суду
отримано від представника відповідача
відзив на позовну заяву в якому ТОВ
«СК-ЕКСПРЕСТРЕЙД» заперечує своє
відношення до виготовлення,
замовлення, розміщення, друкування,
тиражування, розповсюдження
друкованих рекламних матеріалів,
спрямованих на привертання уваги до
магазину Сity.com, та, посилаючись на брак
доказів причетності відповідача до
вказаних дій, зазначає про відсутність
підстав для задоволення позову.
30.09.2013 представник Товариства подав
суду додаткові документи, витребувані
ухвалою господарського суду міста
Києва про порушення провадження у
справі від 16.08.2013 та заяву про уточнення
позовних вимог, в якій просив суд
заборонити відповідачу:
- використовувати знак Самсунг
Електронікс, що охороняється
свідоцтвом України на знак для товарів
шляхом його розміщення на сайті
- використовувати Торговельну марку
шляхом її розміщення в рекламних
матеріалах, що спрямовані на
привертання уваги до магазину
роздрібного продажу розташованого у
м. Києві на проспекті Московському,
23А під назвою Сity.com.
Ухвалами суду від 30.09.2013 продовжено
строк розгляду справи на п'ятнадцять
днів; відкладено розгляд справи до
22.10.2013; витребувано у ТОВ «Інтернет
інвест» відомості щодо власника
доменного імені city.com.ua.

11.10.2013 відділом діловодства суду
отримано відповідь на запит суду від
30.09.2013 в якому ТОВ «Інтернет інвест»
повідомило суд, що реєстрантом
вказаного доменного імені є Колодюк
Володимир Вікторович (08711, Київська
область, Обухівський район, смт Козин,
вул. Старокиївська, 5).

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 22.10.2013 у зв'язку з
задоволенням клопотань представника
позивача залучено до участі у справі
ТОВ «Інтернет інвест» в якості третьої
особи, яка не заявляє самостійних вимог
на предмет спору на стороні позивача
(далі - Третя особа-1) і відкладено
розгляд справи до 28.10.2013.

28.10.2013 представник позивача подав суду
клопотання про витребування доказів, а
саме просив витребувати у
адміністрації торгового центру
«Городок» (м. Київ, проспект
Московський, 23А) інформацію
(найменування та місцезнаходження)
щодо особи, яка здійснює оренду
нерухомості, а саме магазину під
найменуванням Сity.com.

28.10.2013 розгляд справи було відкладено
до 29.10.2013 та повторно зобов'язано третю
особу подати суду письмові пояснення
по суті спору.

29.10.2013 ухвалами господарського суду
міста Києва було залучено до участі у
справі Колодюка Володимира
Вікторовича як третю особу, яка не
заявляє самостійних вимог на предмет
спору на стороні відповідача (далі -
Третя особа-2), зобов'язано Третю особу-2
подати суду письмові пояснення по суті
спору та призначено колегіальний
розгляд справи.

Розпорядженням голови господарського
суду міста Києва від 29.10.2013 сформовано
колегію суддів у складі: головуючий
суддя - Ониськів О.М., судді Куркотова
Є.Б. і Марченко О.В.

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 29.10.2013 названа колегія суддів
прийняла справу до свого провадження і
призначила її розгляд на 26.11.2013.

Відповідно до наказу голови
господарського суду міста Києва № 367-К
від 01.11.2013 прізвище судді Ониськів О.М.
змінено на Дупляк О.М.

04.11.2013 ТОВ «Інтернет інвест» подало
суду пояснення по суті спору в яких
зазначило таке: основним видом
діяльності Третьої особи-1 є надання
фізичним та юридичним особам
(реєстрантам) послуг, необхідних для
технічного забезпечення делегування і
функціонування доменних імен, тобто є
реєстратором доменних імен; послуга з
реєстрації доменного імені city.com.ua була
надана на підставі публічного
(сервісного договору); реєстрантом
доменного імені виступає Колодюк
Володимир Вікторович.

04.11.2013 позивач подав суду для залучення
до матеріалів справи копії
листа-клопотання до Третьої особи-1
щодо утримання від вчинення дій з
передачі доменного імені city.com.ua та
зміни реєстратора з відміткою про
вручення.

13.11.2013 позивач подав суду докази
надіслання Третій особі-2 позовної
заяви з доданими до неї документами.

В обґрунтування позовних вимог 26.11.2013
Товариство подало суду додаткові
пояснення в яких зазначило таке:

- відповідач є особою, що контролює
виготовлення та розповсюдження
рекламних матеріалів (які містять
зображення зареєстрованої позивачем
Торгівельної марки), що привертають
увагу до магазину роздрібного продажу,
розташованого за адресою: м. Київ,
проспект Московський, 23А;

- ТОВ «СК-ЕКСПРЕСТРЕЙД» є особою в
розпорядженні якої є сайт http://city.com.ua, на
якому міститься зображення
зареєстрованої позивачем Торгівельної
марки;

- з метою отримання додаткових доказів,
позивач через повірену особу
(товариство з обмеженою
відповідальністю «Промоушн
Аутсорсинг»; далі - ТОВ «Промоушн
Аутсорсинг») замовив в
Інтернет-магазині (www.city.com.ua) «Hi-Fi
аксесуар Samsung клавіатура Smart TV VG-KBD1000» та
оплатив вартість замовленого товару,
що підтверджується поданою суду копією
платіжного доручення від 20.11.2013 № 13399 на
суму 782 грн. в якому отримувач коштів
зазначений як ТзОВ «СК-ЕКСПРЕСТРЕЙД»,
тобто відповідач, а останній здійснив
поставку вказаного товару (наведене,на
думку позивача, є беззаперечним
доказом причетності відповідача до
використання зображення
зареєстрованої позивачем Торгівельної
марки на рекламних матеріалах та сайті
http://city.com.ua).

26.11.2013 представник відповідача подав
суду пояснення по суті спору в яких
зазначив таке:

- ТОВ «СК-ЕКСПРЕСТРЕЙД» не здійснюється
реалізація товарів 9 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг (далі -
МКТП), зокрема мобільних телефонів,
пристроїв для відтворення звуку та
зображення, які містять зображення
зареєстрованих позивачем Торгівельних
марок ані через веб-сайт, ані в магазині
роздрібної торгівлі, що розташований
за адресою: м. Київ, проспект
Московський, 23А.

- подана суду довіреність від 30.05.2013, що
засвідчує право Ковальова Андрія
Олександровича, Кополович Валентини
Вікторівни та Парфенюка Василя
Васильовича представляти інтереси
позивача, всупереч вимогам частини
другої статті 245 Цивільного кодексу
України (далі - ЦК України) не
засвідчена нотаріально, що тягне за
собою наслідки, передбачені пунктом 1
частини першої статті 81 ГПК України.

У судовому засіданні 26.11.2013 було
оголошено перерву до 02.12.2013.

02.12.2013 суддя Куркотова Є.Б. звернулася
до заступника голови господарського
суду міста Києва із заявою щодо зміни
колегії суддів для розгляду справи №
910/15579/13 у зв'язку з великою
завантаженістю.

Розпорядженням заступника голови
господарського суду міста Києва від
02.12.2013 у зв'язку з поданою суддею
Куркотовою Є.Б. заявою щодо зміни
колегії суддів, справу передано на
розгляд колегії суддів у складі:
головуючий суддя - Дупляк О.М., судді
Капцова Т.П. і Марченко О.В.

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 02.12.2013 названа колегія суддів
прийняла справу до свого провадження,
розгляд справи призначила на 02.12.2013.

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 02.12.2013 розгляд справи було
відкладено до 16.01.2014.

Розпорядженням голови господарського
суду міста Києва від 16.01.2014 справу
№ 910/15579/13 передано на розгляд колегії
суддів у складі: Бондарчук В.В.
(головуюча), Баранов Д.О., Нечай О.В., у
зв'язку з перебуванням судді Дупляк
О.М., судді Капцова Т.П. і судді Марченко
О.В. на лікарняному.

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 16.01.2014 зазначеною колегією
суддів прийнято справу № 910/15579/13 до
свого провадження та призначено до
розгляду на 28.01.2014.

Розпорядженням заступника голови
господарського суду міста Києва від
23.01.2014 справу № 910/15579/13 передано на
розгляд колегії суддів у складі: Дупляк
О.М. (головуюча), Баранов Д.О., Нечай О.В.,
у зв'язку з виходом судді Дупляк О.М. з
лікарняного.

Ухвалою господарського суду міста
Києва від 23.01.2014 зазначеною колегією
суддів прийнято справу № 910/15579/13 до
свого провадження та призначено до
розгляду на 28.01.2014.

У судовому засіданні 28.01.2014 представник
позивача надав пояснення по суті спору,
позовні вимоги просив задовольнити у
повному обсязі.

Представник відповідача заперечив
проти задоволення позовних вимог.

Треті особи у судові засідання не
з'являлися, про дату, час та місце їх
проведення були повідомлені належним
чином.

У судовому засіданні 28.01.2014 було
оголошено вступну та резолютивну
частини рішення.

Розглянувши подані документи і
матеріали, всебічно та повно з'ясувавши
всі фактичні обставини, на які
посилаються особи, що беруть участь у
процесі, об'єктивно оцінивши докази,
які мають юридичне значення для
розгляду справи і вирішення спору по
суті, господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Самсунг Електронікс Ко. Лімітед
(Республіка Корея) є володільцем
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг № 17342, № 17343, № 104250, № 139983, № 161983,
№ 151442, № 145717, № 154891, № 166858.

Довіреністю від 23.02.2011 Самсунг
Електронікс Ко. Лімітед (Республіка
Корея) надало позивачу повноваження
діяти у якості дійсного та
правомірного представника Самсунг
Електронікс Ко. Лімітед (Республіка
Корея), зокрема, вчиняти будь-які та всі
дії, що можуть бути необхідними або
бажаними для попередження
неправомірного та незаконного
використання торговельних марок, що
належать компанії, у тому числі шляхом
заборони або дозволу використання
таких торговельних марок у
відповідності до законодавства, норми
якого застосовуються; діяти як дійсний
та уповноважений представник від імені
Самсунг Електронікс Ко. Лімітед
(Республіка Корея) на території України
у зв»язку із будь-якими питаннями щодо
торгових марок компанії; представляти
Самсунг Електронікс Ко. Лімітед
(Республіка Корея) у будь-яких судах в
усіх інстанціях та юрисдикціях з
наданням всіх прав як стороні судового
процесу тощо.

Позивачем було виявлено факт
неправомірного використання
відповідачем Торговельних марок, що
охороняються свідоцтвами України на
знаки для товарів і послуг № 17342,
№ 17343, № 104250, № 139983, № 161983, № 151442, № 145717,
№ 154891, № 166858 володільцем яких є
Самсунг Електронікс Ко. Лімітед
(Республіка Корея), шляхом розміщення
їх зображення на сайті http://city.com.ua і в
рекламних матеріалах, спрямованих на
привертання уваги до магазину
роздрібного продажу, розташованого за
адресою: м. Київ, проспект Московський,
23А.

У зв'язку з наведеним, відповідно до
заяви про уточнення позовних вимог від
30.09.2013 позивач просив заборонити
відповідачу:

- використовувати знак Самсунг
Електронікс, що охороняється
свідоцтвом України на знак для товарів
і послуг № 17343 шляхом його розміщення
на сайті http://city.com.ua;

- використовувати Торговельну марку
шляхом її розміщення в рекламних
матеріалах, що спрямовані на
привертання уваги до магазину
роздрібного продажу розташованого у
м. Києві на проспекті Московському,
23А під назвою Сity.com.

Згідно зі статтею 492 ЦК України
торговельною маркою може бути будь-яке
позначення або будь-яка комбінація
позначень, які придатні для вирізнення
товарів (послуг), що виробляються
(надаються) однією особою, від товарів
(послуг), що виробляються (надаються)
іншими особами. Такими позначеннями
можуть бути, зокрема, слова, літери,
цифри, зображувальні елементи,
комбінації кольорів.

Частиною першою статті 494 ЦК України
встановлено, що набуття права
інтелектуальної власності на
торговельну марку засвідчується
свідоцтвом. Умови та порядок видачі
свідоцтва встановлюються законом.

Статтею 495 ЦК передбачено, що:

майновими правами інтелектуальної
власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної
марки;

2) виключне право дозволяти
використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати
неправомірному використанню
торговельної марки, в тому числі
забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної
власності, встановлені законом.

майнові права інтелектуальної
власності на торговельну марку
належать володільцю відповідного
свідоцтва, володільцю міжнародної
реєстрації, особі, торговельну марку
якої визнано в установленому законом
порядку добре відомою, якщо інше не
встановлено договором.

Згідно зі статтею 427 ЦК України майнові
права інтелектуальної власності
можуть бути передані відповідно до
закону повністю або частково іншій
особі. Умови передання майнових прав
інтелектуальної власності можуть бути
визначені договором, який укладається
відповідно до цього Кодексу та іншого
закону.

Тобто, суб'єкт права інтелектуальної
власності має виключне право дозволяти
використання належного йому об'єкта
іншим особам. Свої права суб'єкт права
інтелектуальної власності може
передати повністю або частково. Умови
передачі майнових прав
інтелектуальної власності
визначаються у договорі, в такому
договорі обов'язково повинно
зазначатись, які саме майнові права
передаються. Передача прав, як правило,
здійснюється на підставі ліцензійного
договору. Такі договори укладаються на
умовах виключної або невиключної
ліцензії.

За невиключною ліцензією ліцензіар
надає іншій особі (ліцензіату) право
використовувати об'єкт, при цьому за
першим зберігається право
використовувати даний об'єкт на
власний розсуд і надавати дозвіл на
використання такого об'єкта іншим
особам. За виключною ліцензією
ліцензіар передає іншій особі виключне
право на використання певного об'єкта
інтелектуальної власності, а сам не має
права на використання такого об'єкта і
на надання дозволу на його
використання іншій особі. Таким
дозволом є ліцензійний договір, в якому
визначаються всі умови передачі прав
на об'єкт інтелектуальної власності,
визначаються права, які передаються.
Вимоги до ліцензійних договорів
передбачені у спеціальній главі ЦК
України. Крім ліцензійного договору,
права на об'єкти інтелектуальної
власності можуть передаватись за
договором комерційної концесії. Вимоги
до зазначеного виду договорів та
порядок їх укладання містяться в главі
76 ЦК України.

Судом встановлено та підтверджується
матеріалами справи, що майнові права
інтелектуальної власності на
Торговельну марку володілець
відповідного свідоцтва (Самсунг
Електронікс Ко. Лімітед (Республіка
Корея) позивачу не передавав. Позивачу
згідно довіреності від 23.02.2011 надано
було лише право від імені Самсунг
Електронікс Ко. Лімітед (Республіка
Корея) вчиняти будь-які та всі дії на
території України, що можуть бути
необхідними для попередження
неправомірного та незаконного
використання торговельних марок, що
належать компанії, у тому числі шляхом
заборони або дозволу використання
таких торговельних марок у
відповідності до законодавства, норми
якого застосовуються та ін.

Отже, позивачем не подано суду доказів,
що відповідач порушив майнові права
саме Товариства.

Також суд відзначає, що обґрунтовуючи
заявлений позов позивач зазначив, що
відповідач неправомірно використовує
знаки для товарів і послуг, що
охороняються свідоцтвами України на
знаки для товарів і послуг № 17342, № 17343,
№ 104250, № 139983, № 161983, № 151442, № 145717, № 154891,
№ 166858 (володільцем яких є Самсунг
Електронікс Ко. Лімітед (Республіка
Корея)), шляхом розміщення їх
зображення на сайті http://city.com.ua і в
рекламних матеріалах.

Згідно з частиною четвертою статті 16
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг» використанням знака
визнається: нанесення його на будь-який
товар, для якого знак зареєстровано,
упаковку, в якій міститься такий товар,
вивіску, пов'язану з ним, етикетку,
нашивку, бирку чи інший прикріплений до
товару предмет, зберігання такого
товару із зазначеним нанесенням знака
з метою пропонування для продажу,
пропонування його для продажу, продаж,
імпорт (ввезення) та експорт
(вивезення); застосування його під час
пропонування та надання будь-якої
послуги, для якої знак зареєстровано;
застосування його в діловій
документації чи в рекламі та в мережі
Інтернет. Знак визнається
використаним, якщо його застосовано у
формі зареєстрованого знака, а також у
формі, що відрізняється від
зареєстрованого знака лише окремими
елементами, якщо це не змінює в цілому
відмітності знака.

Пунктом п'ятим статті 16 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг» встановлено, що свідоцтво
надає його власнику виключне право
забороняти іншим особам
використовувати без його згоди, якщо
інше не передбачено цим законом:
зареєстрований знак стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг;
зареєстрований знак стосовно товарів і
послуг, споріднених з наведеними у
свідоцтві, якщо внаслідок такого
використання можна ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари чи надає
послуги; позначення, схоже із
зареєстрованим знаком, стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг,
якщо внаслідок такого використання ці
позначення і знак можна сплутати;
позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно товарів і послуг,
споріднених з наведеними у свідоцтві,
якщо внаслідок такого використання
можна ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товари чи надає послуги, або
ці позначення і знак можна сплутати.

Судом установлено, що реєстрантом
доменного імені city.com.ua виступає
Колодюк Володимир Вікторович.
Матеріалами справи підтверджується
факт законного використання
відповідачем Торговельних марок на
сайті http://city.com.ua, водночас згідно
пунктом 2 статті 20 названого Закону
власник свідоцтва може також вимагати
усунення з товару, його упаковки
незаконно використаного знака або
позначення, схожого з ним настільки, що
їх можна сплутати, або знищення
виготовлених зображень знака або
позначення, схожого з ним настільки, що
їх можна сплутати. Вимагати поновлення
порушених прав власника свідоцтва може
за його згодою також особа, яка
придбала ліцензію.

Відповідно до частини третьої статті 157
ГК України свідоцтво надає право його
володільцеві забороняти іншим особам
використовувати зареєстровану
торговельну марку без його дозволу, за
винятком випадків правомірного
використання торговельної марки без
його дозволу.

Водночас у пункті 6 статті 16 Закону
України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг» встановлено, що
виключне право власника свідоцтва
забороняти іншим особам
використовувати без його згоди
зареєстрований знак не поширюється
зокрема на використання знака для
товару, введеного під цим знаком в
цивільний оборот власником свідоцтва
чи за його згодою, за умови, що власник
свідоцтва не має вагомих підстав
забороняти таке використання у зв'язку
з подальшим продажем товару, зокрема у
разі зміни або погіршення стану товару
після введення його в цивільний оборот.

Судом установлено, що позивачем не
надано до суду належних та допустимих
доказів в підтвердження того, що
відповідачем Торговельна марка як на
сайті http://city.com.ua, так і на рекламних
матеріалах використовувалася
незаконно, так само як і не надано
доказів нанесення відповідачем жодних
позначень Торговельної марки на
будь-які товари. При цьому надані
позивачем докази на підтвердження
своїх вимог свідчать лише про
використання відповідачем знаку
Самсунг Електронікс з метою
ідентифікації товарів які містять
зображення зареєстрованих позивачем
Торговельних марок, а не власних
товарів.

Отже, беручи до уваги наведене,
господарський суд міста Києва дійшов
висновку про відсутність підстав для
задоволення позовних вимог Товариства.

Відповідно до статті 33 ГПК України
кожна із сторін повинна довести ті
обставини, на які вона посилається як
на підстави своїх вимог чи заперечень.

Відповідно до статті 34 ГПК України
господарський суд приймає тільки ті
докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до
законодавства повинні бути
підтверджені певними засобами
доказування, не можуть
підтверджуватись іншими засобами
доказування.

Враховуючи, що відповідно до статті 44
ГПК України позивачем понесені судові
витрати, пов'язані з розглядом справи,
то зазначені витрати відшкодовуються
за рахунок позивача (стаття 49 ГПК
України).

Керуючись статтями 33, 34, 44, 49, 82-85 ГПК
України, господарський суд міста Києва,
-

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після
закінчення строку подання апеляційної
скарги, якщо апеляційну скаргу не було
подано. У разі подання апеляційної
скарги рішення, якщо його не скасовано,
набирає законної сили після розгляду
справи апеляційним господарським
судом.

Повне рішення складено 31.01.2014.

Суддя
О. Дупляк (головуюча)

Суддя
Д. Баранов

Суддя
О. Нечай