КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2014 р. Справа№ 910/13276/13

Київський апеляційний господарський
суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Пантелієнка В.О.

Шипка В.В.

за участі представників:

від позивача: Андрєєва А.В., дов.
від 01.03.2013р.

Курзін О.А., дов. від
01.03.2013р.

від відповідача - 1: Киселевич Ю.А., дов.
від 02.10.2013р.

від відповідача - 2: Постоялкіна О.В.,
дов. від 23.05.2013р. №2-8/3904

розглянувши апеляційну скаргу
Товариства з обмеженою
відповідальністю

"Спільне
українсько-англійське підприємство

з
іноземною інвестицією "Соломія"

на рішення господарського
суду міста Києва

від 18.10.2013р.

у справі № 910/13276/13 (суддя
Марченко О.В.)

за позовом Закритого
акціонерного товариства Компанії "Май"

до Товариства з
обмеженою відповідальністю

"Спільне
українсько-англійське підприємство

з іноземною
інвестицією "Соломія"

та Державної служби
інтелектуальної власності України

про дострокове
припинення свідоцтва України №62270

на знак для товарів і
послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста
Києва від 18.10.2013р. у справі №910/13276/13
позовні вимоги задоволено, достроково
припинено повністю дію свідоцтва
України №62270 на знак для товарів і
послуг "Richard", володільцем якого є
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Спільне
українсько-англійське підприємство з
іноземною інвестицією "Соломія",
зобов'язано Державну службу
інтелектуальної власності України
внести зміни до Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг про дострокове припинення
свідоцтва України №62270 на знак для
товарів і послуг "Richard" та здійснити
публікацію про це в офіційному
бюлетені "Промислова власність",
стягнуто з Товариства з обмеженою
відповідальністю "Спільне
українсько-англійське підприємство з
іноземною інвестицією "Соломія" на
користь Закритого акціонерного
товариства Компанії "Май" 1147 (одну
тисячу сто сорок сім) грн. витрат зі
сплати судового збору.

Не погоджуючись з рішенням, Товариство
з обмеженою відповідальністю "Спільне
українсько-англійське підприємство з
іноземною інвестицією "Соломія"
звернулось до Київського апеляційного
господарського суду з апеляційною
скаргою, в якій просить скасувати
рішення господарського суду міста
Києва від 18.10.2013р. у справі №910/13276/13
повністю та прийняти нове, яким у
задоволенні позову відмовити.

Наводячи підстави, з яких порушено
питання про перегляд оскаржуваного
рішення, скаржник посилався на невірну
оцінку судом першої інстанції доказів,
які наявні у матеріалах справи,
порушення норм матеріального та
процесуального права. Посилався на
наявність доказів, які підтверджують
використання знака для товарів і
послуг "Richard" протягом трирічного
періоду до подання позову, до яких
відносив зразки продукції із нанесеним
знаком, який пропонувався до продажу,
зразки рекламної продукції із
нанесеним знаком для товарів і послуг,
зразки комерційної пропозиції, договір
та акт виконаних робіт на розробку
дизайну упаковки, внутрішні документи
про відновлення виробництва чаю,
проведення конференції, присвяченої
зазначеним питанням та інше.

Ухвалою Київського апеляційного
господарського суду від 04.12.2013р.
апеляційну скаргу Товариства з
обмеженою відповідальністю "Спільне
українсько-англійське підприємство з
іноземною інвестицією "Соломія"
прийнято до провадження та призначено
до розгляду на 21.01.2014р.

В судовому засіданні 21.01.2014р.
представник апелянта підтримав вимоги
та доводи, викладені в апеляційній
скарзі, просив суд скаргу задовольнити
з викладених у ній підстав, скасувати
рішення господарського суду міста
Києва від 18.10.2013р. у справі №910/13276/13, у
задоволені позову відмовити.
Представники позивача та іншого
відповідача у справі надали усні
пояснення по суті апеляційної скарги,
заперечували проти задоволення скарги
з мотивів її необґрунтованості,
просили суд залишити її без
задоволення та оскаржене рішення
залишити без змін.

Дослідивши матеріали справи,
заслухавши представників сторін,
розглянувши доводи, викладені в
апеляційній скарзі, перевіривши
правильність застосування судом
першої інстанції при винесенні
оскаржуваної ухвали норм
матеріального і процесуального права,
колегія суддів суду апеляційної
інстанції вважає, що скарга не підлягає
задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 99 Господарського
процесуального кодексу України, в
апеляційній інстанції справи
переглядаються за правилами розгляду
цих справ у першій інстанції з
урахуванням особливостей,
передбачених у розділі XII
Господарського процесуального кодексу
України. Згідно з положенням ст. 101
цього ж Кодексу, у процесі перегляду
справи апеляційний господарський суд
за наявними у справі і додатково
поданими доказами повторно розглядає
справу. Додаткові докази приймаються
судом, якщо заявник обґрунтував
неможливість їх подання суду першої
інстанції з причин, що не залежали від
нього. Апеляційний господарський суд
не зв'язаний доводами апеляційної
скарги і перевіряє законність і
обґрунтованість рішення місцевого
господарського суду у повному обсязі. В
апеляційній інстанції не приймаються і
не розглядаються вимоги, що не були
предметом розгляду в суді першої
інстанції.

Згідно із ч. 1, 2 ст. 4-3 Господарського
процесуального кодексу України
судочинство у господарських судах
здійснюється на засадах змагальності,
сторони та інші особи, які беруть
участь у справі, обґрунтовують свої
вимоги і заперечення поданими суду
доказами. За змістом ч. 1 ст. 32 Кодексу
доказами у справі є будь-які фактичні
дані, на підставі яких господарський
суд у визначеному законом порядку
встановлює наявність чи відсутність
обставин, на яких ґрунтуються вимоги і
заперечення сторін, а також інші
обставини, які мають значення для
правильного вирішення господарського
спору. Статтею 33 Кодексу встановлено,
що кожна сторона повинна довести ті
обставини, на які вона посилається як
на підставу своїх вимог і заперечень,
докази подаються сторонами та іншими
учасниками судового процесу. Як
зазначеноу ч. 1 ст. 43 Кодексу,
господарський суд оцінює докази за
своїм внутрішнім переконанням, що
ґрунтується на всебічному, повному і
об'єктивному розгляді в судовому
процесі всіх обставин справи в їх
сукупності, керуючись законом.

Як вбачається з матеріалів справи,
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Спільне
українсько-англійське підприємство з
іноземною інвестицією "Соломія" є
власником знаку для товарів і послуг
"Richard" за свідоцтвом України № 62270,
зареєстрованим для товарів 05 і 30 класів
та послуг 43 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг для
реєстрації знаків (заявка від 21.08.2004р. №
1; дата публікації відомостей про
видачу свідоцтва - 15.05.2006р.). Закрите
акціонерне товариство Компанії "Май"
12.03.2013р. подало до Державного
підприємства "Український інститут
промислової власності" Державної
служби інтелектуальної власності (далі
- ДП "Укрпатент") заявку №m2013 04097 на
реєстрацію позначення "Richard" як знака
для товарів і послуг для товарів 30
класу Міжнародної класифікації
товарів і послуг для реєстрації знаків
(далі - МКТП). 11.07.2013р. ДП "Укрпатент"
надало повідомлення вих. №34600 про
можливу відмову товариству у
реєстрації знака для товарів і послуг
стосовно усього переліку товарів,
оскільки заявлене словесне позначення
є схожим настільки, що його можна
сплутати з словесним знаком для
товарів і послуг "Richard", раніше
зареєстрованим в Україні за
Товариством з обмеженою
відповідальністю "Спільне
українсько-англійське підприємство з
іноземною інвестицією "Соломія"
стосовно споріднених товарів.

Закрите акціонерне товариство
Компанія "Май" звернулась до суду із
позовом про припинення дії свідоцтва
України від 15.05.2006р. №62270 на знак для
товарів і послуг, обґрунтовуючи свої
вимоги твердженням та наявними
доказами того, що торговий знак "Richard" не
використовувалася Товариством з
обмеженою відповідальністю "Спільне
українсько-англійське підприємство з
іноземною інвестицією "Соломія" вже
більше трьох років, що є підставою для
припинення дії свідоцтва, згідно із ч. 4
ст. 18 Закону України «Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг».

Як зазначалось Товариством з обмеженою
відповідальністю "Спільне
українсько-англійське підприємство з
іноземною інвестицією "Соломія" у
поданому ще 07.10.2013р. суду першої
інстанції відзиві на позовну заяву,
товариство є виробником чаю,
маркованого торговим знаком "Batik", "Askold",
"Домашний чай", "Небесная погода"; чай
під знаком "Richard" продавався до 2009 року,
проте, внаслідок відсутності належної
реклами виробництво було згорнуто; у 2012
році за замовленням товарства фізичною
особою - підприємцем Буланим С.О. (далі -
ФОП Буланий С.О.) здійснено аналіз ринку
чаю; наприкінці 2012 року було вироблено
пробну партію чаю, маркованого спірним
торговим знаком, однак, дилерами було
повідомлено про невиразну упаковку і
відстутність реклами та відмову від
закупівлі товару; ФОП Буланим С.О. за
завданням відповідача-1 було
розроблено концепт-дизайн нової
упаковки чаю "Richard", яка була схвально
прийнята дилерами; 02.10.2013р. Товариством
з обмеженою відповідальністю "Спільне
українсько-англійське підприємство з
іноземною інвестицією "Соломія"
замовлено 300000 картонних упаковок для
названого чаю, розроблено та замовлено
рекламну продукцію. Закрите акціонерне
товариство Компанія "Май" зверталося до
відповідача-1 з пропозицією щодо
купівлі знака для товарів і послуг
"Richard", проте останнє відмовило у
прийнятті пропозиції у зв'язку з
використанням такого знака у власному
виробництві.

Частиною 4 ст. 18 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і
послуг» встановлено одну з підстав
припинення дії свідоцтва України на
знак для товарів і послуг, зокрема
зазначено, що якщо знак не
використовується в Україні повністю
або щодо частини зазначених у
свідоцтві товарів і послуг протягом
трьох років від дати публікації
відомостей про видачу свідоцтва або
від іншої дати після цієї публікації,
будь-яка особа має право звернутися до
суду із заявою про дострокове
припинення дії свідоцтва повністю або
частково. У цьому разі дія свідоцтва
може бути припинена повністю або
частково лише за умови, що власник
свідоцтва не зазначить поважні причини
такого невикористання. Такими
поважними причинами, зокрема є:
обставини, що перешкоджають
використанню знака незалежно від волі
власника свідоцтва, такі як обмеження
імпорту чи інші вимоги до товарів і
послуг, встановлені законодавством;
можливість введення в оману щодо особи,
яка виробляє товари або надає послуги,
під час використання знака особою, що
звернулася до суду, чи іншою особою
щодо товарів і послуг, відносно яких
висунута вимога про припинення дії
свідоцтва. Для цілей цього пункту
використанням знака власником
свідоцтва вважається також
використання його іншою особою за
умови контролю з боку власника
свідоцтва.

У відповідності до ч. 4 ст. 16 Закону
України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг» використанням знака
для товарів і послуг визнається:
нанесення його на будь-який товар, для
якого знак зареєстровано, упаковку, в
якій міститься такий товар, вивіску,
пов'язану з ним, етикетку, нашивку,
бирку чи інший прикріплений до товару
предмет, зберігання такого товару із
зазначеним нанесенням знака з метою
пропонування для продажу, пропонування
його для продажу, продаж, імпорт
(ввезення) та експорт (вивезення);
застосування його під час пропонування
та надання будь-якої послуги, для якої
знак зареєстровано; застосування його
в діловій документації чи в рекламі та
в мережі Інтернет. Знак визнається
використаним, якщо його застосовано у
формі зареєстрованого знака, а також у
формі, що відрізняється від
зареєстрованого знака лише окремими
елементами, якщо це не змінює в цілому
відмітності знака.

У п. 71 постанови Пленуму Вищого
господарського суду України від
17.10.2012р. №12 «Про деякі питання практики
вирішення спорів, пов'язаних із
захистом прав інтелектуальної
власності» наголошено на тому, що якщо
знак для товарів і послуг без поважних
причин безперервно не
використовується щодо частини або всіх
товарів та/або послуг, внесених до
реєстру, протягом трьох років від дати
публікації про видачу свідоцтва або
від іншої дати, то це є достатньою
підставою для дострокового припинення
за рішенням суду дії свідоцтва на такий
знак повністю або частково щодо
відповідних товарів та/або послуг. Не
підлягає достроковому припиненню дія
свідоцтва у випадку коли використання
знака розпочалося або відновилося до
подання позову. На підтвердження факту
використання знака власник свідоцтва
має подати суду докази вчинення
принаймні деяких дій з числа
зазначених у ч. 4 ст. 16 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг»; такими доказами можуть бути,
зокрема, примірники товарів, на яких
нанесено відповідний знак для товарів
і послуг, документи із зображенням
знака (каталоги, прайс-листи з
пропозиціями щодо надання послуг чи
поставки товарів тощо). Поширення на
території України товарів із
зображенням знака може бути
підтверджено касовими чеками,
квитанціями, накладними, іншими
документами, що містять інформацію про
найменування товару й місце його
придбання, а в разі, коли власником
знака є нерезидент, підтвердженням
ввезення товарів в Україну можуть бути
митні декларації та інші митні
документи. При цьому докази, які можуть
підтвердити використання знака для
товарів і послуг, повинні бути, як
правило, обмежені трирічним строком до
дати звернення позивача до суду. Саме
лише укладення договорів (у тому числі
ліцензійних) щодо розпорядження
майновими правами на знак для товарів і
послуг не може вважатися використанням
даного знака. Доказами використання
певного позначення у відповідності з
укладеним договором можуть виступати,
зокрема, договори купівлі-продажу чи
поставки товару, на якому розміщено
знак, договори про розміщення
рекламної продукції про такі товари на
відповідних рекламних носіях тощо.
Використання позначення може
підтверджуватися й фактичними даними
про використання його іншою особою за
умови контролю з боку власника
свідоцтва (доказами такого
використання позначення мають бути
такі ж документи, як і у випадку, якби
власник знака використовував його у
власній діяльності).

Колегія суддів апеляційного суду
погоджується з висновком суду першої
інстанції, що скаржником не доведено,
матеріали справи не містять належних і
допустимих доказів, на підставі яких
можна встановити використання
Товариством з обмеженою
відповідальністю "Спільне
українсько-англійське підприємство з
іноземною інвестицією "Соломія" знака
для товарів і послуг "Richard" (за
свідоцтвом України № 62270,
зареєстрованим для товарів 05 і 30 класів
та послуг 43 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг для
реєстрації знаків) протягом трирічного
строку до дати звернення позивача до
суду. Такі висновки ґрунтуються на
відсутності у матеріалах справи
належних і допустимих доказів вчинення
товариством дій з числа зазначених у ч.
4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг».
Примірники товарів, на яких нанесено
відповідний знак для товарів і послуг
(додаток №1), які долучені до матеріалів
даної справи, не можуть бути визнані
такими з огляду на те, що вони не
містять ані даних щодо дати
виробництва, ані номеру партії,
скаржником не надано суду будь-яких
інших доказів на підтвердження їх
виготовлення до звернення Закритого
акціонерного товариства Компанії "Май"
з позовом, відтак і не можуть бути
визнані судом належними та допустимими
доказами вчинення зазначених вище дій.
Тоді як зразки рекламної продукції із
нанесеним знаком для товарів, зразки
комерційної пропозиції, договір та акт
виконаних робіт на розробку дизайну
упаковки, так само як і принаймні одна
300000 картонних упаковок для названого
чаю, відповідно виготовлені до
звернення із позовом, про які йшлося в
апеляційній скарзі та згаданому вище
відзиві, відсутні у матеріалах справи
як такі.

Колегія суддів апеляційного суду також
погоджується з висновком суду першої
інстанції щодо непереконливості
доводів скаржника стосовно
застосування знаку в діловій
документації, вчиненого шляхом
надсилання листів від 17.01.2013р. 17/1/13 і від
20.06.2013р. 20/6/13 в адресу фізичної
особи-підприємця Сапіжинського В.І.,
від 19.06.2013р. 19/6/13 в адресу приватного
підприємства "Почайна", від 20.06.2013р. №
20-6-13 в адресу товариства з обмеженою
відповідальністю "Торговий дім "Арден",
копії яких долучені до матеріалів
справи, у зв'язку неподанням суду
будь-яких доказів їх надсилання, так
само як і неподання доказів надсилання
в адресу Товариства з обмеженою
відповідальністю "Спільне
українсько-англійське підприємство з
іноземною інвестицією "Соломія"
листів-відповідей названих осіб від
01.02.2013р., 02.07.2013р. і 05.07.2013р., крім того,
листи фізичної особи-підприємця
Сапіжинського В.І. від 02.07.2013р. та
товариства з обмеженою
відповідальністю "Торговий дім "Арден"
від 05.07.2013р. містять тотожний текст. Так
само, ТУ У25586053.003-2000 «Чаї фасовані.
Технічні умови», висновок
санітарно-епідеміологічної
експертизи, інші документи, які
долучені до матеріалів апеляційної
скарги і які не були подані до суду
першої інстанції, не містять доказів
застосування знаку в документації, при
цьому слід вказати, що п. 3.2.1 вказаних
технічних умов також визначено
асортимент продукції, яка
виготовляється скаржником, зокрема,
зазначено, що чаї фасовані випускають
під торговими марками (знаками для
товарів та послуг) «Аскольд», «Батік»,
«Домашній» і вказаний перелік не
містить чіткого посилання на
застосування для цієї групи товарів
знаку "Richard".

Щодо внутрішніх документів про
відновлення виробництва чаю під
торговим знаком "Richard", проведення
конференції, присвяченої зазначеним
питанням, зокрема, наказам Товариства з
обмеженою відповідальністю "Спільне
українсько-англійське підприємство з
іноземною інвестицією "Соломія" від
03.09.2012р. № 6 про відновлення роботи по
розробці чаю "Richard"; від 15.12.2012р. № 7 про
проведення конференції; від 04.03.2013р. № 3
про проведення конференції; від 04.04.2013р.
№ 7 про виробництво чаю "Richard"; норми
виробництва чаю від 01.02.2013р., то слід
зазначити, що вони також не свідчать
про використання спірного знаку,
оскільки, крім документів, скаржником
не подано доказів на підтвердження
проведення конференцій, виробництва та
реалізації чаю "Richard", в матеріалах
справи відсутні належні докази того, що
із прийняттям відповідних рішень
відбулися фактичні дії, що пов'язані з
поновленням використання знаку.
Комерційна ж пропозиція від 21.07.2013р.,
листи скаржника від 03.10.2013р. № 4/10/13, 5/10/13
в адреси товариств з обмеженою
відповідальністю "Тілайн", "Торговий
дім "Арден", як і відповіді останніх, не
можуть братися судом до уваги, оскільки
написані (надіслані) після дати
звернення позивача до суду з
відповідним позовом.

Слід також зазначити, що і договір від
25.10.2012р. № 1, укладений Товариством з
обмеженою відповідальністю "Спільне
українсько-англійське підприємство з
іноземною інвестицією "Соломія" і ФОП
Буланим С.О. на виконання останнім
робіт зі здійснення аналізу динаміки
дистрибуції і частки продажу чаю "Richard"
по каналам збуту за період
червень-липень 2012 року, не може братися
до уваги та вважатися доказом на
підтвердження доводів скаржника,
оскільки пов'язаний із перемовинами
між сторонами щодо купівлі знака для
товарів і послуг "Richard", які в інтересах
відповідача вів безпосередньо Буланий
С.О., що підтверджувалось позивачем та
не заперечувалось відповідачем. Разом
з тим, слід окремо вказати, що у виписці
з Державного реєстру свідоцтв України
на знаки для товарів і послуг № 909
зазначено, що станом на 26.07.2013р. до
названого Державного реєстру не
вносилися відомості щодо видачі
ліцензій на використання спірного
знаку для товарів і послуг.

Як було встановлено судом першої
інстанції та не заперечується
апелянтом, за листом від 12.06.2013р. № 0137/01
Асоціації товарної нумерації України
"ДжіЕс1", якій згідно п. 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 29.05.1996р.
№ 574 "Про впровадження штрихового
кодування товарів" делеговані
повноваження на присвоєння штрихових
кодів (ідентифікаційних номерів GS1), у
реєстрі названої Асоціації є запис про
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Спільне
українсько-англійське підприємство з
іноземною інвестицією "Соломія", яке
станом на 12.06.2013р. є дійсним
асоційованим членом і зберігає за
собою право використання всіх
ідентифікаційних номерів GS1, проте, у
реєстрі Асоціації відсутні записи про
товарні позиції Товариства з обмеженою
відповідальністю "Спільне
українсько-англійське підприємство з
іноземною інвестицією "Соломія" у
складі назви чи опису яких вказано
позначення "Richard", "Річард" або "Ричард".
Разом з тим, подане суду першої
інстанції 07.10.2013р. свідоцтво від 13.09.2013р.
№ 2032-1042 про присвоєння товарній
позиції "чай чорний суцільно листовий,
ТМ "Richard" ідентифікаційного номера
276 у всесвітній системі GS1 було
видано після звернення позивача до
суду з позовом та порушення
провадження у даній справі, відтак слід
погодитись і з висновком суду, що
відповідне свідоцтво не може вважатися
належним доказом на підтвердження
використання знака у розумінні статей
16 і 18 Закону України «Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг».

Також у листі від 03.04.2013р. № 8 дочірнього
підприємства "Моніторинг ЗМІ України",
який наявний у матеріалах справи,
зазначено, що у друкованих засобах
масової інформації, на радіо,
телебаченні та в друкованих засобах
масової інформації у період з 01.01.2010р.
по день надання довідки (03.04.2013р.) товари
та/або послуги, а саме такі як кава, чай,
продукти харчування під торговельною
маркою "Richard/Ричард" не рекламувалися.

Зважаючи на вищенаведене, колегія
суддів дійшла висновку про те, що
рішення господарського суду міста
Києва від 18.10.2013р. у справі №910/13276/13
прийнято з повним та всебічним
дослідженням обставин, які мають
значення для справи, а також з
дотриманням норм матеріального і
процесуального права, у зв'язку з чим
апеляційна скарга Товариства з
обмеженою відповідальністю "Спільне
українсько-англійське підприємство з
іноземною інвестицією "Соломія"
задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 99, 101-105, 106
Господарського процесуального кодексу
України, Київський апеляційний
господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з
обмеженою відповідальністю "Спільне
українсько-англійське підприємство з
іноземною інвестицією "Соломія"
залишити без задоволення, рішення
господарського суду міста Києва від
18.10.2013р. у справі №910/13276/13 залишити без
змін.

2. Матеріали справи №910/13276/13
повернути до господарського суду міста
Києва.

3. Постанова набирає законної сили
з моменту її прийняття і може бути
оскаржена до Вищого господарського
суду України протягом двадцяти днів з
дня її прийняття.

Головуючий суддя
А.А. Верховець

Судді
В.О. Пантелієнко

В.В. Шипко