ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2014 року Справа № 922/2066/13

Вищий господарський суд України у
складі: суддя Селіваненко В.П.
-головуючий, судді Бенедисюк І.М., Львов
Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу публічного
акціонерного товариства
"Фармстандарт-Біолік", м. Харків (далі -
ПАТ "Фармстандарт-Біолік"),

на постанову Харківського
апеляційного господарського суду від
30.10.2013

зі справи № 922/2066/13

за позовом приватного акціонерного
товариства "Лекхім", м. Київ (далі - ПАТ
"Лекхім"),

до ПАТ "Фармстандарт-Біолік"

про зобов'язання припинити виробництво
та реалізацію товару.

Судове засідання проведено за участю
представників сторін:

ПАТ "Лексім" - Ткачук Ю.В.,

ПАТ "Фармстандарт-Біолік" - Коваленка
О.О.

За результатами розгляду касаційної
скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ПАТ "Лекхім" як володілець
свідоцтва України № 15785 на знак для
товарів і послуг "Реналган" звернулося
до господарського суду Харківської
області з позовом про забов'язання ПАТ
"Фармстандарт-Біолік" припинити
виробництво та реалізацію лікарського
засобу "Ренальган-Біолік" з посиланням,
зокрема, на частину п'яту статті 16
Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг", частину
першу статті 20 Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки" та
статтю 4 Закону України "Про захист
економічної конкуренції".

Рішенням господарського суду
Харківської області від 01.08.2013 (суддя
Присяжнюк О.О.) у задоволенні позову
відмовлено. Судове рішення мотивовано
тим, що відповідач у розумінні статті 500
Цивільного кодексу України (далі - ЦК
України) має право попереднього
користувача позначенням
"Ренальган-Біолік", оскільки судом
встановлено фактичні дані про
використання ним такого позначення до
дати подання позивачем заявки про
реєстрацію торговельної марки за
свідоцтвом України № 15785. Натомість
реєстраційне посвідчення на
лікарський засіб (розчин для ін'єкцій)
"Реналган" належить не позивачеві у
справі, а окремій юридичній особі -
закритому акціонерному товариству
"Лексім-Харків".

Постановою Харківського
апеляційного господарського суду від
30.10.2013 (колегія суддів у складі: суддя
Слободін М.М. - головуючий, судді
Барбашова С.В., Гребенюк Н.В.) рішення
місцевого господарського суду у справі
скасовано, прийнято нове рішення про
задоволення позову. Дане судове
рішення грунтується на висновках про
те, що підстави для застосування
положення статті 500 ЦК України у справі
відсутні.

ПАТ "Фармстандарт-Біолік", не
погоджуючись з постановою
апеляційного господарського суду, у
своїй касаційній скарзі просить Вищий
господарський суд України цю
постанову скасувати, а справу передати
на новий розгляд до суду першої
інстанції, посилаючись на
невідповідність висновків суду
апеляційної інстанції фактичним
обставинам справи, неповне з'ясування
обставин, що мають значення для
вирішення даного спору, та неправильне
застосування норм матеріального права.

У відзиві на касаційну скаргу ПАТ
"Лексім" просить залишити касаційну
скаргу без задоволення з мотивів,
наведених в даному відзиві.

Сторони відповідно до статті 1114
Господарського процесуального кодексу
України (далі - ГПК України) належним
чином повідомлено про час і місце
розгляду скарги.

Перевіривши повноту встановлення
попередніми судовими інстанціями
обставин справи та правильність
застосування ними норм процесуального
та матеріального права, заслухавши
пояснення представників сторін, Вищий
господарський суд України дійшов
висновку про наявність підстав для
задоволення касаційної скарги.

У прийнятті судоих рішень у справі
господарські суди виходили з таких
фактичних даних:

- ПАТ "Лексім" отримало свідоцтво
України № 15785 знак "Реналган" для
товарів 5 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг для
реєстрації знаків (далі - МКТП):
знеболюючі засоби, лікарські засоби
для людини, фармацевтичні препарати; та
для послуг 42 класу МКТП: консультації з
питань фармацевтики, реалізація
товарів 5 класу МКТП; дата подання
заявки 23.05.1996;

- ПАТ "Фармстандарт-Біолік" виробляє та
вводить в цивільний обіг розчин для
ін'єкцій під позначенням
"Ренальган-Біолік";

- відповідачем на підтвердження його
права попереднього користувача
позначенням "Ренальган-Біолік" подано:

затверджену Головою Фармакопейного
комітету Міністерства охорони здоров'я
України 29.04.1996 тимчасову фармакопейну
статтю на застосування лікарського
засобу розчину для ін'єкцій "Реналган"
виробництва орендного підприємства
"Біолік" до 01.05.1997 (далі - Тимчасова
фармакопейна стаття від 29.04.1996);

затверджене наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 10.03.1998 № 64
реєстраційне посвідчення № Р/98/64/19 на
лікарський засіб "Ренальган", видане
закритому акціонерному товариству
"Біолік" строком до 10.03.2003;

видане закритому акціонерному
товариству "Біолік" реєстраційне
посвідчення від 21.05.2003 № П.05.03/06891 на
лікарський засіб "Ренальган" строком
до 21.05.2008;

видане Харківському підприємству з
виробництва імунобіологічних та
лікарських препаратів "Біолік"
реєстраційне посвідчення від 04.07.2008
№ UA/8492/01/01 на лікарський
засіб "Ренальган" зі строком дії до
04.07.2013;

видане ПАТ "Фармстандарт-Біолік"
реєстраційне посвідчення від 24.04.2012 №
UA/12131/01/01 на лікарський засіб
"Ренальган-Біолік";

також відповідні погоджені регламенти
виробництва розчину "Ренальган" та
технологічні регламенти виробництва
розчину для ін'єкцій "Ренальган" та
"Ренальган-Біолік";

- згідно з поясненнями сторін,
Тимчасова фармакопейна стаття від
29.04.1996 затверджена за результатами
діяльності за укладеним акціонерним
товариством "Лексім" як інвестором та
Харківським підприємством з
виробництва бактерійних препаратів
"Біолек" договором про спільну
дільність та інвестиційне
(інноваційне) співробітництво від
10.10.1994 № СД-94012 (далі - Договір про
спільну діяльність від 10.10.1994 № СД-94012)
щодо впровадження технології та
організації виробництва лікарського
засобу "Ренальган".

Частиною п'ятою статті 16 Закону України
"Про охорону прав на знаки для
товаварів і послуг" передбачено, що
свідоцтво надає його власнику виключне
право забороняти іншим особам
використовувати без його згоди, якщо
інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і
послуг, споріднених з наведеними у
свідоцтві, якщо внаслідок такого
використання можна ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари чи надає
послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно наведених у свідоцтві
товарів і послуг, якщо внаслідок такого
використання ці позначення і знак
можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно товарів і послуг,
споріднених з наведеними у свідоцтві,
якщо внаслідок такого використання
можна ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товари чи надає послуги, або
ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до частини першої статті 500
ЦК України будь-яка особа, яка до дати
подання заявки на торговельну марку
або, якщо було заявлено пріоритет, до
дати пріоритету заявки в інтересах
своєї діяльності добросовісно
використала торговельну марку в
Україні або здійснила значну і
серйозну підготовку для такого
використання, має право на безоплатне
продовження такого використання або
використання, яке передбачалося
зазначеною підготовкою (право
попереднього користувача).

Право попереднього користувача може
передаватися або переходити до іншої
особи тільки разом із підприємством чи
діловою практикою або з тією частиною
підприємства чи ділової практики, в
яких було використано торговельну
марку або здійснено значну і серйозну
підготовку для такого використання
(частина друга статті 500 Цивільного
кодексу України).

З досліджених господарськими судами
матеріалів справи вбачається, що
позивач просить заборонити
відповідачеві використання
лікарського засобу "Ренальган-Біолік"
посилаючись на Закон України "Про
охорону прав на промислові зразки",
проте не навів жодних аргументів та не
подав жодних доказів наявності в ПАТ
"Лексім" патенту на промисловий зразок
та неправомірного використання його
відповідачем.

Крім того, позивач посилається на
порушення відповідачем частини першої
статті 4 Закону України "Про захист від
недобросовісної конкуренції", якою
визнається неправомірним використання
позначень без дозволу суб'єкта
господарювання, що раніше почав
використовувати ці або схожі
позначення. Однак позивачем не
зазначено, якими саме доказами
обгрунтовуються згадані порушення та
коли ним було розпочато використання
спірного позначення.

Спір у справі зводиться до
встановлення наявності або
відсутності фактичних даних, які
підтверджували б виключне право
позивача забороняти відповідачеві
використовувати без його згоди
позначення "Ренальган-Біонік", схоже із
зареєстрованим знаком "Реналган",
стосовно наведених у свідоцтві
№ 15785 товарів і послуг або
споріднених з ними товарів і послуг,
якщо внаслідок такого використання
можна ввести в оману щодо особи, яка
виробляє товари чи надає послуги, або
ці позначення і знак можна сплутати.

Скасовуючи прийняте місцевим
господарським судом рішення у справі,
суд апеляційної інстанції зазначив, що:

знак для товарів і послуг "Реналган" за
свідоцтвом України № 15785 та
протиставлене йому позначення
"Ренальган-Біолік", під яким відповідач
виробляє та вводить в цивільний обіг
лікарський засіб, є схожими настільки,
що їх можна сплутати стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг,
і ця схожість є очевидною, що виключає
призначення у справі судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності;

у справі відсутні належні докази
виникнення у відповідача права
попереднього користувача позначенням
"Ренальган-Біолік", оскільки: Тимчасову
фармакопейну статтю від 29.04.1996 було
видано у зв'язку з дією укладеного,
зокрема, орендним підприємством
"Біолік" Договору про спільну
діяльність від 10.10.1994 № СД-94012, однак
фактичних даних про те, що відповідач
ПАТ "Фармстандарт-Біолік" є
правонаступником орендного
підприємства "Біолік" немає;

водночас відповідач у розумінні статті
500 ЦК України не добросовісно
використовував позначення "Ренальган"
("Ренальган-Біолік"), тому що Договір про
спільну діяльність від 10.10.1994 № СД-94012
передбачає спільне володіння
лікарським засобом "Ренальган".

Наведені висновки апеляційного
господарського суду є суперечливими
щодо відсутності правонаступництва
відповідача як сторони Договору про
спільну діяльність від 10.10.1994 № СД-94012
та наслідків виконання умов цього
правочину, у тому числі в частині
недобросовісного використання
відповідачем позначення "Ренальган"
("Ренальган-Біолік").

У той же час Вищий гоподарський
суд України позбавлений можливості
надати оцінку обґрунтованості та
законності прийнятих у справі судових
рішень з огляду на те, що місцевий
господарський суд хоча й дійшов
висновку про наявність у відповідача
права попереднього користувача на
спірне позначення, не дослідив
належним чином наявні у справі статути
орендного підприємства з виробництва
імунобіологічних і лікарських
препаратів "Біолік", закритого
акціонерного товариства "Харківське
підприємство з виробництва
імунобіологічних і лікарських
препаратів "Біолік", публічного
акціонерного товариство "Харківське
підприємство з виробництва
імунобіологічних і лікарських
препаратів "Біолік", ПАТ
"Фармстандарт-Біолік" з огляду на
приписи частини другої статті 500 ЦК
України, відповідно до якої право
попереднього користувача може
передаватися або переходити до іншої
особи тільки разом із підприємством чи
діловою практикою або з тією частиною
підприємства чи ділової практики, в
яких було використано торговельну
марку або здійснено значну і
серйозну підготовку для такого
використання.

Апеляційним господарським судом було
формально досліджено ці докази та
зазначено про те, що віповідачем не
подано належних доказів
правонаступництва, виходячи лише з
назв підприємств.

Попередніми судовими інстанціями
залишено поза увагою, що стороною
Договору про спільну діяльність від
10.10.1994 № СД-94012 є Харківське
підприємство з виробництва
бактерійних препаратів "Біолек", тобто
не з'ясовано, який суб'єкт
господарювання є його
правонаступником.

У судових рішеннях зі справи не
зазначено документальних доказів, які
доводили б, що Тимчасова фармакопейна
стаття від 29.04.1996 на лікарський засіб
"Реналган" затверджена саме у зв'язку з
зобов'язаннями за Договором про
спільну діяльність від 10.10.1994 № СД-94012,
пов'язаними з лікарським засобом
"Ренальган". За відсутності такого
зв'язку Тимчасова фармакопейна стаття
від 29.04.1996 може розглядатися як окремий
доказ підготовки використання
відповідачем лікарського засобу під
позначенням "Реналган" ("Ренальган" і
"Ренальган-Біолік").

Крім того, апеляційний господарський
суд, оцінюючи обсяг зобов'язань сторін
за Договором про спільну діяльність
від 10.10.1994 № СД-94012, помилково виходив з
того, що до спільного майна учасників
відноситься й торговельна марка
"Ренальган", хоча доказів реєстрації на
той час такої торговельної марки немає.

Належних відповідно до вимог чинного
законодавства та названого Договору
обставин щодо строків дії цього
правочину або щодо його припинення не
встановлено.

На думку Вищого гоподарського суду
України, для встановлення тотожності
або схожості до ступеня змішування
торговельної марки "Реналган" та
позначення "Ренальган-Біолік" судам
потрібно було їх безпосередньо
дослідити із зазначенням конкретних
доказів такої схожості або тотожності
або, за необхідності, призначити
відповідну експертизу.

Натомість апеляційним господарським
судом у постанові зазначено про те, що
"торговельні знаки позивача та
відповідача, які є предметом
дослідження у данному спорі, є
подібними і їх подібність носить
очевидний характер". Разом з тим чинне
законодавство не містить поняття
"торговельного знака" (є поняття
"торговельної марки" або "знака для
товарів і послуг"), тому за відсутності
у матеріалах справи доказів наявності
у відповідача торговельної марки
незрозуміло, що саме було досліджено
апеляційним господарським судом з
висновком про "очевидний характер"
такої схожості.

Також є незрозумілим висновок
апеляційного господарського суду щодо
задоволення позову в повному обсязі та
зобов'язання відповідача припинити
"виробництво та реалізацію лікарського
засобу "Ренальган"" з огляду наявності
матеріально-правових підстав для
такого висновку, оскільки позивач свої
вимоги обгрунтовує лише правами, що
випливають із свідоцтва на
зареєстровану торговельну марку, а не
на лікарський засіб.

Між тим судами встановлено, що
відповідачем випускається препарат
"Ренальган- Біолік", а не препарат
"Ренальган".

Отже, попередні судові інстанції
припустилися неправильного
застосування вимог частини першої
статті 47 ГПК України щодо прийняття
судового рішення за результатами
обговорення усіх обставин справи та
частини першої статті 43 названого
Кодексу стосовно всебічного, повного і
об'єктивного розгляду в судовому
процесі всіх обставин справи в їх
сукупності. У зв'язку з цим у Вищого
господарського суду України відсутні
підстави для висновку про правильність
застосування ними й норм матеріального
права.

Водночас касаційна інстанція згідно з
частиною другою статті 1117 ГПК України
не має права встановлювати або вважати
доведеними обставини, що не були
встановлені у рішенні або постанові
господарського суду чи відхилені ним,
вирішувати питання про достовірність
того чи іншого доказу, про перевагу
одних доказів над іншими, збирати нові
докази або додатково перевіряти
докази.

У зв'язку з наведеним оскаржувані
судові рішення відповідно пункту 3
статті 1119 і частини першої статті 11110
ГПК України підлягають скасуванню з
передачею справи на новий розгляд до
суду першої інстанції. У такому
розгляді суду необхідно врахувати
викладене, встановити обставини,
зазначені в цій постанові, дати їм та
доводам сторін належну правову оцінку
і вирішити спір відповідно до закону.

Керуючись статтями 1117, 1119-11112 ГПК
України, Вищий господарський суд
України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу публічного
акціонерного товариства
"Фармстандарт-Біолік" задовольнити.

2. Рішення господарського суду
Харківської області від 01.08.2013 та
постанову Харківського апеляційного
господарського суду від 30.10.2013 та у
справі № 922/2066/13 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до
господарського суду Харківської
області.

Суддя
В. Селіваненко

Суддя
І. Бенедисюк

Суддя
Б. Львов