У Х В А Л А

Справа № 5011-37/5590-2012 10.07.13

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Аероклін

до 1) Берклі ОСОБА_1 ЕЙ.

2) Державної служби інтелектуальної власності України

про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 34986

в частині переліку товарів і послуг та зобовязання вчинити дії

Колегія суддів у складі:

Головуючий суддя Гавриловська І.О. Суддя Картавцева Ю.В.

Суддя Нечай О.В.

Представники учасників судового процесу:

Від позивача: не зявився

Від відповідача-1: ОСОБА_2- дов. № б/н від 25.10.2012

Від відповідача-2: ОСОБА_3 дов. № 16-8/6282-с від 01.09.2012 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Аероклін звернулося до господарського суду м. Києва з позовом до Берклі ОСОБА_1ЕЙ. та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 34986 в частині переліку товарів і послуг та про зобовязання Державної служби інтелектуальної власності України вчинити дії повідомити у своєму офіційному бюлетені про визнання у судовому порядку недійсним зазначеного свідоцтва.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 28.04.2012 р. було порушено провадження у справі № 5011-37/5590-2012 та призначено її розгляд на 05.11.2012 року, зобовязано сторін надати певні документи.

03.08.2012 р. через службу діловодства господарського суду м. Києва надійшов лист у справі № 5011-37/5590-2012 (вх. № 06-9/24 від 03.08.12 р.), складений англійською мовою.

Ухвалою суду від 06.08.2012 р. було зобовязано позивача надати суду належним чином нотаріально завірений переклад на українську мову листа у справі № 5011-37/5590-2012 (вх. № 06-9/24 від 03.08.12 р.) у термін до 05.09.12 р. для залучення до матеріалів справи.

06.09.2012 р. через службу діловодства господарського суду м. Києва надійшов лист у справі № 5011-37/5590-2012 (вх. № 06-9/33 від 06.09.12 р.), складений англійською мовою.

Ухвалою суду від 07.09.2012 р. було зобовязано позивача надати суду належним чином нотаріально завірений переклад на українську мову копії листа у справі № 5011-37/5590-2012 (вх. № 06-9/33 від 06.09.2012 р.) у термін до 05.10.2012 р. для залучення до матеріалів справи.

10.09.2012 р. та 15.10.2012 р. від позивача надійшли нотаріально завірені переклади на українську мову копії листів (вх. № 06-9/24 від 03.08.12 р. та вх. № 06-9/33 від 06.09.12 р.), які були залучені до матеріалів справи.

01.11.2012 р. та 02.11.2012 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшли документи на виконання вимог ухвали суду, зокрема, виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 34986 станом на 08.02.2012 р. ( № 111 від 08.02.2012 р.), виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 34986 станом на 25.10. 2012 р. (№ 1076 від 25.10.12 р.) та копії матеріалів заявки на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1.

Представники відповідачів у судовому засіданні 05.11.2012 р. надали господарському суду письмові відзиви на позовну заяву на виконання вимог ухвали, які були залучені до матеріалів справи.

Представники позивача у судовому засіданні 05.11.2012 р. заявили усне клопотання про відкладення розгляду справи для надання їм можливості ознайомитися з поданими представниками відповідачів відзивами на позовну заяву.

Представники відповідачів проти задоволення даного клопотання заперечень не навели.

Розглянувши заявлене клопотання, суд його задовольнив та оголосив перерву у судовому засіданні до 21.11.2012 р. о 10:40.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.11.2012 р. призначено колегіальний розгляд справи № 5011-37/5590-2012.

Розпорядженням Заступника Голови господарського суду міста Києва ОСОБА_4 від 06.11.2012 року призначено колегіальний розгляд справи № 5011-37/5590-2012 у складі колегії суддів: Гавриловська І.О. (головуючий), ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Ухвалою суду у новому складі від 06.11.2012 р. справу прийнято до провадження.

У судовому засіданні 21.11.2012 р. представник позивача надав господарському суду письмові пояснення по суті позовних вимог, які були залучені до матеріалів справи.

Представник відповідача Берклі ОСОБА_1ЕЙ. подав письмове клопотання про застосування позовної давності, яке буде вирішено в ході розгляду справи.

Представник позивача у судовому засіданні заявив клопотання про призначення судової експертизи, запропонував питання на вирішення судового експерта, просив проведення судової експертизи доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності або атестованим судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, зокрема, ОСОБА_7, ОСОБА_8.

Представники відповідачів заперечень проти призначення судової експертизи не навели.

Розглянувши клопотання позивача, ґрунтовно вивчивши обставини справи і доводи сторін щодо дійсної необхідності призначення судової експертизи, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про призначення судової експертизи у даній справі з таких підстав.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути розяснені судовим експертом.

Предметом позову у даній справі є визнання недійсним свідоцтва України № 34986 на знак для товарів і послуг з наступних підстав: по-перше, позначення Black Russian відносно товару коктейль є загальновживаним, та, по-друге, з підстав її оманливості.

Отже, питання загальновживаності позначення Black Russian, а також питання оманливості даного позначення входять до предмета доказування у даній справі.

Водночас, суд не може перебрати на себе не притаманну йому функцію судового експерта та встановити на власний розсуд факт загальновживаності позначення Black Russian, так само, як і встановити оманливість цього позначення за оспорюваним свідоцтвом.

В постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 5 Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, повязаних із захистом права інтелектуальної власностінаведено орієнтовний перелік питань, які рекомендується ставити на вирішення судовому експерту. Серед них є питання, зокрема, щодо загальновживаності порівнюваних позначень та оманливості спірного позначення.

За таких обставин, суд дійшов висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи обєкту інтелектуальної власності.

З урахуванням приписів ст. 41 ГПК України, усім учасникам процесу було надано можливість запропонувати суду питання, які мають бути розяснені судовим експертом, а також викласти свої пропозиції щодо особи та/або установи, якій має бути доручено проведення судової експертизи, у звязку з чим оголошено перерву у судовому засіданні перерву до 28.11.2012 р. о 11:25.

Через службу діловодства господарського суду 26.11.2012 р. надійшло клопотання відповідача Берклі ОСОБА_1ЕЙ. з пропозиціями стосовно питань на вирішення судової експертизи, а 28.11.2012 р. клопотання із запропонованими питаннями надійшло від Державної служби інтелектуальної власності України.

Остаточне коло питань, які повинні бути розяснені судовим експертом, визначаються судом, відповідно до ст. 41 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України проведення судової експертизи має бути доручено державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України Про судову експертизу.

Приймаючи до уваги викладене, дослідивши матеріали справи, господарський суд міста Києва ухвалами від 28.11.12 р. призначив у справі № 5011-37/5590-2012 судову експертизу, виконання якої доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. При цьому витрати на проведення судової експертизи суд поклав на ТОВ Аероклін, за клопотанням якого призначено судову експертизу. На час проведення зазначеної експертизи суд зупинив провадження у справі № 5011-37/5590-2012.

12.06.13 р. супровідним листом (вихідний № 11385/12-53 від 31.05.13 р.) Київський науково-дослідний інститут судових експертиз повернув справу № 5011-37/5590-2012 та надав висновок за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності № 11385/12-53 від 31.05.13 р. і акт здачі-приймання даного висновку.

Ухвалою господарського суду від 13.06.2013 р. поновлено провадження у справі та призначено її розгляду у судовому засіданні за участю представників учасників судового процесу на 10.07.2013 р., зобов'язано учасників судового процесу надати письмові пояснення по справі з урахуванням висновку за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності № 11385/12-53 від 31.05.13 р.

Розпорядженням Заступника Голови господарського суду міста Києва ОСОБА_4 від 10.07.2013 року, у звязку з відпусткою судді Жагорнікової Т.О., призначено новий склад суду у справі № 5011-37/5590-2012 у складі колегії суддів: Гавриловська І.О. (головуючий), судді Нечай О.В. та Картавцева Ю.В.

Ухвалою суду від 10.07.2013 р. новим складом суду прийнято дану справу до свого провадження.

У судове засідання 10.07.2013 р. представник позивача не зявився, про причини неявки не повідомив, про призначене судове засідання був повідомлений належним чином, вимог ухвали суду не виконав.

У судовому засіданні 10.07.2013 р. представник відповідача-1 заявив письмове клопотання про призначення повторної судової експертизи, пояснивши, що висновок експертизи № 11385/12-53 не можна приймати до уваги, оскільки даний висновок не ґрунтується на положеннях законодавства та обставинах справи.

Представник відповідача-2 надав суду письмові пояснення, просив суд не приймати даний висновок як доказ у справі та підтримав клопотання відповідача-1 про призначення судової експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу, неподання витребуваних доказів.

Враховуючи наведене, також беручи до уваги незявлення представника позивача у призначене судове засідання, не виконання ним вимог ухвали суду та для вирішення клопотання відповідача-1 про призначення судової експертизи, суд вважає за необхідне відкласти розгляд даної справи.

Керуючись п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 77, ст. 86 ГПК України, -

Господарський суд міста Києва

У Х В А Л И В:

1. Розгляд справи відкласти та призначити на 16.07.2013 р. о 12 год. 30 хв. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва в залі 9.

2. Повторно зобов'язати позивача надати суду письмові пояснення по справі з урахуванням висновку за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності № 11385/12-53 від 31.05.13 р.

3. Зобовязати учасників судового процесу направити у судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити у відповідності з вимогами ст.28 ГПК України, та надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

4. Примірник ухвали направити позивачу.

Звернути увагу учасників судового процесу, що документи, з метою залучення їх до матеріалів справи, учасникам процесу необхідно подавати в прошитому та пронумерованому вигляді з описом через канцелярію Господарського суду міста Києва або у судовому засіданні.

У разі недотримання даної вимоги подані документи можуть бути повернуті учасникам судового процесу на дооформлення.

Колегія суддів у складі:

Головуючий суддя Гавриловська І.О.

Суддя Картавцева Ю.В.

Суддя Нечай О.В.

Призначити розгляд справи у судовому засіданні на 16.07.2013 о 12:30.