УХВАЛА

Справа № 5011-37/5590-2012 29.07.13

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Аероклін»

до 1) Берклі ОСОБА_1 ЕЙ.

2) Державної служби інтелектуальної власності України

про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг

№ 34986

в частині переліку товарів і послуг та зобовязання вчинити дії

Колегія суддів у складі:

Головуючий суддя Гавриловська І.О. Суддя Картавцева Ю.В.

Суддя Нечай О.В.

Представники учасників судового процесу:

від позивача: не зявився

від відповідача-1: ОСОБА_2- дов. № б/н від 25.10.2012

від відповідача-2: ОСОБА_3 дов. № 16-8/6282-с від 01.09.2012 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аероклін» звернулося до господарського суду м. Києва з позовом до Берклі ОСОБА_1ЕЙ. та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 34986 в частині переліку товарів і послуг та про зобовязання Державної служби інтелектуальної власності України вчинити дії повідомити у своєму офіційному бюлетені про визнання у судовому порядку недійсним зазначеного свідоцтва.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 28.04.2012 р. було порушено провадження у справі № 5011-37/5590-2012 та призначено її розгляд на 05.11.2012 року, зобовязано сторін надати певні документи.

03.08.2012 р. через службу діловодства господарського суду м. Києва надійшов лист у справі № 5011-37/5590-2012 (вх. № 06-9/24 від 03.08.12 р.), складений англійською мовою.

Ухвалою суду від 06.08.2012 р. було зобовязано позивача надати суду належним чином нотаріально завірений переклад на українську мову листа у справі № 5011-37/5590-2012 (вх. № 06-9/24 від 03.08.12 р.) у термін до 05.09.12 р. для залучення до матеріалів справи.

06.09.2012 р. через службу діловодства господарського суду м. Києва надійшов лист у справі № 5011-37/5590-2012 (вх. № 06-9/33 від 06.09.12 р.), складений англійською мовою.

Ухвалою суду від 07.09.2012 р. було зобовязано позивача надати суду належним чином нотаріально завірений переклад на українську мову копії листа у справі № 5011-37/5590-2012 (вх. № 06-9/33 від 06.09.2012 р.) у термін до 05.10.2012 р. для залучення до матеріалів справи.

10.09.2012 р. та 15.10.2012 р. від позивача надійшли нотаріально завірені переклади на українську мову копії листів (вх. № 06-9/24 від 03.08.12 р. та вх. № 06-9/33 від 06.09.12 р.), які були залучені до матеріалів справи.

01.11.2012 р. та 02.11.2012 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшли документи на виконання вимог ухвали суду, зокрема, виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 34986 станом на 08.02.2012 р. (№ 111 від 08.02.2012 р.), виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 34986 станом на 25.10.2012 р. (№ 1076 від 25.10.12 р.) та копії матеріалів заявки на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1.

Представники відповідачів у судовому засіданні 05.11.2012 р. надали господарському суду письмові відзиви на позовну заяву на виконання вимог ухвали, які були залучені до матеріалів справи.

Представники позивача у судовому засіданні 05.11.2012 р. заявили усне клопотання про відкладення розгляду справи для надання їм можливості ознайомитися з поданими представниками відповідачів відзивами на позовну заяву.

Представники відповідачів проти задоволення даного клопотання заперечень не навели.

Розглянувши заявлене клопотання, суд його задовольнив та оголосив перерву у судовому засіданні 05.11.12 р. до 21.11.2012 р. о 10:40.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.11.2012 р. призначено колегіальний розгляд справи № 5011-37/5590-2012.

Розпорядженням Заступника Голови господарського суду міста Києва ОСОБА_4 від 06.11.2012 р. призначено колегіальний розгляд справи № 5011-37/5590-2012 у складі колегії суддів: Гавриловська І.О. (головуючий), ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Ухвалою суду в новому складі від 06.11.2012 р. справу прийнято до провадження.

У судовому засіданні 21.11.2012 р. представник позивача надав господарському суду письмові пояснення по суті позовних вимог, які були залучені до матеріалів справи.

Представник відповідача Берклі ОСОБА_1ЕЙ. подав письмове клопотання про застосування позовної давності, яке буде вирішено в ході розгляду справи.

Представник позивача в судовому засіданні 21.11.12 р. заявив клопотання про призначення судової експертизи, запропонував питання на вирішення судового експерта, просив проведення судової експертизи доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності або атестованим судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, зокрема, ОСОБА_7, ОСОБА_8.

Представники відповідачів заперечень проти призначення судової експертизи не навели.

Розглянувши клопотання позивача, ґрунтовно вивчивши обставини справи і доводи сторін щодо дійсної необхідності призначення судової експертизи, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про призначення судової експертизи у даній справі з таких підстав.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути розяснені судовим експертом.

Предметом позову у даній справі є визнання недійсним свідоцтва України № 34986 на знак для товарів і послуг з наступних підстав: по-перше, позначення «Black Russian» відносно товару «коктейль» є загальновживаним, та, по-друге, з підстав її оманливості.

Отже, питання загальновживаності позначення «Black Russian», а також питання оманливості даного позначення входять до предмета доказування у даній справі.

Водночас, суд не може перебрати на себе непритаманну йому функцію судового експерта та встановити на власний розсуд факт загальновживаності позначення «Black Russian», так само, як і встановити оманливість цього позначення за оспорюваним свідоцтвом.

В постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, повязаних із захистом права інтелектуальної власності» наведено орієнтовний перелік питань, які рекомендується ставити на вирішення судовому експерту. Серед них є питання, зокрема, щодо загальновживаності порівнюваних позначень та оманливості спірного позначення.

За таких обставин, суд дійшов висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи обєкту інтелектуальної власності.

З урахуванням приписів ст. 41 ГПК України, усім учасникам процесу було надано можливість запропонувати суду питання, які мають бути розяснені судовим експертом, а також викласти свої пропозиції щодо особи та/або установи, якій має бути доручено проведення судової експертизи, у звязку з чим оголошено перерву у судовому засіданні 21.11.12 р. перерву до 28.11.2012 р. об 11:25 год.

Через службу діловодства господарського суду 26.11.2012 р. надійшло клопотання відповідача Берклі ОСОБА_1ЕЙ. з пропозиціями стосовно питань на вирішення судової експертизи, а 28.11.2012 р. клопотання із запропонованими питаннями надійшло від Державної служби інтелектуальної власності України.

Остаточне коло питань, які повинні бути розяснені судовим експертом, визначаються судом, відповідно до ст. 41 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України проведення судової експертизи має бути доручено державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Приймаючи до уваги викладене, дослідивши матеріали справи, господарський суд міста Києва ухвалами від 28.11.12 р. призначив у справі № 5011-37/5590-2012 судову експертизу, виконання якої доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. При цьому витрати на проведення судової експертизи суд поклав на ТОВ «Аероклін», за клопотанням якого призначено судову експертизу. На час проведення зазначеної експертизи суд зупинив провадження у справі № 5011-37/5590-2012.

12.06.13 р. супровідним листом (вихідний № 11385/12-53 від 31.05.13 р.) Київський науково-дослідний інститут судових експертиз повернув справу № 5011-37/5590-2012 та надав висновок за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності № 11385/12-53 від 31.05.13 р. і акт здачі-приймання даного висновку.

Ухвалою господарського суду від 13.06.2013 р. поновлено провадження у даній справі та призначено її розгляд у судовому засіданні за участю представників учасників судового процесу на 10.07.2013 р.; зобов'язано учасників судового процесу надати письмові пояснення по справі з урахуванням висновку за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності № 11385/12-53 від 31.05.13 р.

Розпорядженням Заступника Голови господарського суду міста Києва ОСОБА_4 від 10.07.2013 року, у звязку з відпусткою судді Жагорнікової Т.О., призначено новий склад суду у справі № 5011-37/5590-2012 у складі колегії суддів: Гавриловська І.О. (головуючий), судді Нечай О.В. та Картавцева Ю.В.

Ухвалою суду від 10.07.2013 р. вищезазначеною колегією суду прийнято дану справу до свого провадження.

У судове засідання 10.07.2013 р. представник позивача не зявився, про причини неявки не повідомив, про призначене судове засідання був повідомлений належним чином, вимог ухвали суду не виконав.

У судовому засіданні 10.07.2013 р. представник відповідача-1 надав звіт про проведення соціологічного опитування та заявив письмове клопотання про призначення повторної судової експертизи, пояснивши, що висновок експертизи № 11385/12-53 не можна приймати до уваги, оскільки даний висновок не ґрунтується на положеннях законодавства та обставинах справи.

Представник відповідача-2 надав письмові пояснення, просив суд не приймати даний висновок як доказ у справі та підтримав клопотання відповідача-1 про призначення судової експертизи та надав письмові пояснення проти висновку судової експертизи № 11385/12-53 від 31.05.13 р.

Ухвалою суду від 10.07.2013 р. відкладено розгляд справи до 16.07.2013 р., беручи до уваги незявлення представника позивача у призначене судове засідання, невиконанням ним вимог ухвали суду та для вирішення клопотання відповідача-1 про призначення повторної судової експертизи.

У судове засідання 16.07.2013 р. представник позивача повторно не зявився, про причини неявки не повідомив, про призначене судове засідання був повідомлений належним чином, вимог ухвали суду не виконав.

У судовому засіданні 16.07.2013 р. представники відповідачів підтримали клопотання про призначення повторної судової експертизи, просили його задовольнити.

Судом встановлено, що матеріали справи не містять поштового повідомлення про вручення позивачу ухвали про відкладення розгляду справи.

Враховуючи наведене, беручи до уваги незявлення представника позивача у призначене судове засідання, невиконання ним вимог ухвали суду, для вирішення клопотання відповідача-1 про призначення повторної судової експертизи та з метою забезпечення можливості реалізувати процесуальні права та обовязки позивача, господарський суд визнав за необхідне відкласти розгляд даної справи на 29.07.2013 р.; в черговий раз зобов'язав позивача надати суду письмові пояснення по справі з урахуванням висновку за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності № 11385/12-53 від 31.05.13 р.

Представник позивача в судове засідання 29.07.13 р. повторно не зявився, про поважні причини неявки суду не повідомив, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, вимог ухвали суду від 16.07.13 р. не виконав.

Представники відповідачів у судовому засіданні 29.07.13 р. підтримали клопотання про призначення повторної судової експертизи у справі № 5011-37/5590-2012 та просили його задовольнити.

Представник відповідача-1 просив призначити повторну судову експертизу з огляду на те, що експерт необґрунтовано дійшов висновку щодо відсутності розрізняльної здатності позначення «Black Russian» через його тривале використання на території України різними виробниками як знака для товарів і послуг. Під виробниками алкогольного напою «коктейль» судовим експертом розуміються заклади громадського харчування (ресторани, бари), проте в розумінні статті 1 Закону України «Про захист прав споживачів» заклади громадського харчування не можна вважати виробниками продукції, тобто суб'єктами господарювання, які: виробляють товар або заявляють про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє найменування (ім'я), торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб'єкта господарювання; або імпортує товар. А тому, споживачі не мають змоги здебільшого відрізнити коктейль, виготовлений одним закладом харчування від коктейлю, виготовленого іншим закладом, оскільки у процесі надання послуг споживачам з виготовлення даного коктейлю такі заклади не маркують напій у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів». Заклади харчування є субєктами господарської діяльності, що надають послуги відносно задоволення потреб споживачів у харчуванні. Більше того, експерт встановивши наявність тривалого використання позначення «Black Russian» на території України різними виробниками, не зазначив діяльність яких саме різних виробників коктейлю «Black Russian» на території України, виходячи з матеріалів судової справи, досліджувалась експертом.

Відповідач-1 вважає, що у висновку судової екпертизи № 11385/12-53 наявна неузгодженість між собою висновків експерта, коли спершу експерт дійшов висновку по те, що позначення не є загальновживаним, оскільки не належить до позначень, які тривалий час використовуються різними виробниками для товару «коктейль», а потім дійшов висновку, про відсутність розрізняльної здатності у позначення «Black Russian через його тривале використання на території України різними виробниками.

Відповідно до ст. 42 ГПК України висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання. Висновок подається господарському суду в письмовій формі, і копія його надсилається сторонам.

Якщо під час проведення судової експертизи встановлюються обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких судовому експерту не були поставлені питання, у висновку він викладає свої міркування і щодо цих обставин.

У випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу.

При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності.

З урахуванням викладених відповідачами заперечень проти висновку експертизи № 11385/12-53, зважаючи на підстави для сумніву у висновку судового експерта, а саме: при дослідженні питання щодо розрізняльної здатності експерт досліджував описовість спірного позначення, чим вийшов за межі поставлених йому судом питань та підстав позовних вимог, оскільки описовість позначення «Black Russian» не є обставиною, якою позивач обґрунтовує свої позовні вимоги, також у позові відсутні посилання на п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», як на підставу визнання спірного свідоцтва недійсним, суд вважає, що висновок експертизи №5383/12-53 викликає сумнів у його правильності.

Судом встановлено, що сумніви у висновку не можуть бути усунуті шляхом виклику експерта чи призначенням додаткової експертизи, яка призначається лише з підстав неповноти чи неясності висновку первинної експертизи.

За таких обставин, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання відповідача-1 та призначення у справі №5011-37/5590-2012 повторної судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності.

Враховуючи викладене та керуючись ч. 4 ст. 42, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ :

1. Призначити у справі № 5011-37/5590-2012 повторну судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (м. Київ, вул. Львівська площа, 4-а).

2. На вирішення атестованих судових експертів поставити наступні питання:

- чи дає можливість позначення «Black Russian» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 34986 при використанні його стосовно алкогольного напою «коктейль» відрізнити цей товар однієї особи від товарів інших осіб?

- чи складається знак для товарів і послуг «Black Russian» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 34986 лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів певного виду, а саме: товару «коктейль», що відноситься до 33 класу МКТП?

- чи є знак для товарів і послуг «Black Russian» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 34986 таким, що може ввести в оману щодо товарів 32 і 33 класів МКТП?

3. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про судову експертизу» попередити експертів про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу направити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

5. Матеріали справи № 5011-37/5590-2012 направити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

6. Зобовязати сторони надавати матеріали, необхідні для проведення експертизи.

7. Витрати по проведенню експертизи покласти на відповідача 1 - Берклі ОСОБА_1 ЕЙ. Зобовязати Берклі ОСОБА_1 ЕЙ. здійснити попередню оплату експертизи, відповідно до виставленого рахунку.

8. Зобов'язати експертів згідно з ч. 1 ст. 42 ГПК України направити сторонам у справі копію висновку судової експертизи, призначеної даною ухвалою, а також провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. У разі необхідності дослідження великої кількості документів та у разі складності призначеної експертизи, дозволено проведення експертизи у більш довгий термін відповідно до чинного законодавства.

9. Попередити осіб, які безпосередньо проводитимуть судову експертизу, що вони несуть відповідальність, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обовязків.

10. Примірники даної ухвали направити учасникам судового процесу та експертній установі.

Колегія суддів у складі:

Головуючий суддя Гавриловська І.О.

Суддя Картавцева Ю.В.

Суддя Нечай О.В.