КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2013 р. Справа№ 8/346

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Ільєнок Т.В.

суддів: Корсакової Г.В.

Шипка В.В.

при секретарі

судового засідання: Ростовська І.Ю.

за участі представників

сторін:

позивача: Семеній Ю.М. - дов. б/н. від 27.05.2011 р.;

Поліщук М.А. - дов. б/н. від 27.06.2012 р.;

відповідача-1: не з'явився, про день, час та місце розгляду

справи був повідомлений належним чином;

відповідача-2: не з'явився, про день, час та місце розгляду

справи був повідомлений належним чином;

розглянувши матеріали

апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства

«Львівський холодокомбінат»

на рішення Господарського суду м. Києва від 25.11.2011 р.

у справі № 8/346 (суддя Катрич В.С.)

позивач ФЕРРЕРО С.П.А. (Італія) (Ferrero S.P.A.)

до Приватного підприємства

«Титан Груп» (відповідач-1);

Публічного акціонерного товариства

«Львівський холодокомбінат» (відповідач-2)

про припинення порушення прав на торговельну марку

ВСТАНОВИВ:

03.08.2011 р. позивач - ФЕРРЕРО С.П.А звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом про припинення порушення прав на Торговельну марку „Нутелла" до відповідачів Приватного підприємства «Титан Груп» (далі - ПП „Титан Груп", відповідач-1) та Публічного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» (далі - ПАТ «Львівський холодокомбінат», відповідач-2) з позовними вимогами:

1. Зобов'язати ПП «ТИТАН ГРУП» припинити використання позначення "Нутела", яке є схожим настільки, що його можна сплутати, з Торговельною маркою "Нутелла" за Міжнародною Реєстрацією № 689315, зокрема зберігання морозива із нанесенням такого позначення на його упаковку з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж.

2. Заборонити ПП "ТИТАН ГРУП" здійснювати використання позначення "Нутела", яке є схожим настільки, що його можна сплутати, із Торговельною маркою "Нутелла" за Міжнародною Реєстрацією № 689315, зокрема зберігання морозива із нанесенням такого позначення на його упаковку з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж.

3. Зобов'язати ПАТ "Львівський холодокомбінат" припинити використання позначення "Нутела", яке є схожим настільки, що його можна сплутати, із Торговельною маркою "Нутелла" за Міжнародною Реєстрацією № 689315, зокрема нанесення такого позначення на упаковку морозива, зберігання морозива із зазначеним нанесенням позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, застосування позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

4. Заборонити ПАТу "Львівський холодокомбінат" здійснювати використання позначення "Нутела", яке є схожим настільки, що його можна сплутати, із Торговельною маркою "Нутелла" за Міжнародною Реєстрацією № 689315, зокрема нанесення такого позначення на упаковку морозива, зберігання морозива із зазначеним нанесенням позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

5. Зобов'язати ПП "ТИТАН ГРУП" знищити виготовлені зображення позначення "Нутела", схожого настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою за Міжнародною Реєстрацією № 689315.

6. Зобов'язати ПАТ "Львівський холодокомбінат" знищити виготовлені зображення позначення "Нутела", схожого настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою за Міжнародною Реєстрацією № 689315.

7. Стягнути з ПП "ТИТАН ГРУП" на користь Ферреро С.П.А. суму 42,50грн. державного мита та 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

8. Стягнути з ПАТа "Львівський холодокомбінат" на користь Ферреро С.П.А. суму 42,50 грн. державного мита та 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 25.11.2011 р. № 8/346 позов задоволено у повному обсязі.

Не погоджуючись із вищезазначеним Рішенням, відповідач-2 - ПАТво «Львівський холодокомбінат» звернувся до Київського апеляційного господарського суду зі скаргою, в якій просить скасувати Рішення Господарського суду м. Києва від 25.11.2011 р. № 8/346 та прийняти нове судове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Апеляційна скарга мотивована на наступним.

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України „Про захист прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Реєстру, і засвідчується Свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

ПАТ «Львівський холодокомбінат» є добросовісним виробником молочної продукції, зокрема морозива. Випускаючи морозиво „Нутела - ісе", відповідач-2 не мав наміру використовувати Торговельну марку „Нутелла" з метою отримання прибутку чи без такої мети.

Відповідно до ст. 1 Закону України „Про захист прав на знаки для товарів і послуг" знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦК України).

Загальновідомо, що під Торговельною маркою „Nutella" випускається шоколадний крем з присмаком горіхів (шоколадно-горіхова паста). Торговельна марка „Nutella" вирізняється на ринку своїм графічним зображенням: слово „Nutella" позначається на білому фоні в комбінації двох кольорів - червоного (шість літер) і чорного (одна перша літера).

ПАТ «Львівський холодокомбінат» не вводив і не мав наміру вводити споживачів морозива „Нутела - ісе" в оману. На пачці морозива „Нутела-ісе" слово „нутела" зазначено українськими літерами; без подвоєння літери „л"; синім кольором (усі літери). Таким чином жодної візуальної схожості між Торговельною маркою „Nutella" та морозивом „Нутела - ісе" немає.

Ухвалою КАГС від 25.06.2012 р. № 8/346 у складі колегії суддів: головуючий суддя - Ільєнок Т.В.; судді: Скрипка І.М., Шипка В.В. вищевказану апеляційну скаргу ПАТва "Львівський холодокомбінат" прийнято до апеляційного провадження та призначено її до розгляду.

У судовому за засіданні від 17.07.2012 р. відповідач-2-скаржник - ПАТ «Львівський холодокомбінат» заявив Клопотання про призначення по даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та просив колегію суддів його задовольнити.

Ухвалою КАГС від 17.07.2012 р. № 8/346 вищевказане Клопотання задоволено, призначено по даній справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення експертизи доручено атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та зупинено провадження у справі. Зобов'язано скаржника - ПАТ «Львівський холодокомбінат» оплатити вартість проведеного експертного дослідження.

Додатковою Ухвалою КАГС від 23.10.2012 р. № 8/346 було уточнено зміст питання, яке було поставлено перед судовими експертами за Ухвалою КАГС від 17.07.2012 р., за письмовим Клопотанням судового експерта Величко Л.О. та викладено його у наступній редакції:

- Чи є словесне позначення "Нутела" яке входить до складу назви морозива "Нутела-ісе", що використовується ПАТом "Львівський холодокомбінат" на етикетках при маркуванні своєї продукції схожим з торгівельною маркою "Нутелла" за міжнародною реєстрацією № 689315 ?

21.01.2013 р. на адресу суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз разом із супровідним Листом від 09.01.2013 р. № 8104/12-53 надійшли матеріали справи № 8/346.

Зі змісту вищевказаного Листа вбачається, що 28.11.2012 р. науково-дослідним інститутом на адресу ПАТва «Львівський холодокомбінат» було направлено рахунок та лист про оплату вартості проведення експертизи, однак, станом на 04.01.2013 р. оплата вартості дослідження так і не надійшла, зв'язку з чим Ухвала КАГС про призначення експертизи від 17.07.2012 р. залишається без виконання, а матеріали господарської справи справи № 8/346 направляються на адресу суду.

Розпорядженням Секретаря судової палати КАГС від 25.01.2013 р. змінено склад колегії, що розглядав дану справу на колегію у складі: головуючий суддя - Ільєнок Т.В.; судді: Корсакова Г.В., Шипка В.В..

Ухвалою КАГС від 25.01.2013 р. № 8/346 поновлено апеляційне провадження з перегляду Рішення Господарського суду м. Києва від 25.11.2011 р. № 8/346 за скаргою ПАТва «Львівський холодокомбінат», розгляд справи призначено на 20.02.2013 р..

У судове засідання від 20.02.2013 р. представник відповідача-1 - ППва „Титан Груп" не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, що підтверджується залученими до матеріалів справи зворотніми поштовим повідомленням про його виклик до призначеного судового засідання, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив.

Представник скаржника-відповідача-2 - ПАТва «Львівський холодокомбінат» у судове засідання не з'явився, однак направив на адресу суду телеграму у якій просив колегію суддів відкласти розгляд даної справи на іншу дату через неможливість забезпечити явку свого представника у судове засідання від 20.02.2013 р..

Відповідно до п. 3.9.2. Постанови Пленуму ВГСУ від 26.12.2011 р. № 18 у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору. Господарський суд з урахуванням обставин конкретної справи може відхилити доводи учасника судового процесу - підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи, державного чи іншого органу щодо відкладення розгляду справи у зв'язку з відсутністю його представника (з причин, пов'язаних з відпусткою, хворобою, службовим відрядженням, участю в іншому судовому засіданні і т.п.). При цьому господарський суд виходить з того, що у відповідних випадках такий учасник судового процесу не позбавлений права і можливості забезпечити за необхідності участь у судовому засіданні іншого представника згідно з частинами першою - п'ятою статті 28 ГПК України, з числа як своїх працівників, так і осіб, не пов'язаних з ним трудовими відносинами. Неможливість такої заміни представника і неможливість розгляду справи без участі представника підлягає доведенню учасником судового процесу на загальних підставах (статті 32 - 34 ГПК України), причому відсутність коштів для оплати послуг представника не може свідчити про поважність причини його відсутності в судовому засіданні.

Зважаючи на вищенаведене, а також на те, що у судовому засіданні від 20.02.2013 р. присутні представники позивача не заперечили проти розгляду апеляційної скарги за відсутності представника відповідача-2-скаржника, колегія суддів дійшла висновку про залишення без задоволення Клопотання скаржника про відкладення розгляду даної справи та про можливість продовжити її розгляд за його відсутності та за наявними у справі матеріалами.

Позивач, за наданим письмовим Відзивом на апеляційну скаргу та усними поясненнями представників, заперечив проти доводів і вимог наголошених у скарзі з огляду на їх необґрунтованість та повністю підтримав висновки суду першої інстанції, оскаржуване Рішення від 25.11.2011 р. просить залишити в силі.

Колегія суддів, розглянувши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, дійшла висновку про необхідність залишити без задоволення апеляційну скаргу ПАТва «Львівський холодокомбінат», Рішення Господарського суду м. Києва від 25.11.2011 р. № 8/346 залишити без змін з наступних підстав.

Як встановлено судом першої інстанції та вбачається з матеріалів справи, позивач - ФЕРРЕРО С.П.А. є власником торговельної марки "Нутелла" за Міжнародною реєстрацією № 689315 від 09.03.1998 р. (надалі - "Торговельна марка", "Міжнародна реєстрація"), яка діє на території України. Торговельна марка зареєстрована для товарів 29 та 30 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП), зокрема для таких товарів як кондитерські вироби та харчовий лід (морозиво) у класі 30 МКТП. Відповідний Витяг з Міжнародного Реєстру з перекладом українською мовою додається.

Позивач - ФЕРРЕРО С.П.А. входить до гурупи компаній ФЕРРЕРО - відомого світового виробника кондитерських виробів, таких як "Нутелла", "Раффаелло", "Кіндер", "Ферреро Роше" та інших. Група компаній ФЕРРЕРО була заснована в Італії у 1946 р. італійським кондитером Пьєтро Ферреро.

З 2003 р. кондитерські вироби групи ФЕРРЕРО, в тому числі і "Нутелла", постачаються на територію України та розповсюджуються ТОВ "Ферреро Україна". Лист ДП "Медіа Дирекція" щодо витрат на медійну підтримку Торговельної марки "Нутелла" за період з 01 січня 2010 р. по червень 2011 р. додається.

Відповідно позовної заяви позивач зазначає, що відповідач-1 ППво "ТИТАН ГРУП" здійснює в Україні продаж морозива "Нутела-Ісе". Із наведеним на його упаковці позначенням "Нутела", яке є схожим настільки, що його можна сплутати з Торговельною маркою "Нутелла", майнові права на яку належать позивачу, примірник обгортки морозива "Нутела-ісе" та чек від 24.06.2011 р., що засвідчує його придбання у м. Києві у ППва "ТИТАН ГРУП", додаються. Відповідно до інформації, наведеної на обгортці, виробником морозива "Нутела-Ісе" є відповідач-2 - ПАТво «Львівський холодокомбінат». Крім того, відповідач-2 пропонує вищевказаний товар до продажу через свій веб-сайт (http://www.limo.ua/ice-cream-uk/category/eskico.html), витяг з якого додається.

Позивач зазначає, що позначення "Нутела", застосоване на упаковці морозива "Нутела-Ісе", є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою "Нутелла" за Міжнародною Реєстрацією № 689315.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 ГК України, відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Спеціальне законодавство України стосовно охорони прав на знаки для товарів і послуг складають, зокрема, Паризька конвенція про охорону промислової власності (надалі - Паризька конвенція), Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. (надалі - Мадридська угода), Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". При виникненні розбіжностей під час тлумачення або використання положень нормативних актів, перевагу мають міжнародні законодавчі акти.

Правовідносини, що стосуються вітчизняних та іноземних осіб, які бажають отримати права на об'єкти промислової власності в Україні, регулюються відповідно до п. 1 ст. 2 Паризької конвенції та п. 1 ст. 4 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Відповідно до п. 1 ст. 2 Паризької конвенції відносно охорони промислової власності громадяни кожної країни Союзу користуються в усіх інших країнах Союзу тими ж привілеями, що надаються тепер чи будуть надаватися згодом відповідними законами власним громадянам, не обмежуючи при цьому прав, спеціально передбачених цією Конвенцією.

Згідно частини (1) статті 4 Мадридської угоди, яка набула чинності для України з 25.12.1991 р., з дати реєстрації у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Виходячи зі змісту зазначеної норми, з дати міжнародної реєстрації знака в Міжнародному реєстрі Міжнародного бюро ВОІВ, на території України до зареєстрованого знака застосовуються положення чинного законодавства України, зокрема ЦК України та Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг".

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Статтею 495 ЦК України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Зі змісту ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" випливає, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Виходячи з вищенаведеного положення, вирізнення товарів і послуг одного виробника від аналогічних товарів і послуг іншого виробника є однією із основних функцій товарного знака. Отримуючи свідоцтво, його власник набуває виключних прав на товарний знак. Обсяг правової охорони визначається зображенням знака, а також переліком зареєстрованих товарів і послуг, що надані у свідоцтві України або за міжнародною реєстрацією.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Статтею 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на власника свідоцтва покладений обов'язок добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака вважається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов'язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання - обов'язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, повинен бути покладений на власника знаку, тобто, у даному випадку на відповідача-1 - ППво "ТИТАН ГРУП".

Статтею 157 ГК України передбачено, що використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до п. 4.3.2.4 "Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг", затверджених Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. № 116 (надалі - Правила), позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до п. 4.3.2.6. Правил для встановлення схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. Схожість словесних позначень Позивача та Відповідачів підтверджується фонетично та графічно.

Відповідно до пункту 4.3.2.5. Правил для встановлення однорідності товарів слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

У даному випадку товари, стосовно яких зареєстровано Торговельну марку "Нутелла", та для яких відповідачі використовують позначення "Нутела", є продуктами харчування, призначені для широкого кола споживачів та реалізуються кінцевим споживачам через мережу закладів торгівлі (магазинів, супермаркетах тощо).

Додатково слід зазначити, що на обгортці морозива "Нутела-Ісе" наведені зображення лісових горішків та пасти коричневого кольору, а згідно інформації, наведеної на звороті обгортки, морозиво має смак фундука (лісових горіхів). В той же час компанії групи ФЕРРЕРО протягом тривалого часу випускають горіхову пасту з какао "Нутелла", яка відома українським споживачам. Таке використання позначення "Нутела" додатково підтверджує недобросовісність дій відповідачів, спрямованих на неправомірне використання репутації позивача, та вірогідність змішування позначень.

Зважаючи на вищевказане, місцевий господарський суд дійшов висновку про те, що позначення "Нутела", яке використовується відповідачами, є схожим настільки, що його можна сплутати з Торговельною маркою "Нутелла" за Міжнародною Реєстрацією № 689315.

Колегія суддів погоджується з вищенаведеним висновком господарського суду, оскільки, за своїм звуковим складом порівнювані позначення майже повністю співпадають, єдиною відмінністю може бути вимова подвійної літери «л» у Торговельній марці "Нутелла", в той час як позначення "Нутела", яке використовують відповідачі, містить лише одну літеру «л». Про те, дана відмінність, за оцінкою колегії суддів не є суттєвою, оскільки вимова подвійної літери «л» не є яскраво вираженою.

Крім того, як вбачається з міжнародної реєстрації № 689315 (арк. с. 23-29), Торговельна марка "Нутелла" зареєстрована без надання охорони її кольорам, тобто може використовуватися у різних кольорах та відтінках. Позначення ж "Нутела" використане відповідачами на своїй продукції виконано темно-синім кольором, близьким до чорного. Таким чином, словесне позначення "Нутела" є графічно (візуально) схожим з Торговельною маркою "Нутелла".

Відповідно до ст. 20 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст.. 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до п. 2 ст. 3 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг" не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або, такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар, або надає послугу.

Відповідно до п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Згідно ст.ст. 32, 33 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Зважаючи на встановлені обставини справи та вимоги правових норм викладених вище, а також на те, що скаржник в установленому порядку обставини, які повідомлені позивачем, не спростував, то колегія суддів вважає правомірним висновок місцевого господарського суду про те, що використання відповідачами позначення "Нутела" становить порушення майнових прав інтелектуальної власності компанії ФЕРРЕРО С.П.А. на Торговельну марку "Нутелла" за Міжнародною Реєстрацією № 689315, в зв'язку з чим позовні вимоги задоволено правомірно.

Заперечення скаржника-відповідача-2 - ПАТва «Львівський холодокомбінат», викладені у апеляційній скарзі, не приймаються колегією суддів до уваги, оскільки не спростовують висновків суду першої інстанції.

Доводи скаржника про те, що для визначення ступеня схожості спірних позначень які використовують сторони у справі місцевий господарський суд був зобов'язаний призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності не приймаються колегією суддів до уваги з огляду на наступне.

Відповідно до абз. 3 Інформаційного листа ВГСУ від 15.12.2008 р. № 01-8/724 «Про деякі питання призначення і проведення судових експертиз у справах, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо дійсної необхідності такого призначення. З урахуванням конкретних обставин справи не виключається можливість вирішення господарським судом питань, які виникають при розгляді справи, з позиції споживача без призначення судової експертизи.

Аналогічне положення передбачено абз. 3, 4 п. 1.4 Постанови Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 р. № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності».

За таких обставин, колегія суддів дійшла висновку, що суд першої інстанції прийняв Рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права, а тому підстав для задоволення апеляційної скарги, скасування чи зміни оскаржуваного Рішення суду не вбачає.

Керуючись ст.ст. 32-34, 43, 85, 99, 101-105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу ПАТ "Львівський холодокомбінат" залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду м. Києва від 25.11.2011 р. № 8/346 залишити без змін.

Постанова Київського апеляційного господарського суду від 20.02.2013р. № 8/346 набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанова Київського апеляційного господарського суду від 20.02.2013р. № 8/346 може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України у 20-денний термін.

Матеріали справи № 8/346 повернути до Господарського суду м. Києва.

Головуючий суддя Ільєнок Т.В.

Судді Корсакова Г.В.

Шипко В.В.