м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
Справа № 910/6197/13 11.12.13За позовом
Компанії Берлін-Хемі (Менаріні Груп)
До 1) Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
охорони здоров'я України
Про припинення порушення,
визнання незаконним та часткове
скасування наказу Міністерства
охорони здоров'я України
Суддя Прокопенко Л.В.
Від позивача Лавренова Н.О. -
представник (дов. б/н від 14.02.2013)
Від відповідача 1 Корюк О.Б. -
представник (дов. № 180/3 від 14.01.2013)
Від відповідача 2 не з?явився
Компанія Берлін-Хемі (Менаріні Груп)
звернулася до господарського суду
міста Києва з позовною заявою до
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я" та Міністерства
охорони здоров'я України про
припинення порушення , визнання
незаконним та часткове скасування
наказу Міністерства охорони здоров'я
Ухвалою суду від 03.04.2013 за зазначеною
вище позовною заявою порушено
провадження у справі № 910/6197/13 та
призначено розгляд справи на 24.04.2013.
23.04.2013 відділом діловодства суду від
представника відповідача 1 отримано
додаткові документи по справі.
В судовому засіданні 24.04.2013
представник відповідача 2 заявив
клопотання про відкладення розгляду
справи.
Заслухавши представників сторін, суд
задовольнив клопотання.
В судовому засіданні 24.04.2013 оголошено
перерву до 15.05.2013.
15.05.2013 відділом діловодства суду від
представника відповідача 1 отримано
відзив на позовну заяву, відповідно до
якого просив відмовити в задоволенні
позовних вимог. з підстав зазначених у
15.05.2013 відділом діловодства суду від
представника відповідача 2 отримано
відзив на позовну заяву, відповідно до
якого просив у задоволенні позовних
вимог до Міністерства охорони здоров'я
України відмовити в повному обсязі.
В судовому засіданні 15.05.2013 представник
позивача надав суду пояснення по
справі, а також клопотання про
призначення експертизи у справі.
В судовому засіданні 15.05.2013
представник відповідача 1 заявив
клопотання про передачу справи за
підсудністю, оскільки відповідачем 2 є
Міністерство охорони здоров'я України.
Представник позивача заперечив проти
задоволення заявленого клопотання та
надав рішення господарських судів в
аналогічних справах.
Клопотання судом не задоволено.
В судовому засіданні 15.05.2013 оголошено
перерву до 22.05.2013.
В судовому засіданні 22.05.2013 представник
позивача підтримав клопотання про
призначення судової експертизи.
В судовому засіданні 22.05.2013 представник
відповідача 1 надав суду пояснення щодо
призначення експертизи, в яких
зазначив перелік питань для вирішення
експерта та додаткові документи по
справі.
В судове засідання 22.05.2013 представник
відповідача 2 з'явився, не заперечив
проти призначення у справі судової
Пунктом 1.3 Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України від 23.03.2012
№ 5 "Про деякі питання практики
призначення судових експертиз у
справах зі спорів, пов'язаних із
захистом права інтелектуальної
власності" встановлено, що судова
експертиза повинна призначатися
тільки для встановлення даних, що
входять до предмета доказування у
справі, і не може стосуватися
тлумачення і застосування правових
Дослідивши матеріали справи та
заслухавши представників сторін, суд
задовольняє клопотання представника
Відповідно до частин 1 - 3 ст. 41
Господарського процесуального кодексу
України (далі - ГПК України) для
роз'яснення питань, що виникають при
вирішенні господарського спору і
потребують спеціальних знань,
господарський суд призначає судову
Учасники судового процесу мають право
пропонувати господарському суду
питання, які мають бути роз'яснені
судовим експертом. Остаточне коло цих
питань встановлюється господарським
судом в ухвалі.
Проведення судової експертизи
доручається державним спеціалізованим
установам чи безпосередньо особам, які
відповідають вимогам, встановленим
Законом України "Про судову
Враховуючи необхідність з'ясування
питань, що виникли у вирішенні даного
спору і потребують спеціальних знань,
Господарський суд міста Києва вважає
за необхідне призначити у справі
судову експертизу об'єктів
інтелектуальної власності, витрати за
проведення якої покласти на позивача
та відповідача 1 пропорційно.
Ухвалою суду від 22.05.2013 у справі судову
експертизу, проведення якої доручено
атестованим судовим експертам
Науково-дослідного інституту
інтелектуальної власності
Національної академії правових наук
09.10.2013 відділом діловодства суду від
Науково-дослідного інституту
інтелектуальної власності
Національної академії правових наук
України отримано матеріали справи та
Висновок експерта за результатами
проведення експертизи об'єктів
інтелектуальної власності № 900.
Ухвалою від 31.10.2013 суд поновив
провадження у справі та призначив
розгляд справи на 19.11.2013.
15.11.2013 відділом діловодства суду
отримано від представника позивача
клопотання про ознайомлення з
матеріалами справи.
18.11.2013 відділом діловодства суду
отримано від представника відповідача
1 телеграму в якій відповідно до якої
просив відкласти розгляд справи.
В судове засідання 19.11.2013 представник
позивача з?явився, підтримав позовні
В судове засідання 19.11.2013 представники
відповідачів не з'явилися.
Ухвалою суду від 19.11.2013 розгляд справи
відкладено на 11.12.2013.
28.11.2013 відділом діловодства суду від
представника позивача отримано заяву
про зміну предмету позову.
06.12.2013 відділом діловодства суду від
представника відповідача 1 отримано
відзив на заяву про зміну предмету
09.12.2013 відділом діловодства суду від
представника відповідача 1 отримано
доповнення до відзиву на заяву про
зміну предмету позову.
10.12.2013 відділом діловодства суду від
представника відповідача 1 отримано
додаткові документи по справі., а саме
додаткові пояснення стосовно
висновків судової експертизи та
клопотання про призначення повторної
В судове засідання 11.12.2013 представник
позивача з'явився, підтримав позовні
вимоги з урахуванням заяви про зміну
предмету позову від 28.11.2013.
В судове засідання 11.12.2013 представники
відповідачів 1 з'явився, проти
задоволення позовних вимог з
урахуванням заяви про зміну предмету
позову заперечував та підтримав
клопотання про проведення повторної
Розглянувши клопотання та пояснення
відповідача 1 і заперечення позивача
суд вважає, що клопотання не підлягає
задоволенню оскільки відсутні
підстави вважати висновок експерта
Відповідач 2 та третя особа в судове
засідання не з'явились.
В обґрунтування заявлених позовних
вимог позивач зазначає, що він є
власником зареєстрованого знаку для
товарів і послуг ЕСПУМІЗАН (свідоцтво
ЕСПУМІЗАН ® (реєстраційне посвідчення
UA/0152/02/01), а також ЕСПУМІЗАН ® L
(реєстраційне посвідчення UA/0152/01/01).
Позивач вважає, що реєстрація
лікарських засобів ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я
(таблетки) (номер реєстраційного
ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (краплі) (номер
порушенням виключних майнових прав, що
випливають із свідоцтва України на
У судовому засіданні 11.12.2013 оголошено
вступну та резолютивну частини
рішення.

Дослідивши матеріали справи,
заслухавши пояснення представників
сторін, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Компанія Берлін-Хемі
(Менаріні Груп) є власником
зареєстрованого знаку для товарів і
послуг ЕСПУМІЗАН і виробником
лікарських засобів ЕСПУМІЗАН ®
(реєстраційне посвідчення UA/0152/02/01), а
також ЕСПУМІЗАН ® L (реєстраційне
посвідчення UA/0152/01/01).

На території України використання
знаку для товарів і послуг ЕСПУМІЗАН
захищено відповідно до свідоцтва № 25612
від 17.06.2002 (клас 5 Міжнародної
класифікації товарів і послуг -
фармацевтичні препарати, ліки для
людини).

23.08.2012 Міністерство охорони здоров'я
України наказом № 658 (п. 5 додатку № 1 до
наказу) зареєструвало лікарський засіб
під назвою ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я. Виробником
цього лікарського засобу є Товариство
з обмеженою відповідальністю
"Фармацевтична компанія "Здоров'я".
Таблетка лікарського засобу
ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я містить симетикону 125
мг, таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг
№ 7 (7х1), № 14 (7х2), № 21 (7х3), № 10 (10х1) у
блістерах, реєстраційне посвідчення
номер UA/12456/01/01.

Крім того 07.06.2013 Міністерство охорони
здоров'я України наказом № 480 "Про
державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до
реєстраційних матеріалів"
зареєструвало лікарський засіб під
назвою ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (краплі
оральні, 40 мг/мл по 30 мл у флаконах з
пробкою-крапельницею № 1 у коробці;
реєстраційне посвідчення UA/12946/01/01).
Виробником цього лікарського засобу
також є Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я".

Позивач вважає, що реєстрація вказаних
лікарських засобів порушує його права
як власника зареєстрованого знаку для
товарів і послуг ЕСПУМІЗАН, оскільки
позначення ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я є схожим на
нього настільки, що їх можна сплутати.

Під обома найменуваннями випускаються
лікарські засоби, які призначенні для
застосування при функціональних
розладах кишечнику. Препарати містять
однакову діючу речовину - Simethicone
(симетикон). Позивач вважає, що назви є
настільки схожими, що їх можна
сплутати, внаслідок чого покупці
можуть бути введені в оману щодо особи,
яка є виробником товару, та можуть
помилитись під час придбання товару і
використання лікарського засобу.

Відповідно до приписів ст. 1 Закону
України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" (Закон) знак - це
позначення, за яким товари і послуги
одних осіб відрізняються від товарів і
послуг інших осіб.

Стаття 20 Закону надає право власнику
свідоцтва на знак для товарів і послуг
вимагати припинення порушення його
прав, що і стало підставою для
звернення позивача до суду.

Відповідачі надали суду відзиви на
позов. Зокрема відповідач 1 заперечує
проти задоволення позовних вимог,
оскільки, як стверджує відповідач 1,
позивач не довів, що відповідач 1
порушив його право на використання
знаку та виключне право перешкоджати
неправомірному використанню знаку.
Відповідач 1 також посилається на те, що
позначення ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я не є схожим
на позначення ЕСПУМІЗАН настільки, що
його можна сплутати, в тому числі
оскільки у позначенні ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я
міститься відмінна ознака "Здоров'я",
яка є частиною фірмового найменування
відповідача 1.

В свою чергу відповідач 2 заперечує
проти позовних вимог на тій підставі,
що відповідач 2 не порушував Порядок
державної реєстрації (перереєстрації)
лікарських засобів затверджений
постановою Кабінету Міністрів України
від 26.05.2005 № 376 (Порядок) під час
державної реєстрації препаратів
ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (таблетки) та
ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (краплі). Відповідач 2
також зазначає, що з огляду на
суб'єктний склад правовідносин ця
справа є справою адміністративної
юрисдикції.

Згідно Висновку № 900 судової
експертизи об'єктів інтелектуальної
власності від 07.10.2013, назва лікарського
засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, що
виробляється ТОВ "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", є схожою настільки,
що її можна сплутати із знаком для
товарів і послуг ЕСПУМІЗАН за
свідоцтвом України № 25612 від 17.06.2002.
Крім того, назва лікарського засобу
ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, що виробляється ТОВ
"Фармацевтична компанія "Здоров'я", є
такою, що може ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товар.

Суд приймає висновок судової
експертизи в якості належного доказу
по справі в порядку ст. ст. 42, 43 ГПК
України.

Проаналізувавши матеріали справи та
пояснення представників сторін, суд
дійшов висновку про те, що позовні
вимоги є обґрунтованими та підлягають
задоволенню з наступних підстав.

Спір підлягає розгляду в порядку
господарського судочинства, оскільки
Міністерство охорони здоров'я України
не здійснювало владних управлінських
функцій щодо Позивача. Натомість спір
має цивільний характер.

Відповідно до інструкцій для
застосування препаратів ЕСПУМІЗАН та
ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (і краплі, і таблетки),
лікарські засоби показано для
застосування при функціональних
розладах кишечнику, також препарати
мають однакову діючу речовину, а саме
Simethicone (симетикон).

Отже, товари позивача і відповідача 1 є
фармацевтичними препаратами.

Права позивача як власника свідоцтва
на знак для товарів і послуг захищені в
Україні свідоцтвом № 25612 від 17.06.2002.

Власник свідоцтва на знак для товарів і
послуг користується виключним правом
використання позначення та правом
забороняти іншим особам
використовувати зареєстрований знак
без його дозволу (ст. 16 Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг", ст. 495 ЦК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону
використанням знака визнається, серед
іншого, нанесення його на будь-який
товар, для якого знак зареєстровано,
упаковку, в якій міститься такий товар,
а також пропонування його для продажу,
продаж. Факт використання відповідачем
1 цими способами позначення
ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я підтверджується
матеріалами справи та не заперечується
відповідачем 1.

Позивач як власник свідоцтва має право
забороняти будь-якій особі, у тому
числі, відповідачу 1 використовувати
позначення схоже зі знаком для товарів
і послуг ЕСПУМІЗАН без відповідного
дозволу.

Стаття 16 Закону визначає, що свідоцтво
надає власнику виключне право
забороняти іншим особам
використовувати без його згоди,
позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно наведених у свідоцтві
товарів і послуг, якщо внаслідок такого
використання ці позначення і знак
можна сплутати; позначення, схоже із
зареєстрованим знаком, стосовно
товарів і послуг, споріднених з
наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок
такого використання можна ввести в
оману щодо особи, яка виробляє товари
чи надає послуги, або ці позначення і
знак можна сплутати.

Висновок № 900 судової експертизи
об'єктів інтелектуальної власності від
07.10.2013 підтверджує те, що назва
лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я є
схожою із знаком для товарів і послуг
ЕСПУМІЗАН настільки, що їх можна
сплутати. Крім того, назва лікарського
засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, що
виробляється ТОВ "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", є такою, що може
ввести в оману щодо особи, яка виробляє
товар. Отже факт порушення
відповідачем 1 прав інтелектуальної
власності позивача є доведеним.

Таким чином, позивач як власник
свідоцтва на знак для товарів і послуг
має право на його захист всіма
доступними способами, в тому числі,
шляхом заборони його використання
відповідачу 1 як виробнику лікарського
засобу під назвою ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я.

В частині вимог до Міністерства
охорони здоров'я України позов також
підлягає задоволенню.

За ч. 1 ст. 9 Закону України "Про
лікарські засоби", лікарські засоби
допускаються до застосування в Україні
після їх державної реєстрації. При
цьому державна реєстрація лікарських
засобів проводиться на підставі заяви,
поданої до Міністерства охорони
здоров'я України.

Введення в цивільний оборот на
території України лікарських засобів
можливе лише після проведення їх
державної реєстрації.

Згідно з п. 2 Порядку державної
реєстрації (перереєстрації) лікарських
засобів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 р.
№ 376 державну реєстрацію
(перереєстрацію) лікарського засобу
здійснює саме відповідач 2.

Таким чином, єдиною підставою для
отримання реєстраційного посвідчення
на лікарський засіб та можливості
реалізації лікарського засобу
ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (таблетки, номер
реєстраційного посвідчення UA/12456/01/01) на
території України є реєстрація
лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я
наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 23.08.2012 № 658.

В свою чергу єдиною підставою для
отримання реєстраційного посвідчення
на лікарський засіб та можливості
реалізації лікарського засобу
ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (краплі, номер
реєстраційного посвідчення UA/12946/01/01) на
території України є реєстрація
лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я
наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 07.06.2013 р. № 480.

Оскільки підставою для використання
відповідачем 1 позначення
ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я є згадані накази
відповідача 2 від 23.08.2012 № 658 та від
07.06.2013 р. № 480, а таке використання є
порушенням прав позивача на знак для
товарів і послуг ЕСПУМІЗАН, тобто є
єдиною підставою (надають право) для
використання та реалізації лікарських
засобів під такою назвою на території
України, накази відповідача 2
підлягають скасуванню.

Чинним законодавством не передбачений
обов'язок відповідача 2 чи третьої
особи перевіряти лікарські засоби, що
подаються на реєстрацію в Україні, на
предмет дотримання прав
інтелектуальної власності інших
учасників цивільного обороту, в тому
числі, інших виробників лікарських
засобів.

Проте, це не позбавляє права власників
інтелектуальної власності в судовому
порядку оскаржувати рішення про
державну реєстрацію лікарських
засобів, які призводять до порушення
прав інтелектуальної власності.

Стаття 21 Закону України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг"
передбачає, що захист прав на знак
здійснюється у судовому порядку.

Суд визнає незаконним та скасовує
правовий акт індивідуальної дії,
виданий органом державної влади, якщо
він суперечить актам цивільного
законодавства і порушує цивільні права
або інтереси (ч. 1 ст. 21 ЦК України).

Оскільки внаслідок прийняття
відповідачем 2 рішень про реєстрацію
лікарських засобів відповідача 1, назва
яких схожа з назвою лікарських засобів
позивача, і це може ввести споживачів в
оману, такі накази, як єдині законні
підстави для використання лікарських
засобів на території України
підлягають скасуванню.

Суд задовольняє позовні вимоги до
Міністерства охорони здоров'я України.

На підставі вищевикладеного та
керуючись ст. ст. 82-85 ГПК України суд,

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Компанії
Берлін-Хемі (Менаріні Груп)
задовольнити в повному обсязі.

2. Визнати незаконним та скасувати
наказ Міністерства охорони здоров'я
України (01601, м. Київ, вул. Грушевського,
7, ) від 23.08.2012

№ 658 "Про державну реєстрацію
(перереєстрацію) лікарських засобів та
внесення змін до реєстраційних
матеріалів" в частині реєстрації
лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я
(таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг № 7
(7х1), № 14 (7х2), № 21 (7х3), № 10 (10х1) у
блістерах, заявник Товариство з
обмеженою відповідальністю
"Фармацевтична компанія "Здоров'я",
номер реєстраційного посвідчення
UA/12456/01/01) зазначений під номером 5 у
додатку № 1 до наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 23.08.2012 № 658.

3. Визнати незаконним та скасувати
наказ Міністерства охорони здоров'я
України (01601, м. Київ, вул. Грушевського,
7, ) від 07.06.2013 р. № 480 "Про
державну реєстрацію (перереєстрацію)
лікарських засобів та внесення змін до
реєстраційних матеріалів" в частині
реєстрації лікарського засобу
ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (краплі оральні, 40
мг/мл по 30 мл у флаконах з
пробкою-крапельницею № 1 у коробці,
заявник Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фармацевтична
компанія "Здоров'я", номер
реєстраційного посвідчення UA/12946/01/01)
зазначений під номером 6 у додатку № 1
до наказу Міністерства охорони
здоров'я України від 07.06.2013 р. № 480.

4. Зобов'язати Міністерство
охорони здоров'я України (01601, м. Київ,
вул. Грушевського, 7, )
виключити лікарські засоби
ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, реєстраційні
посвідчення UA/12456/01/01 та UA/12946/01/01, з
Державного реєстру лікарських засобів
України, шляхом видання наказу.

5. Заборонити Товариству з
обмеженою відповідальністю
"Фармацевтична компанія" Здоров'я" (61013,
м. Харків, Київський район, вулиця
Шевченка, будинок 22, )
використовувати позначення ЕСПУЗІН,
схоже із знаком для товарів і послуг за
свідоцтвом України № 25612 стосовно
товарів 5 класу МКТП.

6. Зобов'язати Товариство з
обмеженою відповідальністю
"Фармацевтична компанія "Здоров'я" (61013,
м. Харків, Київський район, вулиця
Шевченка, будинок 22, )
усунути позначення ЕСПУЗІН з
лікарських засобів власного
виробництва.

Рішення господарського суду набирає
законної сили після закінчення строку
подання апеляційної скарги, якщо
апеляційну скаргу не було подано. У
разі подання апеляційної скарги
рішення, якщо його не скасовано,
набирає законної сили після розгляду
справи апеляційним господарським
судом.

Суддя
Л. В. Прокопенко