УХВАЛА

Справа № 5011-59/8941-2012 08.07.13
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "МТС"

До 1. Державної служби інтелектуальної власності України

2. Відкритого акціонерного товариства "Мобільні ТелеСистеми"

(Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы")

Про визнання недійсними міжнародних реєстрацій №№903855, 905710, 907958,

907993 на знаки для товарів і послуг

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники: без виклику сторін

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "МТС" звернулось до господарського суду м. Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, Відкритого акціонерного товариства "Мобільні ТелеСистеми" (Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы") з вимогами про: 1) визнання недійсним повністю міжнародних реєстрацій №№ 903855, 905710, 907958, 907993 на знаки для товарів і послуг; 2) зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України повідомити Міжнародне бюро ВОІВ щодо визнання недійсними повністю міжнародних реєстрацій №№903855, 905710, 907958, 907993 на знаки для товарів і послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані наступним.

Позивач є власником свідоцтва України № 49992 на знак для товарів і послуг (дата подання заявки 26.09.2003 р.) та свідоцтва України № 82290 на знак для товарів і послуг (дата подання заявки 13.06.2007 р.).

З метою здійснення ребрендінгу позивачем у фізичної особи - Бойко Д.А. було отримано право на одержання свідоцтва за заявкою № m 2010 07991 на знак для товарів і послуг.

Проте, 02.12.2010 р. Бойко Д.А. було отримано повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака (Форма Т-09) за заявкою № m 2010 07991. Згідно отриманого повідомлення: можлива відмова у реєстрації знака відносно усього переліку товарів і/або послуг на підставі: для всіх послуг 35 та 38 класів, зазначених у наведеному у матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "МТС", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Откритого акционєрного общєства "Мобильниє ТєлєСістєми" (заявка № від 30.05.2003 р., свідоцтво № 51395 від 15.07.2005 р.) щодо споріднених послуг; для всіх послуг 38 класу, зазначених у наведеному у матеріалах заявки переліку товарів, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованими та словесними знаками "МТС" та "MTS", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo "Mobilnye TeleSistemy" (Откритоє акционєрноє общєство "Мобильниє ТєлєСістєми") (міжнародна реєстрація № 848214 від 24.03.2005 р.; № 907993 від 31.08.2006 р.; № 905710 від 31.08.2006 р.; № 903855 від 31.08.2006 р.; № 907958 від 31.08.2006 р.) щодо споріднених послуг.

На тих самих підставах за заявкою № m 2010 07991 було прийнято рішення №23364/3 від 25.08.2011 р., яким було визначено, що знак не відповідає умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи.

Таким чином, дійсність свідоцтва України № 51395 на знак для товарів і послуг та міжнародних реєстрацій №№ 848214, 907993, 905710, 903855,901958 на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) перешкоджає здійсненню охоронюваного законом інтересу по отриманню свідоцтва України за заявкою № m 2010 07991 на знак для товарів і послуг.

Стосовно свідоцтва України № 51395 на знак для товарів і послуг та міжнародної реєстрації № 848214 на знаки для товарів і послуг (торговельні марки), то згідно з рішенням Солом'янського районного суду від 02.12.2010 р. дію зазначених охоронних документів припинено (ухвалою від 11.08.2011 р. Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ рішення від 02.12.2010 р. залишено чинним).

Таким чином, перешкоди інтересам позивача здійснюються виключно внаслідок дії міжнародних реєстрацій №№ 907993, 905710, 903855, 907958.

Позивач вважає, що існують підстави визнання недійсним міжнародних реєстрацій №№ 907993, 905710, 903855, 907958, передбачені у статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно з нормами якої свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Позивач вважає, що знаки "МТС" за міжнародними реєстраціями №№ 907993, 905710, 903855, 907958 є схожими з фірмовим найменуванням позивача, що є відомим в Україні до 31.08.2006 р. що до таких же або споріднених послуг, а також порушують право позивача на його повне та скорочене комерційне найменування.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 05.07.2012 р. порушено провадження у справі №5011-59/8941-2012 та призначено справу до розгляду на 16.07.2012 р.

Представник відповідача 2 в судове засідання 16.07.2012 р. не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду не виконав, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

В судовому засіданні 16.07.2012 р. представник позивача заявив клопотання про відкладення розгляду справи з метою виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі та належного повідомлення відповідача 2 про день та час розгляду справи. Клопотання задоволено.

З матеріалів справи вбачається, що адреса реєстрації відповідача 2 наступна: Росийская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 4.

Відповідно до статті 125 ГПК України, у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

За таких обставин про розгляд справи відповідача 2 належить повідомляти в порядку, передбаченому міжнародним договором.

Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (дата прийняття: 15.11.1965 р., дата набуття чинності: 01.12.2001 р.), учасниками якої є Україна та Росія, передбачено певний порядок вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах через визначені Державою Учасницею відповідні Центральні Органи з метою доведення до відома їх одержувачів у належний строк.

Відповідно до ст. 1 Конвенція застосовується у цивільних та комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.

Ст. 11 даної Конвенції встановлено, що Конвенція не забороняє двом чи більше Договірним державам домовлятися про встановлення з метою вручення судових документів інших шляхів передачі ніж ті, які передбачені в попередніх статтях і зокрема безпосередніх зносин їх відповідними органами.

Особливий порядок надання правової допомоги встановлено Угодою про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності 1992 р.,учасниками якої є Україна та Росія (дата підписання Україною 20.03.1992 р., та набрала чинності для України 19.12.1992 р.).

Відповідно до статті 5 вказаної Угоди компетентні суди та інші органи держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав зобов'язуються надавати взаємну правову допомогу. Взаємне надання правової допомоги включає вручення і пересилання документів і виконання процесуальних дій, зокрема проведення експертизи, заслуховування Сторін, свідків, експертів та інших осіб. При наданні правової допомоги компетентні суди та інші органи держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав зносяться одна з одною безпосередньо. При виконанні доручень про надання правової допомоги компетентні суди та інші органи, в яких просять допомоги, застосовують законодавство своєї держави. При зверненні про надання правової допомоги і виконання рішень документи, що додаються, викладаються мовою держави, яка запитує, або російською мовою.

Таким чином, вручення документів Відкритому акціонерному товариству "Мобільні ТелеСистеми" (Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы") повинне здійснюватись відповідно до вимог Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності 1992 р., шляхом направлення прохання відповідному уповноваженому органу Російської Федерації.

За таких обставин, у зв'язку з нез'явленням в судове засідання 16.07.2012 р. відповідача 2, невиконанням вимог ухвали суду про порушення провадження у справи, з метою належного повідомлення відповідача 2, у порядку виконання судового доручення у відповідності до Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності 1992 р., шляхом направлення прохання відповідному уповноваженому органу Російської Федерації, суд, відповідно до ст. 77 ГПК України, відклав розгляд справи на 31.08.2012 р.

Представник відповідача 2 в судове засідання 31.08.2012 р. не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду не виконав, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

В судовому засіданні 31.08.2012 р. представник позивача надав суду клопотання про призначення по справі судової експертизи, відповідно до якого просить суд призначити по справі судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності та надав перелік питань запропонованих для вирішення судовим експертом, витрати по проведенню експертизи просить покласти на нього.

В судовому засіданні 31.08.2012 р. представник відповідача 1 надав суду відзив на позовну заяву, відповідно до якого заперечує проти позовних вимог з підстав викладених у відзиві.

В судовому засіданні представник позивача усно заявив клопотання про відкладення розгляду справи з метою ознайомлення з відзивом та надав суду клопотання про продовження строку вирішення спору відповідно до статті 69 Господарського процесуального кодексу України.

Оскільки відповідно до ч. 3 ст. 69 ГПК України у виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів, то суд задовольнив зазначені клопотання.

У зв'язку з нез'явленням в судове засідання представника відповідача 2, невиконанням вимог ухвали суду про порушення провадження у справі, відповідно до ст. 77 ГПК України, суд відклав розгляд справи на 17.09.2012р. та продовжив строк вирішення спору на п'ятнадцять днів, про що виніс відповідну ухвалу від 31.08.2012р.

Розпорядженням Заступника Голови господарського суду міста Києва від 17.09.2012 р. справу № 5011-59/8941-2012 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "МТС" до Державної служби інтелектуальної власності України та Відкритого акціонерного товариства "Мобільні ТелеСистеми" (Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы") про визнання недійсними міжнародних реєстрацій №№903855, 905710, 907958, 907993 на знаки для товарів і послуг передано на розгляд судді Бондарчук В.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.09.2012 р. справу № 5011-59/8941-2012 прийнято до провадження суддею Бондарчук В.В., розгляд справи призначено на 05.11.2012 р. о 14:30 год.

Розпорядженням Заступника Голови господарського суду міста Києва від 05.11.2012 р. справу № 5011-59/8941-2012 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "МТС" до Державної служби інтелектуальної власності України та Відкритого акціонерного товариства "Мобільні ТелеСистеми" (Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы") про визнання недійсними міжнародних реєстрацій №№903855, 905710, 907958, 907993 на знаки для товарів і послуг передано для розгляду судді Картавцевій Ю.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.11.2012 р. справу № 5011-59/8941-2012 прийнято до провадження суддею Картавцевою Ю.В., розгляд справи призначено на 05.11.2012 р. о 14:30 год.

05.11.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 2 клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Клопотання судом задоволено. Фіксування судового процесу здійснюється з допомогою звукозаписувального технічного засобу.

В судовому засіданні 05.11.2012 р. представник відповідача 2 заявив клопотання про відкладення розгляду справи з метою надання відзиву на позовну заяву. Клопотання задоволене.

З метою надання часу для подачі відповідачем 2 відзиву на позовну заяву, відповідачами пояснень стосовно клопотання про призначення по справі судової експертизи, в судовому засіданні оголошено перерву до 19.11.2012 р. За таких обставин, розгляд клопотання представника позивача про призначення по справі судової експертизи відкладено на наступне судове засідання.

16.11.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 2 відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач 2 заперечує проти позовних вимог з підстав викладених у відзиві.

Також, 16.11.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 2 клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з переліком питань та 19.11.2012 р. отримано клопотання про уточнення переліку питань, викладених у клопотанні про призначення експертизи від 16.11.2012 р.

В судовому засіданні 19.11.2012 р. представник відповідача 1 надав суду питання на судову експертизу.

В судовому засіданні 19.11.2012 р. представник позивача надав суду клопотання про витребування доказів, у якому просив суд витребувати у Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України інформацію стосовно того, чи проводилися атестованими судовими експертами зазначених установ експертні дослідження стосовно знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907958 та 907993.

В судовому засіданні 19.11.2012 р. оголошено перерву до 30.11.2012 р. Розгляд клопотання про призначення експертизи та клопотання про витребування доказів відкладено на наступне судове засідання.

30.11.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 2 заперечення проти клопотання про витребування доказів.

В судовому засіданні 30.11.2012 р. представник позивача надав суду письмові додаткові пояснення стосовно витребування доказів та просив суд оголосити перерву з метою надання позивачем доказів неможливості самостійно отримати інформацію, яку він просить витребувати у експертних установ, та надав копії адвокатських запитів, направлених експертним установам. Клопотання задоволено.

В судовому засіданні оголошено перерву до 07.12.2012 р.

В судовому засіданні 07.12.2012 р. позивач надав відповіді від експертних установ на адвокатські запити представника позивача.

З огляду на отримані відповіді від експертних установ суд відмовив у задоволенні клопотання позивача про витребування доказів.

В судовому засіданні 07.12.2012 р. представник позивача підтримав клопотання про призначення судової експертизи, зазначивши, що питання схожості знаків за міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907958, 907993 з фірмовим найменуванням позивача, що є відомим в Україні до 31.08.2006 р. щодо таких же або споріднених послуг, потребує спеціальних знань.

Представник відповідача 2 також підтримав подане ним клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, зазначивши, що для правильного вирішення даного спору повинні бути з'ясовані, зокрема наступні фактичні обставини: 1) чи давало можливість комерційне найменування "МТС" вирізнити ТОВ "МТС" з-поміж інших юридичних осіб та чи не вводило в оману таке комерційне найменування щодо справжньої діяльності ТОВ "МТС" (щодо товарів, які воно виробляє та (або) реалізовує, та послуг, які ним надаються) на дату міжнародних реєстрацій №№ 903855, 905710, 907958 та 907993 на знаки для товарів і послуг (31.08.2006 p.); 2) чи були знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№903855, 905710, 907958 та 907993 тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням "МТС", належним ТОВ "МТС", щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг на дату міжнародних реєстрацій №№ 903855, 905710, 907958 та 907993 на знаки для товарів і послуг (31.08.2006 p.); 3) чи є позначення, заявлене для реєстрації як знак для товарів і послуг за заявкою № m 2010 07991, схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№ 903855, 905710, 907958 та 907993. Для встановлення даних фактичних обставин необхідні спеціальні знання та має бути призначена судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності.

Суд ухвалив відкласти розгляд клопотання про призначення судової експертизи на наступне судове засідання, в судовому засіданні 07.12.2012 р. оголошено перерву до 17.12.2012 р.

В судовому засіданні 17.12.2012 р. представник позивача надав суду клопотання відповідно до якого просить суд призначити судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності до Державного Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та уточнений перелік питань на вирішення експертизи.

В судовому засіданні 17.12.2012 р. оголошено перерву до 19.12.2012 р.

В судовому засіданні 19.12.2012 р. представник позивача надав суду письмові пояснення, відповідно до яких зазначив, що фірмовим (комерційним) найменуванням за захистом прав на яке звертається позивач є: ТОВ "МТС", ООО "МТС".

За результатами розгляду клопотань про призначення у справі судової експертизи, судом призначена судова комісійна експертиза об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності МЮ України (провідна установа) та Державному Науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України, про що 19.12.2012 р. винесено відповідну ухвалу.

Ухвалою суду від 19.12.2012р. зупинено провадження у справі №5011-59/8941-2012 до надання висновків судової комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності МЮ України (провідна установа) та Державному Науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

26.03.13р. відділом діловодства суду отримано від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності МЮ України разом з матеріалами справи № 5011-59/8941-2012 повідомлення від 20.03.2013 р. №141 у якому зазначено, що у зв'язку з тим, що протягом одного місяця робота комісії експертів різних установ не була розпочата, на підставі п. 4.8 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом МЮУ від 08.10.1998 р. № 53/3 (у ред. наказу МЮУ від 26.12.2012 р. № 1950/5), матеріали господарської справи № 5011- 59/8941-2012 повертаються без виконання.

Ухвалою суду від 05.04.2013р. поновлено провадження у справі №5011-59/8941-2012. та призначено розгляд справи на 15.04.2013 р.

В судовому засіданні 15.04.2013р. представники сторін підтримали раніше подані клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Вислухавши пояснення представників сторін, суд прийшов до висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою суду від 15.04.2013р. призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності МЮ України.

Також, ухвалою суду від 15.04.2013р. зупинено провадження у справі №5011-59/8941-2012 до надання висновків судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

19.06.2013р. відділом діловодства суду отримано від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності МЮ України Висновок №71/13 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №5011-59/8941-2012 від 14.06.2013 р.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

За таких обставин та керуючись ст. ст. 79, 86 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі № 5011-59/8941-2012.

2. Призначити розгляд справи на 15.07.13 о 17:00 год.

3. Викликати для участі у засіданні учасників судового процесу.

4. Зобов'язати учасників судового процесу надати суду письмові пояснення по справі з урахуванням Висновку №71/13 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №5011-59/8941-2012 від 14.06.2013 р.

5. Зобов'язати сторони, з урахуванням приписів п. 2.4. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 p., всі документи подавати завчасно через відділ діловодства суду, з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді.

6. Копії письмових доказів, які подаються до суду, оформити відповідно до вимог ст. 36 ГПК України та п. 5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації", затвердженого Наказом Держспоживстандарту України № 55 від 07.04.2003 р. Пояснення у справі надати у письмовому вигляді.

7. Звернути увагу позивача на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 81 ГПК України господарський суд залишає позов без розгляду у випадку, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані господарським судом матеріали, необхідні для вирішення спору, або представник позивача не з'явився на виклик у засідання господарського суду і його нез'явлення перешкоджає вирішенню спору.

8. Попередити відповідачів що у разі не направлення до суду своїх повноважних представників, справа буде розглянута на підставі ст. 75 ГПК України за наявними матеріалами.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,44-Б) в залі судових засідань № 19.

Участь представників сторін у судовому засіданні обов'язкова.

Суддя Ю.В. Картавцева