ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

05.06.12 р. Справа № 33/147

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Сич Ю.В., судді Величко Н.В., судді Осадчої А.М.

при секретарі судового засідання Щитовій Л.М., розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Донецька метізна компанія», м.Донецьк (ідентифікаційний код 36887248)

до відповідача-1 Приватного акціонерного товариства «ОСОБА_1 та Кріплення», м.Макіївка (ідентифікаційний код 30354045)

відповідача-2 Державної служби інтелектуальної власності України (ідентифікаційний код 37552556)

про визнання недійсним патенту на корисну модель №43444 «Анкер» від 10.08.2009р., належний ПрАТ «ОСОБА_1 та Кріплення», та зобовязання відповідача-2 внести зміни про визнання патенту на корисну модель №43444 «Анкер» від 10.08.2009р. недійсним до Державного реєстру патентів України на промислові зразки і здійснити відповідну офіційну публікацію.

за участю:

від позивача: ОСОБА_2 за довіреністю від 29.08.2011р., ОСОБА_3 за довіреністю №1 від 11.01.2012р.,

від відповідача-1: ОСОБА_4 за довіреністю №12-394 від 01.03.2012р., ОСОБА_5 за довіреністю №12-377 від 16.05.2012р.

від відповідача-2: не зявився.

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю «Донецька метізна компанія», м.Донецьк звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача-1, Приватного акціонерного товариства «ОСОБА_1 та Кріплення», м.Макіївка відповідача-2, Державного департаменту інтелектуальної власності про визнання недійсним патенту на корисну модель №43444 «Анкер» від 10.08.2009р., належний ПрАТ «ОСОБА_1 та Кріплення», та зобовязання відповідача-2 внести зміни про визнання патенту на корисну модель №43444 «Анкер» від 10.08.2009р. недійсним до Державного реєстру патентів України на промислові зразки і здійснити відповідну офіційну публікацію.

Ухвалою від 12.08.2011р. зазначену позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі №33/147, сторони зобовязані надати документи та виконати певні дії.

Ухвалою від 14.09.2011р. на підставі Господарського процесуального кодексу України господарським судом Донецької області у звязку із суперечливістю доказів та необхідністю спеціальних знань призначено у справі №33/147 судову експертизу охорони прав на обєкти інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України.

Ухвалою від 14.09.2011р. господарський суд Донецької області зупинив провадження у справі №33/147 на підставі п.1 ч.2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою від 17.04.2012р. господарський суд Донецької області поновив провадження у справі №33/147 та призначив останню до розгляду у звязку із закінченням проведення експертного дослідження та поверненням матеріалів справи на адресу господарського суду Донецької області.

Розпорядженням в.о. голови господарського суду Донецької області від 03.05.2012р. справу №33/147 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючого судді Сич Ю.В. , судді Величко Н.В., судді Осадчої А.М.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що корисна модель «Анкер» за деклараційним патентом на корисну модель №43444 від 10.08.2009р. не відповідає умові патентоздатності «новизна», є частиною існуючого у світі рівня техніки, у звязку із чим просить визнати недійсним деклараційний патент на корисну модель №43444 від 10.08.2009р. «Анкер» та зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності внести зміни про визнання патенту на корисну модель №43444 «Анкер» від 10.08.2009р. недійсним до Державного реєстру патентів України на промислові зразки і здійснити відповідну офіційну публікацію.

На підтвердження вказаних обставин позивач надав копії патенту №43444 від 10.08.2009р., висновку експертизи №10703/ЗУ/11 від 25.05.2011р., листа №10-722 від 04.11.2010р.

Нормативно свої вимоги позивач обґрунтовує ст.ст. 1, 2, 4, 12, 15, 32, 54 Господарського процесуального кодексу України.

06.09.2011р. Державний департамент інтелектуальної власності надав пояснення на позовну заяву, за якими зазначив, що враховуючи висновок експертизи Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 25.05.2001р. №10703/ЗУ/11, який зроблено на замовлення позивача, за яким деклараційний патент №43444 не відповідає умовам патентоздатності, зокрема, відсутня така ознака як «новизна», відповідач-2 погоджується з тим, що корисна модель «Анкер» за деклараційним патентом України №43444 не відповідає умовам патентоздатності.

14.09.2011р. відповідачем-1 наданий відзив на позовну заяву, за яким останній заперечує проти позовних вимог та зазначає, що відповідачем-1 було проведено кваліфікаційну експертизу винаходу «Анкер» та належним чином перевірено відповідність даного винаходу умовам патентоздатності.

03.05.2012р. на адресу господарського суду Донецької області надійшли пояснення Державної служби інтелектуальної власності України, за якими зазначає наступне. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про ліквідацію урядових органів» від 28.03.2011р. №346 Державний департамент інтелектуальної власності визначено як орган, що ліквідується. Пунктом 1 наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліквідацію урядових органів, що належать до сфери управління Міністерства» від 20.04.2011р. №357 визначено: ліквідувати урядові органи Міністерства, зокрема Державний департамент інтелектуальної власності. Відповідно до п.1 Указу Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010р. №1085/2010 із змінами і доповненнями, станом на 06.04.2011р. утворено Державну службу інтелектуальної власності України (далі Державна служба). Згідно з цим указом та Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» Державна служба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України. Відповідно до п.3 «Положення про Державну службу інтелектуальної власності», затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011р. №436/2011 до основних завдань Державної служби віднесено реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності. У звязку із завершенням процесу проведення ліквідації Держдепартаменту, наданням Державній службі інтелектуальної власності України повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, саме Державна служба є належним відповідачем у справах про визнання недійсними охоронних документів на обєкти права промислової власності. Так, враховуючи викладене, Державна служба інтелектуальної власності України відповідно до приписів ст. 24 Господарського процесуального кодексу України просила суд вирішити питання щодо заміни первісного відповідача належним відповідачем у господарській справі №33/147, а саме Державною службою інтелектуальної власності України. На підтвердження вищевказаного Державною службою інтелектуальної власності України надано копії довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

16.05.2012р. позивачем надано заяву, за якою останній згодний на заміну первісного відповідача належним відповідачем, а саме, Державний департамент інтелектуальної власності на Державну службу інтелектуальної власності України в порядку ст. 24 Господарського процесуального кодексу України.

За ч.2 ст. 24 Господарського кодексу України господарський суд встановивши до прийняття рішення, що позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, може за згодою позивача, не припиняючи провадження у справі, допустити заміну первісного відповідача належним відповідачем.

Відповідно до ч.3 вищенаведеної статті про залучення іншого відповідача чи заміну неналежного відповідача виноситься ухвала, і розгляд справи починається заново.

Ухвалою від 16.05.2012р. господарський суд Донецької області замінив неналежного відповідача-2 Державний департамент інтелектуальної власності належним відповідачем-2 Державна служба інтелектуальної власності України відповідно до приписів ст. 24 Господарського процесуального кодексу України.

15.05.2012р. позивачем надано клопотання про призначення повторної експертизи з огляду на те, що згідно з висновку спеціаліста ОСОБА_1 №123/12 від 10.05.2012р. опис корисної моделі «Стале полімерний анкер» за патентом №36322 від 27.10.2008р. містить усю сукупність суттєвих ознак, які містить формула корисної моделі «Анкер» за патентом України №43444 від 10.08.2012р.

Як вбачається з клопотання про призначення повторної експертизи в якості підстав для проведення повторної експертизи позивач зазначає факт наявності висновку спеціаліста №128/12 від 10.05.2012р. та висновку експертизи умов патентоздатності №10703/ЗУ/11 від 25.05.2011р., які містять висновки, протилежні висновку судового експерта.

Дослідивши вищевказане клопотання, господарський суд дійшов наступного висновку.

За приписами ч.4 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

У п. 9.2 розяснення Вищого арбітражного суду України від 11.11.98 р. N 02-5/424 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» зазначено, що повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності.

Дослідивши вищевказаний висновок судового експерта в сукупності з усіма матеріалами справи, господарський суд дійшов висновку про відсутність підстав вважати, що вказаний експертний висновок є необґрунтованим чи таким, що суперечить матеріалам справи.

Відповідно до ст.34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Твердження позивача на невідповідність висновків судового експерта висновкам спеціаліста за одним і тим самим питанням суд вважає таким, що не має значення для справи. Зокрема, суд не вважає вищезазначені висновки експертизи та спеціаліста належними доказами у справі, оскільки проведені за ініціативою виключно позивача. Фактично, наполягаючи на проведенні повторної експертизи, позивач, виходячи з питань, які він вважає за необхідне поставити експерту, наполягає на проведенні експертизи з врахуванням вищевказаних висновків. У висновку судової експертизи досліджувались всі первісні документи, які були долучені до позовної заяви в якості доказів, позивач конкретно не посилається в чому він вбачає суперечливість висновку судового експерта. У суду відсутні підстави вважати висновок експертизи неповним, суперечливим або таким, що здійснено неналежним спеціалістом.

Враховуючи викладене, господарський суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання позивача про призначення повторної експертизи.

Відповідач-2 був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення, однак, явку представника в судове засідання не забезпечив, відповідно до чого, суд дійшов висновку про можливість розглянути справу за наявними в ній матеріалами в порядку ст. 75 Господарського процесуального кодексу України. Крім того, господарський суд зазначає, що юридична адреса Державної служби інтелектуальної власності України співпадає з адресою Департаменту інтелектуальної власності, на яку надсилались ухвали суду.

Розгляд справи здійснювався без застосування засобів технічної фіксації судового процесу відповідно до ст. 81-1 Господарського-процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.4-3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

За приписом ст.33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається в обґрунтування своїх вимог або заперечень.

Розгляд справи відкладався на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

Під час судового розгляду справи представників позивача та відповідача-1 було ознайомлено з правами та обовязками у відповідності із ст. 22 Господарського процесуального кодексу України.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням та заслухавши представників позивача та відповідача-1, суд встановив:

09.07.2009р. Акціонерне товариство закритого типу «ОСОБА_1 та Кріплення» подало заявку №u200907148 на видачу патенту України на корисну модель «Анкер».

10.08.2009р. Державним департаментом інтелектуальної власності видано патент на корисну модель «Анкер» №43444 та здійснено державну реєстрацію в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі.

Частина 4 статті 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачає, що винахід (корисна модель) результат інтелектуальної діяльності людини в будь якій сфері технології.

Як передбачено п. 12 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

За п. 14 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» деклараційний патент на винахід різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на винахід.

У відповідності до ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

А) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;

Б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;

В) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону;

Г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Приписами статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначено умови патентоздатності винаходу, корисної моделі, зокрема, частиною 6 визначено, що корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Так, судом для встановлення всіх фактичних обставин справи на вирішення експертної установи були поставлено питання, щодо встановлення відповідності корисної моделі за деклараційним патентом №43444 умовам патентоздатності, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі».

Ухвалою від 14.09.2011р. судом попереджено експерта, якому буде доручено проведення судової експертизи, про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку.

Суд приймає до уваги той факт, що експертне дослідження здійснював атестований судовий експерт, який має вищу технічну освіту, вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3. «Дослідження, повязані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції» (свідоцтво Міністерства юстиції України №933, безстрокове), стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 1997 року, стаж судово-експертної роботи з 2001 року.

Дослідивши складений висновок за правилами ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає, що зроблений висновок експертом був належним чином обґрунтований. Він базується на здійсненому судовим експертом, особою, яка володіє спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності, зокрема, дослідженні документів, що містяться у матеріалах справи.

При визначені відповідності корисної моделі умові патентозданості «новизна», на яку 10.08.2009р. видано патент №43444 «Анкер», експертом взято до уваги наступні відомості:

- висновок експертизи щодо умов патентозданості від 25.05.2011р. №10703/ЗУ/11, зроблений ДП «Український інститут промислової власності», який містить наступні переліки документів, які складають рівень техніки для корисної модної «Анкер», на яку 10.08.2009р. видано патент №43444:

D1. UA 36322U, 27.08.2008

D2. ГОСТ 14229-93

D3.ГОСТ 25347-82

D4. RU 34640 U1, 10.12.2003

D5. SU 184689 A, 21.07.1966

D6. SU 1404656 A1, 23.06.1985

D7. WO 2007/053893, 23.06.1985.

- додаток до висновку експертизи щодо умов патентоздатності від 25.05.2011р. №10703/ЗУ/11, зроблений ДП «Український інститут промислової власності», в якому наведені копії сторінок стандартів ISO 8752(DIN 1481) та ISO 13337 (DIN 7346).

- технічні умови ТУ У 12.00185790.092-2000 «Кріплення анкерні та анкери», строк введення з 20.12.2000р.,

- сповіщення КА-П.03-10 про зміну технічних умов ТУ У 12.00185790.092-2000 «Кріплення анкерні та анкери», строк введення з 2011р.

Так, при визначенні новизни обєкти експертом враховувались окремо, зокрема, брався до уваги кожний документ D1-D7, технічні умови ТУ У 12.00185790.092-2000 та документи ISO 8752 (DIN 1481) та ISO 13337 (DIN 7346) окремо.

В результаті здійсненого дослідження, експертом встановлено, що найбільш близьким до корисної моделі «Анкер», на яку 10.08.2009р. видано патент №43444, є обєкт, відомий з документу D1.

Відповідно до спеціалізованої БД «Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)» документ D1 це опис корисної моделі «Сталеполімерний анкер», на яку 27.08.2008р. було видано патент України №36322.

Дослідження питання було проведено шляхом порівняння сукупності суттєвих ознак, які містить формула корисної моделі «Анкер» за патентом України №43444, опублікованим 10.08.2009р. у бюлетені «Промислова власність» №15, 2009р., який виданий за заявкою № u 200907148 від 09.07.2009р., та ознак, які містить опис корисної моделі «Сталеполімерний анкер» за патентом України №36322, опублікованим 27.10.2008р. у бюлетені «Промислова власність» №20, 2008р., який виданий за заявкою № u 200805104 від 21.04.2008р. (документ D1, на який є посилання у п.4.2. Висновку експертизи щодо умов патентоздатності від 25.05.2011р. №10703/ЗУ/11, зроблений ДП «Український інститут промислової власності»).

Судом враховується також те, що для проведення повного та обєктивного дослідження експерт додатково дослідив опис корисної моделі «Сталеполімерний анкер», на яку 27.08.2008р. було видано патент України №36322. Здійснене дослідження на предмет наявності суттєвих ознак корисної моделі №43444 експертом наведено у таблиці (додатку до висновку експерта №806 від 27.03.2012р.), що підтверджує всебічність та повноту дослідження.

В результаті здійсненого дослідження експерт встановив, що корисна модель «Анкер», на яку 10.08.2009р. видано патент України №43444, відповідає умовам патентоздтності «промислова придатність» та «новизна» з урахуванням відомостей, що містяться у матеріалах справи.

Відповідно до ст. 34 того ж Кодексу господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

За змістом ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Відповідно до встановленого, суд дійшов висновку, що корисна модель «Анкер» за деклараційним патентом №43444 відповідає умові патентоздатності, визначеної ч.ч. 1, 2 ст.7 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі».

З огляду на вищевикладене, у суду відсутні підстави для визнання деклараційного патенту №43444 на корисну модель «Анкер» недійсним.

Таким чином, позовні вимоги щодо визнання недійсним деклараційного патенту №43444 на корисну модель «Анкер» не підлягають задоволенню.

Щодо зобовязання відповідача-2 внести зміни про визнання патенту на корисну модель №43444 «Анкер» від 10.08.2009р. недійсним до Державного реєстру патентів України на промислові зразки і здійснити відповідну офіційну публікацію судом встановлено наступне.

Оскільки позовні вимоги до відповідача-2 є похідними від позовних вимог до відповідача-1 та суд дійшов висновку, що позовні вимоги до відповідача-1 задоволенню не підлягають, то, відповідно, у задоволенні позову до відповідача-2 також слід відмовити.

Вартість судової експертизи охорони прав на обєкти інтелектуальної власності складає 12000,00грн. підтверджується платіжним дорученням №87 від 20.12.2011р., оригінал якого міститься в матеріалах справи, та підлягає покладенню на позивача відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.4 Декрету кабінету міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993р. №7-93 (в редакції, що діяла на момент подачі позову) від сплати державного мита звільняються позивачі за позовами, що випливають з авторського права, а також з права на відкриття, винахід, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції.

Згідно з приписами Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, повязаних з розглядом цивільних та господарських справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005р. №1258, для позивачів, у встановленому порядку звільнених від сплати мита, визначено нульову ставку витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, повязаних з розглядом господарських справ.

На підставі вищенаведеного, керуючись Законом України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі, ст.ст. 4-2, 4-3, 22, 33, 41, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Відмовити у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Донецька метізна компанія», м.Донецьк до відповідача-1, Приватного акціонерного товариства «ОСОБА_1 та Кріплення», м.Макіївка відповідача-2, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним патенту на корисну модель №43444 «Анкер» від 10.08.2009р., належний ПрАТ «ОСОБА_1 та Кріплення», та зобовязання відповідача-2 внести зміни про визнання патенту на корисну модель №43444 «Анкер» від 10.08.2009р. недійсним до Державного реєстру патентів України на промислові зразки і здійснити відповідну офіційну публікацію.

У судовому засіданні 05.06.2012р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційного скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено та підписано 08.06.2012р.

Головуючий суддя Сич Ю.В.

Суддя Величко Н.В.

Суддя Осадча А.М.