ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"24" грудня 2012 р. Справа № 5023/3117/12(5023/9129/11)

Колегія суддів у складі: головуючий суддя Слободін М.М., суддя Гончар Т. В., суддя Шевель О. В.

при секретарі Парасочці Н.В.

за участю представників:

позивача - ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 04.04.12

відповідача - ОСОБА_2 за довіреністю б/н від 06.10.11, .

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Приватного підприємства "Алтаір" (вх. №3078Х/3-12 від 02.10.12) на рішення господарського суду Харківської області від 10.09.12 р. у справі № 5023/9129/11

за позовом Приватного підприємства "Алтаір", м. Харків

до Товариства з обмеженою відповідальністю " ОСОБА_3 і К", м. Харків

про зобовязання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИЛА:

Приватне підприємство "Алтаір" у листопаді 2011 р. звернулось до господарського суду Харківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_3 і К" про: стягнення 70 571,39 грн. компенсації; зобов'язання відповідача припинити незаконне використання комерційного найменування "ОСОБА_3 і К", схожого до ступеню змішування з комерційним найменуванням позивача - Приватним підприємством "Ал'таір"; зобов'язання відповідача припинити незаконне використання позначень "Altair UA", "ОСОБА_3 і К", які схожі до ступеню змішування з зареєстрованим ПП "Ал'таір" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № 8308 від 30.06.1997 р. у мережі Інтернет як електронну поштову адресу, як доменне ім'я, як підпис у переписці, на ділових паперах; зобов'язання відповідача знищити виготовлені зображення позначення "Altair UA" та "ОСОБА_3 і К", схожого настільки, що його можна сплутати, із зареєстрованою за позивачем торговельною маркою "Альтаир" реєстраційний № 8308, а саме рекламну продукцію (листівки, банери), демонтувати вивіску "Altair UA" на будівлі за адресою: м. Харків, вул. Артема, буд. 31 та покладення на відповідача сплату державного мита в сумі 4 051 грн., витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236,00 грн., 400 000 грн. витрат на послуги адвоката та 5 065,20 грн. за виконання експертних досліджень.

Рішенням господарського суду Харківської області від 12.01.2012 р. в позові відмовлено частково. Зобовязано ТОВ "ОСОБА_3 і К" припинити використання комерційного найменування "ОСОБА_3 і К". Зобовязано ТОВ "ОСОБА_3 і К" припинити використання позначень "Altair UA", "ОСОБА_3 і К". Стягнуто з ТОВ "ОСОБА_3 і К" на користь ПП "Алтаір" 170,00 грн. державного мита, 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. В іншій частині позову відмовлено.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 22.03.2012 р. рішення господарського суду Харківської області від 12.01.2012 р. у справі №5023/9129/11 скасовано в частині задоволення позовних вимог та прийнято в цій частині нове рішення про відмову в задоволенні позову; в іншій частині дане рішення залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 29.05.2012 р. у справі №5023/9129/11 рішення господарського суду Харківської області від 12.01.2012 р. та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 22.03.2012 р. у справі № 5023/9129/11 скасовано, справу передано на новий розгляд до господарського суду Харківської області.

Рішенням господарського суду Харківської області від 10.09.2012 р. (суддя Жельне С.Ч.) у задоволенні клопотання позивача про призначення експертизи з урахуванням уточнень в редакції заяви відмовлено. У задоволенні позову відмовлено повністю.

Позивач, ПП "Алтаір", з рішенням суду першої інстанції не погодився, подав апеляційну скаргу, в якій просить рішення господарського суду Харківської області від 10.09.2012 р. у справі № 5023/3117/12 скасувати та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити у повному обсязі, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм чинного законодавства.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 05.10.2012 р. апеляційну скаргу прийнято до провадження та призначено до розгляду на 24.10.2012р.

19.10.2012 р. (вх. № 8152) представник відповідача подав відзив на апеляційну скаргу позивача, в якому зазначає, що рішення господарського суду Харківської області від 10.09.2012 р. законне та обґрунтоване. Апеляційну скаргу ПП "Алтаір" вважає такою, що не підлягає задоволенню, тому просить рішення господарського суду Харківської області від 10.09.2012 р. у даній справі залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

В судовому засіданні 24.10.2012 р. розгляд справи було відкладено на 12:00 год. 19.11.2012 р.

08.11.2012 р. (вх.№ 8696) представником відповідача надані додаткові пояснення та документи.

19.11.2012 р. (вх.№ 9010) представником позивача подані додаткові письмові пояснення.

У судовому засіданні 19.11.2012 р. оголошено перерву до 10:00 год. 27.11.2012р.

27.11.2012 р. (вх.№ 9305) позивачем подано клопотання про призначення судової експертизи обєкта права інтелектуальної власності, яке було підтримано представниками позивача у судовому засіданні. Проведення даної експертизи представники позивача просили доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_4 та поставити на вирішення експертизи наступні питання:

1. Чи є комерційне (фірмове) найменування ПП "Алтаір" та комерційне (фірмове) найменування ТОВ "ОСОБА_3 і К" схожими настільки, що це може ввести в оману споживачів, що особи яка надає послуги та реалізує товар.

2. Чи є позначення "Altair UA", "ОСОБА_3 UA" та "ОСОБА_3 і К" схожими зі знаком "Альтаир", раніше зареєстрованим ПП "Алтаір" відповідно до свідоцтва №8308 від 30.06.1997 р., настільки що їх можна сплутати.

3. Чи може використання ТОВ "ОСОБА_3 і К" позначень "Altair UA", "ОСОБА_3 UA" та "ОСОБА_3 і К" ввести в оману споживачів, що особи яка надає послуги та реалізує товар, порівнюючи зі знаком "Альтаир", раніше зареєстрованим ПП "Алтаір", свідоцтво №8308 від 30.06.1997 р.

Присутній у судовому засіданні 27.11.2012 р. представник відповідача заперечував проти призначення судової експертизи у даній справі та просив у разі, якщо суд дійде висновку про необхідність призначення судової експертизи у даній справі, проведення експертизи доручити іншій експертній установі, оскільки в матеріалах справи міститься висновок судового експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.проф. ОСОБА_4.

Крім того, представником відповідача 27.11.2012 р. (вх.№9350) було надане клопотання, в якому він зазначає, що питання, які позивач просить поставити перед експертом, зовсім інші та взагалі не співвідносяться з питаннями, викладеними в мотивувальній частині клопотання про проведення експертизи, і стосується виключно подібності найменування та торгівельного знаку ПП "Ал'таір" та ТОВ "ОСОБА_3 і К", а також вірогідності введення в оману споживачів товарів та послуг цією схожістю. Тому, як стверджує представник відповідача, оскільки правовою основою позовних вимог є порушення прав на знак для товарів та послуг, просить поставити перед експертом наступні питання:

1. Чи є товари, для яких ПП "Ал'таір" використовує знак для товарів та послуг шляхом нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) згідно ч. 4 ст. 16 Закону, подібними або спорідненими до товарів, для яких ТОВ "ОСОБА_3 і К" використовує свою комерційну назву шляхом нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

2. Чи є послуги, для яких зареєстровано знак для товарів та послуг, які надає ПП "Альтаір" з використанням зареєстрованого знаку, подібними або спорідненими до послуг, які надає ТОВ "ОСОБА_3 і К" з використанням власної комерційної назви.

3. Чи є подібність назви ПП "Ал'таір" та ТОВ "ОСОБА_3 і К" оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, внаслідок породження у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Частинами 1 та 2 ст. 41 ГПК України визначено, що для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу, при цьому учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Розглянувши клопотання позивача, колегія суддів зазначає, що, враховуючи необхідність спеціальних знань для вирішення спору, дане клопотання підлягає задоволенню щодо призначення судової експертизи, зважаючи на таке.

Вищий господарський суд України, скасувавши рішення господарського суду Харківської області від 12.01.2012 р. та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 22.03.2012 у справі № 5023/9129/11, зазначив у постанові від 29.05.2012 р. питання, які необхідно дослідити при новому розгляді справи, а саме:

1. Для якої діяльності використовуються фірмові найменування позивача та відповідача, та чи є ці діяльності споріднені тобто такими, що можуть ввести в оману споживачів. Також слід було встановити для якої саме діяльності використовуються ці фірмові найменування, досліджуючи не лише статутні та реєстраційні документи, але і інші, що можуть свідчити про реальну діяльність підприємств, а саме: накладні, договори, рахунки, тощо.

2. Схожість позначень, які використовує відповідач з торгівельною маркою позивача.

3. Для яких товарів та/або послуг відповідач використовує позначення "ОСОБА_3 UA" та "ОСОБА_3 і К".

4. У який з визначених у п. 4 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" способах відбулося використання знаків "ОСОБА_3 UA" та "ОСОБА_3 і К".

5. Наявність у відповідача доменного імені, у якому використовуються спірні позначення, а також перелік товарів та/або послуг для надання яких воно використовується.

У розділі 5 п. 78 постанови Пленуму Вищого господарського суду України N 12 від 17.10.2012 р. "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у разі необхідності роз'яснення питань стосовно наявності чи відсутності тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що протиставляються, а також між такими найменуваннями та знаками для товарів і послуг (торговельними марками), господарським судом призначається судова експертиза з урахуванням викладеного в постановах пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" та від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності".

Відповідно до п.3.4. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 5 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності", для роз'яснення питання про спорідненість товарів і послуг з товарами і послугами, наведеними у свідоцтві на торговельну марку, судам слід призначати судову експертизу.

У п. 4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 5 зазначено, що у спорах про захист права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування господарським судом можуть порушуватися перед судовим експертом питання як про наявність чи відсутність схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями до такого ступеня, що їх можна сплутати, так і стосовно того, чи може використання особами однакових або схожих комерційних (фірмових) найменувань здійснюватися без введення в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізовуються, та послуг, які надаються.

Враховуючи зауваження, зазначені Вищим господарським судом України та вищезазначені постанови Пленуму Вищого господарського суду України, для встановлення обставин, що стосуються саме порівняння позначень, фірмових найменувань, які використовує позивач та відповідач, а також питання щодо спорідненості товарів та послуг відповідно до постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року N 5 колегія суддів ухвалою від 27.11.2012 р. призначила судову експертизу, проведення якої доручила Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл.проф. ОСОБА_4.

На вирішення експерту поставлені наступні питання:

1. Чи є комерційне (фірмове) найменування Приватне підприємство "Алтаір" та комерційне (фірмове) найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_3 і К" тотожними або схожими у цілому до ступеню змішування настільки, що це може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги та реалізує товар.

2. Чи є позначення "Altair UA", "ОСОБА_3 UA" та "ОСОБА_3 і К" тотожними або схожими у цілому до ступеню змішування зі знаком "Альтаир", раніше зареєстрованим ПП "Алтаір", відповідно до свідоцтва №8308 від 30.06.1997р. настільки, що їх можна сплутати.

3. Чи може використання ТОВ "ОСОБА_3 і К" позначень "Altair UA», "ОСОБА_3 UA" та "ОСОБА_3 і К" ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги та реалізує товар, порівнюючи зі знаком "Альтаир", раніше зареєстрованим ПП "Алтаір" (свідоцтво №8308 від 30.06.1997р.).

4. Що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням Приватного підприємства "Алтаір" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_3 і К", - слово чи словосполучення, повна чи скорочена назва підприємства.

5. Чи є послуги, для яких зареєстровано знак для товарів та послуг, які надає ПП "Альтаір" з використанням зареєстрованого знаку, подібними або спорідненими до послуг, які надає ТОВ "ОСОБА_3 і К" з використанням власної комерційної назви.

6. Чи функціонують Приватне підприємство "Алтаір" та Товариство з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_3 і К" на одному ринку товарів і послуг.

У звязку зі надходженням 11.12.2012 р. з Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.проф. ОСОБА_4 висновку комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №11989 від 10.12.2012р. у справі №5023/3117/12 ухвалою суду від 13.12.2012 р. апеляційне провадження у даній справі було поновлено, розгляд справи призначено на 24.12.2012 р.

Заявник скарги надіслав орігінал платіжного доручення №1211 від 12.12.2012 р. про сплату судового збору за майнову вимогу в розмірі 804,75 грн. (оскільки в прохальній частині апеляційної скарги позивач просив скасувати оскаржуване рішення, в якому розглянуто і майнову, і немайнову вимоги, у повному обсязі, а при поданні апеляційної скарги заявник сплатив судовий збір тільки за немайнову вимогу) разом із супровідним листом (вх. №10306 від 24.12.2012 р.)

У судове засідання 24.12.2012 р. зявились представники сторін та надали пояснення у справі.

Представник відповідача надав заяву (вх. №10306 від 24.12.2012 р.), в якій просить суд визнати висновок комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №11989 від 10.12.2012 р., виконаний та підписаний судовими експертами ХНДІСЕ ім. Засл. проф. ОСОБА_4 науковим співробітником ОСОБА_5 та молодшим науковим співробітником ОСОБА_3, таким, який, на його думку, не відповідає вимогам чинного законодавства, також просить винести окрему ухвалу відносно дій експертів, які підписали експертний висновок, що містять ознаки дії, перелідуваної у кримінальному порядку та надіслати про цей факт повідомлення до прокуратури.

Також представник відповідача подав заяву про відвід експерту ОСОБА_3, оскільки вважає його заінтересованою особою, крім того, просить визнати висновок комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №11989 від 10.12.2012 р. "недійсним як підписаний особою, що має заінтересованість в відповідних експертних висновках" (вх. №10305 від 24.12.2012 р.).

Позивач проти задоволення заяви відповідача (вх. №10306 від 24.12.2012 р.) про визнання висновку комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №11989 від 10.12.2012 р. таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства, заперечує.

Колегія суддів, перевіривши матеріали справи, вислухавши пояснення представників сторін, та зважаючи на те, що для всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин справи необхідні додаткові обґрунтовані письмові докази та пояснення сторін, вважає за доцільне розгляд апеляційної скарги відкласти на інший день, заяви відповідача (вх. №№10305 та 10306 від 24.12.2012 р.) вирішити в наступному судовому засіданні.

Крім того, в звязку з поданням відповідачем заяви (вх. №10306 від 24.12.2012р.) про визнання висновку комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №11989 від 10.12.2012 р. таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства, колегія суддів вважає за необхідне відповідно до ст. 31 Господарського процесуального кодексу України викликати судових експертів, які виконували вказаний висновок, для надання пояснень.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 31, 77, 86, 99, 101 ГПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

1. Розгляд справи відкласти на "09" січня 2013 р. на 14:30 год. у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду за адресою: 61058, м. Харків, пр. Правди, 13, 1-й поверх, кімн. № 131 .

2. Запропонувати сторонам не пізніше ніж за три дні до розгляду справи надати на адресу апеляційного суду -

позивачу: додаткові письмові докази та пояснення в обґрунтування своєї позиції у справі з урахуванням питань, що були предметом розгляду у судовому засіданні, в т.ч. правову позицію з приводу наданої відповідачем заяви (вх. №10306 від 24.12.2012 р.) про визнання висновку комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №11989 від 10.12.2012 р. таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства, докази оплати вартості експертизи, що була призначена судом та докази оплати вартості експертного дослідження №8250 від 15.08.2011 р.

відповідачу: додаткові обґрунтовані письмові докази та пояснення в обґрунтування своєї позиції у справі з урахуванням питань, що були предметом розгляду у судовому засіданні, в т. ч. правове обгрунтування заяви щодо відводу експерту ОСОБА_3 та визнання висновку комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №11989 від 10.12.2012 р. недійсним як підписаного особою, що має заінтересованість у відповідних експертних висновках, та щодо визнання висновку комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №11989 від 10.12.2012 р. таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства.

3. Зобовязати відповідача надіслати до ХНДІСЕ ім. Засл. проф. ОСОБА_4 копію заяви про визнання висновку комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №11989 від 10.12.2012 р. таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства (вх. №10306 від 24.12.2012 р.).

4. Викликати в судове засідання судових експертів ХНДІСЕ ім. Засл. проф. ОСОБА_4 - наукового співробітника ОСОБА_5 та молодшого наукового співробітника ОСОБА_3 для надання пояснень у справі.

5. Викликати в судове представників сторін з належним чином оформленими повноваженнями на участь у справі.

6. Попередити сторони, що у разі неявки їх представників, ненадання витребуваних судом документів справа може бути розглянута за наявними у справі документами.

Головуючий суддя Слободін М.М.

Суддя Гончар Т. В.

Суддя Шевель О. В.