УХВАЛА

Справа № 54/58 10.04.12

За позовом Компанії "Новоматік АГ"

до Приватного підприємства "Солекс"

треті особи 1) Товариство з обмеженою відповідальністю "Балатон"

без самостійних 2) Фізична особа - підприємець ОСОБА_1

вимог на стороні

відповідача

про припинення порушення прав на міжнародні знаки "GAMINATOR",

"ADMIRAL", "NOVOMATIC"

Суддя Бондаренко Г.П.

Представники сторін:

Від позивача ОСОБА_2 (дов. б/н від 01.02.2012р.)

Від відповідача ОСОБА_3 (дов. №08/02-юр від 08.02.2012р.)

Від третіх осіб 1) не зявився

2) ОСОБА_4 (дов. б/н від 30.03.2012р.);

ОСОБА_5 (дов. б/н від 30.03.2012р.);

ОСОБА_6 (дов. б/н від 30.03.2012р.)

За участю

судових експертів ОСОБА_7 (свідоцтво №51-11);

ОСОБА_8 (свідоцтво №48-11);

ОСОБА_9 (свідоцтво №46-11);

ОСОБА_10 (свідоцтво №49-11)

ОБСТВИНИ СПРАВИ:

Компанія "Новоматік АГ" звернулася до Господарського суду м. Києва з позовом до Приватного підприємства "Солекс" про припинення порушення прав на міжнародні знаки "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC", вилучення з цивільного обігу та знищення гральних автоматів, на яких використані міжнародні знаки "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" та опублікування відомостей про порушення відповідачем прав Компанії "Новоматік АГ".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Позивачу відповідно до міжнародних реєстрацій № 918228, № 598347, № 598346 належать права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC". Вказані знаки використовуються позивачем, зокрема, шляхом розміщення їх на ігрових автоматах, що ним виробляються. Позивачеві стало відомо, що Приватне підприємство "Солекс", здійснюючи діяльність з проведення азартних ігор, використовує позначення "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" на ігрових автоматах, розташованих у приміщеннях під назвами "Багіра" за адресами: м. Київ, вул. Хрещатик, 32 (підземний перехід) та м. Київ, Харківське шосе, 164. Зазначені дії, на думку позивача, порушують його права інтелектуальної власності як власника вказаних знаків для товарів і послуг, є незаконним, а тому мають бути припинені.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.02.2009 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 20.03.2009 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2009 р. залучено до участі у справі власника гральних автоматів - Товариство з обмеженою відповідальністю "Балатон" та Фізичну особу - підприємця ОСОБА_1, які передали відповідачеві гральні автомати в оренду, оскільки рішення у справі може вплинути на їх права або обов'язки щодо відповідача. У зв'язку з неподанням сторонами витребуваних доказів та необхідністю залучення до участі у справі третіх осіб без самостійних вимог, розгляд справи відкладено на 22.07.2009 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2009 р. судом призначена комплексна судова технічна експертиза та судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, провадження у справі зупинено до отримання висновків експертизи.

27.09.2010р. до канцелярії суду надійшло повідомлення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №12087 про неможливість дачі висновку експертизи об'єктів інтелектуальної власності по справі №54/58.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.08.2010 року провадження у справі поновлено, розгляд справи призначено на 29.09.2010 року.

Розпорядження Заступника Голови Господарського суду міста Києва ОСОБА_11 від 11.10.2010 року справу №54/58 передано на розгляд судді Бондаренко Г.П. у зв'язку із перебуванням судді Демченко Т.С. на лікарняному.

Ухвалами Господарського суду міста Києва розгляд справи неодноразово відкладався.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.01.2011 року суд призначив у даній справі комплексну судову технічну експертизу та судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, зупинив провадження у справі до надання висновків судової експертизи, призначеної у справі. Матеріали справи направлено до експертної установи для проведення експертизи.

23.01.2012 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва надійшов висновок судової експертизи обєктів інтелектуальної власності №2736/2969-2998/11-12 від 30.12.2011р. разом з матеріалами справи №54/58, в зв'язку з чим ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2012 року поновлено провадження у справі №54/58 та призначено справу до розгляду на 21.02.2012 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2012 року розгляд справи відкладено на 15.03.2012 року, у звязку з неявкою позивача, третьої особи-1 та третьої особи-2 в судове засідання, необхідністю надання представниками сторін додаткових матеріалів та пояснень по справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.03.2012 року розгляд справи відкладено на 10.04.2012 року, у звязку неявкою третьої особи-1 та третьої особи-2 в судове засідання, викликом в судове засідання на 10.04.2012 року судових експертів ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7 для надання письмових роз'яснень на висновки судової експертизи обєктів інтелектуальної власності №2736/2969-2998/11-12 від 30.12.2011р.

В судове засідання 10.04.2012 року третя особа-1 не зявилась.

Судовими експертами надано усні та письмові пояснення по справі, повідомлено про неможливість надання пояснень без наявності письмових пояснень відповідача. Також повідомлено, про те, що питання «чи можливо встановити за наявними в матеріалах справи документами, яким способом було нанесено товарні знаки "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" на гральні автомати (заводським, тобто виробником, кустарним, тощо)?»не відносить до компетенції судових експертів у галузі інтелектуальної власності, а тому розяснення на зазначене питання не може бути надано.

Представником відповідача надано усні пояснення по справі та щодо проведеної у справі експертизи, в яких зазначає про те, що правомірно використовував гральні автомати при здійсненні господарської діяльності на підставі договору оренди, а орендодавець придбав орендовані відповідачем автомати в законного володільця. Також, відповідач зазначає проте, що позивачем не доведено факту введення вилучених гральних автоматів цивільний обіг особою, що не є власником свідоцтва або без згоди такого власника.

Представником позивача надано усні пояснення по справі, в яких підтримано позовні вимоги та висновки судової експертизи.

Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд

ВСТАНОВИВ:

Предметом розгляду даної справи є порушення Відповідачем, на думку Позивача, його прав інтелектуальної власності як власника знаків "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" для товарів і послуг, які незаконно використовуються Відповідачем шляхом нанесення їх на гральні автомати, а тому позивач просить припинити таке порушення.

Дійшовши висновку про необхідність вирішення питань, які потребують спеціальних знань, суд ухвалою від 19.01.2011 року у даній справі призначив комплексну судову технічну експертизу та судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

23.01.2012 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва надійшов висновок судової експертизи обєктів інтелектуальної власності №2736/2969-2998/11-12 від 30.12.2011р., у якому надано відповіді на поставлені судом питання по експертизі обєктів інтелектуальної власності.

При цьому, в ухвалі суду від 19.01.2011 року на вирішення судової експертизи поставлено питання "чи є вилучені у відповідача гральні автомати Admiral FV 623 CF (серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202455, 202457) контрафактними", на яке судовими експертами було надано відповідь, що "за умови, що Компанія "Новоматік АГ" не надавала дозволу на виготовлення вказаних гральних автоматів, то зазначені гральні автомати є контрафактними".

За таких обставин, експертами було надано відповідь щодо встановлення контрафактності товару без дослідження питання способу виготовлення автоматів та способу нанесення на гральні автомати позначень - товарних знаків, припинення порушення прав на які є предметом спору.

При цьому, технічна експертиза, призначена у складі комплексної експертизи не проводилась, в зв'язку з тим, що питання контрафактності товару вирішувалось, виходячи з суто нормативного визначення контрафактності товару.

Разом з тим, суд приходить до висновку, що технічні питання щодо способу нанесення знаків "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" на гральні автомати та питання щодо особи виробника гральних автоматів має значення для вирішення спору по суті, оскільки їх дослідження має значення для встановлення дійсності твердження відповідача про виготовлення гральних автоматів, які було вилучено у відповідача, та введення їх у цивільних обіг саме позивачем або з дозволу позивача, що дозволить вирішити питання щодо контрафактності товару.

Контрафактна продукція - продукція або примірник, які випускаються, відтворюються, публікуються, розповсюджуються, реалізуються тощо з порушенням майнових прав інтелектуальної власності (п. 3 Національного стандарту "Оцінки майнових прав інтелектуальної власності" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. №1185).

Судом встановлено, що дані питання не були досліджені при проведенні комплексної судової експертизи, та в її рамках технічна експертиза взагалі не проводилась, про що повідомлено судовими експертами. У висновку судової експертизи №2736/2969-2998/11-12 від 30.12.2011р. надано неповну відповідь щодо того, чи є вилучені у відповідача та надані на дослідження гральні автомати конрафактними.

У відповідності до ч. 3 ст. 42 ГПК України, у випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу.

Пунктом 9.1. розяснення Вищого арбітражного суду України Про деякі питання практики призначення судової експертизи від 11.11.1998 р. N 02-5/424 визначено, що додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо. Висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об'єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання. Висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер. В ухвалі про призначення додаткової експертизи необхідно чітко зазначити, які саме висновки експерта суд вважає неповними чи неясними або які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження. Така судова експертиза може призначатись як з ініціативи суду, так і за клопотанням учасників судового процесу, а її проведення може бути доручено тому ж або іншому експерту.

В ухвалі про призначення додаткової експертизи необхідно чітко зазначити, які саме висновки експерта суд вважає неповними чи неясними або які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження. Така судова експертиза може призначатись як з ініціативи суду, так і за клопотанням учасників судового процесу, а її проведення може бути доручено тому ж або іншому експерту (п. 9.1. Розяснення).

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам) (п. 9.2. Роз'яснення).

Враховуючи те, що у суду відсутні підстави для визнання необґрунтованим та таким, що суперечить іншим матеріалам справи висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №2736/2969-2998/11-12 від 30.12.2011р., суд відмовляє у задоволенні клопотання відповідача про призначення у справі повторної комплексної судово-технічної експертизи та судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

Розглянувши матеріали справи та висновок №2736/2969-2998/11-12 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 30.12.2011р., суд приходить до висновку про необхідність призначення у справі додаткової товарознавчо-технічної експертизи для усунення неповноти висновку, а саме щодо того, хто є виробником гральних автоматів вилучених у відповідача; чи є позивач виробником зазначених гральних автоматів; яким способом на гральні автомати нанесено позначення "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC".

Судом доручається проведення додаткової судової експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, 6), який є державною спеціалізованою експертною установою, та якому може бути доручено проведення судової експертизи у відповідності до норм ст. 7 Закону України "Про судову експертизу", та якому було доручено проведення первинної експертизи.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України, суд зупиняє провадження у справі до отримання висновків експертизи по поставленим питанням.

Крім того, суд в порядку п. 4 ст. 65 ГПК України, витребовує у сторін у справі документи, необхідні для проведення судової експертизи.

Керуючись ст. ст. 41, 65, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №54/58 додаткову судову товарознавчо-технічну експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. На вирішення експертів поставити наступні питання:

- хто є виробником (яка юридична особа чи фізична особа субєкт підприємницької діяльності) та яка країна виробництва гральних автоматів Admiral FV 623 CF (серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202455, 202457), вилучених у відповідача ?;

- чи є Компанія "Новоматік АГ" виробником гральних автоматів Admiral FV 623 CF (серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202455, 202457)?

- чи є гральні автомати Admiral FM 623 CF (серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202455, 202457), вилучені у відповідача, оригінальними автоматами Компанії "Новоматік АГ"?

- чи всі складові частині гральних автоматів Admiral FM 623 CF (серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202455, 202457), вилучені у відповідача, є оригінальними, та які саме?

- на які частини вказаних гральних автоматів, оригінальні, чи замінені, були нанесені знаки для товарів і послуг "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC"?

- яким способом (заводським -при виробницві автоматів чи кустарним) нанесено позначення "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" на гральні автомати Admiral FV 623 CF (серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202455, 202457) та чи містять вилучені гральні автомати ознаки нанесення твоарних знаків на автомати після виробництва даних автоматів?

3. Ухвалу та матеріали справи №54/58 надіслати на адресу Київського науково - дослідного інституту судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, 6).

4. Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

5. Витрати по проведенню експертизи покласти на відповідача Приватне підприємство Солекс (03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-Б). Зобовязати відповідача здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого експертною установою рахунку.

6. Провадження у справі №54/58 зупинити до надання висновків судової експертизи, призначеної у справі.

7. Зобовязати Компанію "Новоматік АГ":

- надати для проведення експертизи технічний паспорт та технічні умови на гральні автомати моделі Admiral FV 623 CF, того ж року, що й гральні автомати вилучені у відповідача;

- надати для проведення експертизи документацію, яка регламентує порядок і правила присвоєння серійних номерів продукції Компанії "Новоматік АГ";

- надати для проведення експертизи оригінальний ігровий автомат моделі Admiral FV 623 CF, виробництва Компанії "Новоматік АГ" того ж року, що й гральні автомати вилучені у відповідача.

8. Зобовязати сторін у справі своєчасно надавати на вимогу експертів всі необхідні для проведення експертизи обєкти експертизи, документи, пояснення тощо, а також забезпечувати та всіляко сприяти проведенню експертизи.

8. Дану ухвалу може бути оскаржено в порядку передбаченому чинним законодавством в частині зупинення провадження у справі.

10. Надати погодження щодо проведення експертизи понад встановлені законодавством строки, у разі великої завантаженості експертної установи.

Суддя Г.П. Бондаренко