КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2012 № 21/80-59/20

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Ільєнок Т.В.

суддів: Остапенка О.М.

ОСОБА_1

при секретарі

судового засідання : ОСОБА_2

за участі представників:

позивача: ОСОБА_3 дов. № 213-НФ-НН від 05.06.2012р.

відповідача-1: ОСОБА_4 дов. № 17/213 від 20.09.2011р

відповідача-2: ОСОБА_5 дов. № 16-8/6277-с від 01.09.2011р.

розглянувши матеріали

апеляційної скарги Відкритого акціонерного товариства „Нижфарм

на рішення Господарського суду м. Києва від 05.10.2011 р.

у справі № 21/80-59/20 (суддя Картавцева Ю.В)

за позовом: ОСОБА_6 акціонерне товариство „Нижфарм

до відповідача-1Відкрите акціонерне товариство „Фармак;

відповідача-2 ОСОБА_7 служба інтелектуальної власності України

про припинення дій, що порушують право користування обєктом права інтелектуальної власності, визнання недійсним Свідоцтва України від 10.02.2010 р. № 118352 та зобовязання вчинити дії щодо усунення порушення такого права

ВСТАНОВИВ:

31.08.2009 р. позивач ОСОБА_6 акціонерне товариство „Нижфарм (далі ВАТ „Нижфарм) звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом, в якому просив суд:

1) заборонити ВАТ "Фармак" використовувати в процесі виробництва та реалізації продукції, у своїй рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації позначення "Хондрасил", яке схоже настільки зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" (Свідоцтво України № 22897, стосовно товарів 5 класу МКТП), що їх можна сплутати;

2) зобов'язати ВАТ "Фармак" вилучити з комерційного обігу лікарські засоби з незаконно використаним позначенням "Хондрасил" та знищити упаковку лікарського засобу, марковану позначенням "Хондрасил", схожим зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" (Свідоцтво України № 22897) настільки, що їх можна спутати.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.09.2009 р. (суддя Шевченко Е.О.) за зазначеною вище позовною заявою порушено провадження у справі №21/80, залучено за ініціативою суду першої інстанції до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ОСОБА_7 департамент інтелектуальної власності МОН України.

У судовому засіданні 15.04.2010 р. представником позивача подано Заяву про уточнення та доповнення позовних вимог, які він сформулював наступним чином:

1) заборонити ВАТ "Фармак" використовувати в процесі виробництва та реалізації продукції, у своїй рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації позначення "ХОНДРАСИЛ", яке схоже настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" (Свідоцтвом України № 22897, стосовно товарів 5 класу МКТП);

2) зобов'язати ВАТ "Фармак" вилучити з комерційного обігу лікарські засоби з незаконно використаним позначенням Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ (латиною та кирилицею) та знищити упаковку лікарського засобу, марковану позначеннями "Chondrasil" та "ХОНДРАСИЛ"(латиною та кирилицею), схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" (Свідоцтво України № 22897);

3) визнати недійсним повністю Свідоцтво України на знак "Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ" (латиною та кирилицею, комбінований) від 10.02.2010 р. № 118352;

4) зобов'язати ОСОБА_7 департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним Свідоцтва України від 10.02.2010 р. № 118352 на знак "Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ"(латиною та кирилицею, комбінований) та опублікувати своєму офіційному бюлетені відомості про визнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ"(латиною та кирилицею, комбінований) за Свідоцтвом України від 10.02.2010 р. № 118352, яка прийнята до розгляду господарським судом міста Києва.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 15.04.2010 р., в звязку з доповненням позивачем позовних вимог, на підставі статті 24 ГПК України було залучено до участі у справі другого відповідача ОСОБА_7 департамент інтелектуальної власності МОН України.

Рішенням господарського суду м. Києва у справі № 21/80 від 01.06.2010 р. позовні вимоги задоволено повністю, а саме:

1) заборонено ОСОБА_5 "Фармак" використовувати в процесі виробництва та реалізації продукції, у своїй рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації позначення "ХОНДРАСИЛ", яке схоже настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" (Свідоцтво України № 22897, стосовно товарів 5 класу МКТП);

2) зобовязано ВАТ "Фармак вилучити з комерційного обігу лікарські засоби з незаконно використаним позначенням „Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ"(латиною та кирилицею) та знищити упаковку лікарського засобу, марковану позначеннями "ХОНДРАСИЛ", схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за Свідоцтвом України № 22897;

3) визнано недійсним повністю Свідоцтво України на знак drasil; „ХОНДРАСИЛ"(латиною та кирилицею, комбінований) від 10.02.2010 р. № 118352;

4) зобовязано ОСОБА_7 департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України від 10.02.2010 р. № 118352 на знак „ХОНДРАСИЛ"(латиною та кирилицею, комбінований) та опублікувати у своєму офіційному бюлетені відомості про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг drasil; „ХОНДРАСИЛ"(латиною та кирилицею, комбінований) за Свідоцтвом України від 10.02.2010 р. № 118352;

5) стягнуто з відповідача ОСОБА_8"Фармак" на користь позивача ОСОБА_8 "Нижфарм 85,00грн. - державного мита, 236,00 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 5529,6 грн. - витрати на проведення судової експертизи у справі №21/80.

Постановою КАГС від 04.10.2010 р. у справі № 21/80 у задоволенні апеляційної скарги ВАТ "Фармак" на Рішення господарського суду м. Києва від 01.06.2010 р. у справі № 21/80 відмовлено, Рішення господарського суду м. Києва від 01.06.2010 р. у справі №21/80 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 23.12.2010 р. у справі №21/80-59/20 задоволено касаційну скаргу ВАТ "Фармак", Постанову КАГС від 04.10.2010 р. № 21/80 та Рішення господарського суду м. Києва від 01.06.2010 р.

№ 21/80 скасовано, справу передано до Господарського суду м. Києва на новий розгляд.

В Постанові від 23.12.2010 р. Вищий господарський суд України, не погоджуючись з висновками господарського суду м. Києва та Київського апеляційного господарського суду, зазначив наступне.

До матеріалів справи залучено Висновок № 54/10-ОД від 22.02.2010 р., висновки спеціалістів: ОСОБА_9 від 21.04.2010 р., Підприємства "Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН України" від 21.04.2010 р. та висновок ДНДІСЕ № 4341/30 від 02.09.2010 р., які містять у собі протилежні відповіді на питання схожості відповідних знаків для товарів та послуг, що обумовлює відсутність однозначної відповіді. Вищевказані докази не дозволяють суду у відповідності до статті 43 ГПК України, оцінювати їх за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді справи в судовому процесі, здійснювати оцінку доказів, якими позивач та відповідач1 обґрунтовують власні правові позиції.

Однак, як свідчать матеріали справи, судом першої інстанції, при наявності відповідного обґрунтованого клопотання та законодавчо обґрунтованих підстав для призначення повторної судової експертизи, всупереч приписам статті 42 ГПК України відповідні дії щодо призначення повторної експертизи не були здійснені, таким чином судом були неповно зясовані обставини, що мають значення для справи.

Судом апеляційної інстанції, зазначив Вищий господарський суд України всупереч приписам статті 104 ГПК України, Рішення першої інстанції залишено без змін.

Таким чином, Вищий господарський суд України, скасувавши всі попередні судові рішення, направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 13.01.2011 р. справу № 21/80 прийнято до провадження з присвоєнням номеру 21/80-59/20, призначено розгляд справи на 09.02.2011 р..

09.02.2011 р. через канцелярію господарського суду від відповідача-1 надійшло Клопотання про призначення судової експертизи (вих. №17/16 від 09.02.2011 р.) у якому відповідач-1 просив суд призначити повторну судову експертизу та пропонував перелік питань для дослідження, а саме: як питання, які вже були дослідженні у попередніх експертних висновках, так і нові питання які, на думку відповідача-1, потребують дослідження судовим експертом. Необхідність проведення повторної судової експертизи відповідач-1 обґрунтовував наявністю суттєвих розходжень у попередніх висновках експертів, які можна усунути лише шляхом проведення повторної експертизи.

Ознайомившись з клопотанням відповідача-1 та клопотанням позивача, дослідивши матеріали справи № 21/80-59/20, суд першої інстанції задовольнив клопотання відповідача-1 частково, призначив по справі експертизу обєктів інтелектуальної власності, відмовив в задоволенні клопотання позивача.

18.05.2011 р. до суду першої інстанції надійшов від ХНДІСЕ ім. Засл. проф. ОСОБА_10 Висновок судової експертизи обєктів інтелектуальної власності № 2790/3710 від 10.05.2010 р. у справі № 21/80-59/20.

Господарський суд м. Києва Ухвалою від. 23.05.2011 р. поновив провадження у даній справі та призначив судове засідання на 01.06.2011 р..

У судовому засіданні 05.10.2011 р. представник позивача надав клопотання про зупинення провадження у даній справі до вирішення Окружним адміністративним судом м. Києва повязаної справи № 2а-8759/11/2670.

Клопотання було обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 "Нижфарм" подано адміністративний позов до Окружного адміністративного суду м. Києва про визнання протиправним та скасування рішення Державного департаменту інтелектуальної власності № 48589/з від 16.12.2009 р. про реєстрацію знака "Chondrasil; ХОНДРАСИЛ" (латиною й кирилицею, комбінований) для товарів 5 класу МКТП. Також, за адміністративним позовом заявлено вимоги про визнання недійсним повністю Свідоцтва України на знак "Chondrasil; ХОНДРАСИЛ" від 10.02.2010 р. № 118352, зобовязання відповідача внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знак для товарів і послуг та опублікування відповідних змін в Офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою від 20.09.2011 р. Окружного адміністративного суду м. Києва за позовними вимогами ВАТ "Нижфарм" закінчено підготовче провадження та призначено повязану справу № 2а-8759/11/2670 до судового розгляду.

Підставами позовних вимог за адміністративним позовом було те, що рішення Держдепартаменту від 16.12.2009 р. № 48589/з про реєстрацію знака "Chondrasil" "ХОНДРАСИЛ" є необґрунтованим, незаконним, прийнятим без врахування усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), як того вимагає ч 3 ст. 2 КАС України. Отже, за ствердженнями позивача, зазначене рішення мало бути скасованим.

Представники відповідачів заперечили проти задоволення даного клопотання.

Суд першої інстанції відмовив в задоволенні клопотання про зупинення провадження у даній справі до розгляду повязаної справи з наступних підстав.

Згідно наданих суду доказів предметом розгляду по обох справах, що розглядались господарським судом м. Києва та Окружним адміністративним судом м. Києва, є одні й ті самі правовідносини щодо відповідності законодавству Свідоцтва України на знак "Chondrasil; ХОНДРАСИЛ" від 10.02.2010 р. № 118352, зобовязання відповідача внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знак для товарів і послуг та опублікування відповідних змін в Офіційному бюлетені "Промислова власність".

Проте, зауважив суд першої інстанції, в господарській справі позивачем оскаржувались як дії ВАТ Фармак щодо використання позначення, так і Свідоцтво на знак для товарів і послуг, видане ОСОБА_7 департаментом інтелектуальної власності, тоді як в адміністративній справі предметом оскарження є лише рішення субєкта владних повноважень щодо видачі Свідоцтва на знак для товарів і послуг та визнання недійсним вказаного Свідоцтва.

Колегія суддів одразу вважає за необхідне звернути увагу на те, що дана справа, що порушена за Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.09.2009 р. і справа по якій Окружний адміністративний суд відкрив провадження № 2а-8759/11/2670 від 20.09.2011 р. є повязаними справами, тобто, слід зазначити, що господарський суд, відхиляючи клопотання позивача про зупинення провадження по справі у звязку з розглядом адміністративним судом повязаної справи, не звернув уваги на те, що за адміністративною справою переглядалося правомірність прийнятого Рішення ОСОБА_7 службою інтелектуальної власності України на підставі якого видано оскаржуване у господарській справі Свідоцтво на знак для товарів і послуг.

Відповідно до частини першої статті 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

При цьому, колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що пов'язаність обох названих справ полягає у тому, що рішення іншого суду, який розглядає справу, встановлює обставини, що впливають на збирання та оцінку доказів у даній справі, зокрема, факти, що мають значення для вирішення спору у даній справі.

Неможливість розгляду даної справи до вирішення справи іншим судом полягала і в тому, що обставини, які розглядаються іншим судом, не можуть бути встановлені господарським судом самостійно у даній справі внаслідок непідвідомчості, обмеженості предметом позову, неможливості розгляду тотожної справи, певної черговості розгляду вимог.

Колегія суддів вважає, що враховуючи той факт, що під час розгляду справи № 2а-8759/11/2670 адміністративним судом досліджувались обставини, що не були предметом дослідження під час розгляду господарської справи, а саме, Рішення щодо видачі Свідоцтва України від 10.02.2010 р. № 118352, у суду першої інстанції були відсутні підстави для висновку про те, що розгляд господарської справи можливо завершити до вирішення адміністративної справи.

Господарський суд м. Києва, відхиляючи Клопотання позивача про зупинення розгляду даної справи до результатів розгляду повязаної справи, прийняв Рішення від 05.10.2011 р. яким відмовив у задоволенні позовних вимог повністю.

Не погодившись із вищезазначеним Рішенням, позивач ВАТ „Нижфарм звернувся до Київського апеляційного господарського суду зі скаргою, у якій просить скасувати Рішення Господарського суду м. Києва від 05.10.2011 р. № 21/80-59/20, прийняти нове судове рішення, яким задовольнив позов повністю.

Апеляційна скарга мотивована на тому, що судом першої інстанції допущено неправильне застосування норм матеріального та процесуального права, неповністю зясовані та недоведені обставини, що мають значення для справи.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 28.12.2011 р. № 21/80-599-20 апеляційну скаргу ВАТ „Нижфарм прийнято до апеляційного провадження.

Ухвалою КАГС від 07.02.2012 р. № 21/80-59/20 розгляд справи призначено на 27.03.2012 р., оскільки повідомлення скаржника про місце і час судового засідання відбувалося в порядку, передбаченому Конвенцією про правову допомогу та правові взаємовідносини у господарських, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993р. в редакції Протоколу до неї від 28.03.1997 р..

Судове засідання з розгляду даної справи призначене на 27.03.2012 р. не відбулося, в звязку з находженням головуючого судді Ільєнок Т.В. (доповідач у справі) на лікарняному. Наступне судове засідання з розгляду даної справи було перенесено на 24.04.2012 р..

Ухвалою КАГС від 24.04.2012 р. № 21/80-59/20 розгляд справи призначено на 22.05.2012 р., оскільки повідомлення скаржника про місце і час судового засідання відбувалося в порядку, передбаченому Конвенцією про правову допомогу та правові взаємовідносини у господарських, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993 р. в редакції Протоколу до неї від 28.03.1997 р..

Ухвалою КАГС від 22.05.2012 р. № 21/80-59/20 розгляд справи призначено на 03.07.2012р., оскільки повідомлення скаржника про місце і час судового засідання відбувалося в порядку, передбаченому Конвенцією про правову допомогу та правові взаємовідносини у господарських, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993 р. в редакції Протоколу до неї від 28.03.1997 р..

03.07.2012 р. при наявності всіх учасників апеляційного провадження колегія суддів ухвалила оголосити в судовому засіданні перерву до 17.07.2012 р..

Розпорядженням Секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду № 01-22/3/4 від 22.05.2012 р. змінено склад колегії: головуючого судді - Ільєнок Т.В, суддів Борисенко І.В.., ОСОБА_1, яка розглядала справу на колегію у складі: головуючий суддя Ільєнок Т.В., судді: Остапенко О.М., Шипко В.В..

У судове засідання від 17.07.2012 р. представники позивача та відповідачів зявились та надали пояснення по справі.

Колегія суддів, розглянувши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального права, заслухавши пояснення представників позивача та відповідачів, дійшла висновку про необхідність апеляційну скаргу ВАТ „Нижфарм задовольнити, Рішення господарського суду м. Києва від 05.10.2011 р. №21/80-59/20 скасувати повністю та прийняти нове судове рішення, яким задовольнити позов в частині позовних вимог до відповідача-1, та задовольнити позов в частині позовних вимог до відповідача-2.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 101 ГПК України апеляційний господарський суд не звязаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду в повному обсязі.

Згідно ст. 99 ГПК України апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

З матеріалів справи вбачається, що позивач ВАТ Нижфарм є виробником лікарських засобів хондропротекторів на основі хондроїтину сульфату під загальною торговою назвою Хондроксид, зокрема, лікарського засобу Хондроксид, мазь 5%, зареєстрованого в Україні Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.07.2002 р. № 259 та перереєстрованого Наказом Міністерства охорони здоровя України від 19 квітня 2007 р. № 195, Реєстраційне посвідчення № UA/6334/01/01.

На території України назва лікарського засобу Хондроксид має правову охорону відповідно до Свідоцтва України № 22897 від 15.01.2002 р. з пріоритетом від 22.05.2000 р., яке видано на імя позивача.

Знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 22897 ХОНДРОКСИД зареєстрований для товарів 5 класу МКТП, зокрема, Фармацевтичні, ветеринарні і гігієнічні препарати.

Наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 05.03.2007 р. № 103 був зареєстрований Лікарський засіб ХОНДРАСИЛ 5 % (порядковий № 179), мазь по 30 г у тубах, виробник та власник реєстраційного посвідчення № UA/6033/01/01 ВАТ Фармак, який використовує позначення „Chondrasil; ХОНДРАСИЛ (латиною та кирилицею).

Згідно інструкцій для медичного застосування лікарського засобу Хондроксид та лікарського засобу Хондрасил, препарат ХОНДРАСИЛ 5 %, мазь по 30 г у тубах, реєстраційне посвідчення № UA/6033/01/01 зареєстрований ВАТ Фармак для фармакотерапевтичної групи Засоби, що застосовують при патології опорно-рухового апарату, а саме, є хондропротекторним, хондростимулюючим, регенеруючим, репаративним, протизапальним, знеболювальним засобом, що й лікарський засіб Хондроксид.

Обидва препарати мають однаковий склад діючої речовини: 1 г мазі містить хондроїтину натрію сульфату 0,05 г; диметилсульфоксиду 0,1 г, а також аналогічний склад допоміжних речовин: ланолін безводний, вазелін білий, вода очищена. Форма випуску препаратів теж однакова - ОСОБА_10.

10.02.2010 р. ВАТ Фармак отримано Свідоцтво України на знак для товарів і послуг „Chondrasil; ХОНДРАСИЛ(латиною та кирилицею, комбінований) № 118352, видане для товарів 5 класу МКТП Лікарські засоби, що застосовуються при патології опорно-рухомого апарату.

Позивач ОСОБА_1 Нижфарм стверджує, що Свідоцтво України на знак для товарів і послуг ondrasil; ХОНДРАСИЛ(латиною та кирилицею, комбінований) № 118352, видане ВАТ Фармак з порушенням чинного законодавства, тому має бути визнане недійсним з таких підстав.

За оінкою позивача, позначення „ХОНДРАСИЛ є схожим до ступеню змішування з позначенням Хондроксид, виданий для тих самих товарів 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг ХОНДРОКСИД, внаслідок чого позивач вважає свої права як власника знаку для товарів і послуг ХОНДРОКСИД порушеними, оскільки така співзвучність може ввести в оману споживача.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на ч. 1 ст. ст. 494, 495 ЦК України, ст. 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг згідно яких власник свідоцтва на знак для товарів і послуг має виключне право забороняти використання позначення, схожого з зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати.

Позивач має пріоритет на використання позначення ХОНДРОКСИД в Україні й активно його використовує.

Позивач також надав документи, які, на його думку, підтверджують активне використання ним знаку на території України з липня 2002 р. лікарського засобу Хондроксид, завдяки чому він набув відомості як серед фахівців (лікарів та фармацевтів), так і пацієнтів.

Використання відповідачем позначення ХОНДРАКСИЛ позивач вважає недобросовісною конкуренцією згідно ст. 1, 4 Закону України Про захист від недобросовісної конкуренції.

ОСОБА_7 департамент інтелектуальної власності, під час проведення експертизи заявки ВАТ Фармак на знак для товарів і послуг „Chondrasil; ХОНДРАСИЛ (латиною та кирилицею), мав підстави для відмови у реєстрації позначення, оскільки були наявні всі підстави для висновку про схожість позначень позивача та ВАТ Фармак до ступеня змішування згідно Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Держпатенту від 28.07.1995 р. № 116.

Відповідач-1 - ОСОБА_6 акціонерне товариство Фармак - проти задоволення позовних вимог заперечив з наступних підстав.

На думку відповідача, назва лікарського засобу ХОНДРАСИЛ не є схожою до ступеню змішування із знаком Хондроксид, а тому він правомірно використовує позначення "Chondrasil; ХОНДРАСИЛ (латиною та кирилицею). Обидва позначення значною мірою відрізняються за колористикою, розташуванням назв препаратів та інших відмінностей, які повинні бути розміщені на зовнішньому пакуванні лікарських засобів.

Крім того, відповідач отримав Свідоцтво на знак для товарів і послуг „ХОНДРАСИЛ (латиною та кирилицею) від 10.02.2010 р., що свідчить про використання відповідачем власного знаку для товарів і послуг для реалізації власної продукції.

Відповідач-2 - ОСОБА_7 служба інтелектуальної власності України - надав відзив, в якому пояснив, що експертиза заявки № m200822149 на знак „Chondrasil; ХОНДРАСИЛ проводилась відповідно до Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 №72), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.09.1997 за № 416/2220.

По справі проведено три судових експертизи обєктів інтелектуальної власності, висновки з яких залучено до матеріалів справи.

Згідно висновку судової експертизи ТОВ Експертне бюро з питань інтелектуальної власності № 54/10-ОД від 22 лютого 2010 р. словесне позначення ХОНДРАСИЛ, що застосовується на упаковках та в рекламних матеріалах лікарського засобу ХОНДРАСИЛ виробництва Відкритого акціонерного товариства Фармак, є схожим із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 22897; словесне позначення "Chondrasil, що застосовується на упаковках та в рекламних матеріалах лікарського засобу ХОНДРАСИЛ виробництва Відкритого акціонерного товариства Фармак, є схожим із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 22897.

Згідно висновку повторної судової експертизи обєктів інтелектуальної власності Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз № 4341/30 від 02.09.2010 р. словесне позначення, нанесене на упаковку препарату Хондрасил виробництва Відкритого акціонерного товариства Фармак, не є схожим до словесного позначення Хондраксид, що охороняється за свідоцтвом № 22897, ймовірність сплутування позначення Хондраксил на упаковці препарату Хондрасил зі знаком для товарів і послуг Хондроксид, що охороняється за свідоцтвом № 22897 у разі їх використання для товарів 5 класу МКТП чи однорідних з ними товарів відсутня; словесне позначення „Chondrasil не є схожим до ступеня змішування зі знаком Хондроксил, що охороняється за свідоцтвом № 22897.

Згідно висновку судової експертизи обєктів інтелектуальної власності Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз № 2790/3710 від 10.05.2011р., торгова назва лікарського засобу ХОНДРАСИЛ, зареєстрованого наказом МОЗ України від 05.03.2007 р. № 103 (реєстраційне посвідчення № UA/6033/01/01) не є схожою настільки, що її можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 22897.; позначення Chondrasil/ХОНДРАСИЛ, що застосовується на упаковках та в рекламних матеріалах лікарського засобу ХОНДРАСИЛ виробництва Відкритого акціонерного товариства Фармак, зареєстроване як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 118352, не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 22897; знак Chondrasil/ХОНДРАСИЛ за свідоцтвом України № 118352 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком ХОНДРОКСИД за свідоцтвом України № 22897; словесне позначення, нанесене на упаковку препарату Хондрасил, виробництва ВАТ Фармак, не є тотожнім до словесного позначення Хондроксид товарного знаку за свідоцтвом України № 22897; елемент ХОНДР, що входить до складу слів хондроксид та хондрасил, зображених на знаках для товарів і послуг за свідоцтвами України № 22897 та № 118352 відповідно, є загальновживаним терміном відносно товарів 5 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знаки; знак для товарів і послуг Chondrasil/ХОНДРАСИЛ за свідоцтвом України № 118352 є таким, що має розрізняльну здатність; зображення, нанесене на упаковку препарату Хондрасил виробництва ВАТ Фармак відповідно до свідоцтва України № 118352, не є ідентичним до зображення, що розміщене на упаковці препарату Хондроксид виробництва ВАТ Нижфарм; позначення, нанесені на упаковку препарату Хондрасил виробництва ВАТ Фармак, не є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, маркований товарним знаком за свідоцтвом України № 22897.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд першої інстанції дійшов висновку про те, що позовні вимоги є необґрунтованими та не підлягають до задоволення з наступних підстав.

Принциповим питанням при вирішенні цієї справи є встановлення, чи порушено правила чинного законодавства при видачі ВАТ Фармак10.02.2010 р. Свідоцтва України на знак для товарів і послуг "Chondrasil; ХОНДРАСИЛ (латиною та кирилицею, комбінований) № 118352, для товарів 5 класу МКТП Лікарські засоби, що застосовуються при патології опорно-рухомого апарату, оскільки за наявності Свідоцтва ВАТ Фармак вважається законним користувачем позначення у будь-яких формах, і його дії з використання позначення не можуть бути визнані незаконними.

Відповідно до п. 3 ст. 6 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг не можуть бути зареєстровані як позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на імя іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

В даному випадку, за оцінкою суду першої інстанції, підстави для висновку про недотримання ОСОБА_7 департаментом інтелектуальної власності п. 3 ст. 6 Закону під час видачі ВАТ Фармак свідоцтва України на знак для товарів і послуг "Chondrasil; ХОНДРАСИЛ відсутні.

Позначення, що охороняється Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 22897 від 15.01.2002р., є словесним та складається з напису ХОНДРОКСИД, виконаного крупними кирилічними буквами простого академічного шрифту газетного типу прямого симетричного виконання; позначення, що охороняється Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 118352 від 10.02.2010 р., є комбінованим та складається з прямокутного горизонтально орієнтованого поля, в центральній частині якого знаходиться напис "Chondrasil; ХОНДРАСИЛ.

При визначенні схожості обох позначень до ступеня змішування господарський суд прийняв до уваги в якості належного доказу по справі Висновок судової експертизи обєктів інтелектуальної власності Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз № 2790/3710 від 10.05.2011р., згідно якого позначення не є схожими до ступеня змішування за результатами порівняння всіх трьох складових - звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Серед іншого, господарський суд дійшов висновку, що оскільки ВАТ Фармак є власником комбінованого позначення "Chondrasil; ХОНДРАСИЛ, що охороняється Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг від 10.02.10 р. № 118352, видане для товарів 5 класу МКТП Лікарські засоби, що застосовуються при патології опорно-рухомого апарату, використання позначення в будь-якій формі є правомірним.

Крім того, господарський суд констатував, що в даному випадку суду не надано доказів на обґрунтування позовних вимог, що могли би бути підставою для задоволення позову.

Таким чином, на підставі вищенаведеного Господарський суд м. Києва прийняв Рішення про відмову у позові у повному обсязі.

Позивач ВАТ „Нижфарм не погодився з Рішенням суду першої інстанції, при цьому наголосив на таке.

Господарським судом порушено приписи ст. 79 ГПК України. У судовому засіданні від 05.10.2011 р. представник позивача надав клопотання про зупинення провадження у даній справі, до вирішення Окружним адміністративним судом м. Києва повязаної справи № 2а-8759/11/2670. Заява була обґрунтована тим, що ВАТ «Нижфарм» подано до Окружного адміністративного суду м. Києва адміністративний позов, зокрема про визнання протиправним та скасування Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності № 48589/з від 16.12.2009 р. про реєстрацію знака «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ» (латиною й кирилицею, комбінований) для товарів 5 класу МКТП.

Ухвалою від 20.09.2011 р. Окружного адміністративного суду м. Києва за позовними вимогами ВАТ «Нижфарм» закінчено підготовче провадження та призначено справу № 2а-8759/11/2670 до судового розгляду.

Підставами позовних вимог у адміністративній справі, що розглядалася адміністративними судами України у 2011-2012 рр.. (справа № 2а-8759/11/2670) було те, що Рішення Держдепартаменту № 48589/з від 16.12.2009 р. про реєстрацію знака «Chondrasil»/«ХОНДРАСИЛ» є необгрунтованим, незаконним, прийнятим без врахування усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), як того вимагає ч 3 ст. 2 КАС України, отже зазначене рішення має бути скасовано.

Відповідно до частини першої статті 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

При цьому пов'язаність справи полягає в тому, що рішення іншого суду, який розглядає справу, встановлює обставини, що впливають на збирання та оцінку доказів у даній справі, зокрема, факти, що мають преюдиціальне значення. Ці обставини стверджує позивач мають бути такими, що мають значення для даної справи.

Проте, господарський суд відмовив у задоволенні клопотання про зупинення провадження у справі, зазначивши, що «предметом розгляду по обох справах, що розглядаються господарським судом м. Києва та Окружним адміністративним судом м. Києва, є одні й ті самі правовідносини щодо відповідності законодавству свідоцтва України на знак" „Chondrasil; ХОНДРАСИЛ" від 10.02.2010 р. № 118352. зобов'язання відповідача внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знак для товарів і послуг та опублікування відповідних змін в Офіційному бюлетені "Промислова власність"».

Таким чином, зауважує скаржник, господарський суд 1-ї інстанції прямо вказав на те, що предмети обох справ (господарської № 21/80-59/20 та адміністративної № 2а-8759/11/2670) співпадають. Оскільки склад учасників обох справ є ідентичним, факти, що було встановлені Окружним адміністративним судом м. Києва під час розгляду адміністративної справи № 2а-8759/11/2670 і мали значення для її вирішення по суті, мають преюдиціальне значення для вирішення спору у справі № 21/80-59/20.

Крім того, що стосується визнання протиправним та скасування Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності № 48589/з від 16.12.2009 р. про реєстрацію знака «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ» (латиною й кирилицею, комбінований) для товарів 5 класу МКТП: відповідно до п. З ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обгрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявнику.

Відповідно до ст. 12 Закону - на підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку.

Таким чином, стверджує скаржник, Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності № 48589/з від 16.12.2009 р. про реєстрацію знака «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ» (латиною й кирилицею, комбінований) для товарів 5 класу МКТП є первісним по відношенню до Свідоцтва України № 118352.

А отже, при тому, що, як зазначив господарський суд м. Києва, «предметом розгляду по обох справах, що розглядаються господарським судом м. Києва та Окружним адміністративним судом м. Києва, є одні й ті самі правовідносини щодо відповідності законодавству свідоцтва України на знак "Chondrasil; ХОНДРАСИЛ" від 10.02.2010 р. № 118352, без вирішення питання про законність чи незаконність Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності №48589/з від 16.12.2009 р. було неможливим вирішити спір у справі № 21/80-59/20 по суті.

Саме тому скаржник (позивач) вважав неможливим розгляд даної справи № 21/80-59/20 до вирішення пов'язаної справи № 2а-8759/11/2670, рішення по якій є преюдиціальним стосовно справи № 21/80-59/20 і, відповідно до ст. 79 ГПК України, це є підставою для зупинення провадження у справі.

19.06.2012 р. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 19.06.2012 р. у справі №2а-8759/11/2670 (К/9991 /17614/12) Постанову окружного адміністративного суду м. Києва від 21.11.2011 р. та Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 27.02.2012 р. залишено без змін (додаток 1-2).

За Ухвалою ВАСУ від 19.06.2012 р. встановлено, що «суди першої і апеляційної інстанцій дійшли до обґрунтованих висновків про наявність підстав задоволення позовних вимог щодо визнання протиправним рішення Державного департаменту інтелектуальної власності № 48589/з від 16.12.2009 р. про реєстрацію знака "Chondrasil; ХОНДРАСИЛ" та визнання недійсним Свідоцтва».

Отже, підсумовує скаржник, як свідчать рішення адміністративних судів усіх трьох інстанцій, позовні вимоги ВАТ «Нижфарм» щодо визнання протиправним та скасування Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності № 48589/з від 16.12.2009 р. про реєстрацію знака «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ» були законними, обгрунтованими і основаними на факті схожості до ступеня змішування конфліктних позначень - назв ЛЗ-хондропротекторів Хондроксид та Хондрасил. З'ясовані судами обставини у справі № 2а-8759/11/2670 (К/9991/17614/12) мають преюдиціальне значення для вирішення справи №21/80-59/20.

Слід зазначити, зауважує позивач, що Рішення Господарського суду м. Києва та Постанова КАГС у справі № 21/80 при первинному розгляді крім іншого були обгрунтовані тим, що факт схожості до ступеня змішування конфліктних позначень - назв ЛЗ-хондропротекторів Хондроксид та Хондрасил був належним чином встановлений на підставі Висновку судової експертизи № 54/10-ОД від 22.02.2010 р. з додатковими усними та письмовими поясненнями експерта. Однак, замість виклику у суд для допита усіх експертів, що проводили судову експертизу по справі, або призначення повторної експертизи, суд призначив первинну експертизу, чим порушив норми ст. 41-43 ГПК України.

В якості єдиного доказу по справі господарський суд прийняв висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз № 2790/3710 від 10.05.2011 р. (експертиза була призначена у ХНДІСЕ всупереч приписам ст. 41 ГПК України).

Проте, зазначив скаржник суд першої інстанції не надав оцінки іншим доказам у справі. Скасовуючи рішення господарських судів перших інстанцій та направляючи справу на новий розгляд Вищий господарський суд України у своїй Постанові від 23.12.2010 р. зазначає, що «висновок №54/10-ОД від 22.02.2010 р. та висновок ДНДІСЕ № 4341/30 від 02.09.2010 р. містять у собі протилежні відповіді на питання схожості відповідних знаків для товарів та послуг, що обумовлює відсутність однозначної відповіді на дане питання та, авжеж, не дозволяє суду у відповідності до ст. 43 ГПК України, згідно якої господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, здійснити оцінку доказів, якими позивач та відповідач-1 обґрунтовують власні правові позиції».

При цьому ВГСУ зобов'язав новий склад суду: «при новому розгляді господарському суду необхідно врахувати наведене, більш ретельно перевірити доводи сторін, встановити дійсні обставини справи і прийняти рішення відповідно до вимог закону».

Виходячи з наведеного припису Постанови ВГСУ від 23.12.2010 р. для вирішення питання суперечності зазначених висновків судових експертиз необхідні були додаткові роз'яснення судових експертів щодо того, яким чином вони дійшли своїх висновків.

Отже, оскільки відсутність додаткових роз'яснень експертів (зокрема, експерта ДНДІСЕ ОСОБА_11) стала єдиною підставою для скасування законних рішень господарських судів по справі № 21/80, керуючись ст. 12 Закону України «Про судову експертизу», ст.ст. 22, 31 та 42 ГПК України позивач просив суд викликати обох експертів на допит і встановити, який саме висновок відповідає вимогам судової експертизи. Замість цього була призначена первинна судова експертиза.

Проте, оскільки причиною звернення позивача до господарського суду стало порушення його прав на знак ХОНДРОКСИД (схожість назв ЛЗ-хондропротекторів Хондроксид та Хондрасил), а відповідні обставини справи № 21/80-59/20 були належним чином встановлені при вирішення спору у адміністративній справі про визнання протиправним та скасування Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності № 48589/з від 16.12.2009 р. про реєстрацію знака «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ», тому за оцінкою скаржника з'ясовані судами обставини у справі № 2а-8759/11/2670 (К/9991 /17614/12) мають преюдиціальне значення для вирішення даної справи.

Як було зазначено вище, Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 19.06.2012 р. у справі № 2а-8759/11/2670 (К/9991/17614/12) Постанову окружного адміністративного суду м. Києва від 21.11.2011 р. та Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 27.02.2012 р. залишено без змін (додаток 1-2).

У мотивувальній частині Ухвали ВАСУ від 19.06.2012 р. встановлено, що «суди першої і апеляційної інстанцій дійшли до обґрунтованих висновків про наявність підстав задоволення позовних вимог щодо визнання протиправним Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності № 48589/з від 16.12.2009 р. про реєстрацію знака " Chondrasil; ХОНДРАСИЛ" та визнання недійсним Свідоцтва».

Залишаючи касаційну скаргу ВАТ «Фармак» без задоволення, а судові рішення адміністративних судів перших двох інстанцій - без змін, Вищий адміністративний суд України визнав, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій: «судами першої та апеляційної інстанції винесені законні і обґрунтовані рішення, постановлені з дотриманням норм матеріального та процесуального права і підстав для їх скасування не вбачається».

Крім того, у мотивувальній частині Ухвали ВАСУ від 19.06.2012 р. суд касаційної інстанції зазначив, що:

- Колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з висновками судів першої і апеляційної інстанцій виходячи з наступного.

- Згідно обставин справи між; сторонами виник спір щодо відповідності законодавчим нормам Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності № 48589/з від 16.12.2009 р. про реєстрацію знака Chondrasil; ХОНДРАСИЛ" (латиною й кирилицею, комбінований) для товарів 5 класу МКТП та виданого свідоцтва України на знак "Chondrasil; ХОНДРАСИЛ" (латиною та кирилицею, комбінований) від 10.02.2010 р. № 118352. При цьому позивач посилається як на підставу протиправності вказаного рішення, що спірний знак „Chondrasil; ХОНДРАСИЛ може ввести в оману споживача відносно дійсного виробника товарів 5 класу МКТП, а також: може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані із певною якістю товарів ВАТ "Нижфарм", а саме, з добре відомим знаком ВАТ "Нижфарм" -"ХОНДР ОКСИД", настільки схожим, що їх можливо сплутати.

- Суди першої та апеляційної інстанції, дослідивши обставини справи, прийшли до висновків, що лікарські засоби "ХОНДРАСИЛ" і "ХОНДРОКСИД" належать до однієї фармакотерапевтичної групи, а саме, є хондропротекторами, мають однаковий якісний та кількісний склад діючої речовини - 5% хондроїтину сульфату, однаковий склад допоміжних речовин.

- Виходячи з наведеного суди прийшли до обґрунтованих висновків відносно

лікарських засобів, що пропонуються позивачем та третьою особою, які між: собою є

споріднені, а товарні знаки є тотожними або настільки схожими, що їх можна

сплутати /наведені цитати виділені у витягу з ухвали ВАСУ з Єдиного державного

реєстра судових рішень: http: //reyestr.court.gov.ua/Review/24961075 додаток 2/.

У п.п 2.6 Постанови Пленуму Вищого господарського суду від 26.12.2011 р. N 18 (із змінами, внесеними постановою ВГСУ N 3 від 23.03.2012 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції «не потребують доказування преюдиціальні факти, тобто встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори) у процесі розгляду іншої справи, в якій беруть участь ті самі сторони, в тому числі і в тих випадках, коли в іншому спорі сторони мали інший процесуальний статус (наприклад, позивач у даній справі був відповідачем в іншій, а відповідач у даній справі - позивачем в іншій).

Хоча фактам, встановленим іншими судовими рішеннями, крім зазначених у статті 35 ГПК України, й не надано преюдиціального значення для господарських судів, але вони мають враховуватися судами у розгляді справ з урахуванням загальних правил статті 43 названого Кодексу щодо оцінки доказів.

Преюдиціальне значення процесуальним законом надається саме фактам, 'встановленим судовими рішеннями (в тому числі в їх мотивувальних частинах), але не правовій оцінці таких фактів, здійсненій іншим судом чи іншим органом, який вирішує господарський спір».

Преюдиціальні факти - це факти, встановлені рішеннями суду, що набули законної сили і не підлягають повторному доказуванню. Основою преюдиційності факту є законна сила судового рішення. Адміністративний суд, не доказуючи встановлені в цих актах факти, обмежується витребуванням копії відповідного судового акта, а сторони не мають право передоказувати преюдиційні факти (ч. 1 ст. 72 Кодексу адміністративного судочинства України). Основою преюдиційності фактів є законна сила судового рішення. Адміністративний суд, не доказуючи заново встановлені в цих актах факти, обмежується витребуванням копії відповідного судового рішення, а сторони не зобов'язані передоказувати преюдиційні факти.

Отже, преюдиціальні факти - це ті факти, що встановлені рішенням, яке набрало законної сили, в адміністративній, цивільній або господарській справі і не підлягають повторному доказуванню (частина перша ст. 72 КАС, ст. 35 Господарського процесуального кодексу).

Серед іншого скаржник ВАТ „Нижфарм наголошує на тому, що, Наказом МОЗ України від 03.02.2012 р. № 82 препарат Хондрасил був перереєстрований під назвою Хондра-сила:

Це свідчить про конклюдентні дії з боку відповідача-1: згоду з прийнятими судовими рішеннями.

Стосовно питання подібності позначення Хондрасил (у вигляді словесного та комбінованого позначення) зі знаком Хондроксид позивача - факт їх подібності до ступеня змішування є встановленим, оскільки відповідно до приписів ст. 35 ГПК України, факти, встановлені рішенням господарського суду або іншого органа (за винятком встановлених рішенням третейського суду) під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, у яких беруть участь ті ж самі сторони.

Як свідчить п. 10 Оглядового листа Вищого господарського суду України від 17.04.2006 № 01-8/847 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку)» «місцевий господарський суд дійшов вірного висновку про те, що визнання недійсною у судовому порядку міжнародної реєстрації від 14.08.2000 № 743011 знака для товарів і послуг „Новий ж.", зареєстрованого на ім'я Іноземного суб'єкта господарювання є преюдиціальною обставиною для даної справи. Оскільки ж дана обставина була єдиною підставою для відмови у задоволенні вимог позивача про реєстрацію знака для товарів і послуг „Новий ж. " для всього переліку З, 5 та 42 класу МКТП, то суд дійшов обґрунтованого висновку про необхідність задоволення позову в цій частині. Той факт, що зазначена обставина не була відома на час прийняття рішення Апеляційної палати, не може бути підставою для відмови у позовних вимогах, оскільки іншого порядку, у тому числі й перегляду рішення Апеляційної палати за нововиявленими обставинами, чинне законодавство не містить».

Оскільки на дату прийняття місцевим господарським судом оскаржуваного Рішення від 05.10.2011 р. рішення адміністративних судів з пов'язаної справи № 2а-8759/11/2670 ще не були прийняті, скаржник подав нотаріально посвідчені їх копії у порядку, передбаченому ст. 101 ГПК України при розгляді справи у апеляційній інстанції скаржник ще раз наголошує на тому, що враховуючи, що предметом зазначеної адміністративної справи був спір про право: Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 21.11.2011 р. у справі № 2а-8759/11/2670 скасоване Рішення Держдепартаменту інтелектуальної власності №48589/з від 16.12.2009 р. про реєстрацію знака «Chondrasil»/«ХОНДРАСИЛ» (Постанова ОАС набула законної сили 27.02.2012 р.), оскільки суд встановив, що воно є необгрунтованим, незаконним і прийнятим з порушенням прав позивача на торговельну марку Хондроксид, зазначені рішення мають преюдиційне значення для вирішення по суті спору у господарській справі № 21/80-59/20, оскільки предмет спору в частині вимог до відповідача-2 вже відсутній.

Виходячи з викладеного скаржник просив колегію суддів:

1. Припинити провадження у справі № 21/80-59/20 у частині позовних вимог до відповідача-2 - Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним Свідоцтва України від 10.02.1010 р. № 118352.

2. Задовольнити позов у частині вимог до відповідача-1 - ВАТ «Фармак» про заборону використовувати в процесі виробництва й реалізації продукції, у своїй рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці й інших носіях інформації позначення "Хондрасил" (кирилицею та/або латиною «Chondrasil»), оскільки факт порушення прав позивача на належну йому торгову марку Хондроксид (визнану добре відомою в Україні) при використанні цього позначення встановлений в адміністративній справі №2а-8759/11/2670 і є преюдиціальним для вирішення даного спору.

Колегія суддів, дослідивши матеріали справи та вивчивши надані сторонами додаткові матеріали, дійшла висновку про обґрунтованість доводів апеляційного оскарження, а тому, вважає за необхідне Рішення Господарського суду м. Києва від 05.10.2011 р. № 21/80-59/20 скасувати, прийняти нове судове рішення яким задовольнити позов в частині позовних вимог до відповідача-1, та задовольнити позов в частині позовних вимог до відповідача-2.

Керуючись ст.ст. 32-34, 43, 85, 99, 101-105 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу ВАТ „Нижфарм задовольнити.

2. Рішення господарського суду м. Києва від 05.10.2011 р. № 21/80-59/20 скасувати.

Прийняти нове судове рішення в наступній редакції:

„Позовні вимоги позивача ВАТ „Нижфарм до відповідача 1 ВАТ „Фармак задовольнити в повному обсязі.

Заборонити ВАТ "Фармак" використовувати в процесі виробництва та реалізації продукції, у своїй рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації позначення "ХОНДРАСИЛ", яке схоже настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" (Свідоцтвом України № 22897, стосовно товарів 5 класу МКТП);

Зобов'язати ВАТ "Фармак" вилучити з комерційного обігу лікарські засоби з незаконно використаним позначенням Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ (латиною та кирилицею) та знищити упаковку лікарського засобу, марковану позначеннями "Chondrasil" та "ХОНДРАСИЛ"(латиною та кирилицею), схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" (Свідоцтво України № 22897);

Визнати недійсним повністю Свідоцтво України на знак "Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ" (латиною та кирилицею, комбінований) від 10.02.2010 р. № 118352;

Позовні вимоги позивача ВАТ „Нижфарм до відповідача 2 Державної служби інтелектуальної власності України задовольнити.

Зобов'язати ОСОБА_7 департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним Свідоцтва України від 10.02.2010 р. № 118352 на знак "Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ"(латиною та кирилицею, комбінований) та опублікувати своєму офіційному бюлетені відомості про визнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ"(латиною та кирилицею, комбінований) за Свідоцтвом України від 10.02.2010 р. № 118352, яка прийнята до розгляду господарським судом міста Києва.

Постанова Київського апеляційного господарського суду від 17.07.2012 р.

№ 21/80-59/20 набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанова Київського апеляційного господарського суду від 17.07.2011 р.

№ 21/80-59/20 може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України у 20-денний термін.

Матеріали справи № 21/80-59/20 повернути до Господарського суду м. Києва.

Головуючий суддя Ільєнок Т.В.

Судді Остапенко О.М.

ОСОБА_1