УХВАЛА

Справа № 54/129 20.11.12

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Абразив-Центр"

До 1) Державної служби інтелектуальної власності України;

2) Приватного підприємства "Абразив-Центр"

Про визнання недійсним свідоцтва України №105468 на знак для товарів

та послуг Абразив-центр та зобов'язання вчинити дії

Колегія суддів у складі:

Головуючий суддя Бондаренко Г.П.

Суддя Гумега О.В.

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники сторін:

Від позивача ОСОБА_1 (дов. б/н від 12.11.2012р.)

Від відповідача-1 ОСОБА_2 (дов. №16-8/6282-с від 01.09.2011р.)

Від відповідача-2 ОСОБА_3 (дов. б/н від 22.06.2012р.);

ОСОБА_4 (дов. б/н від 22.06.12р.)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Абразив-Центр" (далі по тексту - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі по тексту - відповідач 1), Приватного підприємства "Абразив-Центр" (далі по тексту - відповідач 2) про визнання недійсним свідоцтва України №105468 на знак для товарів та послуг Абразив-центр та зобов'язання відповідача-1 внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним свідоцтва України №105468 та опублікування відповідних відомостей в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.08.2010 року позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі № 54/129, розгляд справи призначено на 15.09.2010 року.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 11.10.2010 року справу №54/129 передано на розгляд судді Бондаренко Г.П., у зв'язку із перебуванням судді Демченко Т.С. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.10.2010 року справу прийнято до провадження, розгляд справи призначено на 25.11.2010 року.

25.11.2010 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва представником позивача подано клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами та документи по справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.03.2011 року суд призначив у даній справі судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив судовому експерту ОСОБА_5, зупинив провадження у справі до надання висновків судової експертизи обєктів інтелектуальної власності, призначеної у справі, матеріали справи № 54/129 направлено до експертної установи.

15.07.2011 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва від ТОВ Експертне бюро з питань інтелектуальної власності" надійшли матеріали справи №54/129 разом із супровідним листом вих. №183 від 14.07.2011р. та висновком №89/11-НМ від 14.07.2011р. судової експертизи обєктів інтелектуальної власності за господарською справою №54/129. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.08.2011 року поновлено провадження у справі №54/129, розгляд справи призначено на 29.09.2011р.

28.09.2011 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва позивачем подано пояснення на висновок судової експертизи, в якій позивач наголошує на правильності висновків судової експертизи та просить суд задовольнити заявлені позовні вимоги у повному обсязі.

29.09.2011 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва відповідачем-1 подано пояснення по справі, у відповідності до якого просить суд замінити відповідача-1 - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на належного відповідача - Державну службу інтелектуальної власності в порядку ст. 24 ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.10.2011 року розгляд справи відкладено на 25.10.2011 року у звязку з неявкою позивача та відповідача-1 в судове засідання та необхідністю виклику в судове засідання судового експерта ОСОБА_5 Цією ж ухвалою судом здійснено заміну відповідача-1 у справі Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на його правонаступника - Державну службу інтелектуальної власності України у відповідності до ст. 25 ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.10.2011 року розгляд справи відкладено на 15.11.2011 року, у звязку з неявкою експерта в судове засідання та ненаданням експертом роз'яснень, витребуваних судом.

У звязку з заявленим відповідачем-1 клопотанням про відкладення розгляду справи, в судовому засіданні 15.11.2011 року оголошувалась перерва до 22.11.2011 року в порядку ст. 77 ГПК України. У відповідності до ст. 77 ГПК України в судовому засіданні 22.11.2011 року оголошувалась перерва до 29.11.2011 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.11.2011 року суд призначив у даній справі додаткову судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив судовому експерту ОСОБА_5, зупинив провадження у справі до надання висновків додаткової судової експертизи, призначеної у справі. Матеріали справи № 54/129 направлено до експертної установи.

25.06.2012 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва від ТОВ Експертне бюро з питань інтелектуальної власності надійшли матеріали справи №54/129 разом із супровідним листом вих. №243 від 22.06.2012р. та висновком №107/12-НМ від 22.06.2011р. додаткової судової експертизи обєктів інтелектуальної власності за господарською справою №54/129.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.07.2012 року поновлено провадження у справі та призначено її розгляд на 31.07.2012 року. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.07.2012 року розгляд справи відкладено на 21.08.2012 року, у звязку з неявкою відповідачів в судове засідання та невиконанням сторонами вимог ухвали суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.08.2012 року розгляд справи відкладено на 11.09.2012 року, у зв'язку з необхідністю надання представникам сторін пояснень у справі, викликом судового експерта в судове засідання для дачі роз'яснень.

В судовому засіданні 11.09.2012 року, після заслуховування пояснень сторін та роз'яснень судового експерта, суд прийшов до висновку про необхідність призначення колегіального розгляду даної справи, у звязку з чим оголошено про відкладення розгляду справи. 11.09.2012 року суддя Бондаренко Г.П. звернулася до Голови Господарського суду міста Києва з заявою, для визначення складу колегії для розгляду справи №54/129.

Розпорядженням від 11.09.2012 року Голови Господарського суду міста Києва було призначено колегіальний розгляд справи №54/129 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Абразив-Центр"до Державної служби інтелектуальної власності України, Приватного підприємства "Абразив-Центр" про визнання недійсним свідоцтва України №105468 на знак для товарів та послуг Абразив-центр та зобов'язання вчинити дії у складі: головуючий суддя Бондаренко Г.П.; суддя Гумега О.В.; суддя Картавцева Ю.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2012 року справу прийнято до провадження колегії суддів у складі головуючий суддя: Бондаренко Г.П.; суддя Гумега О.В.; суддя Картавцева Ю.В. та призначено розгляд справи на 25.10.2012 року.

19.10.2012 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва позивачем подано додаткові докази по справі. 24.10.2012 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва позивачем подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.10.2012 року розгляд справи було відкладено на 15.11.2012 року, у зв'язку з неявкою позивача та відповідача-2 в судове засідання, задоволенням клопотання позивача про відкладення розгляду справи, необхідністю надання сторонами додаткових пояснень по справі.

14.11.2012 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва відповідачем-2 подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2012 року продовжено строк вирішення спору у справі №54/129 на пятнадцять днів, оголошено перерву в судовому засіданні до 20.11.2012 року.

В судове засідання 20.11.2012 року представники сторін зявились.

Відповідачем-2 надано письмові та усні заперечення проти клопотань представника позивача.

Відповідачем-1 надано усні заперечення проти клопотань представника позивача

Разом з тим, представником відповідача-2 подано клопотання про призначення повторної судової експертизи, проведення якої просить доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Подане клопотання обґрунтовано тим, що результати експертизи, призначеної на підставі ухвали від 29.11.2011 року, які надійшли до суду містять численні вади, які не дають можливості обґрунтовано розяснити питання, що виникли при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань.

Представником позивача надано усні пояснення та заперечення проти задоволення клопотання про призначення повторної судової експертизи інтелектуальної власності.

Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд

ВСТАНОВИВ:

Предметом розгляду даної справи є визнання повністю недійсним свідоцтва України №105468 на знак для товарів і послуг Абразив-центр, яке належить відповідачеві-2 з підстав невідповідності оскаржуваного позначення умовам надання правової охорони, а саме за твердженням позивача оскаржуване позначення на день подання заявки було схоже до ступеня сплутування з фірмовим найменуванням ТОВ Абразив-центр, що належить позивачеві, а отже така схожість знаку може ввести в оману споживача щодо сплутування двох субєктів господарювання з конкуруючим (однаковими) комерційним найменуванням та знаку для товарів і послуг, відносно яких зареєстровано конкуруючі позначення та найменування.

Дійшовши висновку про необхідність вирішення питань, які потребують спеціальних знань, суд ухвалою від 29.11.2011 року у даній справі призначив додаткову судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив атестованому судовому експерту ОСОБА_5.

25.06.2012 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва від ТОВ Експертне бюро з питань інтелектуальної власності надійшли матеріали справи №54/129 разом із супровідним листом вих. №243 від 22.06.2012р. та висновком додаткової судової експертизи №107/12-НМ від 22.06.2012р. додаткової судової експертизи обєктів інтелектуальної власності за господарською справою №54/129.

Представниками відповідача-1 та відповідача-2 надано письмові заперечення на висновок судової експертизи, у відповідності до яких просять суд не приймати висновок №107/12-НМ додаткової судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 22.06.2012р., зокрема, з посиланням на те, що експерт протиправно надав найменуванню юридичної особи статус фірмового найменування, зробив неправильний висновок про те, що фірмове найменування відповідача стало відомим в Україні до дати подання до Установи заявки № m 2.11.2007 року на підставі копій договорів, листів та сертифікатів, в яких є посилання на позивача, у висновку №107/12-НМ додаткової судової експертизи зроблено висновок 4, який суперечить висновку щодо такого самого питання, зробленому раніше у висновку№89/11-НМ судової експертизи, зазначений висновок не усуває той ряд недоліків, які мали місце у висновку первинної експертизи, а тому висновок є незаконним та упередженим та не може бути належним доказом у справі.

Враховуючи керівні роз'яснення Вищого господарського суду України та вимоги ст. 31 ГПК України, суд з метою повного, всебічного та обєктивного вирішення даного спору, викликав в судове засідання судового експерта ОСОБА_5 для надання нею розяснень з приводу експертного висновку у справі №54/129.

В судовому засіданні 11.09.2012 року експертом ОСОБА_5 надано усні та письмові пояснення по висновку додаткової судової експертизи №107/12-НМ від 22.06.2012р., в яких просить відхилити пояснення відповідачів у справі та прийняти висновок додаткової судової експертизи як повний та обґрунтований.

Крім того, 19.10.2012 року через канцелярію Господарського суду міста Києва позивачем у справі подано до суду додаткові докази , які складають чотири томи матеріалів справи та які в процесі розгляду справи та проведення судової експертизи не враховувались.

У відповідності до ч. 4 ст. 42 ГПК України, при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Пунктом 15.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики призначення судової експертизи від 23 березня 2012 року N4 визначено, що повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

У п. 18 вищезазначеної постанови визначено, що у перевірці й оцінці експертного висновку господарським судам слід з'ясовувати:

- чи було додержано вимоги законодавства у призначенні та проведенні судової експертизи;

- чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі;

- компетентність експерта, якщо проведення судової експертизи доручено окремій особі, і чи не вийшов він за межі своїх повноважень;

- повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним;

- узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком судової експертизи;

- обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Розглянувши матеріали справи та висновок №107/12-НМ додаткової судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 22.06.2012р., суд приходить до висновку про необхідність призначення у справі повторної експертизи обєктів інтелектуальної власності для усунення неповноти та неясності висновку, а саме щодо того: на підставі яких матеріалів справи експертом зроблено висновок про те, що фірмове найменування відповідача стало відомим в Україні до дати подання до Установи заявки № m 2.11.2007 року з урахуванням критеріїв відомості знаку, визначених ч. 2 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", які також за аналогією закону можуть застосовуватися і для визначення відомості фірмового найменування; щодо якого виробника споживач може бути введений в оману, з урахуванням того, що позивач та відповідач-2 у справі не є виробниками товарів 8 класу МКТП; неповноти оцінки зображувальної частини знаку за свідоцтвом України №105468 та не дослідженням питання щодо включення організаційно-правової форми до складу фірмового найменування юридичної особи та оцінки факту реєстрації позивача та відповідача-2 державними реєстраторами за умови того, що їх фірмові найменування містять однакові елементи фірмових найменувань.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону України Про судову експертизу, незалежність судового експерта та правильність його висновку забезпечуються, зокрема, можливістю призначення повторної судової експертизи.

Враховуючи необхідність усунення сумнівів у правильності висновків судової експертизи, керуючись нормами ст. 41 ГПК України, Закону України Про судову експертизу" суд призначає у справі повторну судову експертизу інтелектуальної власності.

За таких обставин, клопотання відповідача-2 про призначення повторної судової експертизи підлягає задоволенню.

Судом доручається проведення повторної судової експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, який є експертною установою у розумінні положень ст. 7 Закону України Про судову експертизу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України, суд зупиняє провадження у справі до отримання висновків повторної експертизи по поставленим питанням.

Керуючись ст. ст. 41, 42, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити по справі повторну судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. Провадження по справі зупинити до надання висновків повторної судової експертизи.

3. На вирішення експерта поставити наступні питання:

- чи є знак «Абразив Центр»за свідоцтвом України №105468 схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача (за умови, якщо воно було відомим на дату подання ПП «Абразив Центр»заявки № m 2007 18739) відносно зареєстрованих товарів і послуг?

- чи є знак «Абразив-центр»за свідоцтвом України №105468 таким, що може вводити в оману щодо особи, яка виробляє товари 8 класу та надає послуги 35 класу МКТП, станом на 02.11.2007 дату подання відповідачем-2 заявки № m 2007 18739?

- чи є знак за свідоцтвом України №105468 таким, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача?

- які товари та/або послуги за свідоцтвом України №105468 тотожними або спорідненими з товарами та/або послугами щодо яких фірмове найменування позивача було відоме в Україні на дату подання заявки № m 2007 18739?

- відносно яких товарів та/або послуг за свідоцтвом України №105468 знак за даним свідоцтвом може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги та/або продає товари з врахуванням використання позивачем свого фірмового найменування з дати подання заявки на знак № m 2007 18739?

- на підставі яких матеріалів справи можна дійти висновку про те, що фірмове найменування відповідача стало відомим в Україні до дати подання до Установи заявки № m 2.11.2007 року та які критерії відомості оцінюються експертом відносно використання фірмового найменування щодо товарів 8 класу та послуг 35 класу МКТП?

- щодо якого виробника споживач може бути введений в оману, з урахуванням того, що позивач та відповідач-2 у справі не є виробниками товарів 8 класу МКТП, а є дилерами різних виробників товарів 8 класу МКТП?

- чи має зображувальна частина знаку за свідоцтвом України №105468 розрізняльну здатність?

- з яких підстав експертом може порівнюватись між собою словесна частина комбінованого позначення, що охороняється за свідоцтвом України № 105468 та частина фірмового найменування позивача у справі?

4. Суд попереджає експерта про необхідність проведення експертизи у відповідності до Закону України "Про судову експертизу" та про кримінальну відповідальність у разі дачі неправдивих висновків.

5. Зобовязати сторони надавати додаткові матеріали справи, необхідні для проведення експертизи, на вимогу експерта

6. Витрати по проведенню експертизи покласти на відповідача-2 - приватне підприємство Абразив-центр () з наступним віднесенням на винну сторону при вирішенні справи по суті.

7. Дану ухвалу може бути оскаржено в порядку, передбаченому чинним законодавством України, в частині зупинення провадження по справі.

8. Ухвалу направити сторонам, експерту разом з матеріалами справи.

Головуючий суддя Г.П. Бондаренко

Суддя О.В. Гумега

Суддя Ю.В. Картавцева