УХВАЛА

Справа № 9/39 25.05.11

За позовом Компанії КМ КОР ЛІМІТЕД

До Приватного акціонерного товариства МТС Україна

про припинення порушення права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг

Суддя Бондаренко Г.П.

Представники сторін:

Від позивача ОСОБА_1 (дов. №15-03/204 від 15.03.2011р.)

Від відповідача не зявився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Компанія КМ КОР ЛІМІТЕД (далі по тексту - позивач) звернулася з позовною заявою до господарського суду міста Києва до Приватного акціонерного товариства МТС Україна (далі по тексту - відповідач) про заборону відповідачу використання на території України словесних позначень на крок попереду та на шаг впереди, схожих настільки, що їх можна сплутати із знаками позивача, усіма способами, передбаченими законом України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, ЦК та ГК України, зокрема заборонити відповідачу використовувати в процесі надання телекомунікаційних послуг, виробництва продукції, у своїй рекламі, на вивісках, Інтернет-сторінці та інших носіях інформації вказаних позначень; зобовязати відповідача вилучити з комерційного обігу всю продукцію з незаконно використаним позначенням на крок попереду та на шаг впередита знищити всю рекламну продукцію, маркетингові матеріали, фірмові бланки та інші матеріали на паперових та/або інших носіях, на яких нанесено спірні позначення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2011 року позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі № 9/39, розгляд справи призначено на 16.03.2011 року.

Представник позивача вимоги ухвали суду від 22.02.2011 року виконав частково, надав додаткові матеріали по справі. Дослідивши в судовому засіданні матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність у порядку ст. 38 ГПК України витребування у Державного департаменту інтелектуальної власності заявки, на підставі яких видано свідоцтва №49902, №53591.

Ухвалою суду від 16.03.2011 року розгляд справи було відкладено на 11.04.2011 року у зв'язку з неявкою представника відповідача в судове засідання, необхідністю надання додаткових матеріалів по справі та необхідністю витребування матеріалів заявок №49902, №53591 у Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України.

11.04.2011 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва відповідач подав клопотання про відкладення розгляду справи. В судове засідання 11.04.2011 року представник відповідача не зявився, вимоги ухвали Господарського суду від 16.03.2011 року не виконав.

Представник позивача в судовому засіданні подав заяву про продовження строку вирішення спору на більш тривалий строк, ніж встановлено частиною 1 статті 69 ГПК України, в зв'язку з необхідністю подання додаткових доказів у справі.

Ухвалою суду від 11.04.2011 року строк вирішення спору у справі №9/39 продовжено на п'ятнадцять днів у відповідності до ст. 69 ГПК України, рзгляд справи відкладено на 11.05.2011 року.

10.05.2011 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва Державним департаментом інтелектуальної власності подано додаткові матеріали, витребувані судом.

11.05.2011 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва відповідачем подано пояснення по справі, в яких він заперечує проти заявлених позовних вимог з тих підстав, що Відкритим акціонерним товариством "Мобільні телесистеми" зареєстровано права на знак для товарів та послуг "МТС на крок попереду", які підтверджуються свідоцтвом № 139040, а отже відповідач вважає своє використання такого позначення правомірним.

Представник позивача в судовому засіданні 11.05.2011 року надав письмові та усні пояснення по справі, позовні вимоги підтримав.

Дослідивши у судовому засіданні 11.05.2011р. наявні матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача суд дійшов висновку про необхідність призначення по справі у відповідності до ст. 41 ГПК України за ініціативою суду судової експертизи обєктів інтелектуальної власності для встановлення схожості до ступеня сплутування позначення, що використовуюється відповідачем з позначеннями (товарними знаками), що належать позивачеві на підстві свідоцтва № 69804 та свідоцтва № 69803.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.05.2011 року розгляд справи відкладено на 25.05.2011р. для надання сторонам можливості скористатися процесуальними правами на надання переліку питань, які можуть бути поставлені перед експертизою та переліку експертних установ (експертів), яким може бути доручено проведення судової експертизи.

В судове засідання 25.05.2011 року представник відповідача не зявився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Представником позивача надано письмові заперечення на пояснення відповідача подані 11.05.2011р.

Представником позивача подано клопотання про призначення у справі судової експертизи, надано перелік питань для її проведення, запропоновано доручити проведення експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представника , суд

ВСТАНОВИВ:

Предметом розгляду даної справи є заборона відповідачу використання на території України словесних позначень «на крок по переду»та «на шаг впереди», заборона відповідачу використовувати в процесі надання комунікаційних послуг, виробництва продукції, у свої рекламі, на вивісках, інтернет сторінці та інших носіях інформації вказаних позначень та зобовязання відповідача вилучити з комерційного обігу всю продукцію з використаним позначенням «на крок по переду»та «на шаг впереди», знищити всю рекламну продукцію, маркетингові матеріали, фірмові бланки та інші матеріали на паперових та/або інших носіях, на яких нанесено спірні позначення, з підстав того, що позивач є власником виключних майнових прав на знаки для товарів та послуг - словесне позначення «ЗАВЖДИ НА КРОК ПОПЕРЕДУ»та словесне позначення «ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ», що охороняються за свідоцтвами України на знаки для товарів та послуг №69803 від 15.12.2006р. та №69804 від 15.12.2006р.

За таких обставин, для вирішення справи по суті суду необхідно встановити чи використано відповідачем охоронювані за сідоцтвами № 69803 та № 69804 товарні знаки при наданні послуг, чи допущено відповідачем при розміщенні позначень "ЗАВЖДИ НА КРОК ПОПЕРЕДУ" та "ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ" на діловій документації порушення прав позивача на охоронювані за свідоцтва № 69803 та № 69804 товарні знаки, та чи є товари та послуги, щодо яких зареєстрованого товарні знаки за сідоцтвами № 69803 та №69804 спорідненими з тими товарами та послугами, які надаються/виробляються відповідачем з використанням словесних позначень "ЗАВЖДИ НА КРОК ПОПЕРЕДУ" та "ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ".

За висновком суду для вирішення даного питання необхідно володіти спеціальними знаннями, а тому без висновків судової експертизи, які є належними засобами доказування, справа не може бути вирішена по суті.

Дана позиція суду щодо необхідності спеціальних знань при вирішенні даних питань узгоджується з викладеним, зокрема у п. п. 3 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду від 29.03.2005 року за №04-5/76 Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності.

У вирішенні питань, пов'язаних з призначенням судової експертизи, судом також враховується викладене у роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.98 N 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" та в рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності."

Як встановлено п. 45 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду від 10.06.2004 р. N 04-5/1107 Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності, відповідно до статті 41 ГПК для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

За таких обставин, суд за власною ініціативою відповідно до ст. 41 ГПК України, керуючись Законом України Про судову експертизу, призначає у справі судове експертизу об'єктів права інтелектуальної власності для вирішення питань, які потребують спеціальних знань, та є необхідними для вирішення справи, проведення якої доручається Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 79 ГПК України, суд зупиняє провадження у справі до проведення експертизи по поставленим питанням та отримиання судом відповідних висновків.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 31, 41, 79, 86 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Призначити по справі судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- Чи має місце використаня Приватним акціонерним товариством "МТС України" при наданні послуг та/або зазначенні в діловій документації товарних знаків, що охороняються за свідоцтвами України № 69803 та № 69804?

- Чи є позначення «на крок попереду»та «на шаг впереди», які використовуються Приватним акціонерним товариством "МТС України" схожим із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 69803 та № 69804 настільки, що їх можна сплутати?

- Чи є товари та/або послуги щодо яких Приватне акціонерне товариство "МТС України" використовує позначення "на крок попереду" та "на шаг впереди" спорідненими або однорідними з товарами або послугами щодо яких зареєстровано товарні знаки за свідоцтвами № 69803 та № 69804?

- Чи є словесне позначення "на крок попереду" домінуючим елементом знака за Свідоцтвом України на знак для товарів та послуг №69803 від 15.12.2006 р.?

- Чи є словесне позначення "на шаг впереди" домінуючим елементом знака за Свідоцтвом України на знак для товарів та послуг №69804 від 15.12.2006 р.?

- Чи є словесне позначення "на крок попереду" домінуючим елементом знака за Свідоцтвом України на знак для товарів та послуг №49902 від 16.05.2005 р.?

3. Попередити експерта про необхідність проведення експертизи у відповідності до Закону України "Про судову експертизу" та про кримінальну відповідальність у разі дачі неправдивих висновків, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати по проведенню судової експертизи покласти на Компанію КМ КОР ЛІМІТЕД. Зобовязати Компанію КМ КОР ЛІМІТЕД провести своєчасну та повну оплату експертизи.

5. Зобовязати Компанію КМ КОР ЛІМІТЕД та Приватне акціонерне товариство МТС Україна своєчасно надавати на вимогу експерту всі необхідні для проведення експертизи обєкти експертизи, документи, рахунки-фактури, пояснення тощо, а також забезпечувати та всіляко сприяти проведенню експертизи.

6. Провадження у справі №9/39 зупинити до надання висновків судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності, призначеної у справі.

7. Дану ухвалу може бути оскаржено в порядку передбаченому чинним законодавством в частині зупинення провадження у справі.

8. У разі великої завантаженості експертної установи за наявності необхідності надати згоду на проведення експертизи понад встановлені законодавством трьохмісячні строки проведення експертизи.

9. Ухвалу направити сторонам, експерту разом з матеріалами справи.

Суддя Г.П. Бондаренко