ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

«18»травня 2011 р. Справа № 38/251-10

Колегія суддів у складі:

головуючий суддя Погребняк В.Я., суддя Гончар Т. В., суддя Слободін М.М.

при секретарі Зозулі О.М.

за участю представників:

1-го позивача: ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 08.04.2010 р.,

2-го позивача: ОСОБА_1 за довіреністю № 6068/3 від 29.11.2010 р.,

3-го позивача: ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 08.04.2010 р.,

1-го відповідача: ОСОБА_2 за довіреністю б/н від 08.04.2011 р.,

2-го відповідача: ОСОБА_3 за довіреністю № 16-8/45 від 10.01.2011 р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Флорі спрей», м. Харків (вх. № 1149 Х/3-11 від 14.03.2011 р.) та апеляційну скаргу Державного Департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, м. Київ (вх. № 1453 Х/3-11 від 04.04.2011 р.) на рішення господарського суду Харківської області від 22.02.2011 р. у справі № 38/251-10

за позовом:

1. Акціонерного товариства «Стома», м. Харків

2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоровя», м. Харків,

3. Товариства з обмеженою відповідальністю «Мікрофарм», м. Харків

до:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Флорі спрей», м. Харків

2. Державного Департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, м. Київ

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг,

встановила:

Акціонерне товариство «Стома»(1-й позивач), Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоровя»(2-й позивач), Товариство з обмеженою відповідальністю «Мікрофарм»(3-й позивач) звернулись до господарського суду Харківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Флорі спрей»(1-й відповідач) та Державного Департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України (2-й відповідач) про визнання частково недійсним свідоцтва України № 120728 на знак для товарів та послуг «ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ» (комбінований).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 30.08.2010 р. позовну заяву прийнято до провадження та призначено до розгляду на 09.09.2010 р.

09.09.2010 р. представник позивачів за довіреностями надав клопотання про призначення судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 09.09.2010 р. у справі № 38/251-10 призначено судову експертизу, проведення якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. професора ОСОБА_4. Провадження у справі зупинено.

Після проведення судової експертизи ухвалою господарського суду Харківської області від 29.12.2010 р. провадження у справі № 38/251-10 було поновлено, справу призначено до розгляду.

09.02.2011 р. 1-й відповідач ТОВ «Флорі Спрей»- надав клопотання про призначення додаткової судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

Рішенням господарського суду Харківської області від 22.02.2011 р. (суддя Жельне С.Ч.) клопотання відповідача про призначення повторної експертизи та виклик особи, яка в Державному Департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України здійснювала експертизу заявки відповідача, відхилено. Позовні вимоги задоволено повністю. Визнано свідоцтво України № 120728 на знак для товарів і послуг «ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ»(комбінований) від 25.03.2010 р. недійсним частково щодо всього переліку товарів 05 класу МКТП та частини послуг 35 класу МКТП. Зобов'язано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо всього переліку товарів 05 класу МКТП та частини послуг 35 класу МКТП та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність». Стягнуто з ТОВ «Флорі спрей»на користь АТ «СТОМА», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я», ТОВ «Мікрофарм»85,00 грн. державного мита, 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу 5160,00 грн. витрат, пов'язаних з проведенням судової експертизи у справі.

1-й та 2-й відповідачі не погодилися з зазначеним рішенням, звернулися до апеляційного господарського суду з апеляційними скаргами, в яких просять скасувати рішення господарського суду Харківської області від 28.02.2011 р. у даній справі повністю та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог повністю, посилаючись на неповне зясування господарським судом обставин, що мають значення для справи та на невідповідність висновків суду матеріалам справи.

Представник позивачів надіслав відзив на апеляційну скаргу 1-го відповідача, в якій зазначає про те, що, на його думку, доводи апеляційної скарги стосовно висновків судової експертизи є такими, що не ґрунтуються на законі та матеріалах справи, тому просить залишити рішення господарського суду Харківської області у справі № 38/251-10 без змін, а скаргу - без задоволення.

Представник позивачів також надіслав відзив на апеляційну скаргу 2-го відповідача, в якій зазначає про те, що твердження заявника скарги стосовно відсутності у позивачів права на позов є безпідставними та такими, що не ґрунтуються на законі та матеріалах справи, крім того, заявником в скарзі про будь-які недоліки висновку експерта не зазначено, тому просить залишити рішення господарського суду Харківської області у справі № 38/251-10 без змін, а скаргу - без задоволення.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 16.03.2011 р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Флорі спрей»та ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 06.04.2011 р. апеляційну скаргу Державного Департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України було прийнято, обєднано в одне апеляційне провадження та призначено до розгляду на 04.04.2011 р.

В судовому засіданні 04.04.2011 р. розгляд справи було відкладено на 12:00 год. 27.04.2011 р.

27.04.2011 р. до судового засідання представник 2-го відповідача надав відзив на апеляційну скаргу 1-го відповідача (вх.№4398), в якому зазначає про те, що він підтримує апеляційну скаргу ТОВ «Флорі спрій», не погоджується з рішенням суду першої інстанції, вважає, що воно ухвалене внаслідок неповного зясування обставин, що мають значення для справи, а висновки, викладені у рішенні, не відповідають обставинам справи, просить скасувати рішення суду першої інстанції від «28.02.2011 р.»повністю та задовольнити апеляційну скаргу 1-го відповідача.

1-й відповідач надав апеляційному суду письмові пояснення (вх. № 4399 від 27.04.2011 р.), в яких він надає пояснення щодо висновку експертизи, а також просить суд дати належну оцінку висновку експертизи обєктів інтелектуальної власності № 8252 від 30.11.2010 р. та скасувати рішення господарського суду Харківської області від 28.02.2011 р., яке ґрунтується на вказаному доказі.

Також від 1-го відповідача надійшло клопотання про призначення повторної експертизи (вх. № 4397 від 27.04.2011 р.) для вирішення питань, які були поставлені ним перед експертом ОСОБА_5 при проведенні дослідження № 20-04/2011 р. від 23.04.2011 р., зробленого на замовлення 1-го відповідача в звязку з незадоволенням судом першої інстанції клопотання ТОВ «Флорі спрей»від 09.02.2011 р. про призначення повторної експертизи у справі. До клопотання 1-й відповідач надав висновок зазначеного експертного дослідження від 23.04.2011 р. (т.4, а.с.13-34).

В судовому засіданні 27.04.2011 р. представниками позивачів та відповідачів було надане письмове клопотання про продовження строку розгляду апеляційної скарги в порядку ст. 69 ГПК України.

Ухвалою суду від 27.04.2011 р. клопотання представників сторін про продовження розгляду апеляційної скарги за межами двохмісячного строку задоволено, продовжено строк розгляду справи в порядку ст.69 ГПК України. Запропоновано 1-му відповідачу в обґрунтування заявленого клопотання про призначення повторної експертизи обєктів права інтелектуальної власності надати пропозиції щодо виду експертизи, переліку питань, експертної установи, оплати експертизи. Розгляд справи відкладено на 18.05.2011 р.

17.05.2011 р. 1-й відповідач ТОВ «Флорі Спрей»- надіслав через канцелярію суду клопотання про призначення повторної комісійної експертизи обєктів права інтелектуальної власності, проведення якої просить доручити наведеним нижче державній установі або особам:

Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (Юридична адреса: вул. Смоленська, 6, м. Київ, 03057) ,

ОСОБА_6, яка має кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями»(Копія витягу з реєстру атестованих судових експертів з офіційного сайту Міністерства юстиції України додається),

ОСОБА_7 Шотаєвичу, який має кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями»

та поставити на вирішення експертизи наступні питання:

1) Чи є позначення, що охороняється за свідоцтвом України № 19850 на знак для товарів та послуг «ИНГАЛИПТ»та позначення, що охороняється свідоцтвом України № 120728 на знак для товарів та послуг «Спрей Інгаліпт-Флорі Іпgalipt-Flori один балон містить: стрептоциду розчинного норсульфазолу натрію»виробник ТОВ «Флорі Спрей»(комбінований) схожим настільки, що їх можна сплутати?

2) Чи є спорідненими товари, для яких зареєстровано знак для товарів та послуг «ИНГАЛИПТ»за свідоцтвом України № 19850 та знак для товарів та послуг «Спрей Інгаліпт-Флорі Іпgalipt-Flori один балон містить: стрептоциду розчинного норсульфазолу натрію»виробник ТОВ «Флорі Спрей»(комбінований) за свідоцтвом України № 120728?

3) Чи є спорідненими товари 5 класу, для яких зареєстровано знак для товарів та послуг «ИНГАЛИПТ»за свідоцтвом України № 19850, та наступні послуги 35 класу: «реклама; керування справами; ділове адміністрування обробляння замовлень на купівлю; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби демонстрування товарів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин, представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; реклама поштою; рекламування через комп'ютерну мережу розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів, яке дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг, яке дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів», для яких зареєстровано знак для товарів та послуг «Спрей Інгаліпт-Флорі один балон містить: стрептоциду розчинного норсульфазолу натрію»виробник ТОВ «Флорі Спрей»(комбінований) за свідоцтвом України № 120728?

4) Чи буде використано знак для товарів і послуг «ИНГАЛИПТ»за свідоцтвом України № 19850 при використанні знаку для товарів і послуг «Спрей Інгаліпт-Флорі Іпgalipt-Flori один балон містить: стрептоциду розчинного норсульфазолу натрію»виробник ТОВ «Флорі Спрей»(комбінований) за свідоцтвом України № 120728 шляхом нанесення на товари «Бактерицидні засоби, ліки для людини, протимікробні препарати (антисептики), всі вищезазначені товари у формі спрея, що містять у своєму складі стрептоцид розчинний і норсульфазол натрію, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення), застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет?

5) Чи існує можливість введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, в результаті присутності на ринку товарів, які марковані знаком для товарів та послуг «Спрей Інгаліпт-Флорі Іпgalipt-Flori один балон містить: стрептоциду розчинного норсульфазолу натрію»виробник ТОВ «Флорі Спрей»(комбінований) за свідоцтвом України № 120728, та товарів, маркованих знаком для товарів та послуг «ИНГАЛИПТ»за свідоцтвом України № 19850?

В судовому засіданні 18.05.2011 р. представники 1-го, 2-го та 3-го позивачів заперечували проти призначення судової експертизи у даній справі.

Розглянувши клопотання 1-го відповідача, діючи в цілях всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин справи, а також враховуючи те, що для розяснення питань, які виникли при апеляційному розгляді справи № 38/251-10, потрібні спеціальні знання, колегія суддів зазначає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст.43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Відповідно до ст.41 ГПК України для розяснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до ст.42 ГПК України висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання.

При необхідності господарський суд може призначити додаткову судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Колегія суддів приходить до висновку про необхідність призначення додаткової експертизи, оскільки в рамках проведення судової експертизи під час провадження у господарському суді першої інстанції була встановлена неохороноспроможність спірного позначення на дату подання заявки, виходячи з фонетичної, графічної схожості позначень. Між тим, як вбачається з висновку експертного дослідження предметом дослідження був не знак для товарів та послуг «Спрей Інгаліпт-Флорі Іпgalipt-Flori один балон містить: стрептоциду розчинного норсульфазолу натрію», що охороняється свідоцтвом України № 120728, а знак для товарів і послуг , який був визначний як«ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ»(комбінований).

У зв'язку з призначенням судової експертизи відповідно до п.1 ч.2 ст.79 ГПК України провадження у справі підлягає зупиненню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 22, 41, 69, 79, 86, 99, 101 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів

ухвалила:

1. Клопотання ТОВ «Флорі Спрей», м. Харків про призначення повторної комісійної судової експертизи задовольнити частково.

2. Призначити у справі № 38/251-10 повторну судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставити наступні питання:

1) Чи є позначення, що охороняється за свідоцтвом України № 19850 на знак для товарів та послуг «ИНГАЛИПТ»та позначення, що охороняється свідоцтвом України № 120728 на знак для товарів та послуг «Спрей Інгаліпт-Флорі Іпgalipt-Flori один балон містить: стрептоциду розчинного норсульфазолу натрію»виробник ТОВ «Флорі Спрей»(комбінований) схожим настільки, що їх можна сплутати?

2) Чи є спорідненими товари, для яких зареєстровано знак для товарів та послуг «ИНГАЛИПТ»за свідоцтвом України № 19850 та знак для товарів та послуг «Спрей Інгаліпт-Флорі Іпgalipt-Flori один балон містить: стрептоциду розчинного норсульфазолу натрію»виробник ТОВ «Флорі Спрей»(комбінований) за свідоцтвом України № 120728?

3) Чи є спорідненими товари 5 класу, для яких зареєстровано знак для товарів та послуг «ИНГАЛИПТ»за свідоцтвом України № 19850, та наступні послуги 35 класу: «реклама; керування справами; ділове адміністрування обробляння замовлень на купівлю; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби демонстрування товарів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин, представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; реклама поштою; рекламування через комп'ютерну мережу розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів, яке дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг, яке дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів», для яких зареєстровано знак для товарів та послуг «Спрей Інгаліпт-Флорі один балон містить: стрептоциду розчинного норсульфазолу натрію»виробник ТОВ «Флорі Спрей»(комбінований) за свідоцтвом України № 120728?

4) Чи буде використано знак для товарів і послуг «ИНГАЛИПТ»за свідоцтвом України № 19850 при використанні знаку для товарів і послуг «Спрей Інгаліпт-Флорі Іпgalipt-Flori один балон містить: стрептоциду розчинного норсульфазолу натрію»виробник ТОВ «Флорі Спрей»(комбінований) за свідоцтвом України № 120728 шляхом нанесення на товари «Бактерицидні засоби, ліки для людини, протимікробні препарати (антисептики), всі вищезазначені товари у формі спрея, що містять у своєму складі стрептоцид розчинний і норсульфазол натрію, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення), застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет?

5) Чи існує можливість введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, в результаті присутності на ринку товарів, які марковані знаком для товарів та послуг «Спрей Інгаліпт-Флорі Іпgalipt-Flori один балон містить: стрептоциду розчинного норсульфазолу натрію»виробник ТОВ «Флорі Спрей»(комбінований) за свідоцтвом України № 120728, та товарів, маркованих знаком для товарів та послуг «ИНГАЛИПТ»за свідоцтвом України № 19850?

3. Проведення експертизи доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності ОСОБА_8 правових наук України, м. Київ.

4. Матеріали справи № 38/251-10 надіслати до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності ОСОБА_8 правових наук України (вул. Боженка, 11, корп. 4, м. Київ).

5. Керівництву Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності ОСОБА_8 правових наук України забезпечити попередження експерта про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків.

6. Зобов'язати Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності ОСОБА_8 правових наук України надіслати копію висновку експерта сторонам відповідно до ч.1 ст.42 ГПК України.

7. Покласти витрати по оплаті вартості проведення судової експертизи на Товариство з обмеженою відповідальністю «Флорі спрей», м. Харків.

8.Рахунок на оплату вартості експертизи направити за адресою: вул. Киргизька, 19, м. Харків, 61105.

9. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Флорі спрей», м. Харків протягом трьох банківських днів з дня отримання рахунку оплатити рахунок та докази оплати надати Харківському апеляційному господарському суду.

10. Провадження у справі № 38/251-10 зупинити до закінчення проведення призначеної судової експертизи.

11. Зобовязати сторони у разі усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у справі невідкладно повідомити про це Харківський апеляційний господарський суд.

Головуючий суддя В.Я.Погребняк

Суддя Т.В.Гончар

Суддя М.М.Слободін