ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

02.06.10р. Справа № 2/413-08

За позовом Багатогалузевого приватного підприємства "Пивобезалкогольний комбінат

до Відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Алікон-Маркет", м.Дніпропетровськ

до Відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Рікона", м.Кіровоград

до Відповідача-3: Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, м.Кіровоград

до Відповідача-4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Авілон", м.Кіровоград

Третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю "Пивний Дім", м.Дніпропетровськ

про стягнення 8000000 грн.

Суддя Подобєд І.М.

При секретарі судового засідання - спеіаліст ОСОБА_1

Представники:

Від позивача ОСОБА_2, власник, статут від 25 грудня 2000р.

Від відповідача-1 ОСОБА_3, довіреність № 80 від 03.07.09р., представник

Від відповідача-2 представник не з'явився

Від відповідача-3 представник не з'явився

Від відповідача-4 представник не з'явився

Від третьої особи - представник не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

БГПП "Пиво-безалкогольний комбінат "Такт" звернулось із позовом до Відповідача-1 - ТОВ "Алікон-Маркет", до Відповідача-2 - ТОВ "Рікона", до Відповідача-3 - Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу, до Відповідача-4 - ТОВ "Авілон", у якому (з урахуванням заяви про доповнення позовних вимог від 08.01.2009р.) просить господарський суд стягнути солідарно з ТОВ "Алікон Маркет", ТОВ "Авілон" та Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу на свою користь суму заподіяних збитків у розмірі 17161778,00 грн. В обґрунтування позовних вимог Позивач посилається на порушення відповідачами його прав на товарний знак для товарів та послуг "ТАК", внаслідок чого Позивач втратив можливість укласти вигідну для нього угоду із ТОВ "Пивний Дім" із продажу прав власності на цей знак для товарів і послуг, які були оцінені цими сторонами у попередньому договорі від 22.09.2004р. у сумі 8000000,00 грн. Вказує, що рішенням господарського суду м. Києва від 26.12.2008р. у справі № 39/148 та постанові Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10.12.2008р. у справі №П32/2498-08-3/190 були встановлені факти порушення прав Позивача як власника на знак для товарів і послуг "ТАК", згідно свідоцтва № 40781, та факт неправомірного використання ТОВ "Авілон" цього знаку.

ТОВ «Алікон Маркет»не заперечує факту реалізації ним у своїй мережі продуктових магазинів продукції горілки з етикеткою з написом «Водка Украинская классическая «ТАК!», але позовні вимоги вважає необґрунтованими з тих підстав, що знак, нанесений на етикетку з цією горілкою, використовувався на підставі патенту на промисловий зразок Державного департаменту інтелектуальної власності №10059, виданого ТОВ «Рікона», а також ліцензійного договору про надання невиключної ліцензії на використання патентів на промислові зразки від 21.03.2005р., укладеного між ТОВ «Рікона»(ліцензіаром) та Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом (ліцензіатом), який саме і випускав горілку з вищезазначеним знаком. Звертає увагу на ту обставину, що ТОВ «Алікон Маркет»у свою чергу само є покупцем цієї продукції і до виробництва та використання спірного знаку ніякого відношення не має. Із посиланням на пункт 47 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, повязаних із захистом прав інтелектуальної власності»від 10.06.2004р. №04-5/1107, вважає що порушенням прав на знак є лише пропонування до першого продажу товару з нанесеним знаком, який використовується без дозволу його власника. Вважає себе неналежним відповідачем у цій судовій справі, оскільки ТОВ «Алікон Маркет»само є покупцем продукції із спірним знаком та пропонувало його щонайменше для третього продажу.

Державний Кіровоградський сокоекстрактовий завод заперечує на задоволенні позовних вимог БПП "Пиво-безалкогольний комбінат "Такт" з тих підстав, що між Позивачем та Відповідачем-3 не виникало жодних зобовязань, тому і завдані збитки, передбачені нормами права, на які посилається Позивач, Відповідач-3 завдати не міг. Також вважає, що для встановлення схожості знаку для товарів та послуг, який належить Позивачу, з позначенням, яке було використане на продукції виготовленої на Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі, необхідні спеціальні знання, які є тільки у судового експерта, а тому рішення постійно діючого третейського суду при товарній біржі «УМТБ» від 15.12.2005р. не можна розглядати в якості належного доказу. Вважає, що Позивач не довів належними доказами обставин цієї судової справи, які мають доводитись лише певними засобами доказування.

ТОВ «Авілон»позовні вимоги БГПП "Пиво-безалкогольний комбінат "Такт" не визнає. Вказує у запереченнях на позов, що ані ТОВ «Алікон Маркет», ані ТОВ «Аквілон»не є виробниками продукції з нанесенням на неї спірного знаку для товарів і послуг, тому не могли порушити права Позивача. Вважає помилковим посилання Позивача на норми ст. ст. 224, 225 Господарського кодексу України, оскільки при регулювання спірних правовідносин слід керуватися Цивільним кодексом України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»та іншими нормативними і підзаконними актами у сфері інтелектуальної власності. Вважає, що рішення постійно діючого третейського суду при товарній біржі «УМТБ»від 15.12.2005р. не можна розглядати як доказ, так як у цього третейського суду, як і будь-якого іншого суду не має відповідних повноважень встановлювати факт, який потребує спеціальних знань, а саме встановлювати схожість знаку для товарів та послуг, який належить Позивачу з позначенням, яке було використане на продукції виготовленої на Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі, настільки що їх можна сплутати.

ТОВ «Пивний дім»надало пояснення, в яких вважає вимоги Позивача законними та обґрунтованими. Вказує у своїх поясненнях у справі, що рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 23.08.2007р. у справі №18/212-07 за позовом Позивача до ТОВ «Алікон Маркет»вже було встановлено, що Відповідач-1 неправомірно використав знак для товарів та послуг, який належить Позивачеві, і ці факти можуть не доводитись знову при вирішенні спорів, в яких беруть участь ті самі сторони. Вважає, що на вимогу власника свідоцтва на знаки для товарів та послуг порушення прав Позивача повинно бути припинено, а порушник зобовязаний відшкодувати завдані збитки. На вимогу суду ТОВ «Пивний Дім»надало в оригіналі свій екземпляр попереднього договору про передачу прав власності на знак для товарів та послуг від 22.09.2004р., що був укладений між ним і Позивачем.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 09.07.09р. у справі було призначено судову технічну експертизу документів та їх реквізитів, а саме: попереднього договору про передачу прав власності на знак для товарів та послуг, укладеного між БГПП «Пиво-безалкогольний комбінат «Такт»та ТОВ «Пивний дім»; додатку №1 до попереднього договору про передачу прав власності на знак для товарів і послуг від 22.09.04р; додаткової угоди від 21.11.05р. до попереднього договору про передачу прав власності на знак для товарів і послуг від 22.09.04р. та рішення Постійно діючого третейського суду при товарній біржі «УМТБ»по справі №2/1-05 від 15.12.05р., проведення якої доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз.

В судовому засіданні 02.06.2010р. оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення, згідно ст. 85 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, які приймали участь під час усього розгляду цієї судової справи та судового експерта, дослідивши надані докази, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Багатогалузеве приватне підприємство «Пиво-безалкогольний комбінат «Такт»є власником виключних прав на торгівельний знак «ТАК»для використання його для позначення ним товарів та послуг 29, 32 та 33 класу міжнародної класифікації товарів та послуг, що підтверджується Свідоцтвом на знак для товарів та послуг №40781, яке було видано Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (надалі по тексту Державний департамент інтелектуальної власності).

Позивач використовував вказаний торгівельний знак «ТАК»у виробництві пива пиво світле «Так»(свідоцтво №8637-1 від 19.11.2004р. про присвоєння товару ідентифікаційного номера в міжнародній системі ЕАN-UCC 014), згідно до ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями №003883 від 29.07.2003р.

Згідно опису знака, наведеного у Свідоцтві на знак для товарів та послуг №40781, знак, що заявляється до реєстрації, по характеру позначення являє собою позначення у вигляді логотипу «ТАК», виконаного в характерній художній манері, завдяки чому словесне позначення по своїй композиції та графічному рішенню стає зображальним знаком. Логотип «Так виконано великими літерами кирилиці художнім шрифтом заливкою жирного накреслення і являє собою слово природного походження, яке є частиною фірмового найменування підприємства, що асоціюється з групою людей, обєднаних загальними інтересами, і утворює чітку, коротку, благозвучну назву, яка легко сприймається. Букви назви мають окантування тонкою лінією контрастним кольором і підсічки жирного накреслення, що символізує надійність та фундаментальність. Зображальне рішення назви повязується із її змістовним значенням і формує загальне враження, яке відрізняється від враження від літерних елементів. Простота графіки використаного шрифту та розташування літер робить композицію зображальною, забезпечує індивідуальність і швидку впізнаваємість знака у цілому. Виконання стилеутворюючих елементів доводить до єдиного стилю, відокремлює та захищає ділову репутацію, престиж і авторитет власника найменування. Знак своєрідний, простий, вирішується в лаконічній графічній манері, придатний для маркірування товарів і відокремлення послуг конкретного заявника серед інших подібних. Наявність фонетичного аспекту забезпечує відповідність вимогам інформативності, рекламоздатності та технологічності.

Згідно до вказаного вище Свідоцтва на знак для товарів та послуг №40781, торгівельний знак «ТАК»може використовуватися у 32 класі - для позначення безалкогольних напоїв, зокрема: пива, пивного сусла, екстрактів хмілью для виготовлення пива, а у 33 класі для позначення алкогольних напоїв (крім пива), у тому числі: бренді, вина, ганусової горілки (настоянки), горілки, горілки вишневої; джину (ялівцева горілка), лікеру, мятної настоянки, напоїв алкогольних перегінних, напоїв, що містять фрукти алкогольні, спиртних напоїв.

Між Позивачем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Пивний Дім»(надалі Третя особа) було укладено попередній договір від 22.09.2004р. про купівлю-продаж знаку для товарів та послуг «ТАК».

Згідно пункту 2 умов вказаного попереднього договору від 22.09.2004р. Позивач, як Продавець, зобовязався передати у власність Третьої особи, як Покупця, за плату право власності на Знак щодо товарів та послуг, зазначених у Свідоцтві за класами Міжнародної класифікації товарів та послуг, а саме: 33, 29 класу, для чого сторони мали укласти основний договір на умовах визначених в цьому договорі, при цьому Продавцю на підставі укладених в подальшому ліцензійних договорів може бути надано право на використання Знаку на території України для товарів 32 класу за МКТП, а Третя особа, як Покупець, зобовязалась сплати за знак суму відповідно до розділу 7 Договору - 8000000,00 грн., що є еквівалентом 1228878 євро, після підписання основного договору купівлі продажу (додаток №1 до цього Договору.

У пункті 4.4 вказаного попереднього договору сторони цього договору встановили, що до укладання основного договору Покупець має право перевірити, чи використовується Знак чи знак, який схожий на нього настільки, що їх можна сплутати третіми особами. В разі виявлення такого використання Покупець має право не укладати основний договір купівлі-продажу та розірвати даний договір.

У пункті 11.1 вказаного попереднього договору сторони цього договору встановили, що цей Договір укладений терміном до 31.12.2005р. і набуває чинності з дати його підписання.

У пункті 11.3 вказаного попереднього договору сторони цього договору встановили, що у випадку невиконання однією із Сторін будь-яких умов цього договору інша Сторона має право достроково розірвати цей Договір шляхом звернення до суду, визначеного в п. 10.2 Договору. Стороні, що не виконала будь-яких умов цього Договору, буде надано 5 днів для отримання письмового повідомлення для усунення порушення. Розірвання договору також може відбутися у випадку виявлення Покупцем фактів використання Знаку третіми особами.

Згідно пункту 11.6 вказаного попереднього договору, Основний договір купівлі-продажу Знаку має бути укладений продовж одного місяця після закінчення дії цього договору, тобто до 31.01.2006р.

В пункті 12.6 вказаного попереднього договору сторони цього договору встановили, що цим застереженням Покупець ставить до відома Продавця, що він зацікавлений в покупці Знаку та його особистому використанні для товарів 33 класу МКТП. В разі використання Знаку чи знаку, який схожий на знак настільки, що їх можна сплати третіми особами з відома чи без відома Продавця Покупець втрачає сенс у купівлі-продажу Знаку. В цьому разі договір розривається в судовому порядку, відповідно до умов зазначених в Договорі.

Як вбачається із матеріалів цієї судової справи, вказаний попередній договір від 22.09.2004р. був розірваний в судовому порядку, що підтверджується рішенням Постійно діючого третейського суду при товарній біржі «УМТБ»від 15.12.2005р. у справі №2/1-05, в звязку із тим, що ТОВ «Пивний Дім»(Третьою особою у цій справі) було виявлено факти використання знаку для товарів та послуг «ТАК»при реалізації товарів інших виробників.

При цьому доводи Відповідача-3 та Відповідача-4 про те, що вказане вище рішення третейського суду не може бути визнано у якості належного доказу у справі з тих підстав, що цей суд не має відповідних повноважень встановлювати факт, який потребує спеціальних знань, а саме встановлювати схожість знаку для товарів та послуг, який належить Позивачу з позначенням, яке було використане на продукції виготовленої на Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі, настільки що їх можна сплутати, відхиляється з тих підстав, що питання наявності у суду спеціальних вирішується безпосередньо суддею під час розгляду конкретної справи, а оспорювання встановлених рішенням третейського суду фактів має відбуватись у процедурі оскарження такого рішення у встановленому законодавством порядку.

До того ж, факт схожість знаку для товарів та послуг, який належить Позивачу з позначенням, яке було використане на продукції виготовленої на Державному Кіровоградському сокоекстрактовому заводі, настільки що їх можна сплутати, в подальшому був підтверджений також експертизою та встановлений у як факт, який має юридичне значення, у рішенні господарського суду Дніпропетровської області від 23.08.2007р. у справі №18/212-07

Так, рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 23.08.2007р. у справі №18/212-07 за позовом Багатогалузевого приватного підприємства «Пиво-безалкогольний комбінат «Такт»до Товариства з обмеженою відповідальністю «Авілон»(надалі Відповідач-4) про стягнення суми 5000,00 грн. та зобовязання знищити продукцію було встановлено, що між Дніпропетровською філією Відповідача-2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Алікон Маркет»(надалі Відповідач-1) був укладений договір №57/639 від 15.09.2004р. на поставку лікеро-горілчаної продукції, згідно до умов якого протягом лютого-травня 2005 року в магазині «Продукти 8»Відповідачем-1 реалізовувалась продукція «Водка Украинская классическая ТАК!»0,5 л Торгової марки «Артеміда». Як встановлено цим же судовим рішенням, знак, який нанесено на горілку «Так», що була запропонована для продажу Відповідачем-1 відрізняється від знака, зареєстрованого згідно Свідоцтва на знак для товарів та послуг №40781, лише окремими елементами, які не змінюють в цілому відмінності зареєстрованого знака. Згідно до висновків суду у цьому ж судовому рішенні, Відповідач-1 неправомірно використовував належний Позивачеві знак для товарів і послуг «ТАК», що є порушенням ст. ст. 4, 6 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Згідно до висновків суду у цьому судовому рішенні, судом було визнано, що своїми незаконними діями, продажем горілки, що маркована позначенням «ТАК», відповідач заподіяв Позивачу моральну шкоду, яка виражається в применшенні ділової репутації, та задовольнив позовні вимоги щодо стягнення моральної шкоди у розмірі 5000,00 грн. Це рішення не було оскаржено та набрало законної сили.

Як встановлено у Висновку експертизи обєктів інтелектуальної власності №1853 від 25.09.2008р.. яку було проведено експертами Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. професора ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на виконання ухвали судді господарського суду Кіровоградської області у справі №93/184017/580, словесний елемент «ТАК», який є частиною знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №40781 від 15.06.2004р. , має розрізняльну здатність для товарів 33 класу МКТП, позначення «ТАК»не являється загальновживаним як позначення товарів певного виду; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №40781 не містить елементів, що не охороняються; позначення, яке міститься на зображенні промислового зразка «Етикетка для горілки»за Патентом України №10059 від 15.03.2005р. та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №40781 не є тотожними, а є схожими на стільки, що їх можна сплутати; розміщення позначення «ТАК!»на етикетці пляшки горілки «Українська класична», що виробляється Державним Кіровоградським сокоекстрактовим заводом, є використанням знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №40781, що відрізняється від зареєстрованого лише окремими елементами, які не змінюють в цілому відмінності знаку.

Як встановлено у висновку судової експертизи обєктів інтелектуальної власності №416 від 22.07.2008р., яку проведено Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності на підставі ухвали господарського суду м. Києва у справі №39/148, знак для товарів і послуг «ТАК»за свідоцтвом України №40781 та позначення «ТАК!», що міститься на зображенні промислового зразка за патентом України №10059 і є однією з його суттєвих ознак, схожі настільки, що їх можна сплутати.

Як встановлено у рішенні господарського суду м. Києва від 26.12.2008р. у справі №39/148 за позовом Багатогалузевого приватного підприємства «Пиво-безалкогольний комбінат «Такт»до Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України та до Товариства з обмеженою відповідальністю «Рікона»про визнання патенту недійсним, протягом лютого 2005 року Позивач дізнався, що Державний Кіровоградський сокоекстрактовий завод здійснював виготовлення та реалізацію продукції (горілки) з нанесенням на етикетку продукції назви «ТАК». Позивач жодних дозволів на використання цього позначення не надав. Пізніше Позивач дізнався, що ТОВ «Рікона»отримало патент на промисловий зразок №10059 від 15.03.2005р., виданий Державним департаментом інтелектуальної власності. В зазначеному патенті міститься слово «ТАК», яке займає домінуюче становище. Право Позивача на використання позначення «ТАК»за свідоцтвом на знак для товарів і послуг №4078 виникло 29.05.2002р. з дня подачі заявки, тоді як право Відповідача на використання позначення, згідно промислового зразку за патентом №10059 виникло 22.12.2004р. Тобто, у Позивача право на використання позначення зі словесним елементом «ТАК»виникло раніше. Питання про схожість обох позначень до ступені змішування було предметом дослідження судової експертизи, згідно висновку №416 від 22.07.2008р. якої, знак для товарів і послуг «Так»за свідоцтвом України №40781 та позначення «ТАК», що міститься в зображенні промислового зразка за патентом України №10059 і є однією з його суттєвих ознак, схожі настільки, що їх можна сплутати. Як встановлено у цьому ж судовому рішенні, використання у промисловому зразку словесного позначення, схожого до ступеня змішування зі словесним позначенням, що охороняється як знак для товарів і послуг, цілком підпадає під форму використання знаку для товарів і послуг. Таким чином, у цьому судовому рішенні зроблений висновок, що використання у промисловому зразку словесного позначення «ТАК»є порушенням прав Позивача як власника Свідоцтва на знак для товарів і послуг №40781, з урахуванням чого визнаний недійсним патент на промисловий зразок, виданий Державним департаментом інтелектуальної власності ТОВ «Рікона»15.03.2005р. №10059.

Щодо дій Державного департаменту інтелектуальної власності, то як встановив господарський суд м. Києва у своєму рішенні від 26.12.2008р. у справі №39/148, Державний департамент інтелектуальної власності пояснював у своїх запереченнях на позов, що згідно чинного законодавства при розгляді заявок на промислові зразки експертиза проводиться без урахування вимог про наявні заявки на знаки для товарів і послуг. Зокрема, такі вимоги не містяться у Правилах проведення експертизи заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002р. №198. На підставі проведеної формальної експертизи здійснюється видача патенту України на промисловий зразок. Оскільки підстав для відмови у видачі патенту ТОВ «Рікона»не було, то патент йому було видано у встановленому порядку.

Як вбачається із листа Відповідача-3 від 12.01.2005р. на адресу Позивача, Державний Кіровоградський сокоекстрактовий завод був обізнаний про те, що Позивач є власником торгівельної марки «ТАК», право власності на яку посвідчено свідоцтво України на знак для товарів і послуг №40781 від 15.06.2004р., та пропонував розглянути пропозиції Позивач щодо грошової винагороди, строків оплати та інших істотних умов стосовно використання даного знаку.

Проте не зважаючи на обізнаність Відповідача-3 про існування у Позивача прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «ТАК», 21.03.2005р. між Відповідачем-2 («Ліцензіар») та Відповідачем-3 (Ліцензіат») був укладений ліцензійний договір про надання невиключної ліцензії на використання патентів на промислові зразки, у тому числі: «етикетка для горілки»заявка 1 від 22.12.2004р., патент №10059 від 15.03.2005р. (Додаток 31 до цього ліцензійного договору).

Як вбачається із відомостей, які вказані у листі №88 від 02.04.2007р., Відповідач-1 в період з 09.02.2005р. по 27.08.2005р. здійснював покупку товару з торгівельною маркою «ТАК»у Відповідача-4 на підставі договору поставки №639 від 15.09.2004р. Такі ж самі обставини встановлені і у вказаній вище постанові Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10.12.2008р. у справі №П32/2498-08-3/190.

Як встановлено постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10.12.2008р. у справі №П32/2498-08-3/190 за позовом Багатогалузевого приватного підприємства «Пиво-безалкогольний завод «Такт»до Товариства з обмеженою відповідальністю «Авілон»про стягнення 10000,00 грн. моральної шкоди, судова колегія визнала доведеним факт неправомірного використання відповідачем ТОВ «Авілон»належного Позивачу на праві власності знаку для товарів і послуг «ТАК»шляхом пропонування до продажу та продажу продукції зі знаком для товарів і послуг, який несуттєво відрізняється від знаку для товарів і послуг «ТАК», право на який належить позивачу на підставі Свідоцтва №40781, та використання знаку для товарів і послуг, схожого настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг, що належить позивачу, та дійшла висновку, що діями відповідача, повязаними із неправомірним використанням знаку для товарів і послуг позивачу спричинені збитки, які підлягають відшкодуванню в повному обсязі.

Як вбачається із постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.01.2009р. у справі №(3/184)17/580 за позовом багатогалузевого приватного підприємства «Пиво-безалкогольний комбінат «Такт»до Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу про стягнення 40000,00 грн. та зобовязання вчинити певні дії, судом було встановлено, зокрема: що Державний Кіровоградський сокоекстрактовий завод здійснював виробництво у 2005 році горілки «Українська класична», для маркування якої ним використовувалась етикетка із словесним позначенням «ТАК»на підставі ліцензійного договору з його власником Товариство з обмеженою відповідальністю «Ікона»за патентом України від 15.03.05р. №10059; що виготовленням виробів із застосуванням запатентованого промислового зразка в даному випадку є виготовлення етикеток для пляшок; що позивач Багатогалузеве приватне підприємство «Пиво-безалкогольний комбінат «Такт»майнових чи немайнових прав на використання знаку для товарів і послуг «ТАК»відповідачу не надавав, будь-яких домовленостей щодо використання відповідачем вказаного товарного знаку між сторонами не існує; що вищезазначеними діями відповідача, повязаними з неправомірним використанням знаку для товарів і послуг Позивачу спричинені збитки, які підлягають відшкодуванню у повному обсязі; що до складу збитків включається у тому числі й матеріальна компенсація моральної шкоди; що внаслідок неправомірних дій відповідача позивачу причинено моральну шкоду, яка виражається у неправомірному використанні ділової репутації підприємства позивача та її приниженні та що з урахуванням зазначеного судова колегія визнала позовні вимоги Багатогалузеве приватне підприємство «Пиво-безалкогольний комбінат «Такт»про стягнення з Відповідача моральної шкоди в розмірі 40000,00 грн. обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

З метою перевірки доводів Відповідача-3 про надання Позивачем неналежних доказів у справі, які ймовірно виконані у більш пізній час, судом призначалась судова експертиза документів, якими Позивач обґрунтовує свої позовні вимоги, та їх реквізитів.

Як встановлено у висновку криміналістичної судово-технічної експертизи документів №2703-09, яку було проведено у цій справі Дніпропетровським науково-дослідним інститутом судових експертиз: - по першому питанню (чи виготовлений друкований текст у той час, яким датовані досліджувані документи ?) встановити не надається можливим у звязку з відсутністю науково-розробленої методики по даному питанню; - по другому питанню (чи нанесений відтиск печатки (штампа, факсиміле) у той час, яким датовані досліджувані документи ?) встановити не надається можливим у звязку з відсутністю науково-розроблено методики по даному питанню; - по третьому питанню (чи нанесено відбиток печатки (штампа, факсиміле) в наданих досліджуваних документах одними і тими ж самими печатками (штампом, факсиміле?), то встановлено, що відтиски печаток багатогалузевого приватного підприємства Пиво-безалкогольний комбінат «Такт»та Товариства з обмеженою відповідальністю «Пивний Дім»на наступних документа: - на попередньому договорі від 22.09.2004р. та на додатковій угоді від 21.11.2005р. до попереднього договору про передачу прав власності на знак для товарів і послуг від 22.09.2004р. нанесені одними і тими ж печатками; - на додатку №1 від 21.09.2004р. до договору про передачу прав власності на знак для товарів і послуг від 22.09.2004р. , відтиски нанесені іншими печатками; чотири відтиски печатки «Товарної біржі «УМТБ»33807086»на рішенні постійно діючого третейського суду при товарній біржі «УМТБ»по справі №2/1-05 від 15.12.05р., нанесені однією і тією ж печаткою; по четвертому питанню (чи виготовлено надані досліджувані документи на одному чи на різних друкованих засобах (принтерах?) встановлено, що перші 4 аркуша попереднього договору від 22.09.2004р. виконані на одному знакодрукуючому пристрої, в якому використовується лазерний (світлодіодний ) спосіб друку, а пятий аркуш попереднього договору від 22.09.2004р. та додаткова угода від 21.11.2005р. виконані на другому знакодрукуючому пристрої, в якому використовується лазерний (світлодіодний) спосіб друку, Додаток №1 від 22.09.04р. виконаний на третьому знакодрукуючому пристрої. В якому використовується лазерний (світлодіодний) спосіб друку; рішення постійно діючого третейського суду при товарній біржі «УМТБ» по справі №2/1-05 від 15.12.2005р. виконано на четвертому знакодрукуючому пристрої, в якому використовується лазерний (світлодіодний) спосіб друку; по пятому питанню (чи належать аркуші паперу, на яких надруковано досліджувані документи, до різних партій випуску?) відповіді не надано, оскільки це питання не вирішувалось у звязку із відсутністю в інституті експерта зі спеціальністю 2.2 «Дослідження матеріалів документів».

Після проведення зазначеної експертизи суду додатково були надані для огляду в судовому засіданні оригінали попереднього договору про передачу прав власності на знак для товарів та послуг від 22.09.2004р., Додаткова угода від 21.11.2005р. до попереднього договору про передачу прав власності на знак для товарів та послуг від 22.09.2004р. та Додаток №1 до договору про передачу прав власності на знак для товарів та послуг від 22.09.2004р. «розмір, порядок та строки сплати за знак для товарів та послуг», які є екземплярами, що належать Третій особі ТОВ «Пивний Дім».

Як вбачається із наданого Позивачем додатково за своєю ініціативою висновку від 22.03.2010р. №64/06-56 фахівця Сектора техніко-криміналістичного забезпечення роботи Індустріального РВ Дніпропетровського МУ Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області під час дослідження судовим експертом ОСОБА_7 попереднього договору про передачу прав власності на знак для товарів та послуг від 22.09.2004р., додаткової угоди до попереднього договору про передачу прав власності на знак для товарів та послуг від 22.09.2004р. від 21.11.2005р. та Додатку №1 до Договору про передачу прав власності на знак для товарів та послуг від 22.09.2004р. «розмір, порядок та строки сплати за знак для товарів та послуг»від 22.09.2004р. було встановлено, що відбиток круглої печатки БГПП «Пиво-безалкогольний комбінат «ТАКТ», які скріплюють підписи від імені ОСОБА_2 на пяти аркушах попереднього договору про передачу прав власності на знак для товарів і послуг від 22.09.2004р., одному аркуші додаткової угоди від 21.11.2005р. до попереднього договору про передачу прав власності на знак для товарів і послуг від 22.09.2004р., одному аркуші додатку №1 від 22.09.2004р. до договору про передачу прав власності на знак для товарів і послуг від 22.09.2004р., нанесені одним кліше, та, що відбитки круглої печатки ТОВ «Пивний Дім», які скріплюють підписи від імені ОСОБА_8 на цих же документах, нанесені одним кліше.

Дослідивши в оригіналах обидва екземплярів договору про передачу прав власності на знак для товарів та послуг від 22.09.2004р., Додаткової угоди від 21.11.2005р. до попереднього договору про передачу прав власності на знак для товарів та послуг від 22.09.2004р. та Додатку №1 до договору про передачу прав власності на знак для товарів та послуг від 22.09.2004р. «розмір, порядок та строки сплати за знак для товарів та послуг», з урахуванням вказаного вище висновку судової експертизи та висновку фахівця, суд вважає, що не можна дійти переконливого висновку про те, що ці документи були виконані Позивачем і Третьою особою у інший час, ніж вони датовані, лише за тими ознаками, що окремі аркуші цих документів (на досліджуваних екземплярах) виконані на різних знакодрукуючих пристроях а відтиски печаток Позивача на додатку №1 від 21.09.2004р. нанесені іншою печаткою ніж відтиски на зазначеному попередньому договорі та додатковій угоді до нього, а відтак усі досліджувані під час судової експертизи документи мають бути прийняті у цій судовій справі у якості належних письмових доказів, які засвідчують факт укладення між Позивачем та Третьою особою цих правочинів саме на умовах, які вказані у цих документах.

Отже, із встановлених вище обставин, суд доходить висновку, що:

- Відповідач-2 та Відповідач-3 були обізнані про існування знака для товарів та послуг «ТАК», право власності на який належить Позивачеві згідно до Свідоцтва України №40781;

- Відповідач-2 умисно подав заявку на реєстрацію промислового зразка «етикетка для горілки»із словесним позначенням «ТАК»з метою випуску продукції із використанням позначення для товарів і послуг, схожого настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг, що належить Позивачу;

- Відповідач-3 придбав у Відповідача-2 права на використання промислового зразка «етикетка для горілки»із словесним позначенням «ТАК»з метою випуску продукції із використанням позначення для товарів і послуг, схожого настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг, що належить Позивачу;

- Відповідач-1, Відповідач-3 та Відповідач-4 фактично здійснювали продаж та пропонування до продажу продукції із використанням позначення для товарів і послуг, схожого настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг, що належить Позивачу.

Згідно з абзацом 1 пункту 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, повязану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», використанням знаку визнається якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки, 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, які належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Отже, використання знаку для товарів і послуг «ТАК»без дозволу Позивача, як власника цієї торговельної марки, є порушенням майнових прав Позивача у сфері інтелектуальної власності, а зазначені вище дії Відповідачів є неправомірними, оскільки порушували майнові права інтелектуальної власності Позивача на знак для товарів і послуг «ТАК», згідно Свідоцтва України №40781.

Згідно ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобовязаний відшкодувати власнику свідоцтва завдані збитки.

Відповідно до ст. 224 Господарського кодексу України, учасник господарських відносин, який порушив господарське зобовязання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки субєкту, права або законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміються витрати, зроблені управленою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобовязання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Виходячи з положень п. 3 ч.1 ст. 225 Господарського кодексу України, до складу збитків відноситься неодержаний прибуток (втрачена вигода), на якій сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобовязання другою стороною.

Таким чином, саме внаслідок зазначених вище неправомірних дій Відповідачів на ринку товарів та послуг 32 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг зявився товар із використанням торгівельного знаку «ТАК», що перешкодило Позивачу укласти із Третьою особою основний договір на купівлю-продажу цього торгівельного знаку та отримати відповідну оплату за відчуження на користь Третьої особи права інтелектуальної власності на цей знак у розмірі 8000000,00 грн., а відтак Позивачу були спричинені збитки у вигляді неодержаного прибутку (втраченої вигоди) в розмірі передбаченої вказаним попереднім договором плати за відчуження прав на знак для товарів та послуг.

Стаття 16 Цивільного кодексу України визначає способи захисту цивільних прав та інтересів, якими можуть бути відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди.

Позивач не був пов'язаний із жодним із Відповідачів договірними відносинами з приводу використання вказаного знаку для товарів та послуг, тому правовідносини Позивача із Відповідачами в частині відшкодування шкоди або збитків, які спричинені неправомірними діями Відповідачів, - є також деліктними зобовязаннями.

За загальним правилом, встановленим ст. 1190 Цивільного кодексу України, особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим.

Таким чином, Відповідач-1, Відповідач-2, Відповідач-3 та Відповідач-4 мають нести перед Позивачем солідарну відповідальність за спричинення вказаних збитків.

При цьому суд вважає, що ступінь винності дій кожного із Відповідачів та визначення певної грошової частки, яка має бути відшкодована кожним із Відповідачів у разі потреби може бути вирішена у окремому спорі між цими особами про відшкодування шкоди в порядку регресу (ст. 1191 Цивільного кодексу України).

Доводи Відповідача-1 про те, що ця особа не випускала у товарний обіг зазначену продукцію під торговою маркою «ТАК», а лише здійснювала продаж цієї продукції кінцевим споживачам, а відтак не вчиняла порушень прав Позивача, відхиляються судом з тих підстав, що дії Відповідача-4 є обовязковою складовою низки дій, які безпосередньо призвели до порушення прав Позивача, внаслідок розповсюдження зазначеної продукції на ринку її збуту, тобто Відповідач-1 також є особою порушником прав Позивача.

Водночас, згідно ч.2 ст. 1166 Цивільного кодексу України, особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

Як вбачається із встановлених вище обставин, Відповідач-1 здійснював розповсюдження продукції, яка не потребувала отримання у її продавця, яким для Відповідача-1 за договором поставки був Відповідач-4, будь-якого обовязкового підтвердження правомірності нанесення на цю продукцію зазначеного спірного товарного знаку та наявності у Відповідача-4 будь-яких майнових прав на цей товарний знак.

Отже, при придбанні продукції із зазначеним спірним товарним знаком та подальшого її продажу та пропонування до продажу Відповідач-1 не міг передбачати та не був зобовязаний передбачати можливість порушення прав Позивача, а відтак у діях Відповідача-1 відсутня вина як у формі умислу, так і у формі необережності, що у свою чергу звільняє Відповідача-1 від відповідальності за порушення майнових прав Позивача у вигляді сплати на користь останнього будь-яких збитків.

На підставі викладеного, позовні вимоги Позивача про примусове стягнення з Відповідача-2, Відповідача-3 та Відповідача-4 солідарно грошових коштів у сумі 8000000,00 на відшкодування спричинених збитків є законними та обґрунтованими, тому підлягають задоволенню, а у позовних вимогах Позивача до Відповідача-1 слід повністю відмовити.

Щодо решти позовних вимог Позивача про стягнення грошових коштів у сумі 9161778,00 грн., то у задоволенні цих вимог слід відмовити з тих підстав, що ці нарахування складаються Позивачем з подвійного перерахунку суми 8000000,00 грн. неодержаного прибутку у еквівалент 1228878,00 євро за станом на 01.12.2008р. та із додатковим нарахуванням інфляційних втрат, але при цьому Позивачем не прийнято до уваги, що всі розрахунки за попереднім договором мали бути здійснюватися у гривні (пункт 3 Додатку №1), а застосування положень ст. 625 Цивільного кодексу України в частині обовязку боржника сплати на користь кредитора основний борг з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення виконання зобовязання, має застосовуватися до договірних правовідносин, якими обумовлено підстави виникнення грошових зобовязань та встановлено певні строки для їх виконання боржником, чого у даному випадку немає.

Судові витрати у справі, у тому числі витрати Відповідача-3 на оплату судової експертизи, згідно ч.2 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне у повному обсязі покласти на Відповідача-2, Відповідача-3 та Відповідача-4 солідарно, внаслідок неправильних дій яких виник спір у суді.

Керуючись ст. ст. 4, 32-36, 43, 49, 82-85, 115-118 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

ВИРІШИВ:

Позов Багатогалузевого приватного підприємства «Пиво-безалкогольний комбінат «Такт»до Товариства з обмеженою відповідальністю «Рікона», до Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу та до Товариства з обмеженою відповідальністю «Авілон»задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Рікона», з Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу та з Товариства з обмеженою відповідальністю «Авілон»солідарно на користь Багатогалузевого приватного підприємства «Пиво-безалкогольний комбінат «Такт»суму 8000000,00 грн. збитків, 25500,00 грн. витрат на державне мито, 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

В решті позовних вимог Багатогалузевого приватного підприємства «Пиво-безалкогольний комбінат «Такт»до Товариства з обмеженою відповідальністю «Рікона», до Державного Кіровоградського сокоекстрактового заводу та до Товариства з обмеженою відповідальністю «Авілон»відмовити.

В позові Багатогалузевого приватного підприємства «Пиво-безалкогольний комбінат «Такт»до Товариства з обмеженою відповідальністю «Алікон Маркет»відмовити повністю.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання і може бути оскарженим протягом цього строку до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Суддя ОСОБА_9

Рішення підписано-25.06.2010р.