ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

про призначення і проведення судової експертизи

08.04.10 Справа № 8/261/09

Суддя Попова І.А.

за позовом Державного підприємства Мелітопольський завод Гідромаш (72312, Запорізька область, м.Мелітополь, вул. Дзержинського, 191)

до відповідача-1 Державного департаменту інтелектуальної власності України (03680, м.Київ, вул. Урицького, 45)

до відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю Арсенал-2 (72319, м.Мелітополь, вул. Кірова, а/с 16)

до відповідача-3 Державної митної служби України (04119, м.Київ, вул. Дегтярівська, 11-г)

про визнання недійсним патенту № 18905 на промисловий зразок Автомобільний підйомник телескопічний (зареєстрований у Держаному реєстрі патентів на промислові зразки 12.05.2009 р.); зобовязання відповідача-2 повідомити в своєму офіційному бюлетені про визнання патенту № 18905 недійним, зобов'язання відповідача-2 виключити запис про реєстрацію патенту № 18905 на промисловий зразок Автомобільний підйомник телескопічний у Держаному реєстрі патентів на промислові зразки; зобов'язання відповідача-3 внести зміни до митного реєстру обєктів права інтелектуальної власності, які обумовлені визнанням недійсним патенту № 18905 на промисловий зразок Автомобільний підйомник телескопічний, заборону відповідачу-3 проводити митне оформлення товару, виготовленого ТОВ Арсенал-2 із порушення прав інтелектуальної власності, які належать позивачу

Суддя І. А. Попова

Представники:

Позивача ОСОБА_1, дов. від 31.07.2009 р.

Відповідача-1 не зявився

Відповідача-2 ОСОБА_2, дов. від 14.02.2008 р.

ОСОБА_3, дов. від 16.11.2009 р.

ОСОБА_4, дов. від 20.11.2009 р.

Відповідача-3 ОСОБА_5, дов. від 25.12.2009 р.

Заявлено позовні вимоги про визнання недійсним патенту № 18905 на промисловий зразок Автомобільний підйомник телескопічний (зареєстрований у Держаному реєстрі патентів на промислові зразки 12.05.2009 р.); зобовязання відповідача-2 повідомити в своєму офіційному бюлетені про визнання патенту № 18905 недійним, зобов'язання відповідача-2 виключити запис про реєстрацію патенту № 18905 на промисловий зразок Автомобільний підйомник телескопічний у Держаному реєстрі патентів на промислові зразки; зобов'язання відповідача-3 внести зміни до митного реєстру обєктів права інтелектуальної власності, які обумовлені визнанням недійсним патенту № 18905 на промисловий зразок Автомобільний підйомник телескопічний, заборону відповідачу-3 проводити митне оформлення товару, виготовленого ТОВ Арсенал-2 із порушення прав інтелектуальної власності, які належать позивачу.

Позивач підтримує вимоги з підстав, викладених у позові. В обґрунтування вимог вказує, що ДП Мелітопольський завод Гідромаш є власником патенту №17114 на промисловий зразок «Автопідйомник телескопічний», зареєстрований у Державному реєстрі патентів на промислові зразки 11 серпня 2008 року. Позивачу стало відомо, що ТОВ Арсенал-2 видано патент №18905 на промисловий зразок «Автомобільний підйомник телескопічний», зареєстрований у Державному реєстрі патентів на промислові зразки 12 травня 2009 року. Промисловий зразок, на який видано Патент відповідачу-2 (Патент 2), за сукупністю суттєвих ознак є тотожнім промисловому зразку, на який видано Позивачу. Вважає, що Патент 2 видано при порушенні вимог діючого законодавства України. Просить визнати недійсним патент № 18905 на промисловий зразок Автомобільний підйомник телескопічний (зареєстрований у Держаному реєстрі патентів на промислові зразки 12.05.2009 р.); зобовязати відповідача-2 повідомити в своєму офіційному бюлетені про визнання патенту № 18905 недійним, зобов'язати відповідача-2 виключити запис про реєстрацію патенту № 18905 на промисловий зразок Автомобільний підйомник телескопічний у Держаному реєстрі патентів на промислові зразки; зобов'язати відповідача-3 внести зміни до митного реєстру обєктів права інтелектуальної власності, які обумовлені визнанням недійсним патенту № 18905 на промисловий зразок Автомобільний підйомник телескопічний, заборонити відповідачу-3 проводити митне оформлення товару, виготовленого ТОВ Арсенал-2 із порушення прав інтелектуальної власності, які належать позивачу.

Відповідач-1 позовні вимоги не визнав, вважає їх безпідставними. В обґрунтування заперечень за позовом вказує, що заявка № s200900217 на видачу патенту на промисловий зразок була подана ТОВ Арсенал-2 27.02.2009 року. Відповідно до ст. 14 Закону за заявками на промислові зразки проводиться формальна експертиза. Держдепартамент вказує, що патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту (абз. 2 п. 1 статті 18 цього Закону). Виходячи з наведених норм, діюча в Україні процедура набуття правової охорони промислових зразків не передбачає при проведенні експертизи заявки на промисловий зразок перевірки промислового зразка на відповідність умові патентоспроможності новизні. Таким чином, враховуючи відповідність матеріалів заявки вимогам ст. 11 Закону за результатами формальної експертизи заявки № s200900217 було прийнято рішення про видачу патенту № 18905 на промисловий зразок та здійснено 12.05.2009 року державну реєстрацію такого патенту. З огляду на це, під час видачі патенту України № 18905 на промисловий зразок «Автомобільний підйомник телескопічний»Держдепартамент не порушив жодної з вимог законодавства України, діяв у відповідності із Законом та принципами, встановленими у ст. 19 Конституції України, а саме: на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Законом.

Відповідач-2 позовні вимоги не визнав, вважає їх безпідставними та необґрунтованими. У відзиві на позов зазначає, що позивач вважає, що промисловий зразок по Патенту 2 не є новим і не відповідає умові патентоспроможності промислового зразка «новизна». Але в позовній заяві Позивачем не надано жодного доказу щодо тотожності промислового зразка по Патенту 2 та промислового зразка по Патенту 1 і щодо відсутності критерію патентоспроможності «новизна»в промисловому зразку по Патенту 2. Із зображень промислового зразка по Патенту 2 видно, що промисловий зразок це сукупність: 1.вантажного автомобіля з подовженою кабіною, де розміщені додаткові посадкові місця під робочий персонал; 2.автомобільного підйомника у вигляді поворотної частини із телескопічною стрілою з висувними секціями з місцем для оператора і робочою люлькою. Із зображень промислового зразка по Патенту 1 видно, що промисловий зразок це виключно автомобільний підйомник без автомобіля. Відповідно до п. 8.1.4.1. Розділу 8 «Правил складання та подання заявки на промисловий зразок»: «Суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака». Із зображень промислового зразка по Патенту 2 видно що зображення та форма вантажного автомобілю з подовженою кабіною впливає на формування зовнішнього вигляду виробу в цілому. Таким чином загальна форма промислового зразка по Патенту 2 не є тотожною із загальною формою промислового зразка по Патенту 1, що випливає із зображень промислових зразків. Позивач вважає тотожними автомобільні підйомники телескопічні у вигляді окремої поворотної частини із телескопічною стрілою з висувними секціями з місцем для оператора і робочою люлькою без автомобіля. Але ці елементи промислових зразків також не є кожними, як це стверджує Позивач, а саме - поворотна частина промислового зразка по Патенту відрізняється за зовнішньою формою від промислового зразка по Патенту 1 наступними новими суттєвими ознаками. Елементи автомобільного підйомника телескопічного по Патенту 2 є новими суттєвими ознаками і формоутворюючими елементами промислового зразка, які значно впливають на форму і зовнішній вигляд виробу в сукупності із вантажним автомобілем, що відповідає п. 8.1.4.1. Розділу 8 «Правил складання та подання заявки на промисловий зразок»та ч. 2.ст. 5 Закону та ст. 6 Закону. Підйомники, в тому числі автомобільні підйомники телескопічні виготовляються, існують та експлуатують досить тривалий термін на Території України, про що свідчать «Правила будови і безпечної експлуатації підйомників». Ці Правила встановлюють вимоги до будови, виготовлення, установлення, налагодження, ремонту, реконструкції, модернізації та експлуатації «підйомників, призначених для переміщення працівників з інструментами та матеріалами в робочу позицію і проведення там робіт з робочої платформи (п. 1.1 Правил). Промисловий зразок до Патенту 1 (де власником є Позивач) виконаний як відомий автопідйомник марки АП-18. Відповідачу 2 невідомо, чи здійснював Позивач реконструкцію та/або модернізацію цього виробу, який запатентував як промисловий зразок. При цьому Відповідач 2 повідомляє що його промисловий зразок є модернізованим та реконструйованим виробом на базі відомого автопідйомника марки АП-18 разом із модернізованим вантажним автомобілем з подовженою кабіною, і має виробниче та торгівельне маркування АП-18.04. Під час модернізації та реконструкції виробу відповідно з'являються нові формоутворюючі елементи, що впливають на загальний зовнішній вигляд промислового зразка, таким чином модернізований та конструйований промисловий зразок по Патенту 2 без сумніву має критерій патентоспроможності «новизна». Промисловий зразок автомобільний підйомник телескопічний по Патенту 2 це є єдиний новий виріб, який має оригінальну форму, яка зазначає зовнішній вигляд виробу, і який призначений для задоволення естетичних та ергономічних потреб користувачів виробу, що відповідає ч. 2 ст. 5 Закону. Крім того промисловий разок по Патенту 2 автомобільний підйомник телескопічний відповідає умовам патентоспроможності і є новим, тому що сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Державного підприємства «Український інститут промислової власності», що відповідає ч. 1 та ч. 2. ст. 6 Закону. Патент 2 (№ 18905 від 12.05.2009 на промисловий зразок «Автомобільний підйомник телескопічний») включений до митного реєстру як об'єкт права інтелектуальної власності за № 141, і цей виріб відповідно продається та вивозиться Відповідачем 2 за кордон.

Відповідач-3 позовні вимоги не визнав, вважає їх безпідставними. В обґрунтування заперечень за позовом вказує, що відповідно до статті 432 ЦК України рішення про зупинення пропуску через митний кордон України товарів суд може постановити у випадку та в порядку, встановлених законом. Відповідно до статті 12 ГПК України господарським судам підвідомчі справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав, крім, спорів, що виникають з публічно-правових відносин та віднесені до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів. Статтею 3 КАС України визначено, що публічно-правовий спір, у якому хоча б однією з сторін є суб'єкт, що здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень є справою адміністративної юрисдикції. Держмитслужба, відповідно до статті 13 Митного кодексу України, є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи - суб'єктом владних повноважень у розумінні КАС України. Відповідно до статті 96 МК України не можуть бути пропущені через митний кордон України, зокрема, товари, щодо яких не було здійснено митне оформлення. Під пропуском товарів через митний кордон України, відповідно до п. 35 ст. 1 МК України, розуміється дозвіл митного органу на переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення після проведення митних процедур, зокрема, митного оформлення. Надання вказаного дозволу передбачає прийняття митними органами в процесі здійснення митного контролю та митного оформлення товарів ряду владних управлінських рішень, що є обов'язковими для учасників правовідносин, які складаються з приводу використання таких товарів. Отже, правовідносини, що складаються з приводу митного оформлення товарів при переміщенні їх через митний кордон України, є публічно-правовими. З позовної заяви вбачається, що позивач не згодний саме з можливістю прийняття суб'єктом владних повноважень рішення щодо митного оформлення товару, який містить об'єкт права інтелектуальної власності позивача. Зазначає, що вимоги позивача про заборону Держмитслужбі здійснювати митне оформлення товару «Автопідйомник телескопічний», звернені саме до суб'єкта, який перебуває у спірних правовідносинах «при здійсненні управлінських функцій», зокрема, по відношенню до іншого учасника спору - відповідача-2, а отже, такі вимоги до Держмитслужби належить вирішувати в порядку адміністративного судочинства.

В судовому засіданні позивачем заявлено клопотання про призначення по справі судової експертизи з інтелектуальної власності з метою встановлення дійсності патенту № 18905 на промисловий зразок Автомобільний підйомник телескопічний (зареєстрований у Держаному реєстрі патентів на промислові зразки 12.05.2009 р.).

Заслухавши представників, з урахуванням доводів сторін та наявних матеріалів, для вирішення питань, які виникли при розгляді справи та потребують спеціальних знань, суд вважає за необхідне призначити по справі судову експертизу з інтелектуальної власності, проведення якої доручити експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності при Міністерстві юстиції України (04053 м. Київ, Львівська пл., 4а).

На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

1) Якими є суттєві ознаки виробів за патентом України №18905 та за патентом України №17114?

2) Чи є сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №

18905 тотожною із сукупністю суттєвих ознак промислового зразка за патентом України

№17114?

3) Чи відповідає промисловий зразок за патентом України № 18905 критерію (умові) патентоспроможності «новизна»?

4) Чи використані відповідачем у виробі за патентом України №18905 кожна з суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №17114?

5) Чи містить промисловий зразок за патентом України № 18905

сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 17114?

6) Чи додержані норми чинного законодавства України під час прийняття та розгляду заявки на промисловий зразок по патенту України № 18905 та під час видачі цього патенту Державним департаментом інтелектуальної власності України?

Попередити експерта про відповідальність, передбачену Законом України Про судову експертизу.

Здійснення фінансування експертизи відповідно до ст. 7, 15 Закону України Про судову експертизу покладається на позивача ДП Мелітопольський завод Гідромаш.

Провадження у справі зупиняється.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 31, 41, 79, 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити по справі № 8/261/09 судову експертизу з інтелектуальної власності, проведення якої доручити експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності при Міністерстві юстиції України (04053 м. Київ, Львівська пл., 4а).

2. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

1) Якими є суттєві ознаки виробів за патентом України №18905 та за патентом України №17114?

2) Чи є сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №

18905 тотожною із сукупністю суттєвих ознак промислового зразка за патентом України

№17114?

3) Чи відповідає промисловий зразок за патентом України № 18905 критерію (умові) патентоспроможності «новизна»і чи впливає на таку «новизну»промисловий зразок за патентом України № 17114?

4) Чи використані відповідачем у виробі за патентом України №18905 суттєві кожна з ознак промислового зразка за патентом України №17114?

5) Чи містить промисловий зразок за патентом України № 18905

сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 17114?

6) Чи порушені норми чинного законодавства України під час подання та розгляду заявки на промисловий зразок по патенту України № 18905 та під час видачі цього патенту Державним департаментом інтелектуальної власності України?

3. Попередити експерта про відповідальність, передбачену Законом України Про судову експертизу.

4. Провадження по справі зупинити до проведення судової експертизи з інтелектуальної власності.

5. Зобовязати ДП Мелітопольський завод Гідромаш здійснити фінансування експертизи відповідно до ст.. 7, 15 Закону України Про судову експертизу. Докази щодо витрат на проведення експертизи надати суду для вирішення питання розподілу між сторонами судових витрат.

6. Зобовязати експерта направити експертний висновок до господарського суду Запорізької області.

7. Направити експерту матеріали справи № 8/261/09.

Ухвалу направити сторонам по справі та до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності при Міністерстві юстиції України (04053 м. Київ, Львівська пл., 4а).

Суддя І.А. Попова

Згідно з оригіналом

провідний спеціаліст ОСОБА_6