Харківський апеляційний
господарський суд
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2008
р.
Справа № 47/172-08

Колегія суддів у складі:

головуючий суддя Могилєвкін Ю.О.,
судді Пушай В.І., Плужник О.В.

при секретарі Байбак О.І.

за
участю представників сторін:

позивача - Хитрова О.М.

1-го та 2-го відповідачів -
Чулкова А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні
Харківського  апеляційного господарського
суду апеляційну скаргу 1-го відповідача вх. № 2320Х/3-7 на
рішення господарського суду Харківської області від 08.09.08 по справі №
47/172-08

за позовом ТОВ
"Торгово-закупівельне підприємство "Торгсервіс", с. Подвірки

до  1) ФОП - Азамі Зекрія, м.
Харків

2) ФОП -
Афзаі Мохамед Дауд, м. Харків

про заборону дій та відшкодування
моральної шкоди у розмірі 10000,00 грн.

встановила:

У  2006 р. позивач -ТОВ „ТЗП
„Торгсервіс”, с. Подворки звернувся до господарського суду з позовною заявою в
якій просив суд зобов'язати 1-го відповідача -ФОП Азамі Зекрія, м. Харків та
2-го відповідача -ФОП Афзаі Мохамед Дауд, м. Харків заборонити виробництво і
реалізацію продукції з використанням знаку для товарів та послуг
"Мastег+", стягнути солідарно з відповідачів 10000 грн. моральної
шкоди та судові витрати.

Рішенням господарського суду Харківської області від 08.09.08 р.
по справі № 47/172-08 позов задоволено частково. Заборонено відповідачам
реалізацію продукції з використанням знаку для товарів та послуг
"Master+". Вилучено з цивільного обороту товари, введені у цивільний
оборот з порушенням права інтелектуальної власності, а саме - ізоленту під
маркуванням „Super master + R” в кількості 26 ящиків, яка була вилучена
відповідно до протоколу УБОЗ в Харківській області від 27.02.2008 р. і передана
на відповідальне зберігання гр. ОСОБА_1 і 409 ящиків з маркуванням № 1, 2, 3, 4
та вирішено знищити їх.  З відповідачів
на користь позивача стягнуто державне мито в сумі 137,50 грн. та витрати на
інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 54,66 грн. В
задоволенні позову про стягнення з відповідачів на користь позивача моральної
шкоди відмовлено. В задоволенні позову щодо заборони відповідачам виробництво
продукції з використанням знаку для товарів та послуг "Master+"
відмовлено.

Прийняте по справі рішення мотивоване наступним:

Приймаючи рішення в частині задоволення позову в щодо заборони
відповідачам реалізацію продукції з використанням знаку для товарів та послуг
„Master+” та вилучення з цивільного обороту товарів, введених у цивільний
оборот з порушенням права інтелектуальної власності і знищення їх суд посилався
на ст. 432 ЦК України та ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки
для товарів і послуг" при цьому вказуючи на те, що знак для товарів і
послуг „Master+”, який використовувався Позивачем, та позначення „Super master
+ R”, яке використовувалося відповідачами схожі до можливості сплутання і
відповідачі неправомірно використали знак для товарів і послуг, майновими
правами на який володіє позивач.

Рішення в частині відмови в позові щодо заборони відповідачам
виробництва продукції з використанням знаку для товарів та послуг „Master+”
мотивоване тим, що позивач в обґрунтування своїх вимог не надав доказів того,
що відповідачі дійсно займалися виробництвом вказаної продукції.

Рішення в частині відмови в позові про стягнення моральної шкоди
мотивоване тим, що позивач не довів того, що внаслідок неправомірних дій
Відповідачів, відбулося приниження його честі, гідності, ділової репутації та
йому дійсно завдано моральної шкоди;. що позивачем не надав суду обґрунтованого
розрахунку розміру заподіяної моральної шкоди та ін.

1-й відповідач з рішенням господарського суду не погоджується,
вважає його  таким, що прийняте з
порушенням норм матеріального та процесуального права, подав апеляційну скаргу
в якій просить рішення скасувати та відмовити позивачу в задоволенні позовних
вимог. В обґрунтування своїх вимог відповідач посилається на те що суд першої
інстанції при винесенні оскаржуваного рішення безпідставно не взяв до уваги той
факт, що експертний висновок спеціаліста з урахуванням вимог ст. 34 ГПК України
не може розглядатись як належний доказ порушення відповідачами інтелектуальних
прав позивача, оскільки в ньому зокрема відсутні посилання про те, що експертом
досліджується саме етикетка з ізострічки яку реалізовували саме відповідачі а
так само посилань про те, де позивач взяв етикетку яку нібито використовували
відповідачі та ін.; що в матеріалах справи відсутні докази того, що відповідачі
дійсно використовували належний позивачу товарний знак та ін.

У відзиві на апеляційну скаргу позивач просить суд рішення
господарського суду залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення,
посилаючись на те, що про реалізацію відповідачами ізострічки з позначкою
„Super master + R” крім іншого свідчить постанова прокуратури Київського району
м. Харкова від 17.04.08 р., і саме аналогічна етикетка з ізострічки з позначкою
„Super master + R” була предметом дослідження експерта; що норми чинного
законодавства не містить положення щодо порядку оформлення експертних
висновків; що за наявності вже проведеного експертного дослідження вимоги
відповідачів про додаткове проведення судової експертизи є безпідставними та
необґрунтованими та ін.

2-й відповідач підтримує вимоги викладені в апеляційній скарзі
1-го відповідача, просить її задовольнити, а прийняте по справі рішення
скасувати.

Перевіривши матеріали справи, оцінивши надані суду докази та
доводи, судова колегія встановила наступне:

Як свідчать матеріали справи, та правомірно встановлено судом
першої інстанції, ОСОБА_2 є власником Свідоцтва на знак для товарів і послуг №
74047 від 15.03.2007р., об'єктом якого є знак "Master+", для товарів
в  класі 7 - ізоляційні стрічки і
смуги; ізоляційні матеріали, і класі 35 -реклама; керування справами; ділове
адміністрування; канцелярські роботи; демонстрування товарів; ділове
інформування; рекламування; сприяння продажу (посередництво); розміщення в
одному місці, на користь інших осіб, асортименту ізоляційних стрічок і смуг та
ізоляційних матеріалів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці
товари на ринку оптової та роздрібної торгівлі.

Користуючись своїм правом наданим йому ст. ст. 494 ЦК України, ст.
16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
ОСОБА_2 02.04.2008 року уклав з Позивачем Ліцензійний договір.

Пункт 1.1. Ліцензійного договору передбачає, що ОСОБА_2 надає
Позивачу на термін дії цього Договору за сплачувану Позивачем винагороду
виключну ліцензію на використання Знаку, виконаним відповідно до копії
Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 74047 для позначення виготовлених
та/або збуваємих товарів: ізоляційної стрічки і смуги, ізоляційних матеріалів.

Пунктом 1.6. Ліцензійного договору встановлено, що якщо треті
особи порушать права, надані за даною угодою Позивачу, то Позивач зобов'язаний
захистити свої права шляхом пред'явлення позову.

Як вбачається з Постанови прокуратури Київського району м. Харкова
про відмову в порушенні кримінальної справи від 17.04.2008 року, працівниками
УБОЗ в Харківській області 27.02.2008 року була проведена перевірка, внаслідок
якої, у Відповідачів було вилучено 26 ящиків ізоленти під маркуванням „Super
Master + R” та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_1 і 409 ящиків товару
з маркуванням № № 1, 2, 3, 4. Також з'ясовано, що 2-й відповідач купує
зазначену ізоленту в КНР та разом з 1-м відповідачем продає її на ТЦ
"Барабашова" в м. Харкові.

Позивач з посиланням на висновок спеціаліста - Зав. кафедри
графічного дизайну Харківської Державної Академії Дизайну і Мистецтв, зазначає,
що словесне позначення та комплекс дизайнерських засобів, які використано при
оздобленні етикетки на ізострічці під торговою маркою "Master+", яку
зареєстровано ОСОБА_2 (свідоцтво № 74047 від 15.03.2007 року), та комплекс
дизайнерських засобів, які використані при оздобленні етикетки на ізострічці
відповідачів повністю співпадають, що робить етикетки схожими до можливості
сплутання.

Таким чином позивач вважає, що відповідачі порушили його
інтелектуальні права та використовували належний йому товарний знак незаконно,
в зв'язку з чим, на підставі ст. 495 ЦК України, ст. 20 Закону України „Про
охорону прав на знак для товарів і послуг”, ст. 157 ГК України вимагає вилучити
з цивільного обороту та знищити вилучений у відповідачів товар з маркуванням
„Super master + R”, заборонити відповідачам виробництво і реалізацію продукції
з використанням знаку для товарів та послуг "Мastег+", стягнути
солідарно з відповідачів 10000 грн. моральної шкоди та судові витрати.

Відповідачі в обґрунтування своїх заперечень вказують на те, що
позивачем порушення його інтелектуальних прав ними не доведено, надані ним
докази є неналежними та не можуть вважатися такими, що дійсно засвідчують
зазначені обставини.

З матеріалів справи також вбачається, що господарський суд
приймаючи оскаржуване рішення мотивував його наступним:

Приймаючи рішення в частині задоволення позову щодо заборони
відповідачам реалізацію продукції з використанням знаку для товарів та послуг
„Master+” та вилучення з цивільного обороту товарів, введених у цивільний
оборот з порушенням права інтелектуальної власності і знищення їх суд посилався
на ст. 432 ЦК України та ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки
для товарів і послуг" при цьому вказуючи на те, що знак для товарів і
послуг „Master+”, який використовувався Позивачем, та позначення „Super master
+ R”, яке використовувалося відповідачами схожі до можливості сплутання і
відповідачі неправомірно використали знак для товарів і послуг, майновими
правами на який володіє позивач.

Рішення в частині відмови в позові щодо заборони відповідачам
виробництва продукції з використанням знаку для товарів та послуг „Master+”
мотивоване тим, що позивач в обґрунтування своїх вимог не надав доказів того,
що відповідачі дійсно займалися виробництвом вказаної продукції.

Рішення в частині відмови в позові про стягнення моральної шкоди
мотивоване тим, що позивач не довів того, що внаслідок неправомірних дій
Відповідачів, відбулося приниження його честі, гідності, ділової репутації та
йому дійсно завдано моральної шкоди;. що позивачем не надав суду обґрунтованого
розрахунку розміру заподіяної моральної шкоди та ін.

Викладені вище висновки господарського суду, на думку колегії
суддів,  повністю відповідають фактичним
обставинам спору та матеріалам справи, їм
надана правильна та належна правова оцінка, в зв'язку з чим відсутні
підстави для задоволення апеляційної скарги і скасування прийнятого по справі
рішення.

Відповідно до положень ст. 3 ЦК України, судовий захист цивільного
права та інтересу здійснюється на засадах чесності, розумності та
справедливості.

Відповідно до вимог ст. 101 ГПК України, у процесі перегляду
справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими
доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо
заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що
не залежали від нього. Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами
апеляційної скарги (подання) і перевіряє законність і обґрунтованість рішення
місцевого господарського суду у повному обсязі.

Відповідно до статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести
ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Згідно зі статтею 43 цього ж кодексу  господарський суд  оцінює
докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному,
повному і об'єктивному розгляді  в  судовому
процесі  всіх обставин справи  в їх сукупності, керуючись законом.

Відповідно до вимог ст. ст. 32, 34, 36 ГПК України, доказами у
справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у
визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на
яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають
значення для правильного вирішення господарського спору. Обставини справи, які
відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами
доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Письмовими
доказами є документи i матеріали, які містять дані про обставини, що мають
значення для правильного вирішення спору.

Відповідно до постанови прокуратури Київського району м. Харкова
про відмову в порушенні кримінальної справи від 17.04.2008 року, працівниками
УБОЗ в Харківській області 27.02.2008 року була проведена перевірка, внаслідок
якої, у Відповідачів було вилучено 26 ящиків ізоленти під маркуванням „Super
Master + R” та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_1 і 409 ящиків товару
з маркуванням № № 1, 2, 3, 4. При цьому у вказаній постанові також йде мова про
те, що в ході перевірки слідчими органами було опитано 2-го відповідача, який
не заперечував факт використання товару під маркуванням „Super Master + R”, а
також встановлено що 1-й відповідач безпосередньо та за дорученням 2-го
відповідача реалізовував вказаний товар, який в подальшому було вилучено
працівниками УБОЗ у Харківській області. Таким чином за вказаною постановою
слідчими органами було встановлено факт використання відповідачами ізоленти під
маркуванням „Super Master + R”.

Разом з тим, відповідно до висновку спеціаліста - Зав. кафедри
графічного дизайну Харківської Державної Академії Дизайну і Мистецтв,
спеціалістом були досліджені графічні зображення та якості торгового знаку
„Master+” на етикетці ізострічки під торговою маркою „Маster+”, яку
зареєстровано ОСОБА_2 (свідоцтво № 74047 від 15.03.2007 року), та торгового
знаку „Master+” на етикетці ізострічки невідомого походження. При цьому,
враховуючи, що експертне дослідження було виконано за заявою ОСОБА_2 в зв'язку
з проведенням УБОЗ ГУМВС України в Харківській області відповідної перевірки, і
така перевірка, як свідчать матеріали справи проводилась вказаним відділом УБОЗ
за фактом використання відповідачами належного ОСОБА_2 торгового знаку
„Маster+”, що в тексті експертного висновку міститься опис торгового знаку
„Маster+” невідомого походження (зокрема абз. 2 п.п. 1, 4, п. 5 та ін.), і
вказаний опис співпадає зі знаком який використовували відповідачі, що
відповідачі в обґрунтування своїх вимог не спростували та не надали доказів
невикористання торгового знаку „Маster+”, у судової колегії відсутні підстави
вважати, що експертом досліджувався товарний знак до якого відповідачі не мають
відношення.

Таким чином є правомірними висновки господарського суду з
посиланням на вказаний експертний висновок про те, що словесне позначення та комплекс
дизайнерський засобів,  які використано
при оздоблені етикетки на ізострічці під торговою маркою „Master+”, яку
зареєстровано ОСОБА_2 (свідоцтво № 74047 від 15.03.2007 року), та комплекс
дизайнерських засобів, які використано при оздобленні етикетки на ізострічці
Відповідачів повністю співпадають, що робить етикетки схожими до можливості
сплутання.

При цьому, безпідставними є посилання відповідачів на використання
ними торгового знаку „Super Master + R”, а не належного позивачу торгового
знаку „Master +”, оскільки відповідно до абз. 3 п. 4 експертного висновку,
оригінальні шрифтові елементи на етикетці ізострічки невідомого походження
мають другорядне значення й не впливають на композиційну побудову етикетки;
внаслідок цього вказані елементи не грають визначальної ролі під час сприйняття
етикетки.

Крім того, також безпідставними є посилання відповідачів на
необхідність проведення судової експертизи, оскільки відповідно до ст.ст. 41
ГПК України господарський суд призначає експертизу  для роз'яснення питань, що виникають при
вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, проте в даному
випадку за наявності вже проведеного експертного дослідження підстави для
проведення експертизи відсутні. При цьому необґрунтованими є також посилання відповідачів
на неналежну оформленість висновку Зав. кафедри графічного дизайну Харківської
Державної Академії Дизайну і Мистецтв, оскільки нормами чинного законодавства
не встановлено порядок оформлення таких документів.

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути
будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для
вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від
товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими
позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні
елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до вимог ст. 494 ЦК України, Набуття права
інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови
та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони
торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та
переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Ст. 495 ЦК України передбачено, що майновими правами
інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню
торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку
належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації,
особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре
відомою, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до вимог ст. 16 Закону України "Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику право
використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Власник свідоцтва
має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака
на підставі ліцензійного договору.

Як вже зазначалося вище, користуючись своїм правом наданим йому
ст. ст. 494 ЦК України, ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки
для товарів і послуг" ОСОБА_2 02.04.2008 року уклав з Позивачем
Ліцензійний договір, відповідно до умов якого ОСОБА_2 надав Позивачу на термін
дії цього Договору за сплачувану Позивачем винагороду виключну ліцензію на
використання Знаку, виконаним відповідно до копії Свідоцтва на знак для товарів
і послуг № 74047 для позначення виготовлених та/або збуваємих товарів:
ізоляційної стрічки і смуги, ізоляційних матеріалів .

Згідно зі ст. 157 ГК України використанням торговельної марки у
сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні
послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих
виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що
проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій
документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у
господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його
на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься
такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший
прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним
нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для
продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його
під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого
знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише
окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З огляду на наведені приписи закону, використанням знака є
зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, продаж,
імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) товару із застосування схожої з таким
знаком торговельної марки, настільки, що його можна сплутати зі знаком для
товарів і послуг за відповідним свідоцтвом України.

Таким чином, висновки господарського суду про те, що відповідачі
неправомірно використали знак для товарів і послуг, майновими правами на який
володіє позивач є правомірними та такими що відповідають матеріалам справи.

Відповідно до ст. 432 ЦК України кожна особа має право звернутися
до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті
16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може
постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів,
виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної
власності, та знищення таких товарів.

Враховуючи викладене, а також те, що відповідачі в обґрунтування
своїх вимог не надали суду доказів правомірності використання належного
позивачу товарного знаку, а так само доказів невикористання цього товарного
знаку (в т.ч. доказів невідповідності товарного знаку, який, як встановлено в
експертному висновку, схожий на товарний знак позивача що робить етикетки з
нанесенням товарного знаку схожими до можливості сплутання та доказів
невикористання товарного знаку, який як вказує позивач використовували
відповідачі (а.с. 15)), висновки господарського суду про задоволення позову в
частині заборони Відповідачам реалізацію продукції з використанням знаку для
товарів та послуг "Master+" та вилучення з цивільного обороту
товарів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної
власності і знищення їх є законними та обґрунтованими, в зв'язку з чим,
відповідне рішення в даній частині підлягає залишенню без змін.

З огляду на те, що позивач в обґрунтування своїх вимог не надав
доказів того, що Відповідачі займалися виробництвом продукції з використанням
знаку для товарів та послуг "Master+", а також на те, що відповідачі
в майбутньому не позбавлені права на отримання у встановленому законом порядку
дозволу на виробництво продукції з використанням вищевказаного товарного знаку,
також правомірними є висновки господарського суду про відмову в задоволенні
позову в частині заборони відповідачем виробництво продукції з використанням
знаку для товарів та послуг "Master+".

Крім того, також правомірними є висновки господарського суду про
відмову в задоволенні позову в частині стягнення з відповідачів на користь
позивача моральної шкоди в сумі 10000 грн., оскільки позивач всупереч вимогам
ст. 33 ГПК України, ст. 23 ЦК України не надав доказів що внаслідок
неправомірних дій Відповідачів, відбулося приниження його честі, гідності,
ділової репутації та завдано моральну шкоду. До того ж позивачем не було надано
обґрунтованого розрахунку розміру заподіяної моральної шкоди.

Таким чином, висновки, викладені в рішенні господарського суду
відповідають вимогам чинного законодавства та фактичним обставинам справи, а
мотиви заявника скарги, з яких вони оспорюються не можуть бути підставою для
його скасування.

Керуючись ст. 101, 102, п. 1 ст. 103, ст. 105 ГПК України, судова
колегія -

постановила:

Рішення господарського суду Харківської області від 08.09.08 р. по
справі № 47/172-08 залишити без змін, а апеляційну скаргу -без задоволення.

Повний текст постанови підписано 17.11.08 р.

Головуючий суддя
Могилєвкін Ю.О.

Судді
Пушай В.І.

Плужник О.В.