СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М      У К Р А Ї Н И

20.06.2008
Справа №  15/220-07

Господарський суд Херсонської області у складі судді
Клепай З.В. при секретарі
Муравльовій Г.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю "Апстар Контіненталь
Юкрейн",м.Київ

до
Приватного підприємця ОСОБА_1, м.Херсон

про визнання прав на знак для товарів і
послуг порушеними, про припинення неправомірного використання знака та відшкодування
збитків

за участю представників сторін:

від  позивача - Аверьянова С.Б. - представник,
довір. від 10.06.2008р.

від
відповідача - ОСОБА_1. - (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Дніпровським РВ ХМУ
УМВС України в Херсонській області від 30.07.1997р.)

Позивач звернувся з позовом, в якому
просить визнати право ТОВ "Апстар Контінентал Юкрейн" на знак для
товарів та послуг порушеним та заборонити Приватному підприємцю
ОСОБА_1використовувати знак для товарів та послуг "Мега Макс", та
також стягнути збитки, пов'язані з використанням торгового знаку. Суму збитків,
згідно з додатковим розрахунком, що представлений позивачем, зменшив до суми
73120грн.

Відповідач факт порушення права ТОВ
"Апстар Контінентал Юкрейн" на знак для товарів та послуг визнав, але
в судовому засіданні пояснив, що він вважав за можливе використовувати його,
оскільки у передпроектній  документації
на відкриття магазину було закладено назву магазину "Меgа Макс".
Проти стягнення збитків заперечує, оскільки вважає, що своїми діями збитків
позивачу не завдав.

Розглянувши
матеріали справи та вислухавши представників сторін, суд -

в с т а н о в
и в:

Відповідно до ст.22 ГПК України
позивач вправі до прийняття  рішення по
справі змінити підставу або предмет позову, збільшити розмір позовних вимог за
умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у
випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу в цій частині, відмовитись від
позову або зменшити розмір позовних вимог. За таких умов клопотання позивач
задовольняється і майнові вимоги господарським судом розглядаються у сумі
73120грн.

Відповідно до ст.5 Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" Правова охорона
надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і
моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової
охорони, встановлені цим Законом.

Об'єктом знака може бути будь-яке
позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути,
зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні
елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких
позначень.

Право власності на знак засвідчується
свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до
Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на
10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18
цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється
Установою.

Обсяг
правової  охорони,   що
надається,   визначається
зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і
засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру
зображення знака та переліком товарів і послуг.

ТОВ
"Апстар Контінентал Юкрейн" являється власником зареєстрованого знаку
для товарів і послуг "Мега Макс", класи Міжнародної класифікації
товарів і послуг (МКТУ) 7, 9, 3:5, що підтверджується копіями
Свідоцтв України НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

Пунктом 4 ст.16 Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"  передбачено, що  використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано,
упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку,
нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого
товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу,
пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт
(вивезення);

- застосування його під час пропонування
та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі  Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо
його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що
відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не
змінює в цілому відмітності знака.

ТОВ "Апстар Контінентал
Юкрейн" надає близько 25 суб'єктам підприємницької діяльності право на
використання знаку для товарів і послуг "Мега Макс" по всій території
України. Як правило, до приміщень, в яких цими суб'єктами здійснюється продаж
товарів 7, 9 класів МКТУ.

ТОВ "Апстар Контінентал
Юкрейн" при наданні суб'єктам підприємницької діяльності права на
використання фірмового торгового знаку висуваються особливі вимоги. Так,
наприклад, площа приміщення повинна бути не менше 1000 кв.м., приміщення
повинно бути світлим, просторим, оформлено в білих, жовтих, синіх та красних
тонах, обладнане спеціальним обладнанням тощо. Крім того, слід зазначити, що на
сьогоднішній день знак для товарів і послуг "Мега Макс", за
твердженням позивача, являється доволі відомим та конкурує з такими торговими
марками як "Фокстрот", "Домотехніка", "Ельдорадо"
тощо.

ОСОБА_1, фізична особа-підприємець
здійснює реалізацію товарів в магазині роздрібної торгівлі під позначенням
«Меgа Мах», при цьому таку діяльність можна віднести до послуг 35 класу
відносно товарів 7 і 9 класів МКТУ. Вказане позначення розміщене ОСОБА_1. на
фасаді магазину, розташованого за адресою: м.Херсон, АДРЕСА_1 та міститься на
квитанціях про сплату за товар.

За клопотанням сторін ухвалою
господарського суду по справі від 16.11.07р. була призначена судова
науково-технічна експертиза, її проведення якої доручено Науково-дослідному
центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, м.Київ,
вул.Святошинська, 2.

На вирішення експертизи були
поставлені наступні питання:

а) Чи є позначення "Меgа
Мах", яке використовувалося Приватним підприємцем ОСОБА_1 на фасаді
магазину роздрібної торгівлі, в квитанціях про сплату на товар, цінниках, тощо
схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвами України № 3420 від
15.08.2003р. та № 44306 від 15.10.2004 р., власниками яких є ТОВ "Апстар
Контінентал Юкрейн" настільки, що їх можна сплутати?

б) Які елементи словесного позначення
"Меgа Мах" є ідентичними або дуже подібними з відповідними елементами
знаку для товарів і послуг "Мега Макс" і чи може використання цих
елементів позначення «Меgа Мах»призвести до змішування товарів на ринку та,
відповідно, до введення в оману споживачів відносно виробника та якості
товарів?

Із висновків експертизи вбачається,
що а) Позначення "Меgа Мах", яке використовувалося Приватним
підприємцем ОСОБА_1 на фасаді магазину роздрібної торгівлі, в квитанціях про
сплату на товар, цінниках, тощо є схожим зі знаком для товарів і послуг за
свідоцтвом України № 34210 від 15.08.2003р. та №  44306
від  15.10.2004 р.,  власниками яких є ТОВ "Апстар
Контінентал Юкрейн" настільки, що їх можна сплутати.

б)
Елементи  словесного  позначення
"Меgа  Мах" є  схожими
з

відповідними
словесними  елементами знаків для товарів
і послуг за

свідоцтвами
України № 34210 від 15.08.2003 р. та № 44306 від 15.10.2004р

"Мега
Макс", а тому використання цих елементів може призвести до

змішування  товарів
на   ринку  та,
відповідно,  до  введення
в  оману

споживачів відносно виробника та
якості товарів.

Таким чином, матеріалами справи
встановлено факт порушення відповідачем права позивача на торговий знак, що не
заперечується відповідачем і позов в частині визнання права ТОВ "Апстар
Контінентал Юкрейн" на знак для товарів та послуг порушеним позов підлягає
задоволенню.

Щодо вимог позивача
заборонити Приватному підприємцю ОСОБА_1використовувати знак для товарів та
послуг "Мега Макс", то відповідачем наданні докази, що після вжиття
господарським судом запобіжних заходів по справі знак  "Меgа
Мах" ним не використовується, що підтверджується фотографіями
фасаду магазину, на якому відображено використання назви магазину "Техно
Макс", та відповідно позначення "Меgа
Мах" знято з квитанцій  про
сплату за товар, тобто в цій частині предмет позову на день розгляду справи відсутній
і в цій частині провадження по справі припиняється.

Позивач також просить стягнути з
відповідача збитки у зв'язку з використанням ним його торгового знаку у сумі
73120 грн.

Розглядаючи це питання, господарський
суд виходить із того, що стягнення збитків є цивільно-правовою категорією і
позивач повинен довести наявність збитків, вину відповідача в спричиненні цих
збитків, їх розмір та причинний зв'язок між наявністю цих збитків та
правопорушенням.

Оскільки
матеріалами справи доведений факт порушення відповідачем права позивача на
використання торгового знаку, то позивач повинен  довести розмір понесених ним збитків та
причинний зв'язок між понесеними збитками і використанням відповідачем
торгового знаку, зареєстрованого на праві власності за позивачем.

Як вбачається із матеріалів справи,
позивач підприємницьку  діяльність в
м.Херсоні не здійснює і лише на підставі ліцензійного договору від 17.02.07р.,
укладеного ним з приватним підприємцем ОСОБА_2, торгова марка "Мега
Макс" почала використовуватись у м.Херсоні з дозволу позивача. Таким
чином, позивач не міг нанести відповідачу збитки у зв'язку з використанням
торгової марки, яка є схожою з відповідними словесними  елементами знаків для товарів і послуг за
свідоцтвами України № 34210 від 15.08.2003р. та № 44306 від 15.10.2004р. шляхом
порушення торгових зв'язків, послаблення репутації знаку, втратами від продажу
товарів і послуг, оскільки ним такі послуги у м.Херсоні не надавались та не
надаються. Втрата вказаних благ приватним підприємцем ОСОБА_2 є збитками
ОСОБА_2., а не позивача.

Щодо вимог позивача, доходу від
реалізації товарів за 2006 рік - 5 місяців 2005 року  в сумі 35120грн., то відповідач пояснив, що
він реалізовує  побутову техніку відомих
марок, у тому числі "LG", які самі по собі користуються попитом і на
їх реалізацію назва магазину фактично не вплинула, що підтверджується його
фінансовими звітами за друге півріччя 2007 року та перше півріччя 2008 року.
Таким чином, позивач не довів причинний зв'язок між використанням відповідачем
торгового знаку, який належить позивачу на праві власності, та отриманням
відповідачем доходу, тому сума 35120грн.стягненню не підлягає.

Позивачем також заявлено до стягнення
сума 38000 грн. - яка розрахована ним із розрахунку плати приватним підприємцем
ОСОБА_2 за використання торгового  знаку.

Зважаючи на те, що відповідно до п.8
ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
власник  свідоцтва  має
право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання
знака на підставі ліцензійного договору, позивач має право на стягнення
вартості використання цього свідоцтва іншою особою, та повинен довести вартість
використання цього свідоцтва. Із наданого позивачем ліцензійного договору,
укладеного з ПП ОСОБА_2 вбачається, що вартість використання цього торгового
знаку у м.Херсоні за період з лютого 2007 року по день припинення відповідачем
порушення права позивача на використання торгового знаку складала 2000грн. в
місяць. Доказів того, скільки коштує використання цього знаку у 2006 році у
містах, які відповідають по своїм параметрам місту Херсону, позивач не надав,
тобто він не довів розмір збитків від використання відповідачем торгового знаку
у 2006 році і позов підлягає задоволення за період з лютого 2006 року по
01.08.07р., тобто за 7 місяців та складає 12000грн., які підлягають
стягненню.

Оскільки факт порушення відповідачем
прав позивач на торговий знак доведений призначеною господарським судом
експертизою,   її вартість відноситься на
відповідача, але позивач не надав доказів оплати експертизи, тому її вартість
буде стягнута з відповідача на користь відповідача після надання позивачем
доказів оплати вартості експертизи.

За таких умов позов задовольняється
частково.

Керуючись п.1 ст.80. 82, 83, 84, 85
Господарського процесуального кодексу України, суд

в и р і ш и
в:

1.Позов задовольнити частково.

2.Визнати
право ТОВ "Апстар Контінентал Юкрейн" на знак для товарів та послуг
порушеним Приватним  підприємцем ОСОБА_1,
м Херсон, АДРЕСА_2, кодНОМЕР_3.

3.Стягнути з
Приватного підприємця ОСОБА_1, м.Херсон, АДРЕСА_2, кодНОМЕР_3, р/рахунки
невідомі, на користь ТОВ "Апстар Контінентал Юкрейн", м.Київ,
вул.Шота Руставелі, 1/12, , р/рахунок 2 у ФКД ВАТ
"Інпромбанк", МФО-322863, 12000грн. збитків, 187 грн. витрат по
держмиту та 118 грн. витрат на ІТЗ, всього 12305грн.

4. По відношенню до вимог про
заборону Приватному підприємцю ОСОБА_1використовувати знак для товарів та
послуг "Мега Макс" провадження у справі припинити.

5.Повернути ТОВ "Апстар
Контінентал Юкрейн", м.Київ, вул.Шота Руставелі, 1/12, , р/рахунок 2 у ФКД ВАТ "Інпромбанк", МФО-322863 із
державного бюджету 85 грн. як надлишково сплаченого по платіжному дорученню
№298 від 21.06.07р. Видати довідку. Платіжне доручення залишити в матеріалах
справи.

6.В задоволення суми 61120грн.
відмовити.

7.Наказ видати після набрання рішенням
законної сили.

8.Рішення направити сторонам по
справі.

Суддя
З.В. Клепай

Дата
підписання рішення 24.06.2008р.

відповідно
до вимог ст. 84 ГПК України