ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа № 39/17

29.08.08

За позовом          Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕБЕР-КИЇВ»

До          Компанії МАГНЕТІ МАРЕЛЛІ С.п.А. (MAGNETI MARELLI S.p.A.) Iталія/

3-тя особа Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

Про          дострокове припинення дії міжнародної реєстрації

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивача Павлович Н.В. пат.повірений

Від відповідача не з’явився

від 3-ої особи Галак М.М. –предст. (дов. № 16-08/5266 від 21.11.2005р.)

Обставини справи:

Позивач звернувся з позовом про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації №535795 на знак для товарів і послуг «WEBER», що діє на території України у повному обсязі з 28.12.1988 р. (пріоритет - 08.06.1979), власником якої є МАГНЕТІ МАРЕЛЛІ С.п.А. (MAGNETI MARELLI S.p.A.).

Ухвалою суду від 27.08.07 р. (суддя Гумега О.В.) за зазначеною вище позовною заявою порушено провадження у справі № 39/17, призначено розгляд справи на 26.03.08р., залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду м. Києва № 5 від 14.02.2008 р. справу № 39/17 передано для подальшого розгляду судді Прокопенко Л.В.

26.03.08 р. судове засідання не відбулося у зв’язку з перебуванням судді Прокопенко Л.В. на лікарняному.

31.03.08 р. відділом діловодства суду отримано від представника позивача клопотання про направлення запиту до Державної митної служби України (04119, Київ, вул. Дегтярівська, 11г) для з'ясування питання: Чи ввозилися до серпня 2007 року на митну територію України товари, позначені торговельною маркою «WEBER», експортером або постачальником яких є компанія «MAGNETI MARELLI S.p.A.»(МАГНЕТІ МАРЕЛЛІ С.п.А.). Клопотання судом задоволено.

Ухвалою суду від 03.04.2008 року розгляд справи призначено на 30.07.2008 р., направлено запит до Державної митної служби України.

30.07.2008 р. відповідь на запит від Державної митної служби України судом не отримана, за таких обставин слухання справи підлягало відкладенню до 29.08.08 р.

В судовому засіданні 29.08.08 р. оголошено повний текст рішення про задоволення позовних вимог.

Ознайомившись з матеріалами справи, поясненнями представників сторін, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Компанія МАГНЕТІ МАРЕЛЛІ С.п.А. (MAGNETI MARELLI S.p.A.) є власником міжнародної реєстрації: №535795 на знак для товарів і послуг «WEBER»для товарів 7, 8, 9 класів МКТП.

Міжнародна реєстрація здійснена відповідачем на підставі Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, яка набрала чинності для України з 25.12.99 р. та Протоколу до Мадридської угоди, до якого Україна приєдналася 01.06.00 р.

Згідно довідки ДП «Український інститут промислової власності»від 04.06.07р. міжнародна реєстрація №535795 діє в Україні в повному обсязі з 28.12.88 р.

Відповідно до ст. 4(1) Мадридської угоди з дати реєстрації в Міжнародному бюро у кожній зацікавленій договірній країні знаку надасться така сама охорона, як і у випадку, коли б знак був заявлений там безпосередньо.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Позивач стверджує, що торговельна марка «WEBER»не використовується в Україні більше, ніж три роки від дати публікації відомостей про дію цієї міжнародної реєстрації у відношенні всіх товарів класів 7, 8, 9 Міжнародної класифікації товарів і послуг, що дає підстави для дострокового припинення її дії щодо заявлених товарів, зокрема, відповідачем не здійснювалися дії, що є використанням знаку згідно ст. 16 Закону.

З огляду на це позивачем було проведено дослідження щодо товарів, які пропонуються в Україні до реалізації в магазинах, на ринках та через мережу Інтернет, але будь-яких товарів, що відносяться до класів 7, 8, 9 із позначенням «WEBER»виробництва МАГНЕТІ МАРЕЛЛІ С.п.А. (MAGNETI MARELLI S.p.A.) та пропонування їх до продажу цією компанією, виявлено в Україні не було

Також суб’єктом підприємницької діяльності Першином Костянтином Володимировичем та ТОВ «СИНДИКАТ-АВТОЗАПЧАСТИНА», які є дилерами ТОВ «ВЕБЕР-КИЇВ»у Миколаївській і Одеській областях відповідно і реалізують дану продукцію під торговою маркою «WEBER»у вказаних регіонах, було надано дилерські листи, де зазначено, що постачання автозапчастин під торговою маркою «WEBER»здійснюється однією компанією, а саме ТОВ «ВЕБЕР-КИЇВ», і будь-яка інша аналогічна продукція з такою ж назвою торгової марки на реалізацію не надходила і в зазначених регіонах відсутня.

Згідно довідки № 21-10/3103 від 30.05.2007 р., що надана Головним міжрегіональним управлінням статистики у м. Києві Державного комітету статистики України, інформація про суб‘єкт підприємницької діяльності з назвою «МАГНЕТІ МАРЕЛЛІ С.п.А.»(MAGNETI MARELLI S.p.A.) до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) не надходила.

Згідно Витягу про офіційну інформацію щодо дії міжнародної реєстрації №535795 в Україні не міститься відомостей щодо видачі ліцензії компанією МАГНЕТІ МАРЕЛЛІ С.п.А., Італія на використання торгової марки WEBER іншим особам. Таким чином, позивач стверджує, що знак шляхом видачі ліцензії на використання знака іншим особам також не використовувався.

3-я особа - Державний департамент інтелектуальної власності України - проти задоволення позовних вимог з таких підстав.

Стаття 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»(далі - Закон) передбачено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Положенням про Державний департамент інтелектуальної власності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 № 997 (далі -Положення), не передбачено здійснення ним контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх. власниками.

Відповідно до п. 4 ст.18 Закону дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

Таким чином 3-я особа вважає, що зазначений нормою обов'язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, покладається на власника свідоцтва.

Враховуючи наведене, 3-я особа вважає, що компанія МАГНЕТІ МАРЕЛЛІ С.п.А. як власник міжнародної реєстрації № 535795 на знак для товарів і послуг «WEBER»в Україні повинна довести факт використання зазначеного знаку, а у разі відсутності такого використання, зазначити поважні причини, з яких знак не використовувався.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників позивача та 3-ї особи. суд вважає, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають до задоволення з таких підстав.

Надані суду докази дають підставу для висновку про те, що відповідачем як власником торговельної марки за міжнародною реєстрацією №535795 це позначення не використовується більше, ніж три роки.

Про це свідчить, зокрема, відсутність будь-якої інформації про відсутність даних про зареєстроване представництво відповідача або здійснення підприємницької діяльності на території України у інший спосіб.

Також про це свідчить інформація, надана суду на запит Державною митною службою про відсутність інформації щодо ввезення на територію України товарів, позначених торговельною маркою «WEBER», постачальником яких є компанія MAGNETI MARELLI S.p.A., за період з 01.01.05 р. по 01.09.07 р. (лист від 19.08.08р. № 31/18-17-4698).

Будь-якої інформації щодо наявності поважних причин невикористання позначення у суду також немає, в той час як позивачем у справі належними засобами доказування доведено невикористання відповідачем торгівельної марки за міжнародною реєстрацію № 535795 більше, ніж три роки з дати публікації про міжнародну реєстрацію №535795 , що є підставою для дострокового припинення дії міжнародної реєстрації №535795 на підставі пункту 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

На підставі вищенанаведеного та керуючись ст. ст. 49, 80, 82-89, 93 ГПК України, ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», суд, -

ВИРІШИВ:

1.Позовні вимоги про припинення дії міжнародної реєстрації №535795 на знак для товарів і послуг «WEBER»на ім'я Компанії МАГНЕТІ МАРЕЛЛІ С.п.А. (MAGNETI MARELLI S.p.A.) /Італія/ на території України задовольнити.

2. Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства, освіти і науки України (03035, м. Київ, вул. Урицького, 45) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації №535795 повністю на території України.

3. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня прийняття.

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя          Л.В. Прокопенко