ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа № 39/52

28.05.08

За позовом Компанії “Байєрсдорф АГ” (Beiersdorf AG)

до 1) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

науки України;

2) Общєства с огранічєнной отвєтствєнностью “БРК-космєтікс”

про визнання свідоцтва України № 58709 від 15.02.2006р. недійсним частково

Суддя Палій В.В.

Секретар Молочна Н.С.

Представники:

Від позивача Радомський В.С.- предст. (дов. від 28.09.2007р.), Полачек С.Й.- предст. (дов.

від 28.09.2007р.)

Від відповідачів не з’явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся з позовом про визнання свідоцтва України № 58709 від 15.02.2006р. на знак "LIVIA" недійсним частково, а саме: у відношенні всіх товарів 3 класу МКТП та частини послуг 35 класу МКТП “реклама товарів 3 класу; послуги пов‘язані з рекламою товарів 3 класу” і частини послуг 39 класу МКТП “пакування і зберігання товарів 3 класу; послуги, пов‘язані з пакуванням і зберіганням товарів 3 класу” та зобов‘язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання свідоцтва України № 58709 на знак недійсним частково, а саме: у відношенні всіх товарів 3 класу МКТП та частини послуг 35 класу МКТП “реклама товарів 3 класу; послуги пов‘язані з рекламою товарів 3 класу” і частини послуг 39 класу МКТП “пакування і зберігання товарів 3 класу; послуги пов‘язані з пакуванням і зберіганням товарів 3 класу” та здійснити відповідну публікацію у офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Позивач вказує, що на те, що він на території України володіє знаками, правова охорона яким надана раніше дати подання заявки на знак "LIVIA", а саме:

-NIVEA crиme за міжнародною реєстрацією № 469478 від 06.05.1982;

- NIVEA Baby за міжнародною реєстрацією № 646736 від 12.09.1995;

- NIVEA body за міжнародною реєстрацією № 660264 від 02.08.1996;

-          Зображальний кольоровий знак за міжнародною реєстрацією № 663040 від 05.09.1996;

- NIVEA VISAGE за міжнародною реєстрацією № 720172 від 24.08.1999;

- NIVEA Beaute за міжнародною реєстрацією № 756131 від 09.03.2001;

- NIVEA Bath Care за міжнародною реєстрацією № 767468 від 06.09.2001;

- Зображальний кольоровий знак за міжнародною реєстрацією № 777398 від 20.02.2002.

Позивач також володіє знаком «NIVEA»для позначення товарів 3 класу МКТП, зареєстрованим за свідоцтвом України №12367, заявка на який подана 14.11.1994 року.

Позивач вважає, що свідоцтво України №58709 на знак відповідача- 2 "LIVIA" має бути визнане недійсним частково, а саме: у відношенні всіх товарів 3 класу МКТП та частини послуг 35 класу МКТП “реклама товарів 3 класу; послуги пов‘язані з рекламою товарів 3 класу” і частини послуг 39 класу МКТП “пакування і зберігання товарів 3 класу; послуги пов‘язані з пакуванням і зберіганням товарів 3 класу” на підставі п. 1 а) ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, відповідно до якого свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Позивач вказує, що знак відповідача - 2 "LIVIA" є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар. Позивач також вважає, що знак відповідача 2 є схожими настільки, що його можна сплутати із знаками позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.09.2007р. порушено провадження у справі №39/52 (суддя Гумега О.В.) та прийнято позовну заяву до розгляду.

Відповідач - 2 в судове засідання не з‘явився, відзив на позовну заяву не надав.

Заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про необхідність призначення по справі судової експертизи об‘єктів інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз‘яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.10.2007 року було відкладено розгляд справи №39/52 та надано можливість представникам сторін запропонувати господарському суду питання, які мають бути роз‘яснені судовим експертом.

Ухвалою від 22.11.2007р. №39/52 судом призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності у справі №39/52, проведення якої доручено експерту Дорошенку О.Ф., провадження у справі зупинено.

05.05.2008р. судом одержано висновок №399 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 21.04.2008р. з матеріалами справи №39/52.

За Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 06.05.2008р. №39/52 справу передано для подальшого розгляду судді Палію В.В., у зв’язку з тим, що у судді Гумеги О.В. закінчились повноваження судді.

У зв’язку з наведеним, ухвалою від 07.05.2008р. справа №39/52 прийнята до розгляду суддею Палієм В.В., провадження у справі поновлено, розгляд справи призначено на 28.05.2008р.

У судовому засіданні 28.05.2008р. представник позивача в усних поясненнях підтримав заявлені позовні вимоги, з урахуванням висновку №399 судової експертизи від 21.04.2008р.

Крім того, представник позивача надав суду докази направлення на адреси відповідача-2 нотаріально засвідченого перекладу на російську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 07.05.2008р.

Надані позивачем докази долучені судом до матеріалів справи №39/52.

Представники відповідачів у судове засідання 28.05.2008р. не з’явились, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1 суд, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач є власником знаків:

- NIVEA crиme за міжнародною реєстрацією № 469478 від 06.05.1982;

- NIVEA Baby за міжнародною реєстрацією № 646736 від 12.09.1995;

- NIVEA body за міжнародною реєстрацією № 660264 від 02.08.1996;

-          Зображальний кольоровий знак за міжнародною реєстрацією № 663040 від 05.09.1996;

- NIVEA VISAGE за міжнародною реєстрацією № 720172 від 24.08.1999;

- NIVEA Beaute за міжнародною реєстрацією № 756131 від 09.03.2001;

- NIVEA Bath Care за міжнародною реєстрацією № 767468 від 06.09.2001;

- Зображальний кольоровий знак за міжнародною реєстрацією № 777398 від 20.02.2002.

Зазначені знаки позивача згідно з Ніццькою класифікацією товарів і послуг зареєстровано відносно товарів 3 класів МКТП.

Позивач також володіє знаком «NIVEA»для позначення товарів 3 класу МКТП, зареєстрованим за свідоцтвом України №12367, заявка на який подана 14.11.1994 року.

Відповідно до ст. 4(1) Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, з дати реєстрації в Міжнародному бюро у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б знак був заявлений там безпосередньо.

Згідно з листом ДП “Український інститут промислової власності” №2073/09 від 07.11.2006року наведені міжнародні реєстрації діють на території України в повному обсязі з дати їх здійснення.

15.02.2006р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України зареєстровано знак для товарів і послуг «LIVIA»на ім’я відповідача-2 і видано свідоцтво №58709 на знак для товарів і послуг «LIVIA»щодо товарів та послуг 3, 35, 39 класів МКТП.

Позивач вважає, що зареєстрований знак «LIVIA»(свідоцтво №58709) в частині всіх товарів 3 класу МКТП, частини послуг 35 класу МКТП «реклама товарів 3 класу; послуги, пов’язані з рекламою товарів 3 класу»і частини послуг 39 класу МКТП «пакування і зберігання товарів 3 класу; послуги, пов’язані з пакуванням і зберіганням товарів 3 класу» не відповідає умовам наданням правової охорони, з наступних підстав:

позначення «LIVIA»є схожим настільки, що його можна сплутати з позначеннями, що зареєстровані на ім’я позивача для тих самих або споріднених з ними товарів та послуг; позначення «LIVIA»за свідоцтвом №58709 є оманливим і таким, що може ввести в оману щодо позивача-особи, яка здійснює виробництво товару, маркованого знаком «NIVEA».

Відповідач-1 в усних поясненнях заперечив проти заявлених позовних вимог.

Відповідач-2 представника у судові засідання не направив, відзиву на позов не надав.

Для вирішення справи по суті необхідно визначити, чи є знак «LIVIA»за свідоцтвом №58709 схожим настільки, що його можна сплутати, із знаками, які належать позивачу згідно з міжнародними реєстраціями та за свідоцтвом України №12367, чи є всі товари 3 класу МКТП, частина послуг 35 класу МКТП, частина послуг 39 класу МКТП однорідними товарам 3 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки позивача.

Оскільки вказані питання належать до предмета доказування по даній справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, судом призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено експерту Дорошенку О.Ф..

На вирішення експерта поставлені наступні питання:

1. Чи є знак «LIVIA»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 58709 схожим настільки, що його можна сплутати із знаками:

- NIVEA crиme за міжнародною реєстрацією № 469478 від 06.05.1982;

- NIVEA Baby за міжнародною реєстрацією № 646736 від 12.09.1995;

- NIVEA body за міжнародною реєстрацією № 660264 від 02.08.1996;

-          Зображальний кольоровий знак за міжнародною реєстрацією № 663040 від 05.09.1996;

- NIVEA VISAGE за міжнародною реєстрацією № 720172 від 24.08.1999;

- NIVEA Beaute за міжнародною реєстрацією № 756131 від 09.03.2001;

- NIVEA Bath Care за міжнародною реєстрацією № 767468 від 06.09.2001;

- Зображальний кольоровий знак за міжнародною реєстрацією № 777398 від 20.02.2002;

- NIVEA за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №12367?

2. Чи є всі товари 3 класу МКТП та частина послуг 35 класу МКТП “реклама товарів 3 класу; послуги пов‘язані з рекламою товарів 3 класу” і частина послуг 39 класу МКТП “пакування і зберігання товарів 3 класу; послуги пов‘язані з пакуванням і зберігання товарів 3 класу”, для яких зареєстрований знак «LIVIA»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №58709, однорідними товарам 3 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки позивача, а саме:

- NIVEA crиme за міжнародною реєстрацією № 469478 від 06.05.1982;

- NIVEA Baby за міжнародною реєстрацією № 646736 від 12.09.1995;

- NIVEA body за міжнародною реєстрацією № 660264 від 02.08.1996;

-          Зображальний кольоровий знак за міжнародною реєстрацією № 663040 від 05.09.1996;

- NIVEA VISAGE за міжнародною реєстрацією № 720172 від 24.08.1999;

- NIVEA Beaute за міжнародною реєстрацією № 756131 від 09.03.2001;

- NIVEA Bath Care за міжнародною реєстрацією № 767468 від 06.09.2001;

- Зображальний кольоровий знак за міжнародною реєстрацією № 777398 від 20.02.2002;

- NIVEA за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №12367?

05.05.2008р. Господарським судом міста Києва отримано матеріали справи №39/52 із висновком №399 експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 21.04.2008р., відповідно до якого зазначається, що знак «LIVIA»за свідоцтвом України №58709 є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками:

- NIVEA crиme за міжнародною реєстрацією № 469478 від 06.05.1982;

- NIVEA Baby за міжнародною реєстрацією № 646736 від 12.09.1995;

- NIVEA body за міжнародною реєстрацією № 660264 від 02.08.1996;

- NIVEA VISAGE за міжнародною реєстрацією № 720172 від 24.08.1999;

- NIVEA Beaute за міжнародною реєстрацією № 756131 від 09.03.2001;

- NIVEA Bath Care за міжнародною реєстрацією № 767468 від 06.09.2001.

Знак «LIVIA»за свідоцтвом України №58709 не є схожим настільки, що його можна сплутати із зображувальними кольоровими знаками за міжнародними реєстраціями №№663040, 777398 та словесним знаком NIVEA за свідоцтвом України №12367.

Товари 3 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки позивача, а саме:

- NIVEA crиme за міжнародною реєстрацією № 469478 від 06.05.1982;

- NIVEA Baby за міжнародною реєстрацією № 646736 від 12.09.1995;

- NIVEA body за міжнародною реєстрацією № 660264 від 02.08.1996;

-          Зображальний кольоровий знак за міжнародною реєстрацією № 663040 від 05.09.1996;

- NIVEA VISAGE за міжнародною реєстрацією № 720172 від 24.08.1999;

- NIVEA Beaute за міжнародною реєстрацією № 756131 від 09.03.2001;

- NIVEA Bath Care за міжнародною реєстрацією № 767468 від 06.09.2001;

- Зображальний кольоровий знак за міжнародною реєстрацією № 777398 від 20.02.2002;

- NIVEA за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №12367

є однорідними з частиною товарів 3 класу МКТП (вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати на мийні потреби, зубні порошки і пасти, всі косметичні, парфумерні вироби, гігієнічні та мийні засоби, що включені до 3 класу) та споріднені з частиною послуг 35 класу МКТП «реклама товарів 3 класу; послуги, пов’язані з рекламою товарів 3 класу»і частиною послуг 39 класу МКТП «пакування і зберігання товарів 3 класу; послуги пов’язані з пакуванням і зберіганням товарів 3 класу», для яких зареєстрований знак «LIVIA»за свідоцтвом України №58709.

При цьому, у мотивувальній частині висновку експертом встановлено, що частина товарів 3 класу МКТП, для яких зареєстрований знак за свідоцтвом України №58709, таких як: «мило, парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся»співпадає з товарами 3 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки за міжнародними реєстраціями №№469478, 646736, 660264, 663040, 770172, 756131, 767468, 777398 та знак за свідоцтвом України №12367.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими у частині та такими, що не підлягають задоволенню частково, з огляду на наступне.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зокрема, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 №3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

У вирішенні спорів пов’язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з’ясування питань, що потребують спеціальних знань господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функцій експерта.

Враховуючи наведене положення, ухвалою від 22.11.2007р. судом було призначено експертизу об’єктів інтелектуальної власності у справі №39/52, яку доручено провести експерту Дорошенку О.Ф.

05.05.2008р. судом одержано висновок №399 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 21.04.2008р.

Відповідно до експертного висновку, який суд враховує в якості належного доказу у справі і оцінює за правилами оцінки доказів саме в якості висновку судової експертизи, підтверджується твердження позивача про те, що позначення «LIVIA»за свідоцтвом України №58709 є схожим настільки, що його можна сплутати з позначеннями, що зареєстровані на ім’я позивача для тих самих або споріднених з ними товарів та послуг (у відношенні частини товарів 3 класу МКТП: «вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати на мийні потреби, мило, парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся, зубні порошки і пасти, всі косметичні, парфумерні вироби, гігієнічні та мийні засоби, що включені до 3 класу», у відношенні частини послуг 35 класу МКТП “реклама товарів 3 класу; послуги пов‘язані з рекламою товарів 3 класу” і частини послуг 39 класу МКТП “пакування і зберігання товарів 3 класу; послуги, пов‘язані з пакуванням і зберіганням товарів 3 класу”).

Таким чином, на підставі вивчених матеріалів справи, результатів експертизи (експертний висновок №399) та пояснень сторін, суд приходить до висновку, що свідоцтво України №58709 на знак для товарів і послуг «LIVIA»підлягає визнанню недійсним частково, а саме, у відношенні частини товарів 3 класу МКТП: «вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати на мийні потреби, мило, парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся, зубні порошки і пасти, всі косметичні, парфумерні вироби, гігієнічні та мийні засоби, що включені до 3 класу», у відношенні частини послуг 35 класу МКТП “реклама товарів 3 класу; послуги пов‘язані з рекламою товарів 3 класу” і частини послуг 39 класу МКТП “пакування і зберігання товарів 3 класу; послуги, пов‘язані з пакуванням і зберіганням товарів 3 класу”.

З урахуванням наведеного, суд задовольняє також вимогу позивача про зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання свідоцтва України №58709 на знак для товарів і послуг «LIVIA»недійсним частково, а саме, у відношенні частини товарів 3 класу МКТП: «вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати на мийні потреби, мило, парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся, зубні порошки і пасти, всі косметичні, парфумерні вироби, гігієнічні та мийні засоби, що включені до 3 класу», у відношенні частини послуг 35 класу МКТП “реклама товарів 3 класу; послуги пов‘язані з рекламою товарів 3 класу” і частини послуг 39 класу МКТП “пакування і зберігання товарів 3 класу; послуги, пов‘язані з пакуванням і зберіганням товарів 3 класу” та здійснити відповідну публікацію у офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ст. 49 ГПК України, судові витрати покладаються на відповідача-2, оскільки питання щодо тотожності або схожості позначення настільки що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг можуть бути встановлені лише під час судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1.          Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Визнати свідоцтво України №58709 від 15.02.2006р. на знак для товарів і послуг «LIVIA», зареєстроване на ім’я Общєства с огранічєнной отвєтствєнностью “БРК-космєтікс” (5-й Донской пр., д.21 Б, стр. 10, г. Москва, 117926, Російська Федерація) недійсним частково, а саме, у відношенні частини товарів 3 класу МКТП: «вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати на мийні потреби, мило, парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся, зубні порошки і пасти, всі косметичні, парфумерні вироби, гігієнічні та мийні засоби, що включені до 3 класу», у відношенні частини послуг 35 класу МКТП “реклама товарів 3 класу; послуги пов‘язані з рекламою товарів 3 класу” і частини послуг 39 класу МКТП “пакування і зберігання товарів 3 класу; послуги, пов‘язані з пакуванням і зберіганням товарів 3 класу”.

3. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (м. Київ, вул. Урицького, 45) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання свідоцтва України №58709 від 15.02.200р. на знак для товарів і послуг «LIVIA»недійсним частково, а саме, у відношенні частини товарів 3 класу МКТП: «вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати на мийні потреби, мило, парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся, зубні порошки і пасти, всі косметичні, парфумерні вироби, гігієнічні та мийні засоби, що включені до 3 класу», у відношенні частини послуг 35 класу МКТП “реклама товарів 3 класу; послуги пов‘язані з рекламою товарів 3 класу” і частини послуг 39 класу МКТП “пакування і зберігання товарів 3 класу; послуги, пов‘язані з пакуванням і зберіганням товарів 3 класу” та здійснити відповідну публікацію у офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Общєства с огранічєнной отвєтствєнностью “БРК-космєтікс” (5-й Донской пр., д.21 Б, стр. 10, г. Москва, 117926, Російська Федерація) на користь Компанії «Байєрсдорф АГ»(Beiersdorf AG) (48, Unnastrasse D-20253 Hamburg (DE) 85 (вісімдесят п’ять) грн. 00коп.-державного мита, 118 (сто вісімнадцять) грн. 00коп.-витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

6. В іншій частині позовних вимог –відмовити.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня прийняття.

Суддя

В.В. Палій