ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2008 р.

№ 20/357

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. –головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.,

розглянувши касаційну скаргу компанії “ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ”, США,

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.05.2008

зі справи № 20/357

за позовом компанії “ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ”

до компанії “ДР.РЕДДІ’С ЛАБОРАТОРІС ЛІМІТЕД”, Індія,

про припинення порушення виключних прав власника патенту № 41261,

за участю представників сторін:

позивача –Кольченко Ю.М., Романової С.М.,

відповідача –Іонушаса С.К.,

з оголошенням 19.08.2008 перерви в судовому засіданні до 16.09.2008,

ВСТАНОВИВ:

Компанія “ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ” в травні 2006 року звернулася до господарського суду міста Києва з позовом (з урахуванням подальших змін та доповнень позовних вимог) про зобов’язання компанії “ДР.РЕДДІ’С ЛАБОРАТОРІС ЛІМІТЕД” припинити порушення прав позивача як власника патенту України № 41261 на винахід “Спосіб одержання збагачених бета-аномером нуклеозидів” та просила заборонити відповідачеві застосування, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях лікарського засобу “Cytogem® (Цитогем)”.

Рішенням господарського суду міста Києва від 26.12.2007 (суддя Палій В.В.) позов задоволено повністю. Рішення місцевого суду з посиланням на приписи статей 462, 464, 465 Цивільного кодексу України (далі –ЦК України) та статей 6, 28, 34 Закону України від 15.12.1993 № 3687-ХІІ “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі –Закон № 3687) мотивовано недоведеністю відповідачем факту використання ним при виготовленні лікарського засобу “Cytogem® (Цитогем)” способу іншого, ніж захищений патентом України № 41261.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 19.05.2008 (колегія суддів у складі: Корсак В.А. –головуючий, судді Коршун Н.М., Авдеєв П.В.) рішення суду першої інстанції зі справи скасовано та в задоволенні позову відмовлено. Постанову апеляційного суду мотивовано недоведеністю позивачем факту використання відповідачем саме винаходу за патентом України № 41261.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України компанія “ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ” просить постанову апеляційного господарського суду зі справи скасувати внаслідок її прийняття з неправильним застосуванням норм матеріального і процесуального права та залишити в силі рішення місцевого господарського суду.

Компанія “ДР.РЕДДІ’С ЛАБОРАТОРІС ЛІМІТЕД” подала відзив на касаційну скаргу та додаткові пояснення до нього, в яких зазначає про безпідставність доводів позивача та просить постанову суду апеляційної інстанції зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Місцевим господарським судом у справі встановлено, що:

- позивач є власником чинного патенту України від 17.09.2001 № 41261 на винахід “Спосіб одержання збагачених бета-аномером нуклеозидів” (за заявкою від 18.06.1993 № 93003070);

- строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності позивача на винахід за патентом України № 41261 спливає 18.06.2013 (через двадцять років від дати подання заявки згідно з приписами статті 465 ЦК України);

- з використанням зазначеного винаходу виробляється лікарський препарат “Gemzar®”, який продається і в Україні;

- патент України № 41261 стосується винаходу на спосіб одержання збагачених бета-аномером нуклеозидів загальної формули (I). Збагачені бета-аномером нуклеозиди загальної формули (І) включають хімічну сполуку 2'дезокси-2',2-дифлуороцитидин моногідрохлорид (-ізомер), відому за міжнародною непатентованою назвою як “гемцитабін”. Отже, патентом України № 41261 захищений певний спосіб одержання гемцитабіну;

- позовні вимоги мотивовано тим, що відповідач, який має представництво на території України, будучи виробником лікарського препарату “Cytogem® (Цитогем)”, активною діючою речовиною якого є гемцитабін, зареєстрував цей лікарський препарат в Україні та здійснює на території України його рекламування і продаж, чим порушує права власника патенту України № 41261, оскільки без дозволу останнього використовує запатентований ним винахід;

- позивач не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовується відповідачем для одержання гемцитабіну, та вважає, що відповідачем використовується саме спосіб за патентом України № 41261, який є найбільш рентабельним (економічно доцільним) з усіх відомих способів одержання гемцитабіну;

- відповідач підтвердив факт виробництва та продажу ним лікарського препарату під комерційною назвою “Cytogem® (Цитогем)”, діючою речовиною якого є гемцитабін, але заперечує факт використання винаходу за патентом України № 41261 (т. 1, а.с. 50-53, 54, 84);

- згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 09.10.2007 № 246:

·           процес “Спосіб одержання збагачених бета-аномером нуклеозидів” за патентом України на винахід № 41261 відрізняється від процесу “Спосіб приготування і очищення гемцитабін-гідрохлоріду” за заявкою на винахід № а200608606;

·           у способі приготування і очищення гемцитабін-гідрохлориду за заявкою на винахід № а200608606 не використовується кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 41261, або ознака еквівалентна їй;

·           патентом України № 41261 охороняється стереоселективний спосіб отримання гемцитабіну;

·           заявлене відповідачем технічне рішення за заявкою на винахід № а200608606 є способом очищення попередньо отриманого гемцитабін-гідрохлориду;

·           описаний відповідачем у заявці на винахід № а200608606 спосіб не стосується виготовлення збагаченого на -аномер гемцитабін-гідрохлориду (розчинної форми гемцитабіну);

·           спосіб за заявкою № а200608606 не є придатним для промислового виготовлення збагаченого на -аномер гемцитабін-гідрохлориду (розчинної форми гемцитабіну) та стосується виключно промислово-придатного процесу збагачення попередньо отриманого гемцитабін-гідрохлориду на -аномери;

·          результати дослідження свідчать про використання відповідачем у способі, описаному в заявці на винахід № а200608606, в якості вихідної речовини для отримання гемцитабін-гідрохлориду, збагаченого на -аномер, гемцитабін-гідрохлориду, який складається з суміші - та -аномерів. При цьому, цілком очевидно, що економічна доцільність використання способу відповідача за заявкою на винахід № а200608606 тим більша, чим більший вміст -аномеру в гемцитабін-гідрохлориді, що виступає як вихідна речовина;

- матеріали заявки відповідача № а200608606 (дата подання - 31.07.2006, тобто після звернення –25.05.2006 - позивача до суду з даним позовом) на винахід “Спосіб приготування і очищення гемцитабін-гідрохлориду”; Інструкція для медичного застосування препарату Цитогем (Cytogem), затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.05.2004 № 269; свідоцтво від 02.06.2004 № UА/1274/01/01 про реєстрацію лікарського засобу “Cytogem® (Цитогем)” –не є доказами невикористання відповідачем для одержання гемцитабіну способу, захищеного патентом України № 41261, тому як не містять відомостей щодо способу, який фактично використовується відповідачем у виробництві лікарського засобу “Cytogem® (Цитогем)” при одержанні гемцитабіну;

- урядове повідомлення від 04.112006 № 11878/М2В/2006, звіти філії “Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг” державного підприємства “Український інститут промислової власності” від 27.12.2006 та 07.11.2007, а також патент від 16.10.2006 № 18156 на корисну модель “Спосіб приготування і очищення гемцитабін-гідрохлориду” не є доказами фактичного використання відповідачем іншого способу, ніж винахід за патентом України № 41261, оскільки містять виключно інформацію задекларовану компанією “ДР.РЕДДІ’С ЛАБОРАТОРІС ЛІМІТЕД” без перевірки фактичного використання у виробництві, заявленого нею способу).

Судом апеляційної інстанції додатково встановлено, що:

- за станом на 16.05.2008 компанія “ДР.РЕДДІ’С ЛАБОРАТОРІС ЛІМІТЕД” є власником патенту України на винахід № 82595 “Спосіб одержання збагаченого -аномером гемцитабіну гідрохлориду (варіанти), одержаного за заявкою № а200608606, який у встановленому порядку недійсним не визнавався;

- з висновку судової експертизи від 09.10.2007 № 246 “чітко не вбачається, чи використовує відповідач винахід за патентом позивача № 41261”;

- відповідно до висновку судової експертизи від 09.10.2007 № 246 та пояснень експертів у судовому засіданні процес “Спосіб одержання збагачених бета-аномером нуклеозидів” за патентом України на винахід № 41261 відрізняється від процесу “Спосіб приготування і очищення гемцитабін-гідрохлоріду” за заявкою на винахід № а200608606, оскільки вони, по суті, спрямовані на вирішення різних технічних задач на різних технологічних стадіях (етапах) отримання гемцитабін-гідрохлориду;

- матеріали справи не містять доказів стосовно того, що відповідач використовує спосіб, захищений патентом України на винахід № 41261.

Причиною спору в даній справі є питання щодо наявності чи відсутності з боку відповідача порушення прав позивача як власника патенту на винахід.

Відповідно до статті 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Згідно з статтею 464 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

За приписами частини шостої статті 6 Закону № 3687 дія патенту (деклараційного патенту), виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом.

Частиною другою статті 28 Закону № 3687 встановлено, що використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

- застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Також частиною другою статті 28 Закону № 3687 передбачено, що будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту. В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Відповідно до статті 34 Закону № 3687 будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

З огляду на наведене суд першої інстанції, встановивши, що активною діючою речовиною лікарського препарату “Cytogem® (Цитогем)”, як і лікарського препарату “Gemzar®”, є гемцитабін, спосіб одержання якого (найбільш рентабельний та економічно доцільний на даний час) охороняється патентом України № 41261, за відсутності у позивача можливості самостійно визначити процес, що застосовувався відповідачем, на підставі ретельної оцінки поданих сторонами доказів дійшов обґрунтованого висновку щодо недоведеності відповідачем того, що фактичний процес виготовлення ним лікарського препарату “Cytogem® (Цитогем)” відрізняється від процесу, який охороняється патентом України № 41261, та з огляду на приписи статті 28 Закону № 3687 прийняв правомірне рішення про задоволення позову.

Правильно застосувавши наведені приписи частини другої статті 28 Закону № 3687, місцевий господарський суд правомірно відхилив посилання компанії “ДР.РЕДДІ’С ЛАБОРАТОРІС ЛІМІТЕД” на задекларовані нею способи одержання гемцитабіну (заявка № а200608606, патент України на корисну модель № 18156, патент України на винахід № 82595 тощо), обґрунтовано взявши до уваги те, що за наявності декількох (що сторонами не оспорюється) способів одержання гемцитабіну, економічна доцільність промислового використання яких для виробництва лікарських препаратів істотно відрізняється, правове значення для вирішення даного судового спору має лише спосіб, який фактично використовується відповідачем (як запатентований, так і ні), тоді як єдиною належною підставою для відмови в позові могло б бути доведення відповідачем використання для одержання гемцитабіну способу, що відрізняється від запатентованого позивачем.

Водночас матеріали справи не містять відомостей, які свідчили б про наявність у відповідача - компанії-виробника - перешкод у поданні протягом судового слухання справи (2006 - 2008 роки) доказів на спростування доводів позивача (відомостей стосовно фактичного виробництва: технічних можливостей наявного виробництва; розробки та затвердження технічних умов щодо кожної з технологічних стадій виробництва лікарського засобу “Cytogem® (Цитогем)”; закупівлі вихідної у виробництві гемцитабіну речовини; характеристик вихідної речовини та кінцевого продукту тощо).

У свою чергу, суд апеляційної інстанції, встановивши наявність декількох способів одержання гемцитабіну, залишив поза увагою необхідність дослідження саме того способу, який фактично використовує відповідач (він може не співпадати із запатентованим), та, неправильно застосувавши приписи статті 28 Закону № 3687 щодо покладення обов’язку з доказування на відповідача, з посиланням на недоведеність факту порушення прав позивача помилково відмовив у задоволенні позову, скасувавши рішення суду першої інстанції без спростування встановлених ним фактичних обставин справи.

Отже, апеляційний господарський суд не лише неправильно застосував наведені норми матеріального права, але й порушив приписи пунктів 7, 8 частини другої статті 105 ГПК України щодо обов’язковості належного мотивування судового рішення, що відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України є підставою для скасування прийнятої ним постанови зі справи.

Рішення ж місцевого господарського суду відповідає встановленим ним фактичним обставинам та підлягає залишенню в силі як прийняте з дотриманням норм матеріального і процесуального права.

На підставі викладеного та керуючись статтями 1117, 1119 –11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу компанії “ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ” задовольнити.

2. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.05.2008 зі справи № 20/357 скасувати.

3. Рішення господарського суду міста Києва від 26.12.2007 зі справи № 20/357 залишити в силі.

Суддя            В.Селіваненко

Суддя            І.Бенедисюк

Суддя                                                                                            Б.Львов