ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа № 39/291

13.08.08

За позовом Максіт Груп АБ (Maxit Group AB)

до 1) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

науки України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Дайрекс"

про визнання повністю недійсним свідоцтва України №48787 на знак для товарів і

послуг »

Суддя Палій В.В.

Секретар Молочна Н.С.

Представники:

Від позивача Новосельцев І.І.- предст. (дов. від 10.01.2007р.)

Від відповідачів не з’явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся з позовом до суду про визнання повністю недійсним свідоцтва України № 48787 на знак для товарів і послуг щодо усіх товарів 01, 19 класів МКТП, виданого ТОВ "Дайрекс". Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що зазначене свідоцтво не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки торговельна марка відповідача-2 схожа з торговельними марками позивача в цілому, незважаючи на різницю окремих елементів. За таких обставин, позивач вважає, що торговельна марка відповідача -2 є такою, що не відповідає умовам надання правової охорони, а саме, є схожою настільки, що її можна сплутати зі знаками раніше зареєстрованими в Україні на ім‘я іншої особи для споріднених товарів.

Позивач також вказує на те, що він є власником свідоцтв України №№ 11605, 40234, 40233 на знаки для товарів і послуг », “ВЕТОНИТ” та »відповідно.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.09.2006р. порушено провадження у справі №39/291, прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи призначено на 28.09.2006р.

28.09.2006р. розгляд справи відкладався.

Ухвалою від 23.10.2006р. провадження у справі №39/291 зупинено, у зв’язку з призначенням судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності.

27.05.2008р. судом одержано висновок №73 судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності від 12.11.2007р. з матеріалами справи №39/291.

За Розпорядженням №01-1/231 від 27.05.2008р. Голови Господарського суду міста Києва справу №39/291 передано на розгляд судді Палію В.В., у зв'язку із закінченням повноважень судді Гумеги О.В.

У зв’язку з усуненням обставин, які були підставою для зупинення провадження у справі, ухвалою від 29.05.2008р. провадження у справі №39/291 поновлено, справа прийнята суддею Палієм В.В. до свого провадження, розгляд справи призначено на 17.06.2008р.

У зв’язку з неявкою у судове засідання 17.06.2008р. представників відповідачів, розгляд справи 17.06.2008р. відкладено.

У судовому засіданні 01.07.2008р. представник позивача подав суду клопотання про продовження терміну розгляду справи №39/291 на більш тривалий строк, ніж встановлено ч. 1 ст. 69 ГПК України.

У зв’язку з тим, що у судове засідання, призначене на 01.07.2008р., представники відповідачів не з’явились, розгляд справи 01.07.2008р. відкладено.

У судовому засіданні 13.08.2008р. представник позивача в усних поясненнях підтримав заявлені позовні вимоги та надав суду довідку про включення до ЄДРПОУ відповідача-2 станом на 27.06.2008р.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач є власником свідоцтва №11605 на знак для товарів і послуг T»із датою реєстрації 30.04.1999р. (дата подання заявки -17.05.1994р.), свідоцтва №40233 на знак для товарів і послуг »із датою реєстрації 15.06.2004р. (дата подання заявки –24.07.2000р.), свідоцтва №40234 на знак для товарів і послуг «ВЕТОНИТ»із датою реєстрації 15.06.2004р. (дата подання заявки –24.07.2000р.).

15.04.2005р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України зареєстровано знак для товарів і послуг »на ім’я відповідача-2 і видано свідоцтво №48787 щодо товарів та послуг 1, 19 класів МКТП (дата подання заявки -23.09.2002р.).

Позивач вважає, що зареєстрований знак »(свідоцтво №48787) не відповідає умовам наданням правової охорони з наступних підстав. Позначення »є схожим настільки, що його можна сплутати з позначеннями, що зареєстровані на ім’я позивача для тих самих або споріднених з ними товарів та послуг; позначення »за свідоцтвом №48787 є оманливим і таким, що може ввести в оману щодо позивача-особи, яка виробляє товар маркований знаками ETONIT», «ВЕТОНИТ».

Відповідач-1 у відзиві просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що експертиза заявленого на реєстрацію позначення »за заявкою № буда проведена закладом експертизи у повній відповідності до вимог Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Відповідно свідоцтво України №48787 видано у повній відповідності до вимог чинного законодавства України.

Відповідач-2 у судові засідання не з’являвся, відзиву на позов не надав. Про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за адресою, яка зазначена у довідці про включення до ЄДРПОУ відповідача-2.

Для вирішення справи по суті необхідно визначити, чи є знак »за свідоцтвом №48787 схожим настільки, що його можна сплутати, із знаками для товарів і послуг »за свідоцтвом України №11605, »за свідоцтвом України №40233, «ВЕТОНИТ»за свідоцтвом України №40234.

Також для вирішення справи слід встановити, чи є знак для товарів і послуг »за свідоцтвом № 48787 оманливим, або таким, що може ввести в оману щодо позивача-особи, яка виробляє товар з використанням знаку за свідоцтвами України №11605, №40233, №40234.

Оскільки вказані питання належать до предмета доказування по даній справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, судом призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

На вирішення експерта були поставлені наступні питання:

- Чи є комбіноване позначення »за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 48787 для товарів 1, 19 класів МКТП тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком »за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 11605 для товарів 19 класу МКТП?

- Чи є комбіноване позначення »за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 48787 для товарів 1, 19 класів МКТП тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком »за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 40233 для товарів 2, 19, 37 класів МКТП?

- Чи є комбіноване позначення »за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 48787 для товарів 1, 19 класів МКТП тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком “ВЕТОНИТ” за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 40234 для товарів 2, 19, 37 класів МКТП?

- Чи є комбіноване позначення »за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 48787 для товарів 1, 19, класів МКТП оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар з використанням знаку за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 40233 для товарів 2, 19, 37 класів МКТП та (або) знаку за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 40234 для товарів 2, 19, 37 класів МКТП та (або) знаку за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 11605 для товарів 19 класу МКТП?

27.05.2008р. Господарським судом міста Києва отримано матеріали справи №39/291 із висновком експертизи №73 від 12.11.2007р., відповідно до якого знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №48787 є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом №11605, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я іншої особи для споріднених товарів і послуг настільки, що їх можна сплутати; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №48787 є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом №40233, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я іншої особи для споріднених товарів і послуг настільки, що їх можна сплутати; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №48787 є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом №40234, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я іншої особи для споріднених товарів і послуг настільки, що їх можна сплутати; знак для товарів і послуг №48787 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зокрема, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 №3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

У вирішенні спорів пов’язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з’ясування питань, що потребують спеціальних знань господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функцій експерта.

Враховуючи наведене положення, ухвалою від 23.10.2006р. судом було призначено експертизу об’єктів інтелектуальної власності у справі №39/291, яку доручено провести Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України.

Відповідно до висновку №73 Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 12.11.2007р., який суд враховує в якості належного доказу у справі і оцінює за правилами оцінки доказів саме в якості висновку судової експертизи, підтверджується твердження позивача про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №48787 є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом №11605, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я іншої особи для споріднених товарів і послуг настільки, що їх можна сплутати; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №48787 є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом №40233, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я іншої особи для споріднених товарів і послуг настільки, що їх можна сплутати; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №48787 є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом №40234, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я іншої особи для споріднених товарів і послуг настільки, що їх можна сплутати; знак для товарів і послуг №48787 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги. При цьому у мотивувальній частині висновку експертом встановлено, що товари 2, 19, 37 класів МКТП, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуги за свідоцтвами України №11605, №40233, №40234 є спорідненими із товарами 1, 19 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №48787, оскільки виготовляються з однорідних матеріалів та використовуються для тих самих потреб, що зумовлює однакове коло споживачів.

Таким чином, на підставі вивчених матеріалів справи, результатів експертизи (експертний висновок №73) та пояснень сторін, суд приходить до висновку, що знак »(Свідоцтво України на знак для товарів і послуг №48787) не відповідав на дату реєстрації та не відповідає на час розгляду спору у суді умовам надання правової охорони.

Таким чином, свідоцтво України на знак для товарів і послуг №48787 підлягає визнанню недійсним повністю щодо товарів 1, 19 класів МКТП, у зв’язку з невідповідністю знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Судові витрати, покладаються на відповідача-2, оскільки питання щодо тотожності або схожості позначення настільки що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг можуть бути встановлені лише під час судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати свідоцтво України №48787 від 15.04.2005р. на знак для товарів і послуг », видане на ім’я Товариства з обмеженою відповідальністю «Дайрекс»недійсним повністю щодо усіх товарів 01, 19 класів МКТП.

3. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код ЄДРПОУ 2176978) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та опублікувати в офіційному бюлетені “Промислова власність” інформацію про визнання свідоцтва України №48787 на знак для товарів і послуг TONIT»недійсним повністю.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Дайрекс" (м. Київ, бул. Лесі Українки, 15, ) на користь Максіт Груп АБ (Maxit Group AB) (Box 415, S-19 124, Sollentuna, Sweden) 85,00грн.-державного мита, 118,00грн.-витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня прийняття.

Суддя

В.В. Палій