ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

17.06.08 р.                     Справа № 39/178пн

Суддя господарського суду Донецької області Підченко Ю.О.

При секретарі судового засідання Ротар Н.Ю.

Розглянув у відкритому судовому засіданні господарського суду справу

за позовом приватного підприємства „Рекламно-інформаційне агентство „Гольфстрим” м.Донецьк

до першого відповідача товариства з обмеженою відповідальністю „Мелос-центр” м.Київ

до другого відповідача товариства з обмеженою відповідальністю „Авто медіа груп” м.Донецьк

за участю першої третьої особи Державної митної служби України м. Київ

другої третьої особи Київської регіональної митниці м. Київ

про зупинення і заборону пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності

за участю:

представників сторін:

від позивача Астахов Д.А. - юрисконсульт

від першого відповідача Тарарін М.О. - юрисконсульт

від другого відповідача не прибув

від першої третьої особи не з’явився

від другої третьої особи не з’явився

від Гохберга О. Ю. - Гайворонський В.Ю. - юрисконсульт

СУТЬ СПОРУ:

Приватне підприємство „Рекламно-інформаційне агентство „Гольфстрим” звернулось до господарського суду з позовом (з урахуванням подальших змін і доповнень позовних вимог) про заборону товариству з обмеженою відповідальністю “Мелос-центр” і товариству з обмеженою відповідальністю “Авто медіа груп” вчиняти дії щодо імпорту в Україну та митного оформлення товару, задекларованого як автомобілі рекламні ТС-27840F (рекламний щит) на базі ГАЗ-3302 у кількості 5 штук, заявленого до митного оформлення в режимі ІМ-40 згідно з вантажною митною декларацією від 21.05.07р. № 10000008/7/141655, та про визнання зазначеного товару контрафактним.

З’ясувавши фактичні обставини справи, докази на їх підтвердження, виходячи з фактів, встановлених у процесі розгляду справи та правову норму, яка підлягає застосуванню, приймаючи до уваги доводи сторін та третіх осіб, суд встановив:

Рішенням господарського суду Донецької області від 01.10.07р., залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 13.12.07р., позов задоволено частково: заборонено ТОВ “Мелос-центр” вчиняти дії щодо імпорту в Україну та митного оформлення товару, задекларованого як автомобілі рекламні ТС-27840F (рекламний щит) на базі ГАЗ-3302 у кількості 5 штук, заявленого до митного оформлення в режимі ІМ-40 згідно з вантажною митною декларацією від 21.05.07р. № 10000008/7/141655, в іншій частині позову відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 11.03.08р. по справі № 39/178пн рішення господарського суду Донецької області від 01.10.07р. та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 13.12.07р. було скасовано і справу передано на новий розгляд до господарського суду Донецької області.

Вказівки, що містяться в постанові касаційної інстанції є обов’язковими відповідно до вимог ст. 111-12 ГПК України для суду під час нового розгляду справи.

За поважними причинами спір було вирішено у більш тривалий строк, ніж передбачено ст. 69 ГПК України.

Позов мотивовано тим, що приватне підприємство „Рекламно-інформаційне агентство „Гольфстрим”, далі – позивач, є власником деклараційних патентів № 14866 та № 15400 на корисні моделі „Спосіб подавання реклами” та „Наземний транспортний засіб для подавання рекламної інформації”.

23.05.2007 Київська регіональна митниця, далі – друга третя особа, на виконання вимог статті 257 Митного кодексу України на підставі даних митного реєстру товарів, які містять об’єкти інтелектуальної власності, листом № 35/12-6/5038 від 23.05.07р. повідомила позивача про призупинення нею митного оформлення товару (автомобілі рекламні ТС-27840F (рекламний щит) на базі ГАЗ-3302 у кількості 5 штук), заявленого товариством з обмеженою відповідальністю “Мелос-Центр”, далі –перший відповідач, до митного оформлення в режимі ІМ-40 згідно з вантажною митною декларацією від 21.05.2007 № 10000008/7/141655.

Ніяких дозволів або ліцензій на користування корисними моделями позивач першому відповідачеві не надавав, а тому останній незаконно використовує корисні моделі, належні позивачу, у формі імпорту продукту, виготовленого із застосуванням запатентованої корисної моделі (винаходу).

Крім того, згідно укладеного 12.04.07р між позивачем та товариством з обмеженою відповідальністю “Авто медіа груп”, далі – другий відповідач, ліцензійного договору № 17-33і останньому було надано невиключну ліцензію на використання корисних моделей за належними позивачу патентами строком на один рік.

Пунктом 6.7 зазначеного договору сторони передбачили, що другий відповідач має право надавати корисні моделі у користування третім особам (надавати ліцензію, дозволяти використання тощо), лише за погодженням ліцензіара, позивача. Крім того, пунктом 6.5 договору на другого відповідача, покладено обов’язок захищати інтелектуальні права позивача, що надані йому у користування за цим договором, у тому числі і в судовому порядку.

На думку позивача, з боку другого відповідача вбачається порушення умов ліцензійного договору щодо надання іншим особам дозволів на використання корисних моделей за патентами №№ 14866, 15400, належних позивачу.

У зв’язку з викладеним позивач намагається заборонити відповідачам вчиняти дії щодо імпорту в Україну та митного оформлення товару, задекларованого як автомобілі рекламні ТС-27840F (рекламний щит) на базі ГАЗ-3302 у кількості 5 штук, заявленого до митного оформлення в режимі ІМ-40 згідно з вантажною митною декларацією від 21.05.07р. № 10000008/7/141655, та визнати зазначений товар контрафактним.

Перший відповідач проти позовних вимог заперечує з посиланням на невикористання ним корисних моделей за патентами № 14866 та № 15400, права на які належать позивачеві, а також на те, що корисні моделі позивача не відповідають умовам патентоздатності внаслідок відсутності новизни.

Другий відповідач заявлені вимоги також не визнав, мотивуючи свої заперечення відсутністю з його боку будь-яких порушень прав інтелектуальної власності позивача, зокрема згідно умов ліцензійного договору № 17-33і від 12.04.04р.

Надавши правову кваліфікацію правовідносинам сторін суд дійшов до висновку про наступне:

Відповідно до Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, далі – Закон, деклараційний патент на корисну модель – це різновид патенту (охоронного документу, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель), що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель.

Деклараційний патент на винахід (корисну модель) видається під відповідальність його власника за відповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності.

Як вбачається з деклараційних патентів на корисні моделі №№ 14866, 15400 разом з позивачем їх власником є громадянин Гохберг Олександр Юрійович, якого було викликано судом для з’ясування взаємовідносин між ними.

У відповідності до ст. 428 ЦК України право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними.

Згідно наданих Гохбергом О.Ю. пояснень та представлених позивачем доказів судом було встановлено, що між ними укладено договір від 15.07.06р. про спільне використання прав на спірні патенти, у відповідності до якого вони мають право кожен окремо здійснювати свої права як співвласники патентів, а саме:

-          використовувати патенти для здійснення підприємницької, благодійної, комерційної, іншої діяльності на свій розсуд, тобто без взаємного погодження сторонами такого використання;

-          захищати свої права на корисні моделі, захищені патентами, вживаючи усі заходи, передбачені законодавством, зокрема Законом України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”. Такий захист кожна сторона має право реалізовувати самостійно, на власний розсуд без погодження із іншою стороною за договором.

У відповідності до ст. 464 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання.

Статтею 386 Цивільного кодексу України передбачено, що власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутись до суду з вимогою про заборону вчинення дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.

Стаття 432. Цивільного кодексу України визначає, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності.

Згідно зі ст. 35 Закону суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про встановлення факту використання винаходу (корисної моделі) та порушення прав власника патенту.

Відповідно до частини другої статті 28 Закону патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Згідно з частиною п’ятою цієї статті патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Статтею 34 Закону передбачено, що будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Використанням винаходу (корисної моделі) згідно положень зазначеної статті визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях

При цьому продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Згідно висновку судової експертизи інтелектуальної власності від 28.08.07р. № 3654/30 судовим експертом встановлено, що у ввезених першим відповідачем на територію України рекламних автомобілях ТС-27840F на базі ГАЗ-3302 у кількості 5 одиниць використано кожну ознаку незалежного пункту формули корисної моделі №15400„Наземний транспортний засіб для подавання рекламної інформації”, в якій реалізований деклараційний патент №14866 „Спосіб подавання реклами”.

Дослідження патенту №14866 „Спосіб подавання реклами” експертом обґрунтовано не проводилось у зв’язку з тим, що предметом висновку є спосіб, а надані на дослідження об’єкти є наземними транспортними засобами, в яких вже реалізовано спосіб подавання реклами.

Таким чином, судом з’ясовано, що усі ознаки кожної зі спірних запатентованих корисних моделей, включені до незалежних пунктів їх формул, використані у імпортованому першим відповідачем товарі, а позивачем у встановленому порядку доведено наявність права інтелектуальної власності на корисні моделі та факт порушення першим відповідачем зазначеного права шляхом незаконного використання корисних моделей.

На підставі викладеного суд дійшов висновку, що позов в частині заборони товариству з обмеженою відповідальністю “Мелос-Центр” м. Київ вчиняти дії щодо імпорту в Україну та митного оформлення товару, задекларованого як автомобілі рекламні ТС-27840F (рекламний щит) на базі ГАЗ-3302 у кількості 5 штук, заявленого до митного оформлення в режимі ІМ-40 згідно вантажної митної декларації № 10000008/7/141655 від 21.05.2007р. обґрунтовано, а тому підлягає задоволенню.

У той же час, позовні вимоги в частині заборони другому відповідачеві вчиняти зазначені дії, не підлягають задоволенню з підстав недоведеності позивачем факту порушення його прав інтелектуальної власності другим відповідачем, у т.ч. щодо надання в порушення умов ліцензійного договору №17-33і від 12.04.07р. іншим особам дозволів на використання корисних моделей за патентами №№ 14866, 15400, належних позивачу.

У задоволенні вимог в частині визнання автомобілів рекламних ТС-27840F (рекламний щит) на базі ГАЗ-3302 у кількості 5 штук, заявленого до митного оформлення в режимі ІМ-40 згідно вантажної митної декларації № 10000008/7/141655 від 21.05.2007 р. - контрафактним товаром слід відмовити на тих підставах, що цей факт може встановлюватися господарським судом лише при існуванні та розгляді між сторонами спору про цивільне право, його встановлення як елемент оцінки фактичних обставин справи та обґрунтованості вимог. Така вимога не може бути предметом спору та самостійно розглядатися в окремій справі.

Витрати по держмиту та забезпечення судового процесу покладаються на першого відповідача згідно ст. ст. 44, 49 ГПК України.

У випадках скасування рішення господарського суду і передачі справи на новий розгляд розподіл судових витрат зі справи, у тому числі і сум державного мита за подання заяви про перегляд рішення в апеляційному або у касаційному порядку, здійснює господарський суд, який приймає рішення, керуючись загальними правилами розподілу судових витрат за приписами ст.ст. 44, 46, 49 ГПК України.

За такими обставинами витрати по державному миту в сумі 42 грн. 50 коп. за подання скарги про перегляд рішення в апеляційному порядку та в сумі 42 грн. 50 коп. за подання скарги про перегляд рішення в касаційному порядку відносяться на заявника - товариство з обмеженою відповідальністю “Мелос-Центр”.

Витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона. Це правило стосується й тих випадків, коли судову експертизу призначено за ініціативою господарського суду. Після закінчення розгляду справи такі витрати підлягають розподілу господарським судом на загальних підставах, визначених частиною п'ятою статті 49 ГПК.

Судом встановлено, що ухвалою від 11.07.07р. судом за своєю ініціативою було призначено експертизу об’єкту інтелектуальної власності. Однак, докази оплати рахунку Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз № 1077 від 04.09.07р. на суму 1 692 грн. за проведену експертизу № 3654/30 в матеріалах справи відсутні.

Таким чином, витрати за проведення судової експертизи в сумі 1 692 грн. підлягають стягненню з першого відповідача на користь Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз.

У задоволенні клопотання першого відповідача про зупинення провадження у даній справі до вирішення Солом’янським районним судом міста Києва порушеної провадженням справи № 2-2538/07 за позовом ТОВ “Мелос-центр” до Гохберга О.Ю., ПП “РІА “Гольфстрим”, Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсними патентів №№ 14866, 15400 на корисну модель слід відмовити, на тих підставах, що ним не надано доказів руху зазначеної справи з мотивів, на його думку, знаходження у відпустці судді, який її розглядає. Тому питання доведення обставин справи повинно розглядатися судом з урахуванням вимог ст..33,43 ГПК України в сукупності з усіма матеріалами справи. Крім того, у відповідності до ст. 79 ГПК України зупинення провадження у справі – це право суду.

Судом прийнято до уваги наявність рішення господарського суду Донецької області від 17.07.2006 у справі № 32/177пд, однак відповідно до приписів частини другої статті 35 ГПК України воно не має преюдиціального значення для вирішення даної справи, оскільки стосується спору між іншими сторонами, а тому підлягає оцінці за загальними правилами оцінки доказів згідно приписів статей 32, 43 ГПК України.

Клопотання першого відповідача про призначення повторної експертизи не підлягає задоволенню на тих підставах, що не має підстав вважати, що висновок експерта є необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або він викликає сумнів у його правильності.

Ухвалою від 04.06.07 р. судом були вжиті заходи забезпечення позову по справі № 39/178пн шляхом заборони Державній митній службі України, Київській регіональній митниці, вчиняти дії, щодо митного оформлення товару, задекларованого як автомобілі рекламні ТС-27840F (рекламний щит) на базі ГАЗ-3302 у кількості 5 штук, заявленого до митного оформлення в режимі ІМ-40 згідно вантажної митної декларації № 10000008/7/141655 від 21.05.07р.

Судом з’ясовано, що зазначені заходи тривають до наступного часу, як гарантія задоволення законних вимог позивача.

Господарський суд не повинен скасовувати вжиті заходи до виконання рішення або зміни способу його виконання, за винятком випадків, коли потреба у забезпеченні позову з тих чи інших причин відпала або змінилися обставини, що спричинилися до застосування заходів забезпечення позову.

На час слухання справи учасниками судового процесу на надано доказів того, що існують обставини для скасування заходів забезпечення позову. А тому суд не в змозі у межах своєї компетенції згідно клопотання другої третьої особи вирішити питання щодо надання їй дозволу по відношенню до товару, задекларованого як автомобілі рекламні ТС-27840F на базі ГАЗ-3302 у кількості 5 штук, які заявлені до митного оформлення в режимі ІМ-40 згідно вантажної митної декларації № 10000008/7/141655 від 21.05.07р. застосовувати інші митні режими, якщо його ввезення на митну територію України буде заборонене.

У зв’язку з тим, що у судовому засіданні за згодою сторін було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення згідно частини третьої ст. 85 ГПК України, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання, оформленого відповідно до статті 84 ГПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 28, 34, 35 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, ст.ст. 16, 386, 428, 432, 464 ЦК України, ст.ст. 22, 33, 41, 42, 43, 44, 49, 79, 82, 84, частиною третьою ст. 85, ст. 111-12 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1.Позов приватного підприємства „Рекламно-інформаційне агентство „Гольфстрим” задовольнити частково.

2.Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю “Мелос-Центр” м. Київ вчиняти дії щодо імпорту в Україну та митного оформлення товару, задекларованого як автомобілі рекламні ТС-27840F (рекламний щит) на базі ГАЗ-3302 у кількості 5 штук, заявленого до митного оформлення в режимі ІМ-40 згідно вантажної митної декларації № 10000008/7/141655 від 21.05.2007р.

3.У задоволенні вимог про визнання товару, задекларованого як автомобілі рекламні ТС-27840F (рекламний щит) на базі ГАЗ-3302 у кількості 5 штук, заявленого до митного оформлення в режимі ІМ-40 згідно вантажної митної декларації № 10000008/7/141655 від 21.05.2007р. контрафактним відмовити.

4.У задоволенні вимог відносно другого відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю „Авто медіа груп” відмовити.

5.Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю “Мелос-Центр”, 03680, м. Київ, вул. Жуковського, 26, ід. код 19478267, на користь:

-          приватного підприємства „Рекламно-інформаційне агентство „Гольфстрим”, 83076, м. Донецьк, вул. Моцарта, 3а, ід. код 13542004, р/р 6753 у філії „Головне управління Промінвестбанку у Донецькій області”, МФО 334635, витрати по державному миту в сумі 85 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн., видавши наказ;

-          Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз, 83102 м. Донецьк вул. Ливенка, 4, витрати за проведення судової експертизи в сумі 1 692 грн., видавши наказ.

6.Витрати по державному миту в сумі 42 грн. 50 коп. за подання скарги про перегляд рішення в апеляційному порядку та в сумі 42 грн. 50 коп. за подання скарги про перегляд рішення в касаційному порядку відносяться на товариство з обмеженою відповідальністю “Мелос-Центр”.

7.Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Суддя

Дата підписання рішення оформленого у відповідності з вимогами ст. 84 ГПК України 20.06.08р.