ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

27.05.08р.

Справа
№ 32/110-07

За
позовом: Товариства
з обмеженою відповідальністю «Інтербитхім», м. Харків

До: Суб'єкта підприємницької
діяльності -фізичної особи ОСОБА_1,                                          м.
Дніпропетровськ

Третя
особа : Державний
департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки ,м. Київ

Про: зобов'язання вчинити певні дії

та

За
зустрічним позовом : Суб'єкта
підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1, м. Дніпропетровськ

До
: Товариства з
обмеженою відповідальністю «Інтербитхім», м. Харків

Третя
особа : Державний
департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки ,м. Київ

Про
: визнання права
попереднього користувача

Суддя
Васильєв О.Ю.

ПРЕДСТАВНИКИ :

Від позивача : не з'явився  ;

Від
відповідача :
ОСОБА_1( приватний підприємець ) , ОСОБА_2                                   ( дов. від
17.10.05 р. ) ;

Від третьої особи : не з'явився

СУТЬ СПОРУ :

За первісним позовом .

Позивач в лютому 2007 р. звернувся з позовом
до відповідача про зобов'язання                   СПД -фізичної особи
ОСОБА_1за рахунок власних коштів усунути з товару -лаку для волосся у кількості
80 000 аерозольних балонів , придбаних за контрактом № 68 від 05.10.06 р. ,
незаконно використаний знак для товарів та послуг «Стиль Класик »та графічне
позначення цього знаку. Позовні вимоги обґрунтовані посиланням позивача на ту
обставину , що ТОВ «Інтербитхім»на підставі Свідоцтва на знак для товарів і
послуг  № 68684 від 16.10.06 р. є
власником знаку для товарів і послуг «Стиль Классик». Як стало відомо позивачу
, відповідач - Суб'єкт підприємницької діяльності -фізична особа                ОСОБА_1, на підставі контракту
№ 68 від 05.10.06 р. придбав у ТОВ «Альянс»( Росія ) та завіз на територію
України з метою подальшого продажу  80
000 одиниць аерозольних балонів з лаком для волосся , який маркований
вищезазначеним знаком для товарів і послуг «Стиль классик», власником якого є
позивач, без згоди останнього . Таким чином ( на думку позивача ) відповідачем
порушено вимоги ст.ст.16,20  Закону
України  «Про охорону знаків для товарів
та послуг», що надає право власнику такого знаку вимагати від порушника
усунення з товару та його упаковки
незаконно використаного знаку або позначення,  східного з ним настільки  , що їх можна сплутати.

В подальшому позивач змінив позовні вимоги та
просив суд вилучити із цивільного обороту товари , введені в цивільний оборот з
порушенням прав інтелектуальної
власності , а саме - лак для волосся у кількості 80 000 аерозольних
балонів , що був придбаний відповідачем
за контрактом № 68 від 05.10.06 р.

Відповідач проти задоволення позовних вимог
заперечував ; зазначаючи , що ввезений ним з території Росії на митну територію
України товар - лак для волосся із нанесеним на нього знаком для товарів та
послуг   «Стиль классик »у кількості 80
000 аерозольних балонів , придбаних за контрактом № 68 від 05.10.06 р.
,імпортовано на законних підставах .

Залучений за власною ініціативою суду до
участі у справі в якості третьої особи без самостійних позовних вимог на
предмет спору Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства
освіти і науки явку повноважних представників до судових засідань не забезпечив
, витребуваних судом письмових пояснень щодо позову не надав .

За
зустрічним позовом .

В квітні 2007 р. відповідач - Суб'єкт
підприємницької діяльності -фізична особа              ОСОБА_1, звернувся до позивача -
Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтербитхім», із зустрічним позовом
про визнання права попереднього користувача на торгівельну марку „Стиль
классик” на лаку для волос виробництва ВАТ „Хітон” ,                     м. Казань,  за приватним підприємцем  ОСОБА_1 та про визнання за ним відповідно до
цього право на реалізацію продукції під торгівельною маркою „Стиль классик” на
лаку для волос виробництва ВАТ „Хітон” , м. Казань,  на території України. Позовні вимоги
обґрунтовані посиланням на приписи ст.500 ЦК України та ту обставину , що
СПД              ОСОБА_1на законних
підставах здійснював імпорт та реалізацію вищезазначеної продукції на тер ітрії
України ще до часу отримання ТОВ «Інтербитхім»відповідного Свідоцтва на знак
для товарів та послуг .

ТОВ «Інтербитхім»проти задоволення
зустрічного позову заперечувало ,зазначаючи у відзиві на позов , що СПД
ОСОБА_1в порушення вимог ст.33 ГПК України не доведено належним чином факту
використання ним до 31.05.06 р. ( дата подання заявки ) саме зареєстрованої в
установленому законом порядку торгівельної марки „Стиль классик” на лаку для
волос виробництва ВАТ „Хітон” , м. Казань . Окрім того , на думку ТОВ
«Інтербитхім»,   ст.500 ЦК України
наділяє попереднього користувача тільки правом безоплатного продовження такого
використання , проте  не надає йому права
використовувати зареєстрований знак без згоди його власника . Також в
обґрунтування незаконності вимог СПД ОСОБА_1відповідач за зустрічним позовом
посилається на рішення господарського суду Харківської області від 19.09.07 р.
у справі № 47/331-07 за позовом ТОВ «Інтербитхім»до СПД ОСОБА_1,яким було
визнано незаконними дії останнього з розповсюдження ( продажу , демонстрації )
на території України товарів , що виробляються ВАТ „Хітон” ,  м. Казань .

Залучений за власною ініціативою суду до
участі у справі в якості третьої особи без самостійних позовних вимог на
предмет спору Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства
освіти і науки явку повноважних представників до судових засідань не забезпечив
, витребуваних судом письмових пояснень щодо зустрічного позову не надав .

Ухвалами суду від 13.03.07 р. та від
19.04.07 р. було накладено арешт на 80 000 одиниць товару -лаку для волосся у
аерозольних балонах , придбаних відповідачем - Суб'єктом підприємницької
діяльності -фізичною особою ОСОБА_1 за контрактом № 68 від 05.10.06 р.

Враховуючи , що вирішення спору у цій справі
є неможливим без призначення судової експертизи з метою вирішення питань : чи є
позначення ,що нанесені на товарі - лаку для волосся у кількості 80 000
аерозольних балонів , придбаних відповідачем за контрактом № 68 від 05.10.06 р.
, схожими зі знаком для товарів і послуг«Стиль классик» (свідоцтво України на
знак для товарів і послуг № 68684 від 16.10.06 р.) настільки, що такі
позначення і знак можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє
товари чи надає послуги ; тощо , ухвалою суду від 19.04.07 р. по справі була
призначена судова експертиза та провадження у справі було зупинено .Після
повернення матеріалів справи із висновками судової експертизи до суду ,ухвалою
від 27.03.08 р. провадження у справі було поновлено .По справі оголошувалась
перерва з 24.04.08 р. до 27.05.08 р.

Заслухавши пояснення представників сторін
, дослідивши матеріали справи , господарський суд , -

ВСТАНОВИВ :

Товариство з обмеженою відповідальністю
„Інтербитхім” є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг від 16.10.2006
р.  № 68684, об'єктом якого є
комбінований знак „Стиль Классик”, що складається із словесних та графічних
елементів  , для товарів 3 класу
Міжнародної класифікації товарів і послуг ( лаки для волосся ); заявку про
реєстрацію названого торговельного знака №
m 2006 07851 було подано позивачем 31.05.2006 р. ( т.1 , а. с. 8-9)

Відповідач з 28.01.2006 р. імпортував ( ввозив
) та розповсюджував на території України вищезазначений лак для волосся на
підставі відповідних контрактів .Так 28.01.06 р. між ТОВ ТК „Азазелло” ( РФ ,
м. Казань, продавець ) та ПП ОСОБА_1( Україна ,                          м. Дніпропетровськ ,
покупець ) укладено контракт № 9 ,відповідно до умов якого продавець поставляв
, а покупець придбавав та оплачував товар -лаки для волосся в аерозольній
упаковці „Стиль Классик” ( виробник ТОВ „Хітон” , Росія , м. Казань ).  В подальшому відповідачем здійснювалася
реалізація цих лаків для волосся на території України покупцям на підставі
відповідних договорів купівлі-продажу ( т.1 а.с.99-161)

05.10.2006 р. між ТОВ „Альянс” ( Росія ,м.
Казань , продавець ) та ПП ОСОБА_1                  ( Україна , м.
Дніпропетровськ , покупець ) укладено контракт №68 ,відповідно до умов якого
відповідач придбав та завіз на територію України з метою подальшого продажу  80 000 одиниць аерозольних балонів з лаком
для волосся , який маркований вищезазначеним знаком для товарів і послуг «Стиль
классик», власником якого є позивач ( т.1 а.с.42- 53 ) .

Згідно з висновком судової експертизи
об'єктів права інтелектуальної власності від 21.02.2008 р.  № 32/07 : позначення , нанесене на
товарі  -
лаку для волосся , асоціюється в цілому зі знаком для товарів і послуг
за свідоцтвом України № 68684 ,незважаючи на окрему різницю елементів , тому є
таким , що схоже настільки , що його можна сплутати зі знаком для товарів і
послуг за свідоцтвом України № 68684 .Використання позначення , нанесеного на
товар -лак для волосся , є схожим до ступеня сплутування зі знаком для товарів
і послуг за свідоцтвом України № 68684 , тому існує ймовірність їх сплутування
у разі їх використання для однорідних товарів . Застосування позначення на
упаковках товару та на товарі -лаку для волосся , є  використанням зареєстрованого знаку для
товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 68684 від
16.10.06 р. ( т.2 , а.с.3-15 ) .

Товариство з обмеженою відповідальністю
„Інтербитхім” як власник свідоцтва на спірний товарний знак не надавало
відповідачеві дозвіл на використання цього знаку .За результатами розгляду
заяви ТОВ „Інтербитхім”   про
недобросовісну конкуренцію з боку відповідача шляхом використання знака для
товарів і послуг  було встановлено факт
відсутності у відповідача ліцензійних угод із позивачем  та внесено припис від 14.02.07р. , яким
приватному підприємцю ОСОБА_1запропоновано владнати усі спірні питання по
розповсюдженню зазначеного товару з використанням знаку „Стиль Классик” на
території України згідно до чинного законодавства України ( т.1, а.с.78 ) .

Рішенням господарського суду
Харківської області від 19.09.2007 р. у справі                   № 47/331-07 за позовом ТОВ
„Інтербитхім” до СПД -фізичної особи                      ОСОБА_3.(відповідач-1
)  ; Приватного підприємства „Сервіс
Супер Плюс”                      (
відповідач-2 ) ; фізичної особи - підприємця ОСОБА_1( відповідач-3 ) ;  ТОВ „СВ-Косметика” ( відповідач-4 ) ;ТОВ
„Торгова компанія „Хітон” ( відповідач-5 ) та за участю 3 - особи без
самостійних позовних вимог на стороні позивача -Харківської митниці ;   позов задоволено повністю. Визнано незаконними
дії ТОВ „СВ-Косметика” ( з розповсюдження (продажу, демонстрації) на території
України товарів, які виробляються ВАТ „Хітон", м. Казань, Російська
Федерація. Визнано незаконними дії Суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_3
з розповсюдження (продажу, демонстрації) на території України товарів, які
виробляються ВАТ „Хітон”, м. Казань, Російська Федерація. Визнано незаконними
дії ПП „Сервіс Супер Плюс”  з
розповсюдження (продажу, демонстрації) на території України товарів, які
виробляються ВАТ „Хітон", м. Казань, Російська Федерація. Визнано
незаконними дії ТОВ „Торгова компанія „Хітон” , Російська Федерація, м. Казань
) щодо укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю „Азаззело” (м.
Казань, Російська Федерація) договору поставки № 1/14 від 06.04.2006 р., без
встановлення в ньому заборони перепродавати товари на території України та/або
резидентам України. Визнано незаконними дії Фізичної особи - підприємця
ОСОБА_1з розповсюдження (продажу, демонстрації) на території України товарів,
які виробляються ВАТ „Хітон”, м. Казань, Російська Федерація.        Стягнуто з ТОВ „Торгова компанія
„Хітон” на користь ТОВ „Інтербитхім”
штраф за порушення зобов'язань за контрактом у розмірі 8000000  рублів Російської Федерації                    В якості підстав для
задоволення позовних вимог ТОВ „Інтербитхім” суд послався на порушення ТОВ
„Торгова компанія „Хітон” виключного права
позивача на розповсюдження ( демонстрацію , продаж ) на всій території
України  товарів , які виробляються
ВАТ„Хітон”, що передбачено умовами контракту № 41 від 09.03.04 р. , укладеного
між ТОВ „ТК „Хітон”, позивачем та ВАТ „Хітон” ( т.2 , а.с. 38-42 ) .

Причиною
спору з даної справи стало питання щодо правомірності використання відповідачем
знака для товарів і послуг „Стиль Классик” , якому надано правову охорону
згідно із свідоцтвом від 16.10.2006 р.  №
68684 .

Відносини, що  виникають
у  зв'язку з набуттям і
здійсненням права власності на торговельні марки (знаки для товарів і послуг) в
Україні, регулюють ЦК України , Господарський кодекс України та Закон України „Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг” .
Відповідно до частини третьої статті 157 ГК України свідоцтво надає
право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану
торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного
використання торговельної марки без його дозволу. Водночас пунктом 6 статті 16
вищезазначеного Закону  встановлено,
що  виключне право власника свідоцтва
забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не
поширюється зокрема на  здійснення
будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено
пріоритет, до дати пріоритету заявки .

Відповідно до частин першої,  другої статті
494  ЦК  України набуття права інтелектуальної
власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони
торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та
переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Згідно зі статтею
495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну
марку, що належать, зокрема, володільцю відповідного свідоцтва, є: право на
використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання
торговельної марки;  виключне право
перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі
забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності
встановлені законом.

Частиною першою статті 500 ЦК України
передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку
або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї
діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила
значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне
продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною
підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача
може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством
чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в
яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну
підготовку для такого використання (частина друга статті 500 ЦК України).

Аналіз змісту наведених правових норм
свідчить про те, що чинне законодавство не містить будь-яких обмежень стосовно
суб'єкта права попереднього користувача, наявність якого, в свою чергу,
виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідної
торговельної марки від власника свідоцтва та унеможливлює заборону власником свідоцтва
цій особі вчиняти дії, які  охоплюються
правом попереднього користувача. При цьому різновиди фактичної реалізації
суб'єктами господарювання прав попереднього користувача співпадають з
визначенням форм використання торговельної марки, наведеним у частині другій
статті 157 ГК України  та пункті 4 статті
16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” .

Відповідно до   пункту
4  статті  16
Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”  використанням знака визнається: нанесення
його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій
міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи
інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним
нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для
продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);  застосування його під час пропонування та
надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в
діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних
іменах. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі
зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого
знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмінності знака.

Отже, оскільки з огляду на наведені приписи
закону використанням знака є також застосування схожої з таким знаком
торговельної марки, настільки , що його можна сплутати зі знаком для товарів і
послуг за відповідним свідоцтвом України; та враховуючи ту обставину , що
відповідачем доведено належним чином факт добросовісного використання ним  в Україні до часу подання ТОВ „Інтербитхім”
заявки саме тієї торговельної  марки (
якій в подальшому надано правову охорону згідно із свідоцтвом від 16.10.2006
р.  № 68684 ) ; господарський суд з
урахуванням встановлених ним обставин справи дійшов до висновку про наявність у
Суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1, права на безоплатне
продовження такого використання (право попереднього користувача).

Суд також вважає , що посилання ТОВ
„Інтербитхім ” в якості однієї із підстав для обґрунтування своїх позовних
вимог у цій справі на рішення господарського суду Харківської області від
19.09.2007 р. у справі № 47/331-07; є хибним , оскільки визнаючи незаконними
дії Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1з розповсюдження (продажу, демонстрації)
на території України товарів, які виробляються ВАТ „Хітон”, м. Казань,
Російська Федерація ; суд послався на порушення   ТОВ „Торгова компанія „Хітон” виключного
права  позивача на розповсюдження (
демонстрацію , продаж ) на всій території України  товарів , які виробляються ВАТ„Хітон”, що
передбачено умовами контракту № 41 від 09.03.04 р. , укладеного між ТОВ „ТК
„Хітон”, позивачем та ВАТ „Хітон” ; при цьому судом не досліджувалися
правовідносини сторін та не надавалася правова оцінка  діям сторін відповідно до приписів ЦК України
, Господарський кодекс України та Закон України „Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг”  - тобто   правовим актам , що регулюють відносини,
що  виникають  у
зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на торговельні марки
(знаки для товарів і послуг) в Україні .

Враховуючи вищезазначене , суд не знаходить
достатньо правових підстав для задоволення позовних вимог ТОВ „Інтербитхім” ;
одночасно зустрічні позовні вимоги Суб'єкта підприємницької діяльності
-фізичної особи ОСОБА_1, підлягають задоволенню .

На підставі вищезазначеного , керуючись
вимогами ст.ст. 494,495 , 500 ЦК України ; 157 ГК України ; Закону України „Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг”; ст.ст.49, 60,68,82-85 ГПК України
, господарський суд , -

ВИРІШИВ :

1.В
задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю
„Інтербитхім” відмовити в повному обсязі ,судові витрати покласти на позивача .

2.
Задовольнити зустрічний позов Суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної
особи ОСОБА_1( АДРЕСА_1 ;пот./рах. НОМЕР_1 в ДФ ВАТ „Інпромбанк”, МФО 306986,
свідоцтво НОМЕР_2,код НОМЕР_3 ) та визнати за ним право попереднього
користувача, тобто право на безоплатне продовження використання торгівельної
марки ( за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг від 16.10.2006 р.  № 68684 ;
об'єктом якого є комбінований знак „Стиль Классик”, що складається із
словесних та графічних елементів  , для
товарів 3 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг ( лаки для волосся )
.

3.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Інтербитхім” ( 61001, м.
Харків , вул. Соціалістична , 2-ж; пот./рах. № 7980 у ХВФ АКБ
„Укрсоцбанк”                       м.
Харків , МФО 351016 ,  )  на користь Суб'єкта
підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1( АДРЕСА_1 ; пот./рах.
НОМЕР_1 в ДФ ВАТ „Інпромбанк”, МФО 306986, свідоцтво                         НОМЕР_2,кодНОМЕР_3 ): 85,00 грн. - витрат на
сплату держмита  та 118,00 грн. -витрат
на сплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу  .

Видати відповідний наказ після набрання
рішенням чинності в установленому законом порядку .

4. Скасувати
заходи до забезпечення позову , застосовані відповідно до ухвал суду від
13.03.07 р. та від 19.04.07 р. ( якими було накладено арешт на 80 000 одиниць
товару -лаку для волосся у аерозольних балонах , придбаних відповідачем -
Суб'єктом підприємницької діяльності -фізичною особою ОСОБА_1 за контрактом №
68 від 05.10.06 р. )

Суддя
Васильєв О.Ю.