ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД _________________________________________________________________________________________
А Н О В А ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ
Справа
№ 3-25-11/318-06-8431
апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
судді:  Шевченко В.В.
суддів: Бєляновського В.В., Мирошниченко
секретарі судового засідання:
участю представників сторін:
ТОВ „ІА  Автоцентр”: Процюк О.В. -за
ПП ”Рекламно-інформаційна агенція „Медіа Компас”: не з'явився
ОСОБА_1: ОСОБА_2 -за дорученням
у відкритому судовому засіданні в
-          Приватного підприємства ”Рекламно-інформаційна агенція
„Медіа Компас”, м. Одеса
-          Товариства з обмеженою відповідальністю „ІА  Автоцентр”, м. Київ
рішення господарського суду  Одеської області

від 21 березня 2008 року

у справі №
3-25-11/318-06-8431

за
позовом  Товариства з обмеженою відповідальністю
„ІА  Автоцентр”, м. Київ

до
Приватного
підприємства ”Рекламно-інформаційна агенція „Медіа Компас”, м. Одеса

про
зобов'язання вчинити
певні дії та стягнення 510 000 грн.

та
за зустрічним позовом:

Приватного
підприємства ”Рекламно-інформаційна агенція „Медіа Компас”, м. Одеса

до Товариства з обмеженою
відповідальністю „ІА  Автоцентр”, м. Київ

3-я
особа, яка не
заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача фізична особа
-гр. ОСОБА_1

про
визнання недійсним
договору, визнання права попереднього користування знаком для товарів та
послуг, стягнення 90 800 грн.

Відповідно до вимог ст. 77 ГПК України у
справі оголошувалась перерва з 10 по 26 червня 2008 року.

Після оголошеної
перерви в судове засідання з'явилися:

від
ТОВ „ІА  Автоцентр”: Процюк О.В. -за
дорученням

від
ПП ”Рекламно-інформаційна агенція „Медіа Компас”: не з'явився

від
ОСОБА_1: не з'явився

В С Т А Н О В И Л А:

21.08.2006 р. Товариство з обмеженою
відповідальністю „ІА  Автоцентр” (далі
Товариство) звернулось до господарського суду Одеської області з позовною
заявою до Приватного підприємства „Рекламно-інформаційна агенція „Медіа Компас”
(далі Підприємство) про зобов'язання останнього передати Товариству всі майнові
права на знаки для товарів та послуг „Мир Квартир. Одесса” та „Мир Квартир.
Плюс” та стягнення неустойки в розмірі 510 000 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що 21.07.2003
р. між сторонами у справі був укладений ліцензійний договір № 1 (далі Договір)
про створення, видання та розповсюдження виключно регіонального друкованого
засобу масової інформації „Мир Квартир. Одесса”. Відповідно до п. 1.2 Договору
Товариство передало Підприємству невиключні майнові права на використання
об'єктів інтелектуальної власності для видання та розповсюдження виключно
видання „Мир Квартир. Одесса”, а останнє прийняло на себе зобов'язання
сплачувати ліцензійні платежі у вигляді роялті за  отримане невиключне право на використання
переданих об'єктів.

На виконання п. 2.2.2. Договору Підприємство
зареєструвало друкований засіб інформації „Мир Квартир. Одесса” та отримало
свідоцтво про реєстрацію Друкованого засобу масової інформації серії ОД № 874 від
03.09.2003 р., в якому Товариство визначено єдиним засновником цього засобу
масової інформації.

У січні 2006 р. без письмового узгодження та
сплати ліцензійних платежів Підприємство видало та розповсюдило друковане
видання -довідник по нерухомості „Мир Квартир, плюс” за січень 2006 р., в якому
використало передані за Договором об'єкти інтелектуальної власності: фірмовий
логотип „Мир Квартир. Одесса”, який є назвою видання, специфічне ноу-хау в
графічному та редакційному оформленні видання.

У липні 2006 р., не надавши письмового
повідомлення та не отримавши письмової згоди Товариства, Підприємство не видає
чергового номеру щотижневика „Мир Квартир. Одесса”, а друкує та розповсюджує
неліцензійне видання -щотижневик „Мир Квартир. Одесса. юг” № 27 (147) від
03.07.2006 р., використавши об'єкти інтелектуальної власності передані
Товариством за Договором.

10.07.2006 р. Підприємство без письмового
узгодження видає та розповсюджує друковане видання -довідник по нерухомості
„Мир Квартир, плюс” за липень -жовтень 2006 р., використавши об'єкти
інтелектуальної власності передані Товариством за Договором.

У вихідних даних видань „Мир Квартир, плюс”
та „Мир Квартир. Одесса. юг” Підприємство зазначає себе власником знаків для
товарів та послуг названих друкованих видань.

Пунктом 4.1 Договору встановлено що, якщо
Підприємство в будь-який час зареєструє від свого імені знаки для товарів та
послуг, що є подібними до тих, що використовуються Товариством він
зобов'язується у повному обсязі передати дану інтелектуальну власність
Товариству.

Пунктом 4.3 Договору передбачено, що у
випадку не забезпечення виконання зобов'язань зі створення, видання та
розповсюдження будь-якого номеру ліцензійного видання „Мир Квартир. Одесса”
Товариство має право достроково розірвати договір, а Підприємство
зобов'язується відшкодувати всі збитки та сплатити Товариству штраф у розмірі
мінімального фіксованого платежу за останні дванадцять місяців дії Договору.
Сума мінімального фіксованого платежу за останні 12 місяців дії Договору відповідно
до додатку № 2 становить 5000 грн. в місяць, внаслідок чого сума штрафу за п.
4.3 Договору, яку Підприємство повинно сплатити Товариству складає 60 000 грн.
(5000 х 12 = 60 000 грн.)

У п. 4.4 Договору сторонами погоджено, що у
разі використання Підприємством об'єктів інтелектуальної власності з будь-якою
іншою метою ніж видання та розповсюдження ліцензійного видання „Мир Квартир.
Одесса” Товариство має право достроково розірвати договір, а Підприємство
зобов'язується відшкодувати всі збитки та сплатити штраф у розмірі 150 000
грн., у зв'язку з чим:

- за
використання у довіднику по нерухомості „Мир Квартир, плюс” за січень 2006 р.
об'єктів, перелічених у пунктах 1.2.1 -1.2.5 Договору, розмір штрафу що
підлягає сплаті Підприємством складає 150 000 грн.;

- за
використання у щотижневику „Мир Квартир. Одесса. юг” № 27 (147) від 03.07.2006
р. об'єктів, перелічених у пунктах 1.2.1 - 1.2.5 Договору, розмір штрафу, що
підлягає сплаті Підприємством складає 150 000 грн.;

- за
використання у довіднику по нерухомості „Мир Квартир, плюс” за липень -жовтень
2006 р. об'єктів, перелічених у пунктах 1.2.1 -1.2.5 Договору, розмір штрафу,
що підлягає сплаті Підприємством складає 150 000 грн.

Всього за п. 4.4 Договору Підприємство
повинно сплатити Товариству штраф у сумі 450 000 грн., а за п. 4.3 та п. 4.4 -в
сумі 510 000 грн., у зв'язку з чим Товариство просить задовольнити його позовні
вимоги у повному обсязі та стягнути з Підприємства понесені судові витрати по
справі: 5100 грн. -на сплату держмита та 118 грн. на інформаційно-технічне
забезпечення судового процесу.

Підприємство позовні вимоги Товариства не
визнало та 22.12.2006 р. звернулось до суду із зустрічним позовом до останнього
-про визнання ліцензійного договору № 1 від 21.07.2003 р. недійсним; про визнання
за Підприємством права попереднього користування знаком для товарів та послуг
„Мир Квартир Одесса” та стягнення з Товариства на свою користь 90 800 грн., що
були сплачені у вигляді роялті на підставі недійсного правочину.

Зустрічний позов Підприємства мотивований
тим, що власником  знаків  для
товарів  та  послуг
„Мир   квартир”  та „Мир квартир Одесса” є фізична особа -гр.
ОСОБА_1, а Товариство користується правом на його використання на підставі
ліцензійного договору. Ліцензійний договір між Підприємством та Товариством
укладений 21.07.2003 р.  Знак для товарів
та послуг „Мир квартир” зареєстрований 15.12.2003 р.

Заява на реєстрацію знаку для товарів та
послуг „Мир квартир Одеса”

була
подана 08.08.2003 р., а свідоцтво на знак видано -15.08.2005 р.

Ліцензійний договір між Товариством та
ОСОБА_1 укладений вже після укладення ліцензійного договору між Підприємством
та Товариством, але останнє в п. 1.1 спірного Договору зазначає себе як
власника знаків для товарів та послуг „Мир квартир” та „Мир квартир Одесса”.
Також, пунктом 2.1.3 Договору встановлений обов'язок Підприємства від свого
імені та за свій рахунок зареєструвати знак для товарів та послуг „Мир Квартир
Одесса”.

Вищенаведене свідчить про те, що на час
укладення спірного Договору Товариство не було власником об'єктів права
інтелектуальної власності та не мало прав на їх використання. На момент
укладення названого договору жодна особа не мала свідоцтва на знаки для товарів
та послуг „Мир Квартир” та „Мир Квартир Одеса” та ці права ще не були чинними,
у зв'язку з чим Товариство свідомо ввело Підприємство в оману щодо належних
йому прав на знаки для товарів та послуг та не виконало свої зобов'язання за
Договором щодо реєстрації від свого імені знаку для товарів та послуг „Мир
квартир Одесса”.

Згідно ст. 5 Закону України „Про охорону
прав на знаки для товарів та послуг” -право власності на знак засвідчується
свідоцтвом. Відповідно до ст. 16 названого Закону -власник свідоцтва має право
дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі
ліцензійного договору.

На підставі ч. 5 ст. 1109 ЦК України
предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта
права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були
чинними. Статтею 230 ЦК України передбачено, що якщо одна із сторін правочину
навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення
(ч. 1 ст. 229 цього Кодексу), такий правочин визнається судом недійсним. Омана
має місце, якщо сторона заперечує наявність обставин, які можуть перешкоджати
вчиненню правочину, або якщо вона замовчує їх існування, у зв'язку з чим
спірний Договір є недійсним згідно ст. ст. 203, 215 ЦК України, оскільки,
по-перше, його предметом є права інтелектуальної власності, які на момент його
укладення не були чинними; а по-друге, він є таким, що укладений під впливом
обману.

Відповідно до вимог ст. 500 ЦК України
будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було
заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності
добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і
серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне
продовження такого використання або використання, яке передбачалося значною
підготовкою (право попереднього користувача), у зв'язку з чим Підприємство
просить суд визнати за ним право попереднього користування знаком для товарів
та послуг „Мир Квартир Одесса”, а також стягнути з Товариства на свою користь
роялті, що був сплачений за недійсним Договором в період з серпня 2003 р. по
серпень 2006 р. в сумі  90800 грн. на
підставі ст. 216 ЦК України.

Товариство зустрічний позов Підприємства
вважає необґрунтованим та безпідставним.

Справа розглядалось господарськими судами
неодноразово.

Так, рішенням господарського суду Одеської
області від 21.02.2007 р. позов Товариства залишений без розгляду, а зустрічний
позов Підприємства задоволений частково та ліцензійний договір № 1 від
21.07.2003 р. визнаний недійсним на майбутнє, в решті частині позову
-відмовлено.

Постановою Одеського апеляційного
господарського суду від 19.06.2007 р. апеляційна скарга Товариства задоволена
частково, рішення суду першої інстанції скасовано, а провадження у справі
-припинено.

Постановою Вищого господарського суду
України від 23.10.2007 р. рішення господарського суду Одеської області від
21.02.2007 р. та постанова Одеського апеляційного господарського суду від
19.06.2007 р. -скасовані, а справа передана на новий розгляд до місцевого суду.

Рішенням господарського суду Одеської
області від 21.03.2208 р. (суддя Д'яченко Т. Г.) у задоволені позову Товариства
-відмовлено, а зустрічні позовні вимоги Підприємства задоволені частково.
Ліцензійний договір № 1 від 21.07.2003 р. укладений між сторонами у справі
визнаний недійсним. З Товариства на користь Підприємства стягнуто: 90800 грн.
сплачених у вигляді роялті за недійсним правочином, 950 грн. 50 коп. понесених
витрат на сплату держмита та 98 грн. 33 коп. понесених витрат на
інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. В решті частині позовних
вимог Підприємства -відмовлено.

Рішення суду мотивовано тим, що ліцензійний
договір № 1 від 21.07.2003 р. суперечить вимогам ст. ст. 5, 16 Закону України
„Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, оскільки Товариство на час
укладання цього договору не було власником майнового права на знаки для товарів
та послуг „Мир Квартир” та „Мир Квартир Одесса”, а тому не мало правових
підстав для укладання названого договору, який не відповідає вимогам закону,
внаслідок чого є недійсним згідно ст. 48 ЦК УРСР. Так як, недійсний правочин не
створює юридичних наслідків, то підстави для стягнення з Підприємства на
користь Товариства неустойки у вигляді штрафу в загальній сумі 510 000 грн. за
недійсним договором -відсутні.

По недійсній угоді кожна із сторін
зобов'язана повернути другій стороні все одержане за угодою (ч. 2 ст. 48 ЦК
УРСР, ч. 1 ст. 216 ЦК України), у зв'язку з чим Товариство повинно повернути
Підприємству 90 800 грн. сплачених останнім у вигляді роялті в період з серпня
2003 р. по серпень 2006 р. за недійсним договором.

Так як, Підприємством не надано належних
доказів в підтвердження здійснення значної і серйозної підготовки для
використання знаку, а договір № 1-мк/3 на здійснення рекламних послуг від
01.08.2003 р., заявка № 1 на рекламні послуги від 01.08.2003 р., договір № 84
на надання послуг від 01.08.2003 р., рахунки оплати, не є достатніми доказами
серйозної підготовки до добросовісного використання торговельної марки, до її реєстрації
нинішнім власником ОСОБА_1, то підстави для задоволення позовних вимог
Підприємства, в цій частині -відсутні. Крім того, за умовами ліцензійного
договору №1 від 21.07.2003 р. таке використання (підготовка до використання)
знаку для товарів та послуг „Мир квартир Одеса” Підприємством не було
безоплатним та добросовісним.

У зв'язку з тим, що ліцензійний договір є
недійсним, а майнові права на знаки для товарів та послуг „Мир квартир. Одесса”
та „Мир квартир. Плюс” належать тільки їх власнику, яким Товариство на момент
укладення договору не являлось, то підстав для зобов'язання Підприємства
передати Товариству всі майнові права на знаки для товарів та послуг „Мир
Квартир. Одесса” та „Мир Квартир. Плюс” немає.

Понесені судові витрати по справі покладені
місцевим судом на сторони відповідно до вимог ст. 44, 49 ГПК України
пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

В апеляційній скарзі Підприємство просить
рішення місцевого суду в частині відмови визнання за ним права попереднього
користування знаком для товарів та послуг „Мир Квартир Одесса” скасувати та
задовольнити його позовні вимоги у повному обсязі.

В апеляційній скарзі Товариство просить
рішення місцевого суду скасувати, оскільки воно прийнято без достатніх на це
підстав, не відповідає фактичним обставинам і матеріалам справи, ухвалено
з  порушенням норм матеріального та
процесуального права та прийняти нове рішення, яким задовольнити його первісний
позов у повному обсязі та відмовити у задоволенні зустрічного позову
Підприємства.

В
судовому засіданні представник Товариства доводи своєї апеляційної скарги
підтримав.

Ухвалою апеляційного суду від 20.05.2008 р.
до участі в розгляді справи в якості 3-ї особи, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору на стороні Товариства за зустрічним позовом Підприємства
залучена фізична особа -гр. ОСОБА_1, оскільки рішення зі спору може вплинути на
його права та обов'язки.

У відзиві на позов ОСОБА_1 позовні вимоги
Підприємства вважав необґрунтованими та безпідставними.

В судовому засіданні представник гр. ОСОБА_1
підтримав апеляційну скаргу Товариства, а апеляційну скаргу Підприємства вважав
такою, що не підлягає задоволенню.

Підприємство було своєчасно та належним
чином повідомлено про день, час і місце розгляду справи, але його представник в
судове засідання не з'явився та не скористався своїм правом на участь в
розгляді справи апеляційним судом.

Колегією суддів задоволено клопотання
представника ОСОБА_1 про прийняття додаткових доказів по справі, а саме: копій
актів здачі-прийому виконаних робіт (послуг); копії податкових накладних; копій
рахунків на оплату; копій банківських виписок про зарахування коштів за період
з 21.07.2003 р. по 30.11.2005 р.; копії ухвали господарського суду м. Києва від
16.10.2007 р. у справі № 21/487; висновку № 86/07 судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності у справі № 21/487 від 28.11.2008 р., з огляду на те,
що останній не приймав участь в розгляді справи судом першої інстанції,
внаслідок чого був позбавлений можливості надати ці докази місцевому
господарському суду.

Обговоривши доводи апеляційних скарг та
заперечення на них, заслухавши пояснення учасників процесу, перевіривши
юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши
правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального і
процесуального права при прийнятті оскаржуваного рішення, колегія суддів
вважає, що апеляційні скарги необґрунтовані і не підлягають задоволенню з
наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, фізичній
особі громадянину ОСОБА_1 належить право власності на два торгових знака: „Мир
квартир” (свідоцтво № 36610, дата подачі заявки -28.08.2002 р.) та „Мир квартир
Одесса” (свідоцтво № 52559 дата подачі заявки -08.08.2003 р.).

Згідно ч. 1 ст. 16 Закону України „Про
охорону прав на знаки для товарів та послуг” -права на знак для товарів та
послуг, які виникають у особи на підставі свідоцтва на знак для товарів і
послуг, виникають із дати подання заявки про реєстрацію знаку для товарів та
послуг на території України, тому всі права щодо розпорядження і використання
знаків для товарів та послуг „Мир квартир” та „Мир квартир Одеса” виникли саме
у названої фізичної особи з 28.08.2002 р. та 08.08.2003 р. відповідно.

Вищевказаними Свідоцтвами знаків для товарів
та послуг гр. ОСОБА_1 захистив товари та послуги 16 класу МКТП, які наносяться
на папір, картон і вироби з них, що належать до інших класів; друковану
продукцію, фотознімки, конторське приладдя тощо для 35 класу МКТП, що
позначають такі послуги як: реклама, менеджмент у сфері бізнесу,
адміністративна діяльність у сфері бізнесу, офісна служба, а саме продукція у
вигляді періодичного друкованого засобу масової інформації, який як своєю
назвою, так і за своїм внутрішнім змістом несе інформацію та містить в собі
авторські матеріали, що стосуються питань купівлі, продажу, обміну,
будівництва, реклами про об'єкти нерухомості, компіляцію бази даних про них,
власників цих об'єктів тощо.

02.09.2003 р. між гр. ОСОБА_1 та Товариством
був укладений ліцензійний договір відповідно до умов якого останнє отримало
ліцензію (дозвіл) про невиключне право на використання знаків для товарів та
послуг „Мир квартир” та „Мир квартир Одесса” у своїй власній видавничій
діяльності та право надавати невиключні ліцензії (дозволи) на використання цих
знаків третіми особами.

Ретельно дослідивши матеріали справи, суд
першої інстанції дійшов до обґрунтованого висновку про те, що станом на
21.07.2003 р. (час укладення ліцензійного договору № 1 між Товариством та
Підприємством) Товариство не мало право на використання знаків для товарів та
послуг „Мир квартир” та „Мир квартир Одесса” у своїй власній видавничій
діяльності та право надавати невиключні ліцензії (дозволи) на використання цих
знаків третіми особами, оскільки отримало таке право лише 02.09.2003 р. після
укладення відповідного ліцензійного договору з власником майнового права на
зазначені знаки для товарів та послуг гр. ОСОБА_1, у зв'язку з чим правомірно,
відповідно до вимог ст. 48 ЦК УРСР, визнав укладений між Товариством та
Підприємством ліцензійний договір № 1 від 21.07.2003 р. недійсним, так як він
не відповідає вимогам закону та застосував правові наслідки недійсної угоди,
стягнувши з Товариства на користь Підприємства -90800 грн. отриманих у вигляді
роялті.

Часткове виконання сторонами недійсної угоди
(прийняття і оплата виставлених рахунків) ніяким чином не робить цю угоду
дійсною.

Враховуючи те, що недійсний правочин не
створює будь-яких юридичних наслідків місцевий суд підставне залишив позовні
вимоги Товариства про стягнення з Підприємства 510000 грн. неустойки та
передачу всіх майнових прав на знаки для товарів та послуг „Мир Квартир.
Одесса” та „Мир Квартир. Плюс” за недійсним ліцензійним договором № 1 від
21.07.2003 р. -без задоволення.

Правомірно залишені без задоволення судом
першої інстанції і позовні вимоги Підприємства про визнання за ним право
попереднього використання знаку для товарів та послуг „Мир квартир Одесса”,
оскільки право власності на цей знак належить фізичній особі гр. ОСОБА_1, а не
Товариству, яке має лише похідне і невиключне право на використання і надання
права на використання іншим третім особам названого знаку для товарів та
послуг.

Доводи Товариства про те, що всі справи
місцевими господарськими судами України повинні розглядатись лише у складі
колегій суддів до уваги прийнятими бути не можуть, так як згідно ч. 1 ст. 4-6
ГПК України справи у місцевих господарських судах розглядаються суддею
одноособово, тому оскаржене судове рішення було правомірно ухвалено суддею суду
першої інстанції одноособово.

Понесені судові витрати по справі правильно
покладені місцевим судом на сторони відповідно до вимог ст. 44, 49 ГПК України
пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Таким чином, колегія суддів вважає, що
рішення місцевого суду прийнято з дотриманням норм матеріального і
процесуального права, відповідає фактичним обставинам і матеріалам справи, а
підстави, передбачені ст. 104 ГПК України, для його зміни чи скасування
відсутні.

Керуючись ст. ст.
99, 101-105 ГПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Рішення господарського суду Одеської області
від 21.03.2008 року у справі № 3-25-11/318-06-8431 -залишити без змін, а апеляційні
скарги Приватного підприємства ”Рекламно-інформаційна агенція „Медіа Компас”,
м. Одеса та Товариства з обмеженою відповідальністю „ІА  Автоцентр”, м. Київ -без задоволення.

Постанова набирає законної сили з дня її
прийняття і може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського
суду України.

Головуючий суддя
В. В. Шевченко

Судді                                                                               В.
В. Бєляновський

М. А. Мирошниченко

Постанову підписано 27.06.2008 р.