ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_________________________________________________________________________________________
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" червня 2008 р.

Справа № 11-25/291-07-8223

Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Лавренюк О.Т.

суддів Гладишевої Т.Я., Савицького Я.Ф.

при секретарях судового засідання Іоффе С.Б., Волощук О.О.

за участю представників сторін в судовому засіданні від 24.06.2008р.:

від позивача: Бойко Н.І., довіреність б/н від 02.06.2008р.;

Коломацький М.Г., довіреність №291 від 15.05.2008р.;

від відповідачів: ТОВ „Арія Вин” –Мельникова О.О., довіреність від 24.01.2008р.;

Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України –не з’явилися;

Державне підприємство „Український інститут промислової власності” -не з’явилися;

за участю представників сторін в судовому засіданні від 26.06.2008р.:

від позивача: Коломацький М.Г., довіреність №291 від 15.05.2008р.;

від відповідачів: ТОВ „Арія Вин” –Мельникова О.О., довіреність від 24.01.2008р.;

Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України –не з’явилися;

Державне підприємство „Український інститут промислової власності” - не з'явилися;

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Бізнес Вин”

на рішення господарського суду Одеської області

від 21 травня 2008р.

у справі №11-25/291-07-8223

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Бізнес Вин”

до відповідачів: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю „Арія Вин”;

2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України;

3) Державного підприємства „Український інститут промислової власності”

про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг №75242, виданого ТОВ „Арія Вин”; заборону ТОВ „Арія Вин” використання позначення „Вина ТАРУТИНО”, а також етикетку з позначенням „Вина ТАРУТИНО” при маркуванні продукції; зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України здійснити публікацію про визнання свідоцтва №75242 недійсним

Згідно зі ст. 129 Конституції України та ст. 4-4 Господарського процесуального кодексу України здійснювалась повна фіксація судового процесу.

Відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України в судовому засіданні, яке відбулося 24.06.2008р., оголошено перерву до 26.06.2008р..

У судовому засіданні 26.06.2008р. відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

В С Т А Н О В И В :

26.10.2007р. до господарського суду Одеської області від ТОВ „Бізнес Вин” надійшов позов до ТОВ „Арія Вин”, Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, ДП „Український інститут промислової власності” про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг №75242 повністю; визнання того, що позначення „Вина ТАРУТИНО”, яке використовує відповідач, є такою формою використання, яке не змінює в цілому відмінність від знаку по свідоцтву №47059 та є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням „ТАРУТИНСЬКІ ВИНА”; заборону ТОВ „Арія Вин” використання позначення „Вина ТАРУТИНО”, а також етикетку з позначенням „Вина ТАРУТИНО” при маркуванні своєї продукції; зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки здійснити публікацію про визнання свідоцтва №75242 недійсним повністю, з посиланням на те, що видача вказаного свідоцтва здійснена з порушенням норм Цивільного кодексу України, Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 29.10.2007р. (суддя Малярчук І.А.). порушено провадження у справі № 25/291-07-8223 та позовну заяву ТОВ „Бізнес Вин” прийнято до розгляду.

19.11.2007р. до господарського суду Одеської області від відповідача –ДП „Український інститут промислової власності” надійшло клопотання про його виключення зі складу відповідачів, оскільки державне підприємство не уповноважене приймати рішення про реєстрацію знака або відмову в такій реєстрації.

ТОВ „Арія Вин” також направило на адресу господарського суду Одеської області пояснення щодо позовних вимог, в яких просило відмовити у задоволенні позову з тих підстав, що позивачем не надано належних доказів, що підтверджують обґрунтованість позовних вимог.

03.12.2007р. до господарського суду Одеської області від позивача –ТОВ „Бізнес Вин” надійшли уточнення до позовної заяви, в яких позивач просив суд: 1)визнати недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг №75242 повністю; 2)заборонити ТОВ „Арія Вин” використання позначення „Вина Тарутино”, а також етикетку з позначенням „Вина ТАРУТИНО” при маркуванні своєї продукції; 3)зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки здійснити публікацію про визнання свідоцтва№75242 недійсним повністю.

Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України також проти позовних вимог заперечував, про що зазначив у відзиві на позов від 11.12.2007 р. за вх. № 27933, при цьому Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України вказував на те, що під час видачі свідоцтва України №75242 на знак для товарів та послуг ним не було порушено жодної з вимог законодавства України, Департамент діяв на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені законодавством, крім того у позивача відсутнє право на звернення до суду щодо захисту прав на торгівельні марки по свідоцтвам України №№47059, 70520, оскільки виключне право перешкоджати неправомірному використанню цих торгових марок, у тому числі забороняти їх використання належить Заворотному Семену Петровичу.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 26.12.2007р. у справі було призначено судову експертизу по визначенню тотожності або схожості позначення „Вина Тарутино” згідно свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 75242 (заявка № т200501733 від 17.02.05р.) та позначення „ТАРУТИНСЬКІ ВИНА” згідно свідоцтв України на знак для товарів та послуг №47059 та №70520, провадження у справі –зупинено.

Розпорядженням виконуючого обов’язки голови господарського суду Одеської області (С.К. Могил) від 07.07.2008 р. №60-р зупинену провадженням справу передано на розгляд судді Власовій С.Г..

Ухвалою господарського суду Одеської області від 11.02.2008р. справу прийнято суддею Власовою С.Г. до провадження та присвоєно №11-25/291-07-8223.

У зв’язку з надходженням висновку судової експертизи, ухвалою господарського суду Одеської області від 01.04.2008р. провадження у справі поновлено.

16.05.2008р. до господарського суду Одеської області від ТОВ „Бізнес Вин” надійшли уточнення позовних вимог, в яких позивач просив виключити з числа відповідачів по справі Державне підприємство „Український інститут промислової власності”, решта позовних вимоги залишена позивачем без змін.

Рішенням господарського суду Одеської області від 21.05.2008р. по справі №11-25/291-07-8223 (суддя Власова С.Г.) відмовлено у задоволенні позову ТОВ „Бізнес-Вин” до ТОВ „Арія Вин” про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг №75242, виданого ТОВ „Арія Вин”; заборону ТОВ „Арія Вин” використання позначення „Вина ТАРУТИНО”, а також етикетку з позначенням „Вина ТАРУТИНО” при маркуванні продукції; зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України здійснити публікацію про визнання свідоцтва №75242 недійсним, з посиланням на те, що: 1) відповідачем - ТОВ „Арія Вин” 20.05.2008р. за вх. № 10073 надані докази тривалого застосування знаку „Вина ТАРУТИНО” ще до подачі заявки Заворотнім Семеном Петровичем (свідоцтво України № 47059 від 15.02.2005р., заявка № від 20.11.2002р.), вказані документи є достатніми доказами добросовісного використання знаку в Україні та здійснення значної та серйозної підготовки для використання знаку ТОВ „Арія Вин”, а тому позовні вимоги в частині заборони ТОВ „Арія Вин” використання позначення „Вина ТАРУТИНО”, а також етикетки з позначенням „Вина ТАРУТИНО” при маркуванні продукції не підлягають задоволеню; 2) Законом України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг не встановлено вимог щодо необхідності наявності довіреності у особи, яка подала заявку від імені заявника для встановлення дати подання заявки на знак для товарів і послуг, тому посилання позивача на те, що видача ТОВ „Арія Вин” свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 75242 була здійсненна з порушенням норм цивільного права та Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” судом до уваги не прийняті, так як з матеріалів справи вбачається, що дата подання заявки № т 200501733 була встановлена відповідно до чинного законодавства, а під час видачі Свідоцтва України № 75242 на знак для товарів та послуг Держдепартаментом не було порушено вимог законодавства України, а його дії відповідають Закону та Правилам, таким чином позовні вимоги в частині визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 75242 повністю та зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України здійснити публікацію про визнання свідоцтва № 75242 недійсним повністю, задоволенню також не підлягають як необґрунтовані та не підтвердженні належними доказами.

Не погоджуючись з рішенням місцевого господарського суду, до Одеського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на рішення господарського суду Одеської області від 21.05.2008р. по справі №11-25/291-07-8223 звернувся позивач –ТОВ „Бізнес Вин”, в якій просить: скасувати рішення господарського суду Одеської області від 21.05.2008р. та прийняти нове рішення, котрим позов задовольнити, мотивуючи це тим, що: 1) господарським судом першої інстанції прийято за основу посилання ТОВ „Арія Вин” на те, що воно тривало застосовує торговельну марку, на підтведження цього були надані копія договору підряду №080503/1 від 08.05.2003р. про виготовлення полграфічної продукції етикеток „Вина ТАРУТИНО”, видаткова накладна та комплект етикеток, проте в судовому засіданні не перевірялися оригінали наданих документів, судом не було витребувано довіреностей встановленого зразка на отримання товару, платіжного доручення про перерахування грошових коштів тощо, крім того, слід зауважити, що на деяких етикетках продукції стоїть кліше з датою виготовлення 2006 рік; 2)дослідивши зміст рішення, скаржник приходить до висновку, що господарський суд на власний розссуд змінив позові вимоги ТОВ „Бізнес Вин”, що суперечить нормам чинного законодавста і не відповідає обставинам справи; 3)господарським судом при прийнятті рішення застосовано положення п. С (1) ст. 6 qunquies Паризької Конвенції про Охорону Промислової власності від 21.03.1883р. на підставі тривалості застосування знака, проте вказана норма ніяк не пов’язана із встановленням схожості або відсутності схожості заявленого знаку та протиставленого позначення, а пов’язана з терміном „добре відомими знаками”, який визначено у ст. 25 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”; 4) господарським судом першої інстанції проігноровано висновок Науково-дослдіного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України №04/08 від 14.03.2008р., в якому вказано, що позначення „Вина ТАРУТИНО” згідно свідоцтва України на знак для товарів та послуг №75242 та позначення „ТАРУТИНСЬКІ ВИНА” згідно свідоцтва України на знак для товарів та послуг №47059 не є тотожними, але є схожими за фонетичною та семантичною ознаками, та є схожими настільки, що їх можна сплутати, проте судом в порушення ч. 6 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України в рішенні не було вмотивовано відхилення висновку судового експерта; 5) Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України видав ТОВ „Арія Вин” свідоцтво України на знаки для товарів і посліг №75242 „Вина ТАРУТИНО” в порушення Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг, рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 29.03.2004р. №04-5/76 „Про деякі питання практики призначення судових експериз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності”, від 10.06.2004р. №04-5/107 „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектальної власності” (зі змінами), оглядового листа Вищого господарського суду України від 14.01.2002р. №01-8/31 „Про деякі питання вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність”.

24.06.2008р. до Одеського апеляційного господарського суду від ТОВ „Арія Вин” надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи на підстав ст. 22 Господарського процесуального кодексу України, яке колегією суддів господарського суду апеляційної інстанції було задоволено.

24.06.2008р. до Одеського апеляційного господарського суду ТОВ „Бізнес Вин” надані додаткові пояснення до апеляційної скарги на рішення господарського суду Одеської області від 21.05.2008р..

Розглянувши матеріали справи та доводи апеляційної скарги ТОВ „Бізнес Вин”, заслухавши представників сторін, перевіривши правильність юридичної оцінки встановлених фактичних обставин справи, застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при прийнятті рішення, колегія суддів Одеського апеляційного господарського суду вважає, що апеляційну скаргу на рішення слід задовольнити, рішення господарського суду першої інстанції скасувати, прийняти нове рішення, яким позов задовольнити, з огляду на таке.

Дослідивши матеріали справи, колегія суддів Одеського апеляційного господарського суду встановила, що 20.11.2002р. Кустура Петро Михайлович подав до Українського інституту промислової власності заяву про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні № на знак –напис, виконаний літерами українського та російського алфавіту „ТАРУТИНСЬКІ ВИНА”, „ТАРУТИНСКИЕ ВИНА”.

15.02.2005р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України видано Кустурі П.М. свідоцтво України на знак для товарів та послуг №47059 на знак „ТАРУТИНСЬКІ ВИНА”, „ТАРУТИНСКИЕ ВИНА”.

09.03.2006р. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені „Промислова власність” та внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг відомості про передачу права власності на знак, відповідно до яких право власності на знак для товарів і послуг класів 33, 35, 39, на які зареєстровано знак, свідоцтво України №47059 передається Заворотному Семену Петровичу (рішення №3991 від 17.04.2006р.), а 15.12.2006р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України видано Заворотному С.П. свідоцтво України на знак для товарів та послуг №70520 на знак „ТАРУТИНСЬКІ ВИНА”, „ТАРУТИНСКИЕ ВИНА”.

01.02.2006р. між Заворотним С.П. (ліцензіар) та ТОВ „Бізнес Вин” (ліцензіат) укладено договір про надання дозволу на використання знаку для товарів та послуг, відповідно до умов якого ліцензіар надає ліцензіату на строк цього договору на території та за винагороду, яку сплачує ліцензіат, невиключну ліцензію на використання знаку, який охороняється свідоцтвом №70520, відносно товару 33 класу „Вино”, відповідно до п. 2 ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”.

24.04.2006р. між Заворотним С.П. (ліцензіар) та ТОВ „Бізнес Вин” (ліцензіат) укладено договір про надання дозволу на використання знаку для товарів та послуг та за винагороду, яку сплачує ліцензіат, невиключну ліцензію на використання знаку, який охороняється свідоцтвом №47059, відносно товарів 33, 35, 39 класів.

В той же проміжок часу, 17.02.2005р. ТОВ „Арія Вин” через представника Черепова Л.В. подало до Українського інституту промислової власності Міністерства освіти та науки України заяву про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні № т 2005 01733 на знак „Вина Тарутино”.

09.03.2005р. на адресу АПП „Веполь” (представника ТОВ „Арія Вин”) ДП „Український інститут промислової власності” направило повідомлення №7706/п-1, в якому зобов’язувало АПП „Веполь” оплатити збір за подання заявки відповідно до ст. 7 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та п. п. 5, 6 Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності”.

Платіжним дорученням №1234 від 14.04.2005р. АПП „Веполь” сплатило на розрахунковий рахунок ДП „Український інститут промислової власності” збір за подання заявки на знак у розмірі 600 грн..

10.11.2005р. ДП „Український інститут промислової власності” направило на адресу АПП „Веполь” повідомлення №41802/п-1, в якому зобов’язувало останнього надати засвідчене підписом та печаткою доручення –довіреність від ТОВ „Арія Вин” на ім’я Черепова Л.В., оформлене згідно з чинним законодавством.

28.12.2005р. АПП „Веполь” направило на адресу Укрпатенту факсову копію довіреності, а 03.01.2006р. –оригінал довіреності ТОВ „Арія Вин” на ім’я Черепова Л.В..

07.03.2006р. Український інститут промислової власності направив АПП „Веполь” висновок формальної експертизи на знак для товарів і послуг №9239/п-1, відповідно до якого за результатами формальної експертизи, проведеної згідно зі ст. 10 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та п. 4.2 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг” встановлено, що заявка відповідає вимогам ст. 7 вказаного Закону.

08.08.2006р. Український інститут промислової власності надіслав АПП „Веполь” висновок №31432/п-1 про видачу патенту на промисловий зразок за результатами формальної експертизи.

10.11.2006р. до Українського інституту промислової власності від патентного повіреного В.А. Скачко (представник Заворотного С.П. за довіреністю від 11.07.2006р.) надійшли заперечення проти заявки на знак для товарів та послуг № т 2005 01733 на знак „Вина Тарутино”, в якому патентний повірений вказував на те, що позначення „Вина Тарутино” за заявкою № т 2005 01733 співпадає семантично та графічно з позначенням, яке зареєстровано як знак по свідоцтву №47059, а фонетична відмінність пов’язана із зміною порядку розташування слів, враховуючи схожість знаку по свідоцтву №47059 та позначення, яке реєструється як знак за заявкою № т 2005 01733, Законом напряму заборонена реєстрація позначення за вказаною заявкою (абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону).

30.11.2006р. Український інститут промислової власності повідомив АПП „Веполь” про можливість відмови у реєстрації знака відносно усього переліку товарів, оскільки для всіх товарів 33 класу (п. 4.5.1 повідомлення), заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком „Тарутинські вина, Тарутинские вина”, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я Заворотного Семена Петровича (свідоцтво №47059 від 15.02.2005р., заявка № від 20.11.2002р.), щодо споріднених товарів.

На вищевказане повідомлення АПП „Веполь” направило до відділу експертизи знаків для товарів та послуг Укрпатенту вмотивоване заперечення, в якому вказує на те, що протиставлене і заявлене позначення відрізняються між собою за фонетичною, графічною, візуальною ознаками, а крім того слід застосовувати в даному разі п. С (1) ст. 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності –визначення тривалості застосування знака.

15.02.2007р. в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки зареєстровано патент на промисловий зразок №13568 комплект етикеток для вина за ТОВ „Арія Вин”.

13.03.2007р. Українським інститутом промислової власності на адресу АПП „Веполь” направлено висновок про відповідність позначення умовами надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи відносно усього переліку товарів і послуг класу 33 „Вина Тарутино”.

25.04.2007р. в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.04.2007р. зареєстровано свідоцтво на знак для товарів і послуг №75242 на зображення знаку „Вина Тарутино” для товарів класу 33.

У зв’язку з вищенаведеним ТОВ „Бізнес Вин” звернулося до господарського суду Одеської області з позовом до ТОВ „Арія Вин”, Державного департаменту інтелектуальної власності міністерства освіти та науки України, ДП „Український інститут промислової власності” про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг №75242 повністю, заборону ТОВ „Арія Вин” використання позначення „Вина ТАРУТИНО”, а також етикетку з позначенням „Вина ТАРУТИНО” при маркуванні своєї продукції; зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України здійснити публікацію про визнання свідоцтва №75242 недійсним повністю, стягнення судових витрат, пов’язаних з поданням позову та проведенням судової експертизи, з ТОВ „Арія Вин” (остаточні позовні вимоги від 15.05.2008р.).

Статтею 492 Цивільного кодексу України встановлено, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами, такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

За ст. 493 вказаного Кодексу суб’єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи, право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом; обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом ( ст. 494 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Аналогічні положення містяться й у главі 16 Господарського кодексу України та Законі України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (в подальшому Закон).

Згідно з ч. 1 ст. 5 названого Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом; право власності на знак засвідчується свідоцтвом, строк дії свідоцтва становить 10 років від дня подання заявки до Установи і продовжується Установою щоразу на 10 років в порядку, встановленому законодавством.

Так зокрема, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з ознаками, раніше зареєстрованими та заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону).

За ст. 16 Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки, строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору, свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом; використанням знака визнається: 1) нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); 2) застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; 3) застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: 1) зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; 2)зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; 3) позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; 4) позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: 1) здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; 2) використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв’язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний

оборот;3) некомерційне використання знака; 4) усі форми повідомлення новин і коментарів новин; 5) добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

З матеріалів справи вбачається, що 15.02.2005р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України видано Кустурі П.М. свідоцтво України на знак для товарів та послуг №47059 на знак „ТАРУТИНСЬКІ ВИНА”, „ТАРУТИНСКИЕ ВИНА” (заявка подана 20.11.2002р.), 09.03.2006р. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені „Промислова власність” та внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг відомості про передачу права власності на знак, відповідно до яких право власності на знак для товарів і послуг класів 33, 35, 39, на які зареєстровано знак, свідоцтво України №47059 передається Заворотному Семену Петровичу (рішення №3991 від 17.04.2006р.), а 15.12.2006р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України видано Заворотному С.П. свідоцтво України на знак для товарів та послуг №70520 на знак „ТАРУТИНСЬКІ ВИНА”, „ТАРУТИНСКИЕ ВИНА”.

Тобто на момент прийняття заяви про реєстрацію знака для товарів та послуг за ТОВ „Арія Вин” зображення знаку „Вина Тарутино” (17.02.2005р.) вже було видано свідоцтво України на знак для товарів та послуг №47059 на знак „ТАРУТИНСЬКІ ВИНА” фізичній особі –Кустурі П.М..

Під час проведення експертизи заявки за № т 2005 01733 представником Заворотного С.П. за довіреністю від 11.07.2006р. ДП „Український інститут промислової власності” повідомлено про заперечення проти заявки на знак „Вина Тарутино”, оскільки позначення „Вина Тарутино” за вказаною заявкою співпадає семантично та графічно з позначенням, яке зареєстровано як знак по свідоцтву №47059, а фонетична відмінність пов’язана із зміною порядку розташування слів, враховуючи схожість знаку по свідоцтву №47059 та позначення, яке реєструється як знак за заявкою № т 2005 01733.

При цьому Український інститут промислової власності прийняв вказані заперечення до уваги та 30.11.2006р. повідомив АПП „Веполь” про можливість відмови у реєстрації знака відносно усього переліку товарів, оскільки для всіх товарів 33 класу (п. 4.5.1 повідомлення), заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком „Тарутинські вина, Тарутинские вина”, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я Заворотного Семена Петровича (свідоцтво №47059 від 15.02.2005р., заявка № від 20.11.2002р.), щодо споріднених товарів (арк. спр. 140 т. ІІІ).

Ухвалою господарського суду Одеської області від 26.12.2007р. по справі №25/291-07-8223 призначено по справі проведення судової експертизи по визначенню тотожності або схожості позначення „Вина Тарутино” згідно свідоцтва України на знак для товарів та послуг №75242 (заявка №Т200501733 від 17.02.2005р.) та позначення „ТАРУТИНСЬКІ ВИНА” згідно свідоцтв України на знак для товарів та послуг №47059 та №70520 для встановлення того факту, чи були порушені права ТОВ „Бізнес Вин”.

Відповідно до висновку №04/08 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності за господарською справою №25/291-07-8223 від 14.03.2008р. (проведення експертизи було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України) (арк. спр. 71-85 т. ІV) позначення „Вина Тарутино” згідно свідоцтва України на знак для товарів та послуг №75242 та позначення „ТАРУТИНСЬКІ ВИНА” згідно свідоцтв України на знак для товарів та послуг №47059 та №70520 не є тотожними, але є схожими за фонетичною та семантичною ознаками, знак для товарів та послуг згідно свідоцтва України №75242 та знаки для товарів та послуг згідно свідоцтв України за №47059 та №70520 не є тотожними, але є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Вказаний висновок судової експертизи підтвердив факт порушення прав ТОВ „Бізнес Вин” під час здійснення реєстрації знаку „Вина ТАРУТИНО” за заявкою № т 2005 01733 за ТОВ „Арія Вин” та під час використання останнім вказаного знаку.

Посилання господарського суду першої інстанції на ст. 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (дата набуття чинності для України 25.12.91 р. ) і ст. 25 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” є, на думку господарського суду апеляційної інстанції, помилковими з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності країни Союзу зобов’язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Статтею 25 Закону „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” встановлено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.

Таким чином, вказаними нормами встановлюється охорона прав на добре відомий знак лише за умови прийняття Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності або судом рішення щодо визнання знаку добре відомим. Лише з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

Відповідно до вимог ст.ст. 32, 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, при цьому, докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

ТОВ „Арія Вин” надало до суду першої інстанції докази тривалого застосування знаку „Вина Тарутино”, до подачі заявки Заворотнім Семеном Петровичем (свідоцтво України № 47059 від 15.02.2005, заявка № від 20.11.2002), а саме: копія договору підряду №010802/1 від 01.08.2002 р. про виготовлення поліграфічної продукції - етикеток на вина серії „Вина Тарутино”, укладеного між ТОВ „Арія Вин” та ДП „Укрпол-2” ТОВ „Укрпол Лтд”, копії накладних на поставку продукції, копія договору підряду №080503/1 від 08.05.2003 р. про виготовлення поліграфічної продукції – етикеток на вина серії „Вина Тарутино”, укладеного між ТОВ „Арія Вин” та ДП „Укрпол-2” ТОВ „Укрпол Лтд”.

Господарський суд першої інстанції прийшов до висновку щодо визнання вказаних документів достатніми доказами добросовісно використання знаку в Україні та здійснення значної та серйозної підготовки для використання знаку ТОВ „Арія-Вин”, з огляду на що відмовив у задоволенні позовних вимог ТОВ „Бізнес Вин” в частині заборони ТОВ „Арія Вин” використання позначення „Вина ТАРУТИНО”, а також етикетки з позначенням „Вина ТАРУТИНО” при маркуванні продукції.

Проте, в матеріалах справи відсутні рішення Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності або суду щодо визнання знаку „Вина ТАРУТИНО”, який використовується ТОВ „Арія Вин”, добре відомим, а отже документи, що були надані на підтвердження тривалого використання відповідачем знаку „Вина ТАРУТИНО”, як то договір підряду, етикетки, видаткові накладні, звіти тощо, не можуть бути визнані господарським судом апеляційної інстанції в розумінні ст. ст. 32-34 Господарського процесуального кодексу України доказами визнання знаку „Вина ТАРУТИНО” добре відомим, таким чином, вказаному знаку не може бути надана правова охорона за ст. 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та ст. 25 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів Одеського апеляційного господарського суду приходить до висновку про те, що під час реєстрації знаку „Вина ТАРУТИНО” з боку ТОВ „Арія Вин” та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України допущені порушення прав власника свідоцтв України на знак для товарів і послуг №47059 та №70520 (знак „ВИНА ТАРУТИНО”) - Заворотного Семена Петровича, що є підставою для визнання Свідоцтва України на знак для товарів і послуг №75242 недійсним.

Статтею 19 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб; при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені, свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

За ст. 20 вказаного Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України; на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки, власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати; вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Стаття 21 Закону визначені способи захисту прав власника свідоцтва, а саме: захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку, суди відповідно до їх компетенції розв’язують, зокрема, спори про порушення прав власника свідоцтва.

Враховуючи вищенаведені способу захисту, позивачем правомірно обрані такі способи захисту прав, як визнання свідоцтва України №75242 недійсним у повному обсязі, зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки здійснити публікацію про визнання Свідоцтва України на знак для товарів та послуг №75242 недійсним повністю (за ст. 19 Закону ) та заборона ТОВ „Арія Вин” використовувати позначення „Вина ТАРУТИНО”, а також етикетку з позначенням „Вина ТАРУТИНО” при маркуванні своєї продукції.

Не приймаються до уваги господарського суду апеляційної інстанції твердження Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України щодо відсутності повноважень ТОВ „Бізнес Вин” на подання позову, оскільки позивач не є власником свідоцтв України №47059 та №70520, так як в матеріалах справи містяться договори про надання дозволу на використання знаку для товарів та послуг від 01.02.2006р. та 24.04.2006р., укладені між Заворотним С.П. (ліцензіар) та ТОВ „Бізнес Вин” (ліцензіат), відповідно до умов яких ліцензіар надає ліцензіату на строк цих договорів на території та за винагороду, яку сплачує ліцензіат, невиключні ліцензії на використання знаків, які охороняються свідоцтвами №70520, відносно товару 33 класу, та №47059, відносно товарів 33, 35, 39 класів.

Згідно з ч.ч. 7-9 ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору, власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Відповідно до п. 3.6 договорів про надання дозволу на використання знаку для товарів та послуг від 01.02.2006р. та 24.04.2006р., якщо треті особи порушують право власності на знак, то ліцензіат самостійно, або спільно разом з ліцензіаром мають право заявити свої претензії до порушника, подати позов до суду або звернутися до Антимонопольного комітету України.

Таким чином, власником свідоцтв Заворотним С.П. (ліцензіаром) передано ТОВ „Бізнес Вин” (ліцензіату) за вказаними договорами права заявляти претензії та позови до порушників прав на використання знаків, які охороняються свідоцтвами №70520, відносно товару 33 класу, та №47059, відносно товарів 33, 35, 39 класів.

Оскільки господарський суд апеляційної інстанції під час апеляційного розгляду справи №11-25/291-07-8223 прийшов до висновку щодо порушення прав ТОВ „Бізнес Вин” під час розгляду заяви про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні № т 2005 01733 на знак „Вина ТАРУТИНО” та видачі Свідоцтва України на знак для товарів та послуг №75242, підлягає задоволенню апеляційна скарга позивача, в якій ТОВ „Бізнес Вин” просило рішення господарського суду першої інстанції скасувати, прийняти нове рішення, яким задовольнити уточнені позовні вимоги.

Відповідно до ч.ч. 1, 5 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України державне мито та витрати на ІТЗ судового процесу покладаються при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

За таких обставин, з ТОВ „Арія Вин” слід стягнути витрати: по оплаті державного мита у розмірі 63 (шістдесят три грн.) 75 коп., по оплаті ІТЗ судового процесу у розмірі 59 (п’ятдесят дев’ять) грн., витрати на оплату судової експертизи у розмірі 3002 (три тисячі дві) грн. 88 коп..

Такі ж самі грошові суми підлягають стягненню з Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України.

Керуючись ст. ст. 44, 49, 99, 101-105 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И ЛА:

Апеляційну скаргу ТОВ „Бізнес Вин” на рішення господарського суду Одеської області від 21.05.2008р. по справі №11-25/291-07-8223 задовольнити.

Рішення господарського суду Одеської області від 21.05.2008р. по справі №11-25/291-07-8223 скасувати.

Позов ТОВ „Бізнес Вин” задовольнити.

Визнати недійсним Свідоцтво України на знак для товарів та послуг №75242 повністю.

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю „Арія Вин” використовувати позначення „Вина ТАРУТИНО”, а також етикетку з позначенням „Вина ТАРУТИНО” при маркуванні своєї продукції.

Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки здійснити публікацію про визнання Свідоцтва України на знак для товарів та послуг №75242 недійсним повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Арія Вин” (68500, Одеська область, смт Тарутино, вул. Капітана Панасенко, 1А, код 31851793,) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Бізнес Вин” (67700, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Молога, вул. Комсомольська, 260, р/р №1165 в Філії відділення „Промінвестбанк” у м. Білгород-Дністровськ, МФО 328458, І/К №33080423 ) витрати по оплаті державного мита у розмірі 63 (шістдесят три грн.) 75 коп., по оплаті ІТЗ судового процесу у розмірі 59 (п’ятдесят дев’ять) грн., витрати на оплату судової експертизи у розмірі 3002 (три тисячі дві) грн. 88 коп.

Стягнути з Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України (03680, м. Київ-35, вул. Урицького,45) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Бізнес Вин” (67700, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Молога, вул. Комсомольська, 260, р/р №1165 в Філії відділення „Промінвестбанк” у м. Білгород-Дністровськ, МФО 328458, І/К №33080423 ) витрати по оплаті державного мита у розмірі 63 (шістдесят три грн.) 75 коп., по оплаті ІТЗ судового процесу у розмірі 59 (п’ятдесят дев’ять) грн., витрати на оплату судової експертизи у розмірі 3002 (три тисячі дві) грн. 88 коп..

Зобов’язати господарський суд Одеської області видати накази з зазначенням відповідних реквізитів сторін.

Постанова набирає законної сили з дня її проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку.

Головуючий суддя:                                                              О. Т. Лавренюк

Суддя:                                                                                  Т.Я. Гладишева

Суддя:                                                              Я.Ф. Савицький