КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2008                                                                                           № 20/677

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:          Андрієнка В.В.

суддів:           Малетича М.М.

Студенця В.І.

при секретарі:           Суходольській Т.А.

За участю представників:

від позивача: ніхто не з’явився,

від відповідача 1: ніхто не з’явився,

від Відповідача 2 : Іонушас С.К., довіреність № 40/1 від 22.08.2006р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Вскаргу Відкритого акціонерного товариства “Фармак”

на рішення Господарського суду м.Києва від 14.05.2007

у справі № 20/677 (Палій В.В.)

за позовом                               Відкритого акціонерного товариства “Фармак”, м. Київ, вул. Фрунзе, 63

до                                                   Ддо 1) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України,

м. Київ, вул. Урицького, 45

2) Відкритого акціонерного товариства “Луганський хіміко- фармацевтичний завод”,

м. Луганськ, вул. Кірова, 17

про                                                  визнання недійсним свідоцтва № 46017 від 15.12.2004 на знак для товарів і послуг "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ"

Суть рішення і скарги:

Відкрите акціонерне товариство “Фармак” (надалі – ВАТ “Фармак”, Позивач) звернулося в господарський суд міста Києва з позовом до Міністерства освіти і науки України, Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (надалі – Держдепартамент інтелектуальної власності, Відповідач 1) та Відкритого акціонерного товариства “Луганський хіміко-фармацевтичний завод” (надалі – ВАТ “Луганський хіміко-фармацевтичний завод”, Відповідач 2), про визнання недійсним свідоцтва № 46017 від 15.12.2004р. на знак для товарів і послуг “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ”.

В наступному, Позивач подав в суд уточнення до своїх позовних вимог, в яких просив суд зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ” № 46017 від 15.12.2004р., зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності опублікувати відомості про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ” № 46017 від 15.12.2004р.в офіційному бюлетені “Промислова власність” та стягнути з Департаменту державне мито у розмірі 85,00 грн. та витрати на інформаційно- технічне забезпечення судового процесу у розмірі 118,00 грн.

Надалі, оскільки Позивачем не було заявлено позовних вимог до Міністерства освіти і науки України, останнє було виключено з числа Відповідачів у даній справі ухвалою господарського суду міста Києва від 29.11.2005р., а рішенням цього ж суду від 14.05.2007р. у справі № 20/677 в задоволенні позовних вимог ВАТ “Фармак” було відмовлено повністю.

Не погоджуючись з вказаним рішенням, Позивач подав на нього апеляційну скаргу, в якій просив скасувати оскаржуване рішення суду від 14.05.2007р. у справі №20/677 та прийняти нове рішення, яким визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ” № 46017 від 15.12.2004р. повністю.

В обґрунтування своїх вимог заявник посилався на те, що судом першої інстанції було неповно з”ясовано обставини, які мають значення для справи, а самі висновки, викладені в його рішенні, не відповідають обставинам справи. Крім того, на думку Відповідача, судом було також порушено норми матеріального та процесуального права, а саме: ст.ст. 32, 41- 43 та 84 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України), що є підставами для скасування такого судового рішення.

Представник Відповідача 2 надав суду свій відзив на апеляційну скаргу, в якому не погоджувався з доводами та вимогами Позивача, викладеними ним в апеляційній скарзі і вважав, що рішення господарського суду міста Києва від 14.05.2007р. у даній справі є законним, об”єктивним і таким, що відповідає дійсним обставинам справи, а тому просив залишити це рішення без змін, а подану на нього Позивачем апеляційну скаргу – без задоволення.

Під час розгляду апеляційної скарги в суді апеляційної інстанції, Позивач заявив клопотання про призначення повторної судової експертизи об”єктів права інтелектуальної власності і ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.08.2007р. у справі № 20/677 вказане клопотання ВАТ “Фармак” про призначення повторної судової експертизи у справі № 20/677 було задоволено – призначено у справі № 20/677 повторну судову експертизу, проведення якої було доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, а провадження у цій справі, зупинено.

У зв’язку з усуненням обставин, які були підставою для зупинення апеляційного провадження у справі № 20/677, ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.05.2008р. провадження по ній було поновлено.

Разом з тим, не погоджуючись з висновком повторної судової експертизи № 3307 від 12.05.2008р. об’єктів інтелектуальної власності, яка проводилась Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз, Позивач надав суду свої заперечення на вказаний висновок та, у зв’язку з цим, заявив клопотання про призначання нової повторної судової експертизи, проведення якої просив доручити Донецькому науково-дослідному інституту судових експертиз.

Представник Відповідача 2 заперечував проти задоволення вказаного клопотання.

Розглянувши клопотання Позивача про призначення повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, колегія суддів відмовила в його задоволенні, у зв’язку з тим, що під час розгляду даної справи в судах першої та апеляційної інстанції вже призначались дві такі ж судові експертизи, висновки по яких не є суперечливими, а будь-яких інших підстав для призначення втретє такої судової експертизи, на даний час немає.

Крім того, 24.06.2008р. під час розгляду даної справи від Позивача надійшло до суду письмове клопотання про відкладення судового засідання по справі, через відрядженням його представника.

Розглянувши вказане клопотання про відкладення розгляду справи № 20/677, колегія суддів відмовила в його задоволенні, у зв’язку з недоцільністю такого відкладення, і при цьому зазначає, що Позивачем раніше вже неодноразово заявлялись такі ж клопотання, які суд апеляційної інстанції задовольняв.

Представник Відповідача 1, також, як і представник Позивача, незважаючи на те, що про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, в судове засідання, так і не з”явився, не повідомивши суд про причини своєї неявки, у зв”язку з чим апеляційна інстанція вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу без участі вказаних представників.

Заслухавши пояснення представника Відповідача 2 в судовому засіданні, дослідивши та вивчивши матеріали справи, Київський апеляційний господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Як вказувалось вище, ВАТ “Фармак” звернулося в господарський суд міста Києва з позовом до Держдепартаменту інтелектуальної власності та ВАТ “Луганський хіміко-фармацевтичний завод” про визнання недійсним свідоцтва № 46017 від 15.12.2004р. на знак для товарів і послуг “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ” і рішенням господарського суду міста Києва від 14.05.2007р. у справі № 20/677 в задоволенні позовних вимог ВАТ “Фармак” було відмовлено повністю.

Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з того, що знак “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ” (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 46017) відповідав на дату реєстрації та на час розгляду спору у суді, умовам надання правової охорони, а відтак, вимоги Позивача про визнання недійсним свідоцтва № 46017 від 15.12.2004р. на знак для товарів і послуг “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ”, є необґрунтованим і такими, що не підлягають задоволенню.

У зв”язку з цим, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду погоджується з таким висновком місцевого господарського суду про відмову у задоволенні позовних вимог, з огляду на наступне.

Як видно з матеріалів справи, ВАТ “Фармак” є власником свідоцтва № 7320 на знак для товарів і послуг “Валидол Validolum”, з датою реєстрації – 30.09.1996р., свідоцтва № 31265 на знак для товарів і послуг “Валідол”, з датою реєстрації –15.05.2003р. (дата подання заявки – 14.03.2001р.) та свідоцтва № 31266 на знак для товарів і послуг “Validol”, з датою реєстрації – 15.05.2003р. (дата подання заявки – 14.03.2001р.).

В наступному, 15.12.2004р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України було зареєстровано знак для товарів і послуг “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ” на ім”я Відповідача 2 та було видано свідоцтво № 46017 на знак для товарів і послуг “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ” щодо товарів та послуг 5, 16 і 35 класів МКТП.

Спір виник через те, що Позивач вважає, що зареєстрований знак “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ” (свідоцтво № 46017) не відповідає умовам надання правової охорони.

Згідно п. 1 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені в ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Зокрема, згідно вказаної статті Закону, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими в Україні на ім”я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993р. №3771-ХІІ “Про введення в дію Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

У зв”язку з цим, судова колегія погоджується з висновком суду першої інстанції, що для вирішення спорів, пов”язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг, з питань, невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з”ясування питань, що потребують спеціальних знань, господарський суд повинен призначити судову експертизу. Тому, ухвалою господарського суду міста Києва від 06.12.2005р. у справі № 20/677 і було призначено експертизу об”єктів інтелектуальної власності, яку було доручено провести Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, яка 04.05.2006р. дала свій висновок №149 об”єктів інтелектуальної власності.

Проте, з урахуванням того, що листом Вищого господарського суду України №01-8/1130 від 22.05.2006р. було відкликано Інформаційний лист ВГСУ від 21.05.2004р. № 01- 8/909 “Про атестованих судових експертів та науково-дослідні інститути судових експертиз”, згідно якого Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук України не відноситься до атестованих експертних установ, суд першої інстанції правомірно не прийняв до уваги та не оцінював зазначений висновок неатестованої експертної установи, у якості доказу у справі.

Разом з тим, ухвалою господарського суду міста Києва від 25.07.2006р. судом знову було призначено судову експертизу об”єктів інтелектуальної власності у справі №20/677, проведення якої було доручено експертам Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Висновком останнього за № 63 від 27.02.2007р., який суд першої інстанції врахував в якості належного доказу по справі, було спростовано твердження Позивача про те, що позначення “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ”(свідоцтво № 46017) є схожим настільки, що його можна сплутати з позначеннями, які зареєстровані на ім”я Позивача для тих самих або споріднених з ними товарів та послуг, а позначення “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ” за свідоцтвом № 46017 є оманливим і таким, що може ввести в оману щодо Позивача – особи, яка виробляє товар маркований знаком Валидол Validolum” за свідоцтвом № 7320.

Тому, суд першої інстанції прийшов до висновку про те, що знак “ВАЛИДОЛ- ЛУГАЛ” (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 46017) відповідав на дату реєстрації та відповідає на час розгляду спору у суді умовам надання правової охорони.

Крім того, як було зазначено вище, під час розгляду апеляційної скарги в суді апеляційної інстанції, Позивач заявив клопотання про призначення повторної судової експертизи об”єктів права інтелектуальної власності і ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.08.2007р. у справі № 20/677 клопотання ВАТ “Фармак” про призначення такої експертизи було задоволено – призначено по цій справі повторну судову експертизу, проведення якої було доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Згідно висновку № 3307 від 12.05.2008р. повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності у справі № 20/677, яка проводилась експертами Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, було встановлено, що:

1. Знак для товарів і послуг “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ” за свідоцтвом України №46017 не є схожим до ступеня змішування зі знаком для товарів і послуг “Валидол Validolum” за свідоцтвом України № 7320;

2. Знак для товарів і послуг “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ” за свідоцтвом України №46017 не є схожим до ступеня змішування зі знаком для товарів і послуг “ВАЛІДОЛ” за свідоцтвом України № 31265;

3. Знак для товарів і послуг “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ” за свідоцтвом України №46017 не є схожим до ступеня змішування зі знаком для товарів і послуг “VALIDOL” за свідоцтвом України № 31266;

4. Знак для товарів і послуг “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ” за свідоцтвом України №46017 не можна вважати оманливим або таким, що може ввести в оману щодо ВАТ “Фармак” – особи, яка виробляє товар, маркований товарним знаком “Валидол Validolum” за свідоцтвом України № 7320;

5. Товари, позначені знаками для товарів та послуг за свідоцтвами № 31265 та №46017, які зареєстровані для класу 5 МКТП, є однорідними, тобто мають однакове призначення, виготовлені з одного матеріалу, мають однакові умові та канали збуту, однакове коло споживачів. Частина товарів класу 16 та послуг класу 35, для яких зареєстрований знак за свідоцтвом № 46017 є спорідненими з товарами класу 5 МКТП, для яких зареєстрований знак за свідоцтвом України № 31265. Інші товари класу 16 та послуги класу 35, для яких зареєстрований знак за свідоцтвом України № 46017, є неоднорідними з товарами класу 5, для яких зареєстрований знак за свідоцтвом України № 31265;

6. Позначення “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ” знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 46017 на дату подання заявки № 4 – 21.04.2004р. мало розрізняльну здатність;

7. Слово “ВАЛИДОЛ” не займає домінуюче положення в зображенні знаку для товарів і послуг “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ” за свідоцтвом України № 46017;

8. Слово “ЛУГАЛ” займає домінуюче положення в зображенні знаку для товарів і послуг “ВАЛИДОЛ – ЛУГАЛ” за свідоцтвом України № 46017.

Частина 5 статті 42 ГПК України встановлює додаткове до ст. 43 ГПК правило оцінки доказів: висновок експерта є рівноцінним з іншими видами доказів; висновок експерта не є обов”язковим для су­ду, оскільки жоден доказ не має заздалегідь установленої сили; висновок експерта оцінюється судом в сукупності з іншими доказами.

Як зазначається у п. 5 Інформаційного листа Вищого господарсь­кого суду України від 27.11.2006 р. № 01-8/2651 “Про деякі питан­ня призначення судових експертиз” у перевірці й оцінці експертно­го висновку господарським судам слід враховувати викладене в пункті 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30.05.1997р. “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах”.

Так, у п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30.05.1997р. “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” зазначається, що при перевірці й оцінці експертного вис­новку суд повинен з”ясувати:

- чи було додержано вимоги законодавства при призначенні та проведенні експертизи;

- чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі;

- компетентність експерта, і чи не вийшов він за межі своїх пов­новажень;

- достатність поданих експертові об”єктів дослідження;

- повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним;

- узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим вис­новком експертизи.

Колегія суддів в результаті дослідження та оцінки експертного висновку № 3307 від 12.05.2008р., яким було підтверджено попередній висновок № 63 Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 27.02.2007р., визнала його повним та обґрунтованим, і погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що знак “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ” (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 46017) відповідав на дату реєстрації та відповідає на час розгляду спору у суді умовам надання правової охорони.

Таким чином, позовні вимоги щодо визнання недійсним свідоцтва № 46017 від 15.12.2004р. на знак для товарів і послуг “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ” є необґрунтованими і такими, що не підлягають задоволенню.

Щодо вимог Позивача про зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ” № 46017 від 15.12.2004р. і зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності опублікувати відомості про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ” № 46017 від 15.12.2004р. в офіційному бюлетені “Промислова власність”, то такі є похідними від вимоги про визнання свідоцтва недійсним, у зв’язку з чим, суд першої інстанції правомірно відмовив у задоволенні, як основної, так і інших вимог.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Проте, в даному випадку, Позивач, всупереч вимог вказаної норми закону, не надав суду апеляційної інстанції належних доказів на підтвердження своїх доводів та вимог, заявлених в апеляційній скарзі.

Враховуючи вищезазначене, апеляційний господарський суд вважає, що рішення господарського суду міста Києва від 14.05.2007р., яке було прийнято по даній справі, у зв”язку з повним з”ясуванням обставин, що мають значення для справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими, та відповідністю висновків, викладених в рішенні суду дійсним обставинам справи, а також у зв”язку з правильним застосуванням норм матеріального і процесуального права, є законним і обґрунтованим. Підстав, для скасування або зміни вказаного судового рішення та задоволення апеляційної скарги ВАТ “Фармак” суд апеляційної інстанції не знаходить.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 32 - 34, 35, 36, 91, 92, 99, 101 - 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства “Фармак” залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 14.05.2007р. у справі №20/677 за позовом Відкритого акціонерного товариства “Фармак” до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та Відкритого акціонерного товариства “Луганський хіміко-фармацевтичний завод” про визнання недійсним свідоцтва № 46017 від 15.12.2004р. на знак для товарів і послуг “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ”, – без змін.

2. Справу № 20/677 повернути до господарського суду міста Києва.

Головуючий суддя                                                                      Андрієнко В.В.

Судді                                                                                          Малетич М.М.

Студенець В.І.

26.06.08 (відправлено)