КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2008                                                                                           № 12/487

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:          Смірнової Л.Г.

суддів:           Алданової С.О.

Коротун О.М.

при секретарі:           Царук І.О.

За участю представників:

від позивача -Білицький Ф.В. – представник за дов. № 2 від 08.02.2008;

від відповідача - 1) Шевченко О.Ю – представник за дов. б/н від 03.09.2007;

Бенатов Д.Е. – представник за дов. б/н від 03.09.2007;

2) не з’явився.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариство з обмеженою відповідальністю "Амальгама Люкс"

на рішення Господарського суду м.Києва від 14.12.2007

у справі № 12/487 (Шевченко Е.О.)

за позовом                               Товариство з обмеженою відповідальністю "Амальгама Люкс"

до                                                   Товариство з обмеженою відповідальністю "Фікосота Синтез"

Державний Департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України

третя особа відповідача

третя особа позивача

про                                                  визнання недійсним свідоцтва

Товариство з обмеженою відповідальністю “Амальгама Люкс” (далі –позивач за первісним позовом) в липні 2005 року звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю “Фікосота Синтез” (далі – відповідач 1 за первісним позовом) та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі – відповідач 2 за первісним позовом) про визнання недійсною міжнародної реєстрації в Україні № IR 744903 для всіх зареєстрованих товарів і послуг; також просило скасувати рішення Державного департаменту інтелектуальної власності щодо міжнародної реєстрації № IR 744903 знака для товарів і послуг „tкtк-a-tкtк” в Україні; зобов’язати відповідача 2 провести відповідну публікацію в офіційному бюлетені „Промислова власність”; стягнути з відповідача 1 сплачене державне мито у розмірі 85 грн. та 118 грн. за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Представником позивача 14.12.2007 через канцелярію господарського суду міста Києва було надано заяву про уточнення позовних вимог, відповідно до якої він просив: визнати недійсною в Україні міжнародну реєстрацію № IR 744903 для товару „мила” 03 класу МКТП; зобов’язати державний Департамент інтелектуальної власності повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною в Україні міжнародну реєстрацію № IR 744903 для товару „мила” 03 класу МКТП; заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю „Фікосота Синтез” використовувати на території України позначення „tкtк-a-tкtк” для товару „мила” 03 класу МКТП, яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг „ТЕТ-А-ТЕТ” за свідоцтвом України № 36683. Також позивач просив стягнути з відповідача 1 сплачені позивачем судові витрати, а саме: державне мито у розмірі 85,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 118,00 грн. та витрати за проведення судової експертизи у розмірі 8007,36 грн.

Позовні вимоги позивача про визнання недійсною повністю міжнародної реєстрації в Україні № 744905 для всіх зареєстрованих товарів і послуг мотивовані тим, що словесне позначення „ТЕТ-А-ТЕТ” і „tкtк-a-tкtк”, є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Фікосота Синтез” до прийняття рішення зі спору звернулося до господарського суду міста Києва з зустрічним позовом до ТОВ “Амальгама Люкс” та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання попереднім користувачем торгівельної марки tкtк-a-tкtк”.

Рішенням господарського суду міста Києва від 14.12.2007 первісний позов було задоволено частково: визнано недійсною з моменту реєстрації міжнародну реєстрацію № IR 744903 на знак для товарів та послуг „tкtк-a-tкtк комбінований” відносно товарів 03 класу МКТП; зобов’язано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства науки та освіти України повідомити міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про винесення рішення про визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації № IR 744903 в частині товарів і послуг 03 класу МКТП, в задоволенні іншої частини первісних позовних вимог відмовлено. Зустрічний позов було задоволено повністю: Товариство з обмеженою відповідальністю „Фікосота Синтез” визнано попереднім користувачем торгівельної марки „tкtк-a-tкtк комбінована”.

Рішення мотивоване тим, що товари 03 та 42 класів МКТП, для яких зареєстроване позначення „ТЕТ-А-ТЕТ” за свідоцтвом № 36693 не є однорідними з товарами 05 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 744903, а отже не підпадає під дію встановлених ст. 6 Закону підстав для відмови у наданні правової охорони.

Щодо зустрічних позовних вимог, суд першої інстанції дійшов висновку, що Товариство з обмеженою відповідальністю „Фікосота Синтез” добросовісно до дати подання заявки Товариством з обмеженою відповідальністю „Амальгама Люкс” (27.08.2000) використовувало позначення „tкtк-a-tкtк комбінований” на території України.

Не погоджуючись з рішенням господарського суду міста Києва від 14.12.2007, ТОВ “Амальгама Люкс” подало апеляційну скаргу, в якій просило скасувати частково рішення господарського суду міста Києва від 14.12.2007, а саме: щодо відмови у задоволенні позовної вимоги ТОВ „Амальгама Люкс” стосовно заборони ТОВ „Фікосота Синтез” використовувати на території України позначення „tкtк-a-tкtк” для товарів „мила” 03 класу МКТП, а також щодо задоволення зустрічної позовної заяви ТОВ „Фікосота Синтез” про визнання його попереднім користувачем торгової марки „tкtк-a-tкtк комбінована”. ТОВ “Амальгама Люкс” просило прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги ТОВ „Амальгама Люкс” у повному обсязі, а саме: визнати недійсною з моменту реєстрації в Україні міжнародну реєстрацію № IR 744903 на знак для товарів і послуг „tкtк-a-tкtк” для товарів 03 класу МКТП; зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною в Україні міжнародну реєстрацію № IR 744903 для товарів 03 класу МКТП; заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю „Фікосота Синтез” використовувати на території України позначення „tкtк-a-tкtк” для товарів „мила” 03 класу МКТП.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.02.2008 у справі № 12/487 було відновлено строк на подання апеляційної скарги, апеляційна скарга прийнята до розгляду та порушено апеляційне провадження.

Апеляційна скарга мотивована тим, що господарський суд першої інстанції, ухвалюючи оскаржуване рішення, виходив із обсягу позовних вимог, які були заявлено стороною у заяві про уточнення і доповнення позовних вимог від 28.09.2005, при цьому суд не прийняв до уваги заяву апелянта № б/н від 05.09.2006 про уточнення позовних вимог, отже, на думку апелянта, господарський суд неправильно з’ясував обсяг позовних вимог щодо визнання саме частково недійсною міжнародну реєстрацію в Україні № IR 744903 для товару „мила” 03 класу МКТП. Таким чином, господарський суд першої інстанції дійшов помилкового висновку щодо часткового задоволення зазначеної позовної вимоги. Крім того, на думку апелянта, господарський суд визнав встановленою обставиною, що ТОВ „Фікосота Синтез” добросовісно до дати подання заявки апелянтом на знак „ТЕТ-А-ТЕТ” (27.08.2000) використовував позначення „tкtк-a-tкtк” комбіноване” на території України. Апелянт вважає, що зазначена обставина не була належним чином доведена відповідачем 1. А також, на думку апелянта, суд першої інстанції в оскаржуваному рішенні не звернув увагу на висновки первісної та повторної експертизи.

Крім того, апелянт зазначає, що судом першої інстанції були порушені також норми процесуального права, а саме в мотивувальній частині оскаржуваного рішення не зазначено, з яких підстав господарський суд міста Києва відхилив докази апелянта щодо використання його правопопередником ВАТ Миколаївський парфюмерно-косметичний комбінат „Алые Паруса” ще у 1990 році позначення „ТЕТ-А-ТЕТ” для товарів 03 класу МКТП.

У запереченні на апеляційну скаргу та в судовому засіданні відповідач 1 заперечував проти доводів апеляційної скарги, просив залишити рішення господарського суду міста Києва від 14.12.2007 по справі № 12/487 без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Розгляд апеляційної скарги по справі № 12/487 неодноразово відкладався на підставі ст. 77 ГПК України.

Ухвалою Голови Київського апеляційного господарського суду від 14.04.2008 строк розгляду апеляційної скарги по справі № 12/487 було продовжено на один місяць.

В судове засідання 13.05.2008 з’явилися представники позивача та відповідача 1. Представник відповідача 2 був обізнаний про те, що в провадженні Київського апеляційного господарського суду апеляційної скарги ТОВ „Амальгама Люкс”, про що свідчить поштове повідомлення про вручення кореспонденції суду № 39760 від 26.02.2008. Представник відповідача 2 в судове засідання 13.05.2008 не з’явився, доказів щодо неможливості прибуття в судове засідання з причин, що від нього не залежать не надав, хоча був належним чином повідомлений про час і місце розгляду апеляційної скарги, про що свідчить реєстр відправки поштової кореспонденції суду від 07.04.2008 (наявний в матеріалах справи).

Представник позивача просив апеляційну скаргу задовольнити, рішення господарського суду міста Києва від 14.12.2007 скасувати частково, первісні позовні вимоги задовольнити повністю, в задоволенні зустрічного позову відмовити в повному обсязі.

Представники відповідача 1 проти задоволення апеляційної скарги заперечували та просили рішення господарського суду міста Києва залишити без змін.

Розглянувши апеляційну скаргу, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, Київський апеляційний господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Як правильно зазначив суд першої інстанції, 27.08.2000 позивачем (за первісним позовом) було подано за національною процедурою заявку № на знак для товарів і послуг словесне позначення „ТЕТ-А-ТЕТ” для товарів 03, 42 класів МКТП.

15.01.2004 Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України позивачу (за первісним позовом) було видано свідоцтво України №36683 на знак для товарів і послуг словесне позначення „ТЕТ-А-ТЕТ”, зареєстрованого відповідно до 03, 42 класів МКТП.

20.09.2000 відповідачем 1 було подано заявку за міжнародною процедурою на знак для товарів і послуг „tкtк-a-tкtк” для товарів 03, 05 класів МКТП.

Згідно рішення Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України від 19.11.2004 (реєстраційний № 3060) та доповнення до свідоцтва № 36653 від 17.01.2005 Бюл. № 1 ТОВ „Амальгама Люкс” є власником свідоцтва України на знак для товарів і послуг словесне позначення „ТЕТ-А-ТЕТ”, зареєстрованого відповідно до 03, 42 класів МКТП у 8-ій редакції.

Крім того, як вірно встановлено судом першої інстанції, згідно міжнародної реєстрації № IR 744903 від 20.09.2000, відомості по якій представлені на 25.02.2005 ТОВ “Фікосота Синтез” є власником знаку для товарів і послуг словесного позначення „tкtк-a-tкtк” для товарів 03, 05 класів МКТП.

Розглянувши первісні позовні вимоги (в редакції остаточної заяви про уточнення позовних вимог вх. № 0610/17328 від 14.12.2007), суд першої інстанції дійшов до правильного висновку, що вони підлягають задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ст. 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (в редакції 16.06.1999) (надалі - Закон) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні, на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг.

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг в редакції наказу Держпатенту № 72 від 20.08.97 (далі - Правила), позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил, при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послугу.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Позначення для товарів і послуг „ТЕТ-А-ТЕТ” за свідоцтвом № 36683 користується правовою охороною стосовно товарів і послуг 03 і 42 класів МКТП.

Як вбачається з матеріалів справи, а зокрема, зразків етикеток маркованих знаком „ТЕТ-А-ТЕТ”, копій висновків Державної санітарно-епідеміологічної експертизи, копій свідоцтв про присвоєння товару ідентифікаційного номера в міжнародній системі ЕAN*UCC, плановий калькуляцій, бухгалтерської довідки, він розпочав виробництво товарів 03 класу МКТП маркованих позначенням „ТЕТ-А-ТЕТ”, а саме, мила з 2004 року.

Позначення „tкtк-a-tкtк комбіноване” за міжнародною реєстрацією №744903 користується правовою охороною стосовно товарів і послуг 03 і 05 класів МКТП

Згідно висновку експертизи об'єктів інтелектуальної власності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 11147 від 29.06.2006, позначення „ТЕТ-А-ТЕТ”, що охороняється на підставі свідоцтва № 36683 на знак для товарів та послуг, є схожим із позначенням „tкtк-a-tкtк” що охороняється за міжнародною реєстрацією № 744903, настільки, що їх можна сплутати. Вирішити питання щодо того, чи набіли розрізняльної здатності внаслідок використання позначення „ТЕТ-А-ТЕТ” за свідоцтвом № 36683 – до 27.08.2000 та позначення „tкtк-a-tкtк” за міжнародною реєстрацією № ІR 744903 – до 20.09.2000, по наданих матеріалах справи не видається можливим. Знак для товарів та послуг „tкtк-a-tкtк за міжнародною реєстрацією № 744903 не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару конкретного виду, а саме - мила. При використанні знаку для товарів і послуг „tкtк-a-tкtк за міжнародною реєстрацією № 744903 введення в оману споживача щодо виробника товару (особи, яка виробляє товар) не виключається. Товари 03 класу МКТП є спорідненими товарами, щодо яких зареєстровано позначення за свідоцтвом № 36693 та позначенням за міжнародною реєстрацією № 744903.

Висновки повторної судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 08 червня 2007 № 90 не спростовують висновків, викладених у висновку експертизи об’єктів інтелектуальної власності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 11147 від 29 червня 2006 та є аналогічними, а саме: позначення „ТЕТ-А-ТЕТ”, що охороняється на підставі свідоцтва № 36683 на знак для товарів та послуг, є схожим із позначенням „tкtк-a-tкtк” що охороняється за міжнародною реєстрацією № 744903, настільки, що їх можна сплутати. Вирішити питання щодо того, чи набіли розрізняльної здатності внаслідок використання позначення „ТЕТ-А-ТЕТ” за свідоцтвом № 36683 – до 27.08.2000 та позначення „tкtк-a-tкtк” за міжнародною реєстрацією № ІR 744903 – до 20.09.2000, по наданих матеріалах справи не видається можливим. При використанні знаку для товарів і послуг „tкtк-a-tкtк”, міжнародною реєстрацією № 744903 введення в оману споживача, щодо виробника товару (особи, яка виробляє товар) не виключається. Товари 03 класу МКТП є спорідненими товарами, щодо яких зареєстровано позначення за свідоцтвом № 36693 та позначення за міжнародною реєстрацією № 744903.

За таких обставин, суд першої інстанції правомірно дійшов висновку, що позначення „tкtк-a-tкtк” за міжнародною реєстрацією № 744903 за критеріями схожості, однорідності товарів і ймовірності введення в оману споживача стосовно товарів 03 класу МКТП підпадає під дію встановлених ст. 6 Закону підстав для відмови у наданні правової охорони, і, таким чином, не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим ст. 5 Закону.

З огляду на вищевикладене, Київський апеляційний господарський суд відхиляє доводи апелянта щодо того, що суд першої інстанції не звернув увагу на висновки первісної та повторної судової експертизи по даній справі та не надав їм належної правової оцінки, як необґрунтовані.

Судом першої інстанції вірно встановлено, що позначення „tкtк-a-tкtк” комбіноване” за міжнародною реєстрацією № 744903 користується правовою охороною стосовно товарів не тільки 03 класу МКТП, а і товарів 05 класу МКТП, до якого належать фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди.

До товарів 05 класу не належать парфумерно-косметичні препарати, особисті дезодоранти, що належать до 03 класу.

Враховуючи наведене, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про те, що товари 03 та 42 класів МКТП, для яких зареєстроване позначення „ТЕТ-А-ТЕТ” за свідоцтвом № 36693, не є однорідними з товарами 05 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 744903, а отже не підпадають під дію встановлених ст. 6 Закону підстав для відмови у наданні правової охорони.

Таким чином, суд першої інстанції правомірно дійшов висновку, що вимоги ТОВ „Амальгама Люкс” щодо визнання недійсною повністю міжнародної реєстрації в Україні № 744903 для всіх зареєстрованих товарів і послуг та зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про винесення рішення про визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації № ІR 744903 для всіх зареєстрованих товарів і послуг підлягають лише частковому задоволенню в частині визнання недійсною міжнародної реєстрації в Україні № ІR 744903 для товарів і послуг 03 класу МКТП, зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про винесення рішення про визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації № ІR 744903 для товарів і послуг 03 класу МКТП.

Київський апеляційний господарський суд приймає до уваги доводи апелянта щодо того, що господарський суд міста Києва, ухвалюючи рішення, виходив із обсягу позовних вимог, які були заявлені позивачем у заяві про уточнення і доповнення позовних вимог від 28.09.2005 та не прийняв до уваги заяву апелянта б/н від 05.09.2006. Разом з цим, як вбачається з матеріалів справи, позивач неодноразово уточнював позовні вимоги, отже остаточні позовні вимоги за первісним позовом позивач виклав у заяві про уточнення позовних вимог від 14.12.2007, що були наведені вище, які відрізняються від тих позовних вимог, що були зазначені у заяві від 05.09.2006.

Зважаючи на вищевикладене, Київський апеляційний господарський суд дійшов висновку, що господарський суд міста Києва правильно з’ясував обсяг позовних вимог, задовольнивши частково остаточні позовні вимоги (в редакції заяву про уточнення позовних вимог від 14.12.2007), про що зазначив в резолютивній частині рішення.

Розглянувши зустрічні позовні вимоги, суд першої інстанції дійшов правомірного висновку, що вони підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

ТОВ „Фікосота Синтез” пред'явлено зустрічний позов про визнання його попереднім користувачем з підстав добросовісного використання торгівельної марки „tкtк-a-tкtк” комбінований” за міжнародною реєстрацією № ІR 744903 до дати подання заявки ТОВ „Амальгама Люкс”.

Судом першої інстанції встановлено, що на підтвердження заявлених позовних вимог ТОВ „Фікосота Синтез” надало документи, з яких вбачається, що позивач за зустрічним позовом добросовісно використовував позначення „tкtк-a-tкtк комбіноване” в Україні в 1999 році, тобто до дати подання заявки (27.08.2000) ТОВ „Амальгама Люкс”.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Так, як вбачається із свідоцтва про реєстрацію Міністерства зовнішніх зв'язків і торгівлі України від 21 липня 1997, реєстраційний номер ПІ-1801, на території України було зареєстроване представництво фірми „Фікосота ООД”.

Тоді як підтверджується матеріалами справи, а саме з довідкою ТОВ „Фікосота Синтез” (т. 2, арк. справи 4), товари (мило), марковані позначенням „tкtк-a-tкtк комбінований” почали ввозитися ТОВ „Фікосота Синтез” в Україну в 1999 році.

Інформація про продукцію виробництва ТОВ „Фікосота Синтез” було розміщено, зокрема, в інформаційних журналах про продукцію ТОВ „Фікосота Синтез” за 1999 рік, 2000 роки, які знаходилися у представництві компанії на території України.

Як вбачається з матеріалів справи, Товариством з обмеженою відповідальністю „Грандіс-С” листом № 11-09/04 від 11.09.2006 було повідомлено, що дійсно Товариство з період з 01.12.1999 року по 25.02.2000 реалізовувало на території України продукцію ТМ „tкtк-a-tкtк” виробництва ТОВ „Фікосота Синтез” - Болгарія, що підтверджується відповідними податковими накладними № 128 від 24.11.1999, № 20/01 від 10.01.2000, № 36/03 від 06.03.2000, № 130 від 20.01.2000, № 117/05 від 21.05.2000; № 169/02 від 21.02.2000, № 43/04 від 10.04.2000, № 123/05 від 13.05.2000, № 153/03 від 23.03.2000, № 158/01 від 24.01.2000, № 131/01 від 20.01.2000 (т. 3, арк. справи 79-91).

Як встановлено судом першої інстанції та не спростовано доводами апелянта, Товариство з обмеженою відповідальністю „Солана” листом № 192 від 12.09.2006 повідомило, що дійсно Товариством в період з 01.05.1999 по 31.11.1999 реалізовано на території України продукцію ТМ „tкtк-a-tкtк” виробництва Фікосота Синтез - Болгарія, що підтверджується відповідними податковими накладними № 188/10 від 21.10.1999, № 4091 від 14.10.1999, № 177/10 від 15.10.1999, № 1189 від 20.10.1999, 44/11 від 04.11.1999, № 4180 від 12.11.1999, № 135/10 від 25.10. 1999, № 459/10 від 15.10.1999, № 432/10 від 14.10.1999, № 238/12 від 15.12.1999, № 281/10 від 11.10.1999, № 493/10 від 26.10.1999, № 141/11 від 02.11.1999.

Крім того, матеріали справи містять гігієнічний висновок державної санітарної експертизи на імпортовану продукцію за № 5.04.03/2 від 23.07.1999 року, який був отриманий ПП „Астра” в Головному санепідемуправлінні Міністерства охорони здоров'я України, згідно якого дозволяється для поставки та реалізації в Україні продукція виробництва „Фікосота Синтез”, зокрема, маркованих позначенням „ТЕТ-А-ТЕТ”.

Суд першої інстанції дійшов правомірного висновку, що заперечення відповідача за зустрічним позовом про те, що позивачем подано неналежні докази щодо факту продажу товарів на території України, оскільки наявність податкових накладних, інвойсів, ВМД, листів контрагентів, з яких вбачається строк, з якого ТОВ „Фікосота Синтез” розпочало поставку продукції, документи щодо реєстрації представництва ТОВ „Фікосота Синтез” свідчить про те, що ТОВ „Фікосота Синтез” добросовісно почало використовувати спірний знак для товарів та послуг з 1999 року, є необґрунтованими виходячи з наступного.

В судовому засіданні 13.05.2008 представник відповідача 1 на вимогу суду апеляційної інстанції подав заяву про долучення до матеріалів справи відповіді Інституту екогігієни і токсикології ім. Л. Медведя (далі – Інститут) про те, що в липні 1999 року в Інституті була проведена санітарно-епідемологічна експертиза товарів побутової хімії та косметичних засобів, виробництва фірм „Фікосота” ООД та „Фікосота-Синтез” ООД (Болгарія) на підставі замовлення від ПП „Астра”. На розгляд були подані зразки продукції та досье. Результати санітарно-епідеміологічної експертизи були направлені на затвердження МРЗ України, після чого замовником було одержано гігієнічний висновок за № 5.04.03/2339 від 23.07.1999 р. в одному екземплярі, термін дії якого закінчено 01.09.2000 р. Строк зберігання висновків становить 5 років. В зв’язку з чим, інститут не може надати вищевказаний висновок, оскільки він був знищений по закінченню законодавчо встановленого строку зберігання. Також відповідач 1 подав копію акту № 1 ТОВ „Гранд-С” від 01.11.2006 про знищення документів, які не підлягають зберіганню; копію листа № 1 від 12.05.2008 про те, що ТОВ „Гранд-С” цим листом підтверджує, що видаткові та податкові накладні за період 1999-2002 були знищені в зв’язку з закінченням строку зберігання таких документів.

З огляду на вищевикладене та зважаючи та те, що судом першої інстанції були оглянуті оригінали документів, Київський апеляційний господарський суд приймає доводи відповідача 1 про те, що надання оригіналів документів є неможливим у зв’язку з тим, що вони знищені по закінченню законодавчо встановленого строку їх зберігання.

Відповідно до ч. 2 ст. 36 ГПК України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на торгівельні марки (знаки для товарів і послуг) в Україні, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Відповідно до п. В ст. 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, що набула чинності для України 25.12.1991, права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу.

Відповідно до ч. 3 ст. 157 ГК України, свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу.

Водночас пунктом 6 статті 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” передбачено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Частиною першою ст. 500 ЦК України також передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торгівельну марку в України або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Щодо заперечень відповідача про те, що до спірних правовідносин не можуть бути застосовані норми ст. 500 ЦК України, оскільки дата подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг „ТЕТ-А-ТЕТ” є 27 серпня 2000 року, то суд апеляційної інстанції погоджується з висновком господарського суду міста Києва, що вони необґрунтовані виходячи з наступного.

Відповідно до п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України, цей Кодекс застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання 6ним чинності.

Щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності Цивільним кодексом України, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

З матеріалів справи вбачається, що позивач звернувся з первісним позовом до господарського суду міста Києва 11.07.2005, тобто після набрання чинності 01.01.2004 Цивільного кодексу України.

Правовідносини щодо попереднього використання ТОВ „Фікосота Синтез” спірного знака виникли до набрання чинності Цивільним кодексом України і продовжують існувати після набрання ним чинності, то відповідно до пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень Цивільного кодексу України при розгляді даного спору слід керуватися нормами цього кодексу.

Також господарський суд міста Києва дійшов висновку, з яким погоджується Київський апеляційний господарський суд, що заперечення відповідача за зустрічним позовом про те, що зустрічні позовні вимоги не мають розглядатися судом, оскільки вони є встановленням юридичного факту необгрутованими, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 ГПК України відповідач має право до прийняття рішення зі спору подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом. Зустрічний позов повинен бути взаємно пов'язаний з первісним. Подання зустрічного позову провадиться за загальними правилами подання позовів.

Відповідно до п. 2 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 11.04.2005 № 01-8/344 „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2004 році” при вирішенні питання про підсудність зустрічних позовних заяв слід виходити з того, що за змістом ч. 1 ст. 60 ГПК України зустрічний позов завжди розглядається спільно з первісним позовом в тому ж суді, в провадженні якого перебуває справа за первісним позовом, включаючи випадки, коли відповідач за зустрічним позовом є організацією, зазначеною в ч. 4 ст. 16 ГПК України.

Відповідно до пункту 12 листа Вищого господарського суду України за № 01-8/847 від 17.04.2006 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів та послуг (торгівельну марку) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)”, питання про наявність значної та серйозної підготовки до використання особою торговельної марки на підставі поданих нею документів не потребує спеціальних знань і є питанням права, а не питанням факту.

За таких обставин, господарський суд міста Києва дійшов вірного висновку, з яким погоджується Київський апеляційний господарський суд, що ТОВ „Фікосота Синтез” добросовісно використовувало позначення „tкtк-a-tкtк комбіноване” на території України до дати подання заявки ТОВ „Амальгама Люкс”, а саме до 27.08.2000. За таких обставин, суд апеляційної інстанції відхиляє доводи апелянта щодо того, що має місце недоведеність обставин, що мають значення для справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими, як необґрунтовані.

Крім того, апелянт в апеляційній скарзі посилається на те, що судом першої інстанції були порушені норми процесуального права, а саме: в мотивувальній частині рішення не зазначено, з яких підстав господарський суд міста Києва відхилив докази апелянта, які залучені до матеріалів справи щодо використання його попередником ВАТ „Миколаївський парфюмерно-косметичним комбінатом „Алые Паруса” ще у 1990 році позначення „ТЕА-А-ТЕТ” для товарів класу 03 МКТП.

Відповідно до п. 2 ст. 500 ЦК України право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Згідно рішення Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України від 19.11.2004 реєстраційний № 3060 та доповнення до свідоцтва № 36653 від 17.01.2005 Бюл. № 1 Державний департамент інтелектуальної власності розглянув заяву ВАТ „Миколаївський парфюмерно-косметичний комбінат „Алые Паруса” про публікацію в офіційному бюлетені „Промислова власність” та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені „Промислова власність” та внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знаки, відповідно до яких право власності на знаки для товарів і послуг класів 3, 5, 13, 21, 35, 42, на які зареєстровано знаки, свідоцтва України № № 37347, 38712, 38766, 36683, 37900, 36974, 36921, 40273, 40353, 37422, 37899, 30806, 30808, 30807, 40291, 40843, 40846, 40845, 40844, 40849, 40848, 40847, передається ТОВ „Амальгама Люкс”.

Згідно свідоцтва № 36683 від 15.01.2004 до класу 3 віднесені: антистатики побутові; барвники для прання; візерунки перевідні косметичні; замочувальні препарати для прання; знебарвники (знебарвлювальні препарати); знебарвники на косметичні потреби; знежирювачі, крім промислових; кора мильного дерева для прання; крейда для білення; крейда чистильна; лискувальні препарати; мийні засоби, крім промислових і лікарських; мила для яскравлення тканин; мило кускове; олії чистильні; препарати для виводіння плям; пральний блиск; пральний віск; пральні вибілювачі; пральні препарати; синька пральна.

Згідно історичної довідки з Державного архіву Миколаївської області, наданої ТОВ „Амальгама Люкс” вбачається, що: „...комбінату вдалося значно збільшити порівняно з попередніми роками випуск високорентабельних видів продукції, таких як: одеколони „Консул”, „Сильва”, „Лунный камень”, „Тет-а-тет”, „Русский лес”,...”. Отже, Київський апеляційний господарський суд погоджується з доводами ТОВ „Фікосота Синтез”, що в даній довідці мова йде про одеколон з назвою „Тет-а-тет”, а не про лінію продукції, що випускається під позначенням „ТЕТ-А-ТЕТ”.

Зважаючи на вищевикладене, Київський апеляційний господарський суд дійшов висновку, що ВАТ „Миколаївський парфюмерно-косметичний комбінат „Алые Паруса”, згідно рішення Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України від 19.11.2004 реєстраційний № 3060, передав ТОВ „Амальгама Люкс” право власності на знаки, а не право попереднього користувача, оскільки право попереднього користувача є невідчужуваним і не може бути передано іншій особі тільки за умови, що до неї переходять не лише майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку, а й все підприємство, а й все підприємство, на якому було використано цю торговельну марку, або його частина.

Крім того, згідно переліку товарів, які відносяться до класу 3 відповідно до свідоцтва № 36683 від 15.01.2004, одеколон в вищевказаний перелік не включений.

Як вбачається з матеріалів справи, а саме з протоколу судового засідання та ухвали про відкладення розгляду справи від 11.09.2007, Київський апеляційний господарський суд не вбачає порушення судом першої інстанції норм процесуального права, а саме відхилення доказів апелянта, оскільки вищезазначені докази були долучені судом першої інстанції до матеріалів справи, а отже, належним чином оцінені.

Згідно мотивувальної частини оскаржуваного рішення, судові витрати за первісним позовом підлягають стягненню з відповідача-1 на користь позивача, а за зустрічним позовом судові витрати підлягають стягненню з позивача за первісним позовом на користь відповідача-1 за первісним позовом. За таких обставин, суд першої інстанції в резолютивній частині не здійснив стягнення судових витрат зі сторін на користь одна одної.

Відповідно до ч. 5 ст. 49 ГПК України суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд дійшов висновку про відсутність підстав для скасування оскаржуваного рішення і в цій частині.

Отже, апеляційна скарга підлягає відхиленню. Судові витрати за подання апеляційної скарги покладаються на апелянта.

Керуючись ст. ст. 33, 49, 99, 101, 103-105 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю “Амальгама Люкс” у задоволенні апеляційної скарги.

Рішення господарського суду міста Києва від 14.12.2007 р. у справі №12/487 залишити без змін.

Матеріали справи № 12/487 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом місяця.

Головуючий суддя                                                                      Смірнова Л.Г.

Судді                                                                                          Алданова С.О.

Коротун О.М.