ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" квітня 2008 р. Справа № 29/101-08

вх. № 1343/5-29

Суддя господарського суду

при секретарі судового засідання

без участі представників сторін

розглянувши справу за позовом

Компанія Нью Дірекшин Лтд, Вест-Індія

до розглянувши справу за первісним позовом Компанії Нью Дірекшн Лтд, Вест-Індія

до 1-го відповідача – Компанія Лірадон Інвест Лімітед, Лондон

до 2-го відповідача – ТОВ «ХФП «Здоров'я народу», м. Харків

до 3-го відповідача – Державний департамент інтелектуальної власності, м. Київ

про зобов’язання вчинити певні дії

та за зустрічним позовом ТОВ «ХФП «Здоров'я народу», м. Харків

до 1-го відповідача – Компанія Нью Дірекшн Лтд, Вест-Індія

до 2-го відповідача – Компанія Лірадон Інвест Лімітед, Лондон

до 3-го відповідача – Державний департамент інтелектуальної власності, м. Київ

про визнання права та зобов’язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Компанія Нью Дірекшн Лтд, звернувся до господарського суду Харківської області проти Компанії Лірадон Інвест Лімітед, Товариства з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» та Державного департаменту інтелектуальної власності з позовом, в якому просить суд: визнати недійсним Протокол від 11.01.2008 загальних зборів учасників ТОВ «ХФП «Здоров'я народу»; визнати недійсним положення підпункту Б пункту 4.6.2. частини 4.6 статті 4 Статуту ТОВ «ХФП «Здоров'я народу» (редакція від 15.01.2008); зобов’язати Компанію Лірадон Інвест Лімітед укласти з Компанією Нью Дірекшин Лтд договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на умовах передбачених Попереднім договором від 03.12.2007; визнати за Компанією Нью Дірекшин Лтд виключні майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, визначені в Додатку до Попереднього договору від 03.12.2007; зобов’язати Державний департамент інтелектуальної зареєструвати за Компанією Нью Дірекшин Лтд право власності на знаки для товарів та послуг (торгові марки).

Позовні вимоги вмотивовані тим, що Компанія Лірадон Інвест Лімітед ухиляється від укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на умовах передбачених Попереднім договором від 03.12.2007 та незаконно передала визначені Попереднім договором знаки для товарів та послуг (торгові марки) до статутного капіталу ТОВ «ХФП «Здоров'я народу».

Компанія Лірадон Інвест Лімітед позовні вимоги не визнала повністю, виклавши свої заперечення у письмовому відзиві. Компанія Лірадон Інвест Лімітед стверджує, що зі свого боку здійснила всі дії, передбачені Попереднім договором від 03.12.2007, а договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на умовах, передбачених Попереднім договором від 03.12.2007, не був укладений з позивачем через саме його вину. Відповідно, зобов’язання, встановлене Попереднім договором від 03.12.2007 припинилося, жодних прав та обов’язків між сторонами щодо реалізації умов основного договору та передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не виникло.

ТОВ «ХФП «Здоров'я народу» звернулося до господарського суду із зустрічним позовом до Компанії Нью Дірекшн Лтд, Компанії Лірадон Інвест Лімітед, Державного департаменту інтелектуальної власності, в якому просить суд: визнати, що з 15.012008 ТОВ «ХФП «Здоров'я народу» є власником майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг, а також ноу-хау (комерційної таємниці (секретів виробництва)), визначених Попереднім договором від 03.12.2007; зобов’язати Державний департамент інтелектуальної зареєструвати за ТОВ «ХФП «Здоров'я народу» право власності на визначені знаки для товарів та послуг (торгові марки).

Позовні вимоги вмотивовані тим, що згідно положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», ст.ст. 11, 115, 422, 424 Цивільного кодексу України, ст. 85 Господарського кодексу України такий юридичний факт як внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу юридичної особи є законною підставою для набуття майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, а тому майнові права на вказані об’єкти права інтелектуальної власності, які були внесені компанією Лірадон Інвест Лімітед до статутного ТОВ «ХФП «Здоров'я народу», є власністю товариства з моменту державної реєстрації відповідних змін до статуту товариства.

Ухвалою суду від 12.03.2008 позовну заяву ТОВ «ХФП «Здоров'я народу» прийнято до розгляду для сумісного розгляду з первісною позовною заявою.

Компанія Лірадон Інвест Лімітед надала заяву про визнання зустрічного позову. Судом перевірено повноваження представника Компанії Лірадон Інвест Лімітед на вчинення таких дій та роз’яснено сторонам наслідки відповідних процесуальних дій. Визнання позову ТОВ «ХФП «Здоров'я народу» не суперечить законодавству та не порушує охоронювані законом права та інтереси третіх осіб, а тому суд приймає заяву Компанії Лірадон Інвест Лімітед про визнання зустрічного позову ТОВ «ХФП «Здоров'я народу» до Компанії Нью Дірекшн Лтд, Компанії Лірадон Інвест Лімітед, Державного департаменту інтелектуальної власності про визнання права та зобов’язання вчинити певні дії.

Від Державного департаменту інтелектуальної власності надійшла телеграма про неможливість явки представника в судове засідання.

Позивач, через канцелярію суду надав докази направлення на адресу Державного департаменту інтелектуальної власності копії позовної заяви з доданими до неї документами.

Розглянувши матеріали справи, надані докази, вислухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку, що первісний позов Компанії Нью Дірекшн Лтд проти Компанії Лірадон Інвест Лімітед, Товариства ТОВ «ХФП «Здоров'я народу» та Державного департаменту інтелектуальної власності про зобов’язання вчинити певні дії не підлягає задоволенню, а зустрічна позовна заява ТОВ «ХФП «Здоров'я народу» до Компанії Нью Дірекшн Лтд, Компанії Лірадон Інвест Лімітед, Державного департаменту інтелектуальної власності про визнання права та зобов’язання вчинити певні дії, підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

03.12.2007 між Компанією Лірадон Інвест Лімітед та Компанією Нью Дірекшн Лтд було укладено попередній договір. Відповідно до умов зазначеного договору сторони зобов’язуються на протязі 5 днів з дня, наступного за днем отримання Компанією Лірадон Інвест Лімітед виключних майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності (підписання Акту наданих послуг), укласти Основний договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на умовах, передбачених Договором (надалі – Основний договір). Згідно п. 4.1 Попереднього договору від 03.12.2007 об’єктом Основного договору будуть належні Стороні 2 виключні майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, викладені в Додатку до Договору, а саме – знаки для товарі та послу (торгові марки) та ноу-хау (комерційна таємниця (секрети виробництва)).

Як випливає із умов Попереднього договору від 03.12.2007 (п.п.5.1, 5.2 договору) сторони передбачили наступний механізм укладення Основного договору:

- протягом 2 днів з моменту отримання Компанією Лірадон Інвест Лімітед виключних майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності (підписання Акту наданих послуг), Компанія зобов’язана направити на адресу Компанії Нью Дірекшн Лтд повідомлення про умови та порядок укладення Основного договору та проект Основного договору;

- у тексті повідомлення повинно бути зазначено конкретний термін (строк), час та місце остаточного узгодження умов Основного договору та його підписання Сторонами.

Як встановлено судом Компанія Лірадон Інвест Лімітед отримала визначені Попереднім договором від 03.12.2007 об’єкти права інтелектуальної власності 04.01.2008 за відповідним Актом наданих послуг.

Судом, також, встановлено, та не заперечується сторонами, що 04.01.2008 відповідно до п. 5.1 Попереднього договору від 03.12.2007 Компанія Лірадон Інвест Лімітед листом повідомила представника Компанії Нью Дірекшн Лтд про отримання зумовлених об’єктів права інтелектуальної власності, а також, зазначила, що остаточне узгодження умов вказаного договору та його підписання відбудеться в період з 06 по 09 січня 2008 року за адресою: м. Харків, вул. Чайковського, буд. 16, кв. 10. До даного листа було додано проект Основного договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Згідно з ч.1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч.1 ст.253 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Тобто, строк виконання зобов’язання – це період, на протязі якого зобов’язання підлягає виконанню, і його виконання у цей період вважається належним.

Отже, Основний договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, визначених у Попередньому договорі від 03.12.2007, повинен був укладений між сторонами у строк з 05.01.2008 по 09.01.2008.

Судом встановлено, що Компанією Лірадон Інвест Лімітед було вжито усіх залежних від неї заходів щодо укладання з Компанією Нью Дірекшн Лтд Основного договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, визначених у Попередньому договорі від 03.12.2007. В той самий час з боку Компанії Нью Дірекшн Лтд не було здійснено жодних дії, які б свідчили про його намір укласти Основний договір купівлі-продажу.

До того ж не приймаються до уваги твердження відповідача про те, що Основний договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності повинен був бути укладений саме 09.01.2008, оскільки воно суперечить умовам Попереднього договору від 03.12.2007, а саме п.п. 5.1, 5.2.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що Основний договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, обумовлений Попереднім договором від 03.12.2007, не було укладено в передбачений сторонами строк саме у зв’язку з безпідставним ухиленням Компанії Нью Дірекшн Лтд від укладання такого договору.

Відповідно до положень ч. 3. ст. 635 ЦК України, зобов'язання, встановлене попереднім договором, припиняється, якщо основний договір не укладений протягом строку (у термін), встановленого попереднім договором, або якщо жодна із сторін не направить другій стороні пропозицію про його укладення.

Отже, суд приходить до висновку, що зобов’язання, встановлене Попереднім договором від 03.12.2007 припинилося, оскільки Основний договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не був укладений.

Таким чином, з 10.01.2008 правовідносини сторін за Попереднім договором від 03.12.2007 є припиненими.

Згідно положень ст. 422 Цивільного кодексу України інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором. Відповідно до ч. 3 ст. 424 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, а також використовуватися в інших цивільних відносинах.

Як випливає з матеріалів справи Компанія Лірадон Інвест Лімітед є учасником ТОВ «ХФП «Здоров'я народу». Рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «ХФП «Здоров'я народу» від 11.01.2008 було збільшено статутний капітал товариства шляхом внесення Компанією Лірадон Інвест Лімітед додаткового вкладу до статутного капіталу у вигляді виключних майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, набуті компанією за Актом наданих послуг від 04.01.2008 та які не були відчужені на користь Компанії Нью Дірекшн Лтд. 15.01.2008 Виконавчим комітетом Харківської міської ради було проведено державну реєстрацію відповідних змін до статуту ТОВ «ХФП «Здоров'я народу». Цього ж дня компанія Лірадон Інвест Лімітед за актом прийому-передачі передала, а ТОВ «ХФП «Здоров'я народу» прийняло зазначені виключні майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності.

Суд зазначає, що чинне законодавство (ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг») визначає дві складові майнових прав на знаки для товарів та послуг, а саме: майнові права на знаки для товарів та послуг (торговельні марки) та майнові права, що випливають із свідоцтв на знаки для товарів та послуг (торговельні марки). Майнові права на знаки для товарів та послуг (торговельні марки) ніяк не пов’язані з майновими правами, що випливають із свідоцтв на знаки для товарів та послуг (торговельні марки). При цьому, майнові права, що випливають із свідоцтв на знаки для товарів та послуг (торговельні марки), можуть набуватись лише при наявності у сукупності двох обов’язкових умов:

- набуття майнових прав на знаки для товарів та послуг (торговельні марки);

- отримання у встановленому чинним законодавством України порядку свідоцтв на знаки для товарів та послуг (торговельні марки).

Суд також звертає увагу, що чинне законодавство не містить спеціальних норм, які б розділяли майнові права на ноу-хау (комерційну таємницю (секрети виробництва)) на складові частини, а тому особа, яка відчужує або набуває майнові права на ноу-хау (комерційну таємницю (секрети виробництва)) передає або відповідно отримує одразу повний комплекс майнових прав на ноу-хау (комерційну таємницю (секрети виробництва)).

Згідно з положеннями ст. 115 Цивільного кодексу України, ст. 85 Господарського кодексу України господарське товариство є власником майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу. Відповідно до ст. 13 Закону України «Про господарські товариства».

Отже, майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, які передані товариству його учасниками як вклад до статутного капіталу, є власністю цього товариства.

Таким чином, суд приходить до висновку, що майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, що були передані (внесені) Компанією Лірадон Інвест Лімітед до статутного капіталу ТОВ «ХФП «Здоров'я народу», є власністю ТОВ «ХФП «Здоров'я народу».

При цьому суд зазначає, що згідно ч. 4 ст. 16 Закону України «Про господарські товариства», рішення товариства про зміни розміру статутного (складеного) капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

Відповідно, ТОВ «ХФП «Здоров'я народу» набуло майнові права на майнові права на ноу-хау (комерційну таємницю (секрети виробництва)), майнові права на знаки для товарів та послуг (торговельні марки), з дати державної реєстрації відповідних змін до статуту товариства, тобто, з 15.01.2008.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення позову Компанії Нью Дірекшн Лтд та про задоволення позову ТОВ «ХФП «Здоров'я народу».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 33, 34, 43, 44, 49, 75, 82 – 85 Господарсько-процесуального кодексу України,

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову Компанії Нью Дірекшн Лтд проти Компанії Лірадон Інвест Лімітед, Товариства ТОВ «ХФП «Здоров'я народу» та Державного департаменту інтелектуальної власності про зобов’язання вчинити певні дії – відмовити повністю.

Позов ТОВ «ХФП «Здоров'я народу» до Компанії Нью Дірекшн Лтд, Компанії Лірадон Інвест Лімітед, Державного департаменту інтелектуальної власності про визнання права та зобов’язання вчинити певні дії – задоволити повністю.

Визнати, що з 15 січня 2008 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» (код ЄДРПОУ 3558766, 61013, м. Харків, вул. Шевченка 22) є власником майнових прав інтелектуальної власності на:

-          знак для товарів та послуг (торговельну марку) «БУПІВАКАЇН-М», Свідоцтво України № 30545, відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 3 від 17.03.2003, заявка № від 17.01.2001;

-          знак для товарів та послуг (торговельну марку) «ГАЛОПРИЛ», Свідоцтво України № 19742, відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 5 від 15.06.2001, заявка № 97092995 від 23.09.1997;

-          знак для товарів та послуг (торговельну марку) «НАЛОКСОН-М», Свідоцтво України № 30546, відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 3 від 17.03.2003, заявка № від 17.01.2003;

-          знак для товарів та послуг (торговельну марку) «КОДЕТЕРП», Свідоцтво України № 61655, відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 5 від 15.05.2006, заявка № від 25.02.2004;

-          знак для товарів та послуг (торговельну марку) «ПЕНТАСЕД», Свідоцтво України № 68442, відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 10 від 16.10.2006, заявка № m200504780 від 29.04.2005;

-          знак для товарів та послуг (торговельну марку) «КОДЕФЕМОЛ», Свідоцтво України № 41122, відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 6 від 15.06.2004, заявка № від 22.10.2002;

-          знак для товарів та послуг (торговельну марку) «ЗДОРОВЬЕ НАРОДУ», Свідоцтво України № 16201, відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 7 від 17.07.2006, заявка № 96102248 від 01.10.1996 та Свідоцтво України № 18005, відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 7 від 17.07.2006, заявка № 96102247 від 01.10.1996;

-          ноу-хау (комерційну таємницю (секрети виробництва)) щодо таких лікарських засобів та способів виробництва: Аміназин (розчин для ін'єкцій 2,5 % по 2 мл в ампулах); Бупівакаїн-М (розчин для ін'єкцій 0,5% по 5 мл в ампулах); Галоприл (розчин для ін'єкцій в ампулах по 1 мл); Димедрол (розчин для ін'єкцій 1 % в ампулах по 1 мл); Клофелін-М (розчину для ін'єкцій 0,01 %); Налоксон-М (розчину 0,04 % для ін'єкцій по 1 мл в ампулах); Натрію аденозинтри-фосфату (розчин для ін'єкцій 1 % по 1 мл в ампулах); Прозерин (розчин для ін'єкцій 0,05 % в ампулах по 1 мл); Трамадол-М (5 % розчин для ін'єкцій в ампулах по 1 або 2 мл); Бупренорфіну гідрохлорид (розчин для ін'єкцій 0,03 % в ампулах по I мл); Морфіну гідрохлорид (розчин для ін'єкцій 1% по 1 мл в ампулах, № 5х 20 у контурних чарункових упаковках); Омнопон (розчин для ін'єкцій 2 % по 1 мл в ампулах, №5х 20 у контурних ча рункових упаковках); Промедол (розчин для ін'єкцій 2 % по 1 мл в ампулах №5x20 у контурних чарун кових упаковках); Фентаніл (розчин для ін'єкцій 0,005% по 2 мл в ампулах №5x20 у контурних ча рункових упаковках); Сибазон (розчин для ін'єкцій 0,5 % по 2 мл в ампулах №5x2 у контурних ча рункових упаковках; № 10 в пачку); Амітриптиліну гідрохлорид (таблетки по 25 мг, №25 у контурних чарункових упаковках); Діазепам-М (по 0,005 г № 10x2 у кон турних чарункових упаковках); Кодетерп (у контурних чарункових упаковках №10); Пентасед (таблетки №10 у контурних чарун кових упаковках); Пірацетам (таблетки по 0,4 г); Лопераміду гідрохлорид (капсули по 0,002 г); Диклофенак натрію (капсули по 0,025 г №10, №10x3 у контурних чарункових упаковках); Доксицикліну гідрохлорид (капсули по 0,1 г№ 10 у контурних чарунко вих упаковках); Порошок (субстанція) у пакетах поліетиленових для виробництва нестерильних лікарських форм (Копамет, порошок (субстанція)); Біофлоракс (сироп 66,7 г/100 мл лактулози по 100, 200 мл у флаконах №1); Кодефемол® (сироп по 100 мл у флаконах); спосіб виробництва лікарських засобів у формі розчинів для ін'єкцій; спосіб виробництва лікарських засобів у формі таблеток; спосіб виробництва лікарських засобів у формі капсул; спосіб виробництва лікарських засобів у формі сиропів.

Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності (03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45, МСП) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг і опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» (код ЄДРПОУ 3558766, 61013, м. Харків, вул. Шевченка 22) є власником майнових прав інтелектуальної власності на:

-          знак для товарів та послуг (торговельну марку) «БУПІВАКАЇН-М», Свідоцтво України № 30545, відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 3 від 17.03.2003, заявка № від 17.01.2001;

-          знак для товарів та послуг (торговельну марку) «ГАЛОПРИЛ», Свідоцтво України № 19742, відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 5 від 15.06.2001, заявка № 97092995 від 23.09.1997;

-          знак для товарів та послуг (торговельну марку) «НАЛОКСОН-М», Свідоцтво України № 30546, відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 3 від 17.03.2003, заявка № від 17.01.2003;

-          знак для товарів та послуг (торговельну марку) «КОДЕТЕРП», Свідоцтво України № 61655, відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 5 від 15.05.2006, заявка № від 25.02.2004;

-          знак для товарів та послуг (торговельну марку) «ПЕНТАСЕД», Свідоцтво України № 68442, відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 10 від 16.10.2006, заявка № m200504780 від 29.04.2005;

-          знак для товарів та послуг (торговельну марку) «КОДЕФЕМОЛ», Свідоцтво України № 41122, відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 6 від 15.06.2004, заявка № від 22.10.2002;

-          знак для товарів та послуг (торговельну марку) «ЗДОРОВЬЕ НАРОДУ», Свідоцтво України № 16201, відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 7 від 17.07.2006, заявка № 96102248 від 01.10.1996 та Свідоцтво України № 18005, відомості опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 7 від 17.07.2006, заявка № 96102247 від 01.10.1996.

Суддя