ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа № 20/308

21.05.08

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Світова торгівля»

До                    1. Товариства з обмеженою відповідальністю «МВ- експорт»

2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрплодімпорт ЛТД»

3. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

науки України

Про                     визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

№54237, №54238, №54239

Суддя Палій В.В.

Секретар Молочна Н.С.

Представники:

Від позивача Кундрик Р.С.- предст. (дов. від 26.07.2007р.)

Від відповідачів 1. не з’явився

2. не з”явився

3. не з’явився

Обставини справи:

Позивач звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «МВ- експорт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрплодімпорт ЛТД», Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №54237, №54238, №54239, зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України внести до Державного реєстру свідоцтв України відомості про визнання свідоцтв недійсними, припинити нечесну підприємницьку діяльність та недобросовісну конкуренцію відповідача-2, а саме, дії відповідача-2 щодо заборони позивачу використовувати позначення «ЕССЕНТУКИ-2», «ЕССЕНТУКИ-4», «ЕССЕНТУКИ-17»на території України, що порушують право позивача та його партнерів на чесну підприємницьку практику та добросовісну конкуренцію.

11.09.2007р. судом одержано клопотання від відповідача-2 про відкладення розгляду справи, у зв’язку з відпусткою представника відповідача-2.

У судовому засіданні 11.09.2007р. клопотання відповідача-2 судом не задоволено, оскільки до клопотання не додано доказів, які підтверджують викладені у ньому обставини.

Представник відповідача-1 заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи, у зв’язку з тим, що довіреність на представництво інтересів у суді одержана представником відповідача-1 по факсу лише 10.09.2007р., відповідно станом на 11.09.2007р. у представника відсутній оригінал довіреності для пред’явлення суду та не було достатньо часу для підготовки до судового засідання.

Клопотання судом задоволено.

Представник позивача подав суду клопотання, у якому просить суд не призначати у справі №20/308 судову експертизу та вирішити справу за наявними у ній матеріалами. У випадку призначення судом експертизи, представник позивача визначив перелік питань, які вважає за доцільне поставити перед експертом.

Представник відповідача-1 подав суду клопотання, у якому просить суд вести листування по справі, у тому числі направлення процесуальних документів, з повноважними представниками відповідача-1.

Клопотання судом задоволено.

Представник відповідача-3 надав суду матеріали витребуваних заявок.

У зв’язку із задоволенням клопотання відповідача-1 та у зв’язку з неявкою у судове засідання представників відповідача-2, розгляд справи 11.09.2007р. відкладено.

У судовому засіданні 20.09.2007р. представник відповідача-1 надав суду відзив на позовну заяву, у якому заперечив проти заявлених позовних вимог, з підстав, зазначених у відзиві.

Представник відповідача-2 надав суду відзив на позовну заяву, у якому заперечив проти заявлених позовних вимог, з підстав, зазначених у відзиві.

Представник відповідача-1 надав суду письмові міркування з приводу призначення судової експертизи, у яких визначив перелік питань, які вважає за доцільне поставити перед експертом та надав суду перелік експертів, яким, за вибором суду, вважає за доцільне доручити проведення експертизи.

Представник позивача підтримав клопотання, одержане судом 13.09.2007р., про витребування у Державного департаменту інтелектуальної власності матеріалів заявки №2 на знак для товарів і послуг «ЕССЕНТУКИ»із датою подання заявки –07.07.2004р. При цьому представник позивача зазначив, що результати розгляду матеріалів даної заявки можуть бути враховані експертом при проведенні експертизи у справі №20/308 та вплинути на розгляд справи у цілому.

Клопотання судом задоволено.

З метою витребування додаткових документів по справі, розгляд справи 20.09.2007р. відкладено.

01.10.2007р. судом одержано доповнення до позовної заяви від позивача.

03.10.2007р. судом одержано клопотання від відповідача-2 про відкладення розгляду справи, для надання можливості новому представнику відповідача-2 ознайомитись з матеріалами справи і належним чином підготуватись до судового засідання.

У судовому засіданні 03.10.2007р. представник відповідача-2 усно підтримав подане до суду клопотання.

Клопотання судом задоволено.

Представник позивача надав суду уточнений та доповнений перелік питань, які вважає за доцільне поставити перед експертом.

Крім того, представник позивача подав суду клопотання, у якому просить суд долучити до матеріалів справи копії видань, які описують властивості, види мінеральних вод «Ессентуки».

Клопотання судом задоволено.

У зв’язку із задоволенням клопотання відповідача-2 та у зв’язку з неявкою у судове засідання представника відповідача-3, який не надав суду витребувані судом документи, розгляд справи 03.10.2007р. відкладено.

У судовому засіданні 16.10.2007р. представник відповідача-3 надав суду копії матеріалів заявки №2 на знак для товарів і послуг «ЕССЕНТУКИ»із датою подання заявки –07.07.2004р.

У судовому засіданні 16.10.2007р. суд приходить до висновку про необхідність призначити судову експертизу у справі №20/308, з огляду на наступне.

Як вбачається із п. 3.3 Рекомендацій ВГСУ від 29.03.2005р. №04-5/76 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності»з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка:

має розрізняльну здатність або чи набула розрізняльної здатності внаслідок використання;

складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

складається лише з позначень чи даних, що є описовими у використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги, зокрема, чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати;

збігається з кваліфікованим зазначенням походження товару.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи має бути доручено компетентним організаціям чи безпосередньо спеціалістам, які володіють необхідними для цього знаннями.

Оскільки для вирішення спору по справі №20/308 необхідні спеціальні знання, ухвалою від 16.10.2007р. суд призначив судову експертизу об’єктів права інтелектуальної власності у справі №20/308, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Кожарській І.Ю. та Жилі Б.В. Провадження у справі №20/308 зупинено.

01.02.2008р. судом одержано висновок експертів №2/1 від 23.01.2008р. із матеріалами справи №20/308.

У зв’язку з усуненням обставин, які були підставою для зупинення провадження у справі, ухвалою від 04.02.2008р. провадження у справі №20/308 поновлено, розгляд справи призначено на 26.02.2008р.

26.02.2008р. судом одержано клопотання від позивача про здійснення технічної фіксації судового процесу.

У судовому засіданні 26.02.2008р. клопотання судом задоволено.

26.02.2008р. судом одержано клопотання від представника позивача про витребування доказів, а саме, витребувати від відповідача-3 матеріали заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару «Ессентуки»для мінеральної води, витребувати у судовому засіданні письмові пояснення відповідачів, чи є переданим право власності та, чи є відчуженими будь-які майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «ЕССЕНТУКИ-2»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №54237, «ЕССЕНТУКИ-4»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №54238, «ЕССЕНТУКИ-17»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №54239 іншим особам на момент заборони Господарського суду міста Києва здійснювати зазначену передачу та відчуження. Якщо є:

Кому саме було передане зазначене право власності та майнові права інтелектуальної власності на зазначені знаки для товарів і послуг?

Витребувати від відповідачів документи, що підтверджують передачу права власності або відчуження майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг «ЕССЕНТУКИ-2»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №54237, «ЕССЕНТУКИ-4»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №54238, «ЕССЕНТУКИ-17»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №54239 іншим особам.

З метою підготовки технічних засобів для забезпечення фіксування судового процесу та у зв’язку з неявкою у судове засідання представників відповідача-1 та відповідача-3, розгляд справи 26.02.2008р. відкладено.

11.03.2008р. судом одержано доповнення до позовної заяви від позивача, у якому позивач просить суд додатково визнати дії відповідача-1 та відповідача-2 недобросовісною конкуренцією.

12.03.2008р. судом одержано клопотання від відповідача-1 про відкладення розгляду справи, у зв’язку з відрядженням уповноважених представників відповідача-1.

У судовому засіданні 12.03.2008р. клопотання відповідача-1 судом задоволено.

Розгляд клопотання представника позивача про витребування доказів, яке одержано судом 26.02.2008р., перенесено судом на наступне судове засідання.

У зв’язку із задоволенням клопотання відповідача-1, неявкою у судове засідання представників відповідача-2 та відповідача-3, надходженням доповнення до позовної заяви, яке надіслано на адреси відповідачів лише 10.03.2008р., розгляд справи 12.03.2008р. відкладено.

26.03.2008р. судом одержано клопотання від відповідача-2 про відкладення розгляду справи, у зв’язку з виїздом директора відповідача-2 у відрядження у Російську Федерацію.

У судовому засіданні 26.03.2008р. клопотання відповідача-2 судом не задоволено, у зв’язку з тим, що до клопотання не додано доказів, які підтверджують викладені у ньому обставини.

26.03.2008р. судом одержано додаткові письмові пояснення по справі від позивача щодо висновку експертів №21 та щодо результатів розгляду Антимонопольним комітетом України заяв відповідачів про недобросовісну конкуренцію зі сторони позивача у вигляді неправомірного використання знаків для товарів і послуг «ЕССЕНТУКИ-2»«ЕССЕНТУКИ-4», «ЕССЕНТУКИ-17».

Представник позивача подав суду заяву про уточнення позовних вимог, а саме, позивач просить суд визнати недійсними повністю свідоцтва України на знаки для товарів та послуг №54237 «ЕССЕНТУКИ-2», №54238 «ЕССЕНТУКИ-4», №54239 «ЕССЕНТУКИ-17»; зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №54237 «ЕССЕНТУКИ-2», №54238 «ЕССЕНТУКИ-4», №54239 «ЕССЕНТУКИ-17»та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності «Промислова власність», стягнути з відповідачів понесені позивачем судові витрати, у тому числі 12 000,00грн. вартості проведення судової експертизи. Інші вимоги, заявлені під час судового розгляду, позивач просить суд не розглядати.

Уточнені позовні вимоги прийняті судом до розгляду.

У судовому засіданні 26.03.2008р. представник позивача відмовився від поданого суду 26.02.2008р. клопотання про витребування доказів.

У зв’язку з наведеним, суд залишає зазначене клопотання без розгляду.

Представники відповідача-1 та відповідача-3 заявили усні клопотання про відкладення розгляду справи для надання можливості ознайомитись з уточненими позовними вимогами позивача та наданими позивачем поясненнями.

Клопотання судом задоволено.

У зв’язку з наведеним, 26.03.2008р. розгляд справи відкладено.

07.04.2008р. судом одержано клопотання від позивача щодо уточнення позовних вимог, а саме, позивач просить суд визнати недійсними повністю свідоцтва України на знаки для товарів та послуг №54237 «ЕССЕНТУКИ-2», №54238 «ЕССЕНТУКИ-4», №54239 «ЕССЕНТУКИ-17»; зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №54237 «ЕССЕНТУКИ-2», №54238 «ЕССЕНТУКИ-4», №54239 «ЕССЕНТУКИ-17» та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності «Промислова власність», стягнути з відповідачів понесені позивачем судові витрати, у тому числі 12 000,00грн. вартості проведення судової експертизи. Інші вимоги, заявлені під час судового розгляду, позивач просить суд не розглядати.

У судовому засіданні 15.04.2008р. уточнені позовні вимоги прийняті судом до розгляду.

Представник відповідача-3 надав суду пояснення щодо позовної заяви, у яких просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі, оскільки під час розгляду заявок відповідача-1, відповаідач-3 діяв в межах підстав, повноважень та способу, що передбачені законодавством України.

У зв’язку з неявкою у судове засідання представників відповідача-1 та відповідача-2, розгляд справи 15.04.2008р. відкладено.

У судовому засіданні 22.04.2008р. судом оголошено перерву до 21.05.2008р., з метою виготовлення повного тексту рішення по справі.

Розглянувши подані учасниками процесу документи, заслухавши пояснення представників сторін, суд, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідач-1 є власником свідоцтва України №54237 від 15.09.2005р. на знак для товарів і послуг «ЕССЕНТУКИ-2»(дата подання заявки -14.07.2004р.), власником свідоцтва України №54238 від 15.09.2005р. на знак для товарів і послуг «ЕССЕНТУКИ-4»(дата подання заявки -14.07.2004р.), власником свідоцтва України №54239 від 15.09.2005р. на знак для товарів і послуг «ЕССЕНТУКИ-17»(дата подання заявки -14.07.2004р.). Зазначені знаки призначені для маркування товарів 32, 33, 43 класів МКТП.

Позивач вважає, що зареєстровані на ім’я відповідача-1 знаки для товарів і послуг «ЕССЕНТУКИ-2», «ЕССЕНТУКИ-4»та «ЕССЕНТУКИ-17»не відповідають умовам наданням правової охорони, оскільки:

- не мають розрізняльної здатності і не можуть мати правової охорони в Україні;

-          є описовими, оскільки вказують на вид та географічне місце виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

-          є загальновживаними для мінеральних вод певного виду і не можуть мати правової охорони;

-          є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або відповідача-1, оскільки породжують у свідомості споживача асоціації, пов’язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності, і тому не можуть мати правової охорони в Україні;

-          позначення є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із назвою географічного місця і тому не може бути зареєстроване як знак.

Порушене право, яке було підставою для звернення з позовом до суду, позивач обґрунтовує тим, що відповідач-2, який уклав ліцензійний договір з відповідачем-1, надіслав на адресу позивача вимогу про припинення використання позначень «ЕССЕНТУКИ-2», «ЕССЕНТУКИ-4»та «ЕССЕНТУКИ-17». Крім того, таку саму вимогу відповідач-2 надіслав усім партнерам позивача. У процесі розгляду справи, позивач також надав суду доказ звернення відповідача-1 та відповідача-2 до Антимонопольного комітету України із заявою про недобросовісну конкуренцію зі сторони позивача у вигляді протиправного використання знаків для товарів і послуг «ЕССЕНТУКИ-2», «ЕССЕНТУКИ-4» та «ЕССЕНТУКИ-17».

Таким чином, суд приходить до висновку, що позивачем належним чином обґрунтовано право на звернення з позовом до суду.

Відповідач-1 у відзиві просить суд у задоволенні позовних вимог відмовити, оскільки позивачем не доведено належним чином ті обставини, на які він посилається у позові.

Відповідач-2 у відзиві заперечив проти позовних вимог, посилаючись на добросовісне використання ним знаків для товарів і послуг «ЕССЕНТУКИ-2», «ЕССЕНТУКИ-4» та «ЕССЕНТУКИ -17»на підставі ліцензійного договору №01 від 28.05.2007р., який укладений між відповідачем-1, як власником свідоцтв на знак для товарів і послуг «ЕССЕНТУКИ-2», «ЕССЕНТУКИ-4»та «ЕССЕНТУКИ-17»та відповідачем-2. Таким чином, відповідач-2 здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства та жодних дій, пов’язаних з недобросовісною конкуренцією не вбачає.

З метою об’єктивного вирішення спору у справі №20/308 судом призначено судову експертизу об’єктів права інтелектуальної власності, проведення якої було доручено атестованим судом експертам Кожарській І.Ю. та Жилі Б.В.

На вирішення експертів були поставлені наступні питання:

-          Чи мають позначення «ЕССЕНТУКИ -2»за свідоцтвом України №54237, «ЕССЕНТУКИ -4»за свідоцтвом України №54238, «ЕССЕНТУКИ -17»за свідоцтвом України №54239 розрізняльну здатність або чи набули розрізняльної здатності внаслідок використання?

-          Чи можна вважати, що позначення «ЕССЕНТУКИ -2»за свідоцтвом України №54237, «ЕССЕНТУКИ -4»за свідоцтвом України №54238, «ЕССЕНТУКИ -17»за свідоцтвом України №54239 складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду?

-          Чи складаються торговельні марки «ЕССЕНТУКИ -2»за свідоцтвом України №54237, «ЕССЕНТУКИ -4»за свідоцтвом України №54238, «ЕССЕНТУКИ -17»за свідоцтвом України №54239 лише з позначень чи даних, що є описовими у використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними (зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг)?

-          Чи можна вважати, що позначення «ЕССЕНТУКИ -2»за свідоцтвом України №54237, «ЕССЕНТУКИ -4»за свідоцтвом України №54238, «ЕССЕНТУКИ -17»за свідоцтвом України №54239 є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги?

-          Чи можна вважати, що позначення «ЕССЕНТУКИ -2»за свідоцтвом України №54237, «ЕССЕНТУКИ -4»за свідоцтвом України №54238, «ЕССЕНТУКИ -17»за свідоцтвом України №54239 збігаються з кваліфікованим зазначенням походження товару «Ессентуки»?

01.02.2008р. Господарським судом міста Києва отримано матеріали справи №20/308 із висновком експертизи №2/1 від 23.01.2008р. до якого додано особливу думку одного з експертів щодо питання 1(2).

З експертного висновку вбачається, що підстави вважати позначення «ЕССЕНТУКИ -2»за свідоцтвом України №54237, «ЕССЕНТУКИ-4»за свідоцтвом України №54238, «ЕССЕНТУКИ-17»за свідоцтвом України №54239 такими, які складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, відсутні; торговельні марки «ЕССЕНТУКИ-2»за свідоцтвом України №54237, «ЕССЕНТУКИ -4»за свідоцтвом України №54238, «ЕССЕНТУКИ-17»за свідоцтвом України №54239 не є такими, що складаються лише з позначень чи даних, що є описовими у використанні щодо зазначених товарів і послуг або у зв’язку з ними (зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг); позначення «ЕССЕНТУКИ-2»за свідоцтвом України №54237, «ЕССЕНТУКИ-4»за свідоцтвом України №54238, «ЕССЕНТУКИ-17»за свідоцтвом України №54239 мають розрізняльну здатність; можна вважати, що позначення «ЕССЕНТУКИ-2»за свідоцтвом України №54237, «ЕССЕНТУКИ -4»за свідоцтвом України №54238, «ЕССЕНТУКИ -17»за свідоцтвом України №54239 є схожими настільки, що їх можна сплутати з кваліфікованим зазначенням походження товарів «ЕССЕНТУКИ»; позначення «ЕССЕНТУКИ -2»за свідоцтвом України №54237 очевидно може ввести споживачів в оману для всіх товарів 32 класу МКТП, крім такого товару, як мінеральні води; для всіх товарів 33 класу МКТП; для всіх послуг 43 класу МКТП, крім послуг щодо забезпечування мінеральною водою; позначення «ЕССЕНТУКИ-4»за свідоцтвом України №54238 очевидно може ввести споживачів в оману для всіх товарів 32 класу МКТП, крім такого товару, як мінеральна вода ЕССЕНТУКИ № 4; для всіх товарів 33 класу МКТП; для всі послуг 43 класу МКТП, крім послуг щодо забезпечування мінеральною водою ЕССЕНТУКИ № 4; позначення «ЕССЕНТУКИ-17»за свідоцтвом України №54239 очевидно може ввести споживачів в оману для всіх товарів 32 класу МКТП, крім такого товару, як мінеральна вода ЕССЕНТУКИ № 17; для всіх товарів 33 класу МКТП; для всіх послуг 43 класу МКТП, крім послуг щодо забезпечування мінеральною водою ЕССЕНТУКИ № 17.

Відповідно до особливої думки експерта Кожарської І.Ю. щодо питання 1(2) позначення «ЕССЕНТУКИ-2»за свідоцтвом України №54237, «ЕССЕНТУКИ-4»за свідоцтвом України №54238, «ЕССЕНТУКИ-17»за свідоцтвом України №54239, є такими, що складаються з позначення, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги, які заявлені позивачем до відповідача-1 та відповідача-3 є обґрунтованими та підлягають задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зокрема, не можуть одержати правову охорону позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 №3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

У вирішенні спорів пов’язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з’ясування питань, що потребують спеціальних знань господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функцій експерта.

Враховуючи наведене положення, судом призначено експертизу об’єктів права інтелектуальної власності у справі №20/308, яку доручено провести судовим експертам Кожарській І.Ю. та Жилі Б.В.

Наданий експертами висновок №2/1 від 23.01.2008р. суд враховує у якості належного доказу по справі у переважній частині з урахуванням особливої думки експерта Кожарської І.Ю. стосовно питання 1 (2) та оцінює за правилами оцінки доказів саме в якості висновку судової експертизи.

Так, висновком експертів підтверджується, що торговельні марки «ЕССЕНТУКИ-2»за свідоцтвом України №54237, «ЕССЕНТУКИ -4»за свідоцтвом України №54238, «ЕССЕНТУКИ-17»за свідоцтвом України №54239 не є такими, що складаються лише з позначень чи даних, що є описовими у використанні щодо зазначених товарів і послуг або у зв’язку з ними (зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг); позначення «ЕССЕНТУКИ-2»за свідоцтвом України №54237, «ЕССЕНТУКИ-4»за свідоцтвом України №54238, «ЕССЕНТУКИ-17»за свідоцтвом України №54239 мають розрізняльну здатність; позначення «ЕССЕНТУКИ -2»за свідоцтвом України №54237 очевидно може ввести споживачів в оману для всіх товарів 32 класу МКТП, крім такого товару, як мінеральні води; для всіх товарів 33 класу МКТП; для всіх послуг 43 класу МКТП, крім послуг щодо забезпечування мінеральною водою; позначення «ЕССЕНТУКИ-4»за свідоцтвом України №54238 очевидно може ввести споживачів в оману для всіх товарів 32 класу МКТП, крім такого товару, як мінеральна вода ЕССЕНТУКИ №4; для всіх товарів 33 класу МКТП; для всі послуг 43 класу МКТП, крім послуг щодо забезпечування мінеральною водою ЕССЕНТУКИ №4; позначення «ЕССЕНТУКИ-17»за свідоцтвом України №54239 очевидно може ввести споживачів в оману для всіх товарів 32 класу МКТП, крім такого товару, як мінеральна вода ЕССЕНТУКИ №17; для всіх товарів 33 класу МКТП; для всіх послуг 43 класу МКТП, крім послуг щодо забезпечування мінеральною водою ЕССЕНТУКИ №17.

В частині відповіді на поставлене питання: «Чи мають позначення «ЕССЕНТУКИ -2»за свідоцтвом України №54237, «ЕССЕНТУКИ -4»за свідоцтвом України №54238, «ЕССЕНТУКИ -17»за свідоцтвом України №54239 розрізняльну здатність або чи набули розрізняльної здатності внаслідок використання?»експертами, які брали участь у сукупній оцінці результатів досліджень, згоди досягнуто не було.

Так, експерт Жила Б.В. надав наступну відповідь на поставлене питання: «Відсутні підстави вважати позначення «ЕССЕНТУКИ -2»за свідоцтвом України №54237, «ЕССЕНТУКИ-4»за свідоцтвом України №54238, «ЕССЕНТУКИ-17»за свідоцтвом України №54239 такими, які складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду».

Експерт Кожарська І.Ю. надала наступну відповідь на поставлене питання: «Позначення «ЕССЕНТУКИ-2»за свідоцтвом України №54237, «ЕССЕНТУКИ-4»за свідоцтвом України №54238, «ЕССЕНТУКИ-17»за свідоцтвом України №54239, є такими, що складаються з позначення, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду».

У зазначеній частині експертного висновку суд відхиляє висновок експерта Жили Б.В. та приймає увагу у якості належного доказу по справі висновок експерта Кожарської І.Ю., з огляду на наступне.

Оцінюючи подані сторонами докази у їх сукупності, зокрема, надані позивачем ГОСТ 13273-88 «Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Технические условия», затверджений і введений в дію Постановою Державного комітету СРСР по стандартам від 27.12.1988р. №4608; «Кавказские минеральные воды»Труды Института. Том ХХІ; Минеральные воды СССР. Пищепроиздат. Москва. 1957; Кавказские Минеральные Воды. Ставрополь, 1960, суд погоджується з висновком експерта Кожарської І.Ю. щодо того, що домінуюче положення у позначеннях «ЕССЕНТУКИ-2»за свідоцтвом України №54237, «ЕССЕНТУКИ-4»за свідоцтвом України №54238, «ЕССЕНТУКИ-17»за свідоцтвом України №54239 займає позначення «ЕССЕНТУКИ», яке є загальновживаним позначенням щодо такого товару, як мінеральна вода. Символ «-«(дефіс) використовується для поєднання двох елементів і не може розглядатись як такий, що займає домінуюче положення у позначеннях, що розглядаються. Цифри «2», «4», «17»відіграють допоміжну роль і вказують на те, що мінеральна вода «ессентуки»має відмінності в залежності від місця знаходження свердловини одного і того ж родовища «Єсентуки»(Росія), з якого мінеральна вода «ессентуки»видобувається.

Твердження експерта Жили Б.В. щодо того, що позначення «ЕССЕНТУКИ-2»за свідоцтвом України №54237, «ЕССЕНТУКИ-4»за свідоцтвом України №54238, «ЕССЕНТУКИ-17»за свідоцтвом України №54239 відрізняються від затверджених державним стандартом найменувань типу мінеральної води за рахунок введення до складу позначень знака «-«замість символу «№», що робить розглядувані позначення нетотожними з офіційно затвердженими найменуваннями типів мінеральної води, а є імітацією таких найменувань (проте, законом не передбачено можливості визнання в якості загальновживаних для товарів певного виду позначень схожих з тими позначеннями, які відповідним чином використовувались для вказаних товарів), суд вважає необґрунтованим, скільки символ «-« не займає домінуючого положення у позначеннях, що розглядаються, відповідно не впливає на фонетичне (семантичне) та візуальне сприйняття знака в цілому.

Таким чином, суд приходить до висновку, що позначення «ЕССЕНТУКИ-2»за свідоцтвом України №54237, «ЕССЕНТУКИ-4»за свідоцтвом України №54238, «ЕССЕНТУКИ-17»за свідоцтвом України №54239, є такими, що складаються з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду.

Суд відхиляє висновок експертів у частині, що позначення «ЕССЕНТУКИ-2»за свідоцтвом України №54237, «ЕССЕНТУКИ-4»за свідоцтвом України №54238, «ЕССЕНТУКИ-17»за свідоцтвом України №54239 є схожими настільки, що їх можна сплутати з кваліфікованим зазначенням походження товарів «ЕССЕНТУКИ», з огляду на наступне.

Як вбачається із висновку експертів, при відповіді на поставлене питання експерти взяли до уваги роздруківку з офіційного сайту Російського агентства по патентах та товарних знаках з інформацією щодо свідоцтва №0023/13 на право користування найменуванням місця походження товару «ЕССЕНТУКИ»щодо товарів «мінеральна вода». При цьому експерти виходили з того, що формально, найменування місця походження товару «ЕССЕНТУКИ»підпадає під визначення кваліфікованого зазначення походження товару, надане чинним законодавством України.

Проте, як було зазначено вище, відповідно до ст. 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями.

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" на підставі прийнятого Установою рішення про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару здійснюється відповідна реєстрація.

Відповідно до ст. 15 вказаного Закону свідоцтво про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару видається Установою протягом місяця від дати реєстрації цього зазначення або від дати внесення до Реєстру відомостей щодо осіб, яким надано право на використання раніше зареєстрованого цього кваліфікованого зазначення походження товару за умови сплати державного мита в розмірі та порядку, визначених законодавством.

Права, що випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання, діють від дати їх реєстрації (ст. 17 Закону).

Ні матеріалами справи, ні висновком експертів не підтверджується, що на дату подання заявок на реєстрацію позначень «ЕССЕНТУКИ-2», «ЕССЕНТУКИ-4», «ЕССЕНТУКИ-17»або на дату реєстрації торговельних марок, в Україні було зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару «ЕССЕНТУКИ». Посилання позивача на здійснену реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару «ЕССЕНТУКИ»25.02.2008р. (із датою подання заявки 07.02.2007р.) не приймається судом до уваги, оскільки така реєстрація здійснена після реєстрації позначень «ЕССЕНТУКИ-2», «ЕССЕНТУКИ-4», «ЕССЕНТУКИ-17».

З урахуванням вищенаведеного, суд приходить до висновку, що зареєстровані знаки «ЕССЕНТУКИ-2», «ЕССЕНТУКИ-4», «ЕССЕНТУКИ-17»не відповідають таким умовам надання правової охорони як:

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду;

- можуть ввести споживачів в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (крім таких товарів, як мінеральна вода, мінеральна вода ЕССЕНТУКИ № 4, ЕССЕНТУКИ №17, послуг щодо забезпечення мінеральною водою, послуг щодо забезпечування мінеральною водою ЕССЕНТУКИ № 4, ЕССЕНТУКИ № 17).

За наведених обставин, оскільки при розгляді спору про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг відповідачами повинні виступати власник свідоцтва та орган, який видав оспорюване свідоцтво, суд визнає обґрунтованими позовні вимоги, пред’явлені позивачем до відповідача-1 та відповідача-3 щодо визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів та послуг №54237 «ЕССЕНТУКИ-2», №54238 «ЕССЕНТУКИ-4», №54239 «ЕССЕНТУКИ-17»; зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №54237 «ЕССЕНТУКИ-2», №54238 «ЕССЕНТУКИ-4», №54239 «ЕССЕНТУКИ-17» та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності «Промислова власність».

Оскільки відповідач-2 не виступає ні власником свідоцтв, ні особою, яка видала оспорювані свідоцтва, а лише здійснює використання торговельних марок «ЕССЕНТУКИ-2», «ЕССЕНТУКИ-4», «ЕССЕНТУКИ-17»на підставі Ліцензійного договору, укладеного з відповідачем-1, суд відмовляє у задоволенні позовних вимог, які пред’явлені позивачем до відповідача-2.

Судові витрати, у тому числі, вартість проведеної експертизи у розмірі 12 000,00грн. підлягають стягненню з відповідача-1 на користь позивача.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Світова торгівля»до Товариства з обмеженою відповідальністю «МВ-експорт», Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України задовольнити.

2. Визнати недійсними повністю свідоцтва України №54237 від 15.09.2005р., №54238 від 15.09.2005р., №54239 від 15.09.2005р. на знаки для товарів та послуг «ЕССЕНТУКИ-2», «ЕССЕНТУКИ-4», «ЕССЕНТУКИ-17».

3. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності (м. Київ, вул. Урицького, 45) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсними повністю свідоцтв України №54237 від 15.09.2005р., №54238 від 15.09.2005р., №54239 від 15.09.2005р. на знаки для товарів та послуг «ЕССЕНТУКИ-2», «ЕССЕНТУКИ-4», «ЕССЕНТУКИ-17»та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності «Промислова власність».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «МВ-експорт»(вул. Малигіна, 5, м. П’ятигорськ, Ставропольський край, Російська Федерація) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Світова торгівля»(м. Київ, вул. Волинська, 48/50, офіс 310, ) 85,00грн.-державного мита, 118,00грн.-витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 12 000,00грн.-витрат на оплату вартості проведеної експертизи.

5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

6. У задоволенні позовних вимог, пред’явлених до Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрплодімпорт ЛТД»- відмовити повністю.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня прийняття.

Суддя

В.В. Палій