ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2008 р.

№
40/434пн

Вищий
господарський суд України у складі:  суддя Селіваненко В.П. - головуючий,
судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.

розглянув
касаційну скаргу товариства
з обмеженою відповідальністю “Космос”, м. Донецьк (далі -ТОВ “Космос”)

на
постанову Донецького
апеляційного господарського суду від 28.01.2008

зі
справи  № 40/434пн

за
позовом компанії
“ТОС Інвестментс Корпорейшн”,
Британські Віргінські острови (далі -Компанія)

до ТОВ “Космос” та

підприємства
з іноземними інвестиціями “ТНК-Україна”, м. Лисичанськ Луганської області (далі
-підприємство “ТНК-Україна)

про усунення порушень прав власника
свідоцтва на знак для товарів і послуг,

третя
особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача -Державний департамент
інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі
-Державний департамент).

Судове
засідання проведено за участю представників:

Компанії
-Старикова А.В.,

ТОВ
“Космос” -Кириченка А.С.,

підприємства
“ТНК-Україна” -не з'яв.,

Державного
департаменту -не з'яв.

За
результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Позов
було подано про заборону ТОВ “Космос” використовувати знак для товарів і послуг
“Тюменская нефтяная компания” (далі -спірний знак) та зобов'язання цього
товариства демонтувати вивіски, логотипи та обладнання з позначенням спірного
знака на автозаправних станціях (далі -АЗС), що знаходяться за адресами: м.
Донецьк, вул. Куйбишева, 139-а та м. Донецьк, вул. Стадіонна, 4-а.

У
подальшому Компанія уточнила позовні вимоги та просила заборонити ТОВ “Космос”
використовувати спірний знак (зареєстрований згідно із свідоцтвом на знак для
товарів і послуг від 15.04.2002 № 24475) у господарській діяльності при
реалізації через АЗС палива, технічних мастил і олив, мастильних матеріалів та
всіх товарів, які включено до 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг
(далі -МКТП), а також зобов'язати назване товариство припинити використання
спірного знака шляхом демонтажу вивісок, логотипів, прапорів та обладнання з
позначенням цього знака на АЗС, що знаходяться за згаданими адресами.

Рішенням
господарського суду Донецької області від 04.12.2007 (суддя Підченко Ю.О.) у
задоволенні позову відмовлено; судові витрати зі справи віднесено на позивача.
У прийнятті зазначеного рішення суд з посиланням на приписи статей 16, 418,
420, 431, 432 Цивільного кодексу України (далі -ЦК України), статей 16, 20, 21
Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі -Закон)
виходив з необгрунтованості позовних вимог.

Постановою
Донецького апеляційного господарського суду від 28.01.2008 (колегія суддів у
складі: Величко Н.Л. - головуючий, судді            Алєєва І.В. і М'ясищев А.М.):

задоволено
апеляційну скаргу Компанії;

зазначене
рішення місцевого господарського суду скасовано;

позов
задоволено;

ТОВ
“Космос” заборонено використовувати спірний знак у господарській діяльності при
реалізації через АЗС палива, технічних мастил і олив, мастильних матеріалів та
всіх товарів, які включено до 4 класу МКТП;

ТОВ
“Космос” зобов'язано припинити використання спірного знака шляхом демонтажу
вивісок, логотипів, прапорів та обладнання з позначенням цього знака на АЗС, що
знаходяться за адресами: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 139-а та м. Донецьк, вул.
Стадіонна, 4-а;

з ТОВ
“Космос” стягнуто на користь Компанії 127, 50 грн. державного мита та 118 грн.
витрат на інформаційно-технічне забезпечення процесу.

У
прийнятті зазначеної постанови апеляційний господарський суд з посиланням на
приписи статті 16 Закону, статей 16, 425, 431, 432, 509, 598, 609 ЦК України, а
також статей 42, 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК
України) виходив, зокрема, з того, що реалізація товарів 4 класу МКТП,
здійснювана ТОВ “Космос” із спірним знаком без згоди власника свідоцтва на цей
знак, порушує права та законні інтереси позивача, а судом першої інстанції
безпідставно відхилено висновки судового експерта в даній справі.

У
касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ТОВ “Космос” просить
скасувати оскаржувану постанову апеляційної інстанції і залишити в силі рішення
місцевого господарського суду. Скаргу мотивовано порушенням апеляційним
господарським судом норм матеріального і процесуального права, в тому числі
недослідженням апеляційним господарським судом усіх наявних у справі доказів та
нез'ясуванням ним усіх обставин, що мають значення для розгляду справи.

У
відзиві на касаційну скаргу Компанія заперечує проти доводів скаржника і
просить залишити оскаржувану постанову без змін, а скаргу -без задоволення.

Учасників
судового процесу відповідно до статті 1114 ГПК України належним
чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

За
результатами такого розгляду Вищий господарський суд України дійшов висновку
про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судом
першої інстанції у справі встановлено, що:

- позов
мотивовано таким:

Компанія
є власником свідоцтва на спірний знак від 15.04.2002                  № 24775 із зазначенням у
ньому товарів та послуг, включених до 4, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 класів
МКТП.

Компанією
виявлено факти неправомірного використання ТОВ “Космос” спірного знака; так,
належні цьому товариству АЗС, що знаходяться за зазначеними адресами, оформлені
з використанням спірного знака, який розміщено на вивісках, стелах та іншому
обладнанні АЗС;

ТОВ
“Космос” не отримувало дозволу на використання спірного знака і не укладало
відповідні ліцензійні договори;

-
зазначене свідоцтво від 15.04.2002 було видано відкритому акціонерному
товариству “Тюменская нефтяная компания” (Росія; далі -ВАТ “ТНК”);

-
15.01.2004 до даного свідоцтва було внесено зміни, а саме: право власності на
спірний знак передано Компанії;

-
крім того, 15.05.2001 ВАТ “ТНК” було видано свідоцтво № 19697 на знак для
товарів і послуг “ТНК”;

- на
підставі поданого 07.08.2001 до Державного департаменту ліцензійного договору
від 02.06.2001 було прийнято рішення № 1021 про реєстрацію ліцензійного
договору, відповідно до якого надається дозвіл (виключна ліцензія) на
використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом № 19697 власником
свідоцтва -ВАТ “ТНК” ліцензіату -підприємству
“ТНК-Україна”,
зі строком дії зазначеного договору до 29.09.2010;

-
22.05.2002 ТОВ “Космос” і підприємство “ТНК-Україна” уклали субліцензійний
договір № 391-02/6 про надання дозволу на використання знака для товарів і
послуг “ТНК”. На підставі цього договору, поданого до Державного департаменту
23.07.2002, було прийнято рішення № 1424 про внесення до Державного реєстру
свідоцтв для товарів і послуг відомостей про видачу невиключної ліцензії на
використання знака за свідоцтвом
№ 19697 для частини послуг класу
35 -рекламування, сприяння продажеві (посередництво) власником виключної
ліцензії -підприємством
“ТНК-Україна” ліцензіату - ТОВ “Космос”; строк дії відповідної ліцензії
-до 29.09.2010, територія дії -об'єкти (рухомі та нерухомі), які є власністю
ліцензіата, а також об'єкти (рухомі та нерухомі), які знаходяться в оренді у
ліцензіата і використовуються ним для сприяння продажу товарів та рекламування
в Донецькій області;

- за
умовами субліцензійного договору (пункти 3.1.2, 3.1.14) до обов'язків ТОВ
“Космос” віднесено, зокрема:

дотримання
інструкцій та вказівок підприємства “ТНК-Україна”, спрямованих на забезпечення
відповідності характеру, способу та умов використання комплексу прав, наданих
за цим договором, тому, як вони використовуються підприємством “ТНК-Україна”, в
тому числі вказівок, що стосуються оформлення об'єктів;

переобладнання
АЗС з використанням носіїв знака для товарів і послуг “ТНК” відповідно до
дизайнерської документації (додаток № 3 до цього договору);

-
напис “Тюменская нефтяная компания” використовується як елемент оформлення,
передбачений дизайнерською документацією, та відповідає найменуванню власника
знака “ТНК”;

- на
дату укладення субліцензійного договору (22.05.2002) ВАТ “ТНК” було також
власником свідоцтва на знак для товарів і послуг “Тюменская нефтяная компания”.
Таким чином, напис “Тюменская нефтяная компания” ТОВ “Космос” використовувався
раніше, ніж Компанія отримала право власності на спірний знак (15.01.2004);

-
свідоцтвом на знак для товарів і послуг від 15.04.2002 № 24775 визначено знак,
що складається з трьох горизонтально-послідовно-розташованих слів, підкреслених
паралельно їх написанню лінією, що має початок та кінець відповідно під першою
літерою першого слова та під останньою літерою третього слова. Цей знак
різниться від дизайнерського оформлення АЗС ТОВ “Космос”, оскільки підкреслююча
лінія в місцях, де слова розшифровки абревіатури “ТНК” розміщені одне над
одним, відсутня взагалі, а відкреслююча безперервна нескінченна лінія по
параметру навісу для придання ілюзії ідеальної його рівності не є підкреслюючою
лінією, що присутня на знаку.

Місцевим
господарським судом для вирішення питання про наявність схожості позначення, що
використовується ТОВ “Космос”, та знака, охоронюваного свідоцтвом від
15.04.2002 № 24475, до ступеню змішуваності, а також вірогідності сплутування
цих позначення та знака було призначено судову експертизу, у висновку з якої
від 27.06.2007
№ 1583/30/2106/31 експерти Донецького НДІСЕ “надали відповіді, на
поставлені судом запитання, що розглядається судом через призму ч. 5                ст. 42 ГПК України, та
оцінюється за правилами, встановленими ст. 43 цього Кодексу”.

Судом
апеляційної інстанції встановлено, що:

-
15.05.2001 ВАТ “ТНК” одержало свідоцтво № 19697 на знак для товарів і послуг
“ТНК”;

-
02.06.2001 ВАТ “ТНК” і підприємство “ТНК-Україна” уклали ліцензійний договір №
ТНК-1403/01, за яким останнє набуло виключного права на використання
відповідного знака з правом передачі прав на знак третім особам; строк дії
цього договору -до 29.09.2010;

-
даний ліцензійний договір зареєстровано Державним департаментом (рішення від
13.08.2001 № 1021);

- у
2003 році підприємство “ТНК-Україна” реорганізовано шляхом виділення з його
складу нової юридичної особи -підприємства з              іноземними інвестиціями “Торговий
Дім ТНК-Україна” (далі -підприємство                       “ТД ТНК-Україна”);

-
додатковою угодою від 01.04.2003 № 1 до згаданого договору                   № ТНК-1403/01 установлено,
що в зв'язку з реорганізацією підприємства “ТНК-Україна” та створенням шляхом
виділення нового підприємства
“ТД ТНК-Україна”, яке є правонаступником підприємства “ТНК-Україна”,
користувачем за цим договором слід вважати підприємство                                 “ТД
ТНК-Україна”;

- у
2004 році було здійснено реорганізацію підприємства                                   “ТД
ТНК-Україна” шляхом перетворення його у ТОВ “Торговий Дім              ТНК-Україна” (далі -ТОВ “ТД ТНК-Україна”),
яке є правонаступником підприємства “ТД ТНК-Україна”;

-
додатковою угодою від 23.04.2003 № 2 до договору № ТНК-1403/01 установлено, що
в зв'язку з реорганізацією підприємства “ТД ТНК-Україна” користувачем за цим
договором слід вважати ТОВ “ТД ТНК-Україна”;

-
22.05.2002 підприємство “ТНК-Україна” (як правовласник) і ТОВ “Космос” (як
користувач) уклали субліцензійний договір № 391-02/06 про надання дозволу на
використання знака для товарів і послуг “ТНК”;

-
згідно з цим договором:

підприємство
“ТНК-Україна” надало ТОВ “Космос” невиключну ліцензію на використання в
діяльності ТОВ “Космос” знака  для
товарів і послуг “ТНК” (пункт 1.1);

територією
дії договору є об'єкти (рухомі і нерухомі), які є власністю користувача, а
також об'єкти (рухомі і нерухомі), які знаходяться в оренді у користувача та
які використовуються ним для сприяння продажу товарів та рекламування в
Донецькій області (пункт 1.4);

перелік
послуг та об'єм прав, які передаються від правовласника до користувача,
складається з частини послуг 35 класу МКТУ, а саме: сприяння продажу через АЗС
бензинів (моторних) або палива (дизельного), або мазуту та моторних масел,
отриманих (придбаних) від правовласника або покупців, агентів (комісіонерів),
що діють на підставі агентських (субагентських) договорів, або договорів
комісії (субкомісії), або договорів купівлі-продажу, укладених з
правовласником; рекламування товарів шляхом зовнішнього оформлення об'єктів
рухомого (транспорт та одяг персоналу) і нерухомого майна (зовнішнє та
внутрішнє оформлення АЗС, які належать користувачеві або орендуються ним) та
інформування покупців та інших осіб про товари, послуги (пункт 1.5);

строк
дії договору визначено до 29.09.2010;

- на
підставі зазначеного субліцензійного договору Державним департаментом прийнято рішення
від 12.08.2002 № 1424 про внесення до Державного реєстру свідоцтв знаків для
товарів і послуг відомостей про видачу невиключної ліцензій на використання
знака за свідоцтвом № 19697 для частини послуг класу 35 МКТП -рекламування,
сприяння продажу (посередництво) власником виключної ліцензії
підприємством
“ТНК-Україна” ліцензіатові -ТОВ “Космос”;

- за
умовами субліцензійного договору:

користувач
зобов'язаний протягом 30 днів з моменту набрання договором чинності забезпечити
переобладнання АЗС з використанням носіїв знака для товарів і послуг “ТНК” у
відповідності з дизайнерською документацією (додаток № 3), та в подальшому в
письмовій формі попередньо узгоджувати з правовласником будь-які зміни у
зовнішньому оформленні АЗС (пункт 3.1.4);

якщо
користувачу будуть заявлені претензії або позови з приводу порушення прав
третіх осіб у зв'язку з виконанням цього договору, то він зобов'язаний у
10-денний термін письмово сповістити про це правовласника та за погодженням з
ним -врегулювати пред'явлені претензії та позови, а пов'язані з цим збитки
віднести на свій рахунок (пункт 3.1.8);

у
випадку розірвання цього договору користувач зобов'язується за свій рахунок
припинити використання комплексу прав, зазначених у пункті 1.5 договору, не пізніше
1 місяця з дня розірвання договору (пункт 3.1.15);

-
згідно з додатком № 4 до субліцензійного договору переобладнанню підлягала АЗС,
розташована в м. Донецьку по вул. Стадіонній, 4-а. Додатковою угодою від
26.09.2003 до цього ж договору передбачено й переобладнання АЗС, розташованої в
м. Донецьку по вул. Куйбишева, 139-а;

-
18.11.2005 проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи -ТОВ “ТД
ТНК-Україна” в результаті його ліквідації за рішенням засновників;

-
15.04.2002 ВАТ “ТНК” видано свідоцтво № 24475 на спірний знак;

- з
15.01.2004 Компанія є власником відповідного свідоцтва, що підтверджується
доповненням до останнього та випискою з Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг;

-
20.12.2005 Компанія надсилала ТОВ “Космос” вимогу щодо припинення використання
спірного знака, але назване товариство, одержавши цю вимогу 27.12.2005, не
виконало її;

-
згаданим висновком судової експертизи установлено, що позначення “Тюменская
нефтяная компания”, використане при зовнішньому обладнанні АЗС ТОВ “Космос”,
схоже із спірним знаком, що охороняється свідоцтвом від 15.04.2002 № 24775, до
ступеня змішування; позначення “Тюменская нефтяная компания”, використане при
зовнішньому обладнанні АЗС ТОВ “Космос”, і спірний знак можна сплутати;

-
згідно з довідкою ТОВ “Космос” від 23.01.2008 останнє реалізує на своїх АЗС
продукцію, на упаковці якої нанесено торгові марки “ТНК” і “Тюменская нефтяная
компания”, а саме -моторне масло ТНК Ультра Ойл SAE SW-40 API, що відноситься
до 4 класу МКТП. Відповідно до свідоцтва № 24475 всі товари цього класу з
товарним знаком “Тюменская нефтяная компания” захищено свідоцтвом.

Причиною
спору у справі стало питання про наявність або відсутність у ТОВ “Космос” права
використання спірного знака.

Відповідно
до частини першої статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної
власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки;
виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право
перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі
забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності,
встановлені законом.

За
приписом частини другої цієї статті майнові права інтелектуальної власності на
торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю
міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому
законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно
з частиною першою статті 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до
суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16
цього Кодексу.

У
статті 20 Закону зазначено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва,
передбачені статтею 16, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій,
що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається
порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з
чинним законодавством України; на вимогу власника свідоцтва таке порушення
повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва
заподіяні збитки.

Згідно
з частиною першою статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті
обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

З
установлених апеляційною інстанцією обставин та з належним чином оціненого нею
висновку призначеної у справі судової експертизи вбачається, що ТОВ “Космос”
використовується позначення, схоже до ступеня змішування зі спірним знаком, і
такі позначення та знак можна сплутати, тим часом як названим товариством не
доведено належними доказами правомірність використання ним відповідного
позначення.

Доводи
касаційної скарги не спростовують висновків апеляційної інстанції, покладених в
основу оскаржуваної постанови. Адже згідно з частиною другою статті 1117
ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати
доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові
господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того
чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази
або додатково перевіряти докази. Тим часом зазначені доводи стосуються
переважно оцінки доказів, які вже були предметом оцінки суду нижчого рівня, та
правильності встановлення ним фактичних обставин справи.

Водночас
скаржником не наведено й обґрунтованого мотивування стосовно порушення
апеляційною інстанцією передбачених статтею 43 названого Кодексу правил оцінки
доказів у з'ясуванні ним правомірності використання спірного  знака.

Визначених
законом підстав для скасування оскаржуваної постанови не вбачається.

Керуючись
статтями 1119, 11111 ГПК України, Вищий господарський суд
України

ПОСТАНОВИВ:

Постанову
Донецького апеляційного господарського суду від 28.01.2008 зі справи № 40/434пн
залишити в силі, а касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю
“Космос” -без задоволення.

Суддя
В. Селіваненко

Суддя                                                                                              І.
Бенедисюк

Суддя
Б. Львов