ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа № 20/99

13.05.08

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр дитячої косметики»

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Трудові резерви»

2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче

підприємство «БІОХІМ»

3. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти

і науки України

про дострокове припинення дії свідоцтва України №26991 від 16.09.2002р. на

знак для товарів і послуг «АЛЕНКА»

Суддя Палій В.В.

Секретар Молочна Н.С.

Представники:

від позивача Шверк М.Г.- предст. (дов. від 24.10.2007р.)

від відповідачів 1. Махата Н.О.- предст. (дов. від 01.03.2008р.)

2. не з”явився

3. не з’явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Трудові резерви», Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «БІОХІМ», Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про дострокове припинення дії свідоцтва України №26991 від 16.09.2002р. на знак для товарів і послуг «АЛЕНКА». Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак згідно свідоцтва України №26991 від 16.09.2002р. не використовується відповідачем-1 та відповідачем-2, як власниками свідоцтва, протягом більше ніж 3 роки на момент подання позовної заяви.

У судовому засіданні 12.03.2008р. представник відповідача-1 надав суду відзив на позовну заяву, у якому не заперечив проти заявлених позовних вимог, посилаючись на те, що станом на сьогоднішній день ТОВ «Трудові резерви»ані самостійно, ані у співпраці із відповідачем-2 не використовує та не збирається використовувати знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №26991 від 16.09.2002р. В усних поясненнях представник відповідача-1 зазначив, що ним не здійснюється використання знаку за свідоцтвом України №26991 з 2005року.

Представник відповідача-2 надав суду відзив на позовну заяву, у якому заперечив проти заявлених позовних вимог, посилаючись на те, що відповідачем-2 як безпосереднім виробником товарів протягом всього часу з дня отримання свідоцтва України №26991 проводились необхідні підготовчі дії та розроблялась ділова документація для впровадження товарів під торговою маркою «АЛЕНКА»на ринок. Відповідач-2 створив упаковку для миючих засобів, зокрема, для порошку, солі для дитячих ванн, дитячої зубної пасти та крему дитячого під підгузники. Перелічені товари реалізовувались на ринку та придбавались як суб’єктами підприємницької діяльності, так і фізичними особами, про що свідчать договори на поставки товарів під торговою маркою «АЛЕНКА». Одним із таких контрагентів відповідача-2 був позивач. Також відповідач-2 розробив листівки та плакати, на яких розміщена інформація про товари торговельної марки «АЛЕНКА». Враховуючи факт використання відповідачем-2 протягом 2002-2007років торгової марки «АЛЕНКА»для товарів і послуг 3 класу та низки послуг 5 класу МКТП, відповідач-2 просить суд у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Представник відповідача-3 надав суду пояснення на позовну заяву, у якому зазначає, що власники свідоцтва №26991 повинні довести факт використання знаку, а разі відсутності такого використання, зазначити поважні причини, з яких знак не використовувався. У разі задоволенні позовних вимог, враховуючи те, що при видачі свідоцтва Держдепартамент не порушив жодної з норм чинного законодавства, можна стверджувати, що спір виник у зв’язку з недобросовісними діями власників свідоцтва, а отже, судові витрати повинні бути покладені виключно на цих осіб.

Представник позивача заявив усне клопотання про оголошення перерви у судовому засіданні, для ознайомлення з відзивами на позов та надання письмових заперечень.

Клопотання судом задоволено.

У зв’язку з наведеним, у судовому засіданні 12.03.2008р. судом оголошено перерву до 26.03.2008р.

У судовому засіданні 26.03.2008р. представник позивача надав суду пояснення щодо відзивів на позовну заяву, у якому заперечив проти зазначених у відзиві відповідача-2 фактів використання знаку та просить суд позовні вимоги задовольнити повністю.

Представник відповідача-2 надав суду додаткові письмові пояснення по справі, з урахуванням відзивів відповідача-1 та відповідача-3.

З метою надання можливості представникам сторін ознайомитись з поданими документами, у судовому засіданні 26.03.2008р. оголошено перерву до 02.04.2008р.

02.04.2008р. судом одержано клопотання від позивача про відкладення розгляду справи, оскільки повноважні представники позивача 02.04.2008р. приймають участь у іншому судовому засіданні та перебуватимуть у відрядженні за межами м. Києва.

У судовому засіданні 02.04.2008р. представник відповідача-2 надав суду додаткові письмові пояснення по справі.

Судом задоволено клопотання позивача про відкладення розгляду справи.

У зв”язку з наведеним, 02.04.2008р. розгляд справи відкладено.

У судовому засіданні 16.04.2008р. представник позивача надав суду заяву про уточнення позовних вимог, у якій уточнив заявлені позовні вимоги та зазначив обставини, на підставі яких вважає, що його права є порушеними, що стало підставою для звернення з позовом до суду.

Уточнені позовні вимоги прийняті судом до розгляду.

Представник відповідача-2 надав суду клопотання про залучення до матеріалів справи доказів які підтверджують застосування знаку в мережі Інтернет (2008р.) та застосування у рекламі (2007р.).

Клопотання судом задоволено.

У судовому засіданні 16.04.2008р. судом оголошено перерву до 07.05.2008р., з метою виготовлення повного тексту рішення по справі.

21.04.2008р. через канцелярію суду судом одержано клопотання від відповідача-2 про залучення до матеріалів справи доказів, які підтверджують використання відповідачем-2 в рекламі та в рамках господарських правовідносин із різними покупцями продукції під знаком для товарів і послуг «АЛЕНКА».

25.04.2008р. через канцелярію суду судом одержано клопотання від відповідача-2 про залучення до матеріалів справи листа від 19.08.2007р., листа від 10.03.2008р., доказу направлення листа від 10.03.2008р. позивачу.

З метою оцінки додатково поданих документів у рішенні суду, у судовому засіданні 07.05.2008р. оголошено перерву до 13.05.2008р.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідач-1 та відповідач-2 є співвласниками свідоцтва України №26991 на словесну торговельну марку "АЛЕНКА", яка зареєстрована для товарів та послуг 03, 05, 16 класів МКТП. Дата подання заявки –29.11.1999р. Дата реєстрації –16.09.2002р. Дата закінчення строку дії свідоцтва –29.11.2009р.

Згідно із свідоцтвом №26991 до товарів 03, 05, 16 класів МКТП відносяться:

03 –«вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мила; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти; всі товари, що включені до 3 класу»

05 –«фармацевтичні, ветеринарні і гігієнічні препарати; дієтичні речовини на лікарські потреби, дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; всі товари, що включені до 5 класу»

16 –«дитячі нагрудники паперові; дитячі підгузки паперові або целюлозні (одноразові); дитячі серветки паперові або целюлозні (одноразові); друкарська продукція для дітей; канцелярські товари для дітей»

Відповідачі-1 та відповідач-2 не укладали угоду про спільне використання знаку "АЛЕНКА" за свідоцтвом № 26991 від 16.09.2002р, який зареєстрований для товарів та послуг 03, 05, 16 класів МКТП.

Відповідно до п. 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ з наступними змінами та доповненнями відповідачам-1,2 належить право на використання торговельної марки "АЛЕНКА" та інші права, надані законом.

Згідно пункту 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

П. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні надані сторонами докази, суд дійшов висновку, що важливим для правильного вирішення спору по суті є з'ясування того, чи мав місце факт невикористання в Україні торговельної марки «АЛЕНКА», яка має охорону згідно свідоцтва України №26991 від 16.09.2002р., протягом більш ніж трьох років до дати пред’явлення позивачем позову о суду (25.02.2008р.) для товарів 03, 05 та 16 класів МКТП та чи відсутні поважні причини такого невикористання.

З урахуванням положень п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" достроково припинена може бути дія того свідоцтва, торговельна марка за яким не використовується в Україні потягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

На дату подання позовної заяви, як і на дату винесення рішення, в Україні чинний Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ з останніми змінами від 22.05.2003 р., згідно ст. 16 якого використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах

Належними у справі доказами доводиться, що торговельна марка "АЛЕНКА", яка охороняється згідно свідоцтва України № 26991 від 16.09.2002р., не використовувалася відповідачем-1 та відповідачем-2 в Україні щонайменше із 25.02.2005р. для всіх товарів 05, 16 класів МКТП та частини товарів 03 класу МКТП, за винятком вибілювальних препаратів та інших речовин для прання.

У своєму відзиві на позов відповідач-1 пояснив, що використання знаку «АЛЕНКА»за свідоцтвом №26991 від 16.09.2002р. ним не здійснювалось, починаючи із 2005р.

Як вбачається із матеріалів справи, відповідач-2 здійснював реалізацію товару, а саме, прального порошку, із відповідним нанесенням на упакування торговельної марки «АЛЕНКА»за свідоцтвом № 26991 від 16.09.2002р.

У відповідності до обставин, що підтверджуються наявною в матеріалах справи копією договору про замовлення на виробництво продукції № 8 від 01.01.2006р., відповідач-2 на замовлення позивача здійснював виготовлення прального порошку. Пральний порошок, виготовлений відповідачем-2 в подальшому зберігався, рекламувався та реалізовувався позивачем.

Зазначений висновок підтверджується матеріалами справи, а саме: зразками упаковки прального порошку, копіями численних договорів та документів первинного бухгалтерського обліку щодо замовлення та виготовлення упакування із відповідним нанесенням знаку », договорів щодо реалізації продукції, розфасованої в таке упакування через мережі роздрібної торгівлі, замовляння рекламних послуг щодо цього товару та інше.

Як вбачається із матеріалів справи, відповідач-2 здійснював також самостійну реалізацію прального порошку, із відповідним нанесенням на упакування торговельної марки «АЛЕНКА». Про зазначене свідчать наявні в матеріалах справи договір поставки №_1/07/2008 від 03.08.2007р. договір купівлі-продажу №3-04/07 від 03.04.2007р., рахунки-фактури, видаткові накладні довіреності, платіжні доручення та банківські виписки.

За таких обставин суд прийшов до висновку про те, що відповідачем-2 здійснювалось використання знаку за свідоцтвом № 26991 від 16.09.2002р. для частини товарів 03 класу МКТП, а саме вибілювальних препаратів та інших речовин для прання (прального порошку) шляхом продажу таких товарів.

В матеріалах справи відсутні належні докази використання відповідачем-1 та відповідачем-2 знаку за свідоцтвом № 26991 від 16.09.2002р. для інших товарів 03, 05, 16 класів МКТП.

Так, договір № 03.13.07 від 03.03.2007р. не свідчить про використання відповідачами знаку за спірним свідоцтвом. У відповідності до умов зазначеного договору відповідач-2 продав ТОВ «Сімокс»5 тон шампуню та 5 тон ополіскувачу для білизни «АЛЕНКА», проте товар поставлявся в тарі замовника без відповідного нанесення на товар знаку за свідоцтвом № 26991 від 16.09.2002р. Вказаний висновок підтверджується видатковими накладними №РН-000329 від 19.07.2007р., РН-000240 від 06.06.20007р.

Обставини, які підтверджуються копіями договору №21 від 12.03.2001р. із відповідними видатковими накладними, контракту №2-06/2003-ПЄ від 07.07.2003р. із інвойсом та митною декларацією, статті в журналі house»за жовтень 2000р., крему під підгузники »та фіскального чеку від 07.03.2008р., упаковки дитячої зубної пасти та фіскального чеку від 07.03.2008р., виходять за межі предмету доказування, оскільки за твердженням позивача, період протягом якого відповідачем не використовується спірне позначення складає 3 роки до дати пред’явлення позивачем позову до суду (25.02.2008р.).

В матеріалах справи наявні численні копії технічних умов, гігієнічних висновків, висновків Державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікату відповідності №234511 від 24.01.2007р., акту №11-18 від 18.01.2005р., звіту за результатами технічного нагляду від 19.09.2005р., із яких вбачається що протягом останніх 3 років уповноваженими органами перевірялася відповідність вимогам законодавства України лише вибілювальні препарати та інші речовини для прання, марковані знаком «АЛЕНКА».

Дослідивши копію договору №37 про рекламно-інформаційне обслуговування від 18.05.2007р. із додатками, суд встановив, що на замовлення відповідача-2 ТОВ «РА DVA»здійснила розробку плану проведення рекламної кампанії та зразків рекламних матеріалів. Докази виготовлення рекламних матеріалів та їх подальшого розповсюдження в матеріалах справи відсутні.

Суд вважає неналежними доказами у цій справі копії рекламних листівок щодо товарів, маркованих знаком «АЛЕНКА», оскільки із зазначених документів не вбачається ані розміру тиражу, ані періоду їх виготовлення та розповсюдження.

Крім того, суд визнає обґрунтованим посилання позивача на те, що торговельна марка "АЛЕНКА" не застосовувалася в мережі Інтернет та в доменних іменах. Так, за даними ТОВ "Хостмайстер" доменні імена alenka.ua, alenka.com.ua, alenka.net.ua, alenka.org.ua, alenka.kiev.ua станом на 31.01.2008 р. не зареєстровані в інтересах Відповідачів-1,2 (довідка від 31.01.2008 р. № 14/01).

Суд не приймає до уваги посилання Відповідача-2 на сертифікат про делегування доменого імені alenka-ua.com.ua, оскільки як вбачається із сертифікату, таке делегування відбулося 08.04.2008р., тобто після дати пред’явлення позивачем позову до суду та порушення провадження у цій справі.

Таким чином суд дійшов висновку про те, що в Україні, починаючи принаймні з 25.02.2005 року торговельна марка "АЛЕНКА" відповідачем-1 та відповідачем-2 не використовувалась для товарів 03, 05, 16 класів МКТП, окрім вибілювальних препаратів та інших речовин для прання.

Наступним питанням, яке підлягає з'ясуванню судом для правильного вирішення спору по суті, є питання про те, чи наявні у відповідача-1 поважні причини невикористання в Україні торговельної марки "АЛЕНКА", згідно свідоцтва України ґ№26991. За змістом п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено невичерпний перелік обставин, які можуть вважатися поважними причинами невикористання торговельної марки. Ними є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Відповідачем-1 та відповідачем-2 не надано будь-яких доказів наявності поважних причин невикористання торговельної марки «АЛЕНКА»за свідоцтвом № 26991 від 16.09.2002р. протягом більше ніж трьох років до пред’явлення позивачем позову до суду, тобто до 25.02.2008 р. щодо частини товарів 03, товарів 05, та 16 класів МКТП.

Посилання відповідача-2 на невикористання позначення для частини товарів, зазначених у свідоцтві, у зв’язку з тим, що позивач діяв як дистрибутор продукції відповідачів із позначенням «АЛЕНКА», відповідно існувала можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, суд оцінює критично, оскільки дистрибутор здійснює розповсюдження лише тієї продукції, яка виготовлена виробником. Як вказує відповідач-2 у відзиві частина товарів із позначенням «АЛЕНКА»ним не виготовлялась, отже, суд приходить до висновку, що така продукція не могла бути розповсюджена, як дистрибутором, іншою особою.

Належними у справі доказами доведено факт невикористання в України торговельної марки «АЛЕНКА»за свідоцтвом України №26991 від 16.09.2002р. для товарів 03, 05, та 16 класів МКТП за винятком вибілювальних препаратів та інших речовин для прання, протягом більше ніж трьох років до дати пред’явлення позивачем позову до суду. З огляду на залучені до матеріалів справи докази, факт невикористання вказаної торговельної марки протягом зазначеного часу відповідачем-1не заперечується.

В обґрунтування свого права на звернення до суду з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва № 26991, позивач зазначає наступне.

Позивач є юридичною особою, яка створена та функціонує за законодавством України, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи Серії А00 № 000672 (копія –у матеріалах справи).

Позивач вже протягом тривалого часу у своїй господарській діяльності використовує комбіноване позначення «АЛЕНКА»для товарів і послуг 03, 05, 16, 29, 32, 35 класів МКТП. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №26991, який не використовується відповідачами протягом 3 років, може перешкоджати подальшому використанню позивачем комбінованого позначення «АЛЕНКА». Зокрема, про такий факт перешкоджання свідчить лист-попередження від 05.07.2007р., який направлений відповідачем-2, як власником свідоцтва, позивачу, у якому відповідач-2 просить позивача припинити використання знаку «АЛЕНКА»та відкликати вироблену продукцію із торговельної мережі.

З урахування наведеного, позовні вимоги визнаються судом обґрунтованими у переважній частині та такими, що підлягають задоволенню частково.

Судові витрати покладаються на відповідача-1 та відповідача-2, оскільки відповідач-3 не здійснює контроль за використанням або не використанням позначення за свідоцтвом його власниками, відповідно, спір виник у зв’язку з недобросовісними діями власників свідоцтва, а отже, судові витрати повинні бути покладені виключно на цих осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Достроково припинити дію свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 26991 від 16.09.2002р. на торговельну марку «АЛЕНКА» частково щодо всіх товарів 05 та 16 класів МКТП та частини товарів 03 класу МКТП, а саме: чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мила; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти; всі товари, що включені до 3 класу.

3. Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680 МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України №26991 від 15.02.2006р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Трудові резерви»(м. Київ, вул. Західна, 11, офіс 34, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр дитячої косметики»(м. Київ, вул. Західна, 11, кв. 34, ) 42,50грн.-державного мита, 59,00грн.- витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «БІОХІМ»(м. Київ, вул. Щербакова, 44, кв. 78, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр дитячої косметики»(м. Київ, вул. Західна, 11, кв. 34, ) 42,50грн.-державного мита, 59,00грн.- витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

6. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його прийняття.

Суддя

В.В. Палій