КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2008                                                                                           № 21/228-12/148

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:          Мартюк А.І.

суддів:           Зубець Л.П.

Лосєва А.М.

при секретарі:

За участю представників:

від позивача -не з’явились

відповідача-1: не з’явились

відповідача-2: Гузій Д.М., дов. б/н від 20.03.2007р.

третьої особи-1: не з’явились

третьої особи-2: Картушин Д.М., дов. № 16-08/3106 від 20.07.2004р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Закрите акціонерне товариство "Миргородський завод продтоварів "Калинка"

на рішення Господарського суду м.Києва від 18.12.2007

у справі № 21/228-12/148 (Палій В.В.)

за позовом                               Закрите акціонерне товариство "Миргородський завод мінеральних вод"

до                                                   Споживче товариство "Діамед"

Закрите акціонерне товариство "Миргородський завод продтоварів "Калинка"

третя особа позивача                     Закрите акціонерне товариство "Індустріальні та дистрибуційні системи"

Державний Департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти інауки України

про                                                  припинення порушення прав на торговельну марку "Миргородська" за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг № 9526, 22522

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду м. Києва від 18.12.2007р. у справі № 21/228-12/148 позовні вимоги задоволено повністю. Зобов'язано Споживче товариство "Діамед" припинити порушення прав власника свідоцтва України № 9526. Заборонено Споживчому товариству "Діамед" використовувати без дозволу Закритого акціонерного товариства "Миргородський завод мінеральних вод" комбіноване позначення (етикетку), яке є схожим з торговельною маркою Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод» за свідоцтвом України № 9526 настільки, що їх можна сплутати. Зобов'язано Закрите акціонерне товариство "Миргородський завод продтоварів "Калинка" припинити порушення прав власника свідоцтв України №№ 9526, 22522. Заборонено Закритому акціонерному товариству "Миргородський завод продтоварів "Калинка" використовувати без дозволу Закритого акціонерного товариства "Миргородський завод мінеральних вод комбіноване позначення (етикетку), яке є схожим з торговельною маркою Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод» за свідоцтвом України № 9526 настільки, що їх можна сплутати, та словесне позначення «МИРГОРОДСЬКА № 2» у рекламі, яке є схожим з торговельною маркою Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод» за свідоцтвом України № 22522 настільки, що їх можна сплутати. Зобов'язано Закрите акціонерне товариство "Миргородський завод продтоварів "Калинка" усунути з пляшок мінеральної води "МИРГОРОДСЬКА № 2" комбіноване позначення (етикетку), яке є схожим з торговельною маркою Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод» за свідоцтвами України №№ 9526, 22522. Зобов"язано Закрите акціонерне товариство "Миргородський завод продтоварів "Калинка" знищити виготовлені зображення комбінованого позначення (етикетки), що є схожим з торговельною маркою ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" за свідоцтвами України №№ 9526, 22522 настільки, що їх можна сплутати. Зобов'язано Закрите акціонерне товариство "Миргородський завод продтоварів "Калинка" припинити недобросовісну конкуренцію. Стягнуто з Споживчого товариства «Діамед» на користь Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод» 42.50грн. - державного мита, 59,00грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Стягнуто з Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод продтоварів «Калинка» на користь Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод» 42.50грн. державного мита, 59,00грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Не погоджуючись з зазначеним рішенням, Закрите акціонерне товариство “Миргородський завод продтоварів “Калинка” звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду м. Києва у справі від 18.12.2007р. у справі № 21/228-12/148 та постановити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог повністю.

Представники позивача, відповідача-1 та третьої особи-1 у судове засідання не з’явились. Враховуючи те, що в матеріалах справи мають місце докази належного повідомлення всіх учасників судового процесу про час та місце проведення судового засідання по розгляду апеляційної скарги, колегія суддів вважає можливим здійснити перевірку постанови першої інстанції у даній справі в апеляційному порядку за наявними матеріалами справи та без участі представників позивача, відповідача-1 та третьої особи-1.

Заслухавши доводи і пояснення представників відповідача-2 та третьої особи-2, дослідивши матеріали справи, перевіривши повноту з’ясування місцевим господарським судом обставин справи, апеляційний господарський суд встановив наступне.

Судом встановлено, що позивач є власником свідоцтва України №9526 на торговельну марку «МИРГОРОДСЬКА / MIRGORODSKA» (комбінована), зареєстровану для вищезазначених товарів 5, 32 МКТП (дата подання заявки - 15.11.1996 р., дата реєстрації знака - 27.02.1998 р.); свідоцтва України № 22522 на торговельні марку «МИРГОРОДСЬКА», зареєстровану для вищезазначених товарів 16, 20, 21 класів МКТП та вищевказаних послуг 35, 42 класів МКТП; (дата подання заявки - 03.08.1998 р., дата реєстрації знака - 15.01.2002 р.). свідоцтва України № 22523 на торговельну марку « MIRGORODSKA», зареєстровану для вищезазначених товарів 16, 20, 21 класів МКТП та вищевказаних послуг 35, 42 класів МКТП (дата подання заявки - 03.08.1998 р., дата реєстрації знака - 15.01.2002 р.).

Відповідно до ст. ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, відтак позивачу належать права інтелектуальної власності на вищевказані торговельні марки.

Як вбачається з матеріалів справи, свідоцтва України №№ 9526, 22522, 22523 видані раніше, ніж набув чинності ЦК України (01.01.2004 р.), проте згідно перехідних положень вказаного нормативно-правового акта (п. 4) щодо відносин, які виникли до набрання чинності Цивільним кодексом України, положення цього кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності. Права інтелектуальної власності на торговельні марки за свідоцтвами України №№ 9526, 22522 виникли до набрання чинності ЦК України, проте продовжують існувати після набрання ним чинності. Відтак позивач правомірно посилається як на ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1999 р. № 3689-ХІІ з наступними змінами та доповненнями (далі - Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), так і на ст. ст. 494, 495 ЦК України, які містять положення аналогічного змісту щодо засвідчення прав інтелектуальної власності на торговельну марку свідоцтвом.

Таким чином, вищевикладені положення щодо поширення дії ЦК України на правовідносини, які виникли до набрання ним чинності та продовжують існувати після набрання чинності ЦК України, спростовують твердження відповідача-2 на неможливість належності позивачу прав інтелектуальної власності на торговельні марки за свідоцтвами України №№ 9526, 22522, 22523 на підставі ст. ст. 494, 495 ЦК України.

Згідно ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, в тому числі, виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання. Ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Таким чином, позивач як власник свідоцтва України №9526 має право забороняти використання позначень, що є схожими, настільки, що їх можна сплутати, з комбінованим позначенням, зареєстрованим в якості торговельної марки за свідоцтвом України № 9526.

В матеріалах справи наявні докази знаходження у продажу в м. Києві товару - мінеральна вода "МИРГОРОДСЬКА № 2", розлитої у пляшки та маркованої етикеткою, яку позивач вважає схожою, настільки, що її можна сплутати, з комбінованим позначенням, зареєстрованим в якості торговельної марки за свідоцтвом України № 9526. Пропонування для продажу та продаж вказаного товару здійснює відповідач-2. Виробником зазначеного товару є відповідач-2. Також наявними у матеріалах справи доказами доводиться, що відповідач-2 здійснює рекламування зазначеної продукції, використовуючи при цьому позначення "МИРГОРОДСЬКА № 2" у рекламі.

Згідно ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визначається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним. етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. у тому числі в доменних іменах. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

За результатами проведення судової експертизи складено Висновок № 10530 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 28.08.2007 р. (далі - Висновок).

Висновком судової експертизи встановлено, що:

1) Використання відповідачем-2 етикетки на пляшці мінеральної води «МИРГОРОДСЬКА № 2» не є використанням знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 9526, а є використання комбінованого позначення, що імітує знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 9526. Така імітація може призвести до змішування споживачами виробників, що виробляють зазначену мінеральну воду;

2) Використання самого по собі (без поєднання з іншими зображувальними та/або словесними елементами) словесно-цифрового позначення «МИРГОРОДСЬКА № 2», яке використовується відповідачем-2 в етикетці та рекламі мінеральної води, може вводити споживачів в оману стосовно особи, яка реалізує на ринку товари та послуги, зазначені в свідоцтві на знак для товарів та послуг № 22522;

3) Використання Відповідачем-2 словесно-цифрового позначення «МИРГОРОДСЬКА № 2» у рекламі є використанням торговельної марки позивача за Свідоцтвом України № 22522;

4) Ряд товарів і послуг, які реалізуються на ринку ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка» з використанням в етикетці та рекламі позначення «Миргородська №2» (додатки 5-7 до позовної заяви, аркуші справи №№16-20), є тотожними або спорідненими з товарами та послугами, зазначеними в свідоцтві позивача на знак для товарів і послуг №22522;

5) Позначення «МИРГОРОДСЬКА № 2», яке використовується відповідачем-2 на етикетці та у рекламі мінеральної води є схожим зі знаком позивача за Свідоцтвом України № 22522 за фонетичними та семантичними ознаками;

6)Використання відповідачем-2 позначення «Миргородська №2» в етикетці та рекламі мінеральної води (зразки в матеріалах справи) не є використанням торгівельної марки відповідача-2 за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 33640;

7) Наявність на ринку мінеральних вод одночасно мінеральних вод «МИРГОРОДСЬКА» та «МИРГОРОДСЬКА № 2», що маркуються схожими засобами індивідуалізації може породити у свідомості споживачів асоціації, що обидві води вироблені одним виробником (ЗАТ "Миргородській завод мінеральних вод" або ЗАТ "Миргородський завод продтоварів «Калинка»).

Колегія суддів погоджується з висновком судової експертизи та вважає, що відповідачі використовують позначення (спірну етикетку), яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №9526, та, крім того, що позначення «МИРГОРОДСЬКА № 2», яке використовується відповідачем-2 на етикетці та у рекламі мінеральної води, є схожим зі знаком позивача за свідоцтвом України №22522 настільки, що їх можна сплутати.

Відповідач-2 посилається на здійснення ним під час маркування мінеральної води «Миргородська № 2» спірною етикеткою прав власника патенту України №10897 на промисловий зразок «Етикетка «Мінеральна вода «Миргородська № 2» на підставі ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» і тим самим неможливість заборони вчинення таких дій.

Колегія суддів не погоджується з таким твердженням та вважає таким, що не базується на приписах чинного законодавства України, виходячи з наступного.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Пунктами 2, 4, 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом; використанням знака визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар. вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака; свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Водночас у відповідності до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Відповідно до п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Таким чином, у даному випадку виготовленням виробів із застосуванням запатентованого промислового зразка є виготовлення етикеток для пляшок, оскільки у якості промислового зразка відповідача-2 зареєстровано «Етикетка «Мінеральна вода «Миргородська № 2». Використання промислового зразка «Етикетка «Мінеральна вода «Миргородська № 2» не лише для виготовлення та розповсюдження етикеток для пляшок, але й для позначення товару (розміщення на пляшках з мінеральною водою) виходить за межі правового захисту, що надається власникові патенту згідно з п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Відповідно до п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в том} числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди. та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Ст. 431 ЦК України передбачено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Посилання відповідач-2 на рішення Ленінського районного суду м. Полтава від 05.07.2004 р. у цивільній справі № 2-1669/04 за позовом гр. Бедратого І. В. до ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка» про захист прав споживачів, як на рішення суду у цивільній справі, яким на думку відповідача-2 встановлені факти, що мають бути враховані в якості преюдиційних при вирішенні даної справи, є необґрунтованими.

Виклад Ленінським районним судом м. Полтава в зазначеному рішенні фактичних обставин цивільної справи № 2-1669/04, які суд враховував та оцінював, відмовляючи у позові споживача про захист порушених прав споживача, не може вважатися встановленням фактів, які повинні враховувати при винесенні рішення у даній справі.

Колегія суддів вважає такими, що спростовуються наявними у матеріалах справи доказами, та не приймає до уваги, посилання відповідача-2 на подання позивачем позовної заяви з пропуском строку позовної давності, оскільки, як вбачається з матеріалів справи, використання відповідачем спірної етикетки почалося у 2004 році.

Також щодо позовної вимоги про припинення недобросовісної конкуренції, заявленої до відповідача-2, судом встановлено наступне.

Позивач є суб'єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність по виробництву та реалізації лікувально-столових мінеральних вод. Відповідач-2 також виробляє та реалізує лікувально-столову мінеральну воду на території України. Таким чином, між позивачем та відповідачем-2 існує економічна конкуренція у розумінні ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» № 2210-ІП від 11.01.2001 р. з наступними змінами та доповненнями.

Ст. 32 ГК України та ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР встановлено, що недобросовісною конкуренцією визнаються будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. За змістом ст. 32 ГК України та ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» недобросовісною конкуренцією є, зокрема, неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання.

Ст. 33 ГК України та ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» встановлено, що неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужої торговельної марки, позначення, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, який має пріоритет на їх використання.

В матеріалах справи наявні докази (в тому числі, почесна грамота Виконкому міської Ради народних депутатів за друге місце в соціалістичному змаганні серед колективів промислових підприємств 1-ої групи за 1984рік. січень, 1985р.; почесна грамота Колегії Державного агропромислового комітету УРСР та президії Українського республіканського комітету профспілки робітників агропромислового комплексу від ЗО жовтня 1987р. за вагомий внесок у виконання Продовольчої програми, роботи по збільшенню випуску продукції, застосування у виробництві нових досягнень науково-технічного прогресу у зв'язку з 60-річчям заснування заводу; етикетка зразка 1955р., етикетка зразка 1987р.) доводиться, що позивач має пріоритет на використання позначення "МИРГОРОДСЬКА".

Колегія суддів вважає доведеними належними засобами доказування посилання позивача на те, що саме він є уповноваженою особою у розумінні ст. 33 ГК України та ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (саме позивач є власником свідоцтв України №№ 9526, 22522 на торговельні марки, а, отже, згідно ст. ст. 494, 495 ЦК України йому належать права інтелектуальної власності на вищезазначені торговельні марки, відтак позивач є тією особою, якій за приписами ст. ст. 426, 495 ЦК України, ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» належить право використовувати торговельні марки на свій розсуд, дозволяти таке використання іншим особам, а також забороняти неправомірне використання його торговельних марок).

Також обгрунтованим є посилання позивача на те, що використання відповідачем-2 позначення, що є схожим з торговельними марками позивача, може призвести до змішування діяльності позивача і відповідача-2. Місцевим господарським судом оцінені надані позивачем докази, якими підтверджується надходження на адресу третьої особи-1 (дистриб'ютора мінеральних вод позивача) листів, якими доводиться можливість змішування діяльності позивача та відповідача-2.

Крім того, Висновком судової експертизи встановлено, що наявність на ринку мінеральних вод одночасно мінеральних вод «МИРГОРОДСЬКА» та «МИРГОРОДСЬКА № 2», що маркуються схожими засобами індивідуалізації може породити у свідомості споживачів асоціації, що обидві води вироблені одним виробником.

Посилання відповідача-2 на рішення Державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 08.10.2007 р. № 10/154-р «Про закриття провадження у справі № 27-26.13/37-05» в якості доказу відсутності з боку відповідача-2 недобросовісної конкуренції у вигляді використання спірної етикетки та позначення «Миргородська № 2» у рекламі є необгрунтованими.

З тексту вказаного рішення вбачається лише, що Антимонопольний комітет України закрив відповідну справу у зв'язку з відсутністю претензій заявника (ЗАТ «Миргородський завод мінеральних вод») до зміненого дизайну етикетки. Водночас судом враховується той факт, що 22.03.2005р. Антимонопольним комітетом України були винесені рекомендації № 27-26.4/11-1434 щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Як вбачається з вказаних рекомендацій. Антимонопольний комітет України вбачав у використанні відповідачем-2 спірної етикетки ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та зобов'язав їх усунути, після чого порушив справу за ознаками порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Виходячи з наведеного, колегія Київського апеляційного господарського суду дійшла висновку, що апеляційна скарга Закритого акціонерного товариства “Миргородський завод продтоварів “Калинка” не підлягає задоволенню, а рішення Господарського суду м. Києва від 18.12.2007 року у справі № 21/228-12/148 не підлягає скасуванню.

Керуючись ст. ст. 101 – 105 ГПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства “Миргородський завод продтоварів “Калинка” залишити без задоволення, а рішення Господарського суду м. Києва від 18.12.2007 року у справі № 21/228-12/148 без змін.

Матеріали справи № 21/228-12/148 повернути до Господарського суду м. Києва.

Головуючий суддя                                                                      Мартюк А.І.

Судді                                                                                          Зубець Л.П.

Лосєв А.М.