ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа № 32/91

12.03.08

За позовом

Компанії Тікон Бізнес Лімітед

До

Відкритого акціонерного товариства "Київський завод гумових та латексних виробів"

Про

За зустрічним позовом

До

Третя особа

Про

Представники:

Від позивача

Від відповідача

стягнення 30 000,00 доларів США

Відкритого акціонерного товариства "Київський завод гумових та латексних виробів"

Компанії Тікон Бізнес Лімітед

Товариство з обмеженою відповідальністю "Актив-Банк "КБ"

тлумачення договору

Суддя Хрипун О.О.

Пономаренко К.П.-предст. за дов.

Шестаков В.О.-предст. за дов.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Тікон Бізнес Лімітед (далі по тексту - позивач) звернулася до суду з позовом про стягнення заборгованості в сумі 30 000,00 доларів США, що станом на 8 лютого 2008 року за офіційним курсом гривні, встановленим НБУ, складає 166 665 (сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят п’ять) гривень, з Відкритого акціонерного товариства „Київський завод гумових та латексних виробів” (далі по тексту - відповідач) у зв’язку з невиконанням відповідачем обов’язків за Ліцензійним договором про передачу прав на використання промислового зразка від 8 листопада 2007 року та не проведенням розрахунків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.02.2008 р. порушено провадження у cпpaвi № 32/91 та призначено справу до розгляду в судовому засіданні на 05.03.2008.

Представник позивача у судовому засіданні 05.03.2008 заявлені позовні вимоги підтримав повністю та просить задовольнити позов.

Відповідач у відзиві на позовну заяву проти позову заперечує та наголошує, що існуючі обставини не дозволяють здійснити йому виплату залишкових коштів за Договором відповідачеві. Причиною неможливості здійснити оплату суми заборгованості відповідач пояснив відмовою ТОВ „Актив-Банк”КБ” провести платіж від відповідача на користь позивача в розмірі 33 000 (тридцять три тисячі) доларів США у зв’язку з перевищенням максимальної суми місячного платежу, право здійснення якого має відповідач.

В свою чергу відповідачем було подано зустрічний позов в якому відповідач просить суд відповідно до статті 213 ЦК України постановити рішення про тлумачення змісту ліцензійного договору у частині поняття визначення предмета Договору та правової природи платежів за Договором, як роялті відповідно до чинного, у тому числі податкового законодавства, а також, в контексті розуміння платежів за Договором як оплати послуг застосування до ліцензійних договорів, укладених між позивачем і відповідачем поняття „єдиний договір”, визначеного в пункті 3 Постанови Правління Національного банку України „Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями”, та залучити до справи в якості третьої особи яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Товариство з обмеженою відповідальністю „Актив-Банк”КБ” (далі по тексту - Банк).

Дослідивши надані сторонами докази, заслухавши пояснення повноважних представників позивача та відповідача, з’ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, Господарський суд міста Києва –

ВСТАНОВИВ:

8 листопада 2007 року між позивачем та відповідачем було укладено Ліцензійний договір про передачу прав на використання промислового зразка (надалі –Договір). Згідно із Договором, відповідач придбавав у позивача ліцензію на використання промислового зразка, який захищений Патентом (німецьким Свідоцтвом) від 24 травня 2007 року № 20 2007 003 711.2 на промисловий зразок, що стосується „звукоізоляційного ущільнювача”, виданим Патентною установою Федеративної Республіки Німеччина на ім’я позивача.

Відповідно до Договору за надання права на використання промислового зразка відповідач повинен був сплачувати позивачу винагороду (роялті) у такому порядку: сума в розмірі 18 500 (вісімнадцять тисяч п’ятсот) доларів США повинна бути виплачена протягом 30 днів з дати підписання Договору, а сума в розмірі 116 500 (сто шістнадцять тисяч п’ятсот) доларів США повинна бути виплачена протягом 90 днів з дати підписання Договору, але відповідач не виконав своє зобов’язання своєчасно, чим порушив умови Договору.

У відповідності до статті 629 ЦК України договір є обов’язковим для виконання Сторонами.

Згідно зі статтями 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Згідно зі статтею 610 ЦК України - порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Відповідач у свою чергу звернувся до суду із відзивом, в якому просить залишити позовну заяву без задоволення та зустрічним позовом, в якому пояснює невиконання свого зобов’язання неможливістю здійснити оплату суми заборгованості з причини відмови Банку виконати доручення на проведення платежу від позивача на користь відповідача, та зустрічним позовом з наступними вимогами:

- розтлумачити пункт 2 Договору в контексті визначення предмета Договору та правової природи платежів за Договором, як роялті відповідно до чинного, у тому числі податкового, законодавства;

- розтлумачити пункт 8 Договору в контексті розуміння платежів за Договором як оплати послуг застосування до ліцензійних договорів, укладених між позивачем і відповідачем, поняття „єдиний договір”, визначеного в пункті 3 Постанови Правління Національного банку України „Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями”.

У зв’язку з викладеним відповідач просив залучити до справи третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, Товариство з обмеженою відповідальністю „Актив-Банк”КБ”.

Суд, вислухавши пояснення представників позивача та відповідача, вивчивши матеріали справи, вважає, що обидва позови (первісний позов, та зустрічний позов) підлягають задоволенню.

Третьою особою без самостійних вимог на предмет спору суд залучив Товариство з обмеженою відповідальністю „Актив-Банк”КБ”.

Суд при вирішенні справи виходив з наступного:

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України „Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями” від 30 грудня 2003 року № 597 (надалі - Постанова) - послуги (роботи), придбані протягом календарного року резидентом –суб’єктом підприємницької діяльності за договорами, укладеними з однією і тією самою особою, за умови, що послуги (роботи), які придбаваються, належать до одного підкласу (одного класу, якщо клас не ділиться на підкласи, або однієї групи, якщо група не ділиться на класи, або одного розділу, якщо розділ не ділиться на групи) Класифікації послуг зовнішньоекономічної діяльності ДК 012-97, затвердженої наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 02.06.97 № 324, уважаються придбаними за єдиним договором.

Але, за ст. 8 Договору за надання права на використання Промислового зразка відповідач сплачує позивачу винагороду у вигляді роялті.

Відповідно до п. 1.30 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” роялті –це платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення; за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). Не вважаються роялті платежі за отримання об’єктів власності, визначених у частині першій цього пункту, у володіння або розпорядження чи власність особи або якщо умови користування такими об’єктами власності надають право користувачу продати або відчужити іншим способом такий об’єкт власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошування) є обов’язковим згідно із законодавством України.

Отже позивач сплачує відповідачеві винагороду саме за користування авторським правом за придбання Патенту, а поняття єдиного договору поширюється лише на договори на придбання послуг.

Більш того, що стосується ціни договору, - станом на 8 листопада 2007 року Національний Банк України встановив такий офіційний курс гривні до долара США: 505,0000 українських гривень за 100 доларів США та 743,4610 українських гривень за 100 ЄВРО. 135 000 (сто тридцять п’ять) тисяч доларів США дорівнювало 681.750 (шістсот вісімдесят одна тисяча сімсот п’ятдесят) українських гривень, що в свою чергу дорівнювало 91.707 (дев’яносто одна тисяча сімсот сім ) ЄВРО.

Таким чином, ціна Договору на день підписання останнього складала суму меншу, аніж сума, необхідна для одержання акту цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (надалі –Акт цінової експертизи), зазначеного в Постанові, тобто менше аніж 100.000 (сто тисяч) ЄВРО. Отже, необхідності в оформленні Акту цінової експертизи у відповідача немає.

Крім того, відповідно до п. 4 Постанови Правління Національного банку України „Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями” підставою для проведення зазначених у пункті 1 цієї постанови операцій з оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та/або виконання зобов'язань за векселем, яким оформлена заборгованість резидента перед нерезидентом за такою оплатою, та/або зарахування заборгованості за такою оплатою в разі проведення заліку зустрічних однорідних вимог, якщо загальна вартість послуг, робіт, прав інтелектуальної власності за договором перевищує 100000 євро, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення договору або за станом на 1 січня 1999 року, якщо відповідний договір було укладено до дати введення євро в безготівковий обіг, окрім зазначених у пункті 1 цієї постанови документів, є акт цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, який засвідчує відповідність контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом договору, кон'юнктурі ринку. Таким чином актом цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків засвідчується відповідність контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом договору, кон’юнктурі ринку, а не встановлюється обмеження на здійснення платежів за таким контрактом протягом календарного місяця чи будь-якого іншого певного періоду. Отже здійснення відповідачем прострочених платежів за минулі періоди вказаному п. 4 Постанови Правління Національного банку України „Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями” не суперечить, навіть якщо сума платежів протягом календарного місяця перевищуватиме розмір місячного платежу, підтвердженого актом цінової експертизи.

Щодо Ліцензійного Договору, суд вважає, що сторони помилилися при виборі формулювання визначення предмету Договору, в. п. 3.1 договору зазначено, що Ліцензіар (позивач) надає Ліцензіатові (відповідачеві) на термін дії Договору і за винагороду, яка виплачується Ліцензіатом виключну Ліцензію на використання промислового зразку, захищеного патентом. Відповідно до ст. 461 ЦК України, об’єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу. Виходячи із змісту Договору та Листів, які передували укладенню Договору, відповідач отримав ліцензію на використання не промислового зразка, а на використання з точки зору українського законодавства корисної моделі, яка відповідно до ст. 460 ЦК України може бути продуктом (пристроєм, речовиною тощо) або процесом у будь-якій сфері технології.

Відповідно до ст. 1 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки” промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, а згідно із ст. 1 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі ” винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, отже з наведених норми видно, що предмет договору характеризується ознаками визначення „Корисна модель”. Це підтверджується також листуванням між відповідачем та позивачем, що передувало укладенню Договору, з якого слідує, що відповідач просив позивача надати йому формулу для використання у своїй виробничій діяльності.

Дана корисна модель захищена Німецьким свідоцтвом, яке за німецьким законодавством є охоронним документом, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель). Той факт, що відповідно до німецького законодавства промисловий зразок захищений свідоцтвом, а не патентом, як того вимагає чинне законодавство України, а також, той факт, що об’єкт права інтелектуальної власності за своїми ознаками відповідає визначенню „корисна модель” відповідно до чинного українського законодавства, не може змінити суті платежу за Договором, оскільки і корисна модель і промисловий зразок є об’єктами права інтелектуальної власності, право користування яким повинно оплачуватися платежем, який по свої суті та відповідно до українського, у тому числі податкового законодавства, є роялті.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 526, 527, 625, 837, 853 Цивільного кодексу України, ст.ст. 173, 193 Господарського кодексу України, ст.ст. 43, 49, 82-85, Господарського процесуального кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В :

1. Позов Компанії Тікон бізнес Лімітед задовольнити.

2. Стягнути з ВАТ „Київський завод гумових та латексних виробів” (м. Київ, вул. Амурська, 6, ) на користь Компанії Тікон Бізнес Лімітед (юридична особа по законодавству Сполученого Kopoлiвcтвa Великобританії (яка є резидентом Кіпру та є об’єктом оподаткування на Кіпрі щодо прибутків, отриманих з усіх джерел, зареєстрована за адресою: Стасіну 1, MITCI БІЛДІНГ 1, 1 поверх, офіс 4, Платея Елефтеріас, П.К.1060, Нікосія, Кіпр), 30 000,00 доларів США, 1660,65 грн. державного мита, 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Зустрічний позов ВАТ „Київський завод гумових та латексних виробів” задовольнити повністю.

4. Розтлумачити Ліцензійний договір про передачу прав на використання промислового зразка, укладений 8 листопада 2007 року, між Компанією Тікон Бізнес Лімітед та ВАТ „Київський завод гумових та латексних виробів” наступним чином:

- платіж, здійснюваний ВАТ „Київський завод гумових та латексних виробів” на користь Компанії Тікон Бізнес Лімітед є роялті відповідно до чинного українського, у тому числі, податкового законодавства;

- роялті, що сплачується за цим Ліцензійним договором, не є послугою, та не охоплюється поняттям „єдиний договір” відповідно до пункту 4 Постанови Правління Національного банку України „Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями” від 30 грудня 2003 року № 597.

5. Стягнути з Компанії Тікон Бізнес Лімітед (юридична особа по законодавству Сполученого Kopoлiвcтвa Великобританії (яка є резидентом Кіпру та є об’єктом оподаткування на Кіпрі щодо прибутків, отриманих з усіх джерел, зареєстрована за адресою: Стасіну 1, MITCI БІЛДІНГ 1, 1 поверх, офіс 4, Платея Елефтеріас, П.К.1060, Нікосія, Кіпр) на користь ВАТ „Київський завод гумових та латексних виробів” (м. Київ, вул. Амурська, 6, ) 85,00 грн. державного мита та 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

6. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

7. Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання, оформленого відповідно до ст. 84 Господарського процесуального кодексу України, та може бути оскаржене в порядку та строки, визначені Господарським процесуальним кодексом України.

Суддя                                                                                  О.О.Хрипун

Дата підписання рішення: 19.03.2008