ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа № 20/134

13.02.08

За позовом

до

про

Е. І. Дюпон де Немур енд Компані

1.Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

2. Закритого акціонерного товариства «Транс Оіл»

визнання недійсним патенту України на винахід № 62858

Суддя Палій В. В.

Секретар Молочна Н. С.

Представники:

Від позивача

Від відповідача-1

Від відповідача-2

Мамуня О. С. –предст. (дов. від 01.03.2007 р.), Журкова Т. –предст. (дов.), Гусак А.М.- предст. (дов.)

не з’явився

Коваль А.М. –предст. (дов. від 11.10.2005 р.)

Обставини справи:

Позивач звернувся до суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, Закритого акціонерного товариства «Транс Оіл»про визнання недійсним патенту України №62858 на винахід «Атлант 75% в. г.»

Ухвалою від 06.04.2007р. порушено провадження у справі, прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи призначено на 19.04.2007р. о 10:30.

19.04.2007р. судове засідання не відбулося, у зв’язку з хворобою судді.

Довідкою від 19.04.2007р. за підписом помічника судді, сторони повідомлені по день та час наступного судового засідання –07.05.2007р. о 10:30.

У судовому засіданні 07.05.2007р. представник позивача подав заяву про зміну підстав позову, а саме, просить суд вважати додатково до наведених у позовній заяві підставою позову також пункт а ч. 1 ст. 33 та пп. 1, 8 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»від 15.12.1993р. №3687-ХІІ з наступними змінами і доповненнями.

Змінені позовні вимоги приймаються судом до розгляду.

Представник позивача подав клопотання про залучення до справи додаткових документів, у якості доказів.

Клопотання судом задоволено.

Представник відповідача -2 подав клопотання, у якому просить суд зобов’язати позивача скерувати на адресу відповідача-2 копії позовної заяви з доданими до неї документам, відкласти розгляд справи строком на 3 тижні.

Клопотання судом не задоволено, оскільки до позовної заяви додано докази направлення на адресу відповідача-2 копії позовної заяви з доданими до неї документами. Крім того, уповноважений представник відповідача-2 не позбавлений права ознайомитись з матеріалами справи №20/134.

Представник позивача подав клопотання про призначення у справі експертизи об’єктів інтелектуальної власності та визначив перелік питань, які вважає за доцільне поставити на вирішення експерта.

Розгляд зазначеного клопотання перенесено на наступне судове засідання.

У зв’язку з необхідністю витребувати додаткові документи по справі, неявкою у судове засідання відповідача-1, розгляд справи 07.05.2007р. відкладено.

11.05.2007р. судом одержано клопотання від позивача про залучення додаткових документів у якості доказів по справі.

У судовому засіданні 22.05.2007р. клопотання судом задоволено.

Представник відповідача-2 надав суду відзив на позовну заяву, у якому просить суд у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Представник відповідача подав клопотання, у якому визначив коло питань, які вважає за доцільне поставити на розгляд експерта та надав суду перелік експертів, яким, за вибором суду, вважає за доцільне доручити проведення експертизи.

Представник позивача просив суд доручити проведення експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи має бути доручено компетентним організаціям чи безпосередньо спеціалістам, які володіють необхідними для цього знаннями.

Оскільки для вирішення спору по справі №20/134 необхідні спеціальні знання, суд задовольнив клопотання позивача та призначив у справі судову експертизу об’єктів права інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України остаточний перелік питань, які мають бути роз’яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом. Суд доручив проведення експертизи безпосередньо спеціалістам, а саме, атестованим судовим експертам відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів Петренку С.А., Дорошенку О.Ф., Пічкуру О.В.

У зв’язку з наведеним, ухвалою від 22.05.2007р. провадження у справі №20/134 зупинено.

18.01.2008р. судом одержано висновок №324 судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності по справі №20/134 від 08.01.2008р. із матеріалами справи.

У зв’язку з усуненням обставин, які були підставою для зупинення провадження у справі, ухвалою від 18.01.2008р. провадження у справі №20/134 поновлено, розгляд справи призначено на 05.02.2008р.

У судовому засіданні 05.02.2008 р. оголошено перерву до 11.02.2008р., з метою надання представникам позивача додаткового часу підготувати письмові пояснення щодо висновку № 324 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 08 січня 2008р.

У ході судового засідання 11.02.2008р. представник Позивача подав до суду клопотання про виклик в судове засідання судових експертів, клопотання про призначення повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, клопотання про призначення додаткової судової експертизи.

В обґрунтування поданих клопотань представник Позивача зазначає, що висновок №324 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 08.01.2008 р. є неповним (оскільки досліджено не всі надані на експертизу матеріали), неясним (оскільки викладений нечітко і носить неконкретний характер), необґрунтованим на суперечливим, а також викликає сумнів у його правильності. На доведення вищевказаних обставин представник Позивача посилається на наступні обставини (на ці обставини наявні посилання у всіх поданих клопотаннях):

1) з висновку не є зрозумілим підстави, зважаючи на які судові експерти застосували п. 6.5.2.2. Правил розгляду заявки на винахід та заявку на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 р. № 197 до винаходу за патентом України № 62858;

2) з висновку не є зрозумілим джерела, з яких судові експерти отримали інформацію про технічний результат композиції за патентом України № 62858;

3) з висновку не є зрозумілим підстави, зважаючи на які судові експерти не дослідили та не надали експертної оцінки висновку спеціалістів Інституту фізіології рослин і генетики НАН України № 048/04-07 від 02.04.2007 р. при встановленні відповідності винаходу за патентом України № 62858 критерію промислової придатності;

4) з висновку не є зрозумілим підстави, зважаючи на які судові експерти встановили тотожність складу гербіцидних препаратів «Атлант 75 % в.г.»та «Атлант в.г.», а також встановили їх відповідність гербіцидній композиції за патентом України № 62858;

5) між твердженнями судових експертів існує пряма суперечливість, що має бути роз’яснена;

6) значення патенту США № 6559098 для встановлення відповідності винаходу за патентом України № 62858 критерію новизни не було досліджено судовими експертами;

7) судові експерти дійшли необґрунтованих висновків про відсутність у матеріалах справи документів, згідно з якими винахід за патентом України № 62858 був частиною рівня техніки до дати подання заявки (тобто до 08.09.2003 р.), необґрунтованих висновків про те, що винахід за патентом України № 62858 не випливає явно з рівня техніки, необґрунтованих висновків про те, що винахід за патентом України № 62858 може бути використаний у промисловості або іншій сфері діяльності. Такі висновки, на думку представника Позивача, не відповідають обставинам справи.

Розглянувши вказані доводи представника Позивача, суд вважає, що вони не відповідають даним, що містяться у матеріалах справи та спростовуються текстом висновку №324 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 08.01.2008 р., з огляду на наступне.

Дослідивши Таблиці № № 8, 9, наведені на стор. 14-17 висновку № 324 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 08.01.2008 р., суд встановив, що у описі до патенту США на винахід № 6559098 та у описі до патенту США на винахід № 6242382 абсолютно не зазначається вміст нітрату амонію, що також вказали судові експерти у сьомому пункті кожної із Таблиць, в той час, як однією із суттєвих ознак винаходу за патентом України № 62858 є наявність нітрату амонію у кількості 1 –5 % мас і саме за рахунок введення до складу композиції, яка є об’єктом винаходу за патентом України № 62858, нітрату амонію у зазначеній кількості дало змогу досягти даним винаходом технічного результату, відмінного від технічних результатів винаходів за патентами США № № 6559098, 6242382.

Суд не погоджується з доводами представника Позивача про безпідставність посилань судових експертів на п. 6.5.2.2. Правил розгляду заявки на винахід та заявку на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 р. № 197 до винаходу за патентом України № 62858, оскільки даний підпункт Правил входить до пункту 6.5.2. «Перевірка новизни»і, відповідно, перевіряючи новизну винаходу за патентом України № 62858 судові експерти мали керуватись ним. Суд погоджується із правомірністю застосування судовими експертами даного пункту Правил, адже, з огляду на висновок № 324 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 08.01.2008 р. сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України № 62858, завдяки введення до них нітрату амонію у кількості 1 – 5 % мас дає новий технічний результат, а саме, прискорення початку активної дії гербіциду на цільові види рослин, за рахунок прискореного його поглинання рослинами через введення до гербіцидного препарату нітрату амонію у низьких концентраціях.

З огляду на відсутність у зазначених патентах США вмісту нітрату амонію і, відповідно, відсутність технічного результату, який має винахід за патентом України № 62858, судові експерти зробили вірний висновок про те, що в матеріалах справи не містяться документи, згідно з якими винахід за патентом України № 62858 був частиною рівня техніки до дати подання заявки (08.09.2003 р.).

Твердження представника Позивача про те, що не є зрозумілими джерела, з яких судові експерти отримали інформацію про технічний результат композиції за патентом України № 62858 не відповідають даним, що містяться у матеріалах справи та не відповідають тексту висновку № 324 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 08.01.2008 р., оскільки, ця інформація наведена у описі до патенту України № 62858 (додаток № 1 до позовної заяви). Як зазначено у описі до даного патенту, включення нітрату амонію в кількості 3+/-2 % до складу гербіцидного препарату «Атлант 75 % в.г.»на основі діючої речовини трибенуронметилу призводить до підвищення ефективності препарату на 5-8 % за рахунок прискореного поглинання рослинами діючої речовини препарату. Як обґрунтовано зазначили судові експерти на стор. 25 складеного ними висновку, досягнення заявленого технічного результату підтверджується даними, наведеними у таблицях 2.1.-2.13. опису до патенту України № 62858.

Посилання представника Позивача на не дослідження судовими експертами висновку спеціалістів Інституту фізіології рослин і генетики НАН України № 048/04-07 від 02.04.2007 р. при встановленні відповідності винаходу за патентом України № 62858 критерію промислової придатності не відповідає даним, що містяться в матеріалах справи. Як зазначено на стор. 1, 3 висновку № 324 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 08.01.2008 р., при складанні висновку об’єктом дослідження судових експертів виступали усі документи, що містяться в наданих на дослідження матеріалах справи, а саме, І том на 155 аркушах, ІІ том на 153 аркушах, ІІІ –на 43 аркушах. Відповідно, вказаний висновок Інституту фізіології рослин і генетики НАН України № 048/04-07 від 02.04.2007 р., який залучено до матеріалів справи, був предметом дослідження судових експертів при складанні висновку і судові експерти не прийшли до висновку, що даним документом спростовується промислова придатність спірного винаходу. Дослідивши висновок спеціалістів Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України від 12.04.2007 р., суд встановив, що даний висновок підготовлено не на бланку Інституту, а також не на запит суду, а на звернення директора з продажу гр. Є.Дем’яненка ТОВ «Дюпон Україна»- юридичної особи, яка взагалі не є стороною у справ. Цей висновок було складено спеціалістами Інституту без дослідження матеріалів справи, включаючи документи, що підтверджують використання відповідачем-2 даного винаходу у своїй господарській діяльності на території України, без дослідження самого «ГЕРБІЦИДНОГО ПРЕПАРАТУ «АТЛАНТ 75 % В.Г.», що виготовляється та реалізується відповідачем-2 на території України із застосуванням винаходу за патентом України № 62858. Спеціалісти, що склали висновок, не попереджалися судом про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за надання завідомо неправдивих висновків та за відмову без поважних причин від виконання своїх обов’язків. Крім того, із змісту даного висновку вбачається, що прискорення розвитку фітотоксичної дії при сумісному застосуванні трибенурон-метилу та нітрату амонію, як це констатується у описі до патенту України № 62858, може мати місце. У спеціалістів є лише сумніви щодо коректності проведених експериментів, що свідчать застосування винаходу за патентом України № 62858. Однак, ці сумніви спростовуються висновком про відповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи, затверджений 09 листопада 2004 р. заступником Голови Державного департаменту інтелектуальної власності В. П. Чеботарьовим, висновком № 324 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 08.01.2008 р. та іншими доказами, що підтверджують практичне використання відповідачем-2 винаходу за патентом України № 62858 у господарській діяльності (інформацією з пропонуванням до продажу препарату «Атлант в.г.»у пресі, зокрема, у журналах «Пропозиція»№ 3 за 2005 р., № 5 за 2005 р., «Агроном»№ 2(8) за 2005 р., висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 30 березня 2004 р. № 05.03.02-05/81 на гербіцидний препарат «Атлант В.Г.», посвідченням про державну реєстрацію вказаного препарату (Серія Б, № 00710) від 23 квітня 2004 р., токсиколого-гігієнічним паспортом на гербіцид «АТЛАНТ, 75 % в.г.», затвердженим Інститутом екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України).

Посилання представника Позивача на те, що з висновку не є зрозумілим підстави, зважаючи на які судові експерти встановили тотожність складу гербіцидних препаратів «Атлант 75 % в.г.»та «Атлант в.г.», а також встановили їх відповідність гербіцидній композиції за патентом України № 62858 спростовуються текстом висновку № 324 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 08.01.2008 р. На стор. 25 даного висновку експерти зазначили, що на підставі дослідження токсиколого-гігієнічного паспорту, затвердженого директором Інституту екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя МОЗ України (том 2, а.с. 88-99), у якому хімічний склад препарату «Атлант 75 % в.г.»знаходиться у відповідності з хімічним складом об’єкту винаходу за патентом України № 62858, ними було встановлено ці обставини.

Твердження представника Позивача стосовно суперечностей зроблених експертами висновків у Таблиці № 11 на стор. 22 та 23 складеного ним висновку не відповідають тексту висновку № 324 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 08.01.2008 р., оскільки, як вбачається з даної таблиці, винаходи за патентами США № № 6559098, 6242382 не мають такого технічного результату як має винахід за патентом України № 62858, а саме, прискорення початку активної дії гербіцидного препарату на цільові види рослин, за рахунок прискореного поглинання рослинами діючої речовини препарату через введення нітрату амонію у низьких концентраціях.

Посилання представника Позивача на те, що значення патенту США № 6559098 для встановлення відповідності винаходу за патентом України № 62858 критерію новизни не було досліджено судовими експертами не відповідає даним, що містяться на стор. 5 висновку № 324 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 08.01.2008 р. та у Додатку № 1 до даного висновку. Як вказано на стор. 5 висновку, для проведення повного та об’єктивного дослідження судовими експертами додатково було досліджено, зокрема, повний опис патенту США на винахід № 6559098. Даний опис було повністю наведено експертами у Додатку № 1 до складеного ними висновку. Отже, суд вважає, що судовими експертами було враховано значення патенту США № 6559098 для встановлення відповідності винаходу за патентом України № 62858 критерію новизни і зроблено вірний висновок, що даний патент не розкриває новизну винаходу за патентом України № 62858.

Відповідно до ст. 31 ГПК України передбачена можливість участі в судовому засіданні судового експерта. Згідно п. 9.1. Роз’яснення Вищого Арбітражного суду «Про деякі питання практики призначення судової експертизи»від 11 листопада 1998 р. № 02-5/424 судового експерта може бути викликано у судове засідання з метою усунення неповноти або неясності складеного ним висновку

З урахуванням наведеного, суд приходить до висновку, що обставини, якими представник Позивача обґрунтовує заявлене ним клопотання про виклик в судове засідання судових експертів, не містять зазначених правових підстав для виклику судових експертів в судове засідання.

Суд не погоджується з доводами представника Позивача про те, що винахід за патентом України № 62858 явно випливає з рівня техніки, оскільки з огляду на висновок № 324 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 08.01.2008 р. станом на дату подання заявки на реєстрацію винаходу за патентом України № 62858 (08.09.2003 р.) з рівня техніки були відомі данні щодо:

- використання у складі гербіцидної композиції нітрату амонію в якості ад’юнту або мінерального добрива;

- зниження гербіцидного навантаження з одночасним підсиленням біологічної активності гербіцидів за рахунок використання у їх складі ПАР;

- зниження гербіцидного навантаження з одночасним підсиленням біологічної активності гербіцидів за рахунок використання їх разом з мінеральними добривами (зокрема, нітратом амонію). Зокрема, у описі до патенту США № 5658855 вказується на те, що нітрат амонію, як і інші солі амонію –сульфат, хлорид використовуються для підсилення дії гербіциду, в т.ч. похідних сульфоніл-сечовини. При цьому, співвідношення гербіцид / нітрат амонію складає 4/1 (2 % / 0, 5 %), тоді як за патентом України № 62858 –15/1 (75 % мас. / 5 % мас.).

Таким чином, судові експерти зробили вірний висновок, що в матеріалах справи № 20/134 не міститься інформації, яка стала загальновідомою в світі до дати подання заявки на видачу патенту № від 08.09.2003 р. від 08.09.2003 р., про прискорення початку активної дії гербіциду на цільові види рослин, за рахунок прискореного його поглинання рослинами через введення до гербіцидного препарату нітрату амонію у низьких концентраціях.

Відповідно до п. 6.5.3.5. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель (Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 р. № 197) заявлений винахід, як правило, визнають як такий, що не відповідає умові винахідницького рівня, якщо в його основу покладено:

- доповнення відомого засобу будь-якою відомою частиною (частинами), яка (які) додається (додаються) до нього за відомими правилами, для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень;

- заміну будь-якої частини (частин) відомого засобу іншою відомою частиною (частинами) для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме такої заміни;

- зміну кількісної ознаки (ознак), показ таких ознак у взаємозв'язку або в зміні його виду за умови, що факт впливу кожної з ознак на зазначений технічний результат відомий і нові значення цих ознак або їх взаємозв'язок могли бути одержані, виходячи з відомих залежностей, закономірностей.

Однак, як встановили судові експерти на стор. 24 складеного ними висновку, жодний з трьох перелічених принципів не покладено в основу винаходу за патентом України № 62858. Таким чином, суд приходить до висновку, що винахід за патентом України № 62858 не випливає явно з рівня техніки, тобто відповідає критерію винахідницький рівень.

Суд не погоджується з доводами представника Позивача про те, що винахід за патентом України № 62858 не може бути використаний у промисловості або іншій сфері діяльності, оскільки такі доводи не відповідають даним, що містяться у матеріалах справи.

В описі до патенту України на винахід № 62858 міститься інформація щодо призначення заявленого об’єкту винаходу та його здійснення. Досягнення заявленого технічного результату підтверджується даними, наведеними в таблицях 2.1.-2.13., а саме: «включення нітрату амонію в кількості 3+/- 2 % до складу гербіцидного препарату «Атлант 75 % в.г.»на основі діючої речовини трибенуронметилу призводить до підвищення ефективності дії препарату на 5-8 % за рахунок прискореного поглинання рослинами. В матеріалах справи міститься інформація, що гербіцидний препарат «Атлант 75 % в.г.»:

- рекламується як продукція ЗАТ «Транс Оіл»(Том 2, а.с. 79-84);

- включено до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні»відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи (Том 2, а.с. 85-86);

- пройшов державну реєстрацію в Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України (Том 2, а.с. 87);

- має токсиколого-гігієнічний паспорт, затверджений директором Інституту екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя МОЗ України (Том 2, а.с. 88-99), в якому хімічний склад препарату «Атлант 75 % в.г.»знаходиться у відповідності з хімічним складом об’єкту винаходу за патентом України № 62858.

Тобто, виходячи з матеріалів справи, суд погоджується з висновком судових експертів стосовно того, що об’єкт винаходу за патентом України № 62858 у вигляді гербіцидного препарату «Атлант 75 % в.г.»придатний для виготовлення і використання у промисловості.

Згідно ч. 3 ст. 42 ГПК України у випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу. Відповідно до п. 9.1. Роз’яснення Вищого Арбітражного суду «Про деякі питання практики призначення судової експертизи»від 11 листопада 1998 р. № 02-5/424:

- висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об’єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання;

- висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер.

З урахуванням наведеного, суд приходить до висновку, що обставини, якими представник Позивача обґрунтовує заявлене ним клопотання про призначення додаткової експертизи, не містять зазначених правових підстав для призначення додаткової експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 42 ГПК України при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту. При цьому, правовими підставами для проведення такої експертизи відповідно до п. 9.2. Роз’яснення Вищого Арбітражного суду «Про деякі питання практики призначення судової експертизи»від 11 листопада 1998 р. № 02-5/424 є:

- необґрунтованість висновку експерта;

- неправильність висновку експерта;

- суперечливість висновку експерта іншим матеріалам справи;

- розходження у висновках кількох експертів, якщо їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

З урахуванням наведеного, суд приходить до висновку, що обставини, якими представник Позивача обґрунтовує заявлене ним клопотання про призначення повторної експертизи, не містять зазначених правових підстав для призначення повторної експертизи. Крім того, судом враховується і те, що кандидатури експертів Дорошенка О. Ф. та Петренка С. А., яким слід доручити проведення судової експертизи, були погоджені з представником Позивача у судовому засіданні 22.05.2007 р.

У судовому засіданні 11.02.2008р. судом оголошено перерву до 13.02.2008р., з метою виготовлення повного тексту рішення по справі.

Розглянувши подані учасниками процесу документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (надалі –відповідач-1) зареєстрував на ім’я Закритого акціонерного товариства «Транс Оіл»(надалі –відповідач-2) винахід «ГЕРБІЦИДНИЙ ПРЕПАРАТ «АТЛАНТ 75 % В.Г.»і видав на нього патент України № 62858. Заявку № на реєстрацію вказаного винаходу було подано 08.09.2003 р. Патент України на винахід № 62858 було видано 15.12.2004 р. Публікацію про видачу даного патенту було здійснено у офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 12 за 2004 р. з датою публікації 15.12.2004 р. Винахід за патентом України № 62858 містить наступну формулу «Гербіцидний препарат, що містить трибенуронметил, поверхнево-активні та інертні речовини, який відрізняється тим, що додатково містить нітрат амонію при такому співвідношенні компонентів, % мас.:

- трибенуронметил –75;

- поверхнево-активні та інертні речовини – 20-24;

- нітрат амонію –1-5».

Е. І. Дюпон де Немур енд Компані (надалі – позивач) вважає, що державна реєстрація патенту України № 62858 на винахід «ГЕРБІЦИДНИЙПРЕПАРАТ «АТЛАНТ 75 % В.Г.»була здійснена з порушенням вимог чинного законодавства України, посилаючись на те, що вказаний винахід не відповідає умовам патентоздатності, а саме, не є новим, не має винахідницького рівня, не є промислово придатним (з урахуванням поданої позивачем заяви про зміну підстави позову від 07.05.2007 р.). Позивач також зазначає, що така реєстрація до того ж порушує його права.

На обґрунтування відсутності новизни у винаходу за патентом України № 62858 Позивач зазначає, що до дати подання заявки № на реєстрацію даного винаходу (08.09.2003 р.) сукупність його суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі, на підтвердження чого позивачем були надані:

- інструкція до гербіциду «ЕКСПРЕСС Екс Пі»фірми «ДюПон»(1997-2002);

- опис до деклараційного патенту України № 56912 (дата подання заявки на винахід 31.10.2002 р.);

- публікація І.А. Прищепи «О способах снижения норм расхода гербицидов»щомісячного журналу «Защита и карантин растений»(березень 2002 р.);

- опис до патенту України на винахід № 5127 (пріоритет від 10.05.1985 р.);

- брошура про гербіцидний препарат «Поінтер»(2002 р.);

- опис продукції сільськогосподарського призначення компанії «ДюПон»- гербіциду «ЕКСПРЕСС»(інформація була відома на 01.01.2000 р.);

- опис до патенту США на винахід № 5441923 (дата подання заявки 14.02.1994 р.);

- опис до патенту США на винахід № 6559098 (дата подання заявки 04.02.1998 р.);

- опис до патенту США на винахід № 6242382 (дата подання заявки 12.03.1998 р.);

- опис до патенту США на винахід № 5658855 (дата подання заявки 26.09.1996 р.).

Позивач вважає, що зазначені матеріали підтверджують загальнодоступність у світі сукупності суттєвих ознак винаходу за патентом України № 62858 до 08.09.2003 р.

На обгрунтування відсутності у винаходу за патентом України № 62858 винахідницького рівня Позивач зазначає, що надані ним матеріали підтверджують, що даний винахід явно випливає із рівня техніки, тобто, є очевидним для фахівця.

На обгрунтування відсутності у даному винаході промислової придатності позивач, посилаючись на висновок Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України від 12.04.2007 р., зазначає, що реалізація наведеного у патенті України № 62858 призначення не можлива, а отже, запатентований винахід не можна використати у промисловості або в іншій сфері діяльності.

У якості обгрунтування права на звернення до суду Позивач зазначає, що значно раніше від дати подання заявки на реєстрацію винаходу за патентом України № 62858 він в результаті творчої праці своїх співробітників розробив хімічний препарат трибенуронметил і набув на нього права інтелектуальної власності, однак, винахід за патентом України № 62858 містить трибенуронметил і, відповідно, порушує права Позивача.

З урахуванням викладеного, Позивач просить суд визнати патент України № 62858 на винахід «Атлант 75 % в.г.»недійсним повністю та зобов’язати відповідача-1 внести відомості, пов’язані з визнанням недійсним патенту України № 62858 на винахід «Атлант 75 % в.г.»до Державного реєстру винаходів України та здійснити про це публікацію у офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідач-1 відзиву на позовну заяву не надав, свого уповноваженого представника для участі у справі не направив.

Відповідач-2 надав відзив на позовну заяву, у якому проти задоволення позовних вимог позивача заперечив, вказавши, що жоден з наданих позивачем матеріалів не розкриває власне формули винаходу за патентом України № 62858, а отже, на дату подання заявки на реєстрацію (08.09.2003р.) вказаний винахід не був частиною рівня техніки. На підтвердження наявності у винаходу винахідницького рівня відповідач-2 зазначив, що заявлений хімічний склад гербіцидного препарату за патентом України на винахід № 62858 дає неочевидні для спеціаліста у даній галузі техніки результати: введення нітрату амонію у кількості 1-5%, забезпечує суттєве прискорення дії активної речовини, поліпшує ефективність використання даного препарату. На підтвердження промислової придатності винаходу за патентом України № 62858 відповідач-2 зазначив, що даний винахід активно використовується ним у промисловості, надавши фотографічні знімки гербіцидного препарату «Атлант 75 % В.Г.», інформацію з пропонуванням до продажу вказаного препарату у пресі, зокрема, у журналах «Пропозиція»№ 3 за 2005 р., № 5 за 2005 р., «Агроном»№ 2(8) за 2005 р., висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 30.03.2004 р. № 05.03.02-05/81 на гербіцидний препарат «Атлант В.Г.», посвідчення про державну реєстрацію вказаного препарату (Серія Б, № 00710) від 23 квітня 2004 р., токсиколого-гігієнічний паспорт на даний препарат, затверджений Інститутом екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України, тощо. Таким чином, відповідач-2 зазначає, що винахід за патентом України № 62858 є новим, має винахідницький рівень та є промислово придатним. Крім того, відповідач-2 звернув увагу на колізію позивача у його одночасних твердженнях про відсутність новизни, винахідницького рівня та промислової придатності винаходу за патентом України № 62858. Тобто, відповідач-2 вважає, що одночасні посилання позивача на відсутність новизни винаходу за патентом України № 62858, відсутність у нього винахідницького рівня, з однієї сторони, та відсутність промислової придатності винаходу, з іншої, є такими, що взаємовиключають одне одне, оскільки за законами логіки не може один і той же самий винахід бути багато років відомим у світі і використовуватись позивачем, очевидним у застосуванні для фахівця, і в той же час не бути промислово придатним для використання.

З урахуванням наведеного, відповідач-2 просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог позивача у повному обсязі.

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні всі обставини, що мають значення для справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про необґрунтованість позовних вимог і, відповідно, про відмову у задоволенні позову з таких підстав.

Предметом розгляду справи є визнання недійсним патенту України № 62858 на винахід «ГЕРБІЦИДНИЙ ПРЕПАРАТ «АТЛАНТ 75 % В.Г.»з підстав невідповідності даного винаходу умовам патентоздатності, а саме, відсутності у нього новизни, винахідницького рівня та промислової придатності.

У відповідності до ст. 469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. За змістом ст. ст. 462, 464 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід засвідчуються патентом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме патент.

Згідно підпункту “а” п. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ з подальшими змінами і доповненнями у редакції Закону України від 22.05.2003 р. № 850-ІV патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону. В силу п. 3 Постанови Верховної Ради України “Про введення в дію Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 23.12.1993 р. № 3769-ХІІ, слід брати до уваги умови патентоздатності, визначені законодавством, що діяло на дату подання заявки. Датою подання заявки № на винахід за спірним патентом є 08.09.2003 р.

Умови патентоздатності винаходу визначені у ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ з подальшими змінами і доповненнями у редакції Закону України від 22.05.2003 р. № 850-ІV, що діяли станом на дату подання заявки (надалі –«Закон про винаходи»). Згідно даної статті Закону про винаходи:

- винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним (п. 1 ст. 7 Закону);

- винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об’єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо (п. 3 ст. 7 Закону);

- рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету (п. 4 ст. 7 Закону);

- рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати” (п. 5 ст. 7 Закону);

- винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто, не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п’ятій цієї статті, до уваги не береться (п. 7 ст. 7 Закону);

- винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності (п. 8 ст. 7 Закону).

За таких обставин для правильного вирішення справи по суті, виходячи з матеріалів справи, суду необхідно встановити:

- чи стала сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України № 62858 загальнодоступною у світі до дати подання заявки на реєстрацію даного винаходу (08.09.2003 р.), тобто, чи відповідає винахід такій умові патентоздатності як новизна;

- чи має винахід за патентом України № 62858 винахідницький рівень, тобто, чи не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним);

- чи може винахід за патентом України № 62858 бути використаним у промисловості або в іншій сфері діяльності (тобто, чи є винахід промислово придатним).

Для вирішення вказаних питань необхідно володіти спеціальними знаннями, якими суд не володіє, а тому без висновків судової експертизи, які є належними засобами доказування, справа не може бути вирішена по суті.

Враховуючи наведене, судом за клопотанням позивача та відповідача-2 по справі відповідно до ст. 41 ГПК України, керуючись Законом України «Про судову експертизу»від 25.02.1994 р. № 4038-ХІІ, було призначено судову експертизу, проведення якої відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів доручено атестованим судовим експертам за спеціальністю № 13.3. «Дослідження, пов’язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції»Петренку Сергію Анатолійовичу (юридична (домашня адреса): НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук України м. Київ, вул. Тимирязівська, 66/3), Дорошенку Олександру Федоровичу (юридична (домашня адреса): м. Київ, вул. Срібнокільська, 14, кв. 173) та Пічкуру Олександру Валентиновичу (юридична (домашня адреса): НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук України м. Київ, вул. Тимирязівська, 66/3).

Відповідно до висновку № 324 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 08 січня 2008 р.:

1. В матеріалах справи не містяться документи, згідно з якими сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України № 62858 стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки (08.09.2003 р.).

2. Виходячи з документів, що містяться в матеріалах справи, винахід за патентом України № 62858 не випливає явно з рівня техніки, тобто відповідає критерію винахідницький рівень.

3. Винахід за патентом України № 62858 є промислово придатним, тобто може бути використаним у промисловості або іншій сфері діяльності.

Суд приймає до уваги той факт, що експертне дослідження здійснювали атестовані судові експерти, які мають вищу технічну освіту та вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, кваліфікації судових експертів з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальностями 13.3. –«Дослідження, пов’язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції», достатній стаж судово-експертної роботи та включені до Реєстру атестованих судових експертів.

Дослідивши складений висновок за правилами ст. 43 ГПК України, суд вважає, що зроблені висновки експертами було належним чином обґрунтовані. Вони базуються на здійсненому судовими експертами, тобто, особами, які володіють спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності, зокрема, дослідженні документів, що містяться у матеріалах справи.

Судом враховується також те, що для проведення повного та об’єктивного дослідження експерти додатково дослідили повні описи патентів США на винахід № № 6559098, 6242382, 5658855, які надали у додатках № № 1-3 до складеного ними висновку. Дослідження кожного наданого позивачем документу на предмет наявності у ньому суттєвих ознак винаходу за патентом України № 62858 експертами наведено у кожній окремій таблиці на стор. 5-18 висновку експерта № 324. Всього висновок містить 10 (десять) таких таблиць, що підтверджує всебічність та повноту досліджень.

В результаті порівняльного аналізу усіх вищезазначених матеріалів з суттєвими ознаками винаходу за патентом України № 62858 експерти встановили, що в матеріалах справи не містяться документи, згідно з якими винахід за патентом України № 62858 був частиною рівня техніки до дати подання заявки (08.09.2003 р.). Крім того, даний висновок експертів базується на п. 6.5.2.5. Правил розгляду заявки на винахід та заяки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2002 р. № 197, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 р. за № 364/6652 (надалі –«Правила розгляду заявки»), згідно якого «якщо заявлений винахід відноситься до застосування продукту чи способу за новим призначенням, то він визнається таким, що не відповідає умові новизни, якщо виявлено джерело інформації, з якого відомо застосування того самого продукти чи способу за вказаним у заявці призначенням». Згідно даної норми Правил розгляду заявки експертами було встановлено, що жодний з наданих позивачем документів, в тому числі, описи до патентів США на винаходи № № 6242382, 6559098 не містять інформації про вплив сукупності їх суттєвих ознак на досягнення зазначеного у патенті України № 62858 на винахід технічного результату (стор. 18 висновку експерта № 324).

Наявність у винаходу за патентом України № 62858 винахідницького рівня належним чином обгрунтовано експертами тим, що в матеріалах справи не міститься інформації, яка стала загальновідомою в світі до дати подання заявки на видачу патенту № від 08.09.2003р. про прискорення початку активної дії гербіциду на цільові види рослин, за рахунок прискореного його поглинання рослинами через введення до гербіцидного препарату нітрату амонію у низьких концентраціях (стор. 24 висновку експерта № 324).

Наявність у винаходу за патентом України № 62858 промислової придатності обгрунтовано тим, що в описі до патенту України на винахід № 62858 міститься інформація щодо призначення заявленого об’єкту винаходу та його здійснення. Як зазначили судові експерти на стор. 25 висновку експерта № 324, досягнення заявленого технічного результату підтверджується даними, наведеними в таблицях 2.1.-2.13., а саме: включення нітрату амонію в кількості 3+/- 2 % до складу гербіцидного препарату «Атлант 75 % в.г.»на основі діючої речовини трибенуронметилу призводить до підвищення ефективності дії препарату на 5-8 % за рахунок прискореного поглинання рослинами.

В матеріалах справи міститься інформація, що гербіцидний препарат «Атлант 75 % в.г.»: рекламується як продукція ЗАТ «Транс Оіл», включено до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні»відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, пройшов державну реєстрацію в Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України, має токсиколого-гігієнічний паспорт, затверджений директором Інституту екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя МОЗ України, в якому хімічний склад препарату «Атлант 75 % в.г.»знаходиться у відповідності з хімічним складом об’єкту винаходу за патентом України № 62858. Отже, суд вважає, що експерти зробили правильний висновок, що винахід за патентом України № 62858 придатний для виготовлення і використання у промисловості.

Провівши оцінку висновку № 324 у сукупності з іншими доказами суд приходить до висновку, що складений висновок узгоджується із залученими до матеріалів справи доказами як окремо, так і у їх сукупності, зокрема, із наступними доказами:

- інструкцією до гербіциду «ЕКСПРЕСС Екс Пі»фірми «ДюПон»(1997-2002);

- описом до деклараційного патенту України № 56912 (дата подання заявки на винахід 31.10.2002 р.);

- публікацією І.А. Прищепи «О способах снижения норм расхода гербицидов»щомісячного журналу «Защита и карантин растений»(березень 2002 р.);

- описом до патенту України на винахід № 5127 (пріоритет від 10.05.1985р.);

- брошурою про гербіцидний препарат «Поінтер»(2002 р.);

- описом продукції сільськогосподарського призначення компанії «ДюПон»- гербіциду «ЕКСПРЕСС»(інформація була відома на 01.01.2000 р.);

- описом до патенту США на винахід № 5441923 (дата подання заявки 14.02.1994 р.);

- описом до патенту США на винахід № 6559098 (дата подання заявки 04.02.1998 р.);

- описом до патенту США на винахід № 6242382 (дата подання заявки 12.03.1998 р.);

- описом до патенту США на винахід № 5658855 (дата подання заявки 26.09.1996 р.);

-публікацією «Чем опасны нитраты?»на сайті http://www.gamgam.boom.ru/TEXT/nitrat.htm;

- фотографічними знімками препарату «АТЛАНТ 75 % В.Г.»;

- інформацією з пропонуванням до продажу препарату «АТЛАНТ В.Г.»у журналах «Пропозиція»№ 3 за 2005 р., № 5 за 2005 р., «Агроном»№ 2(8) за 2005 р.;

- висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 30 березня 2004 р. № 05.03.02-05/81 на гербіцидний препарат «Атлант В.Г.»

- посвідченням про державну реєстрацію вказаного препарату (Серія Б, № 00710) від 23 квітня 2004 р.;

- токсиколого-гігієнічним паспортом на гербіцид «АТЛАНТ, 75 % в.г.», затвердженим Інститутом екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України;

- висновком про відповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи, затверджений 09 листопада 2004 р. заступником Голови Державного департаменту інтелектуальної власності В. П. Чеботарьовим, тощо.

Судом також встановлено, що відповідно до п. 1 ст. 6, п.п. 1, 3, 4, 5, 7, 8 ст. 7, 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ з подальшими змінами і доповненнями у редакції Закону України від 22.05.2003 р. № 850-ІV та Правил розгляду заяки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 р. № 197 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.04.2002 р. за № 364/6652 відповідачем-1 було проведено кваліфікаційну експертизу винаходу «ГЕРБІЦИДНИЙ ПРЕПАРАТ «АТЛАНТ 75 % В.Г.»та належним чином перевірено відповідність даного винаходу умовам патентоздатності, а саме, новизні, винахідницькому рівню та промисловій придатності. Це підтверджується висновком про відповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи, затвердженим 09.11.2004 р. заступником Голови Державного департаменту інтелектуальної власності В. П. Чеботарьовим, згідно якого даний винахід є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Тобто, і судові експерти, і експерти Укрпатенту прийшли до висновку, що винахід за патентом України № 62858 є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Суд критично ставиться до наданого позивачем висновку Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України від 12 квітня 2007 р., згідно якого реалізація вказаного у патенті України № 62858 призначення не можлива, оскільки даний висновок було зроблено без дослідження відповідними спеціалістами інституту матеріалів справи, зокрема, документів, що підтверджують використання відповідачем-2 даного винаходу у своїй господарській діяльності на території України, без дослідження самого «ГЕРБІЦИДНОГО ПРЕПАРАТУ «АТЛАНТ 75 % В.Г.», що виготовляється відповідачем-2 та реалізується ним на території України із застосуванням винаходу за патентом України № 62858. Спеціалісти, що склали відповідний висновок, також не попереджалися судом про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за надання завідомо неправдивих висновків та за відмову без поважних причин від виконання своїх обов’язків.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Таким чином, з урахуванням наданих сторонами доказів у справі та висновку № 324 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 08 січня 2008 р., який є належним засобом доказування, суд приходить до висновку, що винахід за патентом України № 62858 є новим, має винахідницький рівень та є промислово придатним. А отже, відсутні, передбачені ст. 7, підп. «а»п. 1 ст. 33 Закону про винаходи, правові підстави для визнання патенту України № 62858 на винахід недійсним.

Крім того, оскільки позивачем суду не було надано належних доказів про набуття ним прав інтелектуальної власності власне на трибенуронметил як хімічну речовину, а з огляду на висновок № 324 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 08 січня 2008 р., згідно якого об’єктом винаходу за патентом України № 62858 є не трибенуронметил як хімічна речовина, а композиція, суть якої характеризується кількісним вмістом інгредієнтів, що входять до неї (стор. 4 висновку), твердження позивача про наявність порушення його прав у зв’язку із дією патенту України на винахід № 62858 не знайшло свого підтвердження належними доказами.

З урахуванням наведеного, суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача про визнання недійсним патенту України на винахід №62858 та зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести відомості, пов’язані з визнанням вказаного патенту недійсним до Державного реєстру винаходів України та здійснити про це публікацію у офіційному бюлетені “Промислова власність” не підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

У задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10

днів з дня його прийняття.

Суддя                                                                                 В. В. Палій