ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2008 р.

№ 11-25/291-07-8223

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П.–головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Арія Вин", смт Тарутино Тарутинського району Одеської області (далі –ТОВ "Арія Вин"), та

Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі –Департамент)

на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 26.06.2008

зі справи № 11-25/291-07-8223

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Вин", с. Молога Білгород-Дністровського району Одеської області (далі –ТОВ "Бізнес Вин")

до ТОВ "Арія Вин",

Департаменту та

державного підприємства "Український інститут промислової власності", м. Київ (далі –Укрпатент)

про визнання недійсним свідоцтва України № 75242 на знак для товарів і послуг та зобов’язання вчинити певні дії.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

ТОВ "Бізнес Вин" –Коломацького М.Г.,

ТОВ "Арія Вин" –Голубєй А.І., Іонушаса С.К.,

Департаменту –Потоцького М.Ю.,

Укрпатенту –Потоцького М.Ю.

За результатами розгляду касаційних скарг Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ТОВ "Бізнес Вин" звернулося до господарського суду Одеської області з позовом (з урахуванням подальших уточнень до нього) до Департаменту, ТОВ "Арія Вин" та Укрпатенту про:

? визнання недійсним повністю свідоцтва України №75242 на знак для товарів та послуг "Вина ТАРУТИНО";

? зобов’язання Департаменту здійснити офіційну публікацію про визнання свідоцтва України №75242 недійсним повністю;

? заборону ТОВ "Арія Вин" використовувати позначення "Вина ТАРУТИНО", а також етикетку з позначенням "Вина ТАРУТИНО" у маркуванні своєї продукції.

Рішенням названого господарського суду від 21.05.2008 (суддя Власова С.Г.) у задоволенні позову відмовлено. Судове рішення мотивовано тим, що:

у реєстрації торговельної марки "Вина ТАРУТИНО" Департаментом не порушено вимоги Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812;

відповідач подав суду першої інстанції докази тривалого добросовісного використання ним знака для товарів і послуг "Вина ТАРУТИНО" до дати подання іншою особою заявки на реєстрацію позначення "ТАРУТИНСЬКІ ВИНА", "ТАРУТИНСКИЕ ВИНА", тобто ТОВ "Арія Вин" має право попереднього користувача торговельною маркою "Вина ТАРУТИНО".

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 26.06.2008 (колегія суддів у складі: суддя Лавренюк О.Т. –головуючий, судді Гладишева Т.Я., Савицький Я.Ф.) рішення господарського суду Одеської області від 21.05.2008 скасовано, прийнято нове рішення, яким позов задоволено:

? визнано недійсним повністю свідоцтво України №75242 на знак для товарів та послуг "Вина ТАРУТИНО";

? ТОВ "Арія Вин" заборонено використовувати позначення "Вина ТАРУТИНО", а також етикетку з позначенням "Вина ТАРУТИНО" у маркуванні своєї продукції;

? Департамент зобов'язано здійснити публікацію про визнання недійсним повністю свідоцтва України №75242 на знак для товарів та послуг;

? з ТОВ "Арія Вин" стягнуто: 63, 75 грн. витрат зі сплати державного мита; 59 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу і 3 002,88 грн. за проведення судової експертизи;

? з Департаменту стягнуто: 63, 75 грн. витрат зі сплати державного мита; 59 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу і 3 002,88 грн. за проведення судової експертизи.

В обґрунтування постанови апеляційного господарського суду зазначено про те, що:

на момент прийняття Департаментом заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг "Вина ТАРУТИНО" (17.02.2005) вже існувало свідоцтво України № 47059 на знак для товарів і послуг "ТАРУТИНСЬКІ ВИНА", "ТАРУТИНСКИЕ ВИНА", тобто у реєстрації торговельної марки порушено умови надання правової охорони, передбачені статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі –Закон);

у матеріалах справи відсутні рішення Апеляційної палати Департаменту або суду щодо визнання знака для товарів і послуг "Вина ТАРУТИНО" добре відомим, а отже документи, що були надані на підтвердження тривалого використання відповідачем наведеного знака, як-от договір підряду, етикетки, видаткові накладні, звіти тощо, не можуть бути визнані доказами визнання знака "Вина ТАРУТИНО" добре відомим; таким чином, цьому знакові не може бути надана правова охорона за статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та статтею 25 Закону.

ТОВ "Арія Вин" і Департамент звернулися до Вищого господарського суду України з касаційними скаргами, в яких просять постанову господарського суду апеляційної інстанції зі справи скасувати, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі.

ТОВ "Арія Вин" касаційну скаргу і доповнення до неї мотивувало тим, що суд апеляційної інстанції на порушення приписів Господарського процесуального кодексу України (далі –ГПК України) не оцінив наявних у справі доказів та не надав умотивованого обґрунтування доводам відповідача щодо наявності у нього передбаченого статтею 500 Цивільного кодексу України (далі –ЦК України) права попереднього користувача торговельною маркою "Вина ТАРУТИНО", а тому дійшов помилкового висновку щодо необхідності скасування рішення господарського суду міста Києва від 21.05.2008 з цієї справи. Крім того, скаржник зазначає про те, що розгляд апеляційної скарги було проведено за відсутністю представника ТОВ "Арія Вин", якого не було належним чином повідомлено про час та місце розгляду цієї скарги.

В обґрунтування касаційної скарги Департамент зазначає про те, що Одеським апеляційним господарським судом помилково вказано, що господарський суд першої інстанції неправильно застосував статтю 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. Місцевий же господарський суд правильно застосував норми матеріального права та дійшов вірного висновку про необхідність відмови у задоволенні позовних вимог.

У відзиві на касаційні скарги ТОВ "Бізнес Вин" заперечує проти викладених відповідачами доводів і просить постанову господарського суду апеляційної інстанції залишити без змін, а касаційні скарги –без задоволення.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційних скарг з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- 20.11.2002 Кустурою Петром Михайловичем подано заявку № на реєстрацію знака для товарів і послуг "ТАРУТИНСЬКІ ВИНА", "ТАРУТИНСКИЕ ВИНА";

- 15.02.2005 Кустурі П.М. видано свідоцтво України № 47059 на знак для товарів та послуг "ТАРУТИНСЬКІ ВИНА", "ТАРУТИНСКИЕ ВИНА" (словесний знак) для товарів і послуг 33, 35 і 39 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі –МКТП);

- 09.03.2006 на підставі заяви Кустури П.М. Департамент прийняв рішення про опублікування в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг "ТАРУТИНСЬКІ ВИНА", "ТАРУТИНСКИЕ ВИНА" для товарів і послуг 33, 35 і 39 класів МКТП Заворотному Семену Петровичу (реєстраційний № 3991 від 17.04.2006);

- 15.12.2006 Заворотним С.П. отримано свідоцтво України № 70520 на знак для товарів та послуг на знак "ТАРУТИНСЬКІ ВИНА", "ТАРУТИНСКИЕ ВИНА" (комбінований знак); дата подання заявки № m200507507 –07.07.2005; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 12 за 2006 рік;

- 01.02.2006 Заворотним С.П. (ліцензіар) і ТОВ "Бізнес Вин" (ліцензіат) укладено ліцензійний договір про надання дозволу на використання знака для товарів та послуг, відповідно до умов якого ліцензіар надає ліцензіату на строк дії цього договору на території та за винагороду, яку сплачує ліцензіат, невиключну ліцензію на використання знака для товарів і послуг, який охороняється за свідоцтвом України № 70520, стосовно товару "вино" 33 класу МКТП;

- 24.04.2006 Заворотним С.П. (ліцензіар) та ТОВ "Бізнес Вин" (ліцензіат) укладено договір про надання дозволу на використання знака для товарів і послуг, відповідно до умов якого ліцензіар надає ліцензіату на строк дії цього договору, на території та за винагороду, яку сплачує ліцензіат, невиключну ліцензію на використання знака для товарів і послуг, який охороняється за свідоцтвом України № 47059, відносно товарів 33, 35, 39 класів МКТП;

- відповідно до пунктів 3.6 договорів від 01.02.2006 і 24.04.2006 якщо треті особи порушують право власності на знак, то ліцензіат самостійно або спільно разом з ліцензіаром мають право заявити свої претензії до порушника, подати позов до суду або звернутися до Антимонопольного комітету України;

- 15.02.2007 ТОВ "Арія Вин" отримано патент України №13568 на промисловий зразок "комплект етикеток для вина";

- ТОВ "Арія Вин" є власником свідоцтва України №75242 на знак для товарів і послуг "Вина ТАРУТИНО" (словесний знак) для товаріу "вино" 33 класу МКТП (дата подання заявки № m200501733 –17.02.2005; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва –25.04.2007);

- ТОВ "Арія Вин" на підтвердження тривалого використання ним знака для товарів і послуг "Вина ТАРУТИНО" до дати подання Заворотним С.П. заявки на реєстрацію позначення "ТАРУТИНСЬКІ ВИНА", "ТАРУТИНСКИЕ ВИНА" подало суду: копію укладеного відповідачем та дочірнім підприємством "Укрпол-2" товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпол Лтд" договору підряду від 01.08.2002 №010802/1 про виготовлення поліграфічної продукції - етикеток на вина серії "Вина ТАРУТИНО"; копії накладних на поставку продукції; копію укладеного відповідачем та дочірнім підприємством "Укрпол-2" товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпол Лтд" договору підряду від 08.05.2003 №080503/1 про виготовлення поліграфічної продукції –етикеток на вина серії "Вина ТАРУТИНО";

- відповідно до висновку від 14.03.2008 № 04/08 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, яку проведено Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України:

? позначення "Вина ТАРУТИНО" згідно зі свідоцтвом України № 75242 на знак для товарів і послуг та позначення "ТАРУТИНСЬКІ ВИНА" згідно зі свідоцтвами України №47059 і №70520 на знаки для товарів і послуг не є тотожними, але є схожими за фонетичною та семантичною ознаками;

? знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №75242 та знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України за №47059 та №70520 не є тотожними, але є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Причиною спору зі справи стало питання про наявність підстав для визнання недійсним свідоцтва України № 75242 на знак для товарів і послуг "Вина ТАРУТИНО".

Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

У пункті 3 статті 6 Закону зазначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з, зокрема, знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг.

Відповідно до підпункту "а" пункту 4.3.2.1 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

У частині першій та другій статті 41 ГПК України зазначено, що для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Місцевий господарський суд у розгляді позовної вимоги щодо визнання недійсним свідоцтва України № 75242 на знак для товарів і послуг "Вина ТАРУТИНО", призначивши необхідну судову експертизу зі справи, розглядав лише питання про дотримання Укрпатентом вимог Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у процедурі прийняття ним до розгляду та руху заявки на реєстрацію позначення "Вина ТАРУТИНО".

Апеляційний же господарський суд підставі досліджених доказів, у тому числі висновку судової експертизи від 14.03.2008 № 04/08, з'ясував питання щодо схожості до ступеню змішування торговельної марки за свідоцтвом України № 75242 (заявка від 17.02.2005) зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 47059, раніше заявленим (заявка від 20.11.2002) іншою особою на реєстрацію в Україні для споріднених товарів 33 класу МКТП, відтак дійшов вірного висновку про невідповідність зареєстрованого знака для товарів і послуг "Вина ТАРУТИНО" передбаченим статтею 6 Закону умовам надання правової охорони, а тому і про необхідність визнання недійсним повністю свідоцтва України № 75242.

Також Одеським апеляційним господарським судом правильно задоволено позовну вимогу щодо зобов’язання Департаменту здійснити офіційну публікацію про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 75242, оскільки така вимога є похідною від вимоги про визнання недійсним цього свідоцтва. Тобто апеляційним господарським судом правомірно скасовано рішення господарського суду першої інстанції у відповідних частинах та прийнято нове рішення про задоволення наведених позовних вимог.

Разом з тим, відповідно до статті 495 ЦК України та пункту 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

За приписами пункту 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Водночас згідно з пунктом 6 статті 16 Закону виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Частиною першою статті 500 ЦК України встановлено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Місцевий господарський суд у розгляді позовної вимоги про заборону відповідачеві використовувати знак для товарів і послуг "Вина ТАРУТИНО" у маркуванні своєї продукції правильно звернув увагу на викладені приписи законодавства, дослідив наявні у справі докази, які свідчать про тривале використання відповідачем знака для товарів і послуг "Вина ТАРУТИНО" до дати подання Заворотним С.П. заявки на реєстрацію позначення "ТАРУТИНСЬКІ ВИНА", "ТАРУТИНСКИЕ ВИНА" (20.11.2002), як-от: копію укладеного відповідачем та дочірнім підприємством "Укрпол-2" товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпол Лтд" договору підряду від 01.08.2002 №010802/1 про виготовлення поліграфічної продукції - етикеток на вина серії "Вина ТАРУТИНО"; копії накладних на поставку продукції; копію укладеного відповідачем та дочірнім підприємством "Укрпол-2" товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпол Лтд" договору підряду від 08.05.2003 №080503/1 про виготовлення поліграфічної продукції –етикеток на вина серії "Вина ТАРУТИНО", а тому правильно відмовив у задоволенні позову в наведеній частині.

Апеляційний же господарський суд, не спростувавши обставин справи, встановлених господарським судом Одеської області, взагалі не звернув уваги на наведені в матеріалах справи доводи ТОВ "Арія Вин" про наявність у нього права попереднього користувача на торговельну марку "Вина ТАРУТИНО" та помилково скасував правильне по суті рішення господарського суду першої інстанції у цій частині, неправильно застосувавши до спірних відносин статтю 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та статтю 25 Закону. Оскільки предметом даного спору взагалі не є питання щодо визнання торговельної марки "Вина ТАРУТИНО" добре відомою, посилання суду апеляційної інстанції у постанові на статтю 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та статтю 25 Закону є невірним.

Що ж до викладених у доповненні до касаційної скарги посилань ТОВ "Арія Вин" на неповідомлення його про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги, то воно спростовується протоколом Одеського апеляційного господарського суду від 24.06.2008 та повідомленням про оголошення перерви в судовому засіданні господарського суду апеляційної інстанції (т.7, а.с. 7), на якому є підпис представника ТОВ "Арія Вин" Мельникової О.О.

З огляду на наведене Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність змінити відповідним чином постанову Одеського апеляційного господарського суду від 26.06.2008 у даній справі, здійснивши також перерозподіл судових витрат.

Керуючись статтями 1117 – 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Арія Вин" та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України задовольнити частково.

2. Постанову Одеського апеляційного господарського суду від 26.06.2008 зі справи № 11-25/291-07-8223 змінити, виклавши її резолютивну частину в такій редакції:

"1. Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Вин" задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду Одеської області від 21.05.2008 зі справи № 11-25/291-07-8223 змінити, скасувавши його в частині відмови у задоволенні позовних вимог про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 75242 на знак для товарів та послуг "Вина ТАРУТИНО" та про зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України здійснити відповідну офіційну публікацію.

3. Позов задовольнити частково.

4. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 75242 на знак для товарів та послуг "Вина ТАРУТИНО".

5. Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про визнання свідоцтва України №75242 недійсним повністю та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

6. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Арія Вин" на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Вин" 63, 75 грн. витрат зі сплати державного мита, 59 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 3 002, 88 грн. витрат з оплати судової експертизи.

7. В іншій частині рішення господарського суду Одеської області від 21.05.2008 зі справи № 11-25/291-07-8223 залишити без змін."

Суддя В. Селіваненко

Суддя            І. Бенедисюк

Суддя Б. Львов