ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2008 р.

№ 20/677

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П.–головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства "Фармак", м. Київ (далі –ВАТ "Фармак")

на рішення господарського суду міста Києва від 14.05.2007 та

постанову Київського апеляційного господарського суду від 24.06.2008

зі справи № 20/677

за позовом ВАТ "Фармак"

до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі –Державний департамент інтелектуальної власності), та

відкритого акціонерного товариства "Луганський хіміко-фармацевтичний завод", м. Луганськ (далі –ВАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод")

про визнання недійсним свідоцтва України № 46017 на знак для товарів і послуг "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ".

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

ВАТ "Фармак" –не з'яв.,

Державного департаменту інтелектуальної власності –не з'яв,

ВАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод" –Іонушаса С.К., Стахова Р.В.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ВАТ "Фармак" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом (з урахуванням подальших уточнень до нього) до Державного департаменту інтелектуальної власності та ВАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод" про: визнання недійсним свідоцтва № 46017 на знак для товарів і послуг "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ"; зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Рішенням названого господарського суду від 14.05.2007 (суддя Палій В.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.08.2008 (колегія суддів у складі: суддя Андрієнко В.В. –головуючий, судді Малетич М.М., Студенець В.І.), у задоволенні позову відмовлено. Судові рішення з посиланням на статтю 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі –Закон) мотивовано тим, що торговельна марка "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" відповідає умовам надання правової охорони.

ВАТ "Фармак" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить судові рішення зі справи скасувати та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити. Скаргу мотивовано тим, що судові інстанції на порушення приписів Закону та Господарського процесуального кодексу України (далі –ГПК України) не надали умотивованого обґрунтування висновкам судової експертизи, не дослідили належним чином наявні у справі докази та не надали необхідної оцінки доводам позивача.

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Сторони відповідно до статті 1114 ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

06.10.2008 до Вищого господарського суду України надійшло клопотання ВАТ "Фармак" про відкладення розгляду касаційної скарги з цієї справи "у зв’язку з відпусткою представника та неможливістю присутності іншого представника".

У судовому засіданні Вищого господарського суду України 07.10.2008 представники ВАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод" проти задоволення зазначеного клопотання заперечували, зазначаючи про те, що позиція позивача викладена в касаційній скарзі, а тому участь представника ВАТ "Фармак" у судовому засіданні не є обов’язковою.

Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання ВАТ "Фармак", оскільки згідно з приписами ГПК України участь представників сторін у судовому засіданні касаційної інстанції не є обов’язковою, а матеріали даної справи містять достатній для розгляду касаційної скарги обсяг відомостей і без участі представника сторони.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників ВАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод", Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- ВАТ "Фармак" є власником:

? свідоцтва України № 7320 на знак для товарів і послуг "Валидол Validolum" для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі –МКТП); дата подання заявки –12.07.2001; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва –15.08.2001;

? свідоцтва України № 31265 на знак для товарів і послуг "ВАЛІДОЛ" для товарів 05 класу МКТП (дата подання заявки –14.03.2001; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва –15.04.2003);

? свідоцтва України № 31266 на знак для товарів і послуг "VALIDOL" для товарів 05 класу МКТП (дата подання заявки –14.03.2001; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва –15.04.2003);

- 15.12.2004 Державним департаментом інтелектуальної власності зареєстровано знак для товарів і послуг "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" для товарів та послуг 5, 16 і 35 класів МКТП на ім'я ВАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод" та видано свідоцтво України № 46017 (дата подання заявки –21.04.2004);

- відповідно до висновку судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 04.05.2006 № 149, яку проведено Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Академії правових наук України:

? знак для товарів і послуг "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" за свідоцтвом України № 46017 та знак для товарів і послуг "Валидол Validolum" за свідоцтвом України № 7320 є схожими настільки, що їх можна сплутати;

? знак для товарів і послуг "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" за свідоцтвом України № 46017 та знак для товарів і послуг "ВАЛІДОЛ" за свідоцтвом України № 31265 є схожими настільки, що їх можна сплутати;

? знак для товарів і послуг "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" за свідоцтвом України № 46017 та знак для товарів і послуг "VALIDOL" за свідоцтвом України № 31266 є схожими настільки, що їх можна сплутати;

? знак для товарів і послуг “ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ” за свідоцтвом України № 46017 є оманливим, тобто таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу;

? товари, позначені знаками для товарів та послуг "ВАЛИДОЛ" і "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ", є однорідними, тобто мають однакове призначення, виготовлені з одного матеріалу, мають однакові умови та канали збуту, однакове коло споживачів;

? позначення "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" на дату подання заявки на нього (21.04.2004) внаслідок його використання не набуло розрізняльної здатності;

? слово ВАЛИДОЛ займає домінуюче положення в зображенні торговельної марки "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ";

? слово ЛУГАЛ не займає домінуючого положення в зображенні торговельної марки "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ";

- судом першої інстанції не взято до уваги висновок судової експертизи від 04.05.2006 № 149 і призначено нову судову експертизу об’єктів і інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до висновку судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 27.02.2007 № 63:

? знак для товарів і послуг "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" за свідоцтвом України № 46017 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "Валидол Validolum" за свідоцтвом України № 7320;

? знак для товарів і послуг "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" за свідоцтвом України № 46017 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ВАЛІДОЛ" за свідоцтвом України № 31265;

? знак для товарів і послуг "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" за свідоцтвом України №46017 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "VALIDOL" за свідоцтвом України № 31266;

? знак для товарів і послуг "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" за свідоцтвом України №46017 не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо ВАТ "Фармак" –особи, яка виробляє товар, маркований торговельною маркою "Валидол Validolum";

? товари, позначені знаками для товарів та послуг "Валидол Validolum", "ВАЛІДОЛ", "VALIDOL" і "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ", які зареєстровані для товарів 05 класу МКТП, є однорідними, тобто мають однакове призначення, виготовлені з одного матеріалу, мають однакові умові та канали збуту, однакове коло споживачів. А товари і послуги, позначені знаком для товарів і послуг "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ", зареєстрованим для товарів 16 класу та послуг 35 класу МКТП, можуть вважатися супутніми;

? позначення "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" мало розрізняльну здатність на дату подання заявки (21.04.2004);

? в зображенні торговельної марки "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" за свідоцтвом України № 46017 ні словесний елемент "ВАЛИДОЛ", ані словесний елемент "ЛУГАЛ" не займають домінуюче положення;

- згідно з висновком повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 12.05.2008 № 3307, яку проведено Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз:

? знак для товарів і послуг "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" за свідоцтвом України № 46017 не є схожим до ступеню змішування зі знаком для товарів і послуг "Валидол Validolum" за свідоцтвом України № 7320;

? знак для товарів і послуг "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" за свідоцтвом України № 46017 не є схожим до ступеня змішування зі знаком для товарів і послуг "ВАЛІДОЛ" за свідоцтвом України № 31265;

? знак для товарів і послуг "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" за свідоцтвом України № 46017 не є схожим до ступеню змішування зі знаком для товарів і послуг "VALIDOL" за свідоцтвом України № 31266;

? знак для товарів і послуг "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" за свідоцтвом України № 46017 не можна вважати оманливим або таким, що може ввести в оману щодо ВАТ "Фармак" –особи, яка виробляє товар, маркований торговельною маркою "Валидол Validolum" за свідоцтвом України № 7320;

? товари, позначені знаками для товарів та послуг за свідоцтвами України № 31265 та № 46017, які зареєстровані для товарів 05 класу МКТП, є однорідними, тобто мають однакове призначення, виготовлені з одного матеріалу, мають однакові умові та канали збуту, однакове коло споживачів. Частина товарів 16 класу та послуг 35 класу, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 46017 є спорідненими з товарами класу 5 МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 31265. Інші товари 16 класу МКТП та послуги 35 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 46017, є неоднорідними з товарами 05 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 31265;

? позначення "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 46017 на дату подання заявки № 4 (21.04.2004) мало розрізняльну здатність;

? слово "ВАЛИДОЛ" не займає домінуюче положення в зображенні знака для товарів і послуг "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" за свідоцтвом України № 46017;

? слово "ЛУГАЛ" займає домінуюче положення в зображенні знака для товарів і послуг "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" за свідоцтвом України № 46017.

Причиною спору зі справи стало питання про наявність підстав для визнання недійсним свідоцтва України № 46017 на знак для товарів і послуг "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ".

У пункті 3 статті 6 Закону зазначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з, зокрема, знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг.

Пунктом 2 статті 6 Закону передбачено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до частин першої та другої статті 41 ГПК України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

При цьому питання про те, чи є торговельна марка "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" за свідоцтвом України № 46017 схожою настільки, що їх можна сплутати, з торговельними марками "Валидол Validolum", "ВАЛІДОЛ", "VALIDOL" за свідоцтвами України №№ 7320, 31265 і 31266 та про те, чи може торговельна марка "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" ввести в оману щодо виробника товарів 05 класу МКТП, є питаннями, які входять до предмету доказування у справі, потребують спеціальних знань, а тому судом першої інстанції відповідно до статті 41 ГПК України правомірно призначено судову експертизу.

Згідно з частиною четвертою статті 42 ГПК України при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Повторна судова експертиза призначається за ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні (підпункт 9.2 пункту 9 роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 № 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи").

З урахуванням наведених законодавчих приписів апеляційним господарським судом цілком правомірно та належним чином мотивовано призначено повторну судову експертизу.

Відповідно до частини п’ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов’язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Про недопустимість переоцінки касаційною інстанцією доказів (зокрема, висновків експертів) зазначено й у постанові Верховного Суду України від 17.10.2006 зі справи № 14683/6-05 (н.р. 6823/9-92).

Як вбачається з судових рішень зі справи, місцевий та апеляційний господарські суди, належним чином дослідивши зібрані у справі докази, і зокрема, висновки судових експертиз від 27.02.2007 № 63 та від 12.05.2008 № 3307, дійшли обґрунтованого висновку про те, що торговельна марка "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" за свідоцтвом України № 46017 не є схожою настільки, що їх можна сплутати, з торговельними марками "Валидол Validolum", "ВАЛІДОЛ", "VALIDOL" за свідоцтвами України №№ 7320, 31265 і 31266 та про те, що торговельна марка "ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ" не може ввести в оману щодо виробника товарів 05 класу МКТП –ВАТ "Фармак".

За таких обставин попередні судові інстанції, встановивши факт відповідності оспорюваної торговельної марки умовам надання правової охорони, прийняли правильне рішення про відмову в задоволенні позовних вимог.

Інші доводи касаційної скарги не спростовують наведеного та не можуть бути підставою для скасування судових актів зі справи.

Відповідно до статті 1117 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Таким чином, надана попередніми судовими інстанціями правова оцінка обставин справи є вірною, а відтак оскаржувані рішення місцевого та постанова апеляційного господарських судів підлягають залишенню без змін.

Керуючись статтями 1117 , 1119 – 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Рішення господарського суду міста Києва від 14.05.2007 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 24.06.2008 зі справи № 20/677 залишити без змін, а касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства "Фармак" –без задоволення.

Суддя В. Селіваненко

Суддя            І. Бенедисюк

Суддя Б. Львов