ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2008 р.

№ 20/351-352

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого

суддів:

І. Воліка,

Н. Дунаєвської, М. Михайлюка,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

касаційну скаргу

Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Росток-СД"

на постанову

від 12.03.2008

Київського апеляційного господарського суду

у справі

№ 20/351-352

за позовом

1)          Акціонерного товариства "SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (FINLAND) OY",

2)          Товариства з обмеженою відповідальністю "SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (GERMANY) GMBH",

до

ТОВ "Росток-СД"

третя особа

Державний комітет України з питань регуляторної політики та

підприємництва

про

захист суміжних прав та стягнення компенсації у розмірі 1 050 000 грн.

В судове засідання прибули представники сторін:

позивача-1

Луканіна Т.В. (дов. від 31.03.2006 б/н);

позивача-2

Луканіна Т.В. (дов. від 31.03.2006 б/н);

відповідача

не з'явились;

третьої особи

не з'явились;

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство "SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (FINLAND) OY" та ТОВ "SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (GERMANY) GMBH" звернулись до господарського суду з позовами до ТОВ “Росток СД” про захист суміжних прав та стягнення компенсації у розмірі 1 050 000 грн.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 13.06.2006 зазначені позови об’єднані в справу № 20/351-352.

Позовні вимоги у справі обґрунтовані наступними обставинами.

Акціонерне товариство „SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (FINLAND) OY” є власником виключних суміжних прав щодо фонограм (звукозаписів) виконань гурту під назвою “HIM”, що входять до альбомів під назвою (1) “Love Metal” (“Метал для кохання”), а саме: “Buried Alive By Love” (“Живцем похований любов’ю”), “The Funeral Of Hearts” (“Жалобна хода сердець”), “Beyond Redemption” (“Поза спокутою”), “Sweet Pandemonium” (“Солодке справжнє пекло”),“Soul On Fire” (“Душа у вогні”), “The Sacrament” (“Таїнство”), “The Fortress Of Tears” (“Фортеця сліз”), “Circle Of Fear” (“Коло страху”), “Endless Dark” (“Безкрая темрява”), “The Path” (“Стезя”);

Доповідач: Волік І.М.

та (2) “Аnd Love said No The Greatest Hits 1997-2004” (“А любов сказала “Ні” Найвидатніші Хіти 1997-2004 р.), а саме: “And Love Said No” (“А любов сказала “Ні”), “Join Me” (“Приєднуйся до мене”), “Buried Alive By Love” (“Живцем похований любов’ю”), “Heartache Every Moment” (“А серце щомиті щемить”), “Solitary Man” (“Відлюдник”), “Right Here In My Arms” (“Прямо тут, у моїх руках”), “The Funeral Of Hearts” (“Жалобна хода сердець”), “In Joy And Sorrow” (“І в радощах, і в печалях”), “Your Sweet” (“Твоя насолода”), “Gone With The Sin” (“Віднесений гріхом”), “Wicked Game” (“Нечестива гра”), “The Sacrament” (“Таїнство”), “Close To The Flame” (“Упритул до полум’я”), “Poison Girl” (“Отрутна дівчина”).

Зазначені фонограми були відтворені на дисках, які випущені в 2003 - 2004 роках.

Отже, позивач-1 є суб’єктом суміжних прав стосовно вищеназваних фонограм і йому належать виключні майнові права на ці фонограми, в тому числі і в Україні.

Виключні майнові права на фонограми перейшли до Акціонерне товариство „SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (FINLAND) OY” в порядку правонаступництва від компанії-виробника фонограм “BMG Finland OY”, ім’я якої зазначене в позначці “Р” на дисках.

ТОВ "SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (GERMANY) GMBH" є власником виключних суміжних прав щодо фонограм (звукозаписів) виконань гурту під назвою “Scorpions”, що входять до альбому під назвою “Unbreakable” (“Незламний”) , а саме: “New Generation” (“Нове покоління”), “Love Or Leave m” (“Кохай їх або залиш їх”), “Deep and Dark” (“Глибоко та темно”), “Borderline” (“Межа”), “Blood Too Hot” (“Надто гаряча кров”), “Maybe I Maybe You” (“Можливо я, можливо ти”), “Someday is Now” (“Колись це зараз”), “My City My Town” (“Моє місто, моє містечко”), “Through My Eyes” (“Моїми очима”), “Can You Feel It” (“Відчуваєш це”) “This Time” (“Цього разу”), “She Said” (“Вона сказала”), “Remember The Good Times (Retro Garage Mix)” (“Пам’ятай добрі часи (Мікс в стилі ретро-гараж)”).

Зазначені фонограми були відтворені на дисках, які були випущені в 2004 році.

Отже, позивач-2 є суб’єктом суміжних прав стосовно вищеназваних фонограм і йому належать виключні майнові права на такі фонограми, в тому числі і в Україні.

Виключні майнові права на фонограми перейшли до ТОВ "SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (GERMANY) GMBH" в порядку правонаступництва від компанії-виробника фонограм “BMG Deutschland GmbH”, ім’я якої зазначене в позначці “Р” на дисках.

Згідно зі статтями 401, 450, 452, 454 Цивільного кодексу України саме позивачам належать виключні права на використання фонограм, в тому числі виключне право дозволяти чи забороняти використання таких фонограм шляхом виготовлення одного чи більше примірників фонограм.

Позивачі надали господарському суду оригінали зразків своїх дисків під назвою: (1) HIM “Love Metal Limited Edition” ("ХІМ" “Метал для кохання”), (2) HIM “Аnd Love said No The Greatest Hits 1997-2004” (ХІМ “А любов сказала “Ні” Найвидатніші Хіти 1997-2004 р.) та (3) Scorpions “Unbreakable” (Скорпіонс “Незламний”), що містять фонограми позивачів та в подальшому були використані для проведення судової фоноскопічної експертизи у справі, результати якої викладені у висновку експертів № 5-45 від 15.12.2006.

Відповідно до ст. 35 Закону України “Про авторське право та суміжні права” фонограми позивачів охороняються як об’єкти суміжних прав.

Відповідно до ст. 36, 37 та ст. 50 Закону України “Про авторське право та суміжні права” суміжні права позивачів підлягають захисту в судовому порядку.

Позивач-1 є юридичною особою, зареєстрованою на території Фінляндської республіки, а позивач-2 є юридичною особою, зареєстрованою в Федеративній республіці Німеччини.

Згідно зі ст. ст. 3, 6 та пунктами 6 та 10 Прикінцевих положень Закону України “Про авторське право та суміжні права” суміжні права позивачів підлягають захисту відповідно міжнародних договорів і законодавства України, а саме: (1) Міжнародної конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року (далі –“Женевська конвенція”) та (2) Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року (далі –“Римська конвенція”).

У червні 2004 року позивачам стало відомо, що в порушення їх виключних прав відповідач неправомірно здійснював відтворення фонограм позивачів шляхом виготовляння контрафактних дисків під назвою: (1) “Аnd Love said No The Greatest Hits 1997-2004” ("ХІМ" “А любов сказала “Ні” Найвидатніші Хіти 1997-2004) та (2) “Love Metal Limited Edition” (“Метал для кохання. Обмежений випуск”), в яких представлені виконання HIM, а також диска (3) “Unbreakable” (“Незламний”) у виконанні Scorpions (“Скорпіонс”).

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про авторське право та суміжні права” контрафактним примірником фонограми є примірник фонограми, відтворений з порушенням суміжних прав, а під відтворенням розуміється виготовлення одного або більше примірників фонограми у будь-якій матеріальній формі.

Контрафактні диски придбано в Україні у місті Києві на ринку “Петрівка” 30.04.2003, 07.04.2004 та 16.05.2004 та передано в секретаріат Міжнародної федерації виробників фонограм (IFPI) для проведення експертного дослідження. Оскільки на контрафактних дисках відсутній спеціальний ідентифікаційний код (“СІД-код”) виробника, це не давало можливості визначити виробника таких дисків (диски залучені до матеріалів справи і були використані для проведення трасологічної експертизи).

Згідно з висновками спеціаліста секретаріату IFPI, викладених у звіті судової експертизи від 28.06.2004, контрафактні диски виготовлені на обладнанні відповідача.

Позивачі надали в матеріали справи зразки придбаних контрафактних дисків, які були використані для проведення експертного трасологічного дослідження при проведенні у справі двох експертиз, результати яких викладені у висновку судової експертизи № 5-45 від 15.12.2006 та висновку судової експертизи № 5-63 від 25.12.2007.

Рішенням господарського суду міста Києва від 13.03.2007 у справі № 20/351-352 (суддя В. Палій) в позові відмовлено повністю.

Рішення мотивоване тим, що позивачами не доведені обставини порушення їх суміжних прав.

Відмовляючи в позові, суд першої інстанції виходив з того, що позивачами, зокрема, не доведено, що контрафактні диски були виготовлені саме на устаткуванні відповідача, оскільки, зразки дисків з СІД-кодом відповідача, надані позивачами як порівняльні зразки для проведення у справі трасологічної експертизи були отримані з порушенням вимог законодавства та не можуть вважатись належними доказами у справі.

Відповідно до довідки відповідача, що є в матеріалах справи, диски з СІД-кодом IFPI UAA 02 відповідачем у зазначений період взагалі не вироблялись з причин непрацездатності прес-форми з таким СІД-кодом.

Ідентифікуючим компонентом обладнання є така деталь, яка є складовою частиною блоку панчера, і є такою від’ємною та замінною частиною, яка не входить до складу прес-форми.

Постановою Постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.03.2008 (колегія суддів: О. Григорович, Л. Гольцова, В. Рябуха) рішення господарського суду міста Києва від 13.03.2007 у справі № 20/351-352 змінено шляхом викладення резолютивної частини в наступній редакції:

«Позовні вимоги задовольнити частково. Заборонити ТОВ “Росток СД” відтворення (опублікування) фонограм (звукозаписів) Акціонерного товариства „SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (FINLAND) OY” виконань гурту під назвою “HIM”, що входять до альбомів під назвою (1) “Love Metal” (“Метал для кохання”), а саме: “Buried Alive By Love” (“Живцем похований любов’ю”), “The Funeral Of Hearts” (“Жалобна хода сердець”), “Beyond Redemption” (“Поза спокутою”), “Sweet Pandemonium” (“Солодке справжнє пекло”), “Soul On Fire” (“Душа у вогні”), “The Sacrament” (“Таїнство”), “The Fortress Of Tears” (“Фортеця сліз”), “Circle Of Fear” (“Коло страху”), “Endless Dark” (“Безкрая темрява”), “The Path” (“Стезя”) та (2) “Аnd Love said No The Greatest Hits 1997-2004” (“А любов сказала “Ні” Найвидатніші Хіти 1997-2004 р.), а саме: “And Love Said No” (“А любов сказала “Ні”); “Join Me” (“Приєднуйся до мене”); “Buried Alive By Love” (“Живцем похований любов’ю”); “Heartache Every Moment” (“А серце щомиті щемить”); “Solitary Man” (“Відлюдник”); “Right Here In My Arms” (“Прямо тут, у моїх руках”); “The Funeral Of Hearts” (“Жалобна хода сердець”); “In Joy And Sorrow” (“І в радощах, і в печалях”); “Your Sweet” (“Твоя насолода”); “Gone With The Sin” (“Віднесений гріхом”); “Wicked Game” (“Нечестива гра”); „The Sacrament” (“Таїнство”); “Close To The Flame” (“Упритул до полум’я”);“Poison Girl” (“Отрутна дівчина”).

Заборонити ТОВ “Росток СД” відтворення (опублікування) фонограм (звукозаписів) ТОВ „SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (GERMANY) GMBH” виконань гурту під назвою “Scorpions”, що входять до альбому під назвою “Unbreakable” (“Незламний”) , а саме: “New Generation” (“Нове покоління”);“Love Or Leave ” (“Кохай їх або залиш їх”); “Deep and Dark” (“Глибоко та темно”); “Borderline” (“Межа”); “Blood Too Hot” (“Надто гаряча кров”); “Maybe I Maybe You” (“Можливо я, можливо ти”); “Someday is Now” (“Колись це зараз”); “My City My Town” (“Моє місто, моє містечко”); “Through My Eyes” (“Моїми очима”); “Can You Feel It” (“Відчуваєш це”); “This Time” (“Цього разу”), “She Said” (“Вона сказала”), “Remember The Good Times (Retro Garage Mix)” (“Пам’ятай добрі часи (Мікс в стилі ретро-гараж)”).

Стягнути з ТОВ “Росток СД” на користь ТОВ „SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (GERMANY) GMBH” 350 000 грн. компенсації, 3 500 грн. державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Стягнути з ТОВ “Росток СД” на користь Акціонерного товариства „SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (FINLAND) OY” 700 000 грн. компенсації, 7000 грн. державного мита, 4 589,40 грн. витрат за проведення судової експертизи та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Вилучити у ТОВ ”Росток СД” прес-форму з СІД-кодом UAA 03, зазначену в журналі відповідача з обліку основних вузлів спеціального обладнання для виробництва дисків для лазерних систем зчитування під порядковим номером 3.

В іншій частині рішення залишити без змін”.

Апеляційний господарський суд, приймаючи оскаржувану у справі постанову виходив з того, що висновки місцевого господарського суду спростовуються висновком трасологічної судової експертизи № 5-63 від 25.12.2007, призначеної ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 11.06.2007 у справі № 21/351-352 та проведення якої доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналистичному центру Міністерства внутрішніх справ України.

Даний висновок базується на дослідженні зразків дисків, що надані з Державного депозитарію, матеріалами, наданими Держкомпідприємництвом України та іншими матеріалами справи, оскільки, за твердженням відповідача, єдиним зразком, який є оригінальним та легальним –є зразок, який знаходиться у Державному депозитарії дисків, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 925 від 04.07.2002 і саме такий належний зразок диска під назвою “Def Leppard “Х” (“Деф Леппард Х”), що отриманий в Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва з реєстраційною карткою № 21/1 від 04.08.2003, було використано для проведення трасологічного дослідження контрафактних дисків.

Як зазначено у п. 2 висновку судової експертизи, в ході проведення трасологічної експертизи встановлено, що два контрафактні диски (1) HIM “Аnd Love said No The Greatest Hits 1997-2004” ("ХІМ" “А любов сказала “Ні” Найвидатніші Хіти 1997-2004 р.) та (2) Scorpions “Unbreakable” ("Скорпіонс" “Незламний”), а також порівняльний зразок диску, який був наданий позивачами “Def Leppard “Х” (“Деф Леппард Х”), що має СІД-код прес-форм “IFPI UAA 03” та диск, який був отриманий в Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва також під назвою “Def Leppard “Х” (“Деф Леппард Х”) (реєстраційна картка № 21/1 від 04.08.2003) виготовлялись на одному й тому ж обладнанні, отже і контрафактні диски виготовлені як і цей диск –на обладнанні, яке належить і використовується відповідачем.

У зв’язку з наведеним, господарський суд апеляційної інстанції зазначає, що вищезазначений висновок судової експертизи (п. п. 1, 2, 5) доводить, що усі три контрафактні диски (1) “А любов сказала “Ні” Найвидатніші Хіти 1997-2004 (HIM“Аnd Love said No The Greatest Hits 1997-2004”) (2) “Незламний” (Scorpions “Unbreakable”) та (3) “Love Metal Limited Edition” (“Метал для кохання. Обмежений випуск”) також вироблені з використанням одного і того ж обладнання, яке належить відповідачу.

Той факт, що обладнання, на якому були вироблені контрафактні диски належить саме відповідачу, апеляційний господарський суд визнав доведеним з врахуванням наступного.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2002 № 925 “Про затвердження порядку надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування” встановлено, що “депозитарій примірників дисків” –це сховище для забезпечення зберігання примірників дисків, а Держкомпідприємництва здійснює реєстрацію кожного примірника диска, присвоює реєстраційній картці номер та проставляє дату, яка є датою реєстрації диска у депозитарії.

Реєстраційна картка № 21/1 від 04.08.2003, надана Держкомпідприємництвом, що наявна в матеріалах справи за підписом і печаткою відповідача, вказує на те, що зразок диска “Def Leppard “Х” (“Деф Леппард Х”), вироблений ПП “Росток-СД”, тобто на обладнанні відповідача, і був переданий (на зберігання) до депозитарію примірників дисків Держкомпідприємництва 04.08.2003 безпосередньо самим відповідачем.

Згідно листа Держкомпідприємництва від 10.07.2007 № 5032 примірник диска з назвою “Def Leppard “Х” (“Деф Леппард Х”) з реєстраційною карткою № 21/1 від 04.08.2003 було надано з депозитарію відповідно до ухвали Київського апеляційного господарського суду від 11.06.2007 № 20/351-352.

Відповідно до висновку судової експертизи (п.2) диск “Def Leppard “Х” (“Деф Леппард Х”) з депозитарію та диск “Def Leppard “Х” (“Деф Леппард Х”), наданий позивачами, що має СІД-код прес-форми “IFPI UAA 03”, виготовлялись на одному й тому ж обладнанні, тобто на прес-формі, що має СІД-код UAA 03. При цьому, відповідно до п. 1 “Технічних специфікацій СІД-коду, що присвоюється виробникові дисків та/або матриць в Україні”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 623, останні дві цифри (03) СІД-коду вказують на номер прес-форми, на якій було виготовлено цей диск.

Згідно “Копії витягу журналу обліку основних вузлів спеціального обладнання для виробництва дисків”, наданої відповідачем, що є в матеріалах даної справи, обладнання (прес-форма) з СІД-кодом UAA 03 дійсно з 16.07.2002 і до цього часу належить відповідачу.

У висновку судової експертизи № 5-63 від 25.12.2007 судові експерти пояснили, що проведені ними дослідження виявили такий стійкий та суттєвий збіг загальних та окремих ознак, який є достатнім для категоричного висновку про те, що контрафактні диски та диск з депозитарію “Def Leppard “Х” (“Деф Леппард Х”) були виготовлені на одному обладнанні.

Крім того, у якості належних доказів місцевим господарським судом прийняті також усі інші висновки експертів, надані в межах проведеної судової експертизи та викладені у висновку судової експертизи № 5-63 від 25.12.2007, де зазначено: диск, наданий позивачами як контрафактний, –“Метал для кохання. Обмежений випуск” (HIM “Love Metal Limited Edition”) та порівняльні зразки дисків, які були надані позивачами –Руслана “Дикі танці” з контрольною маркою № К 816692 АЖ, та диск без назви (металізований) мають своєрідні та індивідуальні ознаки, які вказують на те, що ці диски були вироблені з використанням одного й того ж обладнання.

На стамперних (лицевих) частинах дисків, які надані позивачами як контрафактні, (1) “А любов сказала “Ні” Найвидатніші Хіти 1997-2004 (HIM “Аnd Love said No The Greatest Hits 1997-2004”) (2) “Love Metal Limited Edition” (“Метал для кохання. Обмежений випуск”) та (3) “Незламний” (Scorpions “Unbreakable”), а також порівняльних зразках дисків, які були надані позивачем, - Руслана “Дикі танці” з контрольною маркою № К 816692 АЖ, диск без назви (металізований), диск “Def Leppard “Х” (“Деф Леппард Х”) з написом “7 FE Kiev 030213 002” –/Ukrainian records 0060-2/ та СІД-кодом прес-форми “IFPI UAA 03” та диску, який був отриманий в Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва “Def Leppard “Х” (“Деф Леппард Х”) (реєстраційна картка № 21/1 від 04.08.2003), наявні ідентифікуючі сліди.

Порівняння між собою дисків, які надані позивачами як контрафактні, (1) “А любов сказала “Ні” Найвидатніші Хіти 1997-2004 р. (HIM“Аnd Love said No The Greatest Hits 1997-2004”) та (2) “Незламний” (Scorpions “Unbreakable”), а також порівняльного зразку диску, який був наданий позивачем –“Def Leppard “Х” (“Деф Леппард Х”) з написом “7 FE Kiev 030213 002” –/Ukrainian records 0060-2/ та СІД-кодом прес-форми “IFPI UAA 03” та диску, який був отриманий в Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва, “Def Leppard “Х” (“Деф Леппард Х”) (реєстраційна картка № 21/1 від 04.08.2003) вказує на те, що вони виготовлені з використанням одного і того ж обладнання.

Співпадаючі ознаки, які вказують на те, що такі диски були виготовлені на одному і тому ж обладнанні, виявлені на дзеркальних частинах дисків, які надані позивачами як контрафактні –(1) “А любов сказала “Ні” Найвидатніші Хіти 1997-2004 р. (HIM“Аnd Love said No The Greatest Hits 1997-2004”), (2) “Незламний” (Scorpions “Unbreakable”) та (3) “Метал для кохання. Обмежений випуск.” (HIM “Love Metal Limited Edition”) та на стамперних (лицевих) частинах дисків, які надані позивачами як контрафактні –(1) “А любов сказала “Ні” Найвидатніші Хіти 1997-2004 р. (HIM“Аnd Love said No The Greatest Hits 1997-2004”) та (2) “Незламний” (Scorpions “Unbreakable”), а також порівняльних зразків дисків, які були надані Позивачем, –“Def Leppard “Х” (“Деф Леппард Х”) з написом “7 FE Kiev 030213 002” –/Ukrainian records 0060-2/ та СІД-кодом прес-форми “IFPI UAA 03” та диску, який був отриманий в Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва –“Def Leppard “Х” (“Деф Леппард Х”) (реєстраційна картка № 21/1 від 04.08.2003).

На стамперній (лицевій) частині диску, що наданий позивачами як контрафактний, –“Метал для кохання. Обмежений випуск” (HIM “Love Metal Limited Edition”) та порівняльних зразках дисків, які були надані Позивачами, –“Руслана “Дикі танці” з контрольною маркою № К 816692 АЖ та диск без назви (металізований), виявлені співпадаючі ознаки, які вказують на те, що ці диски були виготовлені на одному і тому ж обладнанні.

Поясненням експертів щодо того якою саме частиною (деталлю) були залишені ідентифікуючі сліди на дисках при їх виробництві, апеляційним господарським судом, не надано вагомого значення, оскільки ця деталь, як і все обладнання в цілому, належить відповідачу і у 2003 році (4 серпня), використовуючи це обладнання, останній виготовив диск “Def Leppard “Х” (“Деф Леппард Х”), зразок якого передано до депозитарію.

Крім того, відповідно до матеріалів справи, контрафактні диски були придбані: (1) –30.04.2003 (тобто, ще до дати виготовлення відповідачем диска “Def Leppard “Х” (“Деф Леппард Х”)) з депозитарію; (2) –07.04.2004; та (3) –16.05.2004, тобто на початку 2004 року, і в матеріалах справи відсутні будь-які докази, що таке обладнання вибуло з володіння відповідача.

В ході проведення фоноскопічної судової експертизи, результати якої викладені у висновку експертизи № 5-45 від 15.12.2006 встановлено, що фонограми позивачів, які містять диски, надані позивачами, відтворені також на контрафактних дисках, в такій же самій послідовності та кількості.

Виходячи з встановлених обставин справи, господарським судом апеляційної інстанції були враховані наступні законодавчі положення при прийнятті оскаржуваної постанови.

Так, апеляційний господарський суд зауважує, що системний аналіз норм чинного законодавства України (ст. 1 Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць”, Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 623) вказує на те, що відповідно до законодавства саме СІД-код (спеціальний ідентифікаційний код) визначає виробника диска і забезпечує його правову ідентифікацію. Тому, наявність на диску СІД-коду відповідача прямо вказує на його виробника.

Посилання суду першої інстанції на відсутність оформлення господарської операції, що підтверджує придбання дисків-зразків, на думку господарського суду апеляційної інстанції, є помилковим, оскільки акти про закупівлю дисків-зразків на ринку “Петрівка”, станції метро “Театральна”, які були оформлені працівниками представництва IFPI є належними доказами, так як відповідно до п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України „Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів” від 12.04.1996 № 5 в системі роздрібної торгівлі договір купівлі-продажу, як правило, збігається з його виконанням, на нього не поширюються вимоги щодо обов’язкової письмової форми, а тому втрата зазначених документів, неодержання їх при придбанні товару чи неможливість їх відновлення не позбавляє споживача права доводити факт купівлі-продажу з допомогою свідків.

Також апеляційний господарський суд зазначає, що суд першої інстанції необґрунтовано застосував норми Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць”, оскільки цей Закон не передбачає умов вилучення легальних зразків дисків, які не мають будь-яких ознак контрафактності, а визначає вимоги до діяльності по виробництву дисків, а також, компетенцію органів державного контролю в цій сфері і жодним чином не регулює питання збору доказів у справах про захист прав інтелектуальної власності і не обмежує прав позивачів на здійснення захисту своїх суміжних прав інтелектуальної власності відповідно до ст. 432 ЦК України, а також прав на збір та подання суду доказів відповідно до ст. 22, 32–40 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 452 ЦК України та ст. 40 Закону України “Про авторське право та суміжні права” до майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав належить: право на використання своїх фонограм; виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам, зокрема: відтворення (пряме (або) опосередковане) фонограм у будь-якій формі і будь-яким способом.

Позивачі, як власники виключних майнових прав на фонограми, що містять контрафактні диски, не надавали відповідачу дозволу на їх відтворення шляхом виробництва дисків, а отже виробництво контрафактних дисків здійснюється відповідачем без отримання належних прав від позивачів, а отже є незаконним і таким, що відповідно до ст. 50 Закону України "Про авторське право та суміжні права", порушує права позивачів, а тому порушені права позивачів підлягають захисту в порядку, передбаченому п. “г” частини 1 ст. 52 Закону України "Про авторське право та суміжні права".

Розмір заявленої до стягнення з відповідача суми компенсації за порушення виключних майнових прав позивачів в розмірі 676 мінімальних зарплат (350 000 грн.) за факт кожного порушення (тобто, за виробництво кожного з трьох контрафактних дисків), позивачі обґрунтовують, зокрема, з врахуванням високої популярності виконань, обсягів порушення (37 фонограм), доказів вартості одного диска HIM та Scorpions в Україні, орієнтовного обсягу контрафактної продукції, виробленої відповідачем з врахуванням відомостей, наданих Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва (реєстраційні картки на диски виготовлені Відповідачем у 2003 ), що вказують на те, що у 2003 році кожна партія дисків, яку виробляв відповідач, в середньому складала 3062 одиниць дисків.

Таким чином, господарським судом апеляційної інстанції при вирішенні питання стосовно розміру компенсації враховані доводи, надані позивачами, у зв’язку з чим, позовні вимоги в частині стягнення 676 мінімальних заробітних плат (350 000 грн.) компенсації за кожний факт порушення виключних прав визнані обґрунтованими та такими, що підтверджені наявними у справі матеріалами.

Враховуючи те, що доведеним є факт виробництва відповідачем контрафактних дисків з використанням обладнання, на якому було виготовлено також диск з депозитарію “Def Leppard “Х” (“Деф Леппард Х”), тобто з використанням прес-форми з СІД-кодом UAA 03, апеляційний господарський суд дійшов висновку, що позовні вимоги в частині вилучення (конфіскації) такого обладнання, а саме прес-форми з СІД-кодом UAA 03 відповідають вимогам ч. 2 ст. 52 Закону України “Про авторське право та суміжні права” і підлягають задоволенню.

В іншій частині позовних вимог, а саме, щодо зобов’язання відповідача здійснити публікацію у газеті «Урядовий Кур’єр»про допущене порушення авторських прав позивачів, господарським судом апеляційної інстанції відмовлено.

Не погоджуючись з постановою у справі, ТОВ "Росток-СД" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить про скасування оскаржуваної постанови та залишення без змін рішення суду. В обґрунтування своїх вимог скаржник посилається на неправильне застосування господарським судом апеляційної інстанції норм матеріального права та порушення процесуальних норм, що призвело до прийняття незаконного судового рішення.

Перевіряючи юридичну оцінку встановлених судом фактичних обставин справи та їх повноту, Вищий господарський суд України, заслухавши суддю доповідача, пояснення представника позивачів та перевіривши матеріали справи, дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Причиною виникнення даного спору є питання щодо наявності правових підстав для стягнення з ТОВ "Росток-СД" компенсації за порушення майнових авторських прав на вимогу "SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (FINLAND) OY" та ТОВ "SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (GERMANY) GMBH".

Відповідно до статті 440 Цивільного кодексу України (далі –ЦК України) майновими правами інтелектуальної власності на твір є: право на використання твору; виключне право дозволяти використання твору; право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Згідно зі статтею 443 ЦК України використання твору здійснюється лише за згодою автора, крім випадків правомірного використання твору без такої згоди, встановлених цим Кодексом та іншим законом.

Статтею 445 ЦК України встановлено, що автор має право на плату за використання його твору, якщо інше не встановлено цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до частини першої статті 47 Закону України від 23.12.1993 № 3792-ХІІ “Про авторське право і суміжні права” (далі –Закон № 3792) суб’єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть доручати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління.

Організації колективного управління діють на основі статутів, що затверджуються в установленому порядку і в межах повноважень, одержаних від суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав (абзац другий частини першої статті 48 Закону № 3792).

Згідно ст. 50 Закону України "Про авторське право та суміжні права", порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, є: вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Відповідно до частин другої і третьої статті 15 та пункту “а” статті 50 Закону № 3792 використання твору без дозволу особи, яка має авторське право, є порушенням авторського права.

Відповідно до п. “г” частини 1 ст. 52 Закону України "Про авторське право та суміжні права", при порушеннях будь-якою особою авторського права та (або) суміжних прав, передбачених статтею 50 цього Закону, суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав мають право подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

Згідно з частиною третьою статті 52 Закону № 3792 суд може постановити рішення про накладення на порушника штрафу у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь позивача. Сума штрафів передається у встановленому порядку до Державного бюджету України.

З огляду на наведене для правильного вирішення даного судового спору попереднім судовим інстанціям на підставі ретельної оцінки усіх поданих сторонами доказів належало:

- ідентифікувати усі спірні твори та їх авторів (беручи до уваги наявні розбіжності в написанні назв творів (зокрема, “Love Metal” “Метал для кохання”) та HIM “Love Metal Limited Edition” (ХІМ “Метал для кохання. Обмежений випуск”); “Аnd Love said No 1997-2004” (“А любов сказала “Ні” 1997-2004 р.) та HIM “Аnd Love said No The Greatest Hits 1997-2004” (ХІМ “А любов сказала “Ні” Найвидатніші Хіти 1997-2004 р.), що є необхідною передумовою для вирішення питань стосовно наявності чи відсутності у позивача повноважень щодо творів;

- встановити обсяг повноважень позивача з управління майновими авторськими правами щодо кожного зі спірних творів;

- з’ясувати правові підстави фактичного використання відповідачем спірних творів;

- встановити та дослідити фактичні обставини, пов’язані з необхідністю визначення адекватного порушенню розміру компенсації (за умови наявності порушення).

Проте попередніми судовими інстанціями спірні твори належним чином не ідентифіковано, про що свідчать наявні розбіжності у текстах судових рішень.

При цьому господарським судом апеляційної інстанції не враховано, що відповідно до ст. 9-1 Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць”, яка визначає порядок вилучення дисків для лазерних систем зчитування матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, вилучення дисків для лазерних систем зчитування, вироблених з порушенням вимог цього закону, здійснюється посадовими особами центрального органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності із залученням представників органів Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно з ч. 5 ст. 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими ст. 43 цього Кодексу.

Однак, слід зауважити, що апеляційним господарським судом при оцінці як доказів висновків судової експертизи разом з цим не враховано вимоги ст. 1 Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць”, відповідно до якої наявність на диску СІД-код визначає виробника і забезпечує його правову ідентифікацію.

Разом з тим частиною першої статті 38 ГПК України встановлено, що якщо подані сторонами докази є недостатніми, господарський суд зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для вирішення спору.

У свою чергу, розмір компенсації також входить до предмету доказування зі справи.

Стягнення компенсації є одним з видів відповідальності за порушення авторського права, який застосовується як альтернативний захід у випадку неможливості точного обчислення завданих у зв’язку з правопорушенням збитків та розміру отриманого порушником доходу. У визначенні розміру такої компенсації господарським судам необхідно виходити з конкретних обставин справи і загальних засад цивільного законодавства, встановлених статтею 3 ЦК України, зокрема, справедливості, добросовісності та розумності.

Розмір компенсації має визначатися судом у межах заявлених вимог у залежності від характеру порушення, ступеню вини відповідача та інших обставин. Зокрема, враховується: тривалість порушення та його обсяг (одно - або багаторазове використання об’єкта авторського права); передбачуваний розмір збитків потерпілої особи; розмір доходу, отриманого внаслідок правопорушення; кількість потерпілих осіб; наміри відповідача; можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля тощо. Відповідні мотиви визначення розміру компенсації мають бути наведені в судовому рішенні.

Таку ж правову позицію викладено й у пункті 33 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 № 04-5/1107 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” (із змінами, внесеними згідно з рекомендаціями президії Вищого господарського суду України від 16.01.2008 № 04-5/5).

Водночас господарський суд апеляційної інстанції зазначеного щодо розміру компенсації не врахував, відповідних фактичних обставин не встановив та належних мотивів у судовому рішенні не навів.

Розмір компенсації - 676 мінімальних зарплат (350 000 грн.) за факт кожного порушення (тобто, за виробництво кожного з трьох контрафактних дисків) - апеляційним господарським судом визначено без належного обґрунтування з посиланням на встановлені ним фактичні обставини даної справи.

Отже, суд апеляційної інстанції порушив приписи пунктів 7, 8 частини другої статті 105 ГПК України щодо обов’язковості належного мотивування судового рішення.

Також без належного мотивування прийнятого ним рішення господарський суд апеляційної інстанції відмовив в частині позовних вимог щодо зобов’язання відповідача здійснити публікацію у газеті «Урядовий Кур’єр»про допущене порушення авторських прав позивачів, але не навів мотивів, з яких він залишив позов без задоволення в цій частині.

Таким чином, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України є підставою для скасування судових рішень зі справи.

Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 1117 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11112 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу ТОВ "Росток-СД" задовольнити частково.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.03.2008 та рішення господарського суду міста Києва від 13.03.2007 у справі № 20/351-352 скасувати.

Справу направити на новий розгляд до господарського суду міста Києва в іншому складі суду.

Головуючий, суддя                                                             І. Волік

Судді:                                                                                 Н. Дунаєвська

М. Михайлюк