РІШЕННЯ

"13" травня 2008 р.

Справа № 4/51-1157

Господарський суд Тернопільської області

у складі

Розглянув справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Кінопалац - Тернопіль”, вул. І.Франка, 8, м. Тернопіль.

до Закритого акціонерного товариства “Бі енд Ейч”, вул. Артема, 1/5, м. Київ (фактична адреса: вул. Інституцька, 1, м. Київ).

про визнання недійсним ліцензійного договору № 1/25 від 01.12.2005р.

За участю представників сторін:

позивача: директор Сухонос В.Г., паспорт № НА 170625 від 14.05.96р.

представник Бойкович Т.В., довіреність № 3 від 04.03.08р.

відповідача: представник Гурин В.А., довіреність № 470/1 від 15.10.07р.

Суть справи:

В розпочатому судовому засіданні представникам сторін процесуальні права та обов’язки, передбачені ст. ст. 20, 22, 81-1 ГПК України, роз’яснено.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Кінопалац - Тернопіль”, вул. І.Франка, 8, м. Тернопіль звернулося до господарського суду Тернопільської області з позовною заявою до відповідача –Закритого акціонерного товариства “Бі енд Ейч”, вул. Артема, 1/5, м. Київ (фактична адреса: вул. Інституцька, 1, м. Київ) про визнання недійсним ліцензійного договору № 1/25 від 01.12.2005р.

Ухвалою від 08.04.2008р. за клопотанням сторін розгляд справи було відкладено до 22.04.2008р. для надання можливості відповідачу ознайомитись із матеріалами справи та представити суду для огляду оригінали ліцензійних договорів №1/25 від 01.12.2005р. та №1-КП від 16.01.2002р.

22.04.2008р. відповідач подав суду відзив на позовну заяву №б/н від 21.04.2008р., в якому проти позову заперечив, посилаючись на те, що в ліцензійному договорі за №1/25 від 01.12.2005р. ЗАТ “Бі енд Ейч” зазначене як власник виключної ліцензії, а не як власник Знаку на товари та послуги «КІНОПАЛАЦ»та долучив до матеріалів справи додаткові угоди №1/1 від 31.08.2002р. та №2 від 30.11.2005р. до ліцензійного договору №1-КП від 16.01.2002р., згідно з якими йому надано право на передачу права використання Знаку третім особам. Крім того представив суду для огляду оригінали ліцензійних договорів №1/25 від 01.12.2005р. та №1-КП від 16.01.2002р.

Згідно ст. 77 ГПК України та у межах строків, передбачених ст.69 ГПК України, в судовому засіданні оголошено перерву до 24.04.2008р. на 11год. 00хв., про що зазначено у формулярі (протоколі) судового засідання від 22.04.2008р.

23.04.2008р. представник позивача, у відповідності до ст. 81-1 ГПК України, подав суду заяву №б/н від 23.04.2008р. про здійснення технічної фіксації (звукозапису) судового процесу.

24.04.2008р. ТОВ “Кінопалац - Тернопіль” подало суду клопотання №б/н, б/д, про призначення почеркознавчої та технічної експертизи для визначення дійсності підпису власника свідоцтва на знак для товарів та послуг «КІНОПАЛАЦ»п. Богдана Батруха на додаткових угодах №1/1 від 31.08.2002р. та №2 від 30.11.2005р., оскільки, як стверджує позивач, про їх існування він взнав тільки при розгляді справи №4/51-1157, що дає йому підстави стверджувати про їх оформлення після подання позову про визнання ліцензійного договору №1/25 від 01.12.2005р. недійсним. Крім цього, вважає позивач, при візуальному огляді представлених відповідачем оригіналів Додаткових угод №1/1 від 31.08.2002р. та №2 від 30.11.2005р. є очевидним, та викликає сумнів неоднакова нумерація, відступи абзаців та однаковий стиль підписів на додаткових угодах.

24.04.2008р. представник відповідача подав суду заперечення на клопотання про проведення експертизи №б/н від 23.04.2008р., в якому зазначив, що ліцензійний договір №1-КП від 16.01.2002р. укладений між ЗАТ «ВІН» (правонаступником якого є ЗАТ “Бі енд Ейч”) та п. Батрухом Богданом, не є предметом спору у даній справі та може бути визнаний судом недійсним лише на вимогу однієї із сторін договору або органу державної влади.

Відповідно до формуляру (протоколу) від 24.04.2008р. в судовому засіданні продовжено перерву до 13.05.2008р. до 16год. 00хв.

13.05.2008р. ТОВ “Кінопалац - Тернопіль” повторно подало суду клопотання про призначення експертизи №б/н від 13.05.2008р., яким доповнило клопотання, подане 24.04.2008р. такою підставою як його сумнів щодо можливостей виконання підписів Б.Батруха та Юхименко О. під текстами додаткових угод з розривом в часі майже в три роки одними і тими самими фарбними речовинами синього та чорного кольору.

13.05.2008р. відповідач - ЗАТ “Бі енд Ейч” подав суду доповнення до заперечення на клопотання про проведення експертизи №б/н від 12.05.2008р., у якому пояснив, що:

- згідно із ст. 1108 ЦК України виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері;

- посилання позивача на відсутність у ліцензійному договорі №1/25 від 01.12.2005р. вказівки на ліцензійний договір №1-КП від 16.01.2002р. та додаткових угод до нього не відповідають вимогам чинного законодавства, яке не містить обов’язку особи, яка володіє «виключною ліцензією»вказувати договір (додаток до договору) на підставі якого вона набула виключної ліцензії і не встановлено у зв’язку з недотриманням цієї умови, недійсності договору;

- неповідомлення позивача про укладення договору №1-КП від 16.01.2002р. та додатків до нього (31.08.2002р. та 30.11.2005р.) на момент укладення договору №1/25 від 01.12.2005р. чи пізніше сталося через відсутність бажання ознайомитися з ними зі сторони позивача, однак про те, що такий договір існує позивач не міг не знати, оскільки у договорі №1/25 від 01.12.2005р. чітко вказано, що ЗАТ “Бі енд Ейч” володіє лише «виключною ліцензією», тобто переданою за іншим договором власником торгового знаку;

- також твердження позивача щодо занадто великих відступів в документах, занадто великої схожості підписів у представників сторін, зазначив відповідач, носять характер припущень і є абсурдними.

Враховуючи те, що ТОВ “Кінопалац - Тернопіль” у встановленому законом порядку не довів суперечливості доказів у справі, не подав належних доказів в обґрунтування підстав необхідності призначення у справі судової експертизи, тому господарський суд, керуючись ст.ст. 41, 43 ГПК України та приймаючи до уваги рекомендації ВГС України, викладені ним у Інформаційному листі за №01-8/2651 від 27.11.2006р. «Про деякі питання призначення судових експертиз», клопотання позивача про призначення експертизи відхилив.

За клопотанням представника позивача, у відповідності до ст. 81-1 ГПК України, в судовому засіданні 13.05.2008р. здійснювалось повне його фіксування на компакт-диск CD-R, серійний номер СІС 01-27144.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення та доводи представників сторін, господарським судом встановлено наступне:

- 01.12.2005р. між Закритим акціонерним товариством “Бі енд Ейч” (Ліцензіар) та ТОВ “Кінопалац - Тернопіль” укладено ліцензійний договір №1/25, згідно з умовами якого Ліцензіар, який є власником виключної ліцензії на знак для товарів та послуг «КІНОПАЛАЦ»(далі - Знак), передав Ліцензіату за винагороду субліцензію на використання Знака на всій території України, терміном на 5 (п’ять) років;

- відповідно до розділу 2 «Права та обов’язки Ліцензіата»зазначеного Договору, Ліцензіат отримав право позначати ліцензованим Знаком товари та послуги 25, 35, 41, 42 класів МКТП, для яких зареєстрований Знак, вживати його у діловій документації та рекламі, при цьому зобов’язаний вказувати, що власником всіх прав в Україні на Знак є Ліцензіар;

- як стверджує позивач, ЗАТ “Бі енд Ейч” є власником виключної ліцензії на знак для товарів та послуг «КІНОПАЛАЦ»не на підставі Свідоцтва №22769, виданого 15.01.2002р. Державним департаментом інтелектуальної власності, як зазначено у договорі №1/25 від 01.12.2005р., а згідно із ліцензійним договором №1-КП від 16.01.2002р., укладеним між ЗАТ «ВІН»(правонаступником якого є відповідач) та Батрухом Богданом, у зв’язку з чим вважає, що ліцензійний договір №1/25 від 01.12.2005р. суперечить Цивільному кодексу України та просить визнати його недійсним.

Господарський суд, оцінивши подані сторонами докази в сукупності, прийшов до висновку, що в задоволенні позову слід відмовити, з огляду на таке:

- Батрух Богдан, громадянин Республіки Польща, що проживає за адресою: 16, Демон дю Етюрнель, СН-1255, Женева, Швейцарія є власником свідоцтва на знак для товарів та послуг «КІНОПАЛАЦ»№22769, виданого 15.01.2002р. Державним департаментом інтелектуальної власності, опублікованого в Бюлетені №1 від 15.01.2002р.;

- 16.01.2002р. між Батрухом Богданом (Ліцензіар) та Закритим акціонерним товариством «ВІН»(Ліцензіат) укладено ліцензійний договір №1-КП, згідно з яким Ліцензіар передав Ліцензіату за винагороду виключну ліцензію на використання Знака на території України;

- 31.08.2002р. укладено Додаткову угоду №1/1 до ліцензійного договору №1-КП від 16.01.2002р., за умовами якої сторони домовились доповнити зазначений договір п. 2.1.6. такого змісту: «Ліцензіар не заперечує проти того, щоб Ліцензіат укладав з третіми особами відповідні договори про використання Знаку»;

- 30.11.2005р. на підставі Додаткової угоди №2 змінено преамбулу та реквізити сторін у договорі №1-КП від 16.01.2002р., а саме Ліцензіата ЗАТ «ВІН» замінено на його правонаступника ЗАТ «Бі енд Ейч», про що свідчить статут та свідоцтво про державну реєстрацію, видане 11.11.2005р. Шевченківською районною у м. Києві Державною адміністрацією;

- відповідно до 1108 Цивільного кодексу України особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності). Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору;

- ст. 1109 ЦК України визначено, що за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону;

- ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону;

- виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає

можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері;

- за згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію);

- як свідчать матеріали справи, власник свідоцтва на знак для товарів та послуг «КІНОПАЛАЦ»Батрух Богдан згідно із Додатковою угодою за №1/1 від 31.08.2002р. надав ЗАТ «Бі енд Ейч»повноваження на право передачі об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію), у зв’язку з чим відповідачем 01.12.2005р. укладено ліцензійний договір №1/25 та передано ТОВ “Кінопалац - Тернопіль” субліцензію на знак для товарів та послуг «КІНОПАЛАЦ»;

- в преамбулі зазначеного договору зазначено, що ЗАТ «Бі енд Ейч»є власником виключної ліцензії на знак для товарів та послуг «КІНОПАЛАЦ», а не власником свідоцтва на використання об’єкта права інтелектуальної власності;

- договором від 16.01.2002р. за №1-КП не визначено обов’язку вказувати у договорах про передачу права на використання Знаку третім особам власника Знаку на товари та послуги «КІНОПАЛАЦ».

Зазначені обставини свідчать про те, що ЗАТ «Бі енд Ейч»станом на 01.12.2005р. мало право на укладення ліцензійного договору №1/25, спрямованого на передачу об'єкта права інтелектуальної власності (субліцензії) іншій особі, а обов’язок щодо вказівки Ліцензіара (п. Богдана Батрука) власником Знаку на товари та послуги «КІНОПАЛАЦ»(п. 2.1.4. ліцензійного договору №1-КП від 16.01.2002р.) стосувався повноважень Ліцензіата (ЗАТ «Бі енд Ейч»), визначених у п.п. 2.1.1. -2.1.3. Договору.

Відповідно до ст. 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент його вчинення сторонами вимог щодо змісту правочину, обсягу цивільної дієздатності, вільного волевиявлення та спрямованості на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Згідно із ст. 33 ГПК України –кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Приймаючи до уваги, що в процесі судового розгляду спору позивачем не подано, а судом не здобуто жодних доказів, які б свідчили про недодержання сторонами в момент укладення ліцензійного договору №1/25 від 01.12.2005р. загальних вимог, додержання яких відповідно до ст. 203 ЦК України є необхідним для чинності правочину, а тому в задоволенні позову щодо визнання недійсним ліцензійного договору №1/25 від 01.12.2005р. господарський суд відмовляє, як безпідставно поданому.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 43, 82-85 ГПК України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1.          В позові відмовити.

На рішення господарського суду, яке не набрало законної сили, сторони мають право подати апеляційну скаргу, а прокурор апеляційне подання протягом десяти днів з дня підписання рішення "22" травня 2008 року через місцевий господарський суд.

Суддя