ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2008 р.

№ 12/684

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. –головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу А. Менаріні Індустріе Фармачуетіке Ріуніте С.р.л., Італія

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 27.02.2008

зі справи № 12/684

за позовом А. Менаріні Індустріе Фармачеутіке Ріуніте С.р.л.

до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі –Державний департамент інтелектуальної власності), та

відкритого акціонерного товариства "Лубнифарм", м. Лубни Полтавської області (далі – ВАТ "Лубнифарм")

про визнання недійсним свідоцтва України № 18138 на знак для товарів і послуг "ФАСТИН"

та зустрічним позовом ВАТ "Лубнифарм"

до Державного департаменту інтелектуальної власності та

А. Менаріні Індустріе Фармачеутіке Ріуніте С.р.л.

про визнання недійсним свідоцтва України № 15001 на знак для товарів і послуг "ФАСТУМ".

Судове засідання проведено за участю представників:

А. Менаріні Індустріе Фармачеутіке Ріуніте С.р.л. –Сопільняк В.Ю.,

ВАТ "Лубнифарм" –Нестеренко Л.М.,

Державного департаменту інтелектуальної власності –Потоцького М.Ю.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

А. Менаріні Індустріе Фармачеутіке Ріуніте С.р.л. звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності та ВАТ "Лубнифарм" про:

визнання недійсним свідоцтва України № 18138 на знак для товарів і послуг "ФАСТИН";

зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 18138 повністю та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність". Первинний позов мотивовано тим, що позначення "ФАСТИН" не підлягало реєстрації, оскільки його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ФАСТУМ" (свідоцтво України № 15001).

ВАТ "Лубнифарм" звернулося до Державного департаменту інтелектуальної власності та А. Менаріні Індустріе Фармачеутіке Ріуніте С.р.л. із зустрічним позовом, в якому просило суд:

визнати недійсним повністю свідоцтво України № 15001 на знак для товарів і послуг "ФАСТУМ";

зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 15001 повністю та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність". В обґрунтування зустрічного позову зазначено, що знак для товарів і послуг "ФАСТУМ" за свідоцтвом України № 15001 є оманливим або таким, що може ввести в оману споживача щодо товару або щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, а тому зазначене свідоцтво повинно бути визнано недійсним.

Рішенням господарського суду міста Києва від 26.07.2007 (суддя Прокопенко Л.В.):

- первісний позов задоволено:

? визнано недійсним повністю свідоцтво України від 15.02.2001 № 18138 на знак для товарів і послуг "ФАСТИН";

? Державний департамент інтелектуальної власності зобов’язано внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним зазначеного свідоцтва та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

? з ВАТ "Лубнифарм" стягнуто 85 грн. витрат зі сплати державного мита і 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;

- у задоволенні зустрічного позову відмовлено.

Рішення місцевого господарського суду про задоволення первісного позову з посиланням на висновок судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 04.05.2005 № 5745 мотивовано тим, що позначення "ФАСТИН" на момент подачі заявки не відповідало умовам надання правової охорони, визначеним статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі –Закон). У задоволенні ж зустрічного позову відмовлено з огляду на те, що позивач за зустрічним позовом не подав доказів на підтвердження того, що торговельна марка "ФАСТИН" належить до хоча б одного з позначень, наведених у пункті 3 статті 6 Закону.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 27.02.2008 (колегія суддів у складі: суддя Зеленін В.О. –головуючий, судді Рєпіна Л.О., Синиця О.Ф.) рішення місцевого господарського суду скасовано та прийнято нове рішення, яким у задоволенні первісного та зустрічного позовів відмовлено. В обґрунтування постанови апеляційним господарським судом зазначено про те, що судом призначено додаткову судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, дано належну оцінку висновку такої експертизи від 18.12.2007 № 391 та на його підставі з’ясовано, що позначення "ФАСТИН" і "ФАСТУМ" на момент подачі заявок на їх реєстрацію відповідали умовам надання правової охорони.

А. Менаріні Індустріе Фармачеутіке Ріуніте С.р.л. звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову апеляційного господарського суду, а рішення місцевого господарського суду залишити без змін. Скаргу мотивовано тим, що апеляційний господарський суд на порушення приписів Господарського процесуального кодексу України (далі –ГПК України) не надав умотивованого обґрунтування відхилення ним висновку первинної судової експертизи зі справи та, не навівши достатніх підстав, призначив додаткову експертизу зі справи, висновок якої й покладено в основу оскаржуваної постанови.

У поясненнях щодо касаційної скарги Державний департамент інтелектуальної власності підтримує доводи касаційної скарги і просить постанову Київського апеляційного господарського суду від 27.02.2008 скасувати, а рішення господарського суду міста Києва від 26.07.2007 залишити в силі.

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями норм матеріального і процесуального права правильність застосування ними норм процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- А. Менаріні Індустріе Фармачеутіке Ріуніте С.р.л. є власником свідоцтва № 15001 на знак для товарів і послуг "ФАСТУМ" для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП) "фармацевтичні препарати; лікарські препарати для медичних цілей; лікарські засоби для людини" (дата подання заявки –22.02.1996; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва –28.02.2000);

- 13.03.1997 ВАТ "Лубнифарм" подано заявку на реєстрацію позначення "ФАСТИН" як знака для товарів і послуг, за результатами розгляду якої Державним департаментом інтелектуальної власності видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 18138 для товарів 5 класу МКТП "фармацевтичні препарати; лікарські препарати для медичних цілей; лікарські засоби для людини; лікарські мазі для фармацевтичних цілей" (дата подання заявки –13.03.1997; дата публікації відповідних відомостей –15.02. 2001);

- згідно з висновком первинної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 04.05.2005 № 5745, проведеної Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз:

знаки для товарів і послуг "ФАСТУМ" і "ФАСТИН", що охороняються відповідно свідоцтвами України № 15001 і № 18138, зареєстровані для однорідних товарів;

знак для товарів і послуг "ФАСТИН" (свідоцтво України № 18138) та знак для товарів і послуг "ФАСТУМ" (свідоцтво України № 15001) є схожими до ступеню змішування;

- відповідно до висновку додаткової судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 18.12.2007 № 391, проведеної Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Академії правових наук України:

знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 15001 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 18138 не схожі настільки, що їх можна сплутати;

етикетки, розміщені на упаковці товару, що використовуються позивачем та відповідачем, не є ідентичними або схожими настільки, що їх можна сплутати;

знак для товарів і послуг "ФАСТУМ" за свідоцтвом України № 15001 не є оманливим або таким, що може ввести в оману споживача щодо товару або щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Причиною спору зі справи стало питання про те, чи відповідали позначення "ФАСТУМ" і "ФАСТИН" умовам надання правової охорони, визначеним законодавством, що діяло на дату подачі заявок на їх реєстрацію.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3769-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Пунктом 1 статті 5 Закону (в редакції від 23.12.1993 № 3771-XII) передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

У пункті 3 статті 6 Закону зазначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з, зокрема, знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг.

Відповідно до частин першої та другої статті 41 ГПК України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз’яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

При цьому питання про те, чи є торговельна марка "ФАСТИН" за свідоцтвом України № 18138 схожою настільки, що їх можна сплутати, з торговельною маркою "ФАСТУМ" за свідоцтвом України № 15001, є питанням, яке входить до предмету доказування у справі, потребує спеціальних знань, а тому судом першої інстанції відповідно до статті 41 ГПК України призначено судову експертизу.

Проте, за висновком апеляційного господарського суду, чіткої відповіді на зазначене питання експертизою надано не було, а питання оманливості торговельної марки "ФАСТУМ" за свідоцтвом України № 15001 взагалі не досліджувалося, що стало підставою для призначення додаткової експертизи.

Разом з тим, пунктом 2 статті 6 Закону передбачено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Відповідне питання входить до предмету доказування в даній справі та потребує спеціальних знань.

Згідно з частиною третьою статті 42 ГПК України у випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу.

Враховуючи, що питання про те, чи є знак для товарів і послуг "ФАСТУМ" за свідоцтвом України № 15001 оманливим або таким, що може ввести в оману споживача щодо товару або щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, не досліджувалося під час проведення первинної судової експертизи, апеляційним господарським судом, з урахуванням оцінки висновку попередньої експертизи, правомірно призначено додаткову судову експертизу та поставлено експерту для вирішення відповідні питання.

Як вбачається з оскаржуваної постанови, необхідність проведення повторного дослідження питання про те, чи є знак для товарів і послуг "ФАСТИН" за свідоцтвом України № 18138 схожим настільки, що їх можна сплутати, зі знаком для товарів і послуг "ФАСТУМ" за свідоцтвом України № 15001, мотивовано тим, що висновок судової експертизи від 04.05.2005 № 5745 "не містить чіткої відповіді експерта щодо з'ясування питань, з якими Закон пов'язує визнання свідоцтва недійсним на підставі абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону".

Згідно зі статтею 43 ГПК України, відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Крім того, у підпункті 9.2 пункту 9 роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 № 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" зазначено, зокрема, таке: "Додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо.

Висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об'єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання.

Висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер".

Відповідно до частини п’ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов’язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Таким чином, апеляційним господарським судом України, правомірно призначено додаткову експертизу об’єктів інтелектуальної власності і також правомірно скасовано рішення місцевого господарського суду з урахуванням належної оцінки висновку первинної судової експертизи від 04.05.2005 № 5745;

Водночас доводи касаційної скарги стосовно встановлення обставин справи та оцінки поданих у ній доказів не можуть бути підставами для задоволення вимог скаржника і з огляду на положення частини другої статті 1117 ГПК України, відповідно до яких касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Про неприпустимість переоцінки касаційною інстанцією доказів (зокрема, висновків судових експертів) зазначено й у постанові Верховного Суду України від 17.10.2006 зі справи № 14683/6-05 (н.р. 6823/9-92).

З огляду на наведене у Вищого господарського суду України відсутні підстави для скасування оскаржуваної постанови.

Керуючись статтями 1117 , 1119 – 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 27.02.2008 зі справи № 12/684 залишити без змін, а касаційну скаргу А. Менаріні Індустріе Фармачуетіке Ріуніте С.р.л. –без задоволення.

Суддя В. Селіваненко

Суддя            І. Бенедисюк

Суддя Б. Львов