КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2008                                                                                           № 12/684

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:          Зеленіна В.О.

суддів:           Рєпіної Л.О.

Синиці О.Ф.

при секретарі:           Голюк Н.І.

За участю представників:

Від А. Менаріні Індустріе Фармачеутіке Ріуніте С.р.л. (Італія) – не з’явився.

Від Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України – не з’явився.

Від ВАТ “Лубнифарм” – Нестеренко Л. М. – по довіреності.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Лубнифарм"

на рішення Господарського суду м.Києва від 26.07.2007 р.

у справі № 12/684 (Прокопенко Л.В.)

за позовом                               А.Менаріні Індустріе Фармачеутіке Ріуніте С.р.л.

до                                                   Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освітиі науки України

Відкритого акціонерного товариства "Лубнифарм"

про                                                  визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг № 18138 від15.02.2001 р.

та за зустрічним позовом ВАТ “Лубнифарм”

до В.1: Державного департаменту інтелектуальної власності

Міністерства освіти і науки України

В.2: А. Менаріні Індустріе Фармачеутіке Ріуніте С.р.л. (Італія)

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг “ФАСТУМ” № 15001 від 28.02.2000 р.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду м. Києва від 26.07.2007 р. у справі № 12/684 позов А. Менаріні Індустріе Фармачеутіке Ріуніте С.р.л. (Італія) до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та ВАТ “Лубнифарм” про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг “ФАСТИН” № 18138 від 15.02.2001 р. задоволений повністю, в зустрічному позові ВАТ “Лубнифарм” до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та А. Менаріні Індустріе Фармачеутіке Ріуніте С.р.л. (Італія) про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг “ФАСТУМ” № 15001 від 28.02.2000 р. було повністю відмовлено.

Рішення суду першої інстанції обґрунтовано тим, що торговельна марка “ФАСТИН” за свідоцтвом України № 18138 від 15.02.2001 р. не відповідає умовам надання правової охорони відповідно до положень абзацу 2 п. 3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ, а тому зазначене свідоцтво № 18138 від 15.02.2001 р. підлягає визнанню недійсним. Щодо зустрічного позову рішення суду першої інстанції ґрунтується на тому, що ВАТ “Лубнифарм” не довело тих обставин, якими були обґрунтовані зустрічні позовні вимоги.

Не погоджуючись з винесеним рішенням, ВАТ “Лубнифарм” звернулося з апеляційною скаргою, в якій просить його скасувати, у задоволенні первісного позову відмовити повністю, а зустрічний позов задовольнити повністю, оскільки вважає, що воно було винесене по неповно з’ясованим обставинам, що мають значення для справи з порушенням норм процесуального права, а також що висновки, викладені у рішенні не відповідають обставинам справи.

Зокрема, у своїй апеляційній скарзі скаржник стверджує, що:

- представник ВАТ “Лубнифарм” не мав змоги через службове відрядження бути присутнім у судовому засіданні;

- первісний позов був задоволений з тих підстав, що відповідно до висновку експертизи, призначеної у даній справі, визначено, що знаки для товарів і послуг “ФАСТИН” і “ФАСТУМ” зареєстровано для однорідних товарів, проте, як вбачається із самих свідоцтв, правову охорону отримано для відповідних знаків для товарів 5 класу, проте для торговельної марки “ФАСТУМ”, дане позначення охороняється відносно конкретних видів товарів, а саме: фармацевтичні препарати, лікарські препарати для медичних цілей, лікарські засоби для людини. Торговельна марка “ФАСТИН” за свідоцтвом № 18138 на знак для товарів і послуг надає правову охорону позначенню “ФАСТИН” для тих самих товарів що і марка “ФАСТУМ” проте додатково й для мазі лікувальної для фармацевтичних цілей;

- позначення “ФАСТИН” використовується з 1978 р., а відповідно до ч. 2 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Оскільки торговельна марка “ФАСТУМ” була зареєстрована значно пізніше, ніж коли ВАТ “Лубнифарм” розпочав використовувати позначення “ФАСТИН”, тому не було правових підстав для видачі охоронного свідоцтва.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 11.09.2007 р. було порушено апеляційне провадження у справі № 12/684.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 08.11.2007 р. було призначено додаткову експертизу у справі № 12/684.

28.01.2008 р. до Київського апеляційного господарського суду повернулися матеріали справи № 12/684 разом з висновком № 391 від 18.12.2007 р. Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 05.02.2008 р. було поновлене апеляційне провадження у справі № 12/684, розгляд справи був призначений на 27.02.2008 р.

Згідно ст. 75 ГПК України, справа переглядається за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, розглянувши апеляційну скаргу та відзив на неї, інші подані сторонами документи, висновок додаткової судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності № 391 від 18.12.2007 р., заслухавши пояснення представника ВАТ “Лубнифарм”, Київським апеляційним господарським судом встановлено наступне.

Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України зареєстровано торговельну марку “ФАСТИН” для товарів “Фармацевтичні препарати; лікарські засоби для медичних потреб; лікарські засоби для людини; мазі лікарські для фармацевтичних цілей” 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) та видав на ім’я ВАТ “Лубнифарм” свідоцтво України № 18138. Заявку на реєстрацію вказаної торговельної марки ВАТ “Лубнифарм” подало 13.03.1997 р., датою її реєстрації є 15.02.2001 р.

Позивач за первісним позовом є власником свідоцтва України № 15001 на торговельну марку “ФАСТУМ”, яка зареєстрована для товарів “Фармацевтичні препарати; лікарські засоби для медичних потреб; лікарські засоби для людини” 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП). Датою подання заявки на вказану торговельну марку є 22.02.1996 р., а датою її реєстрації – 28.02.2000 р.

Позивач за первісним позовом вважає, що державна реєстрація знака для товарів і послуг за оспорюваним свідоцтвом здійснена з порушенням законодавства України, оскільки позначення “ФАСТИН”, зареєстроване в якості торговельної марки за свідоцтвом України № 18138, є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою “ФАСТУМ” за свідоцтвом України № 15001, яка була подана на реєстрацію раніше на ім’я первісного позивача для однорідних товарів.

ВАТ “Лубнифарм” заявило зустрічний позов про визнання свідоцтва України № 15001 на знак для товарів і послуг “ФАСТУМ” недійсним повністю та зобов’язання Держдепартаменту внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни щодо визнання свідоцтва України № 15001 недійсним повністю.

Зустрічні позовні вимоги обґрунтовані тим, що торговельна марка

“ФАСТУМ” за свідоцтвом України № 15001 є оманливою та такою, що може

ввести в оману щодо товару – мазь “ФАСТИН” або виробника цього товару,

оскільки позивач за зустрічним позовом використовує позначення “ФАСТИН” з

1978 р.

З матеріалів справи вбачається, що заявка № 96020522 на торговельну марку “ФАСТУМ” була подана позивачем за первісним позовом раніше (22.02.1996 р.), ніж заявка відповідача-2 за первісним позовом № 97030681 на торговельну марку “ФАСТИН” (13.03.1997 р.).

Статтею 499 Цивільного Кодексу України (далі по тексту – ЦК України) визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Зі змісту ст. ст. 494, 495 ЦК України вбачається, що права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Згідно п. п. “а” п. 1 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до п. 3 Постанови Верховної Ради України “Про введення в дію Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 23.12.1993 р. № 3771-ХІІ відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Позивач за первісним позовом у своїй позовній заяві посилається на те, що абзацом 2 п. 3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для однорідних товарів і послуг, відповідно, з урахуванням зазначеного положення, Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України неправомірно зареєстрував позначення “ФАСТИН” у якості торговельної марки.

Судом першої інстанції було призначено судову експертизу інтелектуальної власності, за результатами проведення якої експертами був складений висновок № 5745 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 04.05.2005 р., з якого вбачається, що:

1)          Знаки для товарів і послуг “ФАСТУМ” та “ФАСТИН”, що

охороняються, відповідно, свідоцтвами України № 15001 та № 18138,

зареєстровані для однорідних товарів;

2)          Знак для товарів і послуг “ФАСТИН” (свідоцтво України № 18138)

та знак для товарів і послуг “ФАСТУМ” (свідоцтво України № 15001) є

схожими до ступеня змішування.

У зв’язку з тим, що згаданий вище висновок № 5745 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 04.05.2005 р. не містить чіткої відповіді експерта щодо з’ясування фактичних обставин, з якими Закон пов’язує визнання свідоцтва недійсним на підставі абзацу 2 п. 3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Київським апеляційним господарським судом було призначено додаткову експертизу, за результатами якої був складений висновок № 391 додаткової судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 18.12.2007 р., з якого вбачається, що:

1) Знак для товарів і послуг “ФАСТУМ” за свідоцтвом України № 15001 та знак для товарів і послуг “ФАСТИН” за свідоцтвом України № 18138 не схожі настільки, що їх можна сплутати;

2) Етикетки, що розміщені на упаковці товару, що використовуються позивачем та відповідачем не є ідентичними або схожими настільки, що їх можна сплутати;

3) Знак для товарів і послуг “ФАСТУМ” за свідоцтвом України № 15001 не є оманливим або таким, що може ввести в оману споживача щодо товару або щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Оцінивши висновок судової експертизи у сукупності з іншими доказами у справі, колегія прийшла до висновку про те, що торговельна марка за свідоцтвом України № 18138 відповідає умовам надання правової охорони, а тому підстави для визнання свідоцтва № 18138 недійсним відсутні.

Що стосується зустрічного позову, то колегія вважає за доцільне зазначити наступне. ВАТ “Лубнифарм” заявлені зустрічні позовні вимоги про визнання свідоцтва України № 15001 на знак для товарів і послуг “ФАСТУМ” недійсним повністю та зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання вказаного свідоцтва недійсним.

Як вже зазначалося вище, зустрічні позовні вимоги обґрунтовані тим, що торговельна марка “ФАСТУМ” за свідоцтвом України № 15001 є оманливою та такою, що може ввести в оману щодо товару – мазь “ФАСТИН” або виробника цього товару,

оскільки позивач за зустрічним позовом використовує позначення “ФАСТИН” з

1978 р.

Згідно статті 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Стаття 34 ГПК України встановлює, що господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Як вже зазначалося вище, з заключної частини висновку № 391 додаткової судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 18.12.2007 р. вбачається, що знак для товарів і послуг “ФАСТУМ” за свідоцтвом України № 15001 не є оманливим або таким, що може ввести в оману споживача щодо товару або щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Позивач за зустрічним позовом не надав належних доказів, які б підтверджували його вимоги щодо визнання свідоцтва № 15001 недійсним.

Враховуючи зазначене вище, судова колегія приходить до висновку, про те, що як у первісному, так і в зустрічному позовах слід повністю відмовити, а рішення Господарського суду м. Києва від 26.07.2007 р. у справі № 12/684 підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 101, 103-105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, –

ПОСТАНОВИВ:

1. Рішення Господарського суду м. Києва від 26.07.2007 р. у справі № 12/684 – скасувати.

Прийняти нове рішення, яким у первісному та зустрічному позовах повністю відмовити.

2. Матеріали справи № 12/684 повернути Господарському суду м. Києва.

Головуючий суддя                                                                      Зеленін В.О.

Судді                                                                                          Рєпіна Л.О.

Синиця О.Ф.

02.04.08 (відправлено)