ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

"21" березня 2008 р.

Справа № 3-25-11/318-06-8431

За первісним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю „ІА Автоцентр”

До відповідача: Приватного підприємства „Рекламно-інформаційна агенція „Медіа Компас”

Про: зобов’язання вчинити певні дії та стягнення 510000 грн.

За зустрічним позовом: Приватного підприємства „Рекламно-інформаційна агенція „Медіа Компас”

До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю „ІА Автоцентр”

Про: визнання недійсним договору, визнання права попереднього користування знаком для товарів та послуг, стягнення 90800 грн.

Суддя Д’яченко Т.Г.

Представники:

Від позивача (відповідача за зустрічним позовом): Процюк О.В., представник -довіреність № 17 від 14.01.2008р.

Від відповідача (позивача за зустрічним позовом): Селютін А.В., представник - довіреність б/н від 19.06.2007р.

В судовому засіданні 18.03.2008р. оголошувалась перерва до 21.03.2008р. на підставі ст.77 ГПК України.

Суть спору: Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" звернувся до господарського суду Одеської області із позовною заявою до Приватного підприємства "Рекламно-інформаційна агенція "МедіаКомпас" в якій просив суд зобов’язати відповідача передати Товариству з обмеженою відповідальністю „ІА Автоцентр” всі майнові права на знаки для товарів та послуг „ Мир квартир. Одесса” та „Мир квартир. Плюс” та стягнути з відповідача на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „ІА Автоцентр” неустойку у розмірі 510000 грн.

Приватне підприємство "Рекламно-інформаційна агенція "МедіаКомпас" первісні позовні вимоги не визнає та 22.12.06 р. звернулось до суду з зустрічною позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю “ІА Автоцентр” в якій просить суд визнати недійсним ліцензійний договір №1 від 21.07.2003р., визнати за Приватним підприємством „Рекламно-інформаційна агенція „Медіа Компас” право попереднього користування знаком для товарів та послуг „Мир квартир Одеса”, стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “ІА Автоцентр” 90 800 грн., що були сплачені у вигляді роялті на підставі недійсного правочину.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" зустрічні позовні вимоги не визнає з підстав, викладених у письмових запереченнях на зустрічний позов, наполягає на задоволенні первісних позовних вимог.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд, встановив.

21.07.2003 р. між ТОВ „ІА „Автоцентр” (Ліцензіар) та Приватним підприємством „Рекламно-інформаційна агенція „Медіа Компас” (Ліцензіат) укладено ліцензійний договір № 1 на створення, видання та розповсюдження друкованого засобу масової інформації, п.1.1. якого передбачено, що Ліцензіар, як засновник і видавець друкованого засобу масової інформації тижневика „Мир Квартир” (надалі видання Ліцензіара) та власник знака для товарів та послуг „Мир Квартир”, „Мир Квартир Одесса”, та Ліцензіат прийшли до згоди про необхідність спільних дій щодо створення, видання та розповсюдження Одеського регіонального друкованого засобу масової інформації „Мир Квартир Одесса”, далі ліцензійне видання, яке за своєю редакторською структурою, графічним дизайном та звітом буде відповідати вже існуючому виданню Ліцензіара (Свідоцтво про реєстрацію КВ № 6426 від 12.08.02 р.).

Ліцензіар, за умови затвердження Графіку виходу ліцензійного видання та Бізнес-плану, приймає на себе зобов’язання надати Ліцензіату об’єкти (твори), що є інтелектуальною власністю Ліцензіара та право на їх використання, а Ліцензіат зобов’язується сплачувати ліцензійні платежі у вигляді роялті за отримане невиключне майнове право на використання наступних об’єктів (творів), що є інтелектуальною власністю Ліцензіара: знаки для товарів та послуг „Мир Квартир”, „Мир Квартир Одесса” та право на їх використання виключно у ліцензійному виданні, яке має регіональну територію розповсюдження: м. Одеса та Одеська область; специфічного ноу-хау Ліцензіара в редакційній, графічній та технічній галузі та право на його використання Ліцензіаром для створення, видання та розповсюдження ліцензійного видання тематичною спрямованістю якого є нерухомість: квартири, будинки, офіси, приміщення, земельні ділянки та інше; операції з нерухомістю: купівля-продаж, обмін, оренда та інше; послуги пов’язані з нерухомістю: ремонт, оренда інструментів, транспортні перевезення та інше; будівельні матеріали, спецодяг та інше; статті та ілюстрації, а також право на їх відтворення, опублікування та розповсюдження Ліцензіатом виключно у ліцензійному виданні, виключно їх використання в рекламних та маркетингових акціях для стимулювання продажу та розповсюдження продажу та розповсюдження ліцензійного видання; програмного забезпечення Ліцензіара, а саме програми для набору об’яв, програми для набору об’яв, яку можна надавати агенціям нерухомості; програми для обліку фірм; програм для набору прайс–листів; програми для ведення замовлень на рекламу, об’яв та прайс–рядків, програми для верстання, бухгалтерської програми „Клієнт”, програми фінансових звітів, програми „AUTOmation Center” для автоматизації функцій процесу верстання; шаблони для верстання кольорових обкладинок, прайс-листів та об’яв, та право на їх використання виключно для створення, видання та розповсюдження ліцензійного видання „Мир Квартир Одесса”; технічної документації, інформації викладеної в консультаціях та право на їх використання виключно для створення, видання та розповсюдження ліцензійного видання; форми договорів з рекламодавцями, агентствами нерухомості та рекламними агентствами ,а також форми угод про нерозголошення комерційної таємниці (конфедиційної інформації) працівниками (пп. 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6. п.1.2. ліцензійного договору).

У випадку затвердження Ліцензіаром Графіку виходу та Бізнес-плану, Ліцензіар зобов’язується надати Ліцензіату перераховані в пп. 1.2.1.-1.2.5. невиключні майнові права на використання об’єктів інтелектуальної власності Ліцензіара не пізніше 01.08.03 р. в електронному вигляді за відповідним актом приймання-передачі. Ліцензіар зобов’язується від свого імені та за свій рахунок зареєструвати знак для товарів та послуг „Мир Квартир Одесса” (п.п. 2.1.2., 2.1.3. ліцензійного договору).

Підпунктом 2.2.2. ліцензійного договору передбачено, що Ліцензіат зобов’язується від імені Ліцензіара та за свій рахунок зареєструвати друкований засіб масової інформації Ліцензіара, в якому Ліцензіар є єдиним засновником, з наступними характеристиками: вид видання –газета, територія розповсюдження –м.Одеса та Одеська область, назва –„Мир квартир Одесса”, тираж –не менше 2000 примірників щотижня, формат –А4, кількість сторінок –не менше 32 сторінки, мова видання –російська.

Ліцензійні платежі Ліцензіата у вигляді роялті за отримання не виключних майнових прав на виконання об’єктів інтелектуальної власності Ліцензіара визначаються в наступних розмірах: на протязі перших 4 місяців дії договору 100 грн. в місяць; на протязі грудня 2003 р. 150 грн. в місяць; на протязі 2004 р. 250 грн. в місяць; на протязі 2005 р. 350 грн. в місяць; на протязі 2006 р. 450 грн. в місяць. Після підписання даного договору Ліцензіат починаючи з 01.08.2003 р. зобов’язаний сплачувати Ліцензіару ліцензійні платежі у вигляді роялті щомісячно не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним на підставі рахунків, виставлених Ліцензіаром (п.п. 3.1., 3.5. договору).

У випадку, якщо Ліцензіат в будь-який час зареєструє від свого імені, під час або після закінчення строку дії цього договору, торгові марки або знаки для товарів та послуг, логотипи, доменні імена, веб-сторінки або корпоративні назви або іншу інтелектуальну власність, що має реєструватися, які можуть містити назви будь-якої публікації, доменного імені, веб-сторінки або корпоративної назви, що використовуються Ліцензіаром, або є подібними до них, будь-які абревіатури, що можуть бути подібними до них, він має безповоротно передати цю інтелектуальну власність в повному обсязі Ліцензіарові. Ліцензіат має надавати Ліцензіарові будь-яку підтримку, необхідну для вчинення такої передачі, та вжити всіх заходів для захисту цих прав. Ліцензіат погоджується, що дія цього пункту поширюється і на права, що можуть виникнути в майбутньому. У випадку якщо Ліцензіат після 01.09.03 р. за умови виконання Ліцензіаром всіх своїх зобов’язань, не забезпечить створення, видання та розповсюдження будь-якого номера ліцензійного видання „Мир Квартир Одесса” відповідно до Графіка виходу видання за всією територією м. Одеси та Одеської області, Ліцензіар має право достроково розірвати договір, а Ліцензіат зобов’язаний відшкодувати Ліцензіару всі збитки та сплатити штраф у розмірі мінімального фіксованого платежу за останні 12 місяців дії договору. У випадку якщо Ліцензіат буде використовувати перераховані в пп.1.2.1.-1.2.5. невиключні майнові права на використання об’єктів інтелектуальної власності Ліцензіара з будь-якою іншою метою ніж створення, видання та розповсюдження ліцензійного видання „Мир Квартир Одесса”, Ліцензіар має право достроково розірвати договір, а Ліцензіат зобов’язаний відшкодувати Ліцензіару всі збитки та сплатити штраф у розмірі 150000 грн. (п.п. 4.1., 4.3., 4.4. ліцензійного договору).

Всі авторські права на видання „Мир Квартир Одесса” належать Ліцензіару, за умови, якщо вони не порушують авторські права Ліцензіара чи інших третіх осіб. Даний договір вступає в силу з дати його підписання та скріплений печатками обох сторін та діє до 31.12.06р. та може бути продовжений за взаємною письмовою згодою сторін скріплених їх печатками та підписами уповноважених осіб. Сторони мають право достроково розірвати цей договір як за взаємною згодою після виконання своїх зобов’язань по цьому договору, так і в односторонньому порядку у випадку порушення будь-якою із сторін умов договору (п.п. 5.2., 6.1., 6.2. ліцензійного договору).

В обґрунтування первісних позовних вимог покладено факти порушення умов ліцензійного договору відповідачем шляхом розповсюдження під час дії договору друкованого видання - довідник по нерухомості „Мир Квартир Плюс”, друкованого видання –щотижневик об’яв нерухомість будівництво ремонт № 28(148) „Мир Квартир Одесса”, друкованого видання –щотижневик об’яв нерухомість будівництво ремонт № 27(147) „Мир Квартир Одесса Юг”, з використанням об’єкта інтелектуальної власності, переданого позивачем відповідачу за умовами договору та у вихідних даних цих видань зазначив себе власником наведених знаків для товарів та послуг, чим порушив п.п. 4.1., 4.3., 4.4. ліцензійного договору.

Первісні позовні вимоги спрямовані на розірвання договору, у зв’язку з порушенням його умов Приватним підприємством „Рекламно-інформаційна агенція „Медіа Компас” та на стягнення з Приватного підприємства „Рекламно-інформаційна агенція „Медіа Компас” суми штрафу у відповідності до положень п. 4.3 договору на суму 60000 грн. (із розрахунку мінімального фіксованого платежу за останні 12 місяців дії договору (5 тисяч грн.)), стягнення штрафу у відповідності до положень п. 4.4 договору на суму 450000 грн.(із розрахунку по 150000 грн. за кожне використання Приватним підприємством „Рекламно-інформаційна агенція „Медіа Компас” об’єктів інтелектуальної власності переданих за договором з будь якою іншою метою ніж видання та розповсюдження ліцензійного видання „Мир Квартир. Одесса”) та на повернення майнових прав на знаки для товарів та послуг „Мир Квартир”, „Мир Квартир Одесса”.

В обґрунтування зустрічних позовних вимог покладено факти перебування знаків для товарів та послуг „Мир Квартир” (свідоцтво на знак для товарів та послуг від 15.12.2003р. (а.с. 61 Том 2)), „Мир Квартир Одесса” (свідоцтво на знак для товарів та послуг від 15.08.2005р. (а.с. 59 Том 2)) у власності фізичної особи Тарнавського С.В., відсутність правових підстав у Товариства з обмеженою відповідальністю „ІА Автоцентр” на знаки для товарів та послуг „Мир Квартир”, „Мир Квартир Одесса” на момент укладення Договору від 21.07.2003р. і лише подальше набуття права користувача зазначених знаків для товарів та послуг на підставі ліцензійного договору на використання знака з Тарнавським С.В. (а.с. 53-58 Том 2).

Зустрічні позовні вимоги спрямовані на визнання договору від 21.07.2003р. ТОВ „ІА „Автоцентр” та Приватним підприємством „Рекламно-інформаційна агенція „Медіа Компас” недійсним, оскільки предмет договору право інтелектуальної власності було не чинним на момент укладення договору, представник Приватного підприємства „Рекламно-інформаційна агенція „Медіа Компас” вважає, що підприємство при укладенні договору було введено в оману. Крім наведеного Приватне підприємство „Рекламно-інформаційна агенція „Медіа Компас” просить суд визнати за собою право попереднього користування знаком для товарів та послуг „Мир Квартир Одесса”.

Суд, розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, проаналізувавши норми чинного законодавства, дійшов висновку щодо відмови в задоволенні первісного позову Товариства з обмеженою відповідальністю „ІА Автоцентр” та про часткове задоволення зустрічних позовних вимог Приватного підприємства „Рекламно-інформаційна агенція „Медіа Компас” з наступних підстав.

Згідно положень ст. 48 чинного на момент укладення договору Цивільного кодексу УРСР від 18.07.1963р.недійсною є та угода, що не відповідає вимогам закону, в тому числі ущемлює особисті або майнові права неповнолітніх дітей. По недійсній угоді кожна з сторін зобов'язана повернути другій стороні все одержане за угодою, а при неможливості повернути одержане в натурі - відшкодувати його вартість у грошах, якщо інші наслідки недійсності угоди не передбачені законом.

За Законом України “Про власність” власник на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном.

Згідно положень ст.5 ст.16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 року N 3689-XII в редакції Закону N 850-IV (850-15) від 22.05.2003, було визначено, що право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані. Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору

Згідно Роз’яснень ВГСУ від 12.03.99 р. № 02-5/111 „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням угод недійсними” (з подальшими змінами та доповненнями) вирішуючи спори про визнання угод недійсними, суд повинен встановити наявність тих обставин, з якими закон пов’язує визнання угод недійсними і настання відповідних наслідків, а саме: відповідність змісту угод вимогам закону, додержання встановленої форми угоди, правоздатність сторін за угодою та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

З огляду на обставини встановлені судом та з урахуванням вищенаведеного, суд приходить до висновку, що зміст ліцензійного договору № 1 від 21.07.2003р. суперечить вимогам Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Цивільного кодексу УРСР від 18.07.1963р. ТОВ „ІА Автоцентр” не мало правових підстав для набуття прав та обов’язків за ліцензійним договором №1 від 21.07.2003р., оскільки не було власником майнового права на знаки для товарів та послуг „Мир Квартир”, „Мир Квартир Одесса”.

Щодо заявленої Приватним підприємством „Рекламно-інформаційна агенція „Медіа Компас” вимоги про визнання за ним права попереднього користування знаком для товарів та послуг „Мир квартир Одеса” суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 4. Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України Цивільний кодекс України застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності, щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності Цивільним кодексом України, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

З огляду на те, що діючий Цивільний кодекс України набрав чинності з 1 січня 2004 року та на вищенаведене, суд приходить до висновку щодо необхідності застосування положень діючого Цивільного кодексу України щодо даних правовідносин.

Згідно положень ст. 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Приватним підприємством „Рекламно-інформаційна агенція „Медіа Компас” не надано належних доказів в підтвердження здійснення значної і серйозної підготовки для використання знаку. Так, договір № 1-мк/3 на здійснення рекламних послуг від 01.08.2003 р., заявка № 1 на рекламні послуги від 01.08.2003 р., договір № 84 на надання послуг від 01.08.2003 р., рахунки оплати, не є достатнім доказом серйозної підготовки до добросовісного використання торговельної марки, до її реєстрації нинішнім власником Тарнавським С.В.

Крім наведеного, згідно умов ліцензійного договору №1 від 21.07.2003р. таке використання (підготовка до використання) знаку для товарів та послуг „Мир квартир Одеса” Приватним підприємством „Рекламно-інформаційна агенція „Медіа Компас” не було безоплатним та добросовісним.

У задоволенні первісних позовних вимог суд відмовляє у зв’язку з тим, що ліцензійний договір визнано недійсним, а майнові права на знаки для товарів та послуг „Мир квартир. Одесса” та „Мир квартир. Плюс” належать тільки їх власнику, яким Товариство з обмеженою відповідальністю „ІА Автоцентр” на момент укладення договору не являлось. З наведених підстав заявлені Товариством з обмеженою відповідальністю „ІА Автоцентр” вимоги щодо стягнення неустойки у розмірі 510000 грн. стягненню не підлягають, так як недійсний правочин не створює юридичних наслідків.

Згідно ч. 1 п. 3 Роз’яснень ВГСУ від 12.03.99 р. № 02-5/111 „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням угод недійсними” господарським судам у вирішенні спорів, пов'язаних з визнанням угод недійсними, необхідно враховувати, зокрема, таке. Угоди, які містять порушення закону, не породжують будь-яких бажаних сторонами результатів, незалежно від рішення суду і волі сторін та їх вини в укладенні протизаконної угоди. Правові наслідки таких угод настають лише у вигляді повернення сторін у початковий стан або в інших формах, передбачених законом.

На підставі ст. ст. 44, 49 ГПК України витрати по сплаті державного мита в сумі 950,5 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 98,33 грн. покладаються на відповідача за зустрічним позовом.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 77, 82-85 ГПК України, суд, –

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні первісного позову - відмовити повністю.

2. Зустрічний позов – задовольнити частково.

3. Визнати ліцензійний договір № 1 від 21.07.2003 р., укладений між ПП „Рекламно-інформаційна агенція „Медіа Компас” та ТОВ „ІА Автоцентр” недійсним.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „ІА Автоцентр” ( 03127, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, б.120, корпус,1, ) на користь ПП „РІА Медіа Компас” (65045, м. Одеса, вул. Буніна, 30, ) 90800 (дев’яносто тисяч вісімсот) грн., сплачених у вигляді роялті за недійсним правочином, 950 (дев’ятсот п’ятдесят) грн. 50 коп. державного мита, 98 (дев’яносто вісім) грн. 33 коп. витрат на оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

5. В решті зустрічних позовних вимог - відмовити.

Рішення набирає законної сили в порядку ст. 85 ГПК України.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя Д'яченко Т.Г.