ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа № 20/285

12.03.08

За позовом Компанії «Ред Булл ГмбХ»(Red Bull GmbH)

До                    1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Нові продукти»

2. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

науки України

Про                     визнання недійсним свідоцтва України №60253 від 15.03.2006р. на знак для

товарів і послуг BULL»

Суддя Палій В.В.

Секретар Молочна Н.С.

Представники:

Від позивача Жила Б.В.- предст. (дов. від 01.02.2008р.)

Від відповідача –1 Колесник В.В.- предст. (дов. від 02.01.2008р.)

Від відповідача –2 не з’явився

Обставини справи:

Позивач звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Чаросвіт», Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсним свідоцтва України №60253 від 15.03.2006р. на знак для товарів і послуг «PIT-BULL», заборону відповідачу-1 використовувати позначення вказаного знака щодо усіх товарів, вказаних у свідоцтві, включаючи використання на підставі усних та письмових ліцензійних договорів, зобов’язання відповідача-2 вилучити з Державного реєстру знаків для товарів та послуг свідоцтво України №60253 від 15.03.2006р. і повідомити про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

За клопотанням позивача ухвалою від 21.08.2007р. судом вжито заходів до забезпечення позову.

У судовому засіданні 21.08.2007р. представник відповідача-2 надав суду відзив на позовну заяву, у якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог з підстав, зазначених у відзиві.

Представник позивача надав суду клопотання про призначення судової експертизи у справі №20/285. У клопотанні позивач запропонував питання та експертну установу, якій вважає за доцільне доручити проведення експертизи.

Розгляд зазначеного клопотання перенесено судом на наступне судове засідання.

У зв’язку з необхідністю відповідачу-1 підготувати відзив на позовну заяву, у судовому засіданні 21.08.2007р. оголошено перерву до 30.08.2007р.

У судовому засіданні 30.08.2007р. представник позивача надав суду клопотання, у якому просить суд доручити проведення експертизи одному із експертів у галузі інтелектуальної власності, які перелічені у клопотанні.

Представник відповідача-1 надав суду клопотання, у якому просить суд призначити у справі №20/285 судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності. У клопотанні відповідача-1 запропоновані питання та визначено експертні установи, одній із яких відповідач-1 вважає за доцільне доручити проведення експертизи. Крім того, відповідач-1 усно зазначив про те, що відзив по справі №20/285 буде наданий відповідачем-1 після одержання експертного висновку.

Представник позивача надав суду письмові заперечення на відзив відповідача-2.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Оскільки для вирішення спору по справі №20/285 необхідні спеціальні знання, суд задовольнив клопотання позивача, відповідача-1 та призначив судову експертизу об’єктів права інтелектуальної власності у справі №20/285. Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України остаточний перелік питань, які мають бути роз’яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом. Проведення експертизи доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Ухвалою від 30.08.2007р. зупинено провадження у справі №20/285.

18.01.2008р. судом одержано висновок №67/07 судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності по справі №20/285 від 14.01.2008р. із матеріалами справи.

У зв’язку з усуненням обставин, які були підставою для зупинення провадження у справі, ухвалою від 18.01.2008р. провадження у справі №20/285 поновлено, розгляд справи призначено на 05.02.2008р.

У судовому засіданні 05.02.2008р. представник позивача надав суду письмове пояснення щодо висновків судової експертизи, у якому зазначає, що висновок дає підстави для визнання недійсним свідоцтва України №60253.

Представник ТОВ «Нові продукти»подав суду клопотання про заміну відповідача-1 його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Нові продукти», у зв’язку з реорганізацією відповідача-1, шляхом приєднання до ТОВ «Нові продукти». На підставі наведеного, представник ТОВ «Нові продукти»просить суд відкласти розгляд справи.

Відповідно до п. 1.2 Статуту ТОВ «Нові продукти», Товариство є правонаступником щодо майна, прав та обов’язків Товариства з обмеженою відповідальністю «Чаросвіт»в результаті реорганізації, шляхом приєднання до Товариства на підставі спільного протоколу від 19.01.2007р. та передавального акту від 06.07.2007р.

Відповідно до ст. 25 ГПК України в разі вибуття однієї з сторін у спірному або встановленому рішенням господарського суду правовідношенні внаслідок реорганізації підприємства чи організації господарський суд здійснює заміну цієї сторони її правонаступником, вказуючи про це в рішенні або ухвалі. Усі дії, вчинені в процесі до вступу правонаступника, є обов'язковими для нього в такій же мірі, в якій вони були б обов'язковими для особи, яку він замінив.

Правонаступництво можливе на будь-якій стадії судового процесу.

За наведених обставин, суд задовольнив клопотання представника ТОВ «Нові продукти»та ухвалою від 05.02.2008р. №20/285 здійснив заміну відповідача-1 його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Нові продукти». Враховуючи наведене, 05.02.2008р. розгляд справи відкладено.

У судовому засіданні 12.02.2008р. представник відповідача-1 надав суду клопотання про призначення у справі №20/285 повторної експертизи, у зв’язку з тим, що висновок №67/07 судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності є необґрунтованим та викликає сумнів у його правильності.

У судовому засіданні 12.02.2008р. розгляд клопотання про призначення у справі №20/285 повторної судової експертизи відкладено судом на наступне судове засідання.

У судовому засіданні 12.02.2008р. судом оголошено перерву до 27.02.2008р. з метою ознайомлення судом із поданим клопотанням.

27.02.2008р. судом одержано пояснення представника позивача на клопотання відповідача-1 про призначення у справі №20/285 повторної експертизи, у якому представник позивача просить суд відмовити у задоволенні клопотання про призначення у справі №20/285 повторної судової експертизи.

У судовому засіданні 27.02.2008р. представник відповідача-1 надав суду додаткові пояснення щодо необхідності призначення повторної експертизи.

У судовому засіданні 27.02.2008р. судом оголошено перерву до 04.03.2008р.

У судовому засіданні 04.03.2008р. представник відповідача-1 заявив усне клопотання про зупинення провадження у справі №20/285 до внесення Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України змін до свідоцтва України №60253 в частині власника свідоцтва, у зв’язку з правонаступництвом відповідача-1.

Клопотання судом не задоволено, у зв’язку з тим, що необхідність внесення змін до свідоцтва України в частині власника свідоцтва, у зв’язку з його правонаступництвом не перешкоджає розгляду справи.

У судовому засіданні 04.03.2008р. суд відмовляє у задоволенні клопотання відповідача-1 про призначення у справі №20/285 повторної експертизи, з підстав, які викладені у рішенні.

У судовому засіданні 04.03.2008р. судом оголошено перерву до 12.03.2008р., з метою виготовлення повного тексту рішення.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, суд, –

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Чаросвіт” 30.06.2004р. подало заявку № 3 до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач-2) на реєстрацію знака “PIT-BULL” для товарів 30, 32, 33 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (далі –МКТП), за результатами експертизи якої відповідач-2 видав свідоцтво №60253 від 15.03.2006 р. на знак “PIT-BULL” щодо всіх заявлених товарів.

Внаслідок реорганізації ТОВ «Чаросвіт»було приєднано до ТОВ «Нові продукти»(відповідач-1).

Позивач у справі є власником міжнародних реєстрацій №№ 708694 від 21.12.1998 р. на словесний знак “RED BULL”, 791989 від 21.05.2002 р. на комбінований знак “RED BULL”, 714749 від 12.04.1999 р. на словесний знак “BULL”, 790141 від 14.10.2002 р. на словесний знак “BULL”, права на які набули чинності в Україні до подання відповідачем 1 заявки № 3 від 30.06.2004р, оскільки згідно з ч.1 ст.4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року, чинної для України з 25 грудня 1991 р., з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3 ter угоди, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Причиною виникнення спору стало те, що на думку позивача, позначення “PIT-BULL” за свідоцтвом України № 60253 не відповідає умовам надання правової охорони, тобто на нього поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені абз. 5 ч. 2 та абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками позивача, зареєстрованими раніше та таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що фонетична та графічна схожість позначень “PIT-BULL” та “RED BULL” дуже висока, оскільки елемент “BULL” оспорюваного знака фонетично та графічно тотожний з елементом “BULL” знаків позивача, перші три літери позначень відрізняються лише першими двома звуками, різниця між якими майже втрачається при наголосі на другий склад позначень, а перші літери “P” та “R” мають один і той же основний графічний елемент

Відповідач-2 просив відмовити в задоволенні позовної заяви, свої заперечення обґрунтовує тим, що міжнародні реєстрації, на які посилається позивач, діють не в повному обсязі, а також тим, що позивач не доводить своїх вимог належними доказами.

Відповідач -1 проти задоволення позовної заяви заперечив, письмового відзиву на позов не надав.

Позивач надав письмові пояснення на відзив відповідача-2, у яких послався на доданий до позовної заяви лист ДП «Укрпатенту»від 12.07.2007 р. з витягами щодо належних позивачу міжнародних реєстрацій, за яким всі вказані в листі міжнародні реєстрації позивача діють в повному обсязі на території України. З огляду на зазначений письмовий доказ, суд вважає встановленою ту обставину, що міжнародні реєстрації №№ 89, 714749, 790141 чинні на території України в повному обсязі.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз‘яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. З урахуванням тієї обставини, що визначення того чи відповідає позначення “PIT-BULL” умовам надання правової охорони потребує дослідження питань, для надання відповідей на які є необхідним застосування спеціальних знань, судом призначено судову експертизу об‘єктів інтелектуальної власності, проведення якої, доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Позивач та відповідач-1 надали суду перелік питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Після ознайомлення з висновком експертизи № 67/07 від 14.01.2008 представник відповідача подав клопотання про призначення повторної експертизи, мотивуючи його тим, що висновки експертизи є необ'єктивними, необґрунтованими, а експертне дослідження проведено з численними порушеннями вимог норм процесуального та матеріального права. В якості підтвердження вказав, що всупереч п. 4.12 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 N 53/5 та вимозі ухвали про призначення експертизи у вступній частині висновку не зазначено, що експерта попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 385 Криміналь ного кодексу. Крім того, відповідач-1 вказав, що у висновку порушуються принципи об’єктивності та повноти дослідження, наявні підстави для сумнівів у кваліфікації експерта, а також зазначив про те, що експерт при проведенні дослідження помилково не з’ясував питання щодо розрізняльної здатності позначення ”BULL"

В задоволенні клопотання про призначення в справі повторної експертизи судом відмовлено з мотивів, наведених нижче.

Відповідно до абз.13 п.4.12. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 N 53/5 (далі – Інструкція), у вступній частині висновку, зокрема, зазначається про попередження експерта про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку за ст. 384 Кримінального кодексу України (в необхідних випадках - за відмову від надання висновку за ст. 385 Кримінального кодексу України).

Випадки, за яких у вступній частині складеного експертом документу необхідно вказувати про попередження його про кримінальну відповідальність за ст.385 КК України передбачені в Інструкції. Так, згідно з абз.1 п.4.20 Інструкції попередження експерта про кримінальну відповідальність за ст.385 КК України викладається у вступній частині повідомлення про неможливість подання висновку, а відповідно до абз.8 зазначеного пункту, про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України експерт попереджається у вступній частині висновку, якщо з одних питань експерт може дати відповідь, а з інших є підстави для повідомлення про неможливість надання висновку,

Беручи до уваги ту обставину, що у висновку судової експертизи № 67/07 від 14.01.2008 експерт надав відповіді на всі поставлені питання, суд встановив, що експерт не мав, передбачених Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, підстав вказувати у вступній частині висновку про попередження його про кримінальну відповідальність за ст.385 КК України.

Відхиляючи клопотання в частині зауважень по суті тексту висновку судової експертизи № 67/07 від 14.01.2008, суд виходив з того, що вирішення питань, поставлених на розгляд експертизи, потребувало застосування спеціальних знань щодо експертизи позначень на відповідність умовам надання їм правової охорони, оскільки ступінь схожості позначень, оманливість або можливість введення в оману відповідно до ст.10 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” встановлюється шляхом проведення експертизи позначень.

Спеціальними знаннями в галузі експертизи позначень на відповідність умовам надання правової охорони в якості знаків для товарів і послуг володіє атестований з відповідних спеціальностей судовий експерт в силу свого статусу, в той час як представник відповідача-2 протиставляє висновку судової експертизи власні суб’єктивні міркування.

Поряд з цим, зазначені в клопотанні про призначення повторної експертизи недоліки висновку не є такими, що, об’єктивно, могли вплинути на кінцеві результати дослідження.

Суд також не може погодитись з тим, що, на думку представника відповідача-1, експерт безпідставно не дослідив вирізняльну здатність позначення ”BULL", оскільки такого запитання експерту поставлено не було, хоча суд надав сторонам у справі можливість запропонувати власні питання на вирішення судової експертизи, якою вони скористались. Крім того, в ухвалі суду експерту були поставлені питання, які необхідні для вирішення спору у справі №20/285.

У п.9.2. роз’яснень Вищого арбітражного суду України від 11.11.98 р. N 02-5/424 ”Про деякі питання практики призначення судової експертизи” зазначено, що повторна судова експертиза призначається якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

Оскільки підстави для призначення повторної судової експертизи відсутні, в задоволенні клопотання позивача про її призначення судом відмовлено.

З огляду на викладене суд вважає, що висновок № 67/07 від 14.01.2008 судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності зроблений кваліфікованими експертами, відповідно до вимог Закону України ”Про судову експертизу”, а тому приймається судом в якості належного доказу у справі №20/285.

Відповідно до ст.499 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до п.”а” п.1 ст.19 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі –Закон) свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Ст.5 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з абз.5 ч.2 ст.6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до абз.2 ч.3 ст.6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Як випливає з висновку судової експертизи, знак “PIT-BULL” за свідоцтвом України № 60253 від 15.03.2006 схожий з кожним зі знаків за міжнародними реєстраціями №№ 708694, 791989, 714749, 790141 настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використання цього знака (в частині ідентичних та однорідних товарів).

При цьому, експертом встановлено, що:

- частина товарів 30, 32 та 33 класів МКТП, наведених у свідоцтві України № 60253 є однорідною, а інша частина ідентичною з товарами 30, 32 та 33 класів МКТП, наведеними у міжнародній реєстрації № 708694;

- частина товарів 30, та 33 класів МКТП, наведених у свідоцтві України № 60253 є однорідною, а інша частина ідентичною з товарами 30 та 33 класів МКТП, наведеними у міжнародній реєстрації № 791989;

- частина товарів 32 та 33 класів МКТП, наведених у свідоцтві України № 60253 є однорідною, а інша частина ідентичною з товарами 32 та 33 класів МКТП, наведеними у міжнародній реєстрації № 714749;

- частина товарів 32 класу МКТП, наведених у свідоцтві України № 60253 є однорідною, а інша частина ідентичною з товарами 32 класів МКТП, наведеними у міжнародній реєстрації № 708694;

Іншими належними доказами по справі висновок № 67/07 від 14.01.2008 судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності не спростовано.

За таких умов, беручи до уваги те, що як встановлено судом, права інтелектуальної власності на знаки за міжнародними реєстраціями №№ 708694, 791989, 714749, 790141 виникли в Україні раніше, ніж право на знак свідоцтвом України № 60253, позовні вимоги про визнання недійсним свідоцтва України № 60253 від 15.03.2006 р. на знак для товарів і послу ”“PIT-BULL” підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

У зв’язку з наведеним, вимога позивача про заборону відповідачу-1 використовувати позначення «PIT-BULL»щодо усіх товарів, вказаних у свідоцтві України №60253 від 15.03.2006р., включаючи використання на підставі усних та письмових ліцензійних договорів визнається судом обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Законом України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (ст.2) визначені повноваження Установи у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, зокрема, передбачено, що Установа забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг. Установа –це центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності (наведені функції якого виконує Державний департамент інтелектуальної власності).

За таких обставин, позовні вимоги про зобов‘язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України № 60253 від 15.03.2006р. на знак для товарів і послуг “PIT-BULL” та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Судові витрати покладаються на відповідача-1, оскільки питання щодо тотожності або схожості позначення настільки що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг можуть бути встановлені лише під час призначення судової експертизи та судового розгляду справи.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1.          Позовні вимоги задовольнити повністю.

2.          Визнати недійсним повністю свідоцтво України №60253 від 15.03.2006р. на знак для товарів і послуг «PIT-BULL».

3.          Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Нові продукти»(м. Київ, пл. Спортивна, 3, ) використовувати позначення «PIT-BULL»щодо усіх товарів, вказаних у свідоцтві України №60253 від 15.03.2006р., включаючи використання на підставі усних та письмових ліцензійних договорів.

4.          Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код ЄДРПОУ 2176978) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України № 60253 від 15.03.2006 р. на знак для товарів і послуг “PIT-BULL” та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

5.           Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Нові продукти»(м. Київ, пл. Спортивна, 3, ) на користь Компанії «Ред Булл Гмбх» (Red Bull GmbH) (Am Brunner, 1, F-5330, Fuschl am See, Austria) 85,00грн.-державного мита, 118,00грн.-витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

6.          Після набрання рішенням законної сили видати накази.

7.          Заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою від 21.08.2007р. у справі №20/285, скасувати.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня

прийняття.

Суддя В.В. Палій