ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2008 р.

№
21/318

Вищий
господарський суд України у складі: суддя
Селіваненко В.П.-головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Коробенко Г.П.

розглянув
касаційну скаргу суб'єкта
підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1, м. Миколаїв  (далі -СПД ОСОБА_1)

на
рішення господарського
суду міста Києва від 09.08.2007 та

постанову
Київського
апеляційного господарського суду від 06.11.2007

зі
справи № 21/318

за
позовом товариства з
обмеженою відповідальністю "МініМакс", м. Київ (далі -ТОВ
"МініМакс")

до Державного департаменту
інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі
-Державний департамент інтелектуальної власності), та

СПД
ОСОБА_1

про
визнання недійсними
патентів України НОМЕР_5, НОМЕР_6 та НОМЕР_7на промислові зразки.

Судове
засідання проведено за участю представників сторін:

ТОВ
"МініМакс" -Коваля А.М.,

Державного
департаменту інтелектуальної власності -не зяв.,

СПД
ОСОБА_1  -ОСОБА_2

За
результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Рішенням
господарського суду міста Києва від 09.08.2007 (суддя Шевченко Е.О.), залишеним
без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 06.11.2007
(колегія суддів у складі: суддя
Андрієнко В.В. -головуючий, судді Студенець В.І., Малетич М.М.), позов
задоволено; визнано недійсними патенти України НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7на
промислові зразки відповідно "Решітка вентиляційна пластмасова з
отвором", "Решітка вентиляційна пластмасова з жалюзі",
"Решітка вентиляційна пластмасова";
Державний департамент інтелектуальної власності зобов'язано внести
відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та
здійснити відповідну публікацію. Судові рішення мотивовано тим, що промислові
зразки за патентами України НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7не відповідають умовам
патентоспроможності, визначеним Законом України "Про охорону прав на
промислові зразки" (далі -Закон), і зазначені патенти було видано
внаслідок подання відповідних заявок з порушенням прав ТОВ
"МініМакс".

СПД
ОСОБА_1 звернувся до Вищого господарського суду України з  касаційною скаргою, в якій просить рішення
місцевого та постанову апеляційного господарських судів скасувати і прийняти
нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову. Скаргу обґрунтовано,
зокрема, тим, що:

у
дослідженні питання про відповідність промислових зразків "Решітка
вентиляційна пластмасова з отвором", "Решітка вентиляційна
пластмасова з жалюзі", "Решітка вентиляційна пластмасова"  умовам патентоспроможності судовими
інстанціями порушено норми матеріального та процесуального права, зокрема,
Цивільного кодексу України (далі -ЦК України) та Закону;

місцевий
господарський суд повинен був розглядати зазначену справу за правилами Кодексу
адміністративного судочинства України, а не Господарського процесуального
кодексу України (далі -ГПК України); відповідну помилку не було виправлено й
Київським апеляційним господарським судом;

судові
інстанції не дали належної оцінки висновку первинної судової експертизи та
всупереч приписам ГПК України не призначили повторну експертизу зі справи.

У
відзиві на касаційну скаргу ТОВ "МініМакс" заперечує проти доводів
скарги, посилаючись на повне дотримання судовими інстанціями у вирішенні спору
норм матеріального і процесуального права, і просить судові рішення зі справи
залишити без змін, а касаційну скаргу -без задоволення.

Учасників
судового процесу відповідно до статті 1114 ГПК України належним
чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши
на підставі встановлених судовими інстанціями обставин справи правильність
застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши
пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку
про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими
інстанціями у справі встановлено:

- гр.
ОСОБА_3 є власником патенту України НОМЕР_1 на винахід "Решітка
вентиляційна", відомості про видачу якого 15.02.2001 опубліковано в
офіційному бюлетені  "Промислова
власність" № 1 за 2001 рік;

-
05.01.2004 гр. ОСОБА_3 та ТОВ "МініМакс" укладено ліцензійний договір
№ 01/04, за умовами якого:

гр.
ОСОБА_3, який є автором винаходу "Решітка вентиляційна" і власником
патенту України НОМЕР_1, за винагороду надав ТОВ "МініМакс" виключну
ліцензію на використання винаходу на умовах цього договору на території України
та право на видачу субліцензій третім особам на право використання винаходу на
території України (пункт 2);

ТОВ
"МініМакс" має право: використовувати винахід у своїй господарській
діяльності; надавати субліцензії третім особам на право використання винаходу
на території України; здійснювати необхідні дії щодо підтримання чинності
патенту на винахід; вимагати припинення порушення прав на винахід та поновлення
порушених прав на винахід (пункт 4.2);

-
30.12.1997 Державний департамент України з питань стандартизації, метрології та
сертифікації (Держстандарт України) зареєстрував за ТОВ "МініМакс"
технічні умови ТУ У В.2.5-24943410.001-97 "Решітки вентиляційні
пластмасові з захисною сіткою від комах" за № 081/022348;

- СПД
ОСОБА_1 є власником патентів України: НОМЕР_2 на промисловий зразок
"Решітка вентиляційна пластмасова з отвором", НОМЕР_3 на промисловий
зразок "Решітка вентиляційна пластмасова з жалюзі", НОМЕР_4 на
промисловий зразок "Решітка вентиляційна пластмасова"; відомості про
видачу патентів України НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 опубліковано 15.12.2005 в
офіційному бюлетені "Промислова власність" № 12  за 2005 рік;

-
відповідно до висновку від 11.06.2007 № 212 судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної
власності Академії правових наук України:

матеріали
справи містять відомості, які свідчать, що сукупність суттєвих ознак
промислових зразків відповідно "Решітка вентиляційна пластмасова з
отвором", "Решітка вентиляційна пластмасова з жалюзі" та
"Решітка вентиляційна пластмасова" за патентами України НОМЕР_5,
НОМЕР_6, НОМЕР_7 відповідно стала загальнодоступною у світі до дати подання
заявок до Установи (30.08.2005). Джерелом таких відомостей є технічні умови ТУ
У В.2.5-24943410.001-97;

до
сукупності суттєвих ознак промислових зразків за патентами України НОМЕР_5,
НОМЕР_6 та НОМЕР_7 було включено ознаки, які входять до незалежного пункту
формули винаходу за патентом України НОМЕР_1 або ознаки, еквівалентні їм. При
цьому з 9 ознак, включених до незалежного пункту формули винаходу за патентом
України НОМЕР_1, до сукупності суттєвих ознак промислових зразків за патентами
України НОМЕР_5, НОМЕР_6,НОМЕР_7було включено по 7 ознак, а по 2 ознаки не
включено;

під
час використання виробів, в яких втілено промислові зразки за патентами України
НОМЕР_5, НОМЕР_6 та НОМЕР_7, за умови використання в них (виробах) елементів
кріплення у вигляді металевих (або неметалевих) затискачів з їх закріпленням на
зворотній стороні решітки за допомогою гвинтового з'єднання, має місце
використання кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули винаходу
"Решітка вентиляційна" за патентом України НОМЕР_1 або ознаки,
еквівалентної їй.

Причиною
виникнення спору зі справи стало питання про наявність підстав для визнання
недійсними патентів України: НОМЕР_2 на промисловий зразок "Решітка
вентиляційна пластмасова з отвором", НОМЕР_3 на промисловий зразок
"Решітка вентиляційна пластмасова з жалюзі" та НОМЕР_4 на промисловий
зразок "Решітка вентиляційна пластмасова".

Відносини   щодо
захисту  особами  свого  права  інтелектуальної  власності,  зокрема,
й відносини, пов'язані з визнанням
недійсними   патентів   на
промислові зразки,  мають
цивільний  за  своєю
природою  характер,  оскільки
це  прямо  передбачено
статтею  469 ЦК України.  Патенти
є  охоронними  документами
промислової  власності,   яким
держава  засвідчує  право інтелектуальної власності особи на
створений ним об'єкт промислової власності (зокрема,  промисловий
зразок). Права, які випливають з патенту, можуть бути об'єктом  цивільного
обороту. Тому відносини  у спорах
про визнання  недійсними  зазначених
правоохоронних  документів  не засновані на адміністративному або іншому
владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні.

Як
зазначено в пункті 3 рекомендацій президії Вищого господарського суду України
від 27.06.2007 № 04-5/120 "Про деякі питання підвідомчості і підсудності
справ господарським судам", господарські суди на загальних підставах
вирішують усі спори між суб'єктами господарської діяльності, а також спори, пов'язані,
зокрема, з використанням у господарському обороті об'єктів інтелектуальної
власності, включаючи спори за позовами суб'єктів господарювання до органів
державної влади про визнання недійсними актів про видачу документів, що
посвідчують право інтелектуальної власності.

З
огляду на наведене судові інстанції правомірно розглядали зазначену справу в
порядку господарського судочинства.

Відповідно
до статті 420 ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема,
належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Статтею
462 ЦК України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на
винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

Обсяг
правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю
суттєвих ознак промислового зразка.

Умови
та порядок видачі патенту встановлюються законом.

Відповідно
до пунктів 1, 5, 6 статті 5 Закону правова охорона надається промисловому
зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та
відповідає умовам патентоспроможності; право власності на промисловий зразок
засвідчується патентом; обсяг правової охорони, що надається, визначається
сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні
(зображеннях) виробу, внесеному до реєстру, і засвідчується патентом з
наведеною у ньому копією внесеного до реєстру зображення виробу; тлумачення
ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згідно
з пунктами 1, 2 статті 6 Закону промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності,
якщо він є новим; промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність
його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки
до уповноваженого відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її
пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка
береться до уваги зміст усіх раніше одержаних уповноваженим відомством заявок,
за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або
за ними прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості
оскарження таких  рішень.

Враховуючи
викладене, суд першої інстанції з урахуванням положень статті 41 ГПК України в
даному випадку дійшов вірного висновку щодо необхідності призначення судової
експертизи з дослідження об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої
доручив атестованому з відповідної експертної спеціальності судовому експерту.

Водночас
всупереч доводам, викладеним у касаційній скарзі СПД ОСОБА_1, попередніми
судовими інстанціями з дотриманням приписів статей 42, 43 ГПК України дано
належну оцінку згаданому висновку експерта. Суди дійшли обґрунтованого висновку
про те, що експертне дослідження проведено кваліфікованим експертом з
дотриманням приписів Закону України "Про судову експертизу" та ГПК України,
висновки експерта належним чином мотивовані, обґрунтовані та узгоджуються з
іншими матеріалами справи (в тому числі з фактичними зображеннями
зареєстрованих промислових зразків, що відповідає приписам пункту 6 статті 5
Закону). Тобто місцевий та апеляційний господарські суди у межах наданих їм
повноважень визнали безпідставними посилання СПД ОСОБА_1 на неповноту
дослідження фактичних обставин і помилковість роз'яснень судового експерта,
викладених у висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від
11.06.2007 № 212.

У
підпункті 9.2 пункту 9 роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України
від 11.11.98 № 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової
експертизи" зазначено,що повторна судова експертиза призначається з
ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта
визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або
коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може
бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх
неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому
засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту
(експертам).

За
таких обставин твердження СПД ОСОБА_1 про те, що покладення в основу судових
рішень зі справи висновку судового експерта без призначення повторної судової
експертизи (відсутність підстав для проведення якої встановлено попередніми
судовими інстанціями) призвело до неповноти дослідження господарськими судами фактичних
обставин справи, є безпідставним.

Статтею
469 ЦК України передбачено, що права інтелектуальної власності на винахід,
корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в
порядку, встановлених законом.

Відповідно
до підпункту “а” пункту 1 статті 25 Закону про промислові зразки патент може
бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі
невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності,
визначеним цим Законом.

При
визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму
офіційному бюлетені.

Отже,
попередні судові інстанції, встановивши на підставі оцінки результатів
експертного дослідження та інших поданих сторонами доказів факт відсутності
ознаки "новизна" у промислових зразків "Решітка вентиляційна
пластмасова з отвором", "Решітка вентиляційна пластмасова з
жалюзі" та "Решітка вентиляційна пластмасова" за патентами
України НОМЕР_5, НОМЕР_6 і НОМЕР_7, що свідчить про їх невідповідність умовам
патентоспроможності, дійшли обґрунтованого висновку щодо необхідності визнання
зазначених патентів недійсними повністю.

З
огляду на задоволення позовних вимог про визнання зазначених патентів України
недійсними попередні судові інстанції згідно з приписами статей 17, 25 Закону
правомірно зобов'язали Державний департамент інтелектуальної власності внести
відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та
здійснити необхідну публікацію.

Крім
того, доводи касаційної скарги СПД ОСОБА_1, що стосуються встановлення судом
обставин справи та оцінки поданих доказів, Вищий господарський суд України
відхиляє з огляду на положення частини другої статті 1117 ГПК
України, відповідно до яких касаційна інстанція не має права встановлювати або
вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові
господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того
чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази
або додатково перевіряти докази.

Враховуючи
викладене, судові рішення місцевого та апеляційного господарських судів з цієї
справи підлягають залишенню без змін як такі, що прийняті з  повним дотриманням норм матеріального і
процесуального права.

Керуючись
статтями 1119 -11111 ГПК України, Вищий господарський суд
України

ПОСТАНОВИВ:

Рішення
господарського суду міста Києва від 09.08.2007 та постанову Київського
апеляційного господарського суду від 06.11.2007 зі справи № 21/318 залишити без
змін, а касаційну скаргу суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи
ОСОБА_1 -без задоволення.

Суддя
В. Селіваненко

Суддя
І. Бенедисюк

Суддя
Г. Коробенко