ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2008 р.

№
12/179

Вищий
господарський суд України у складі: суддя
Селіваненко В.П.-головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Коробенко Г.П.

розглянув
касаційну скаргу суб'єкта
підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1, м. Миколаїв (далі -СПД
ОСОБА_1)

на
рішення господарського
суду міста Києва від 16.08.2007 та

постанову
Київського
апеляційного господарського суду від 08.11.2007

зі
справи № 12/179

за
позовом товариства з
обмеженою відповідальністю "МініМакс", м. Київ  (далі -ТОВ "МініМакс")

до дочірнього підприємства
"Аскона-Центр", м. Київ (далі -ДП "Аскона-Центр"),

СПД
ОСОБА_1 та

суб'єкта
підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_2, м. Тернопіль (далі -СПД
ОСОБА_2)

про
припинення порушення
прав на винахід "Решітка вентиляційна" за патентом України
НОМЕР_1 та відшкодування збитків у сумі 178 620 грн.

Судове
засідання проведено за участю представників сторін:

ТОВ
"МініМакс" -Коваля А.М.,

ДП
"Аскона-Центр"-не з'яв.,

СПД
ОСОБА_1  -ОСОБА_3,

СПД
ОСОБА_2 -не з'яв.

За
результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Рішенням
господарського суду міста Києва від 16.08.2007 (суддя Прокопенко Л.В.),
залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від
08.11.2007 (колегія суддів у складі: суддя                  Андрієнко В.В. -головуючий,
судді Малетич М.М., Студенець В.І.), позов задоволено:

- ДП
"Аскона-Центр" зобов'язано припинити порушення прав на винахід
"Решітка вентиляційна" за патентом України НОМЕР_1 на весь строк дії
патенту України НОМЕР_1;

- ДП
"Аскона-Центр" заборонено виготовляти, пропонувати до продажу, продавати
та зберігати в зазначених цілях вентиляційні решітки з використанням винаходу
за патентом України НОМЕР_1 без дозволу ТОВ "МініМакс" протягом
усього строку дії патенту України НОМЕР_1;

- з
ДП "Аскона-Центр" стягнуто:

на
користь ТОВ "МініМакс" 1 000 грн. витрат на проведення судової
експертизи;

до
державного бюджету України -28,33 грн. державного мита та              39,33 грн. витрат на
інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;

- СПД
ОСОБА_2 зобов'язано припинити порушення прав на винахід "Решітка
вентиляційна" за патентом України НОМЕР_1 на весь строк дії патенту
України НОМЕР_1;

- СПД
ОСОБА_2 заборонено виготовляти, пропонувати до продажу, продавати та зберігати
в зазначених цілях вентиляційні решітки з використанням винаходу за патентом України
НОМЕР_1 без дозволу ТОВ "МініМакс" протягом усього строку дії патенту
України НОМЕР_1;

- з
СПД ОСОБА_2 стягнуто:

на
користь ТОВ "МініМакс" 1 000 грн. витрат на проведення судової
експертизи;

до
державного бюджету України -28,33 грн. державного мита та              39,33 грн. витрат на
інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;

- СПД
ОСОБА_1 зобов'язано припинити порушення прав на винахід "Решітка
вентиляційна" за патентом України НОМЕР_1 на весь строк дії патенту
України НОМЕР_1;

- СПД
ОСОБА_1 заборонено виготовляти, пропонувати до продажу, продавати та зберігати
в зазначених цілях вентиляційні решітки з використанням винаходу за патентом
України НОМЕР_1 без дозволу ТОВ "МініМакс" протягом усього строку дії
патенту України НОМЕР_1;

- з
СПД ОСОБА_1 стягнуто:

на
користь ТОВ "МініМакс" збитки у сумі 178 620 грн. у зв'язку з
неправомірним використанням об'єкта інтелектуальної власності -винаходу
"Решітка вентиляційна" за патентом України НОМЕР_1 і 1 000 грн.
витрат на проведення судової експертизи;

до
державного бюджету України -1 871, 20 грн. державного мита та               39,33 грн. витрат на
інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Судові
рішення мотивовано тим, що відповідачами у виготовленні та реалізації
вентиляційних решіток було використано кожну з 9 ознак, включених до
незалежного пункту формули винаходу "Решітка вентиляційна" за
патентом України НОМЕР_1, що у розумінні статті 28 Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі -Закон) є використанням
винаходу, яке призвело до порушення майнових прав інтелектуальної власності
позивача. При цьому доход у сумі 178 620 грн. отримано СПД ОСОБА_1 від
виготовлення та реалізації вентиляційних решіток саме з порушенням прав ТОВ
"МініМакс" на винахід за патентом України НОМЕР_1.

СПД
ОСОБА_1 звернувся до Вищого господарського суду України з  касаційною скаргою, в якій просить судові
рішення зі справи скасувати, прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову
відмовити. Скаргу обґрунтовано, зокрема, тим, що судовими інстанціями у
вирішенні спору порушено норми матеріального та процесуального права, зокрема,
Цивільного кодексу України (далі -ЦК України), Закону, Господарського
процесуального кодексу України (далі -ГПК України). Як зазначено скаржником,
попередніми судовими інстанціями не досліджено належним чином питання про
заподіяння збитків позивачеві саме діями СПД ОСОБА_1, оскільки не взято до
уваги усі види діяльності позивача та територію, на якій зазначені суб'єкти
господарювання реалізовували спірні вентиляційні решітки, а тому не з'ясовано
реального розміру таких збитків.

У
відзиві на касаційну скаргу ТОВ "МініМакс" заперечує проти доводів
скарги і просить судові рішення залишити без змін, а скаргу -без задоволення.

Сторони
відповідно до статті 1114 ГПК України належним чином повідомлено про
час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши
на підставі встановлених судовими інстанціями обставин справи правильність
застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши
пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку
про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на
таке.

Судовими
інстанціями у справі встановлено:

-
Державним департаментом інтелектуальної власності гр. ОСОБА_4 видано патент
України НОМЕР_1 на винахід "Решітка вентиляційна", відомості про
видачу якого 15.02.2001 опубліковано в офіційному бюлетені  "Промислова власність" № 1 за 2001
рік;

-
05.01.2004 гр. ОСОБА_4 та ТОВ "МініМакс" укладено ліцензійний договір
№ 01/04, за умовами якого:

гр.
ОСОБА_4, який є автором винаходу "Решітка вентиляційна" і власником
патенту України НОМЕР_1, за винагороду надав ТОВ "МініМакс" виключну
ліцензію на використання винаходу на умовах цього договору на території України
та право на видачу субліцензій третім особам на право використання винаходу на
території України (пункт 2);

ТОВ
"МініМакс" має право: використовувати винахід у своїй господарській
діяльності; надавати субліцензії третім особам на право використання винаходу
на території України; здійснювати необхідні дії щодо підтримання чинності
патенту на винахід; вимагати припинення порушення прав на винахід та поновлення
порушених прав на винахід (пункт 4.2);

-
згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 12.06.2007
№ 187:

?
винахід "Решітка вентиляційна", захищений патентом України НОМЕР_1,
відповідно до Закону відноситься до об'єктів технології, які мають назву
"пристрій";

? усі
ознаки, що включені до незалежного пункту формули винаходу "Решітка
вентиляційна", захищеного патентом України НОМЕР_1, є суттєвими;

? у
реалізації ДП "Аскона-Центр" "Решітки вентиляційної Люкс
РВП-270С" використано кожну з 9 ознак,
включених до незалежного пункту формули винаходу "Решітка
вентиляційна" за патентом України НОМЕР_1;

? у
реалізації ДП "Аскона-Центр" "Решітки вентиляційної з
жалюзі" використано кожну з 9 ознак, включених до незалежного пункту
формули винаходу "Решітка вентиляційна" за патентом України НОМЕР_1;

? у
реалізації ДП "Аскона-Центр" "Решітки вентиляційної Екстра
РВЕ-215" використано кожну з 9 ознак,
включених до незалежного пункту формули винаходу "Решітка
вентиляційна" за патентом України НОМЕР_1;

? у
виготовленні та реалізації суб'єктом підприємницької діяльності ОСОБА_2
"Решітки вентиляційної Люкс РВП-270С" використано кожну з 9 ознак,
включених до незалежного пункту формули винаходу "Решітка
вентиляційна" за патентом України НОМЕР_1;

? у
виготовленні та реалізації суб'єктом підприємницької діяльності ОСОБА_2
"Решітки вентиляційної з жалюзі" використано кожну з 9 ознак,
включених до незалежного пункту формули винаходу "Решітка
вентиляційна" за патентом України НОМЕР_1;

? у
виготовленні та реалізації суб'єктом підприємницької діяльності ОСОБА_2
"Решітки вентиляційної Екстра РВЕ-215" використано кожну з 9 ознак,
включених до незалежного пункту формули винаходу "Решітка
вентиляційна" за патентом України НОМЕР_1;

? у
реалізації СПД ОСОБА_1 "Решітки вентиляційної" (т.2, стор.73)
використано кожну з 9 ознак, включених до незалежного пункту формули винаходу "Решітка
вентиляційна" за патентом України НОМЕР_1;

? у
реалізації СПД ОСОБА_1 "Решітки вентиляційної" (т.2, стор.73а)  використано кожну з 9 ознак, включених до
незалежного пункту формули винаходу "Решітка вентиляційна" за
патентом України  НОМЕР_1;

? у реалізації
СПД ОСОБА_1 "Решітки вентиляційної" (т.2, стор.73б)  використано кожну з 9 ознак, включених до
незалежного пункту формули винаходу "Решітка вентиляційна" за
патентом України НОМЕР_1.

-
згідно з  актом від 28.10.2005 № 289
перевірки додержання вимог стандартів, норм і правил під час виробництва
вентиляційних решіток СПД ОСОБА_1 питома вага продукції, що перевірялася, у
загальному обсязі виробництва складає 100%;

- з
протоколу огляду місця події від 20.09.2005 та відібраних зразків продукції від
20.09.2005 вбачається, що СПД ОСОБА_1 здійснює підприємницьку діяльність шляхом
виробництва та реалізації вентиляційних решіток;

-
відповідно до довідки від 24.11.2005 № 17/106-2685 Центральної міжрайонної
державної податкової інспекції у м. Миколаєві обсяг виручки СПД ОСОБА_1
протягом 2004 року та 1-3 кварталів 2005 року в сумі склав               178 620 грн.

Відповідно
до частини другої статті 6 Закону об'єктом винаходу, правова охорона якому
надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам
мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а
також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Згідно
зі статтею 462 ЦК України і частиною п'ятою статті 6 Закону обсяг правової
охорони, що надається, визначається формулою винаходу. Тлумачення формули
повинно здійснюватися в межах опису винаходу та відповідних креслень.

Відповідно
до статті 464 ЦК України і частини другої статті 28 Закону патент надає його
власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке
використання не порушує прав інших власників патентів.

Згідно
з частиною п'ятою статті 28 Закону патент надає його власнику виключне право
забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком
випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням
прав, що надаються патентом.

Крім
того, як зазначено у пункті 56 рекомендацій президії Вищого господарського суду
України від 10.06.2004 № 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення
спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", за
патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності
надається  проти  будь-якого
несанкціонованого
використання  іншою особою об'єкта
права інтелектуальної власності, зокрема
промислового  зразка,  корисної
моделі,  винаходу  (крім передбачених законом випадків вільного
використання чужих охоронюваних об'єктів)
незалежно  від того,  чи
був  цей  охоронюваний
зразок,  модель,  винахід
свідомо використаний іншою  особою  або
ці  об'єкти  були
створені  іншою  особою
в  результаті  її
власної  творчої  діяльності,
але  вже  після
публікації відомостей   про   видачу
відповідного  патенту  про їх охорону.

Абзацами
четвертим і п'ятим частини другої статті 28 Закону передбачено, що
використанням винаходу визнається: виготовлення продукту із застосуванням
запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для
продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше
введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених
цілях.

За
приписами абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону продукт визнається
виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано
кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку,
еквівалентну їй.

Отже,
попередні судові інстанції, встановивши на підставі оцінки результатів
експертного дослідження та інших поданих сторонами доказів факт виготовлення та
реалізації відповідачами виробів із застосуванням усіх суттєвих ознак винаходу
за патентом України НОМЕР_1, дійшли обґрунтованого висновку щодо
неправомірного використання відповідачами й самого винаходу "Решітка
вентиляційна" за зазначеним патентом.

Відповідно
до частин першої і другої статті 34 Закону будь-яке посягання на права власника
патенту,  передбачені статтею 28  цього
Закону,  вважається  порушенням
прав  власника патенту,  що  тягне  за
собою  відповідальність  згідно
з чинним законодавством України. На
вимогу власника патенту таке
порушення  повинно  бути припинено,  а
порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Беручи
до уваги наведене, попередні судові інстанції вірно застосували норми
матеріального права, заборонивши відповідачам подальше використання зазначеного
винаходу (СПД ОСОБА_1 -і виготовлення, пропонування до продажу, продаж та
зберігання в зазначених цілях вентиляційних решіток з використанням винаходу за
патентом України НОМЕР_1), що відповідає загальним принципам цивільного судочинства
і, зокрема, приписам статті 15 ЦК України щодо права особи на захист цивільних
прав та інтересів, тоді як доводи касаційної скарги СПД ОСОБА_1 з цього приводу
не відповідають змісту наведених ним норм і є помилковими.

Відтак
судові рішення в частині задоволення позовних вимог про зобов'язання
відповідачів припинити порушення прав ТОВ "МініМакс" на винахід
"Решітка вентиляційна" за патентом України НОМЕР_1 підлягають
залишенню без змін.

Разом
з тим, відповідно до частин першої і другої статті 16 ЦК України кожна особа
має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або
майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів
можуть бути, зокрема, відшкодування збитків та інші способи відшкодування
майнової шкоди.

Згідно
з частинами першою і другою статті 22 названого Кодексу:

-
особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має
право на їх відшкодування;

-
збитками є:

втрати,
яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також
витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного
права (реальні збитки);

доходи,
які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було
порушене (упущена вигода).

Складовими
відповідного правопорушення є: шкода, протиправність поведінки особи, що
завдала шкоди, причинний зв'язок між шкодою та протиправною поведінкою особи,
що її завдала, і вина.

Однак,
вимагаючи відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди, позивач повинен
довести, що за звичайних обставин він мав реальні підстави розраховувати на
одержання певного доходу від певного виду діяльності; при цьому протиправні дії
відповідача є причиною, а збитки, які виникли, - наслідком такої протиправної
поведінки.

Попередні
судові інстанції у розгляді справи повністю погодилися з поданим позивачем
розрахунком збитків і зазначили, що доход у сумі                     178 620 грн. було отримано
СПД ОСОБА_1 від виготовлення та реалізації вентиляційних решіток з порушенням
прав позивача на винахід за патентом України НОМЕР_1, тобто без з'ясування
названими судовими інстанціями таких обставин:

з
якого саме виду діяльності СПД ОСОБА_1 отримано прибуток за певний період;

чи
були спільними ринки реалізації вентиляційних решіток позивачем та СПД ОСОБА_1;

які
договори, зокрема, на реалізацію готової продукції (вентиляційних решіток)
укладено та не виконано ТОВ "МініМакс" у відповідний період часу і чи
є в цьому вина СПД ОСОБА_1;

який
саме розмір доходу не було отримано позивачем через порушення СПД ОСОБА_1 прав
на винахід "Решітка вентиляційна".

Крім
того, висновок суду про отримання СПД ОСОБА_1 доходу в сумі 178 620 грн. лише
від реалізації решіток не підтверджено належними доказами, оскільки досліджені
судовими інстанціями протокол огляду місця події від 20.09.2005, довідка від
24.11.2005 № 17/106-2685 Центральної міжрайонної державної податкової інспекції
у м. Миколаєві тощо, не можуть вважатися належним підтвердженням отримання
доходу виключно від реалізації вентиляційних решіток. Тобто названі судові
інстанції не з'ясували наявності або відсутності інших можливих джерел
утворення доходу в зазначеній сумі, а за наявності таких джерел -їх впливу на
цей розмір.

З
урахуванням викладеного касаційна інстанція дійшла висновку про порушення
попередніми судовими інстанціями вимог статей 34, 41 та 43 ГПК України у
встановленні обставин справи, що складають фактичну основу спірних
правовідносин.

Таким
чином, попередні судові інстанції у розгляді позовних вимог про стягнення з СПД
ОСОБА_1 збитків припустилися неправильного застосування приписів частини першої
статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за
результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього
Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі
всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті
11110 ГПК України є підставою для скасування оскаржуваних судових
рішень зі справи.

Касаційна
ж інстанція відповідно до частини другої статті 1117 ГПК України не
має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були
встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним,
вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних
доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З
огляду на наведене дана справа в частині стягнення з СПД ОСОБА_1 збитків у сумі
178 620 грн. має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під
час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та
доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог
закону.

Керуючись
статтями 1117 -11112 ГПК України, Вищий господарський суд
України

ПОСТАНОВИВ:

1.
Касаційну скаргу суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1
задовольнити частково.

2.
Рішення господарського суду міста Києва від 16.08.2007 та постанову Київського
апеляційного господарського суду від 08.11.2007 зі справи № 12/179 в частині
стягнення з суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1 збитків
у сумі 178 620 грн. скасувати.

Справу
у відповідній частині передати на новий розгляд до господарського суду міста
Києва.

3. У
решті рішення господарського суду міста Києва від 16.08.2007 та постанову
Київського апеляційного господарського суду від 08.11.2007 зі справи № 12/179
залишити без змін.

Суддя
В. Селіваненко

Суддя
І. Бенедисюк

Суддя
Г. Коробенко