ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2008 р.

№ 21/696

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. –головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Амальгама Люкс", м. Миколаїв (далі –ТОВ "Амальгама Люкс")

на рішення господарського суду міста Києва від 23.10.2007 та

постанову Київського апеляційного господарського суду від 18.06.2008

зі справи № 21/696

за позовом ТОВ "Амальгама Люкс"

до "Дзе Проктер енд Гембл Компані" (Сполучені Штати Америки) та

Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі –Державний департамент інтелектуальної власності)

про визнання недійсним свідоцтва України № 47700 на знак для товарів і послуг.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

ТОВ "Амальгама Люкс" –Ярмощука О.В.,

"Дзе Проктер енд Гембл Компані" –Костинчука П.М.,

Державного департаменту інтелектуальної власності –не з'яв.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ТОВ "Амальгама Люкс" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до "Дзе Проктер енд Гембл Компані" і Державного департаменту інтелектуальної власності про:

визнання недійсним свідоцтва України № 47700 на знак для товарів і послуг "HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY";

зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 47700 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність";

зобов’язання "Дзе Проктер енд Гембл Компані" припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг "ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ", який охороняється на підставі свідоцтва України № 47523, заборонивши названій компанії використання знака для товарів і послуг "ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ".

Рішенням господарського суду міста Києва від 23.10.2007 (суддя Шевченко Е.О.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 18.06.2008 (колегія суддів у складі: суддя Григорович О.М. –головуючий, судді Гольцова Л.А., Рябуха В.І.), у задоволенні позову відмовлено. Судові рішення з посиланням на статтю 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі –Закон) мотивовано тим, що торговельна марка "HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY" відповідає умовам надання правової охорони.

ТОВ "Амальгама Люкс" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою та доповненнями до неї, в яких просить зазначені судові рішення скасувати, а справу передати на новий розгляд до господарського суду першої інстанції. Скаргу мотивовано тим, що судові інстанції на порушення приписів Закону та Господарського процесуального кодексу України (далі –ГПК України) не надали умотивованого обґрунтування відхилення ними клопотання позивача про призначення комплексної судової експертизи, натомість призначивши додаткові судові експертизи, не дослідили належним чином наявні у справі докази та не надали необхідної оцінки доводам позивача.

У відзиві на касаційну скаргу "Дзе Проктер енд Гембл Компані" заперечує проти доводів скарги і просить судові рішення зі справи залишити без змін як законні і обгрунтовані.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями норм матеріального і процесуального права правильність застосування ними норм процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- "Дзе Проктер енд Гембл Компані" є власником свідоцтва № 47700 на знак для товарів і послуг "HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY" для товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі –МКТП); дата подання заявки –25.08.2004; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва –15.02.2005;

- 16.03.2004 ТОВ "Амальгама Люкс" подано заявку на реєстрацію позначення "ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ" як знака для товарів і послуг, за результатами розгляду якої Державним департаментом інтелектуальної власності видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 47523 для товарів 03, 16 та 35 класів МКТП (дата публікації відповідних відомостей –15.02.2005);

- позов мотивовано тим, що свідоцтво України № 47700 на знак для товарів і послуг "HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY" підлягає визнанню недійсним, оскільки цей знак можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ", який належить позивачеві, та тому, що торговельна марка відповідача є такою, що може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар 03 класу МКТП;

- згідно з висновком первинної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 20.06.2006 № 4802, проведеної експертом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Череповим Л.В.:

напис "OCEAN ENERGY" є сильним (домінуючим) елементом знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 47700;

позначення, що охороняється за свідоцтвом України № 47700, є схожим настільки, що його можна сплутати, з позначенням, що охороняється за свідоцтвом України № 47523;

знак для товарів і послуг "HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY" за свідоцтвом України № 47700 у результаті його використання може вводити в оману споживача відносно виробника товарів, а саме щодо власника свідоцтва України № 47523 на знак для товарів і послуг "ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ";

товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 47700, є спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 47523;

- відповідно до висновку повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 20.06.2007 № 295, проведеної експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України Дорошенком О.Ф.:

словосполучення "OCEAN ENERGY" не є домінуючим елементом знака для товарів і послуг "HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY" за свідоцтвом України № 47700;

знак для товарів і послуг "ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ" не має сильного (домінуючого) елемента;

знак для товарів і послуг "HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY" за свідоцтвом України № 47700 знак для товарів і послуг "ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ" за свідоцтвом України № 47523 не схожі настільки, що їх можна сплутати;

знак для товарів і послуг "HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY" за свідоцтвом України № 47700 не може вводити в оману щодо виробника товарів, а саме щодо власника свідоцтва України № 47523 на знак для товарів і послуг "ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ";

- відповідно до висновку повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 27.03.2008 № 702, проведеної експертом Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. професора М.С. Бокаріуса Тубелець О.А.:

словосполучення "OCEAN ENERGY" не є домінуючим елементом знака для товарів і послуг "HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY" за свідоцтвом України № 47700;

у знакові для товарів і послуг "ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ" домінуючими елементами виступають: цілком форма позначення, що асоціюється з хвилею, та словосполучення "ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА";

знак для товарів і послуг "HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY" за свідоцтвом України № 47700 знак для товарів і послуг "ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ" за свідоцтвом України № 47523 не схожі настільки, що їх можна сплутати;

знак для товарів і послуг "HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY" за свідоцтвом України № 47700 не може вводити в оману щодо виробника товарів, а саме щодо власника свідоцтва України № 47523 на знак для товарів і послуг "ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ";

- згідно з ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 28.05.2008 у зв’язку з необхідністю з'ясувати деякі питання стосовно експертних висновків від 20.06.2006 № 4802, від 20.06.2007 № 295 та від 27.03.2008 № 702 у судове засідання 18.06.2008 викликані судові експерти.

Так, експерт Черепов Л.В., надаючи пояснення щодо висновку первинної судової експертизи від 20.06.2006 № 4802, зазначив, що він вважає словосполучення "OCEAN ENERGY" за свідоцтвом України № 47523 таким, що займає домінуюче становище та має домінуючий характер розташування; на його думку, знак "HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY" за свідоцтвом України № 47700 винятково завдяки словосполученню "OCEAN ENERGY" отримав розрізняльну здатність, оригінальність, а також нове семантичне значення у порівнянні зі знаком "HEAD&SHOULDERS".

Експерт Дорошенко О.Ф. щодо висновків судової експертизи від 20.06.2007 № 295 пояснив, що у складі знака для товарів і послуг "HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY" елемент "HEAD&SHOULDERS" є сильним, оскільки цей елемент є повторюваним у багатьох знаках, які належать "Дзе Проктер енд Гембл Компані", знайомий споживачеві та легше запам’ятовується.

Експерт Тубелець О.А. стосовно висновків судової експертизи від 27.03.2008 № 702 зазначила, що у складі знака для товарів і послуг "HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY" елемент "HEAD&SHOULDERS" є оригінальним та домінуючим.

Причиною спору зі справи стало питання про наявність підстав для визнання недійсним свідоцтва України № 47700 на знак для товарів і послуг "HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY".

У пункті 3 статті 6 Закону зазначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з, зокрема, знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг.

Пунктом 2 статті 6 Закону передбачено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Відповідне питання входить до предмету доказування в даній справі та потребує спеціальних знань.

Відповідно до частин першої та другої статті 41 ГПК України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

При цьому питання про те, чи є торговельна марка "HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY" за свідоцтвом України № 47700 схожою настільки, що їх можна сплутати, з торговельною маркою "ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ" за свідоцтвом України № 47523 та про те, чи може торговельна марка "HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY"ввести в оману щодо виробника товарів 03 класу МКТП, є питаннями, яке входять до предмету доказування у справі, потребують спеціальних знань, а тому судом першої інстанції відповідно до статті 41 ГПК України правомірно призначено судову експертизу.

Згідно з частиною четвертою статті 42 ГПК України при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Повторна судова експертиза призначається за ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні (підпункт 9.2 пункту 9 роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 № 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи").

З урахуванням наведених законодавчих приписів місцевим та апеляційним господарськими судами цілком правомірно та належним чином мотивовано призначені повторні судові експертизи. Так, господарський суд першої інстанції необхідність призначення повторної судової експертизи мотивував тим, що висновок експерта від 20.06.2006 № 4802 є необґрунтованим та таким, що суперечить іншим матеріалам справи, зокрема, висновкові спеціаліста –патентного повіреного Льогової М.М. Господарський же суд апеляційної інстанції призначив повторну експертизу з огляду на те, що є розходження у висновках експертів від 20.06.2006 № 4802 та від 20.06.2007 № 295, і, на думку суду, їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

Відповідно до частини п’ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов’язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Про недопустимість переоцінки касаційною інстанцією доказів (зокрема, висновків експертів) зазначено й у постанові Верховного Суду України від 17.10.2006 зі справи № 14683/6-05 (н.р. 6823/9-92).

Як вбачається з судових рішень зі справи, місцевий та апеляційний господарські суди, належним чином дослідивши зібрані у справі докази, і зокрема, висновки судової експертизи від 20.06.2006 № 4802, від 20.06.2007 № 295 та від 27.03.2008 № 702, дійшли обґрунтованого висновку про те, що торговельна марка "HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY" за свідоцтвом України № 47700 не є схожою настільки, що їх можна сплутати, з торговельною маркою "ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА; OCEAN ENERGY; ЕНЕРГІЯ ОКЕАНУ" за свідоцтвом України № 47523 та про те, що торговельна марка "HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY" не може ввести в оману щодо виробника товарів 03 класу МКТП.

За таких обставин попередні судові інстанції, встановивши факт відповідності оспорюваної торговельної марки умовам надання правової охорони, прийняли правильне рішення про відмову в задоволенні позовних вимог.

Інші доводи касаційної скарги не спростовують наведеного та не можуть бути підставою для скасування судових актів зі справи.

Відповідно до статті 1117 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Таким чином, надана попередніми судовими інстанціями правова оцінка обставин справи є вірною, а відтак оскаржувані рішення місцевого та постанова апеляційного господарських судів підлягають залишенню без змін.

Керуючись статтями 1117 , 1119 – 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Рішення господарського суду міста Києва від 23.10.2007 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 18.06.2008 зі справи № 21/696 залишити без змін, а касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Амальгама Люкс" –без задоволення.

Суддя В. Селіваненко

Суддя            І. Бенедисюк

Суддя Б. Львов