ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
У Х В А Л А

№ 20/610

09.09.08

За позовом          Компанії «Брітіш Амерікан Тобакко (Брендз) Інк»

До 1. Дочірнього підприємства «Тютюнова компанія «Хамадей»

2.          Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

Про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок №11721

«Етикетка для тютюнових виробів»

Суддя Палій В.В.

Секретар Молочна Н.С.

Представники:

Від позивача           Чернобай О.В.- предст. (дов. від 17.04.2007р.)

Від відповідача 1. Трушко П.В. –предст. (дов. від 20.03.2008р. №195/01)

2. не з‘явився

Обставини справи:

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідачів про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок №11721 «Етикетка для тютюнових виробів». Крім того, позивач просить суд зобов’язати відповідача-2 внести відомості про визнання недійсним патенту 11721 на промисловий зразок «Етикетка для тютюнових виробів»до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», заборонити відповідачу-1 використовувати промисловий зразок «Етикетка для тютюнових виробів», на який було видано патент №11721 у будь-який спосіб, визначений законодавством.

У відзиві на позовну заяву відповідачі просять суд у задоволенні позовних вимог відмовити.

Представник відповідача-2 усно зазначив про необхідність призначити експертизу у справі №20/610.

Представник позивача проти призначення експертизи не заперечив.

Представник позивача подав клопотання про залучення до справи додаткових доказів.

Клопотання судом задоволено, надані позивачем додаткові докази долучені судом до матеріалів справи.

Для надання можливості сторонам визначити власні переліки питань, які сторони вважають за доцільне поставити перед експертом та з метою визначення сторонами експертної установи чи переліку атестованих експертів, для надання відповідачем-2 витребуваних судом документів, у судовому засіданні 16.11.2006р. оголошено перерву.

У судовому засіданні 04.12.2006р. представник позивача подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових доказів, а саме, вчинену позивачем заяву під присягою від 13.11.2006р. із перекладом на українську мову.

Клопотання судом задоволено, надані позивачем додаткові докази долучені судом до матеріалів справи.

Представник відповідача-2 надав суду копію матеріалів заявки №8 від 02.11.2004р. на промисловий зразок «Етикетка для тютюнових виробів».

04.12.2006р. представник позивача подав клопотання про призначення судової експертизи у справі. Позивач просить суд доручити проведення експертизи судовим експертам Дорошенко О.Ф. та Петренко С.А. Крім того, позивач визначив перелік питань, які вважає за доцільне поставити на вирішення експертів.

04.12.2006р. представник відповідача-1 надав суду питання, яке вважає за доцільне поставити на розгляд експертизи. В усних поясненнях представник відповідача-1 просить суд доручити проведення експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Оскільки для вирішення спору по справі №20/610 необхідні спеціальні знання, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача та призначити судову експертизу об’єктів права інтелектуальної власності у справі №20/610. Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України остаточний перелік питань, які мають бути роз’яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом. Суд вважає за доцільне доручити проведення експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Ухвалою від 04.12.2006р. провадження у справі зупинено.

07.12.2006р. судом одержано клопотання від відповідача-1 про зупинення провадження у справі №20/610 до здійснення публікації відомостей в офіційному бюлетені «Промислова власність»про припинення дії патенту №11721. Зазначене пов’язано з тим, що 07.12.2006р. відповідачем-1 подано заяву до начальника відділення забезпечення державної реєстрації Українського інституту промислової власності про припинення дії патенту №11721.

28.12.2006р. судом одержано клопотання від Компанії «Брітіш Амерікан Тобакко (Брендз) Інк», у якій позивач вважає за доцільне підтримати клопотання відповідача-1 про зупинення провадження у справі №20/610 до здійснення публікації відомостей в офіційному бюлетені «Промислова власність»про припинення дії патенту №11721. Позивач вважає, що питання щодо проведення експертизи у справі №20/610 необхідно вирішувати разом з питанням припинення провадження у справі, яке постане після публікації відомостей в офіційному бюлетені «Промислова власність»про припинення дії патенту №11721.

Листом від 29.12.2006р. суд витребував справу №20/610 з експертної установи без проведення призначеної експертизи, з метою вирішення питання щодо доцільності проведення експертизи у судовому засіданні за участю сторін.

17.01.2007р. судом одержано супровідний лист з експертної установи з матеріалами справи №20/610.

У зв’язку з наведеним, ухвалою від 17.01.2007р. провадження у справі №20/610 поновлено, розгляд справи призначено на 31.01.2007р.

У судовому засіданні 31.01.2007р. представник відповідача-1 усно підтримав подане 07.12.2006р. письмове клопотання про зупинення провадження у справі №20/610 до здійснення публікації відомостей в офіційному бюлетені «Промислова власність»про припинення дії патенту №11721.

Представник позивача проти задоволення клопотання не заперечив.

Клопотання судом задоволено.

У зв’язку з наведеним, ухвалою від 31.01.2007р. провадження у справі №20/610 зупинено до здійснення публікації відомостей в офіційному бюлетені «Промислова власність»про припинення дії патенту №11721.

03.04.2007р. судом одержано уточнення позовних вимог від позивача, а саме, позивач, посилаючись на те, що незважаючи на припинення дії патенту №11721 за ініціативою відповідача-1, відповідач-1 продовжує випуск та реалізацію тютюнових виробів з використанням позначень «PAMMALL»та «PALL MALL», які є подібними до товарних знаків позивача - «PALL MALL», що підтверджується листом Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю від 22.12.2005р. №5/3524 та упаковками тютюнових виробів, просить суд визнати недійсним повністю патент №11721 на промисловий зразок «Етикетка для тютюнових виробів», зобов’язати відповідача-2 внести відомості про визнання недійсним патенту №11721 на промисловий зразок «Етикетка для тютюнових виробів»до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; заборонити відповідачу-1 у будь-який спосіб використовувати належні позивачу знаки для товарів і послуг «PALL MALL», у тому числі використовувати словесні позначення, тотожні чи подібні позначенню - «PALL MALL», та зображальні елементи, тотожні чи подібні стилізованому під герб, утвореному геральдичними атрибутами (овальний щит, корона над ним, щитоутримувачі, девізна стрічка із латинським висловом).

У зв’язку з наведеним, ухвалою від 03.04.2007р. суд поновив провадження у справі №20/610, розгляд справи призначено на 18.04.2007р.

05.04.2007р. судом одержано клопотання від позивача про поновлення провадження у справі №20/610. У клопотанні позивач доповнив перелік питань, які вважає за доцільне поставити на розгляд експерта при призначенні у справі судової експертизи.

18.04.2007р. судове засідання не відбулося, у зв’язку з хворобою судді Палія В.В.

Довідкою від 18.04.2007р. за підписом помічника судді сторони повідомлені про день та час наступного судового засідання –08.05.2007р. о 12:30.

У судовому засіданні 08.05.2007р. судом не розглядається клопотання позивача про поновлення провадження у справі, оскільки станом на час звернення позивача із зазначеним клопотанням до суду, провадження у справі поновлено за ініціативи суду.

Представник відповідача-1 подав відзив на уточнення позовних вимог, у якому просить суд припинити провадження у справі за відсутності предмету спору в частині позовних вимог щодо визнання недійсним повністю патенту №11721 на промисловий зразок «Етикетка для тютюнових виробів». В частині позовних вимог щодо заборони відповідачу-1 у будь-який спосіб використовувати належні позивачу знаки для товарів і послуг «PALL MALL», у тому числі використовувати словесні позначення, тотожні чи подібні позначенню - «PALL MALL», та зображальні елементи, тотожні чи подібні стилізованому під герб, утвореному геральдичними атрибутами (овальний щит, корона над ним, щитоутримувачі, девізна стрічка із латинським висловом), то у зазначеній частині відповідач-1 просить суд залишити позов без розгляду на підставі п. 2 ст. 81 ГПК України, оскільки у провадженні Господарського суду Донецької області розглядається справа №44/404 між тими ж сторонами, про той же предмет, з тих же підстав.

Представник відповідача-2 усно заперечив проти позовних вимог, з аналогічних підстав.

З метою витребування додаткових доказів по справі, розгляд справи 08.05.2007р. відкладено.

У судовому засіданні 22.05.2007р. представник відповідача-1 надав суду додаткові документи по справі.

22.05.2007р. судом одержано клопотання від позивача про внесення змін до переліку питань, які позивач вважає за доцільне поставити перед судовим експертом та просить суд направити матеріали справи до експертної установи.

У судовому засіданні 22.05.2007р. суд приходить до висновку про те, що уточнення позовних вимог, одержані судом 03.04.2007р. не підлягають прийняттю до розгляду, з огляду на наступне.

У позовній заяві від 01.11.2006р. позивач просив суд визнати недійсним патент України на промисловий зразок №11721 «Етикетка для тютюнових виробів»; зобов’язати відповідача-2 внести відомості про визнання недійсним патенту 11721 на промисловий зразок «Етикетка для тютюнових виробів»до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», заборонити відповідачу-1 використовувати промисловий зразок «Етикетка для тютюнових виробів», на який було видано патент №11721 у будь-який спосіб, визначений законодавством. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що промисловий зразок «Етикетка для тютюнових виробів»(«PAMMALL») не відповідає умовам патентоспроможності.

У той же час в уточнених позовних вимог позивач посилається на те, що відповідачем-1 використовується як етикетка з написом «PAMMALL», так і етикетка з написом «PALL MALL», які є подібні до товарних знаків позивача «PALL MALL». У зв’язку з чим, в уточнених позовних вимог позивач просить суд як визнати недійсним патент на промисловий зразок №11721, так і заборонити відповідачу-1 у будь-який спосіб використовувати належні позивачу знаки для товарів і послуг «PALL MALL», у тому числі використовувати словесні позначення, тотожні чи подібні позначенню - «PALL MALL», та зображальні елементи, тотожні чи подібні стилізованому під герб, утвореному геральдичними атрибутами (овальний щит, корона над ним, щитоутримувачі, девізна стрічка із латинським висловом).

Проте, зазначене уточнення позовних вимог фактично є заявою про збільшення позовних вимог (первісні позовні вимоги про визнання недійсним патенту та уточнені позовні вимоги про визнання недійсним патенту та заборону використання належний позивачу знаків для товарів і послуг «PALL MALL», у тому числі ті, що подібні чи тотожні вказаному позначенню). У той же час, до позовної заяви не додано доказів сплати державного мита за додаткову позовну вимогу, яка не пов’язана з первісними позовними вимогами.

Крім того, суд зазначає наступне.

Позовна вимога про заборону використання належних позивачу знаків для товарів і послуг «PALL MALL», у тому числі ті, що подібні чи тотожні вказаному позначенню не є пов’язаною із первісними позовними вимогами щодо визнання недійсним патенту, і сумісний розгляд зазначених вимог суттєво утруднить вирішення спору. До того ж, суд звертає увагу на те, що Господарським судом Донецької області розглядається справа за позовом Компанії «Брітіш Амерікан Тобакко (Брендз) Інк»до Дочірнього підприємства «Тютюнова компанія «Хамадей»про зобов’язання відповідача припинити права Компанії позивача як власника свідоцтв України на знак для товарів і послуг №№7692, 18331; заборону відповідачу використовувати без дозволу позивача позначення «PALL MALL», що є тотожними або подібними з позначенням за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг №№7692, 18331; стягнення 18 750 000грн. разового грошового стягнення.

За наведених обставин, суд відмовив позивачу у прийнятті до розгляду заяви про уточнення позовних вимог, яка по суті є заявою про збільшення заявлених позовних вимог.

Оскільки для вирішення спору по справі №20/610 необхідні спеціальні знання, ухвалою від 22.05.2007р. суд призначив судову експертизу об’єктів права інтелектуальної власності у справі №20/610. Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України остаточний перелік питань, які мають бути роз’яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом. Суд доручив проведення експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

07.04.2008р. судом одержано висновок №40/07 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності по справі №20/610 від 16.03.2008р. із матеріалами справи.

У зв’язку з усуненням обставин, які були підставою для зупинення провадження у справі, ухвалою від 07.04.2008р. провадження у справі №20/610 поновлено, розгляд справи призначено на 07.05.2008р.

У судовому засіданні 07.05.2008р. представник відповідача-1 надав суду письмові пояснення щодо висновку експертизи, у яких зазначає про необхідність припинення провадження у справі №20/610 за відсутності предмету спору, так як вимогою позивача є визнання недійсним повністю того патенту на промисловий зразок, який за рішенням компетентного відомства у встановленому чинному законодавством порядку став недійсним повністю від дати публікації (15.01.2007р.) відповідних відомостей в офіційному бюлетені.

07.05.2008р. у судовому засіданні оголошено перерву до 20.05.2008р.

Як вбачається із висновку №40/07 судової експертизи від 16.03.2008р. по справі №20/610, експерт не зміг надати відповіді на питання щодо новизни промислового зразка за патентом України №17721, оскільки у матеріалах справи відсутні відомості щодо інших промислових зразків, окрім промислового зразка за патентом України №11721.

Проте, суд вважає, що для всебічного, повного, об’єктивного розгляду всіх обставин справи №20/610 в їх сукупності, необхідним є дослідження питання щодо новизни промислового зразка, що потребує спеціальних знань.

З метою витребування додаткових доказів по справі, розгляд справи 20.05.2008р. відкладено.

04.06.2008р. судом одержано додаткові пояснення від позивача щодо відсутності новизни промислового зразка, зокрема, позивач посилається на те, що ним задовго до подання заявки відповідачем-1 на реєстрацію промислового зразка здійснено використання своїх товарних знаків. Факт того, що в промисловому зразку, патент на який оспорюється, використовується позначення аналогічні як і в товарних знаках позивача, доведено висновком експертизи. Тобто, сукупність суттєвих ознак промислового зразка відповідача-1 стала загальнодоступною у світі за чотири роки до подання заявки на його реєстрацію, відповідно, такий промисловий зразок не є новим.

У судовому засіданні 04.06.2008р. представник відовідача-1 надав суду заяву щодо процедури ведення справи, у якій відповідач-1 просить суд у разі призначення судової експертизи конкретизувати дійсний статус патенту України №11721, а саме, зазначити, що дію патенту припинено повністю з 15.01.2007р.

Частинами третьою і четвертою статті 42 ГПК передбачено право господарського суду призначити додаткову або повторну судову експертизу. У цих випадках господарський суд виходить з наступного.

Додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо.

Як вбачається із висновку №40/07 судової експертизи від 16.03.2008р., експерт не надав відповіді на поставлене питання щодо новизни промислового зразка, посилаючись на те, що у матеріалах справи відсутні відомості щодо інших промислових зразків, окрім промислового зразка за патентом України №11721.

На вимогу суду позивачем надані додаткові пояснення щодо новизни промислового зразка, які, на думку позивача, підтверджують відсутність новизни промислового зразка за патентом України №11721.

З урахуванням того, що експертом не надано вичерпної відповіді на поставлене питання щодо новизни промислового зразка та враховуючи додаткові пояснення позивача, ухвалою від 04.06.2008р. суд призначив у справі №20/610 додаткову експертизу, проведення якої доручив іншому експерту Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Провадження у справі №20/610 зупинено.

20.08.2008р. судом одержано матеріли справи №20/610 з висновком №32/08 додаткової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі №20/610 від 12.08.2008р.

У зв’язку з усуненням обставин, які були підставою для зупинення провадження у справі №20/610, ухвалою від 20.08.2008р. провадження у справі поновлено, розгляд справи призначено на 09.09.2008р.

У судовому засіданні 09.09.2008р. представник відповідача-1 надав суду пояснення щодо висновку додаткової судової експертизи, у якому просить суд припинити провадження у справі №20/610 за відсутності предмету спору, оскільки за заявою відповідача-1 припинено дію патенту України №11721 на промисловий зразок повністю.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку, що провадження у справі №20/610 підлягає припиненню за відсутності предмету спору, з огляду на наступне.

В ході судового розгляду судом встановлено, що згідно виписки з Державного реєстру патентів України на промислові зразки станом на 19.02.2007р. дія патенту України №11721 «Етикетка для тютюнових виробів»припинена повністю з 15.01.2007р. (Бюл. №1 від 15.01.2007р.) на підставі заяви власника –ДП «Тютюнова компанія «Хамадей»(заява вих. від 07.12.2006р. із датою реєстрації Установою - 07.12.2006р.).

Відповідно до п. 1 ст. 242 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Зібрані у справі докази свідчать, що публікація відбулася у офіційному бюлетені Держдепартаменту “Промислова власність” № 1 від 15.01.2007р., таким чином відмова ДП «Тютюнова компанія «Хамадей»набрала чинності з 15.01.2007 року.

З наведеного вбачається, що дія патенту України №11721 було припинена 15.01.2007р. повністю на підставі заяви власника, про що Державним департаментом інтелектуальної власності було опубліковано відповідні відомості у офіційному бюлетені “Промислова власність” та внесено зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки.

Як зазначає відповідач-1 та не спростовано позивачем, відповідач-1 після подачі заяви до Установи про відмову від патенту України №11721 не здійснює використання промислового зразка «Етикетка для тютюнових виробів»за патентом України №11721.

Відповідно до п.1-1 ст. 80 ГПК України, господарський суд припиняє провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

За вищенаведених обставин, провадження у справі № 20/610 про визнання недійсним повністю патенту України №11721 на промисловий зразок «Етикетка для тютюнових виробів», зобов‘язання відповідача-2 внести відомості про визнання недійсним патенту №11721 на промисловий зразок «Етикетка для тютюнових виробів»до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», заборону відповідачу-1 використовувати промисловий зразок «Етикетка для тютюнових виробів», на який було видано патент №11721 у будь-який спосіб, визначений законодавством підлягає припиненню, на підставі п. 1-1 ст. 80 ГПК України, в зв‘язку із відсутністю предмету спору, оскільки в ході розгляду справи №20/610 дія зазначеного патенту України на промисловий зразок була припинена у встановленому законом порядку та здійснено відповідну публікацію.

Відповідно до ч. 3 ст. 80 ГПК України в ухвалі про припинення провадження у справі мають бути вирішені питання про розподіл між сторонами господарських витрат.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї державне мито незалежно від результатів вирішення спору. За таких обставин, та враховуючи те, що на момент звернення позивача з позовом до суду дія оспорюваного патенту України на промисловий зразок не була припинена у встановленому законом порядку та не було здійснено відповідну публікацію (що відбулось лише в ході судового розгляду справи №20/610), витрати по сплаті державного мита в розмірі 85,00 грн. та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118,00 грн. покладаються на відповідача-1.

Керуючись п.1-1 ст. 80, ст. 86 ГПК України, Господарський суд міста Києва, -

У Х В А Л И В :

1. Припинити провадження у справі №20/610 за відсутності предмету спору.

2. Стягнути з Дочірнього підприємства «Тютюнова компанія «Хамадей»(м. Донецьк, вул. Антропова, 2-2а, ) на користь Компанії Брітіш Амерікан Тобакко (Брендз) Інк. (British American Tobacco (Brands) Inc.) (2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, DE 19808, USA) 85 (вісімдесят п’ять) грн. 00коп. - державного мита, 118 (сто вісімнадцять) грн. 00коп. –витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Видати наказ.

Ухвала може бути оскаржена у встановленому законом порядку.

Суддя В.В. Палій