ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа № 39/156

30.09.08

За позовом AXN Network, Inc. a New York corporation

До 1. Юніверсал Сіті Студіос ЛЛЛП

2. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

науки України

про дострокове припинення дії свідоцтва України №19049 на торговельну марку FI»

Суддя Палій В.В.

Секретар Молочна Н.С.

Представники:

від позивача Кочерга Д.О.- предст. (дов. від 07.12.2007р.)

від відповідача-1 Павлович Н.В.- предст. (дов. від 19.03.2007р.)

Від відповідача-2 Рижиков Ю.Ю.- предст. (дов. від 19.03.2007р.)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до суду з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України №19049 на торговельну марку FI», що діє на території України з 15.03.2001р., власником якої є Юніверсал Сіті Студіос ЛЛЛП, у зв’язку з тим, що вищевказана торговельна марка щодо послуг 38 класу не використовується в Україні протягом трьох років з моменту публікації відомостей про видачу свідоцтва.

Ухвалою суду від 30.11.2007р. суддею Гумегою О.В. порушено провадження у справі №39/156 та прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи призначено на 30.06.2008р.

Судом встановлено, що відповідач-1 по справі є нерезидентом, який не має свого представництва на території України.

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якої Україна приєдналася 19.10.2000 року, прийнявши відповідний нормативний акт - Закон України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах".

Згідно з даним актом, центральним органом, уповноваженим складати підтвердження про вручення документів, отримувати документи, які передаються консульськими каналами тощо, є Міністерство юстиції України та його територіальні управління юстиції.

Якщо документ має бути вручений відповідно до частини першої ст. 5 вказаної Конвенції, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією з офіційних мов запитуваної держави.

Відповідно до ч. 2 п. b) ст. 15 Конвенції кожна договірна держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступна умови, зокрема, з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців.

За таких обставин, відповідачу-1 по справі для належного повідомлення про розгляд справи, необхідно вручати судові документи та матеріали по справі в нотаріально засвідченому перекладі на англійську мову через органи юстиції.

Листом від 17.12.2007р. нотаріально засвідчені переклади ухвали суду скеровані до Міністерства юстиції України, з метою забезпечення вручення відповідачу-1-нерезиденту.

31.01.2008р. судом одержано лист з Міністерства юстиції України, відповідно до якого доручення суду повернуто без виконання, у зв’язку з необхідністю здійснення оплати за послугу вручення документів відповідачу-1 –резиденту Сполучених Штатів Америки.

18.04.2008р. судом одержано платіжне доручення від позивача в підтвердження здійснення оплати за послугу вручення документів відповідачу-1 –резиденту Сполучених Штатів Америки.

За розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 23.04.2008р. справа №39/156 передана для подальшого розгляду судді Палію В.В., у зв’язку із закінченням строку повноважень судді Гумеги О.В. та необхідністю розгляду справи по суті.

У зв’язку з наведеним, справа №39/156 прийнята для подальшого розгляду суддею Палієм В.В та призначена на 12.08.2008р.

У судовому засіданні 12.08.2008р. представник відповідача-1 надав суду відзив на позовну заяву, у якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що знак для товарів і послуг FI»за свідоцтвом №19049 використовується компанією «Юніверсал Сіті Студіос ЛЛЛП »в Україні щодо заявлених послуг 38 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг з моменту реєстрації знаку, а саме, з 15.03.2001р. по сьогоднішній час. Так, відповідач-1 вказує, що ним у березні 1995р. розроблено сайт http://www.scifi.com/, доменне ім‘я зареєстровано 21.10.1993р. Кабельний телевізійний канал SCI FI відкритий 24.09.1992р. Завітавши на сайт Компанії, можна без перешкод ознайомитись з програмою фільмів, що пропонуються для огляду і скачати будь-який із зацікавлених варіантів. Доступ до сайту http://www.scifi.com/ з території України є технічно можливим, що підтверджується Висновком №6065 спеціаліста Київського НДІ судових експертиз з дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів від 25.07.2008р.

Представник відповідача -2 надав суду відзив на позовну заяву, у якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що спір виник у зв’язку з діями власника свідоцтва України №19049, а Державний департамент інтелектуальної власності МОН України не уповноважений здійснювати контроль за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками.

У судовому засіданні 12.08.2008р. представник позивача заявив усне клопотання про оголошення перерви у судовому засіданні, з метою ознайомлення із поданими відповідачами відзивами.

Клопотання позивача судом задоволено.

У зв‘язку із задоволенням клопотання позивача, судом оголошено перерву до 24.09.2008р.

24.09.2008р. судом одержано заяву від позивача про доповнення обґрунтування позовних вимог, у якій позивач посилається на те, що відповідачем-1 не надано жодного доказу використання оскаржуваної торговельної марки для послуг 38 класу МКТП.

Представник відповідача-1 заявив усне клопотання про оголошення перерви у судовому засіданні, з метою надання можливості представнику відповідача-1 ознайомитись із поданими доповненнями до позовної заяви та підготувати відповідні пояснення.

Клопотання судом задоволено, у зв‘язку з чим, судом оголошено перерву до 30.09.2008р.

У судовому засіданні 30.09.2008р. представник відповідача-1 надав суду відзив на заяву позивача про доповнення обґрунтування позовних вимог, у якому міститься клопотання про призначення судової експертизи у справі №39/156 щодо встановлення сторінок за адресою http://www.scifi.com/ в період до 27.11.2007р.

Клопотання судом не задоволено, з огляду на обставини, викладені нижче.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідачів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Компанія «Юніверсал Сіті Студіос ЛЛЛП»є власником свідоцтва України №19049 на знак для товарів і послуг FI »для послуг 38 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) «кабельне телевізійне мовлення». Дата реєстрації –15.03.2001р. (дата подання заявки -15.09.1997р.). Дата закінчення строку дії свідоцтва -15.09.2017р.

Отже, відповідач-1 набув права інтелектуальної власності на торговельну марку FI».

Відповідно до п. 2 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ з наступними змінами та доповненнями відповідачу-1 належить право на використання торговельної марки FI»та інші права, надані законом.

Згідно пункту 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Відповідно до ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого зареєстровано торговельну марку, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано торговельну марку; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

п. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” визначено, що дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

·          обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

·           можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні надані сторонами докази, суд дійшов висновку, що важливим для правильного вирішення спору по суті є з’ясування того, чи мав місце факт невикористання в Україні торговельної марки за свідоцтвом України №19049, протягом більш ніж трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (15.03.2001р.) та чи відсутні поважні причини такого невикористання.

Станом на дату публікації відомостей про видачу свідоцтва №19049 (15.03.2001р.) використанням знака для товарів і послуг в Україні визнавалося застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський оборот (п. 2 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 р.).

На дату подання позовної заяви, як і на дату винесення рішення, в Україні чинний Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ (з останніми змінами від 10.04.2008р.), згідно ст. 16 якого використанням знака визнається:

·          нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

·          застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

·          застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Належними у справі доказами доводиться, що торговельна марка «SCI FI»за свідоцтвом України №19049, не використовувалася в Україні протягом більше ніж трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва. Доказів на доведення протилежного відповідачем-1 суду не надано.

Так, як вбачається з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відповідач-1 є іноземною юридичною особою. Таким чином, вироблені ним товари 38 класу МКТП під торговельною маркою FI», у випадку здійснення дій, які визнаються використанням торговельної марки в Україні, мали б ввозитися в Україну та продаватися на її території.

Позивачем надано докази направлення адвокатських запитів до Міністерства економіки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Закритого акціонерного товариства «Воля-кабель», Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України та Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві.

Відповідно до довідки Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві від 22.08.2008р. станом на 01.08.2008р. в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України інформація щодо Компанії «Юніверсал Сіті Студіос ЛЛЛП»не значиться.

За даними Відділу забезпечення державної реєстрації Державного департаменту інтелектуальної власності станом на 09.09.2008р. до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвом України №19049.

Відповідно до відповіді Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Компанія «Юніверсал Сіті Студіос ЛЛЛП »як телеорганізація або провайдер програмної послуги не зареєстрована, ліцензію на мовлення не отримувала. Крім того, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що станом на 30.11.2007р. торговельна марка FI »для послуг кабельного телевізійного мовлення на території України Компанією «Юніверсал Сіті Студіос ЛЛЛП»чи будь-якою іншою особою не використовувалось. Ліцензія на мовлення з позивними, логотипом, емблемою тощо FI »не видавалась.

За даними Міністерства економіки України представництво Компанії «Юніверсал Сіті Студіос ЛЛЛП»станом на 11.09.2008р. в Мінекономіки не зареєстровано.

За даними Закритого акціонерного товариства «Воля-кабель»станом на 30.11.2007р. інформації щодо використання торговельної марки FI»організацією з назвою «Юніверсал Сіті Студіос ЛЛЛП»не має. Телеканал під логотипом FI»станом на 30.11.2007р. не використовувався у складі пакетів телепрограм, що надаються абонентам ЗАТ «Воля-Кабель».

Відповідач-1, заперечуючи проти позовних вимог, вказує на те, що Компанія «Юніверсал Сіті Студіос ЛЛЛП»є відомою компанією в світі та Україні якістю послуг, які пропонуються компанією на сайті http://www.scifi.com//. При цьому, відповідач-1 зазначає, що власник знака добросовісно користується наданими йому правами на знак та використовує його в Україні щодо товарів і послуг, відносно яких знак отримав правову охорону в Україні, відповідно до чинного законодавства. Кабельний телевізійний канал SCI FI відкритий 24.09.1992р. Завітавши на сайт Компанії, можна без перешкод ознайомитись з програмою фільмів, що пропонуються для огляду і скачати будь-який із зацікавлених варіантів. Доступ до сайту http://www.scifi.com/ з території України є технічно можливим, що підтверджується Висновком №6065 спеціаліста Київського НДІ судових експертиз з дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів від 25.07.2008р.

На підтвердження факту використання торговельної марки FI »відповідачем-1 надано роздруківки таблиць з переліком країн, в яких зареєстровані торговельні марки компанії «Юніверсал Сіті Студіос ЛЛЛП», таблицю з переліком найбільш активних країн, які користуються послугами кабельного телевізійного мовлення компанії «Юніверсал Сіті Студіос ЛЛЛП».

Суд приходить до висновку про те, що надані відповідачем-1 роздруківки таблиць не містять інформації про орган, який їх видав, не завірені належним чином та не перекладені на державну мову України, відповідно до законодавства України. Надані відповідачем-1 роздруківки сторінок з Інтернету належним чином не завірені та не можуть бути прийняті як належні докази у справі. Крім того, в зазначених роздруківках треті особи, які не мають відношення до відповідача-1 лише згадують назву каналу, що не є використанням торговельної марки у розумінні чинного законодавства України.

Викладене дозволяє суду дійти висновку про те, що в Україні Компанією «Юніверсал Сіті Студіос ЛЛЛП»торговельна марка FI»для послуг 38 класу МКТП «кабельне телевізійне мовлення»не використовувалась.

Таким чином, відповідач-1 протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням знака.

Наступним питанням, яке підлягає з’ясуванню судом для правильного вирішення спору по суті, є питання про те, чи наявні у відповідача-1 поважні причини невикористання торговельної марки FI »за свідоцтвом України №19049. Ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” визначено невичерпний перелік обставин, які можуть вважатися поважними причинами невикористання торговельної марки. Ними є:

·          обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

·           можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Поважних причин невикористання торговельної марки FI»за свідоцтвом України №19049 відповідач-1 не зазначив.

Як вбачається з матеріалів справи, на порушення ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, за якою кожна сторона повинна довести ті обставини на які посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, відповідач-1 не подав належних доказів на підтвердження факту надання послуг із застосуванням торговельної марки FI ». Тому розміщення словесного позначення «SCI FI »навіть у домені ua та на сторінках веб-сайтів без підтвердження надання послуг, для яких зареєстровано спірний товарний знак, не може викликати у споживачів асоціації цього позначення з послугами відповідача-1.

Таким чином суд вважає, що відповідачем-1 не доведено належним чином використання знака для товарів і послуг FI»за свідоцтвом України №19049 для послуг 38 класу МКТП на території України, а також відповідачем-1 не надано відомостей щодо поважних причин невикористання знака.

З урахування наведеного, позовні вимоги визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

При цьому суд зазначає, що позивачем надано належні докази на підтвердження існування порушеного права та охоронюваного законом інтересу, оскільки позивач здійснює заходи для реєстрації торговельної марки SCI FI, логотип»для товарів 9 класу та послуг 38, 41 класів МКТП, зокрема, кабельне телевізійне мовлення. Під час реєстрації позивачем торговельної марки в країнах Європейського Союзу відповідач-1 неодноразово звертався із запереченнями до уповноважених органів (що не заперечується відповідачем-1), у яких посилався на те, що торговельна марка позивача схожа настільки, що її можна сплутати з торговельними марками відповідача-1. Таким чином, саме для забезпечення реєстрації торговельної марки в Україні, позивач звернувся до суду з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України №19049 від 15.03.2001р. на знак для товарів і послуг FI»стосовно послуг 38 класу МКТП.

Судові витрати покладаються на відповідача-1, оскільки Держдепартамент інтелектуальної власності МОН України не уповноважений на здійснення контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками.

На підставі викладеного, ст. ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Достроково припинити дію свідоцтва України №19049 на торговельну марку FI»для послуг 38 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «кабельне телевізійне мовлення», зареєстрованого на ім‘я «Юніверсал Сіті Студіос ЛЛЛП» (100 Юніверсал Сіті Плаза, Універсал Сіті, СА 91608 США).

3. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680 МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45) опублікувати в офіційному бюлетені відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України №19049 на торговельну марку FI»для послуг 38 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «кабельне телевізійне мовлення», зареєстрованого на ім‘я «Юніверсал Сіті Студіос ЛЛЛП»(100 Юніверсал Сіті Плаза, Універсал Сіті, СА 91608 США).

4. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680 МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45) внести відомості до Єдиного державного реєстру знаків для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтва України №19049 на торговельну марку I FI»для послуг 38 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «кабельне телевізійне мовлення», зареєстрованого на ім‘я «Юніверсал Сіті Студіос ЛЛЛП»(100 Юніверсал Сіті Плаза, Універсал Сіті, СА 91608 США).

5. Стягнути з Компанії «Юніверсал Сіті Студіос ЛЛЛП»(100 Юніверсал Сіті Плаза, Універсал Сіті, СА 91608 США) на користь AXN Network, Inc. a New York corporation (10202 W. Washington Boulevard, Culver City, California 90232 USA) 85,00 грн. - державного мита та 118,00 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

6. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його прийняття.

Суддя                                                                                 В. В. Палій