ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2008 р.

№ 12/205-21/55

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П.–головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША, Японія

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 06.12.2007

зі справи № 12/205-21/55

за позовом ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША

до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі –Державний департамент), та

ФЕЙЮЇ ФЕНГРЕНЙЇ ЇТЮАН ГОНГСІ, Китайська Народна Республіка

про визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації № 678521 на торговельну марку.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША –Жухевича О.В.,

Державного департаменту –Ресенчука В.М.,

ФЕЙЮЇ ФЕНГРЕНЙЇ ЇТЮАН ГОНГСІ –Соломахи А.М.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до Державного департаменту та ФЕЙЮЇ ФЕНГРЕНЙЇ ЇТЮАН ГОНГСІ про: визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації № 678521 на торговельну марку “YAMATA” у зв’язку з її невідповідністю умовам наданої правової охорони; заборону ФЕЙЮЇ ФЕНГРЕНЙЇ ЇТЮАН ГОНГСІ будь-якого використання в Україні позначення “YAMATA”; зобов’язання Державного департаменту повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації № 678521.

Справа господарськими судами розглядалася неодноразово.

Рішенням господарського суду міста Києва від 28.09.2007 (суддя Шевченко Е.О.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 06.12.2007 (колегія суддів у складі: суддя Андрієнко В.В. – головуючий, судді Малетич М.М., Студенець В.І.), у задоволенні позову відмовлено з мотивів відсутності законних підстав для визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації торговельної марки “YAMATA”.

ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША звернулася до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просила постанову апеляційного господарського суду скасувати, а справу передати на новий розгляд до місцевого господарського суду, посилаючись на порушення норм матеріального та процесуального права. Зокрема, скаржник зазначає, що, на його думку:

апеляційний господарський суд у мотивувальній частині оскарженої постанови на порушення вимог частини шостої статті 42 Господарського процесуального кодексу України (далі –ГПК України) без належного обґрунтування відхилив перший пункт резолютивної частини висновку експертизи об’єктів інтелектуальної власності, відповідно до якого спірний товарний знак може ввести в оману щодо дійсного географічного походження товарів 7 класу Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (далі –МКТП);

попередніми судовими інстанціями помилково не застосовано приписи пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного департаменту від 28.07.1995 № 116 (далі –Правила), згідно з якими оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуг або особи, яка виробляє товар або надає послугу, зокрема, є позначення, що породжують у свідомості позивача асоціації пов’язані з географічним походженням товару або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Натомість обґрунтування поняття “оманливе позначення”, що покладене в основу судових рішень у даній справі, є неправомірним, при цьому в порушення вимог статті 4 ГПК України господарські суди посилаються не на норми закону, а на коментарі, наведені у відповідному підручнику;

апеляційний господарський суд у вирішенні спору зі справи неправомірно застосував аналогію закону, а саме, - зазначив, що відносини пов’язані з визначенням фірмового найменування відомим, можуть регулюватися статтею 25 Закону, яка містить приписи щодо охорони прав на добре відомий знак;

апеляційний господарський суд припустився невірної оцінки наявних у справі доказів, оскільки, вирішуючи питання про тотожність позначення “YAMATA” з фірмовим найменуванням позивача, необґрунтовано посилається на пункти 4 та 6 резолютивної частини висновку експертизи об’єктів інтелектуальної власності, які містять відповіді на питання господарського суду про те, чи є спірний товарний знак оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар;

необґрунтованим є висновок попередніх судових інстанцій про те, що абзацом четвертим частини третьої статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі –Закон) передбачено визнання реєстрації знака для товарів і послуг недійсною з підстав його схожості настільки, що їх можна сплутати, до фірмового найменування в цілому, але не з підстав схожості цього знака лише з частиною фірмового найменування;

апеляційним господарським судом у вирішенні спору невірно застосовані норми статті 90 та 489 Цивільного кодексу України (далі –ЦК України), відповідно до змісту яких правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб’єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу;

попередні судові інстанції порушили приписи частини першої статті 43 ГПК України щодо повної та всебічної оцінки доказів, оскільки у вирішенні спору не дослідили складений у жовтні 2006 року товариством з обмеженою відповідальністю “Віндміллс консалт” (компанія Windmills Consult) аналітичний звіт щодо рівня відомості комерційного (фірмового) найменування та торговельної марки “YAMATO”, а також інші наявні в матеріалах справи фактичні дані, що стосуються використання позивачем у господарській діяльності на території України скороченого фірмового найменування “YAMATO”.

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- 03.09.1997 Державним департаментом завершено процедуру поширення на території України дії міжнародної реєстрації № 678521 торговельної марки “YAMATA”, що належить фірмі ФЕЙЮЇ ФЕНГРЕНЙЇ ЇТЮАН ГОНГСІ, для товарів 07 класу МКТП –швейних машин промислового призначення та машин обметування;

- Державний департамент відмовив фірмі ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША в реєстрації знака для товарів і послуг “YAMАTO” у зв’язку з дією на території України міжнародної реєстрації № 678521 торговельної марки “YAMATA” за тими ж самими класами товарів МКТП, що й подана на реєстрацію заявка позивача;

- відповідно до висновку експертизи від 12.06.2007 № 178:

товарний знак, який охороняється за міжнародною реєстрацією № 67821, є таким, що може ввести в оману щодо дійсного географічного походження товарів 7 класу МКТП (пункт 1 резолютивної частини висновку експертизи);

товарний знак “YAMATA” за міжнародною реєстрацією № 67852 є схожим з позначенням “YAMАTO”, яке входить до складу фірмового найменування “ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША”, настільки, що їх можна сплутати ;

товарний знак “YAMATA”, що охороняється за міжнародною реєстрацією № 678521, не може ввести в оману споживачів щодо компанії ФЕЙЮЇ ФЕНРГЕНЙЇ ЇТЮАН ГОНГСІ, яка виробляє швейні машини промислового призначення та машини обметування, за умови, що споживачами є промислові підприємства легкої промисловості України та їх спеціалісти мають фахову освіту та досвід роботи, а також якщо разом з товаром надаються дані щодо виробника, інструкції з використання, гарантійний талон тощо;

в наданих на дослідження рекламних матеріалах вказівка на країну походження “Китай” промислової швейної продукції під торговельною маркою “YAMATA” не буде вводити в оману щодо країни походження зазначеної продукції;

- споживачами товарів 07 класу МКТП (швейні машини промислового призначення та обметувальні машини) є саме промислові підприємства легкої промисловості України;

- з наявних у матеріалах справи доказів вбачається, що фірма ФЕЙЮЇ ФЕНГРЕНЙЇ ЇТЮАН ГОНГСІ в рекламних матеріалах, листах, а також в документах, що супроводжують поставку її товару, зазначає країну виробника – Китай;

- сторонами у справі не подано доказів реєстрації позначень YAMATA” та “YAMATО” як кваліфікованого зазначення походження товару;

- відповідно до наданих документів фірмовим найменуванням позивача, його вирізняльною частиною, є певне словосполучення, а саме “ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША”.

Причиною виникнення спору зі справи стало питання про правомірність територіального поширення на Україну дії міжнародної реєстрації № 678521 на торговельну марку “YAMATA”.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону (в редакції від 23.12.1993) не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Пунктом 3 цієї статті також передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Відомства заявки щодо однорідних товарів і послуг.

Приймаючи рішення у справі та відмовляючи у задоволенні позову, судові інстанції виходили з того, що торговельна марка “YAMATA” відповідає умовам надання правової охорони.

Разом з тим, відповідно до частини п’ятої пункту 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Із з’ясованих попередніми інстанціями обставин справи вбачається, що поширення торговельної марки "YAMATA" на Україну було завершено 03.09.1997. Отже, до спірних правовідносин не могло бути застосовано Цивільний кодекс України (далі –ЦК України), який набрав чинності лише з 01.01.2004, та Закон у редакції, чинній на час прийняття рішення.

З тих же підстав місцевим господарським судом невірно застосовано до спірних відносин положення Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів", який було прийнято лише 16.06.1999.

Крім того, апеляційний господарський суд у вирішенні спору зі справи неправомірно застосував пункт 1 статті 8 ЦК України (аналогія закону), а саме, - зазначив, що відносини, пов’язані з визначенням фірмового найменування відомим в Україні, можуть регулюватися статтею 25 Закону, яка містить приписи щодо охорони прав на добре відомий знак, оскільки зазначені відносини не є подібними за змістом з огляду на те, що визнання знака добре відомим і відомість в Україні фірмового найменування є різними за своєю суттю поняттями.

Порушення зазначених норм матеріального права призвело до неповного з’ясування обставин справи та прийняття неправильного рішення.

Зокрема, досліджуючи суть спірних відносин, суд першої інстанції правомірно призначив експертизу для роз’яснення питань, які потребують спеціальних знань, а саме, –питань стосовно оманливості торговельної марки та схожості її до ступеню змішування з фірмовим найменуванням позивача, яке було відомим в Україні. Проте на порушення статті 42 ГПК України місцевим господарським судом не було зазначено, з яких мотивів ним відхилено висновок експерта стосовно того, що товарний знак, що охороняється за міжнародною реєстрацією № 678521, є таким, що може ввести в оману щодо дійсного географічного походження товарів 7 класу МКТП.

У той же час судом не було поставлено питання експерту щодо схожості товарного знака " YAMATA" настільки, що його можна сплутати, з фірмовим найменуванням позивача, оскільки судом в ухвалі про призначення експертизи не зазначено, яке ж найменування позивача він на підставі наявних у справі доказів вважає фірмовим. Отже, експертом на власний розсуд було визначено фірмове найменування позивача та здійснено відповідне порівняння.

На те, що фірмове найменування позивача “ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША” встановлено експертом, посилається й суд у своєму рішенні.

Разом з тим питання визначення фірмового найменування є правовим. Воно має вирішуватися судом відповідно до чинного законодавства (в даному випадку –чинного на час проведення реєстрації спірної торговельної марки) та на підставі наявних у справі доказів. Проте судом не зазначено в оскаржуваному рішенні, на підставі яких доказів ним було визначено фірмове найменування позивача та ототожнено його з повним найменуванням - “ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША”, в той час як наявні у справі документи, зокрема, Довідник швейного обладнання провідних фірм, журнали "Текстильная промышленность", "Швейная промышленность", інші довідкові документи свідчать про відомість позивача як фірми "Ямато".

Також суд, перебравши на себе не притаманні йому функції експерта, сам дійшов висновку про те, що оскільки фірмовим найменуванням позивача та його вирізняльною частиною є певне словосполучення (а фактично це є повна назва фірми) "ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША", спірна торговельна марка не схожа до ступеня змішування з фірмовим найменуванням позивача.

Таким чином, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України є підставою для скасування оскаржуваних судових рішень зі справи.

Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 1117 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати належну правову оцінку всім доказам та доводам сторін і вирішити спір відповідно до вимог закону.

Керуючись статтями 1117 –11112 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 28.09.2007 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 06.12.2007 зі справи № 12/205-21/55 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Суддя В. Селіваненко

Суддя І. Бенедисюк

Суддя Б. Львов