ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа № 21/373

05.03.08

За позовом Егіш Дьйодьсердьяр РТ.

До                    1. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

науки України

2. Елі Ліллі енд Компані Лімітед

Про            визнання недійсним повністю патенту України №27304 на винахід «2-метил-10-(4-

метил-1-піперазиніл)-4Н-тієно [2,3-В] [1,5] бензодіазепін або його кислотно-

адитивна сіль для лікування розладів центральної нервової системи та

проміжна сполука»

Суддя Палій В.В.

Секретар Молочна Н.С.

Представники:

Від позивача Павлович Н. В. –предст. (дов. б/н від 20.04.2004 р., строк дії довіреності

закінчився 20.04.2007р.)

Від відповідача-1 Галак М.М.- предст.

Від відповідача-2 Дроб’язко Р.В.- предст. (дов. від 19.09.2005р.), Романова С.М.-

предст.(дов. від 21.09.2005р.)

Обставини справи:

Позивач звернувся до суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсним повністю патенту України №27304 на винахід «2-метил-10-(4-метил-1-піперазиніл)-4Н-тієно [2,3-В] [1,5] бензодіазепін або його кислотно-адитивна сіль для лікування розладів центральної нервової системи та проміжна сполука», як такий, що не відповідає умовам патентоздатності, а саме, не має винахідницького рівня.

Ухвалою від 27.05.2005р суддя Шевченко Е.О. порушив провадження у справі №21/373 та прийняв позовну заяву до розгляду. До участі у справі залучено іншого відповідача – власника патенту Компанію Елі Ліллі енд Компані Лімітед.

Ухвалою від 25.07.2006р. у справі №21/373 призначено судову експертизу об’єктів права інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності АПН України.

29.12.2007р. судом одержано висновок №220 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 27.12.2007р. з матеріалами справи №21/373.

Розпорядженням В.о. Голови Господарського суду міста Києва від 23.01.2008р. №21/373 справа №21/373 передана для подальшого розгляду розгляд судді Палію В.В., у зв’язку з призначенням судді Шевченка Е.О. на посаду заступника голови суду, великою завантаженістю у роботі, що пов’язано з виконанням ним адміністративних функцій.

Враховуючи викладене, ухвалою від 01.02.2008р. справа №21/373 прийнята до розгляду суддею Палієм В.В., провадження у справі №21/373 поновлено, розгляд справи призначено на 13.02.2008р.

У зв’язку з неявкою у судове засідання 13.02.2008р. представників позивача, розгляд справи 13.02.2008р. відкладено.

У судове засідання 05.03.2008р. з’явився представник позивача за довіреністю, строк дії якої закінчився 20.04.2007р. З урахуванням наведеного, суд залишає без розгляду заявлені не уповноваженою особою клопотання про відкладення розгляду справи та надання можливості ознайомитись із поясненнями відповідача-2.

У судовому засіданні 05.03.2008р. представником відповідача-2 на виконання вимог ухвали суду надані письмові пояснення з урахуванням висновку судової експертизи.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідач-2 є власником патенту України № 27304 на винахід «2-метил-10-(4-метил-1-піперазиніл)-4Н-тієно [2,3-В] [1,5] бензодіазепін або його кислотно-адитивна сіль для лікування розладів центральної нервової системи та проміжна сполука»(далі - винахід). Заявку № 5052762/SU на реєстрацію вказаного винаходу було подано 24.04.1991р.

Позивач, посилаючись п. 1 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», просить визнати патент України № 27304 недійсним у зв’язку з невідповідністю запатентованого винаходу умовам патентоздатності, зокрема, винахідницькому рівню. В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки, проте кожен з двох незалежних пунктів формули винаходу за оспорюваним патентом не відповідає такій умові патентоздатності як винахідницький рівень. Ґрунтуючись на п. 6.5.3.1. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, позивач стверджує, що винахідницький рівень винаходу за патентом України № 27304 спростовується наступними доказами: патент GB 1533235; J. Med. Chem., 1980, 23, 878-884, Jiban K. Chakrabarti, Linda Horsman, Terrence M. Hotten та ін. Позивач зазначає, що опис винаходу за оскаржуваним патентом не містить відомостей, які демонструють, що сполука за пунктом 1 формули винаходу та сполука формули (ІІ) за пунктом 2 не, виявляють нові невідомі властивості в якісному і кількісному відношенні в порівнянні з його аналогами, розкритими в документах патент GB 1533235 та J. Med. Chem., 1980, 23, 878-884, Jiban K. Chakrabarti, Linda Horsman, Terrence M. Hotten.

Відповідач-1 надав відзив на позовну заяву, в якому проти позову заперечив з підстав його необґрунтованості та недоведеності. В обґрунтування заперечення проти позову відповідач-1 зазначив, що за результатами експертизи по суті винаходу за оспорюваним патентом було встановлено відповідність вказаного винаходу умовам патентоздатності.

Відповідач-2 також надав відзив на позов, в якому заперечив проти позову з підстав його необґрунтованості та недоведеності. Заперечення відповідача-2 ґрунтуються на тому, що запатентований винахід відповідає всім умовам патентоздатності, в тому числі винахідницькому рівню.

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні всі обставини, що мають значення для справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідачів, суд дійшов висновку про необґрунтованість заявлених позовних вимог та про відмову у задоволенні позову повністю, з наступних підстав.

Відповідач-2 є власником патенту України № 27304 на винахід «2-метил-10-(4-метил-1-піперазиніл)-4Н-тієно [2,3-В] [1,5] бензодіазепін або його кислотно-адитивна сіль для лікування розладів центральної нервової системи та проміжна сполука».

Заявку № 5052762/SU на реєстрацію вказаного винаходу було подано 24.04.1991 р.

Ст. 469 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) визначено, що права інтелектуальної власності на винахід визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно ст. ст. 463, 464 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід засвідчуються патентом, тому визнанню недійсним підлягає саме патент.

У відповідності до підпункту “а” п. 1 ст. 33 Закону України “Про охорону прав на винаходи і користі моделі” патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Згідно п. 3 Постанови Верховної Ради України “Про введення в дію Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 23.12.1993 р. № 3769-ХІІ патент України на винахід може бути визнано недійсним у порядку, встановленому цим Законом, у разі невідповідності винаходу умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Судом встановлено, що станом на 24.04.1991 р. (дата подання заявки на винахід за оспорюваним патентом) на території України діяло Положення про відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції, затверджене постановою Ради Міністрів СРСР від 21.08.1973 р. № 584 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Ради Міністрів СРСР від 06.08.1990 р. № 780).

Наведене дає змогу дійти висновку, що законодавством, яке необхідно застосовувати при визначенні відповідності винаходу за патентом України №27304 умовам патентоздатності, є Положення про відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції, затверджене постановою Ради Міністрів СРСР від 21.08.1973 р. №584 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Ради Міністрів СРСР від 06.08.1990 р. № 780).

Відповідно до п. 21 Положення СРСР «изобретением признается новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны, дающее положительный эффект. Решение признается обладающим существенными отличиями, если по сравнению с решениями, известными в науке и технике на дату приоритета заявки, оно характеризуется новой совокупностью признаков».

Відповідно до ст. 41 ГПК України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. З урахуванням того, що вищевказані питання потребують спеціальних знань, судом призначено судову експертизу інтелектуальної власності.

Експертне дослідження проведене відповідно до Закону України «Про судову експертизу» кваліфікованим судовим експертом С. А. Петренком, який має відповідну кваліфікацію та внесений до реєстру атестованих судових експертів.

За результатами проведення судової експертизи експертом складено Висновок № 220 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 27.12.2007 р. (далі - Висновок).

Ст. 32 ГПК України встановлено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги чи заперечення сторін. Ці дані встановлюються, зокрема, висновками судових експертів. Однак висновок судового експерта не є для суду обов’язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленому ст. 43 ГПК України.

Судом встановлено, що Висновок містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцінивши Висновок за правилами ст. 43 ГПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, Висновок слід вважати належним та допустимим доказом у справі.

Висновком судової експертизи встановлено, що:

1) Сполука за п.1 патенту України на винахід № 27304 підпадає під загальну структурну формулу групи сполук (похідних бензодіазепіну) відомих з документа D1 (патент GВ 1533235), але вона невідома як індивідуально одержана, як з документу D1, так і з документа D2 (J. Med. Chem., 1980, 23, 878-884, Jiban K. Chakrabarti, Linda Horsman, Terrence M. Hotten та ін);

2) Сполука за п.2 патенту України на винахід № 27304 підпадає під загальну структурну формулу групи сполук відомих з D1, але не відома з документу D1 (патент GВ 1533235) як індивідуально одержана або використана для одержання цільових бензодіазепінів;

3) Сполуки за п.1 та п.2 патенту України № 27304 не ідентифіковані в документах D1 та D2 за їх хімічними назвами;

Сполука за п.1 може бути ідентифікована в документах D1 та D2 за її хімічною структурою;

Сполука за п.2 може бути ідентифікована в документі D1 за її хімічною структурою;

Сполука за п.2 не може бути ідентифікована в документі D2 за її хімічною структурою;

4) Документи D1 та D2 є частиною рівня техніки для винаходу за патентом України № 27304;

5) Для фахівця в цій галузі знань є очевидним:

можливість екстраполяції та фізико-хімічних властивостей відомих сполук, які мають загальну структурну формулу на окрему конкретну індивідуальну сполуку, що підпадає під вказану загальну структурну формулу цих відомих сполук, але має різні функціональні групи або навіть функціональні групи одного гомологічного ряду;

неможливість екстраполювати фармацевтичні властивості відомих сполук, які мають загальну структурну формулу на окрему конкретну індивідуальну сполуку, що підпадає під вказану загальну структурну формулу цих відомих сполук, але має різні функціональні

групи або навіть функціональні групи одного гомологічного ряду.

6) Для фахівця не є очевидним те, що дія сполуки на організм людини зазнає зміни при введені в молекулу чи вилученні з молекули цієї сполуки тієї чи іншої функціональної групи чи замісника, і:

не можна спрогнозувати дію сполуки, тобто заздалегідь передбачити дію конкретної сполуки шляхом введення в молекулу сполуки конкретних функціональних груп чи замісників, або навпаки вилучення зі сполуки таких функціональних груп чи замісників;

не можна передбачити, які властивості слід очікувати в одержаній сполуці після будь-яких маніпуляцій з її структурою;

7) 3 документу D2 на дату пріоритету патенту України №27304 була відома інформація щодо підсилення галогеном (хлором або фтором) в 7 положенні антипсихотичної активності [2,3-b][1,5]бензодіазепінів, що надає вказаним сполукам перевагу у порівняння з відповідними негалагенизованими сполуками;

8) 3 наданих на дослідження документів D1 (патент GВ 1533235) та D2 (J. Med. Chem., 1980, 23, 878-884, Jiban K. Chakrabarti, Linda Horsman, Terrence M. Hotten та ін.) одержання та вивчення сполуки за п.1 формули винаходу за патентом України № 27304, як засобу для безпечного лікування розладів центральної нервової системи, таких як шизофренія, є неочевидним для будь-якого фахівця в даній галузі техніки;

9) Сполука за п.1 оскаржуваного патенту виявила нові властивості, щодо дії на організм тварин та людини, раніше не відомі із документів D1 (патент GВ 1533235) та D2 (J. Med. Chem., 1980, 23, 878-884, Jiban K. Chakrabarti, Linda Horsman, Terrence M. Hotten та ін.), а саме:

в якісному відношенні зменшує зростання пролактину та не підвищує холестерину в організмі. Тобто, відбувається зменшення прояви побічних ефектів;

в кількісному відношенні має менше дозування за нижньою межею та більше —за верхньою межею;

10) Сполука за п.2 використовується для одержання сполуки за п.1 (приклад 1, п.4) формули винаходу за патентом України №27304.10);

11)          Існування сполуки за п.1 формули винаходу за патентом України № 27304 може бути передбачено виходячи з рівня техніки, але технічне рішення, що захищене патентом України № 27304, не є очевидним для фахівця у даній галузі, тобто явно не випливає з рівня техніки.

Оцінивши висновок судової експертизи у сукупності з іншими доказами у справі, суд приходить до висновку, що технічне рішення, що захищене патентом України № 27304, не є очевидним для фахівця у даній галузі, тобто явно не випливає з рівня техніки.

Таким чином, оцінка наявних у матеріалах справи доказів у їх сукупності, дає суду підстави для висновку, що технічному рішенню, захищеному патентом України № 27304, притаманні суттєві відмінності, оскільки в порівнянні з рішеннями, відомими у науці та техніці на дату пріоритету заявки (документи D1 (патент GВ 1533235) та D2 (J. Med. Chem., 1980, 23, 878-884, Jiban K. Chakrabarti, Linda Horsman, Terrence M. Hotten та ін.), які протиставлялися винаходу за оспорюваним патентом), воно характеризується новою сукупністю ознак.

Відтак, винахід за оскаржуваним патентом відповідає визначеній п. 21 Положення про відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції, затверджене постановою Ради Міністрів СРСР від 21.08.1973 р. № 584 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Ради Міністрів СРСР від 06.08.1990 р. № 780) умові патентоздатності - має суттєві відмінності, оскільки в порівнянні з рішеннями, відомими у науці та техніці на дату пріоритету заявки, воно характеризується новою сукупністю ознак.

На невідповідність вказаного винаходу іншим умовам патентоздатності, окрім винахідницького рівня (за редакцією Положення про відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції, затверджене постановою Ради Міністрів СРСР від 21.08.1973 р. № 584 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Ради Міністрів СРСР від 06.08.1990 р. № 780) –«решение признается обладающим существенными отличиями, если по сравнению с решениями, известными в науке и технике на дату приоритета заявки, оно характеризуется новой совокупностью признаков») позивач не вказував.

Тим самим суд визнає посилання позивача на вказані обставини такими, що спростовуються наявними у матеріалах справи доказами, а заперечення відповідачів з цього приводу обґрунтованими.

Суд з урахуванням вищевикладеного та положень п. 21 Положення про відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції, затверджене постановою Ради Міністрів СРСР від 21.08.1973 р. № 584 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Ради Міністрів СРСР від 06.08.1990 р. № 780) приходить до висновку, що винахід за патентом України №27304 відповідає умовам патентоздатності.

За приписами ст. 33 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг»саме невідповідність запатентованого винаходу умовам патентоздатності є підставою для визнання патенту недійсним.

Зважаючи на встановлення судом того, що запатентований винахід за патентом України № 27304 відповідає умовам патентоздатності, у суду відсутні підстави для визнання вказаного патенту недійсним.

Відповідно до ст. 49 ГПК України суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються при відмові в позові - на позивача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Відмовити Егіш Дьйодьсердьяр РТ у задоволенні позовних вимог повністю.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його прийняття.

Суддя

Палій В. В.