ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" квітня 2008 р. Справа № 16/214-07

вх. № 12007/6-16

Суддя господарського суду Здоровко Л.М.

при секретарі судового засідання Малярчук Ю.В.

за участю представників сторін:

позивача - Старіков А.В., довіреність №5 від 02.01.2008р. ;

3-ї особи ВАТ «ТНК-ВР Холдинг» - Старіков А.В., довіреність №4-5917 від 24.12.2007р.;

3- ї особи СУН ТОВ з іноземними інвестиціями «Кершер» - Старіков А.В. , довіреність №11 від 12.12.2007р.

відповідача - не з’явився;

розглянувши справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТНК - ВР Коммерс", м. Київ

3-я особа яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ВАТ ТНК - ВР Холдинг, м. Москва

3-я особа яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Спільне українсько-німецьке ТОВ з іноземною інвестицією "Кершер", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АСМ - Енерго", м. Харків

про заборону незаконного використання знаку для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до господарського суду Харківської області з позовною заявою у якій просить суд заборонити ТОВ "АСМ - Енерго" використовувати знак для товарів і послуг "ТНК", зареєстрований згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг № 19697 від 15.05.2001 р., у господарській діяльності при реалізації через автозаправні станції палива, технічних мастил і олив, мастильних матеріалів та всіх товарів, які включені до 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та зобов'язати ТОВ "АСМ - Енерго" припинити використання знаку для товарів і послуг "ТНК", що охороняється свідоцтвом на знак для товарів і послуг №19697 від 15.05.2001 р., шляхом демонтажу вивісок, логотипів та обладнення з позначенням знаку "ТНК" на АЗС, що знаходиться за адресою: 491-й км траси Київ-Ростов. Відшкодування судових витрат просить покласти на відповідача.

Позивач обгрунтовує позовну заяву тим, що відповідно до п. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві та якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги та позначення, схоже із зареєстрованимим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати. Також зазначає, що відповідно до ч. 2 п. 2 ст. 20 Закону України Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 20.11.2007 р. залучено до участі у справі в якості 3-х осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Відкрите акціонерне товариство ТНК - ВР Холдинг, м. Москва та Спільне українсько-німецьке ТОВ з іноземною інвестицією "Кершер", м. Київ.

23 листопада 2007р. відповідач надав до канцелярії господарського суду запереченння проти позову, в якому вказує, що вимоги позивача є не обгрунтованими, оскільки ТОВ "АСМ-Енерго" є користувачем знаку для товарів та послуг "ТНК" згідно до субліцензійного договору №104-02/6 про надання дозволу на використання знаку для товарів та послуг від 22.02.2002р. Правоволодільцем знаку "ТНК" є ПІІ "ТНК -Україна" згідно до свідоцтва на знак товарів та послуг № 19697 від 15.05.2001р. та рішення Державного департаменту інтелектуальної власності № 1021 від 13.08.2001р. Згідно до п. 1.1 субліцензійного договору № 104-02/6 від 22.02.2002р. правоволоділець зобов’язався надати Відповідачу за винагороду на строк до 29.09.2010р. невиключну ліцензію на використання в діяльності Користувача (ТОВ "АСМ-Енерго") знаку для товарів та послуг "ТНК", що підтверджується рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності № 1446 від 12.08.2002р..

05.12.2007 року представник 3- ї особи - ВАТ "ТНК-ВР Холдинг" надав до канцелярії господарського суду пояснення, в якому вказує, що відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № 19697 від 15.05.2001р. ВАТ "ТНК-ВР Холдинг" є власником торгового знаку "ТНК". 18.11.2006р. між ВАТ "ТНК-ВР Холдинг" та Спільним українсько-німецьким ТОВ з іноземною інвестицією "Кершер" було укладено ліцензійний договір № ТВН-1157/06, згідно із умовами зазначеного договору, Спільне українсько-німецьке ТОВ з іноземною інвестицією "Кершер" отримало право на використання знаку "ТНК" на території України з правом надання подальших субліцензій. ВАТ "ТНК-ВР Холдинг" не укладало з ТОВ "АСМ -Енерго" будь-яких договорів, які б надавали останньому право на використання знаку "ТНК" у господарській діяльності.

05.12.2007 року представник 3- ї особи - Спільне українсько-німецьке ТОВ з іноземною інвестицією "Кершер" надав до канцелярії господарського суду пояснення, у якому вказує, що відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № 19697 від 15.05.2001р. ВАТ "ТНК-ВР Холдинг" є власником торгового знаку "ТНК". Згідно з умовами укладеного між ВАТ "ТНК-ВР Холдинг" та Спільним українсько-німецьким ТОВ з іноземною інвестицією "Кершер" ліцензійний договір № ТВН-1157/06 від 18.11.2006р., Спільне українсько-німецьке ТОВ з іноземною інвестицією "Кершер" отримало право на використання знаку "ТНК" на території України з правом надання подальших субліцензій. 18.11.2006р. між Спільним українсько-німецьким ТОВ з іноземною інвестицією "Кершер" та ТОВ "ТНК-ВР Комерс" було укладено субліцензійний договір згідно умов якого Спільне українсько-німецьке ТОВ з іноземною інвестицією "Кершер" надало ТОВ "ТНК -ВР Комерс" право на використання знаку "ТНК" на території України з правом надання подальших субліцензій. ВАТ "ТНК-ВР Холдинг" не укладало з ТОВ "АСМ-Енерго" будь-яких договорів, які б надавали останньому право на використання знаку "ТНК" у господарській діяльності.

15.01.2008р. представник позивача надав до канцелярії господарського суду пояснення, в яких зазначає, що в 2003 було проведено реорганізацію ПІІ „ТНК-Україна" шляхом виділення з його складу нової юридичної особи - ПІІ „Торговий Дім ТНК-Україна". Додатковою угодою №1 від 01.04.2003р. до договору №ТНК-1403/01 було встановлено, що у зв'язку з реорганізацією ПІІ „ТНК-Україна" та створенням шляхом виділення нового підприємства ПІІ „Торговий Дім ТНК-Україна", яке є правонаступником ПІІ „ТНК-Україна", користувачем за цим договором слід вважати ПІІ „Торговий Дім ТНК-Україна". 01.04.2003р. було здійснено реорганізацію ПІІ „Торговий Дім ТНК-Україна" шляхом перетворення його у ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна". Додатковою угодою №2 від 23.04.2003р. до договору №ТНК-1403/01 встановлено, що у зв'язку з реорганізацією ПІІ „Торговий Дім ТНК-Україна" шляхом перетворення в ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна", яке є повним правонаступником ПІІ „Торговий Дім ТНК-Україна", користувачем за цим договором слід вважати ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна". 18.11.2005р. було проведено державну реєстрацію припинення ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна", в результаті її ліквідації за рішенням засновників, про що свідчить відмітка на свідоцтві про державну реєстрацію товариства та довідка із ЄДРПОУ. Правонаступники у ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна" відсутні, а тому позивач вважає, що з ліквідацією ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна" зобов'язання за Субліцензійним договором № 104-02/6 від 22.02.02 припинилися.

20.02.2008р. представник позивача надав до канцелярії господарського суду клопотання в якому просить суд призначити судову експертизу з питань інтелектуальної власності на предмет тотожності/схожості до ступення змішування знаку для товарів і постуг „ТНК”, що виконристовується позивачем на підставі субліцензійного договору та позначення „ТНК”, що використане відповідачем в оформлені АЗС.

12.03.2008р. представник відповідача надав до канцелярії господарського суду заяву в якій просить відстрочити демонтаж товарного знаку „ТНК” до 1.12.2008р., оскільки демонтаж контструкцій товарного знаку „ТНК” потребує значних фінансових коштів, які в бюджеті ТОВ на 2008 рік не передбачені.

04.04.2008р. представник відповідача надав до канцелярії господарського суду додаткове обгрунтування до заяви про відстрочку.

Суд розглянувши клопотання позивача про призначення судової експертизи з питань інтелектуальної власності вважає належним його відхилити, оскільки відповідач не заперечує, що використовує саме позначення „ТНК”, яке використовується позивачем на підставі субліцензійного договору від 18.11.2006р. та охороняється свідоцтвом № 19697 від 15.05.2001р.

Представник позивача та 3-х осіб в судовому засіданні позовні вимоги підтримує в повному обсязі.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, про час і місце слухання справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Суд вислухавши пояснення представника позивача та 3-х осіб, дослідивши матеріали справи та надані суду докази в їх сукупності, встановив наступне.

15.05.2001р. за ВАТ „Тюменська нафтова компанія” зареєстровано знак для товарів і послуг „ТНК” відповідно до „Свідоцтва на знак для товарів і послуг” № 19697 від 15.05.2001р. строк дії свідоцтва до 29.09.2010р..

02.06.2001р. між ВАТ „Тюменська нафтова компанія" та Підприємством з іноземними інвестиціями „ТНК-Україна" було укладено Ліцензійний договір №ТНК-1403/01, відповідно до якого останнє набуло виключне право на використання знаку для товарів і послуг „ТНК”, захищеного свідоцтвом №19697 від 15.05.2001р., з правом передачі прав на знак третім особам (т. 2 а.с. 135-139).

У 2003р. було проведено реорганізацію ПІІ „ТНК-Україна" шляхом виділення з його складу нової юридичної особи - ПІІ „Торговий Дім ТНК-Україна". Згідно з розподільчим балансом, 97% активів та пасивів перейшли до ПІІ „Торговий Дім ТНК-Україна".

Додатковою угодою №1 від 01.04.2003р. до договору №ТНК-1403/01 від 02.06.2001р. було встановлено, що у зв'язку з реорганізацією ПІІ „ТНК-Україна" та створенням шляхом виділення нового підприємства ПІІ „Торговий Дім ТНК-Україна", яке є правонаступником ПІІ „ТНК-Україна", користувачем за цим договором слід вважати ПІІ „Торговий Дім ТНК-Україна" (т.2 а.с. 140).

У подальшому було здійснено реорганізацію ПІІ „Торговий Дім ТНК-Україна" шляхом перетворення його у ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна". Факт реорганізації підтверджується статутом ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна", у п. 1.1 якого вказано, що ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна" створено внаслідок реорганізації шляхом перетворення ПІІ „Торговий Дім ТНК-Україна". Крім того, у п. 1.5 статуту ТОВ „Торговий Дім ТНК- Україна" зазначено, що ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна" є правонаступником ПІІ „Торговий Дім ТНК-Україна'' (т. 2 а.с. 64-65).

Додатковою угодою №2 від 23.04.2003р. до договору №ТНК-1403/01 від 02.06.2001р. встановлено, що у зв'язку з реорганізацією ПІІ „Торговий Дім ТНК-Україна" шляхом перетворення в ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна", яке є повним правонаступником ПІІ „Торговий Дім ТНК-Україна", користувачем за цим договором слід вважати ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна".

Таким чином, виключне право на використання права на знак для товарів і послуг, захищеного свідоцтвом №19697 від 15.05.2001р., перейшло до ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна".

18.11.2005р. було проведено державну реєстрацію припинення ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна", в результаті її ліквідації за рішенням засновників, що не пов’язано з реорганізацією. Про що свідчить відмітка на свідоцтві про державну реєстрацію товариства та довідка із Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців (т.2 а.с. 142-145).

Правонаступники у ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна" відсутні.

Таким чином, з ліквідацією ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна" зобов'язання за Субліцензійним договором № 104-02/6 від 22.02.2002р. припинилися, з огляду на викладене, суд відхиляє доводи відповідача з посиланням на субліцензійний договір № 104-02/6 про надання дозволу на використання знаку для товарів та послуг від 22.02.2002 р., згідно якого ПІІ „ТНК-Україна” надало відповідачу на строк до 29.09.2010р. право на використання знаку для товарів та послуг, оскільки правовласником за субліцензійним договором, внаслідок проведеної реорганізації було ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна”, яке в подальшому ліквідоване.

ВАТ „ТНК-ВР Холдинг” є власником торгового знаку „ТНК” згідно доповнення до свідоцтва на знак для товарів та послуг № 19697 від 15.05.2001р. (т.1 а.с. 12), про що здійснено відповідну публікацію у офіційному бюлетені №4 від 17.04.2006р.

18.11.2006 р. між ВАТ “ТНК-ВР Холдинг” та Спільним українсько-німецьким ТОВ з іноземною інвестицією “Кершер” укладено ліцензійний договір ТВН-1157/06, згідно умов якого ВАТ “ТНК-ВР Холдинг” надав право на використання знаку “ТНК” на території України на строк до 29.09.2010 р. з правом надання подальших субліцензій.

18.11.2006 р. між Спільним українсько-німецьким ТОВ з іноземною інвестицією “Кершер” та ТОВ „ТНК-ВР Коммерс”було укладено субліцензійний договір згідно умов якого Спільне українсько-німецьке ТОВ з іноземною інвестицією “Кершер” надав позивачу невиключну ліцензію на право використання знаку “ТНК” на території України на строк до 29.09.2010 р. з правом надання подальших субліцензій.

Відповідно до частини 3 пункту 2 ст. 20 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Листом від 13.03.2007 р. №018-018/0007и-ТБ власник знаку ТНК ВАТ “ТНК-ВР Холдинг” надало згоду позивачу на пред'явлення вимог до будь-яких юридичних осіб та громадян на території України про поновлення порушених прав власника торгівельних марок, що належать ВАТ “ТНК-ВР Холдінг”, в судових органах України.

Згідно ст.16 Закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” позивач є особою, що має право на використання знаку ТНК та право забороняти іншим особам використовувати знак без його згоди.

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” використанням знака визнається “нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж:, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), а також: застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано”.

Доказів отримання дозволу позивача чи третіх осіб на використання знаку “ТНК” на належній відповідачу автозаправній станція, що знаходиться за адресою: 491-й км. траси Київ-Ростов, відповідачем суду не надано. Відповідач не заперечує використання знаку для товарів та послуг „ТНК”.

Ст. 431 Цивільного кодексу України передбачено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Ст. 16 Цивільного кодексу України визначений перелік способів захисту цивільних прав та інтересів. Але даний перелік не є вичерпним, оскільки зазначеною нормою встановлено, що “суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом”.

Спеціальним законом щодо використання знаків для товарів і послуг є Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Відповідно до п. 5 ст. 16 Закону Свідоцтво на знак для товарів і послуг надає його власнику “виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві” та, “якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги та позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати”.

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.

Беручи до уваги вищезазначене суд вважає належним позов задовольнити з покладенням судових витрат на відповідача.

Відповідач надав до канцелярії господарського суду заяву про відстрочку виконання рішення, обгрунтовуючи свою заяву тим, що демонтаж конструкцій товарного знаку „ТНК” потребує значних фінансових коштів (107 168,00 грн. вартість матеріалів плюс, доставка, робота автовишки, висотників, монтажні роботи складають 60% вартості матеріалу), які в бюджеті ТОВ на 2008 рік не передбачені, прибуток ТОВ за минулий рік становив 115 000,00 грн. відповідач сплачує кошти по кредитним договорам, не надання відстрочки може привести до банктрутства підприємства.

Дослідивши надані відповідачем докази в обгрунтування заяви про відстрочку, а саме: баланс за 2007 рік, звіт про фінансове становище за 2007 рік, кредитні договори № 286 від 27.07.207р., №686 від 28.09.2007р., СМ-700/059/2005 від 10.06.2005р., та приблизну калькуляцію вартості демонтажу конструкцій товарного знаку „ТНК” суд встановив наступне.

Згідно до приблизної калькуляції для демонтажу конструкцій товарного знаку „ТНК” потрібно 107 168,00 грн., як вбачається з фінансового звіту за 12 місяців 2007 року товариство отримало прибуток в сумі 115 000,00 грн., на теперішний час товариство має два кредитні договори з АКБ „Золоті ворота” на загальну суму 650 000,00 грн. та довгостроковий кредит с АКБ „Райффайзенбанк Україна”.

Таким чином суд приходить до висновку, про наявність обставин, що ускладнюють виконання судового рішення, оскільки не надання відстрочки може привести до банкрутства відповідача.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання відповідача та відстрочити виконання рішення до 20.11.2008 року.

Керуючись ст. ст. 1, 2, 12, 15, 22, 33, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "АСМ - Енерго" м. Харків, код 23753452 (( юридична адреса: 61057 м. Харків, вул. Гоголя, 11-А, фактична адреса: 61023 м. Харків, вул. Мироносицька, 88 ( у т.ч. р/р 72 в АКБ «Золоті ворота м. Харків, МФО 351931; р/р 7980 в філії «Слобожанське РУ» ВАТ Банк «Фінанси і кредит», м. Харків, МФО 350697)) використовувати знак для товарів і послуг "ТНК", зареєстрований згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг № 19697 від 15.05.2001 р., у господарській діяльності при реалізації через автозаправні станції палива, технічних мастил і олив, мастильних матеріалів та всіх товарів, які включені до 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "АСМ - Енерго" м. Харків, код 23753452 (( юридична адреса: 61057 м. Харків, вул. Гоголя, 11-А, фактична адреса: 61023 м. Харків, вул. Мироносицька, 88 ( у т.ч. р/р 72 в АКБ «Золоті ворота м. Харків, МФО 351931; р/р 7980 в філії «Слобожанське РУ» ВАТ Банк «Фінанси і кредит», м. Харків, МФО 350697)) припинити використання знаку для товарів і послуг "ТНК", що охороняється свідоцтвом на знак для товарів і послуг №19697 від 15.05.2001 р., шляхом демонтажу вивісок, логотипів та обладнення з позначенням знаку "ТНК" на АЗС, що знаходиться за адресою: 491-й км траси Київ-Ростов.

Відстрочити виконання рішення до 20.11.2008 року.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "АСМ - Енерго" м. Харків, код 23753452 (( юридична адреса: 61057 м. Харків, вул. Гоголя, 11-А, фактична адреса: 61023 м. Харків, вул. Мироносицька, 88 ( у т.ч. р/р 72 в АКБ «Золоті ворота м. Харків, МФО 351931; р/р 7980 в філії «Слобожанське РУ» ВАТ Банк «Фінанси і кредит», м. Харків, МФО 350697)) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “ТНК-ВР КОММЕРС” м. Київ, код 33500195, (адреса: 01025, м. Київ, вул. Володимирська, 12, (у т.ч. р/р 6504 в ЗАТ «ОТП Банк», МФО 300528) - 85 грн. витрат по сплаті державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повний текст рішення підписано 11.04.2008р.

Суддя Здоровко Л.М.