ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2008 р.

№ 12/487

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. –головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.,

розглянувши касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю “Амальгама Люкс”, м. Миколаїв,

на рішення господарського суду міста Києва від 14.12.2007

та постанову Київського апеляційного господарського суду від 13.05.2008

зі справи № 12/487

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю “Амальгама Люкс”

до товариства з обмеженою відповідальністю “Фікосота Синтез”, Болгарія,

Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ,

про визнання недійсним свідоцтва,

та за зустрічним позовом товариства з обмеженою відповідальністю “Фікосота Синтез” (далі - ТОВ “Фікосота Синтез”)

до товариства з обмеженою відповідальністю “Амальгама Люкс” (далі –ТОВ “Амальгама Люкс”),

Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі –Держдепартамент)

про визнання попереднім користувачем,

за участю представників сторін:

ТОВ “Амальгама Люкс” –Белицького Ф.В.,

ТОВ “Фікосота Синтез” –Бенатова Д.Е., Шевченко О.Ю.,

Держдепартаменту –не з’явився,

ВСТАНОВИВ:

ТОВ “Амальгама Люкс”, будучи власником знака для товарів і послуг (торговельної марки) за свідоцтвом України № 36683, звернулося до господарського суду міста Києва з позовом (з урахуванням подальших змін і доповнень позовних вимог) про визнання недійсною міжнародної реєстрації торговельної марки ТОВ “Фікосота Синтез” № 744903 для товарів “мило” 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі –МКТП), а також просило зобов’язати Держдепартамент направити відповідне повідомлення до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі –Міжнародне бюро) та заборонити ТОВ “Фікосота Синтез” використовувати на території України позначення “tеte-а-tеte” для товарів “мило” 03 класу МКТП.

ТОВ “Фікосота Синтез” подало зустрічний позов до ТОВ “Амальгама Люкс” і Держдепартаменту про визнання за ним права попереднього користувача на торговельну марку “tete-а-tete”.

Рішенням господарського суду міста Києва від 14.12.2007 (суддя Шевченко О.Е.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 13.05.2008 (колегія суддів у складі: Смірнова Л.Г. –головуючий суддя, судді Алданова С.О., Коротун О.М.), позовні вимоги ТОВ “Амальгама Люкс” задоволено частково: визнано недійсною міжнародну реєстрацію № 744903 торговельної марки “tete-а-tete” щодо товарів 03 класу МКТП; зобов’язано Держдепартамент направити відповідне повідомлення до Міжнародного бюро; в іншій частині первісних позовних вимог відмовлено. Зустрічний позов ТОВ “Фікосота Синтез” задоволено.

Прийняті судові рішення мотивовано невідповідністю торговельної марки “tete-а-tete” за міжнародною реєстрацією № 744903 стосовно товарів 03 класу МКТП умовам надання правової охорони в України, що є підставою для визнання недійсною цієї міжнародної реєстрації у відповідній частині, тоді як заборону ТОВ “Фікосота Синтез” її використання унеможливлює наявність у цього відповідача права попереднього користувача на зазначену торговельну марку.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ТОВ “Амальгама Люкс” просить рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів скасувати в частині відмови в задоволенні первісних позовних вимог і щодо задоволення зустрічного позову та прийняти нове рішення, яким повністю задовольнити позовні вимоги ТОВ “Амальгама Люкс” та відмовити в зустрічному позові. Своє прохання скаржник мотивує неправильним застосуванням попередніми судовими інстанціями норм матеріального права - статті 500 Цивільного кодексу України (далі –ЦК України) - та порушенням ними приписів процесуального права, встановлених статтями 47, 34, 43 Господарського процесуального кодексу України (далі –ГПК України.)

ТОВ “Фікосота Синтез” подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило судові рішення зі справи залишити без змін, а скаргу –без задоволення.

Від Держдепартаменту відзив на касаційну скаргу не надходив.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши присутніх представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- ТОВ “Амальгама Люкс” є власником свідоцтва України від 15.01.2004 № 36683 на торговельну марку “ТЕТ-А-ТЕТ” (словесне позначення) для товарів 03 та 42 класів МКТП, виданого за національною процедурою за заявкою від 27.08.2000 № ;

- ТОВ “Фікосота Синтез” є власником торговельної марки “tete-а-tete” (комбіноване позначення, що поєднує словесний та зображувальний елементи) за міжнародною реєстрацією № 744903 для товарів 03 (“мило”) та 05 класів МКТП; реєстрацію здійснено за заявкою, поданою 20.09.2000;

- позначення за міжнародною реєстрацією № 744903 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 36683, раніше заявленим іншою особою на реєстрацію в Україні для споріднених товарів 03 класу МКТП, що підтверджується висновком судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 29.06.2006 № 11147 та висновком повторної судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності від 08.06.2007 № 90;

- ТОВ “Фікосота Синтез” до дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки позивача за свідоцтвом України № 36683 (27.08.2000) в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку “tete-а-tete” в Україні (з 1999 року і по теперішній час), що підтверджується: реєстрацією відповідачем у 1997 році представництва в Україні; використанням ТОВ “Фікосота Синтез” у 1999-2000 роках позначення “tete-а-tete” у рекламі; гігієнічним висновком державної санітарно-гігієнічної експертизи на імпортовану продукцію від 23.07.1999 № 5.04.03/2; довідкою ТОВ “Фікосота Синтез” щодо ввезення в Україну мила з оспорюваним позначенням у 1999 році; відповідними листами та податковими накладними щодо реалізації в Україні мила ТОВ “Фікосота Синтез” з позначенням “tete-а-tete” товариствами з обмеженою відповідальністю “Грандіс-С” (з 01.12.1999 по 25.02.2000) і “Солана” (з 01.05.1999 по 31.11.1999).

Причиною виникнення спору зі справи є питання щодо наявності підстав для визнання недійсною міжнародної реєстрації торговельної марки № 744903 та заборони ТОВ “Фікосота Синтез” використання спірного позначення.

Відповідно до статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно з статтею 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

За приписами частини першої статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Підпунктом “а” пункту 1 статті 19 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” встановлено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону № 3689 не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Отже, попередні судові інстанції, встановивши факт схожості до ступеню змішування торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 744903 (заявка від 20.09.2000) зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 36683, раніше заявленим (заявка від 27.08.2000) іншою особою на реєстрацію в Україні для споріднених товарів 03 класу МКТП, дійшли обґрунтованого висновку щодо необхідності задоволення первісного позову в частині визнання недійсною міжнародної реєстрації № 744903 стосовно товарів 03 класу МКТП та зобов’язання Держдепартаменту направити відповідне повідомлення до Міжнародного бюро.

Відповідно до статті 495 ЦК України та пункту 5 статті 16 Закону № 3689 свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

За приписами пункту 4 статті 16 Закону № 3689 використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Водночас згідно з пунктом 6 статті 16 Закону № 3689 виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Частиною першою статті 500 ЦК України встановлено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Відповідно до пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України зазначені приписи статті 500 цього Кодексу застосовуються до правовідносин, пов’язаних з використанням ТОВ “Фікосота Синтез” позначення “tete-а-tete”, оскільки відповідні цивільні права та обов’язки продовжують існувати й після набрання чинності ЦК України.

За таких обставин попередні судові інстанції на підставі здійснених ними дослідження та оцінки поданих сторонами доказів, встановивши факт використання ТОВ “Фікосота Синтез” спірного позначення на території України до 27.08.2000 (наявність товару (мила), маркованого спірним позначенням; продаж цього товару; застосування спірного позначення в діловій документації та в рекламі тощо), дійшли обґрунтованого висновку щодо наявності у ТОВ “Фікосота Синтез” права попереднього користувача та прийняли правомірне рішення про задоволення його зустрічного позову до ТОВ “Амальгама Люкс” і про відмову в первісних позовних вимогах ТОВ “Амальгама Люкс” стосовно заборони ТОВ “Фікосота Синтез” використовувати позначення “tete-а-tete” для товарів “мило” 03 класу МКТП.

При цьому доводи скаржника щодо помилковості оцінки місцевим та апеляційним судами наявних у справі доказів не можуть бути підставою для задоволення касаційної скарги, оскільки відповідно до статті 1117 ГПК України касаційна інстанція, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права; касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Між тим сама лише вимога позивача заборонити ТОВ “Фікосота Синтез” використання позначення “tete-а-tete” для товарів “мило” 03 класу МКТП свідчить про наявність факту такого використання цим відповідачем, тоді як початок використанням ним спірного позначення (1999 рік) місцевим і апеляційним судами встановлено без порушення приписів процесуального законодавства щодо правил дослідження та оцінки доказів.

Таким чином, судові рішення попередніх судових інстанцій з первісних позовних вимог та зустрічного позову до ТОВ “Амальгама Люкс” відповідають встановленим ними фактичним обставинам, прийняті з дотриманням норм матеріального (в тому числі, статті 500 ЦК України) та процесуального права (зокрема, статей 47, 34, 43 ГПК України) і передбачені законом підстави для їх скасування в цій частині та задоволення касаційної скарги відсутні.

Разом з тим рішення місцевого та апеляційного господарських судів зі справи відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України підлягають скасуванню в частині задоволення зустрічного позову ТОВ “Фікосота Синтез” до Держдепартаменту, який не є правовласником відповідної торговельної марки і зустрічна позовна заява вимог безпосередньо до нього не містить. При цьому, беручи до уваги повноту і всебічність дослідження попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи, що стосуються предмету доказування за зустрічним позовом, касаційна інстанція вважає за можливе прийняти нове рішення про відмову в задоволенні зустрічних позовних вимог до Держдепартаменту.

Керуючись статтями 1117, 1119 - 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Рішення господарського суду міста Києва від 14.12.2007 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 13.05.2008 зі справи № 12/487 змінити, скасувавши їх у частині задоволення зустрічного позову товариства з обмеженою відповідальністю “Фікосота Синтез” до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Пункт 5 резолютивної частини рішення господарського суду міста Києва від 14.12.2007 зі справи № 12/487 викласти в такій редакції:

“5. Зустрічну позовну заяву товариства з обмеженою відповідальністю “Фікосота Синтез” задовольнити частково –до товариства з обмеженою відповідальністю “Амальгама Люкс”. У задоволенні позовних вимог товариства з обмеженою відповідальністю “Фікосота Синтез” до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України - відмовити”.

2. В іншій частині рішення господарського суду міста Києва від 14.12.2007 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 13.05.2008 зі справи № 12/487 залишити без змін, а касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю “Амальгама Люкс” –без задоволення.

Суддя В.Селіваненко

Суддя           І.Бенедисюк

Суддя Б.Львов