СУД
СУД
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.08                                                                                 Справа № 21/74

Суддя Кривохижа Т.Г., при секретарі Ликові А.В.,

розглянувши матеріали справи за позовом

позивача - Спільного українсько-німецького товариства з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією "Кершер", м. Київ,

до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Гефест-Плюс",

м. Луганськ,

про усунення порушень прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг

В присутності представників сторін:

від позивача –Старченко Я.Г., дов. №4 від 11.01.08.;

від відповідача –не прибув.

в с т а н о в и в:

Обставини справи: позивачем заявлені вимоги про усунення порушень прав власника на знак для товарів та послуг «ТНК».

Сторони своєчасно та належним чином повідомлені судом про час та місце проведення цього судового засідання (ухвала суду від 21.12.07. №21/74).

До початку слухання справи по суті позивачем не заявлено вимогу про фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу у зв’язку з чим відповідно до ст. ст. 4-4, 81-1 Господарського процесуального кодексу України таке фіксування судом не здійснювалося.

Відповідач відзив на позовну заяву та витребувані судом матеріали не надав, вимогу позивача не оспорив, тому справа розглядається відповідно до ст. 75 ГПК України за наявними матеріалами.

Розглянувши матеріали справи та додатково надані у судовому засіданні, заслухавши пояснення та доводи присутнього й приймаючи до уваги, що:

- позивачем за позовною заявою від 05.06.07. б/н заявлені вимоги про усунення порушень прав власника на знак для товарів та послуг, в тому числі:

- заборонити відповідачу користуватися знаком для товарів та послуг «ТНК»;

- зобов’язати відповідача демонтувати вивіски, логотипи та обладнання з позначенням торгового знаку «ТНК» на автозаправній станції, що знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Відродження, 1а;

- покласти на відповідача відшкодування судових витрат;

- в обґрунтування своїх вимог позивач послався на те, що між ним та ВАТ «ТНК-ВР Холдинг», власником свідоцтва №19697 від 15.05.01. на знак для товарів і послуг, за яким зареєстровано торговий знак «ТНК»(далі за текстом –«знак «ТНК»), укладений ліцензійний договір №ТВН-1157/06 від 18.11.06., згідно з умовами якого позивачу надана одинична ліцензія на право використання знаку «ТНК»на території України;

- за листом від 13.03.07. №018-018/1451Е-ТХ ВАТ «ТНК-ВР Холдинг»надало позивачу згоду на пред’явлення вимог до будь-яких юридичних та фізичних осіб на території України про поновлення порушених прав власника торгівельних марок що належать ВАТ «ТНК-ВР Холдинг»;

- у судовому засіданні 30.08.07. представник позивача за клопотанням від 30.08.07. б/н надав суду для залучення до матеріалів справи належну копію ліцензійного договору №ТВН-1157/06 від 18.11.06., укладеного між ВАТ “ТНК–ВР Холдінг”, Тюменська область, Уватський район, с. Уват, РФ, та Спільним українсько-німецьким ТОВ з іноземною інвестицією “Кершер”, м. Київ, Україна, і належну копію довіреності №46 від 01.01.07., виданої ВАТ “ТНК–ВР Холдінг”, м. Москва, РФ, на ім’я Кондисайна Ентоні Толбота (паспорт № L041168, виданий 22.05.03., Дублін) на здійснення від імені ВАТ повноважень за довіреністю, в тому числі щодо укладання договорів, предметом яких є придбання (включаючи право на використання) та передача прав на товарні знаки (знаки обслуговування), патенти (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), супроводження ліцензійних угод на використання товарних знаків (знаків обслуговування), виробничих технологій на суму не більше 1 000 000 доларів США за курсом рубля РФ до долару США, встановленому ЦБ РФ на дату здійснення відповідної угоди; а за клопотанням від 30.08.07. б/н звернувся до суду з проханням про проведення експертизи з питань інтелектуальної власності на предмет тотожності / схожості до ступеня змішування знаку для товарів і послуг “ТНК”, що використовується позивачем на підставі вищезгаданого ліцензійного договору та позначення “ТНК”, що використане відповідачем на автозаправній станції, що знаходиться за адресою м. Луганськ, вул. Відродження, 1а, проведення якої доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності при Академії правових наук України, м. Київ, з зазначенням питань, які підлягають з’ясуванню під час проведення судової експертизи;

- як вбачається з матеріалів справи, що згідно з укладеним ліцензійним договором №ТВН-1157/06 від 18.11.06. між ВАТ “ТНК-ВР Холдінг”(надалі ВАТ), тобто ліцензіаром, та Спільним українсько-німецьким ТОВ з іноземною інвестицією “Кершер”, м. Київ, тобто ліцензіатом та позивачем за даною справою, ВАТ надав позивачу право на використання знаку “ТНК” на території України з правом надання подальших субліцензій. Договір укладений строком дії до 29.09.2010 року. Згідно зі свідоцтвом №19697 від 15.05.01. на знак для товарів і послуг, яким зареєстровано торговий знак “ТНК”, його власником є ВАТ “ТНК-ВР Холдінг”;

- за листом від 13.03.07. №018-018/1451Е-ТХ ВАТ “ТНК-ВР Холдінг” надало згоду позивачу на пред’явлення вимог до юридичних та фізичних осіб на території України про поновлення порушених прав власника на знак для товарів і послуг, що належать ВАТ;

- згідно з ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України (далі –ЦК) до об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торгівельні марки (знаки для товарів та послуг), географічні зазначення та інші;

- відповідно до ч. 1 ст. 422 ЦК право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановленим цим Кодексом, іншим законом чи договором;

- згідно з ч. 3 ст. 426 ЦК використання об’єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності;

- відповідно до ч. 3 п. 2 ст. 20 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі - Закон) особа, яка придбала ліцензію, вправі вимагати поновлення порушення прав власника свідоцтва за його згодою;

- згідно зі ст. 16 Закону, позивач є особою, що має право на використання знаку “ТНК” та виключне право забороняти іншим особам використовувати знак без його згоди;

- згідно з ч. 4 ст. 16 Закону використанням знаку визнається:

- застосування його в діловій документації чи в рекламі;

- застосування його під час використання та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстрований;

- відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати знак без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

- як зазначено у позовній заяві, позивачем виявлений факт неправомірного використання знаку “ТНК” відповідачем на автозаправній станції, що знаходиться за адресою м. Луганськ, вул. Відродження, 1а, яка оформлена з використанням торгового знаку “ТНК”, який розміщений на вивісках, стелах та іншому обладнанні, та належить відповідачу;

- відповідач відзив на позов суду не надав, позовну заяву не оскаржив, витребувані додаткові докази суду не надав, у судове засідання для подання пояснень за обставинами справи не з’явився, тому справа розглядається в порядку ст. 75 ГПК України за наявними у ній матеріалами;

- згідно з п. 45 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 № 04-5/1107 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності”(із змінами, внесеними згідно з Рекомендаціями Президії Вищого господарського суду № 04-5/26 від 01.02.05.) для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) господарському суду необхідно призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта;

- з огляду на викладене, суд дійшов висновку, що для повного, всебічного та об’єктивного розгляду справи слід на підставі ст. 41 ГПК України призначити судову експертизу, пов'язану з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;

- згідно з приписами ч. 2 ст. 41 ГПК України учасники судового процесу мають право пропонувати суду питання, які мають бути роз’яснені судовим експертом;

- проведення судової експертизи має бути доручено компетентній організації. Особа, яка проводить судову експертизу (далі –судовий експерт), користується правами та несе обов’язки, передбачені ст. 31 ГПК України та Законом України “Про судову експертизу”;

- оскільки позивачем у клопотанні від 30.08.07. б/н про проведення експертизи, поряд з питаннями, які підлягають з’ясуванню та роз’ясненню судовим експертом, зазначена і установа, якій слід доручити її проведення –Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності при Академії правових наук України, м. Київ, без будь-якого обґрунтування клопотання у цій його частині, то суд дійшов висновку щодо залучення по справі для проведення судової експертизи іншої установи - Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01021, м. Київ, вул. М. Грушевського, 28/2), з огляду на наявну судову практику;

- за ухвалою від 30.08.07. №21/74, з метою забезпечення всебічного і повного розгляду всіх обставин справи в їх сукупності, відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, згідно з якою для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначив судову експертизу, пов'язану з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, та доручив її проведення Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01021, м. Київ, вул. М. Грушевського, 28/2), з огляду на п. 45 рекомендацій Вищого господарського суду України від 10.06.2004р. №04-5/1107 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” та враховуючи зауваження Вищого господарського суду, наведені у постанові від 08.11.2005р. щодо проведення при первісному розгляді справи експертизи;

- згідно з цією ухвалою на вирішення експертів були поставлені питання:

-          чи є позначення: “ТНК”, яке розміщене на вивісках, стелах та іншому обладнанні на автозаправній станції, що знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Відродження, 1а, та належить відповідачу, схожим зі знаком для товарів та послуг “ТНК” за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 19697 від 15.05.01., власником якого є ВАТ “ТНК-ВР Холдінг”, до ступеня змішування?

- чи можна сплутати позначання “ТНК”, що використане відповідачем на обладнанні, вивісках та стелах автостанції, що знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Відродження, 1а, та належить відповідачу, із знаком для товарів та послуг “ТНК”, що охороняється свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 19697 від 15.05.01., власником якого є ВАТ “ТНК-ВР Холдінг”?

та покладене зобов’язання на позивача –Спільне українсько-німецьке товариство з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією “Кершер”(м. Київ, вул. Гончара, 65, 01054) щодо направлення до експертної установи - Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01021, м. Київ, вул. М. Грушевського, 28/2) об’єктів проведення експертизи –4 фотознімків, на яких зображений торговий знак “ТНК”, використаний для оформлення автостанції, що знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Відродження, 1а, та належить відповідачу, та додані до позовної заяви від 05.06.07. б/н; та копію свідоцтва на знак для товарів і послуг № 19697 від 15.05.01., яким зареєстровано торговий знак “ТНК”, власником якого є ВАТ «ТНК-ВР Холдінг», та здійснення оплати вартості експертизи, а також попередив експертів про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 384 Кримінального кодексу України і провадження у справі зупинив з підстав, передбачених ч. 2 ст. 79 ГПК України;

- на адресу суду 10.12.07., вхідний по канцелярії господарського суду №111 від 10.12.07., надійшов лист від 04.12.07. №312 згаданого центру судової експертизи, з доданням висновку №70/07 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності за господарською справою №21/74 від 22.11.07. та матеріалами справи, у зв’язку з чим суд ухвалою від 10.12.07. №21/74 на підставі ч. 3 ст. 79 ГПК України провадження у справі поновив;

- у судовому засіданні суд, розглянувши, дослідивши та оцінивши матеріали справи, встановив наступне:

- Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності, м. Київ, на виконання вимог ухвали суду від 30.08.07. №21/74 щодо призначення експертизи наданий висновок №70/07 від 22.11.07. судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності, за яким:

- позначення “ТНК”, яке розміщене на вивісках, стелах та іншому обладнанні на автозаправній станції, що знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Відродження, 1а, та належить відповідачу, є тотожнім зі знаком для товарів та послуг “ТНК” за свідоцтвом на знак для товарів і послуг №19697 від 15.05.01., власником якого є ВАТ “ТНК-ВР Холдінг”;

- можна сплутати позначання “ТНК”, що використане відповідачем на обладнанні, вивісках та стелах автостанції, що знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Відродження, 1а, та належить відповідачу, із знаком для товарів та послуг “ТНК”, що охороняється свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 19697 від 15.05.01., власником якого є ВАТ “ТНК-ВР Холдінг”;

- згідно ч. 3 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України у випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу;

- суд дійшов висновку, що висновок судового експерту №70/07 від 22.11.07. є достатньо ясним та повним, а тому відсутні підстави для призначення додаткової судової експертизи;

- висновок судового експерта містить докладний опис проведених досліджень та зроблені в результаті їх висновки;

- згідно з ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.93. N 3689-XII (далі за текстом - Закон) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом (ч. 1 ст. 5 Закону);

- об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень (ч. 2 ст. 5 Закону);

- право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється Установою (ч. 3 ст. 5 Закону);

- обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг (ч. 4 ст. 5 Закону);

- відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах;

- знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака;

- відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати;

- так, позивач має виключне право забороняти відповідачу використовувати без його згоди вивіску знаку “ТНК” на товарах 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг;

- захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку;

- згідно зі ст. 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України;

- на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинне бути припинено та вжито заходів по недопущенню поновлення порушення в майбутньому. Позивачу у встановлений чинним законодавством порядку надане виключне право на використання товарного знаку (знаку обслуговування) «ТНК»на території України, що підтверджено належними матеріалами справи;

- суд, розглянувши, дослідивши та оцінивши матеріали справи, дійшов висновку щодо наступного рішення: керуючись ст.ст. 41, 42, 43, 44, 49, 82, 84, 85 ГПК України, задовольнити позов; заборонити відповідачу - Товариству з обмеженою відповідальністю "Гефест-Плюс", м. Луганськ, вул. Коцюбинського, буд. 27, кв. 497, ідентифікаційний код 31530909: користуватися знаком для товарів і послуг “ТНК”; зобов’язати відповідача демонтувати вивіски, логотипи та обладнання з позначенням торгового знаку «ТНК»на автозаправній станції, що знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Відродження, 1а; та покласти на відповідача відшкодування судових витрат, в тому числі зі сплати позивачем державного мита в сумі 85 грн. 00 коп., витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн. 00 коп. та витрат на оплату вартості проведеної судової експертизи, у зв’язку із задоволенням позову та враховуючи те, що спір виник з вини відповідача;

- оскільки на день слухання справи позивачем суду не надані документи щодо розміру понесених витрат, пов’язаних з оплатою проведення судової експертизи, то питання щодо їх стягнення з відповідача на користь позивача вирішити у встановленому чинним законодавством порядку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 41, 42, 43, 44, 49, 82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 420, 422, 426 Цивільного кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити.

2. Відповідачу - Товариству з обмеженою відповідальністю “Гефест-Плюс” (м. Луганськ, вул. Коцюбинського, буд. 27, кв. 497, ідентифікаційний код 31530909):

- заборонити використовувати знак для товарів і послуг “ТНК”;

- зобов’язати демонтувати вивіски, логотипи та обладнання з позначенням торгового знаку «ТНК»на автозаправній станції, що знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Відродження, 1а, та видати наказ.

3. Стягнути з відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю “Гефест-Плюс”, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, буд. 27, кв. 497, ідентифікаційний код 31530909, на користь позивача - Спільного українсько-німецького товариства з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією “Кершер”, м. Київ, вул. Гончара, 65, ідентифікаційний код 25196004, витрати по сплаті державного мита у сумі 85 грн. 00 коп., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 118 грн. 00 коп. та видати наказ. Питання стягнення витрат по оплаті вартості проведеної судової експертизи на користь позивача вирішити у встановленому чинним законодавством порядку після надання останнім відповідного документального підтвердження.

В судовому засіданні 15.01.08. було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення. Рішення, оформлене відповідно до ст. 84 ГПК України, підписано 17.01.08.

На підставі ч. 3 ст. 85 ГПК України дане рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Суддя                                                                                Т.Г.Кривохижа

Надр. 3 прим.:

1 - до справи;

2 - позивачу;

3 - відповідачу.

вих. №

2

18.01.08.