ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_________________________________________________________________________________________
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2008 р.

Справа № 11/157-07-4349

Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого Н.Б.Таценко

суддів М.В. Сидоренко, М.А. Мишкіної

секретар судового засідання Скуділо О.В.

за участю представників учасників судового процесу:

від позивача: Матросов О.О. –довіреність б/н від 18.01.2007р.

від відповідача: не з’явився

від третьої особи: Матросов О.О. –довіреність б/н від 07.07.2007р.

розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги Закритого акціонерного товариства „Лізоформ” та Лізоформ Дезінфекціон А.Г.

на рішення господарського суду Одеської області

від 20.07.2007р.

по справі № 11/157-07-4349

за позовом: Лізоформ Дезінфекціон А.Г.

до відповідача: Науково-виробничої спілки Товариства з обмеженою відповідальністю „Симеста Ваал”

третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Закрите акціонерне товариство „Лізоформ”

про заборону використання позначення, нанесеного на товар як таке, що порушує права власника міжнародної реєстрації знака для товарів та послуг та вилучення або знищення позначення з товару

Рішенням господарського суду Одеської області від 20.07.2007р. по справі № 11/157-07-4349 (суддя Власова С.Г.) в задоволенні уточнених позовних вимог Лізоформ Дезінфекціон А.Г., третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Закрите акціонерне товариство „Лізоформ” (далі ЗАТ „Лізоформ”), до Науково-виробничої спілки Товариства з обмеженою відповідальністю „Симеста Ваал” (далі НВС ТОВ „Симеста Ваал”) про заборону використання на території України позначення „АХДЕЗ 3000” для дезинфікуючих засобів, оскільки внаслідок такого використання дезинфікуючий засіб з позначенням „АХДЕЗ 3000” може бути сплутаний споживачами з дезинфікуючим засобом з зареєстрованим знаком для товарів та послуг „AНD 2000” („АХД 2000” кирилицею), який належить компанії LYSOFORM DESINFEKTION A.G., вилучення з товару, його упаковки, котрі знаходяться у відповідача, незаконно використаного позначення „АХДЕЗ 3000”, подібного з зареєстрованим знаком настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень позначення „АХДЕЗ 3000”, відмовлено по ст. 494, ч. 2 ст. 495 ЦК України, ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, п. 4 ст. 5, ч. 1 ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, оскільки позивачем всупереч ст. 33 ГПК України не надано доказів реєстрації знака для товарів та послуг „АХД 2000”, форма ТМ-1.1 не являється належним доказом наявності права власності у позивача на знак/торговельну марку АХД 2000, обсяг правової охорони торговельної марки „AНD 2000” (латиницею) визначається наведеними у витягу з міжнародного реєстру торгових марок її зображенням та переліком товарів і послуг як „фармацевтичні та гігієнічні препарати; дезинфікуючі засоби” („Pharmaceutical and sanitary preparations; disinfectants”), позивач фактично використовує на етикетці позначення товару АХД 2000 (кирилицею) –розчин для зовнішнього застосування готовий для використання, реалізація котрого здійснюється третьою особою, а відповідач здійснює реалізацію лікарського засобу АХДЕЗ 3000, що унеможливлює сплутання споживачем зображення вищенаведених знаків.

Не погоджуючись з названим рішенням господарського суду третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ЗАТ „Лізоформ”, та позивач звернулися до Одеського апеляційного господарського суду з ідентичними за змістом апеляційними скаргами б/н від 27.07.2007р., в яких просять рішення господарського суду Одеської області від 20.07.2007р. по справі № 11/157-07-4349 скасувати, прийняти нове рішення, задовольнити позов, посилаючись на ст. ст. 492, 494, ч. 2 ст. 495, ст. 496 ЦК України, ч. 1 ст. 5, ч. ч. 4, 5 ст. 16, ч. 1 ст. 20, ст. 21 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, ст. ст. 3 ter, 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р., т. я. правова охорона торгової марки AНD 2000 на території України здійснюється на підставі ст. 4 вищевказаної угоди і не потребує подання додаткової заяви про правову охорону на території України, ч. 3 ст. 16, ст. ст. 24, 124 ГПК України, п. 7 ч. 1 ст. 76 Закону України „Про міжнародне приватне право”.

В подальшому 02.08.2007р. Лізоформ Дезінфекціон А.Г. надіслав до Одеського апеляційного господарського суду додаткові пояснення до апеляційної скарги від 27.07.2007р., в яких просить апеляційну скаргу задовольнити в повному обсязі, керуючись вищезазначеними нормами законодавства.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 18.09.2007р. апеляційне провадження по даній справі № 11/157-07-4349 зупинено по ст. 79 ГПК України до одержання результатів проведення призначеної судової експертизи, проведення котрої на підставі ст. 41 ГПК України доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

12.03.2008р. ухвалою Одеського апеляційного господарського суду апеляційне провадження по справі № 11/157-07-4349 відповідно до ст. 79 ГПК України поновлене у зв`язку з одержанням від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності висновку № 73/07 від 03.03.2008р. судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності.

В судовому засіданні 08.04.2008р. заявлене представником позивача 25.03.2008р. клопотання про залучення до матеріалів справи копій Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 85742, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.12.2007р., Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 86263, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10.01.2008р., задоволено.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача та третьої особи, колегія суддів, –

В с т а н о в и л а:

Згідно витягу з міжнародного реєстру торговельних марок Компанія „Лізоформ Дезінфекціон А.Г.” (Lysoform Desinfection A.G.), Швейцарія, володіє правом на торговельну марку AНD 2000, зареєстровану 24.05.1995р. під номером 638257 за класом 05 фармацевтична продукція і продукція для гігієни та дезинфекції, протягом 20 років.

Рішенням про державну реєстрацію лікарського засобу, затвердженого наказом МОЗ України від 08.07.2004р. № 347, лікарський засіб заявника „Лізоформ Др. Ханс Роземанн ГмбХ”, Німеччина, компанії „Лізоформ Дезінфекція Лтд”, Швейцарія, АХД 2000, розчин для зовнішнього застосування зареєстрований в Україні терміном на 3р. 1м. з видачею реєстраційного посвідчення на лікарський засіб № П.08.02/05237 20.07.2004р., котрий діє на всій території України до 30.08.2007р.

16.05.2006р. Компанією „Лізоформ Дезінфекціон А.Г.” подана заявка № m 200607008 про реєстрацію знака для товарів та послуг АХД 2000 МКТП: 5 - Фармацевтичні і гігієнічні продукти; дезинфікуючі засоби, що підтверджується формою ТМ-1.1.

27.06.2007р. Компанія „Лізоформ Дезінфекціон А.Г.” звернулася до господарського суду Одеської області з уточненою позовною заявою про заборону НВС ТОВ „Симеста Ваал” використовувати на території України позначення „АХДЕЗ 3000” для дезинфікуючих засобів, оскільки внаслідок такого використання дезинфікуючий засіб з позначенням „АХДЕЗ 3000” може бути сплутаний споживачами з дезинфікуючим засобом з зареєстрованим знаком для товарів та послуг „AНD 2000” („АХД 2000” кирилицею), який належить Компанії LYSOFORM DESINFEKTION A.G., вилучення з товару, його упаковки, котрі знаходяться у відповідача, незаконно використаного позначення „АХДЕЗ 3000”, подібного з зареєстрованим знаком настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень позначення „АХДЕЗ 3000” по ст. ст. 492, 494, 496, ч. ч. 1, 2 ст. 495 ЦК України, ч. 1 ст. 5, ч.5 ст. 16, ч. 1, абз. 2 ч. 2 ст. 20, ст. 21 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, посилаючись на здійснення правової охорони знака AНD 2000 по ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р., а знака АХД 2000 на підставі поданої заявки на реєстрацію останнього.

02.07.2007р. в засіданні господарського суду першої інстанції представником позивача заявлено клопотання про залучення до участі у справі співвідповідача виробника препарату АХДЕЗ 3000 ЗАТ „Петроспирт”, Росія, котрий наносить позначення АХДЕЗ 3000 на упаковку препарату, імпортує його на територію України та розповсюджує через відповідача, по ст. ст. 24, 124 ГПК України, ч. 1 ст. 495 ЦК України, ч. ч. 3, 4, 5 ст. 16, ч. 1 ст. 20, ст. 21 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, п. 7 ч. 1 ст. 76 Закону України „Про міжнародне приватне право”.

Рішенням господарського суду Одеської області від 20.07.2007р. в задоволенні уточнених позовних вимог відмовлено з мотивів, викладених в описовій частині постанови, вищезазначене клопотання позивача відхилено, т. я. процесуальна дія у вигляді залучення співвідповідача не передбачена ГПК України, ЗАТ „Петроспирт” являється юридичною особою Російської Федерації з місцезнаходженням у м. Санкт-Петербург, вул. Калініна, 13, визначені статтею 124 ГПК України підстави, котрі надають можливість іноземному підприємству брати участь в господарських судах України, відсутні. При цьому висновок господарського суду про відхилення клопотання про залучення виробника препарату юридичної особи Російської Федерації у якості співвідповідача відповідає чинному процесуальному законодавству України. Крім того, зазначена в названому клопотанні ст. 24 ГПК України за своїм безпосереднім змістом не регулює процедури і порядку залучення саме співвідповідача, а листами Російської Федерації від 17.06.1996р. і 11.10.2002р. згідно витягу з міжнародного реєстру торговельних марок повідомлено про повну відмову у захисті вказаної марки. Натомість резолютивна частина судового рішення прийнята без врахування стосовно торговельної марки AНD 2000 дії ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р., згідно котрої з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3 ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо, приписів ст. ст. 8, 9 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ із змінами відносно заявки № m 200607008 від 16.05.2006р. на реєстрацію знака для товарів та послуг АХД 2000.

Крім того, відповідно до чинного законодавства до предмету доказування по цьому спору стосовно правомірності застосування позначення АХДЕЗ 3000 входять фактичні дані про наявність чи відсутність схожості та її ступінь з позначенням AНD 2000 за міжнародною реєстрацією № 638257, який належить компанії LYSOFORM DESINFEKTION A.G., на продукції, котра реалізується на території України. Наразі по ст. 41 ГПК України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. З врахуванням викладеного ухвалою апеляційної інстанції від 18.09.2007р. по даній справі задоволено частково клопотання позивача і призначено судову експертизу з дослідження, пов’язаного з захистом права інтелектуальної власності, на вирішення якої поставлене питання: Чи є позначення „AНD 2000” об’єкта торговельної марки, яка за міжнародною реєстрацією № 638257 належить Компанії „Лізоформ Дезінфекціон А.Г.” (Lysoform Desinfection A.G.), Швейцарія, та позначення „АХДЕЗ 3000” на продукції, реалізацію котрої здійснює Науково-виробнича спілка Товариства з обмеженою відповідальністю „Симеста Ваал”, схожими настільки, що їх можна сплутати?

Згідно висновку експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 73/07 від 03.03.2008р. судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності, знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 638257 „AНD 2000” представляє собою словесне позначення, що складається з трьох великих латинських літер, виконане стандартним шрифтом „A” „Н” „D” та арабських цифр „2000”. Позначення „АХДЕЗ 3000”, розміщене на продукції НВС ТОВ „Симеста Ваал”, є словесним, виконано стандартним шрифтом, кириличною абеткою і складається з п’яти великих літер „А” „Х” „Д” „Е” „З” та арабських цифр „3000”, використовується в якості назви лікарського засобу –антисептика. При цьому згідно висновку судової експертизи № 73/07 від 03.03.2008р. за семантичними (смисловими) ознаками знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 638257 і словесне позначення „АХДЕЗ 3000” не є схожими, за графічними (візуальними) ознаками словесний знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 638257 і словесне позначення „АХДЕЗ 3000” також не є схожими. Однак в ході дослідження експертом визначена фонетична (звукова) схожість словесного позначення „АХДЕЗ 3000” та знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 638257. Причому для словесних позначень вирішальне значення має їхнє звучання (звукова ознака), оскільки подібність у вимові найчастіше становить порушення товарного знака, товарні знаки, які записані по-різному, можуть вимовлятися однаково і це відіграє вирішальну роль при усних сповіщеннях.

Крім того, згідно експертного висновку № 73/07 від 03.03.2008р. знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 638257 „AНD 2000” зареєстровано для товарів 5 класу МКТП, зокрема „фармацевтична продукція для гігієни та дезінфекції”, з наданих матеріалів на дослідження, а саме листка-вкладиша у розділі фармакотерапевтична група вбачається зазначення про використання позначення „АХДЕЗ 3000” для назви „антисептичного та дезінфекційного засобу”, у розділі показання для застосування вказано наступне: „Засіб призначений для обробки шкіри під час операційних втручань та в місцях ін’єкцій, ліктьових згинів донорів, для хірургічної та гігієнічної антисептики шкіри рук медичного персоналу в лікувально-профілактичних установах, а також медичних працівників дитячих дошкільних і шкільних установ...”, на підставі чого експертом встановлено, що позначення „АХДЕЗ 3000” використовується стосовно однорідних товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 638257.

Згідно заключної частини експертного висновку № 73/07 від 03.03.2008р. позначення „AНD 2000”, торгівельної марки, яка за міжнародною реєстрацією № 638257 належить компанії Лізоформ Дезінфекціон А.Г. (Lysoform Desinfection A. G.), Швейцарія, та позначення „АХДЕЗ 3000” на продукції, реалізацію котрої здійснює НВС ТОВ „Симеста Ваал”, є схожим настільки, що їх можна сплутати. Таким чином, експертний висновок судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності № 73/07 від 03.03.2008р. спростовує твердження суду першої інстанції про унеможливлення сплутання споживачем зображення вищенаведених знаків.

Крім того, з залучених апеляційною інстанцією 08.04.2008р. до матеріалів справи наданих представником скаржників копії Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 85742, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.12.2007р., і копії Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 86263, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10.01.2008р., вбачається, що власником знака АХДЕЗ за заявкою № m 2006 06959 від 15.05.2006р. і власником знака АХД 2000 за заявкою № m 2006 07008 від 16.05.2006р., кл. 5 –фармацевтичні препарати і гігієнічна продукція; дезінфікувальні засоби, являється Лізоформ Дезінфекціон А.Г.

Відповідно до частини першої статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів, одним з яких являється припинення дії, яка порушує право. З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу, зокрема припинення дії, яка порушує право по ч. 2 п. 3 ст. 16 ЦК України, припинення порушення прав власника свідоцтва, в т. ч. вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати згідно п. 2 ст. 20 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ із змінами.

За таких обставин апеляційні скарги підлягають задоволенню, рішення господарського суду Одеської області від 20.07.2007р. скасуванню з одночасним задоволенням позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 49, 99, 101-105 ГПК України, судова колегія, -

П о с т а н о в и л а:

1.          Апеляційні скарги задовольнити.

2.          Рішення господарського суду Одеської області від 20.07.2007р. по справі № 11/157-07-4349 скасувати.

3.          Позовні вимоги задовольнити.

4.          Припинити порушення Науково-виробничою спілкою Товариством з обмеженою відповідальністю „Симеста Ваал” прав власника міжнародної реєстрації № 638257 шляхом заборони використання на території України позначення „АХДЕЗ 3000” для дезинфікуючих засобів, оскільки внаслідок такого використання дезинфікуючий засіб „АХДЕЗ 3000” може бути сплутаний споживачами з дезинфікуючим засобом „AНD 2000” компанії Lysoform Desinfection A.G., вилучити з товару, його упаковки незаконно використане позначення „АХДЕЗ 3000”, яке подібне з зареєстрованим знаком настільки, що їх можна сплутати.

5.          Стягнути з п/р Науково-виробничої спілки Товариства з обмеженою відповідальністю „Симеста Ваал” на користь Закритого акціонерного товариства „Лізоформ” 42 грн. 50 коп. держмита.

6.          Стягнути з п/р Науково-виробничої спілки Товариства з обмеженою відповідальністю „Симеста Ваал” на користь компанії Лізоформ Дезінфекціон А.Г. 127 грн. 50 коп. держмита, 118 грн. витрат ІТЗ.

7.          Зобов’язати господарський суд Одеської області видати відповідні накази з зазначенням певних реквізитів.

Головуючий суддя Таценко Н.Б.

Суддя Сидоренко М.В.

Суддя Мишкіна М.А.

Постанова підписана 10.04.2008р.