ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД
м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №  20/210

06.02.08

За позовом         ОСОБА_1

до                         1.
Ац'єнде Кіміке Ріуніте Анджеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.П.А. (Aziende

Chimiche
Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.P.A.)

2. Державного
департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти

і науки України

про                      дострокове
припинення дії міжнародної реєстрації № 756897 товарного

знаку “ZENIT” в
Україні

Суддя Палій
В.В.

Секретар Молочна Н.С.

Представники:

від позивача            ОСОБА_2- предст.(дов. від
18.10.2005р.)

від відповідача-1    не з'явився

Від відповідача-2    Саламов О.В.- предст. (дов. від
14.06.2007р.)

ОБСТАВИНИ
СПРАВИ:

ОСОБА_1 звернулося до
Господарського суду м. Києва з позовом Ац'єнде Кіміке Ріуніте Анджеліні
Франческо А.К.Р.А.Ф. С.П.А. (Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
A.C.R.A.F. S.P.A.), Державного департаменту інтелектуальної власності
Міністерства освіти  і науки України про
дострокове припинення дії міжнародної реєстрації №756897 товарного знаку
“ZENIT” в Україні.

Заявлені позовні вимоги позивач
обґрунтовує тим, що торговельна марка “ZENIT” за міжнародною реєстрацією
№756897, не використовується в Україні протягом більш ніж трьох років від дати
реєстрації у Міжнародному бюро Всесвітньої організації інтелектуальної
власності, з якої вона діє на території України (26.03.2001р.). В якості
доказів невикористання торговельної марки »в Україні позивач надав суду довідку
Державного фармакологічного центру від 11.06.2003р. №5.12-3719/А, опитування
експертів за квітень 2006р. Українського інституту соціальних досліджень.

В обґрунтування свого права на
звернення до суду з позовом про дострокове припинення дії міжнародної
реєстрації №756897, позивач зазначає наступне.

Позивач є власником реєстрації
№1321 “ZINNAT” від 20.09.1984р. Даною реєстрацією позивач добросовісно користується,
випускаючи антибіотик-проліки. На даний момент, позивач має намір випустити ще
декілька лікарських засобів, які будуть мати назви, реєстрації яких може
зашкодити знак ».

Посилаючись на п. 4 ст. 18 Закону
України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” позивач просить
достроково припинити дію міжнародної реєстрації №756897 на торговельну марку
T».

У зв'язку з тим, що представник
відповідача-2  у судовому засіданні
11.12.2007р. зазначив про втрату інтересу до поданого ним клопотання  про зобов'язання позивача надіслати
відповідачу-2 додані до позовної заяви документи по справі для підготовки
письмового відзиву на позов, суд залишив подане відповідачем -2 клопотання без
розгляду.

Відповідач-1 відзиву на позовну
заяву не надав, уповноважених представників в судове засідання не направив,
хоча належним чином повідомлявся судом про час та місце розгляду  справи, у відповідності до Конвенції  про вручення за кордоном судових та
позасудових документів у цивільних та комерційних справах (докази вручення
документів містяться у матеріалах справи).

Відповідач-2 у відзиві на позовну
заяву зазначив, що Положенням про Державний департамент інтелектуальної
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000
р. № 997, не передбачено здійснення Держдепартаментом контролю за використанням
знаків для товарів і послуг їх власниками. Водночас Держдепартамент здійснює
функції національного відомства, а відтак, у разі припинення дії міжнародної
реєстрації №756897 Держдепартамент буде зобов'язаний повідомити Міжнародне бюро
ВОІВ про дострокове припинення дії вказаної міжнародної реєстрації.
Відповідач-2 зазначає, що відповідач-1 повинен довести факт використання ним
торговельної марки »на території України. При цьому відповідач-2 зазначає, що оскільки
спір виник у зв'язку з можливими недобросовісними діями власника міжнародної
реєстрації, судові витрати, у випадку задоволення позову, можуть бути покладені
виключно на цю особу.

На запит суду від 11.12.2007р.до
Державної митної служби України судом одержано відповідь (вих. №31/18-17-7181
від 25.12.2007р.), у якій повідомляється про те, що інформації щодо ввезення
фармацевтичних препаратів під торговою маркою »за період з 01.01.2004р. по
20.12.2007р. в базі даних електронних копій МВД Держмитслужби України станом на
20.12.2007р., не виявлено.

На запит суду від 11.12.2007р. та
повторний запит від 23.01.2008р. до Державного фармакологічного центру судом
одержано відповідь (вих. №1.8-17/9/АК), у якій повідомляється, що станом на
20.12.2007р. в Україні не зареєстрований лікарський засіб з торговельною маркою
»виробництва компанії Ац'єнде Кіміке Ріуніте Анджеліні Франческо А.К.Р.А.Ф.
С.П.А.

11.12.2007р. розгляд справи
відклався; у судовому засіданні 23.01.2008р.оголошувалась перерва.

Дослідивши матеріали справи,
заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-2, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідач-1 набув в Україні статус
володільця міжнародної реєстрації №756897 на торговельну марку »для товарів 05
класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. Заявку на міжнародну
реєстрацію даної торговельної марки було подано відповідачем-1 до Міжнародного
бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, дата реєстрації
-26.03.2001р. (код 151).

Відповідно до п. 1 ст. 4
Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року, яка
набула чинності для України 25 грудня 1991 р., (далі -Мадридська угода) з дати
реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро у кожній зацікавленій Договірній
країні торговельній марці надається така сама охорона, як і у випадку, коли б
вона була заявлена там безпосередньо.

Отже, відповідач-1 набув прав
інтелектуальної власності на торговельну марку ». Згідно п. 3 ст. 494
Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на
торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення
свідоцтвом.

Відповідно до п. 2 ст. 16 Закону
України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р.
№ 3689-ХІІ з наступними змінами та доповненнями відповідачу-1 належить право на
використання торговельної марки »та інші права, надані законом.

Згідно пункту 4 ст. 18 Закону
України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, якщо торговельна
марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у
свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей
про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа
має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва
повністю або частково.

Відповідно до ст. 16 Закону України
“Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” використанням торговельної
марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого зареєстровано
торговельну марку, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з
ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет,
зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою
пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт
(ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та
надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано торговельну марку;
застосування її  в діловій документації
чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Рекомендацією Президії Вищого
Господарського суду України від 10.06.2004 р. № 04-5/1107 визначено, що
відповідно до ст. 4 Мадридської угоди з дати реєстрації, зробленої таким чином
в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3-ter, у кожній
зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у
випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. У разі невикористання
знака, саме з цієї дати починається відлік трьохрічного строку, встановленого
пунктом 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”,
із закінченням якого може бути прийняте рішення про дострокове припинення дії
міжнародної реєстрації на території України.

П. 4 ст. 18 Закону України “Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг” визначено, що дія свідоцтва може
бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не
зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами,
зокрема є:

·обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно
від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до
товарів і послуг, встановлені законодавством;

·можливість
введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час
використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів
і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Проаналізувавши матеріали справи,
дослідивши у судовому засіданні надані сторонами докази, суд дійшов висновку,
що важливим для правильного вирішення спору по суті є з'ясування того, чи мав
місце факт невикористання в Україні торговельної марки » яка має міжнародну
реєстрацію №756897, протягом більш ніж трьох років від дати її реєстрації в
Міжнародному бюро (26.03.2001р.) та чи відсутні поважні причини такого
невикористання.

З урахуванням положень Мадридської угоди
та п. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”
достроково припинена може бути дія тієї міжнародної реєстрації, торговельна
марка за якою не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від
дати реєстрації такої торговельної марки в Міжнародному бюро.

Станом на дату реєстрації
торговельної марки »в Міжнародному бюро (26.03.2001 р.) використанням знака для
товарів і послуг в Україні визнавалося застосування його на товарах і при
наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі,
друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і
ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в
іншій документації, пов'язаній із введенням зазначених товарів і послуг в
господарський оборот (п. 2 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг” від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ зі змінами і доповненнями,
внесеними Законом України від 16 червня 1999 року      N751-XIV, Законом від 21.12.2000р.
№2188-ІІІ).

На дату подання позовної заяви, як
і на дату винесення рішення, в Україні чинний Закон України “Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ з останніми змінами
від 22.05.2003 р., згідно ст. 16 якого використанням знака визнається:

·нанесення його на будь-який товар, для якого знак
зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з
ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет,
зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування
для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та
експорт (вивезення);

· застосування
його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак
зареєстровано;

·застосування
його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в
доменних іменах

Належними у справі доказами
доводиться, що  торговельна марка
«ZENIT», яка має міжнародну реєстрацію №756897, не використовувалася в Україні
протягом більше ніж трьох років.

Як вбачається з виписки з
Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо
міжнародної реєстрації №756897 відповідач-1 є іноземною юридичною особою. Таким
чином, вироблені ним товари 05 класу МКТП під торговельною маркою », у випадку
здійснення дій, які визнаються використанням торговельної марки в Україні, мали
б ввозитися в Україну та продаватися на її території.

За даними Регіональної
інформаційної митниці Державної митної служби України  інформації щодо ввезення фармацевтичних
препаратів під торговою маркою »за період з 01.01.2004р. по 20.12.2007р.  в базі даних електронних копій ВМД, не
виявлено (довідка від 25.12.2007. № 31/18-17-7181).

За даними Державного
Фармакологічного центру станом на 20.12.2007р. в Україні не зареєстрований
лікарський засіб з торговельною маркою »виробництва компанії Ац'єнде Кіміке
Ріуніте Анджеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.П.А. (довідка від 22.01.2008р. №
1.8-17/9/АК).

Викладене дозволяє суду дійти
висновку про те, що в Україні торговельна марка »не наносилась на товар, для
якого її зареєстровано, упаковку такого товару, вивіску, пов'язану з ним,
етикетку, нашивку, бирку тощо; фармацевтичні препарати із нанесенням
торговельної марки »не зберігалися з метою пропонування для продажу, не
пропонувалися для продажу, не продавалися, не імпортувалися (ввозилися) та не
експортувалися (вивозилися).

Викладене дає підстави суду
вважати, що відповідач-1 протягом останніх трьох років не здійснював жодної з
дій, які визнавалися і визнаються використанням знака.

Наступним питанням, яке підлягає
з'ясуванню судом для правильного вирішення спору по суті, є питання про те, чи
наявні у відповідача-1 поважні причини невикористання в Україні торговельної
марки »яка має міжнародну реєстрацію №756897. За змістом п. 4 ст. 18 Закону
України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та з урахуванням
положень Мадридської угоди дія міжнародної реєстрації може бути припинена
повністю або частково лише за умови, що власник міжнародної реєстрації не
зазначить поважні причини такого невикористання. Ст. 18 Закону України “Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг” визначено невичерпний перелік
обставин, які можуть вважатися поважними причинами невикористання торговельної
марки. Ними є:

·обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно
від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до
товарів і послуг, встановлені законодавством;

·       можливість введення в оману щодо особи,
яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що
звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких
висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Відповідачем-1 не надано будь-яких
доказів використання та/або наявності поважних причин невикористання
торговельної марки NIT», яка має міжнародну реєстрацію № 756897, протягом
більше ніж трьох років з 01.01.2004р. по 20.12.2007р.

Належними у справі доказами
доведено факт невикористання в України торговельної марки », яка має міжнародну
реєстрацію № 756897, протягом більше ніж трьох років з 01.01.2004р. по
20.12.2007р.

З огляду на залучені до матеріалів
справи докази, факт невикористання відповідачем-1 вказаної торговельної марки
протягом більше ніж трьох років не заперечується і відповідачем-2.

З урахування наведеного, позовні
вимоги визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Судові витрати покладаються на
відповідача-1, оскільки Держдепартамент інтелектуальної власності  не уповноважений на здійснення контролю за
використанням знаків для товарів і послуг їх власниками.

На підставі викладеного, ст.
ст.  49, 82-85 Господарського
процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги  задовольнити повністю.

2. Достроково припинити дію
міжнародної реєстрації №756897 на знак для товарів T» стосовно фармацевтичних,
антидепресивних, анальгетичних, знеболювальних та протизапалювальних препаратів
та речовин у класі 05 Міжнародної класифікації товарів та послуг на ім'я
Ац'єнде Кіміке Ріуніте Анджеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.П.А. (Aziende Chimiche
Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.P.A.).

3. Зобов'язати Державний
департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України
(03680 МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45) повідомити Міжнародне бюро ВОІВ про
дострокове припинення дії міжнародної реєстрації №756897 та опублікувати
відомості про це в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

4. Стягнути з Ац'єнде Кіміке
Ріуніте Анджеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.П.А. (Aziende Chimiche Riunite
Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.P.A.) (Viale Amelia 70 I-00181 Roma (IT) на
користь ОСОБА_1(GLAXO WELLCOME HOUSE, Berkeley avenue, Greenford, Middlesex UB6
0NN) 85,00 грн. - державного мита та 118,00 грн. - витрат на
інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5. Після набрання рішенням законної
сили видати накази.

Рішення може бути оскаржене в
апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його прийняття.

Суддя
В. В. Палій