ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2008 р.

№
40/279пн

Вищий
господарський суд України у складі: суддя
Селіваненко В.П. -головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.,

розглянувши
касаційну скаргу суб'єкта
підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1, м. Селідове Донецької
області,

на
рішення господарського
суду Донецької області від 09.01.2008

та
постанову Донецького
апеляційного господарського суду від 11.03.2008

зі
справи № 40/279пн

за
позовом приватного
підприємства “Рекламно-інформаційне агентство “Гольфстрим” (далі -ПП “РІА
“Гольфстрим”), м. Донецьк,

до
суб'єкта
підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1 (далі -Підприємець)

про
заборону
користування корисною моделлю,

ВСТАНОВИВ:

ПП
“РІА “Гольфстрим” звернулося до господарського суду Донецької області з позовом
про заборону Підприємцю “користуватися корисними моделями за патентами НОМЕР_1
і НОМЕР_2, у тому числі тими, що розташовані на автомобілях: ГАЗ 28118 М,
державний НОМЕР_3; ГАЗ 28118 М, державний НОМЕР_4”.

Заявою
від 04.10.2007 (т. 1, а.с. 87) позивач уточнив позовні вимоги та просив:

-
позбавити належні Підприємцю автомобілі ГАЗ 28118 М (державні НОМЕР_5 та
НОМЕР_4) ознак відповідності формулам корисних моделей, захищених належними
позивачеві патентами НОМЕР_1 “спосіб подавання реклами” та НОМЕР_2 “наземний
транспортний засіб для подавання рекламної інформації”, шляхом демонтажу;

-
заборонити Підприємцю використовувати транспортні засоби, які відповідають
корисним моделям, захищеним патентами НОМЕР_1 “спосіб подавання реклами” та
НОМЕР_2 “наземний транспортний засіб для подавання рекламної інформації”.

У
додатку до позовної заяви від 08.01.2008 (т. 1, а.с. 118-120) ПП “РІА
“Гольфстрим” просило господарський суд:

-
заборонити Підприємцю користуватися корисними моделями за патентом НОМЕР_6, у
тому числі тими, що розташовані на автомобілях ГАЗ 28118 М, державні НОМЕР_5 та
НОМЕР_4;

- позбавити
належні Підприємцю автомобілі, що відповідають формулі патенту НОМЕР_6, а саме
ГАЗ 28118 М, державні НОМЕР_5 та НОМЕР_4, “ознак відповідності формулам
корисних моделей, захищених належними позивачу патентами НОМЕР_1 “спосіб
подавання реклами” та НОМЕР_2 “наземний транспортний засіб для подавання
рекламної інформації”, шляхом демонтажу;

-
заборонити Підприємцю використовувати транспортні засоби, які відповідають
корисним моделям, захищеним патентом НОМЕР_6 “пересувний транспортний засіб”.

Рішенням
господарського суду Донецької області від 09.01.2008 (суддя Підченко Ю.О.),
залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від
11.03.2008 (колегія суддів у складі: Волков Р.В. -головуючий, судді Запорощенко
М.Д., Старовойтова Г.Я.), позов задоволено частково:

-
вирішено позбавити належні Підприємцю автомобілі, що відповідають формулі
патентів НОМЕР_2 і НОМЕР_1, а саме - ГАЗ 28118 М, державні НОМЕР_5 та НОМЕР_4,
ознак відповідності формулам корисних моделей, захищених належними позивачу
патентами НОМЕР_1 “спосіб подавання реклами” та НОМЕР_2 “наземний транспортний
засіб для подавання рекламної інформації”, шляхом демонтажу;

-
заборонено Підприємцю використовувати транспортні засоби, які відповідають
корисним моделям, захищеним патентами НОМЕР_1 “спосіб подавання реклами” та
НОМЕР_2 “наземний транспортний засіб для подавання рекламної інформації”;

-
відмовлено в задоволенні заяви позивача від “02.10.2007” щодо: заборони  Підприємцю
користуватися корисними моделями за патентом НОМЕР_6, у тому числі тими,
що розташовані на автомобілях ГАЗ 28118 М, державні НОМЕР_5 та НОМЕР_4;
позбавлення належних Підприємцю автомобілів, що відповідають формулі патенту
НОМЕР_6, ознак відповідності формулам корисних моделей, захищених належними
позивачу патентами НОМЕР_1 “спосіб подавання реклами” та НОМЕР_2 “наземний
транспортний засіб для подавання рекламної інформації”, шляхом демонтажу;
заборони Підприємцю використовувати транспортні засоби,   які
відповідають   корисним   моделям,
захищеним   патентом  НОМЕР_6 “пересувний транспортний засіб”.

Прийняті
судові рішення в частині задоволення позову мотивовано необхідністю захисту
прав позивача як власника деклараційних патентів на корисні моделі. Водночас
відхилення іншої частини позовних вимог мотивовано неможливістю одночасної
зміни позивачем підстав та предмету позову.

У
касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Підприємець просить
рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи
скасувати внаслідок їх прийняття з порушенням норм матеріального і
процесуального права та прийняти нове рішення про відмову в задоволенні позову.

ПП
“РІА “Гольфстрим” подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про
безпідставність її доводів та просило судові рішення зі справи залишити без
змін, а скаргу -без задоволення.

Учасників
судового процесу відповідно до статті 1114 Господарського
процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлено
про час і місце розгляду касаційної скарги.

Представники
сторін у судове засідання не з'явилися.

Клопотання
ПП “РІА “Гольфстрим” про відкладення розгляду касаційної скарги, мотивоване
неможливістю забезпечення явки уповноваженого представника внаслідок його
перебування у відрядженні, касаційною інстанцією відхилено з огляду на
відсутність доказів наведеного в клопотанні.

Перевіривши
повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та
правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий
господарський суд України дійшов висновку про необхідність часткового
задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Місцевим
господарським судом у справі встановлено, що:

- ПП
“РІА “Гольфстрим” є власником деклараційних патентів від 15.05.2006 НОМЕР_1 на
корисну модель “спосіб подавання реклами” та від 15.06.2006 НОМЕР_2 на корисну
модель “наземний транспортний засіб для подання реклами”;

-
15.09.2007 позивачу стало відомо про порушення його прав відповідачем, який
розпочав комерційну діяльність з незаконним використанням згаданих корисних
моделей без згоди власника;

-
відповідач незаконно використовує корисні моделі позивача шляхом застосування
брендмобілей (бренддрайвів) для проведення рекламних заходів, що
підтверджується актом наглядової комісії з захисту патентних прав заявника від
17.09.2007 № 2.

Апеляційним
судом додатково встановлено, що:

-
Підприємець є власником автомобілів ГАЗ 28118 М, державні НОМЕР_5 та НОМЕР_4;

-  автомобілі відповідача 2005 року випуску;

-
факт використання рекламних автомобілів зафіксовано актом фотографування
контрафактних об'єктів, складеним співробітниками позивача 17.09.2007, та
доданими до нього фотокопіями;

-
згідно з актом огляду сторонами транспортних засобів від 05.01.2008 оглянуті
об'єкти (автомобілі відповідача) не співпадають за деякими  ознаками
з  корисними  моделями
за  деклараційними  патентами НОМЕР_1 і НОМЕР_2;

-
висновки патентного повіреного ОСОБА_2 не є експертними та підлягають оцінці за
загальними правилами оцінки доказів.

Причиною
даного спору є питання щодо наявності в діях Підприємця порушення прав ПП “РІА
“Гольфстрим” як суб'єкта прав на запатентовані корисні моделі.

Відповідно
до частини другої статті 28 Закону України “Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі” патент надає його власнику виключне право використовувати
винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує
прав інших власників патентів. Використанням винаходу (корисної моделі)
визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу
(корисної   моделі), застосування такого
продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт
(ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого
продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом,
або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей
процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника
патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним. Продукт визнається
виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо
при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту
формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Процес,
що  охороняється патентом, визнається
застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного
пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Згідно
з частиною п'ятою цієї статті патент надає його власнику виключне право
забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його
дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з
цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Таким
чином, для правильного розгляду даного позову попереднім судовим інстанціям
належало з'ясувати усі ознаки кожної зі спірних запатентованих корисних
моделей, включені до незалежних пунктів їх формул, та перевірити факт
використання кожної з цих ознак.

Проте
ні рішення місцевого, ані постанова апеляційного господарських судів зі справи
не містять як аналізу ознак запатентованих корисних моделей, так і посилання на
використання кожної з них (або еквівалентної ознаки) в автомобілях відповідача.

Більш
того, постанова апеляційного суду зі справи (т. 2, а.с. 37) містить посилання
на те, що автомобілі відповідача “не співпадають за деякими своїми ознаками з
корисними моделями” за деклараційними патентами НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

Водночас
ні аналізу зазначених ознак, ані їх переліку не містить й акт наглядової
комісії з питань захисту патентних прав від 17.09.2007 № 2 (том з матеріалами
щодо застосування запобіжних заходів, а.с. 9), посиланням на який попередні
судові інстанції обґрунтували прийняті ними рішення зі справи.

З
огляду на наведене попереднім судовим інстанціям належало, не переймаючи на
себе не притаманні суду функції експерта та діючи відповідно до статті 41 ГПК
України, призначити судову експертизу з метою кваліфікованого дослідження
спірних об'єктів інтелектуальної власності. Проте цього ними здійснено не було.

Разом
з тим на порушення приписів статей 32, 43 ГПК України попередніми судовими
інстанціями не було досліджено фактичного змісту: акта огляду транспортних
засобів від 05.01.2008 (т. 2, а.с. 2-3), складеного на виконання ухвали
місцевого суду від 17.12.2007 (т. 1, а.с. 107);
висновків патентного повіреного ОСОБА_2 щодо порівняльного аналізу ознак
запатентованих корисних моделей та автомобілів відповідача (т. 1, а.с. 104,
137-152); зображень на фотокопіях, доданих позивачем до актів від 14.08.2007
(т.1, а.с. 21, 83) та від 17.09.2007 № 2 (том з матеріалами щодо застосування
запобіжних заходів, а.с. 10). Зазначені документи залишено без оцінки (по суті
їх змісту) як місцевим, так і апеляційним господарськими судами.

У
свою чергу, на порушення приписів статей 22, 63, 84, 86 ГПК України місцевий
господарський суд частково задовольнив позов ПП “РІА “Гольфстрим”,
відмовивши в задоволенні його вимог, викладених у додатку до  позовної
заяви  від 08.01.2008  (помилково
зазначивши  “02.10.2007”, т. 1,
а.с. 118-120), але не навів у рішенні мотивів, які могли б бути підставами для
відмови саме по суті цих позовних вимог.

При
цьому посилання суду першої інстанції в обґрунтування прийнятого ним рішення в
цій частині на неможливість одночасної зміни позивачем предмету та підстав
позову не є належною правовою підставою для відмови в задоволенні позовних
вимог по суті та свідчить про неправильне застосування ним згаданих норм
процесуального права, оскільки: статтею 22 ГПК України встановлено право
позивача до прийняття рішення зі справи змінити підставу або предмет позову;
послідовно вимагаючи захисту прав на запатентовані корисні моделі позивач
правові підстави позову не змінював, а лише, посилаючись на одні й ті ж самі
фактичні дії відповідача, змінив (розширив) предмет позову, заявивши про
необхідність захисту прав й за деклараційним патентом на корисну модель
НОМЕР_6; порушення правил поєднання вимог не є підставою для відмови в позові
по суті, а відповідно до пункту 5 частини першої статті 63 ГПК України за
наявності відповідних обставин могло б бути підставою для повернення позовної
заяви (додатка до позовної заяви) без розгляду.

Зазначені
порушення щодо невизначеності обсягу позовних вимог ПП “РІА “Гольфстрим” та
неповноти їх дослідження не було усунуто й судом апеляційної інстанції.

З
огляду на наведене попередні судові інстанції припустилися неправильного
застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо
прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин
справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і
об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності,
що відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України є підставою
для скасування прийнятих ними судових рішень зі справи.

Касаційна
ж інстанція відповідно до частини другої статті 1117 ГПК України не
має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були
встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним,
вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних
доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Отже,
справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час
якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та
доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог
закону.

Керуючись
статтями 1117, 1119-11112 ГПК України, Вищий
господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1.
Касаційну суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1
задовольнити частково.

2.
Рішення господарського суду Донецької області від 09.01.2008 та постанову
Донецького апеляційного господарського суду від 11.03.2008 зі справи № 40/279пн
скасувати.

Справу
передати на новий розгляд до господарського суду Донецької області.

Суддя               В.Селіваненко

Суддя                І.Бенедисюк

Суддя
Б.Львов