ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2008 р.

№ 21/228-12/148

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. –головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.,

розглянувши касаційну скаргу закритого акціонерного товариства “Миргородський завод продтоварів “Калинка”, м. Миргород Полтавської області,

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 20.02.2008

зі справи № 21/228-12/148

за позовом закритого акціонерного товариства “Миргородський завод мінеральних вод” (далі –ЗАТ “Миргородський завод мінеральних вод”), м. Миргород Полтавської області,

до споживчого товариства “Діамед” (далі –СТ “Діамед”), м. Київ,

закритого акціонерного товариства “Миргородський завод продтоварів “Калинка” (далі –ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка”),

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, – закрите акціонерне товариство “Індустріальні та дистрибуційні системи” (далі –ЗАТ “ІДС”), м. Київ,

Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Департамент), м. Київ,

про припинення порушень прав на торговельні марки за свідоцтвами України №№ 9526, 22522,

за участю представників:

ЗАТ “Миргородський завод мінеральних вод” – Дубинського М.І., Сопільняк В.Ю.,

СТ “Діамед” – не з’явився,

ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” –Гузія Д.М.,

ЗАТ “ІДС” – не з’явився,

Департаменту –Саламова О.В.,

ВСТАНОВИВ:

ЗАТ “Миргородський завод мінеральних вод” звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до СТ “Діамед” та ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” про:

- зобов’язання СТ “Діамед” припинити порушення прав власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 9526;

- заборону СТ “Діамед” використовувати без дозволу ЗАТ “Миргородський завод мінеральних вод” позначення “МИРГОРОДСЬКА № 2”, яке є схожим з торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № 9526;

- зобов’язання ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” припинити порушення прав власника свідоцтв України № 9526 та № 22522;

- заборону ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” використовувати без дозволу ЗАТ “Миргородський завод мінеральних вод” позначення “МИРГОРОДСЬКА № 2”, що є схожим з торговельними марками позивача за свідоцтвами України №№ 9526 і 22522;

- зобов’язання ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” усунути з пляшок мінеральної води “МИРГОРОДСЬКА № 2” позначення “МИРГОРОДСЬКА № 2”, що є схожим з торговельними марками ЗАТ “Миргородський завод мінеральних вод” за свідоцтвами України №№ 9526 і 22522 настільки, що їх можна сплутати;

- зобов’язання ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” знищити виготовлені зображення позначення “МИРГОРОДСЬКА № 2”, що є схожим з торговельними марками ЗАТ “Миргородський завод мінеральних вод” за свідоцтвами України №№ 9526 і 22522 настільки, що їх можна сплутати;

- зобов’язання ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” припинити недобросовісну конкуренцію.

Справа господарськими судами розглядалася неодноразово.

Рішенням господарського суду міста Києва від 18.12.2007 (суддя Палій В.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 20.02.2008 (колегія суддів у складі: Мартюк А.І. –головуючий суддя, судді Зубець Л.П., Лосєв А.М.), позов задоволено.

Прийняті судові рішення мотивовано порушенням відповідачами прав позивача як власника зареєстрованих торговельних марок за свідоцтвами України № 9526 (комбіноване позначення (етикетка) “МИРГОРОДСЬКА/MIRGORODSKA”), № 22522 (словесне позначення “МИРГОРОДСЬКА”).

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” просить постанову апеляційного суду зі справи скасувати внаслідок її прийняття з порушенням норм матеріального і процесуального права та прийняти нове рішення про повну відмову в задоволенні позовних вимог.

ЗАТ “Миргородський завод мінеральних вод” подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило судові рішення зі справи залишити без змін, а скаргу –без задоволення.

Інші відзиви на касаційну скаргу не надходили.

Учасників судового процесу відповідно до вимог статті 1114 Господарського процесуального кодексу (далі –ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду скарги.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши представників ЗАТ “Миргородський завод мінеральних вод”, ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” і Департаменту, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- ЗАТ “Миргородський завод мінеральних вод” є власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (торговельні марки):

·          від 27.02.1998 № 9526 на знак “МИРГОРОДСЬКА/MIRGORODSKA” (комбіноване позначення (етикетка), дата подачі заявки –15.11.1996), зареєстрований для товарів 05, 32 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі –МКТП);

·          від 15.01.2002 № 22522 на знак “МИРГОРОДСЬКА” (дата подачі заявки –03.08.1998), зареєстрований для товарів і послуг 16, 20, 21, 35, 42 класів МКТП;

·          від 15.01.2002 № 22523 на знак “MIRGORODSKA” (дата подачі заявки –03.08.1998), зареєстрований для товарів і послуг 16, 20, 21, 35, 42 класів МКТП;

- ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” є власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:

·          від 16.06.2003 № 32001 на знак “МИРГОРОДСЬКА № 2/MIRGORODSKA № 2” (дата подачі заявки –29.01.1999), зареєстрований для товарів 05, 32 класів МКТП;

·          від 16.06.2003 № 32005 на знак “МИРГОРОДСЬКА № 2/MIRGORODSKA № 2” (комбіноване позначення (етикетка), дата подачі заявки –22.03.1999), зареєстрований для товарів 05, 32 класів МКТП;

·          від 15.08.2003 № 33640 на знак “Миргородська” (дата подачі заявки –26.01.1999), зареєстрований для товарів 32, 33 класів МКТП;

- ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” є власником патенту України від 15.09.2005 № 10897 на промисловий зразок “Етикетка “Мінеральна вода “МИРГОРОДСЬКА № 2”;

- з 2004 року у продажу в місті Києві знаходиться товар –мінеральна вода “МИРГОРОДСЬКА № 2”, розлита в пляшки та маркована етикеткою, яка є схожою до ступеню змішування з торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № 9526;

- позивач звернувся до суду з даним позовом у межах строку позовної давності;

- СТ “Діамед” здійснює продаж зазначеного товару, виробником якого є ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка”;

- ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” здійснює й рекламування згаданої мінеральної води, використовуючи в рекламі позначення “МИРГОРОДСЬКА № 2”, яке є схожим до ступеню змішування з торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № 22522;

- згідно з висновком судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 28.08.2007 № 10530:

·          використання ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” спірної етикетки є використанням комбінованого позначення, що імітує знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 9526; така імітація може призвести до змішування споживачами виробників, що виробляють зазначену мінеральну воду;

·          використання самого по собі (без поєднання з іншими зображувальними та/або словесними елементами) словесно-цифрового позначення “МИРГОРОДСЬКА № 2”, яке використовується ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” в етикетці та в рекламі мінеральної води, може вводити споживачів в оману стосовно особи, яка реалізує на ринку товари та послуги, зазначені в свідоцтві України на знак для товарів та послуг № 22522;

·          використання ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” словесно-цифрового позначення “МИРГОРОДСЬКА № 2” у рекламі є використанням торговельної марки позивача за свідоцтвом України № 22522;

·          ряд товарів і послуг, які реалізуються на ринку ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” з використанням в етикетці та рекламі позначення “Миргородська № 2” (додатки 5-7 до позовної заяви) є тотожними або спорідненими з товарами та послугами, зазначеними в свідоцтві України на знак для товарів і послуг № 22522;

·          позначення “МИРГОРОДСЬКА № 2”, яке використовується ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” в етикетці та в рекламі мінеральної води (зразки в матеріалах справи), є схожим зі знаком позивача за свідоцтвом України № 22522 за фонетичними та семантичними ознаками;

·          використання ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” позначення “Миргородська №2” в етикетці та в рекламі мінеральної води (зразки в матеріалах справи) не є використанням торговельної марки ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 33640;

·          наявність на ринку мінеральних вод одночасно мінеральних вод “МИРГОРОДСЬКА” та “МИРГОРОДСЬКА № 2”, що маркуються схожими засобами індивідуалізації, може породити у свідомості споживачів асоціації про їх виробництво одним виробником (ЗАТ “Миргородській завод мінеральних вод” або ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка”);

- 05.07.2004 Ленінським районним судом міста Полтави прийнято рішення з цивільної справи № 2-1669/04, яким громадянину Бедратому І.В. відмовлено в задоволенні позову до ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” про відшкодування моральної шкоди. Зазначене судове рішення мотивовано правомірністю використання відповідачем промислового зразка –етикетки;

- позивач та ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” на території України здійснюють господарську діяльність з виробництва та реалізації лікувально-столових мінеральних вод;

- ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” не подано доказів відсутності з його боку недобросовісної конкуренції у вигляді використання спірної етикетки та позначення “Миргородська № 2” у рекламі, тоді як рішення Державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 08.10.2007 № 10/154-р “Про закриття провадження у справі № 27-26.13/37-05” прийнято в зв’язку з відсутністю претензій заявника (ЗАТ “Миргородський завод мінеральних вод”) до зміненого дизайну етикетки;

- відповідно до рекомендацій Антимонопольного комітету України від 22.03.2005 № 27-26.4/11-1434 “Щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції” у діях ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” з використання спірної етикетки убачаються ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, які потребують усунення.

Причиною виникнення спору зі справи є питання щодо наявності в діях відповідачів порушень прав позивача як власника зареєстрованих торговельних марок.

Згідно з частиною першою статті 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до статті 431 Цивільного кодексу України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Статтею 1 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі –Закон № 3689) визначено, що знак –це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Пунктами 1, 3, 4 статті 5 Закону № 3689 встановлено, що: правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом; право власності на знак засвідчується свідоцтвом; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

За приписами статті 16 названого Закону:

- свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом;

-          використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах;

- знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака;

- свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати;

- власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Використання запатентованого промислового зразка виключно в межах, визначених абзацом третім пункту 2 статті 20 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” (виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях), не є порушенням прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Водночас власник зареєстрованого знака для товарів і послуг має право з дотриманням приписів статті 16 Закону № 3689 (зокрема, пунктів 4, 5, 6) заборонити використання запатентованого іншою особою промислового зразка (позначення тотожного або схожого настільки, що його можна сплутати зі знаком) стосовно наведених у свідоцтві товарів або товарів, споріднених з наведеними у свідоцтві. У даному випадку використання промислового зразка (“етикетка”) не лише для виготовлення та розповсюдження етикеток для пляшок, але й для позначення товару (розміщення на пляшках з мінеральною водою) також виходить за межі правового захисту, що надається власникові відповідного патенту згідно з пунктом 2 статті 20 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”.

Частиною першою статті 20 Закону № 3689 встановлено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно з приписами статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції” економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

Таке ж визначення недобросовісної конкуренції містять й статті 32, 33 Господарського кодексу України.

Як правильно встановлено попередніми судовими інстанціями:

- патент України № 10897 на промисловий зразок “Етикетка “Мінеральна вода “МИРГОРОДСЬКА № 2” не надає його власникові права на використання цього позначення стосовно товарів та/або послуг, зазначених у свідоцтвах України на знаки для товарів і послуг, що належать позивачеві;

- свідоцтво України № 32005 не може бути обґрунтуванням правомірності дій відповідачів через невідповідність зареєстрованого за ним позначення зображенню спірних позначень;

- свідоцтва на знаки для товарів і послуг, власниками яких є ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка”, не містять посилання на реєстрацію цих позначень для послуг за 35 класом МКТП (реклама).

З огляду на наведене місцевий та апеляційний господарські суди, встановивши факт використання відповідачами спірних позначень, які є схожими до ступеню змішування із зареєстрованими торговельними марками позивача (етикетки для мінеральної води схожі з торговельною маркою за свідоцтвом України № 9526; позначення “МИРГОРОДСЬКА № 2” у рекламі схоже до ступеню змішування з торговельною маркою за свідоцтвом України № 22522), дійшли обґрунтованого висновку щодо необхідності задоволення вимог даного позову щодо припинення порушень прав позивача на зареєстровані торговельні марки.

При цьому попередні судові інстанції, здійснюючи оцінку поданих сторонами доказів, правомірно відхилили посилання ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” на рішення Ленінського районного суду міста Полтави від 05.07.2004 з цивільної справи за позовом громадянина Бедратого І.В. про відшкодування моральної шкоди, яке не має преюдиціального значення для вирішення даного спору відповідно до частини четвертої статті 35 ГПК України, оскільки положення зазначеного рішення районного суду, на які посилався відповідач, стосуються виключно юридичної оцінки вимог громадянина Бедратого І.В. як споживача, наведених сторонами доводів, а також доведеності їх вимог і заперечень. Норми щодо співвідношення меж правової охорони торговельних марок і промислових зразків встановлено безпосередньо згаданими законами України.

Твердження скаржника про відсутність предмету спору внаслідок припинення використання ним спірної етикетки з червня 2005 року не може бути підставою для задоволення вимог касаційної скарги, оскільки: факт використання спірних позначень встановлено попередніми судовими інстанціями; патент України № 10897 на промисловий зразок “Етикетка “Мінеральна вода “МИРГОРОДСЬКА № 2”, яким ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” обґрунтовувало правомірність своїх дій з використання спірної етикетки видано лише 15.09.2005; предмет даного позову не обмежується дослідженням обставин порушення прав за свідоцтвом України № 9526, але й стосується порушення прав за свідоцтвом України № 22522); посилання скаржника на відсутність предмету спору суперечить вимозі касаційної скарги щодо необхідності прийняття нового рішення про повну відмову в задоволенні позовних вимог по суті.

Твердження ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” про тривале правомірне використання ним позначення “Миргородська № 2” з 1975 року (без наведення зображення фактичного позначення та переліку товарів і послуг, для яких воно використовувалося, а також за відсутності підстав вважати це позначення схожим до ступеню змішування з зареєстрованими торговельними марками позивача за свідоцтвами України №№ 9526, 22522) спростовується встановленим попередніми судовими інстанціями фактом початку використання спірних позначень лише в 2004 році, що, зокрема, відповідає й наведеному в згаданому рішенні Ленінського районного суду міста Полтави від 05.07.2004.

Водночас доводи касаційної скарги стосовно встановлення обставин справи та оцінки поданих доказів не можуть бути підставами для задоволення вимог скаржника і з огляду на положення частини другої статті 1117 ГПК України, відповідно до яких касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Про неприпустимість переоцінки касаційною інстанцією доказів (зокрема, висновків судових експертів) зазначено й у постанові Верховного Суду України від 17.10.2006 зі справи № 14683/6-05 (н.р. 6823/9-92).

Разом з тим попередні судові інстанції дійшли помилкового висновку щодо необхідності задоволення позову в частині зобов’язання ЗАТ “Миргородський завод продтоварів “Калинка” припинити недобросовісну конкуренцію.

У даному випадку (за відсутності передбаченого статтею 30 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” рішення уповноваженого органу Антимонопольного комітету України) зазначений спосіб судового захисту внаслідок невизначеності його змісту не є належним, оскільки, дублюючи (виходячи з загального змісту позову) інші позовні вимоги в частині заборони використання спірних позначень (етикетки), не містить визначення конкретних дій, які потребують додаткової заборони. Водночас неналежність обраного позивачем способу судового захисту є підставою для відмови в його застосуванні, а тому рішення місцевого та постанова апеляційного господарських судів в цій частині мають бути змінені на підставі частини першої статті 11110 ГПК України.

Керуючись статтями 1117, 1119 - 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу закритого акціонерного товариства “Миргородський завод продтоварів “Калинка” задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 18.12.2007 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 20.02.2008 зі справи № 21/228-12/148 змінити, скасувавши їх у частині зобов’язання закритого акціонерного товариства “Миргородський завод продтоварів “Калинка” припинити недобросовісну конкуренцію.

У задоволенні позову закритого акціонерного товариства “Миргородський завод мінеральних вод” у частині зобов’язання закритого акціонерного товариства “Миргородський завод продтоварів “Калинка” припинити недобросовісну конкуренцію - відмовити.

В іншій частині рішення господарського суду міста Києва від 18.12.2007 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 20.02.2008 зі справи № 21/228-12/148 залишити без змін.

Суддя            В.Селіваненко

Суддя            І.Бенедисюк

Суддя                                                                                            Б.Львов