ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

26.02.08 р.                     Справа № 40/415пн

Господарський суд Донецької області, у складі головуючого судді Мєзєнцева Є.І., суддів Мальцева М.Ю. та Донця О.Є., при секретарі Семенюшко Г.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали за позовною заявою відкритого акціонерного товариства „ТНК-ВР Холдінг” (представник Ільченко І.В., довіреність 4-1909 від 01.03.07 року) до товариства з обмеженою відповідальністю „Космос” (представник Кіріченко А.С., довіреність від 01.12.04 року) про:

ь          заборону товариству з обмеженою відповідальністю „Космос” використовувати знак для товарів та послуг „ТНК”, зареєстрований згідно свідоцтва на знак для товарів та послуг № 19697 від 15.05.01 року, у господарській діяльності при реалізації через автозаправні станції палива, технічних мастил і олив, мастильних матеріалів та всіх товарів, які включені до 4 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, а також при наданні послуг з рекламування і сприяння продажу (посередництва), які включені до 35 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг;

ь          зобов’язання товариства з обмеженою відповідальністю „Космос” припинити використання знаку для товарів та послуг „ТНК”, зареєстрованого згідно свідоцтва на знак для товарів та послуг № 19697 від 15.05.01 року, шляхом демонтажу вивісок, логотипів, прапорів та обладнання з позначенням торгового знаку „ТНК” на автозаправних станціях, які знаходяться в місті Донецьку по вулиці Куйбишева 139-а та вулиці Стадіонній 4а, -

ВСТАНОВИВ:

Відкрите акціонерне товариство „ТНК-ВР Холдінг” (далі – Компанія) звернулося до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю „Космос” (далі – Фірма) про заборону Фірмі використовувати знак для товарів та послуг „ТНК”, зареєстрований згідно свідоцтва на знак для товарів та послуг № 19697 від 15.05.01 року, у господарській діяльності при реалізації через автозаправні станції палива, технічних мастил і олив, мастильних матеріалів та всіх товарів, які включені до 4 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, а також при наданні послуг з рекламування і сприяння продажу (посередництва), які включені до 35 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, а також про зобов’язання Фірми припинити використання знаку для товарів та послуг „ТНК”, зареєстрованого згідно свідоцтва на знак для товарів та послуг № 19697 від 15.05.01 року, шляхом демонтажу вивісок, логотипів, прапорів та обладнання з позначенням торгового знаку „ТНК” на автозаправних станціях, які знаходяться в місті Донецьку по вулиці Куйбишева 139-а та вулиці Стадіонній 4а (далі – АЗС).

Позовні вимоги Компанії ґрунтуються на нормах статей 16 та 20 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, зокрема, позивач зазначив, що є власником знаку для товарів та послуг „ТНК” згідно свідоцтва на знак для товарів та послуг № 19697, виданого 15.05.01 року Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України (далі – Свідоцтво), який безпідставно використовується відповідачем на АЗС шляхом нанесення подібного до ступеню змішування знаку „ТНК”, що підтверджується у тому числі висновком патентного повіреного Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України № 137 від 06.10.06 року.

Представник позивача в судових засіданнях підтримав позовні вимоги та надав документи, які свідчать про правонаступництво Компанії по правах відкритого акціонерного товариства „Тюменська нафтова компанія” на знак для товарів та послуг „ТНК”, зареєстрований згідно Свідоцтва, а також надав докази передачі невиключних прав на зазначений знак для товарів та послуг від підприємства з іноземними інвестиціями „ТНК-Україна” (далі – Підприємство) до підприємства з іноземними інвестиціями „Торговий дім ТНК-Україна” (далі – Торговий Дім) та нарешті до товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий дім ТНК-Україна” (далі – Товариство), а також проінформував про ліквідацію 18.11.05 року Товариства, через що дія субліцензійного договору № 391-02/6 від 22.05.02 року між Підприємством та Фірмою – припинилася в порядку статті 609 ЦК України, що позбавляє Фірму прав на легітимне використання знаку для товарів та послуг „ТНК”, зареєстрованого згідно Свідоцтва.

Представник відповідача в судовому засіданні заперечив проти позову, зазначивши, що права Фірми на знак для товарів та послуг „ТНК”, зареєстрований згідно Свідоцтва, – визначені субліцензійним договором № 391-02/6 від 22.05.02 року між Підприємством та Фірмою, який є чинним до 29.09.10 року, не змінювався та не визнавався недійсним. Підприємство на теперішній час існує як юридична особа, тому зобов’язання за субліцензійним договором № 391-02/6 від 22.05.02 року – на думку відповідача припинитися не могли. До того ж, на підставі субліцензійного договору № 391-02/6 від 22.05.02 року Фірмі Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України видано невиключну ліцензію на використання спірного знаку строком до 29.09.10 року, через що позовні вимоги Компанії є цілком необґрунтованими.

Суд в порядку статті 41 ГПК України призначив судову патентознавчу експертизу, на вирішення якої поставлено питання щодо використання Фірмою знаку для товарів та послуг за Свідоцтвом, тотожності та подібності знаку Фірми та знаку Компанії, та чи може призвести така тотожність до сплутування знаків та введення в оману споживачів щодо особи, яка пропонує товари та послуги.

Судовий експерт Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України у висновку № 306 від 06.06.07 року, підготовленому в порядку статті 42 ГПК України, сформулював узагальнені відповіді на поставлені судом питання, визначивши, що позначення „ТНК”, використане при зовнішньому оформленні АЗС, є тотожним зі знаком для товарів та послуг за Свідоцтвом, належним Компанії, крім того, використання позначення „ТНК” при зовнішньому оформленні АЗС викликає сплутування знаків та вводить у оману споживача щодо особи, яка пропонує товари та надає послуги.

В судовому засіданні оголошувалась перерва з 25.01.08 року до 26.02.08 року.

Вислухавши в судовому засіданні представників сторін, дослідивши матеріали справи та оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, суд вважає, що позов Компанії підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В порядку, передбаченому статтями 5-12 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” та статтею 4 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка набула чинності для України 25.12.91 року (далі – Паризька Конвенція), попередник Компанії відкрите акціонерне товариство „Тюменська нафтова компанія” (резидент Російської Федерації) 29.09.00 року подав заявку на одержання в Україні свідоцтва на знак для товарів та послуг „ТНК”. Реєстрація прав на вказаний знак та оприлюднення відомостей про видачу Свідоцтва здійснено 15.05.01 року, права відкритого акціонерного товариства „Тюменська нафтова компанія” та його правонаступника Компанії на знак для товарів та послуг за Свідоцтвом тривають до 29.09.10 року.

Факт правонаступництва Компанії по правах та обов’язках відкритого акціонерного товариства „Тюменська нафтова компанія”, що виникають зі Свідоцтва, достовірно підтверджено як преамбулою статуту Компанії, так і доповненням до Свідоцтва, оприлюдненим 17.04.06 року у Бюлетені № 4, згідно якого змінено назву власника знаку для товарів та послуг за Свідоцтвом з відкритого акціонерного товариства „Тюменська нафтова компанія” на Компанію. Окрім того, належність знаку для товарів та послуг за Свідоцтвом саме Компанії підтверджено і висновками спеціалістів у галузі патентознавства патентного повіреного та судового експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України № 137 від 06.10.06 року та № 306 від 06.06.07 року.

За приписами статті 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, права відкритого акціонерного товариства „Тюменська нафтова компанія” та Компанії, підтверджені Свідоцтвом, почали діяти з 29.09.00 року.

Знак для товарів та послуг за Свідоцтвом являє собою комбінований знак – три поєднані білі літери Тнк оригінального нахиленого направо шрифту на тлі синього прямокутника з округленими кутами та білою окантовкою прямокутника. Згідно Свідоцтва, зазначений знак поширюється на товари та послуги за класами 4, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41 та 42 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року, переглянутої в Стокгольмі 14 липня 1967 року і в Женеві 13 травня 1977 року і зміненої 28 вересня 1979 року (далі – МКТП).

При цьому суд враховує той факт, що господарська діяльність стосовно реалізації паливно-мастильних матеріалів та надання послуг автозаправних станцій відноситься саме до 4 та 35 класів МКТП відповідно.

Фірма в процесі господарської діяльності з реалізації паливно-мастильних матеріалів та діяльності автозаправної станції – розташувала знак ТНК (три поєднані білі літери оригінального нахиленого направо шрифту на тлі синього прямокутника) на вивісках, прапорах та стеллах власних АЗС, що підтверджується наданими позивачем фотографіями та фіскальними чеками № від 27.07.06 року та № від 27.07.06 року.

При цьому, знаки для товарів та послуг ТНК, розташовані на АЗС, є цілком тотожними зі знаком для товарів та послуг за Свідоцтвом, що випливає з висновку судового експерта № 306 від 06.06.07 року та висновку патентного повіреного № 137 від 06.10.06 року. Означене викликає сплутування знаків та вводить у оману споживача щодо особи, яка пропонує товари та надає послуги.

Посилання відповідача на те, що відповідні невиключні права Фірми на знак за Свідоцтвом виникли та є чинними згідно субліцензійного договору № 391-02/6 від 22.05.02 року – судом до уваги не беруться через таке.

Дійсно, 22.05.02 року ліцензіар Підприємство надав ліцензіату Фірмі невиключне право використання знаку за Свідоцтвом згідно субліцензійного договору № 391-02/6. На підставі зазначеної угоди Фірмою отримано рішення Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України № 1424 від 12.08.02 року щодо видачі невиключної ліцензії на знак для товарів та послуг за Свідоцтвом строком до 29.09.10 року.

Водночас, виключні права Підприємства на використання знаку для товарів та послуг за Свідоцтвом ґрунтувалися на ліцензійному договорі № ТНК-1403/01 від 02.06.01 року, підписаному між ліцензіаром відкритим акціонерним товариством „Тюменська нафтова компанія” та ліцензіатом Підприємством. Згодом права Підприємства на знак за Свідоцтвом були передані його правонаступникам Торговому Дому та згодом Товариству, про що переконливо свідчать надані позивачем статути Торгового Дому та Товариства, повідомлення № 1951/06.02 від 24.03.03 року, передатні баланси, рішення зборів акціонерів та учасників вказаних суб’єктів господарювання, і, головне, додаткові угоди до ліцензійних договорів № ТНК-1403/01 від 02.06.01 року № 1 від 01.04.03 року та № 2 від 23.04.03 року, згідно яких ліцензіатами на знак за Свідоцтвом стали відповідно Торговий Дім та згодом Товариство.

До того ж, посилання відповідача на те, що на теперішній момент ліцензіаром за субліцензійним договором № 391-02/6 від 22.05.02 року є Підприємство – є бездоказовими, оскільки останню додаткову угоду № 3 від 26.09.03 року до субліцензійного договору № 391-02/6 від 22.05.02 року з боку ліцензіара було підписано не Підприємством, а його правонаступником Товариством, який став повноважним ліцензіаром за цією угодою згідно додаткової угоди № 1 від 23.04.03 року до субліцензійного договору № 391-02/6 від 22.05.02 року.

Наразі, юридична особа Товариство є ліквідованою з 18.11.05 року, на що вказує довідка (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 411809 від 14.08.07 року. Відповідно до статті 33 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” юридична особа припиняється в результаті ліквідації, причому юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

З огляду на наведене, суд вважає, що зобов’язання та права за субліцензійним договором № 391-02/6 від 22.05.02 року припинилися в порядку статті 609 ЦК України через ліквідацію ліцензіара Товариства. Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України № 1424 від 12.08.02 року щодо видачі Фірмі невиключної ліцензії на знак для товарів та послуг за Свідоцтвом строком до 29.09.10 року – з 18.11.05 року не може слугувати підставою для використання Фірмою знаку для товарів та послуг за Свідоцтвом, оскільки зазначене рішення є похідним від субліцензійного договору № 391-02/6 від 22.05.02 року та ґрунтується лише на зазначеній угоді.

Фірма жодним чином не довела суду ані наявність хронологічно більш ранньої розробки використаного на АЗС знаку для товарів та послуг ТНК, ніж знак за Свідоцтвом, ані наявність зареєстрованого за Фірмою знаку для товарів та послуг ТНК, ані того, що знак, який належить Компанії, є загальновідомим, або не має будь-яких відмітних ознак, або складений виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення, або є таким, що став загальноприйнятим в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговельних звичаях України, що в силу статей 6bis та 6quinquies Паризької конвенції могло би позбавити знак для товарів та послуг за Свідоцтвом правової охорони в Україні.

Відповідно до норм частини 3 статті 1 Паризької Конвенції, вислів „промислова власність” (у тому числі й власність на знак для товарів та послуг) розуміється в найбільш широкому значенні і розповсюджується не тільки на промисловість, але й на торгівлю, у тому числі торгівлю паливно-мастильними матеріалами.

Право інтелектуальної власності Компанії на знак для товарів та послуг за Свідоцтвом є беззаперечним та підтверджено самим Свідоцтвом. Приписами статей 16 та 20 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, а також статей 423, 424 та 431 ЦК України визначено виключні права Компанії на знак для товарів та послуг за Свідоцтвом, а також право судового захисту від будь-якого посягання на зазначені права.

За існуючою в Україні патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності Компанії надається проти будь-якого несанкціонованого використання Фірмою або іншою особою об’єкта права інтелектуальної власності за Свідоцтвом (знаку для товарів та послуг) незалежно від того, чи був цей охоронюваний знак для товарів та послуг свідомо використаний іншою особою або цей об’єкт був створений Фірмою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу Свідоцтва Компанії. Тому будь-яке несанкціоноване використання Фірмою прав інтелектуальної власності на зазначений об’єкт є встановленим фактом позадоговірного порушення прав на знак для товарів та послуг, тобто чинним законодавством встановлюється презумпція вини порушника.

Такими чином, системно аналізуючи наведені вище норми права та обставини, суд доходить однозначного висновку про те, що здійснюючи розміщення на території АЗС знаку ТНК, відповідач в порядку частини 4 статті 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” здійснив протиправне, без дозволу власника, використання знаку за Свідоцтвом.

Означене дає право Компанії в порядку статей 424, 431 ЦК України та частини 2 статті 20 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” вимагати у Фірми усунення з вивісок та обладнання АЗС незаконно використаного знака за Свідоцтвом, а також позначення ТНК, тотожного знаку за Свідоцтвом. З огляду на наведене, суд вважає позовні вимоги повністю обґрунтованими з доказової та правової точки зору.

Таким чином, причиною виникнення спору є протиправне порушення Фірмою речових прав інтелектуальної власності Компанії, правова охорона яких визначена Свідоцтвом

Відповідно до статті 49 ГПК України, державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються судом на Фірму.

На підставі ст.ст.423, 424, 1109 ЦК України, ст.ст.5-12, 16, 20 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, ст.ст.1, 4, 6bis та 6quinquies Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, керуючись ст.ст.1, 22, 33, 36, 41, 42, 43, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд –

ВИРІШИВ:

Задовольнити позов відкритого акціонерного товариства „ТНК-ВР Холдінг” до товариства з обмеженою відповідальністю „Космос” про заборону товариству з обмеженою відповідальністю „Космос” використовувати знак для товарів та послуг „ТНК”, зареєстрований згідно свідоцтва на знак для товарів та послуг № 19697 від 15.05.01 року, у господарській діяльності при реалізації через автозаправні станції палива, технічних мастил і олив, мастильних матеріалів та всіх товарів, які включені до 4 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, а також при наданні послуг з рекламування і сприяння продажу (посередництва), які включені до 35 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, а також про зобов’язання товариства з обмеженою відповідальністю „Космос” припинити використання знаку для товарів та послуг „ТНК”, зареєстрованого згідно свідоцтва на знак для товарів та послуг № 19697 від 15.05.01 року, шляхом демонтажу вивісок, логотипів, прапорів та обладнання з позначенням торгового знаку „ТНК” на автозаправних станціях, які знаходяться в місті Донецьку по вулиці Куйбишева 139-а та вулиці Стадіонній 4а.

Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю „Космос” використовувати знак для товарів та послуг „ТНК”, зареєстрований згідно свідоцтва на знак для товарів та послуг № 19697 від 15.05.01 року, у господарській діяльності при реалізації через автозаправні станції палива, технічних мастил і олив, мастильних матеріалів та всіх товарів, які включені до 4 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, а також при наданні послуг з рекламування і сприяння продажу (посередництва), які включені до 35 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг.

Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю „Космос” припинити використання знаку для товарів та послуг „ТНК”, зареєстрованого згідно свідоцтва на знак для товарів та послуг № 19697 від 15.05.01 року, шляхом демонтажу вивісок, логотипів, прапорів та обладнання з позначенням торгового знаку „ТНК” на автозаправних станціях, які знаходяться в місті Донецьку по вулиці Куйбишева 139-а та вулиці Стадіонній 4а.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю „Космос” на користь відкритого акціонерного товариства „ТНК-ВР Холдінг” відшкодування сплаченого державного мита у розмірі 85 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 118 грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття і може бути оскаржене через господарський суд Донецької області в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня прийняття рішення або в касаційному порядку протягом одного місяця з дня набрання рішенням законної сили.

Головуючий

Суддя Мєзєнцев Є.І.

Суддя                                                                                            М.Ю.Мальцев

Суддя                                                                                            О.Є.Донець

Надруковано у 3 примірниках:

1 –позивачу

2 –відповідачу

3 –господарському суду Донецької області