ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2008 р.

№
39/178пн

Вищий
господарський суд України у складі: суддя
Селіваненко В.П. -головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.,

розглянувши
касаційну скаргу товариства
з обмеженою відповідальністю “Мелос-центр”, м. Київ,

на
рішення господарського
суду Донецької області від 01.10.2007

та
постанову Донецького
апеляційного господарського суду від 13.12.2007

зі
справи № 39/178пн

за
позовом приватного
підприємства “Рекламно-інформаційне агентство “Гольфстрим” (далі -ПП “РІА
“Гольфстрим”), м. Донецьк,

до
товариства з
обмеженою відповідальністю “Мелос-центр” (далі -ТОВ “Мелос-центр”),

товариства з обмеженою відповідальністю “Авто
медіа груп” (далі -ТОВ “Авто медіа груп”), м. Донецьк,

треті
особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору:

Державна
митна служба України (далі -Митна служба), м. Київ,

Київська регіональна митниця (далі
-Регіональна митниця), м. Київ,

про
зупинення та
заборону пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких
здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності,

за
участю представників:

ПП
“РІА “Гольфстрим” -не
з'явився,

ТОВ “Мелос-центр” -Тараріна М.О.,

ТОВ “Авто медіа груп”
- не з'явився,

Митної служби - не з'явився,

Регіональної митниці -Дірочки О.М.,

ВСТАНОВИВ:

ПП
“РІА “Гольфстрим” звернулося до господарського суду Донецької області з позовом
(з урахуванням подальших змін і доповнень позовних вимог) про заборону ТОВ
“Мелос-центр” і ТОВ “Авто медіа груп” вчиняти дії щодо імпорту в Україну та
митного оформлення товару, задекларованого як автомобілі рекламні ТС-27840F
(рекламний щит) на базі ГАЗ-3302 у кількості 5 штук, заявленого до митного
оформлення в режимі ІМ-40    згідно   з
вантажною   митною    декларацією   від
21.05.2007  № 10000008/7/141655,
та про визнання зазначеного товару контрафактним.

Рішенням
господарського суду Донецької області від 01.10.2007 (суддя Морщагіна Н.С.),
залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від
13.12.2007 (колегія суддів у складі: Алєєва І.В. -головуючий суддя, судді
Величко Н.Л., Шевкова Т.А.), позов задоволено частково: заборонено ТОВ
“Мелос-центр” вчиняти дії щодо імпорту в Україну та митного оформлення товару,
задекларованого як автомобілі рекламні ТС-27840F (рекламний щит) на базі
ГАЗ-3302 у кількості 5 штук, заявленого до митного оформлення в режимі ІМ-40
згідно з вантажною митною декларацією від 21.05.2007                             №
10000008/7/141655; в іншій частині позову відмовлено.

Прийняті
судові рішення в частині задоволення позову мотивовано необхідністю захисту
прав позивача як власника деклараційних патентів на корисні моделі. Водночас
відхилення іншої частини позовних вимог мотивовано недоведеністю вини другого
відповідача (ТОВ “Авто медіа груп”) та невідповідністю обраного позивачем
способу захисту стосовно визнання господарським судом спірного товару
контрафактним.

У
касаційній скарзі до Вищого господарського суду України та додаткових письмових
пояснення до неї ТОВ “Мелос-центр” просить рішення місцевого та постанову
апеляційного господарських судів зі справи скасувати внаслідок їх прийняття з
порушенням норм матеріального і процесуального права, а справу передати на
новий розгляд до суду першої інстанції.

Відзиви
на касаційну скаргу не надходили.

Учасників
судового процесу відповідно до статті 1114 Господарського
процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлено
про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши
повноту встановлення судами першої і апеляційної інстанцій обставин справи та
правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права,
заслухавши представників ТОВ “Мелос-центр” та Регіональної митниці,
Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність задоволення
касаційної скарги з урахуванням такого.

Попередніми
судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- ПП
“РІА “Гольфстрим” є власником деклараційних патентів від 15.05.2006 № 14866 на
корисну модель “спосіб подавання реклами” та від 15.06.2006 № 15400 на корисну
модель “наземний транспортний засіб для подання реклами”;

-
23.05.2007 Регіональна митниця на виконання вимог статті 257 Митного кодексу
України на підставі даних митного реєстру товарів, які містять об'єкти
інтелектуальної власності, повідомила ПП “РІА “Гольфстрим” про призупинення нею
митного оформлення товару (автомобілі рекламні ТС-27840F (рекламний щит) на
базі ГАЗ-3302 у кількості 5 штук), заявленого ТОВ “Мелос-Центр” до митного
оформлення в  режимі  ІМ-40 згідно з вантажною митною декларацією
від 21.05.2007 № 10000008/7/141655;

-
позовні вимоги ПП “РІА “Гольфстрим” мотивовано тим, що ввезення в Україну
задекларованих ТОВ “Мелос-центр” транспортних засобів, призначених для
розміщення на них реклами, є порушенням прав позивача на зареєстровані корисні
моделі за патентами №№ 14866, 15400, тоді як в діях ТОВ “Авто медіа груп”
убачається порушення умов ліцензійного договору від 12.04.2007 № 17-33і щодо
надання іншим особам дозволів на використання корисних моделей за патентами №№
14866, 15400;

- ТОВ
“Мелос-центр” позовні вимоги заперечує з посиланням на невикористання ним
корисних моделей за патентами № 14866 та № 15400, права на які належать
позивачеві, а також на те, що корисні моделі позивача не відповідають умовам
патентоздатності внаслідок відсутності новизни;

-
позивачем не доведено вини ТОВ “Авто медіа груп” у порушенні умов укладеного
ними ліцензійного договору від 12.04.2007 № 17-33і, згідно з яким ТОВ “Авто
медіа груп” одержало від ПП “РІА “Гольфстрим” дозвіл на використання корисних
моделей за патентами №№ 14866, 15400;

- ТОВ
“Мелос-центр” використовує корисні моделі за деклараційними патентами № 14866
та № 15400, що підтверджується висновком судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності від 28.08.2007 № 3654/30;

-
рішенням господарського суду Донецької області від 17.07.2006 зі справи №
32/177пд, що набрало законної сили, відмовлено у задоволенні позову товариства
з обмеженою відповідальністю “Укрнафта” до ПП “РІА “Гольфстрим” про визнання
недійсними деклараційних патентів на корисні моделі № 14866 та № 15400 (т. 1,
а.с. 128-130). Судове рішення мотивовано відповідністю деклараційних патентів
на корисні моделі № 14866 та № 15400 вимогам Закону України від 15.12.1993 №
3687-ХІІ “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі -Закон №
3687).

Причиною
даного спору є питання щодо наявності належних правових підстав для захисту
прав ПП “РІА “Гольфстрим” як власника деклараційних патентів № 14866 та №
15400.

Абзацами
першим та третім частини другої статті 28 Закону № 3687 встановлено, що патент
надає його власнику виключне право використовувати корисну модель за своїм
розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Взаємовідносини
при використанні корисної моделі, патент на який належить кільком особам,
визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник
патенту може використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, але жоден
з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання корисної
моделі та передавати право власності на корисну модель іншій особі без згоди
інших власників патенту.

Відповідно
до деклараційних патентів на корисні моделі
№№ 14866, 15400 (т. 1, а.с. 24, 105, 106) разом з ПП “РІА “Гольфстрим”
їх власником є громадянин ОСОБА_1 (далі -ОСОБА_1), що знайшло своє відображення
й у постанові суду апеляційної інстанції.

Водночас
ні рішення місцевого, ані постанова апеляційного господарських судів не містять
відомостей щодо дослідження стану взаємовідносин позивача та ОСОБА_1 з приводу
використання згаданих корисних моделей, тоді як ці фактичні обставини можуть
мати істотне значення для вирішення питання щодо необхідності залучення ОСОБА_1
до участі в справі, а також для правильного вирішення даного спору по
суті.

У
свою чергу, згідно з частиною п'ятою статті 7 Закону № 3687 корисна
модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і
промислово придатною.

Відповідно
до пункту “а” частини першої статті 33 Закону № 3687 патент може бути визнано в
судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності
запатентованої корисної моделі умовам патентоздатності, що визначені статтею 7
цього Закону.

У
разі подання позову про припинення порушення прав на запатентовану корисну
модель господарський суд не може з власної ініціативи визнати патент на цю
корисну модель недійсним. Однак відповідач не позбавлений права подати
зустрічний позов про визнання цього патенту недійсним, якщо підсудність
місцевого господарського суду для розгляду обох цих справ збігається. У
цих  випадках зустрічний позов завжди
взаємно пов'язаний з первісним. У разі подання позову про визнання патенту
на запатентовану спірну корисну модель недійсним іншою особою або якщо
підсудність місцевого господарського суду для розгляду обох цих справ не
збігається, суд, який розглядає позов про припинення порушення прав на корисну
модель, має зупинити провадження у справі до вирішення іншим судом спору у
справі про визнання патенту на спірну корисну модель недійсним за правилами
частини  першої  статті 79 ГПК України.

Таку
ж за своєю правовою суттю позицію викладено і в пункті 43 рекомендацій президії
Вищого господарського суду України від 10.06.2004 № 04-5/1107 “Про деякі
питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної
власності”.

Водночас
місцевим господарським судом на порушення згаданих приписів частини першої
статті 79 ГПК України було відхилено клопотання ТОВ “Мелос-центр” про зупинення
провадження у даній справі до вирішення Солом'янським районним судом міста
Києва порушеної провадженням справи № 2-2538/07 за позовом ТОВ “Мелос-центр” до
ОСОБА_1, ПП “РІА “Гольфстрим”, Державного департаменту інтелектуальної власності
Міністерства   освіти  і
науки  України  про
визнання  недійсним  патенту № 15400 на корисну модель (т. 1, а.с.
118-119, 120).

При
цьому місцевий суд відхилення зазначеного клопотання помилково обґрунтував
наявністю рішення господарського суду Донецької області від 17.07.2006 зі
справи № 32/177пд, яке відповідно до приписів частини другої статті 35 ГПК
України не має преюдиціального значення для вирішення даної справи,
оскільки стосується спору між іншими сторонами.

Отже,
згадане рішення господарського суду Донецької області від 17.07.2006 зі справи
№ 32/177пд підлягало оцінці за загальними правилами оцінки доказів (статті 32,
43 ГПК України), під час якої суду першої інстанції належало дослідити та
оцінити, зокрема, його фактичний зміст стосовно підтвердження ПП “РІА
“Гольфстрим” факту використання ним відповідних автомобілів ВАТ “Горьковский
автомобильный завод” (щодо промислової придатності корисної моделі, т. 1, а.с.
130).

Зазначені
порушення процесуальних норм не було усунуто й судом апеляційної інстанції.

Крім
викладеного на порушення приписів частини п'ятої статті 42 ГПК України ні
місцевим, ані апеляційним господарськими судами не було дано оцінки посиланню у
висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 28.08.2007 №
3654/30 на те, що “дослідження патенту України № 14886 не проводилося”, тоді як
для правильного вирішення даного спору має значення саме використання кожної
ознаки, включеної до незалежного пункту формули кожної зі спірних
корисних моделей, або ознаки, еквівалентної їй (абзаци чотири -дев'ять
частини другої статті 28 Закону № 3687).

З
огляду на наведене попередні судові інстанції припустилися неправильного
застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо
прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин
справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і
об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності,
що відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України є підставою
для скасування прийнятих ними судових рішень зі справи.

Касаційна
ж інстанція відповідно до частини другої статті 1117 ГПК України не
має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були
встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним,
вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних
доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Отже,
справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час
якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та
доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог
закону.

Керуючись
статтями 1117, 1119-11112 ГПК України, Вищий
господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1.
Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю “Мелос-центр”
задовольнити.

2.
Рішення господарського суду Донецької області від 01.10.2007 та постанову
Донецького апеляційного господарського суду від 13.12.2007 зі справи № 39/178пн
скасувати.

Справу
передати на новий розгляд до господарського суду Донецької області.

Суддя               В.Селіваненко

Суддя                І.Бенедисюк

Суддя                                                                                                Б.Львов