донецький апеляційний господарський суд
Постанова

Іменем України

28.01.2008 р.                                                              справа №40/434пн

Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:

суддів

за участю представників сторін:

від позивача:

Мищенко М.В. – за дов. від 29.08.2007р.,

від відповідача 1:

від відповідача 2:

третя особа

Кириченко А.С. – за дов. від 18.01.2008р.,

Старченко Я.Г. –за дов. від 02.01.2008р. № 7

не з"явились

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу

Компанії "ТОС ІНВЕСТМЕНТС КОРПОРЕЙШН" м.Київ

на рішення господарського суду

Донецької області

від

04.12.2007 року

по справі

№40/434пн

за позовом

Компанії "ТОС ІНВЕСТМЕНТС КОРПОРЕЙШН" м.Київ

до відповідачів

за участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача

1.Товариства з обмеженою відповідальністю "Космос" м.Донецьк

2.Підприємства з іноземними інвестиціями „ТНК-Україна” м.Лисичанськ

Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України м. Київ

про

усунення порушень прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг

В С Т А Н О В И В:

1.Стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду

25.12.2006р. Компанія "ТОС ІНВЕСТМЕНТС КОРПОРЕЙШН” Британські Віргінськи острови звернулась з позовом про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю “Космос” використовувати знак для товарів і послуг “Тюменская нефтяная компания” та зобов’язання його демонтувати вивіски, логотипи та обладнання з позначенням торгового знаку “Тюменская нефтяная компания” на автозаправних станціях, що знаходяться за адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 139-а та м. Донецьк, вул. Стадіонна, 4-а.

Ухвалою від 25.12.2006р. порушено провадження у справі.

Ухвалою суду від 12.02.2007р. продовжений строк розгляду справи на один місяць до 25.03.2007р.

Ухвалою суду від 26.03.2007р. продовжений строк розгляду справи на один місяць до 25.04.2007р., а також цією ухвалою зупинено провадження по справі та призначена судова експертиза, яка доручена Донецькому науково-дослідному інституту судових експертиз.

Ухвалою суду від 12.07.2007р. поновлено провадження у справі та продовжений строк розгляду справи на один місяць до 10.09.2007р.

Ухвалою заступника голови суду від 10.09.2007р. продовжений строк розгляду справи на один місяць до 10.10.2007р.

Позивач заявою від 20.09.2007р. (т.2л.с.46-47) уточнив позовні вимоги та просив заборонити товариству з обмеженою відповідальністю “Космос” використовувати знак для товарів і послуг “Тюменская нефтяная компания”, зареєстрований згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 24775 від 15.04.02р., у господарській діяльності при реалізації через автозаправні станції палива, технічних мастил і олив, мастильних матеріалів та всіх товарів, які включені до 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також зобов’язати його припинити використання знаку для товарів і послуг “Тюменская нефтяная компания”, зареєстрованого згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 24775 від 15.04.02р., шляхом демонтажу вивісок, логотипів, прапорів та обладнання з позначенням торгового знаку “Тюменская нефтяная компания” на автозаправних станціях, що знаходяться за адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 139-а та м. Донецьк, вул. Стадіонна, 4-а.

Ухвалою суду від 04.10.2007р. до участі у справі у якості другого відповідача було залучено Підприємство з іноземними інвестиціями „ТНК-Україна” м. Лисичанськ та залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (т.2л.с.60).

Рішенням господарського суду Донецької області від 04.12.2007р. (підписаним 10.12.2007р.) у справі № 40/434пн (суддя Підченко Ю.О.) у позові Компанії "ТОС ІНВЕСТМЕНТС КОРПОРЕЙШН" Британські Віргінськи острови відмовлено.

Рішення суду мотивоване тим, що позивачем не надано доказів того, що першим відповідачем здійснюється незаконне використання знаку для товарів і послуг “Тюменская нефтяная компания”, зареєстрованого згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 24775 від 15.04.02р.

Позивачем не доведено, в чому полягають неправдиві відомості щодо джерела походження нафтопродуктів та їх якості, а також суб’єкта підприємницької діяльності, який їх реалізує, і яким чином це вводить в оману споживачів нафтопродуктів та спричиняється суттєва шкода його діловій репутації.

Загальний строк розгляду справи склав 11 місяців 9 днів.

2. Підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення

Позивач з прийнятим рішенням від 04.12.2007р. господарського суду не погодився та подав апеляційну скаргу в якій просить його скасувати та прийняти нову постанову, якою задовольнити позовні вимоги.

Апеляційну скаргу мотивує тим, що при винесенні рішення суд першої інстанції порушив норми процесуального та матеріального права, неповно з’ясував обставини, які мають значення для справи. Висновки, викладені в рішенні, не відповідають фактичним обставинам справи.

Зазначає, що він є власником Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 24775 від 15.04.2002р., яким зареєстровано торговий знак "Тюменская нефтяная компания".

Вважає, що ТОВ "Космос" незаконно використовує знак "Тюменская нефтяная компания" на АЗС за адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 139-а та м. Донецьк, вул. Стадіонна, 4-а.

В якості доказів незаконного використання ТОВ "Космос" знаку "Тюменская нефтяная компания" були надані фотографії зовнішнього вигляду АЗС.

Зазначає, що ТОВ "Космос" не отримував дозвіл на використання знаку "Тюменская нефтяная компания" та не укладав з Позивачем відповідні ліцензійні договори, а також не отримував дозволу на використання знаку "Тюменская нефтяная компания" від третіх осіб та не укладав із ними субліцензійні угоди.

Посилається на те, що висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по справі 40/434пн від 27.06.2007 р. встановлено, що позначення "Тюменская нефтяная компания", використане при зовнішньому обладнанні АЗС Відповідача-1 схоже із знаком для товарів і послуг "Тюменская нефтяная компания", що охороняється Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №24775 від 15.04.2002 р. до ступеня змішування; позначення "Тюменская нефтяная компания", використане при зовнішньому обладнанні АЗС ТОВ „Космос", і знак для товарів послуг "Тюменская нефтяная компания" можна сплутати".

Посилається на те, що в порушення ст.32, 41 ГПК України, суд самостійно, не враховуючи висновків судової експертизи, визначив, що знак "Тюменская нефтяная компания", що охороняється Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №24775 від 15.04.2002 р., "різниться від дизайнерського оформлення автозаправних станцій ТОВ „Космос".

Посилається на те, що суддею не прийняті до уваги докази того, що знак "Тюменская нефтяная компания", який охороняється Свідоцтвом №24775 від 15.04.2002 р., і знак "ТНК", який охороняється Свідоцтвом № 19697 від 15.05.2001 р., є різними об'єктами інтелектуальної власності, що підтверджується копіями свідоцтв, виданих Державним департаментом інтелектуальної власності, виписками із реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг і поясненнями Державного департаменту інтелектуальної власності.

Позивач зазначає, що відповідач визнав факт використання ним знаку "Тюменская нефтяная компания", однак вважає, що використовує його на підставі субліцензійного договору від 22.05.2002 р. №391-02/6, укладеного між ТОВ "Космос" та ПІІ "ТНК-Україна", та рішення Державного департаменту інтелектуальної власності №1424 про реєстрацію субліцензійного договору.

Позивач вважає, що вказаним субліцензійним договором ПІІ "ТНК-Україна" не надавав ТОВ "Космос" право на використання знаку "Тюменская нефтяная компания", що охороняється Свідоцтвом №24775 від 15.04.2002 р.

Наявність напису "Тюменская нефтяная компания" в дизайнерській документації не є підставою для використання ТОВ "Космос" знаку „Тюменская нефтяная компания", оскільки за субліцензійним договором ТОВ "Космос" наданий дозвіл на використання лише знаку „ТНК".

Судом також не врахований той факт, що зобов'язання за субліцензійним договором припинені у зв'язку з ліквідацією юридичної особи - ТОВ "Торговий Дім ТНК-Україна", яка мала виключне право на використання права на знак для товарів і послуг, захищеного свідоцтвом № 19697.

18.11.2005 р. було проведено державну реєстрацію припинення ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна", про що свідчить відмітка на свідоцтві про державну реєстрацію товариства. Правонаступники у ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна" відсутні.

Згідно із ст. 609 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора).

Таким чином, з ліквідацією ТОВ "Торговий Дім ТНК-Україна" зобов'язання за субліцензійним договором припинилися.

У відповідності із п.8 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Використання ТОВ "Космос" знаку „Тюменская нефтяная компания" є незаконним і таким, що порушує права позивача як власника свідоцтва на знак, визначені п.4, 5 ст.16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", однак зазначений факт не був прийнятий судом до уваги.

Також позивач вважає, що судом першої інстанції було порушено ряд норм процесуального права, а саме:

- Провадження по справі було порушено ухвалою від 25.12.2006р., однак, всупереч положенням ст.69 ГПК України щодо строків розгляду спору, справа знаходилась на розгляді судді Підченко Ю.О. із 25.12.2006р. по 04.12.2007р.

- Ухвалою від 04.10.2007р. судом без достатніх підстав і відповідного обгрунтування залучено до участі у справі другого Відповідача - ПП "ТНК-Україна". Вважає, що Відповідач-2 не мав жодного відношення до вирішення спору. Позивач не пред'являв будь-які вимоги до Відповідача-2.

Отже залучення судом іншого відповідача за відсутності доказів порушення ним прав Позивача та відсутності до нього вимог Позивача, є порушенням ст.24 ГПК України.

- Рішенням від 04.12.2007 р. порушені ст.32, 41 ГПК України, оскільки суддею незаконно дана оцінка зовнішнього вигляду знаку "Тюменская нефтяная компания" в обладнанні АЗС ТОВ "Космос" з точки зору схожості із знаком "Тюменская нефтяная компания", власником якого є позивач.

3.Доводи викладені у відзиві на апеляційну скаргу

Відповідач-1 проти доводів апеляційної скарги заперечував, посилаючись на те, що відповідно до умов субліцензійного договору № 391-02/6 від 22.05.02р., в обов’язки ТОВ "Космос", зокрема входить дотримання інструкцій та вказівок другого відповідача, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу прав, наданих за даним договором, тому, як вони використовуються другим відповідачем, в тому числі вказівок, що стосуються оформлення об’єктів (3.1.2); переобладнання автозаправних станцій з використанням носіїв знака для товарів та послуг “ТНК” відповідно до дизайнерської документації (3.1.14) (додаток № 3 до договору).

Зазначає, що напис "Тюменская нефтяная компания" вказується виключно, як елемент оформлення, передбачений дизайнерською документацією. На думку ТОВ "Космос", невиконання ним цієї вимоги є не виконанням умов договору.

Відповідно до п.п.1.5 п.1 Договору перелік послуг та об’єм прав переданих правовласником складається з продажу через автозаправочні станції бензинів (моторних) та/або палива (дизельного) та/або мазуту та/або моторних масел, а також рекламування товарів шляхом зовнішнього оформлення об’єктів рухомого та нерухомого майна і інформування покупців та інших осіб про товари. Зазначає, що реалізація товарів, на яких є товарних знак "ТНК" здійснюється ним виключно у рамках субліцензійного договору № 391-02/6 від 22.05.02р.,

Вважає, що ним правомірно використовується напис "Тюменская нефтяная компания", оскільки власник знаку "ТНК" називається ЗАТ "Тюменская нефтяная компания", тому зазначення цього напису є обов’язковою вимогою дизайнерської документації.

Зазначає, що на дату укладання субліцензійного договору ЗАТ "Тюменская нефтяная компания" була власником свідоцтв на знаки для товарів і послуг як "ТНК, так і "Тюменская нефтяная компания", що підтверджує, що цей надпис є елементом оформлення не випадково.

Передача права власності на свідоцтво № 24775 відбулася тільки 15.01.2004р. і з цієї дати власником свідоцтва стала Компанія "ТОС ІНВЕСТМЕНТС КОРПОРЕЙШН".

Вважає, що ТОВ "Космос" ніколи не використовувало знак "Тюменская нефтяная компания", та не могло визнати той факт та тим більш стверджувати, що використовувало на підставі сублізензійного договору, предметом якого є використання зовсім іншого знаку.

Також вважає неправомірними ствердження позивача, що автозаправочна станція за адресою м. Донецьк, вул. Куйбишева, 139а, була переобладнана з використанням знака "ТНК" незаконно, оскільки підставою для переобладнання було додаткова угода від 26.09.2003р. № 3 до субліцензійного договору, відповідно з яким, перелік АЗС підлягаючих переобладнанню був доповнений вищезазначеною АЗС.

Зазначає, що субліцензійний договір № 391-02/6 від 22.05.02р. ним не переукладався, зміни до нього щодо заміни правовласника даного знаку у договір не вносились. В теперішній час ПІІ "ТНК-Україна" існує, а на момент укладення субліцензійного договору було правовласником та мало право надавати ТОВ "Космос" у використання знак "ТНК".

Відповідач-2, Підприємство з іноземними інвестиціями "ТНК-Україна" м. Лисичанськ, надав відзив на апеляційну скаргу в якому зазначив, що підтримує апеляційні вимоги позивача,вважає ,що ТОВ ” Космос” не правомірно використовує товарний знак "Тюменская нефтяная компания" в своїй діяльності, пояснює, що він не є правонаступником ліквідованого підприємства ТОВ ”Торговий дім ТНК-Україна” і на теперішній час не є стороною зобов’язаною за субліцензійним договором.

4. Апеляційною інстанцією встановлено:

15.05.2001р. Відкритому акціонерному товариству “Тюменская нефтяная компания” було видане Свідоцтво № 19697 на знак для товарів і послуг “ТНК” (т.1л.с.153).

02.06.2001 р. між ВАТ „Тюменська нафтова компанія" та Підприємством з іноземними інвестиціями „ТНК-Україна" було укладено Ліцензійний договір № ТНК-1403/01 (т.2л.с.84-90), відповідно до якого останнє набуло виключне право на використання знаку для товарів і послуг, захищеного свідоцтвом № 19697, з правом передачі прав на знак третім особам. Строк дії ліцензійного договору до 29.09.2010р. (т.1л.с.151).

На підставі ліцензійного договору від 02.06.2001р. Державним департаментом інтелектуальної власності було прийнято рішення № 1021 від 13.08.2001р. про реєстрацію ліцензійного договору.

В 2003 р. було проведено реорганізацію ПІІ "ТНК-Україна" шляхом виділення з його складу нової юридичної особи –ПІІ "Торговий Дім ТНК-Україна",що підтверджується статутом ПІІ "Торговий Дім ТНК-Україна", у п. 1.4 якого зазначено, що підприємство створено в процесі реорганізації, що відбулася за рішенням правління ВАТ „Тюменська нафтова компанія", шляхом виділення зі складу ПІІ " ТНК-Україна" (т.2л.с.69-78)

Додатковою угодою № 1 від 01.04.2003 р. до договору № ТНК-1403/01 було встановлено, що у зв'язку з реорганізацією ПІІ "ТНК-Україна" та створенням шляхом виділення нового підприємства ПІІ "Торговий Дім ТНК-Україна", яке є правонаступником ПІІ "ТНК-Україна", користувачем за цим договором слід вважати ПІІ "Торговий Дім ТНК-Україна" (т.2л.с 89).

У 2004р. було здійснено реорганізацію ПІІ "Торговий Дім ТНК-Україна" шляхом перетворення його у ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна". Факт реорганізації підтверджується статутом ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна", у п. 1.1 якого вказано, що ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна" створено внаслідок реорганізації шляхом перетворення ПІІ „Торговий Дім ТНК-Україна". Крім того, у п. 1.5 статуту ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна" зазначено, що ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна" є правонаступником ПІІ „Торговий Дім ТНК-Україна" (т.2л.с.79-83).

Додатковою угодою №2 від 23.04.2003 р. до договору № ТНК-1403/01 встановлено, що у зв'язку з реорганізацією ПІІ „Торговий Дім ТНК-Україна" шляхом перетворення в ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна", яке є повним правонаступником ПІІ „Торговий Дім ТНК-Україна", користувачем за цим договором слід вважати ТОВ „Торговий Дім ТНК-Україна" (т.2л.с.90).

22.05.2002р. між Підприємством з іноземними інвестиціями “ТНК-Україна” (Правовлaсник) та Товариством з обмеженою відповідальністю “Космос”( Користувач) було укладено субліцензійний договір № 391-02/6 (т.1л.с.145-150) про надання дозволу на використання знака для товарів і послуг “ТНК” .

Відповідно п.1.1 субліцензійного договору ПІІ "ТНК-Україна" надав ТОВ "Космос" невиключну ліцензію на використання в діяльності ТОВ "Космос" знаку для товарів і послуг "ТНК", який охороняється Свідоцтвом №19697. Пунктом 1.4 договору визначена територія дії договору - об’єкти (рухомі і нерухомі), які є власністю користувача, а також об’єкти (рухомі та нерухомі), які знаходяться у користувача у оренді та які використовуються користувачем для сприяння продажу товарів та рекламування в Донецькій області.

Відповідно до п.1.5 договору перелік послуг та об’єм прав, які передаються від Правовласника до Користувача складається з частини послуг 35 класу МКТУ, а саме:

- сприяння продажу через автозаправні станції бензинів (моторних) або палива (дизельного) або мазуту та моторних масел,отриманих (придбаних) від Правовласника або покупців, агентів (комісіонерів), діючих на підставі агентських ( субагентських ) договорів або договорів комісії (субкомісії), або договорів купівлі –продажу, укладених з Правовласником;

- рекламування товарів шляхом зовнішнього оформлення об’єктів рухомого (транспорт та одяг обслуговуючого персоналу)і нерухомого майна ( зовнішнє та внутрішнє оформлення автозаправних станцій, які належать або орендуються користувачем) та інформування покупців та інших осіб про товари (далі послуги)

Строк дії договору до 29.09.2010р.

На підставі субліцензійного договору, поданого до Держдепартаменту, 12.08.2002р. було прийнято рішення № 1424 про внесення до Державного реєстру свідоцтв для товарів і послуг відомостей про видачу невиключної ліцензії на використання знака за Свідоцтвом № 19697 для частини послуг класу 35 – рекламування, сприяння продажу (посередництво) власником виключної ліцензії - Підприємством з іноземними інвестиціями “ТНК-Україна” ліцензіату –Товариству з обмеженою відповідальністю “Космос” (т.1л.с.152).

Відповідно до п.3.1.4 субліцензійного договору Користувач зобов’язаний протягом 30-ти днів з моменту набрання чинності договором забезпечити переобладнання АЗС з використанням носіїв знаку для товарів та послуг “ТНК” у відповідності з дизайнерською документацією (додаток №3). У подальшому у письмовій формі попередньо узгоджувати будь-які зміни у зовнішньому оформленні АЗС з Правовласником.

Згідно з п.3.1.8. договору, якщо Користувачу будуть заявлені претензії або позови з приводу порушення прав, третіх осіб у зв’язку з виконанням цього договору, то він у 10-ти денний термін зобов’язаний письмово сповістити про це Правовласника та за погодженням з ним зобов’язаний врегулювати пред’явлені претензії та позови. Понесені при цьому збитки користувач зобов’язаний відносити на свій рахунок.

Пунктом 3.1.15 договору передбачено ,що у випадку розірвання цього договору Користувач за свій рахунок зобов’язується припинити використання комплексу прав, зазначених у п.1.5 договору не пізніш одного місяця з дня розірвання договору

Згідно додатку №4 до субліцензійного договору переобладнанню підлягала автозаправна станція, яка розташована за адресою м. Донецьк вул. Стадіонна, 4-а (т.1л.с.149) Додатковою угодою №3 від 26.09.2003р. до субліцензійного договору №391-026 підписаною ТОВ ”Торговий Дім ТНК-Україна” ідентифікаційний код 32359244,що виступав,як ліцензіар , та ТОВ”Космос” перелік АЗС, які підлягали переобладнанню, доповнено АЗС, яка розташована за адресою м. Донецьк, вул. Куйбишева,139а (т.1л.с150)

Згідно Довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АБ №189221 18 листопада 2005р. проведено реєстрацію припинення юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю ”Торговий Дім ТНК-Україна” м. Лисичанськ ,ідентифікаційний код 32359244, в результаті її ліквідації за рішенням засновників, що не пов’язано з реорганізацією.

15.04.2002р. Відкритому акціонерному товариству “Тюменская нефтяная компания” було видане Свідоцтво № 24775 на знак для товарів і послуг “Тюменская нефтяная компания” (т.1л.с.8-9), який підлягає захисту згідно закону.

З 15.01.2004р. Компанія "ТОС ІНВЕСТМЕНТС КОРПОРЕЙШН" Британські Віргінськи острови є власником Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 24775 від 15.04.2002р., яким зареєстровано торговий знак "Тюменская нефтяная компания", що підтверджується доповненням до свідоцтва на знак для товарів і послуг (т.1л.с.10) та Випискою від 24.05.2007р. № 333 з Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг відносно свідоцтва № 24775 станом на 24.05.2007р. (т.2л.с.141-142).

20.12.2005р. позивачем надіслано на адресу ТОВ "Космос" вимогу про припинення використання знаку для товарів і послуг "Тюменская нефтяная компания". Згідно з повідомленням про вручення, вимога була отримана Відповідачем 27.12.2005р., але ТОВ "Космос" вимога щодо припинення використання знаку не виконана (т.1л.с.23-269)

Ухвалою господарського суду Донецької області від 26.03.2007р. (т.2л.с.13-14) була призначена судова експертиза, проведення якої доручено Донецькому науково-дослідному інституту судових експертиз. Висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по справі № 40/434пн від 27.06.2007р. № 1583/30/2106/31 (т.2л.с.23-36) встановлено, що позначення "Тюменская нефтяная компания", використане при зовнішньому обладнанні АЗС відповідача схоже із знаком для товарів і послуг "Тюменская нефтяная компания", що охороняється Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №24775 від 15.04.2002 р. до ступеня змішування; позначення "Тюменская нефтяная компания", використане при зовнішньому обладнанні АЗС ТОВ „Космос", і знак для товарів послуг "Тюменская нефтяная компания" можна сплутати.

5.Мотиви, за якими апеляційна інстанція виходила при прийнятті постанови

Суд першої інстанції приймаючи рішення у справі у порушення ст. 43 ГПК України не дослідив всіх наявних у справі доказів та не з’ясував усі обставини, які мають значення для вирішення справи по суті, та невірно застосував норми процесуального та матеріального права.

Відповідно до ст.43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Згідно ст.42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Відхилення господарським судом висновку судового експерта повинно бути мотивованим у рішенні.

В рішенні суду не зазначено мотиви з яких господарський суд відхилив висновки експерта.

Згідно Свідоцтва №19697 –строк дії знаку 29.09.2010р.(181), номер заявки (210), дата подання заявки 29.09.2000р.(220), дата публікації 15.05.2001р. Бюл. №4 (450), кольори – білий, темно-синій (591), власник Відкрите акціонерне товариство "Тюменська нафтова компанія»вул. Леніна,67, м. Тюмень, Російська Федерація(732), зображення знаку –виконано у прямокутній рамці на темному фоні стилізованими буквами білого кольору «ТНК», для товарів та послуг 4,16,35,36,37,39,40,41,42 класів МКТП. Власником свідоцтва право на використання знаку передано ,шляхом видачі виключної ліцензії Підприємству з іноземними інвестиціями „ТНК-Україна", яке перейшло у подальшому до правонаступника ТОВ "Торговий Дім ТНК-Україна".

Як свідчать матеріали справи 22.05.02р. правовласником з відповідачем укладено субліцензійний договір № 391-02/6 , яким останньому передані права на використання знака за Свідоцтвом № 19697на товари та послуги класу 35 та узгоджене дизайнерське оформлення АЗС, яке передбачало у зовнішньому оформленні АЗС на темно-синьому кольорі крім знаку «ТНК»напис "Тюменская нефтяная компанія".

Згідно свідоцтва №24775- строк дії знаку 14.11.2011р.(181), номер заявки 7(210), дата подання заявки 14.11.2001р.(220), дата публікації 15.04.2002р.Бюл. №4 (450), кольори –білий, темно-голубий (591),власник Відкрите акціонерне товариство "Тюменська нафтова компанія" вул. Леніна,67, м. Тюмень, Російська Федерація (732), зображення знаку –словосполучення "Тюменская нефтяная компанія", виконане шрифтом по ГОСТ2.304,розташоване у прямокутній рамці (заявлено колір як темно-голубий) позначення "Тюменская нефтяная компанія" виконано буквами білого кольору, під цим написом полоса білого кольору, для товарів та послуг 4,16,35,36,37,39,40,41,42 класів МКТП. Власником свідоцтва право на використання знаку передано, шляхом видачі виключної ліцензії А ПРОДЖЕКТАС КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД, на підставі ліцензійного договору, зареєстрованого рішенням ДДІВ №1780 від 26.02.2003р.

На підставі договору між А ПРОДЖЕКТАС КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД та Підприємством з іноземними інвестиціями "ТНК-Україна" було прийняте рішення ДДІВ №1836 від 16.04.2003р.зареєструвати ліцензійний договір на виключне використання знака для товарів та послуг по свідоцтву №24775.

За взаємною згодою сторін 15.12.2003р дія ліцензійних договорів було достроково припинено про що внесені до реєстру відомості на підставі рішень ДДІВ№1780-П,1836-П (т.3л.с.2-16)

За рішенням ДДІВ від 15.01.2004р. до реєстру були внесені відомості про передачу прав власності на знак за свідоцтвом №24775 до компанії ТОС ІНВЕСТМЕНТС КОРПОРЕЙШН.

Згідно висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по справі № 40/434пн від 27.06.2007р. № 1583/30/2106/31 при дослідженні знаку для товарів та послуг згідно свідоцтву №24775 та зовнішнього оснащення АЗС ТОВ "Космос", розташованих за адресою м. Донецьк вул.. Стадіонна ,4а та вул.. Куйбишева,139 встановлено, що позначення товарного знаку за Свідоцтвом №24775 та напису на зовнішньому оформленні АЗС притаманна висока ступінь схожості (до ступені змішування), а констатація загальних родових ознак дозволяє зробити висновок, що вони є подібними .

Статтею 431 Цивільного кодексу України передбачено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором. Відповідно ч. 1 ст.432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Спеціальним законом щодо використання знаків для товарів і послуг є Закон України від 15.12.1993р. № 369989-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (із змінами та доповненнями).

Відповідно п. 4 статті 16 Закон України від 15.12.1993р. № 369989-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (із змінами та доповненнями) використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Пунктом 5 статті 16 Закону України від 15.12.1993р. № 369989-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (із змінами та доповненнями) передбачено, що Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

У пункті 7 статті 16 зазначеного Закону вказано, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Відповідно до п.8 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Судом першої інстанції при винесенні рішення не прийняті до уваги докази того, що знак "Тюменская нефтяная компания", який охороняється Свідоцтвом №24775 від 15.04.2002р., і знак "ТНК", який охороняється Свідоцтвом № 19697 від 15.05.2001р., є різними об'єктами інтелектуальної власності, які підлягають захисту згідно закону.

Особа, яка отримала від власника свідоцтва право на використання товарного знаку не повинна порушувати права інших осіб, у тому числі і цього власника, але відносно іншого товарного знаку права на використання якого не передавалися.

ПІІ "ТНК-Україна" у відзиві на позов (т.2л.с.66-68) зазначив, що ніколи не володів правами на використання знаку "Тюменская нефтяная компания" і, відповідно, не надавав ТОВ "Космос" прав на використання знаку "Тюменская нефтяная компания".

Як вбачається з матеріалів справи на момент укладання субліцензійного договору від 22.05.2002 р. №391-02/6, укладеного між ТОВ "Космос" та ПІІ "ТНК-Україна" на право використовувати товарний знак ”ТНК”, товарний знак "Тюменская нефтяная компания" був зареєстрований, про що здійснена публікація у Бюлетені № 4 від 15.04.2002р.та видано Свідоцтво №24775, тому узгоджуючи дизайнерське оформлення АЗС сторонами цього договору ці обставини повинні були враховані.

Як свідчить висновок експерта позначення ”Тюменская нефтяная компанія”, яке використовується ТОВ ”Космос” у зовнішньому оснащенні АЗС, є схожим зі знаком для товарів та послуг ”Тюменская нефтяная компанія”,який охороняється Свідоцтвом №24775, до ступені змішування.

Вірогідність сплутання позначення ”Тюменская нефтяная компанія”,яке використовується ТОВ ”Космос”при зовнішньому оснащенні АЗС схожим зі знаком для товарів та послуг ”Тюменская нефтяная компания”, який охороняється свідоцтвом №24775від 15.04.02 р., до ступені змішування існує.

Враховуючи викладене, судова колегія дійшла висновку, що матеріалами справи доведено використання ТОВ ”Космос” знаку захищеного свідоцтвом №24775 у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами і не змінює в цілому відмітності знака , порушення відповідачем охоронюваних прав позивача як власника свідоцтва на знак, визначених ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Судом першої інстанції не надано належної правової оцінки субліцензійному договору, не з’ясовано існування прав та обов’язків відповідача, відповідно до цього договору на момент виникнення спору .

Згідно договору (п.1.5) у відповідача виникло право на використання товарного знаку ”ТНК” згідно зі свідоцтвом №19697 виключно з метою:

- сприяння продажу через автозаправні станції бензинів (моторних) або палива (дизельного) або мазуту та моторних масел, отриманих (придбаних) від Правовласника або покупців, агентів (комісіонерів), діючих на підставі агентських ( субагентських ) договорів або договорів комісії (субкомісії), або договорів купівлі –продажу, укладених з Правовласником;

- рекламування товарів шляхом зовнішнього оформлення об’єктів рухомого (транспорт та одяг обслуговуючого персоналу)і нерухомого майна (зовнішнє та внутрішнє оформлення автозаправних станцій, які належать або орендуються користувачем) та інформування покупців та інших осіб про товари (далі послуги)

Тобто, товарний знак ”ТНК” за узгодженим дизайнерським оформленням, повинен був використовуватися відповідачем для сприяння реалізації не будь-яких товарів, виробництва ”ТНК”, а виключно отриманих від правовласника (ТОВ ”Торговий дім ТНК-Україна”) або покупців, агентів, які діють на підставі договорів з право власником та рекламування саме цих товарів, причому обсяг переданих прав на використання знаку був обмежений частиною послуг 35 класу МКТУ, а саме рекламування та сприяння продажу (посередництво), право на самостійну торгівлю продукцією з цим товарним знаком відповідачу за умовами договору не надавалося..

Згідно з п.3.1.8. договору від 22.05.2002 р. №391-02/6, якщо Користувачу будуть заявлені претензії або позови з приводу порушення прав, третіх осіб у зв’язку з виконанням цього договору, то він у 10-ти денний термін зобов’язаний письмово сповістити про це Правовласника та за погодженням з ним зобов’язаний врегулювати пред’явлені претензії та позови. Понесені при цьому збитки користувач зобов’язаний відносити на свій рахунок.

Матеріалами справи підтверджено, що підприємство правовласник –ТОВ "Торговий дім ТНК-Україна" м. Лисичанськ припинено 18.11.2005р. без правонаступника.

Частиною 3 ст.425 ЦК України встановлено, що майнові права інтелектуальної власності можуть бути припинені достроково у випадках, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором

Частиною 1 ст.509 ЦК України встановлено, що зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язаний вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію( передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити кошти тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

Відповідно до ч.1 ст.598 ЦК України зобов’язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах встановлених договором або законом.

Статтею 609 ЦК України встановлено, що зобов’язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора),крім випадків, коли законом або іншими нормативно-правовими актами виконання зобов’язання ліквідованої юридичної особи покладається на іншу юридичну особу.

Тобто, з моменту припинення юридичної особи ТОВ ”Торговий Дім ТНК-Україна” зобов’язання за субліцензійним договором від 22.05.2002 р. №391-02/6 достроково припинилися і ТОВ ” Космос” зобов’язаний був припинити використання комплексу прав, зазначених у п.1.5 договору, у тому числі і використання у рекламних цілях зовнішнього оформлення АЗС з позначенням ”Тюменская нефтяная компания”

Згідно довідки ТОВ ”Космос” від 23.01.2008р., останнє реалізує на своїх АЗС продукцію, на упаковці якої нанесені торгові марки ”ТНК” та ”Тюменская нефтяная компанія” а саме моторне масло ТНК Ультра Ойл SAE SW-40 API SJCF, що відносяться до 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. Згідно свідоцтва №24775 всі товари 4 класу МКТР з товарним знаком "Тюменская нефтяная компанія", захищені свідоцтвом. Реалізація товарів цього класу і з цим товарним знаком, без згоди власника свідоцтва, порушує охоронювані законом права та законні інтереси позивача.

Згідно ст.69 Господарського процесуального кодексу України спір має бути вирішено господарським судом у строк не більш двох місяців від дня одержання позовної заяви.

У виняткових випадках голова господарського суду чи заступник голови господарського суду має право продовжити строк вирішення спору, але не більш як на один місяць.

За клопотанням обох сторін чи клопотанням однієї сторони, погодженим з другою стороною, спір може бути вирішено у більш тривалий строк, ніж встановлено частиною першою цієї статті.

Як вбачається з матеріалів справи судом першої інстанції у порушення ст.69 ГПК України спір був розглянутий протягом 11 місяців, включаючи зупинення провадження для проведення судової експертизи з 26.03.2007р. по 12.07.2007р. (3 місяці 14 днів) та 2 місяці за узгодженим клопотанням сторін.

Строк розгляду справи безпідставно неодноразово продовжувався судом першої інстанції.

Ухвалою суду від 12.02.2007р. (т.1л.с.72) продовжений строк розгляду справи за клопотанням обох сторін (т.1л.с.70) на один місяць, але строк в ухвалі продовжений до 25.03.2007р. терміном більше ніж зазначено у клопотанні.

Ухвалою суду від 12.07.2007р. (т.2л.с.37) поновлено провадження у справі з зв’язку з надходженням до суду експертного висновку у справі та зазначено, що суд вважає необхідним продовжити строк розгляду справи на один місяць до 10.09.2007р., тобто терміном більше майже на 1 місяць ніж зазначено в самій ухвалі та без клопотання сторін,однак норми ст.69 ГПК України не дають права судді господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа, продовжувати строк розгляду справи за власною ініціативою.

Лише ухвалою від 10.09.2007р. заступник голови суду продовжив строк розгляду справи на один місяць до 10.10.2007р. за заявою судді.

Після продовження розгляду справи заступником голови суду до 10.10.2007р., ухвалою від 04.10.2007р. суд першої інстанції за клопотанням ТОВ "Космос" до участі у справі у якості другого відповідача залучив Підприємство з іноземними інвестиціями „ТНК-Україна” м. Лисичанськ та за своєю ініціативою до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача залучив Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (т.2л.с.60). Рішення у справі винесено 4.12.2007р.

На підставі викладеного, керуючись ст.99, ст.101, п.2 ст.103, п.1, п.4 ч.1 ст.104, ст.105 Господарського процесуального кодексу України судова колегія,

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу Компанії "ТОС ІНВЕСТМЕНТС КОРПОРЕЙШН" Британські Віргінськи острови задовольнити.

Рішення господарського суду Донецької області від 04.12.2007р. (підписане 10.12.2007р.) по справі № 40/434пн скасувати.

Позов Компанії "ТОС ІНВЕСТМЕНТС КОРПОРЕЙШН" Британські Віргінськи острови задовольнити.

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю “Космос” м. Донецьк використовувати знак для товарів і послуг “Тюменская нефтяная компания”, зареєстрований згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 24775 від 15.04.02р., у господарській діяльності при реалізації через автозаправні станції палива, технічних мастил і олив, мастильних матеріалів та всіх товарів, які включені до 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю “Космос” м. Донецьк припинити використання знаку для товарів і послуг “Тюменская нефтяная компания”, зареєстрованого згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 24775 від 15.04.02р., шляхом демонтажу вивісок, логотипів, прапорів та обладнання з позначенням торгового знаку “Тюменская нефтяная компания” на автозаправних станціях, що знаходяться за адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 139-а та м. Донецьк, вул. Стадіонна, 4-а.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Космос” та користь Компанії "ТОС ІНВЕСТМЕНТС КОРПОРЕЙШН" Британські Віргінськи острови витрати по сплаті державного мита 127грн.50коп.та витрати з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах в розмірі 118 грн.

Господарському суду Донецької області доручити видати накази.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено до Вищого господарського суду України у касаційному порядку через апеляційний господарський суд.

Головуючий

Судді:

Постанова підписана 30.01.2008р.

Надруковано 7 примірників:

3 –сторонам по справі , 1 –третій особі

1 - у справу , 1 – господ. суду, 1-апеляц.господ.суду