ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2007                                                                                   Справа № 20/47

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Джихур О.В. (доповідача)

суддів: Виноградник О.М., Лисенко О.М.

при секретарі судового засідання: Геворгян Е.М.

за участю представників сторін:

від позивача:  Жухевич Олег Володимирович, представник, нотаріально посвідчена довіреність №1376  від 20.02.2006р;

від відповідача:  Багдасарян Вазгануш Рафіківна, представник, довіреність № б/н від 10.07.2007р;

представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору у судове засідання не з’явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

розглянувши у судовому засіданні апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю „КОРТЕС”, м.Дніпропетровськ на рішення господарського суду Дніпропетровської області  від  13.07.2007 року у справі №20/47

за позовом: закритого акціонерного товариства „Евалар”, м.Бійськ, Алтайський край Росія

до: товариства з обмеженою відповідальністю „Кортес”, м.Дніпропетровськ

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Державна санітарно-епідеміологічна служба, м.Київ

про визнання прав на знак для товарів і послуг порушеними, та заборону неправомірного використання знаку.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського  суду Дніпропетровської області від 13.07.2007р (суддя Пархоменко Н.В.) позов задоволено частково.

Визнано дії відповідача ТОВ „Кортес” з використання позначення "Червоний корінь" для товарів однорідних з товарами позивача, порушенням прав власника міжнародної реєстрації № 835997 на знак для товарів і послуг " Красный корень".

Заборонено відповідачу ТОВ„ Кортес” використовувати  позначення  „ Червоний корінь” щодо товарів 05 класу МКТП, однорідних з товарами позивача, а саме бальзами для медичних цілей; медичні екстракти, еліксири; таблетки для фармацевтичних цілей; масла для медичних цілей; лікувальні напої (настоянки) та барвники; лікувальні чаї (трав’яні чаї), лікарські трави; в тому числі усунути зображення позначення „ Червоний корінь” з товарів та упаковок,  а також знищити виготовлені зображення позначення.

В позові про зобов’язання відповідача повідомити щодо усіх місць зберігання біологічно активних добавок “Червоний корінь” виробництва відповідача, зобов”язання відповідача надати документи щодо кількості виготовленої продукції  - біологічно активних добавок , маркірованих позначенням “Червоний корінь” та документи, які підтверджують розмір доходу (прибутку) відповідача від реалізації вищезазначеної продукції відмовлено.

Рішення суду ґрунтується на висновках судової експертизи, яка проведена Науково –дослідним інститутом інтелектуальної власності Академії правових наук України від 22.02.2007р, дії відповідача відповідно до ст. ст. 16,20 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг є порушенням прав позивача. Щодо незадоволених вимог господарський суд зазначив, що заявлені в цій частині вимоги не відповідають встановленим ст. 16 ЦК України способам цивільних прав та інтересів судом.

Не погодившись з зазначеним рішенням відповідач його оскаржує на предмет невідповідності нормам процесуального права, оскільки вважає, що на підставі ч.1 ст 79 ГПК України суд повинен був зупинити провадження у справі, т.я. ним подана заява до господарського суду м.Київа про зобов’язання ДП “Український інститут промислової власності” скасувати реєстрацію виключного права на знак для товарі і послуг “Красний корень” на території України ЗАТ “Евалар”.

Скаржник просить рішення скасувати, провадження у справі зупинити до закінчення розгляду справи в господарському суд м.Київа.

Позивач доводи апеляційної скарги заперечує, вважає рішення законним, просить залишити його без змін, апеляційну скаргу без задоволення.

Перевіривши доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

ЗАТ "Евалар" є власником міжнародної реєстрації № 835997 на знак для товарів і послуг „Красный корень", яка згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг (надалі -МКТП), зареєстрована відносно товарів 05 класу, а саме: бальзами для медичних цілей; медичні екстракти; еліксири; таблетки для фармацевтичних цілей; масла для медичних цілей; мінеральні харчові добавки; харчові добавки для медичних цілей; дієтичні напої, пристосовані для медичних цілей; лікувальні напої (настоянки) та барвники; лікувальні чаї (трав'яні чаї); лікарські трави.

Міжнародна реєстрація Торговельної марки позивача здійснена на підставі Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (надалі - Мадридська угода),яка набула чинності для України 25.12.1991р. та Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, до якого Україна приєдналась згідно із Законом України № 1763-ІП від 01.06.2000 р.

На підставі ст. 4 (1) Мадридської угоди, з дати реєстрації в Міжнародному бюро у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б знак був заявлений там безпосередньо.

Згідно довідки Державного підприємства "Український інститут промислової власності" № ТЗ-36483 від 11.11.2005 року,  міжнародна реєстрація № 835997 діє на території України у повному обсязі з 01.06.2004 року, ця інформація підтверджена  листом Державного підприємства "Український інститут промислової власності" № 1349/09 від 18.06.2007 р. на запит суду.

Відносини щодо набуття, використання та охорони прав на міжнародну торговельну марку в Україні регулюються Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 року (Далі - Мадридська угода), Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20.03.1883 року (далі - Паризька конвенція) та Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" № 3689-ХІІ від 15.12.1993 р. з наступними змінами і доповненнями  , а також Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими Наказом Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116 (далі - Правила).

Торговельна марка " „Красный корень" використовується в Україні для товарів 05 класу МКТП. Зокрема, Торговельною маркою позивача маркіруються спеціальні харчові продукти -біологічно активні добавки (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/16157 від 22.04.2004 року .

Відповідно до листа Департаменту санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я України - Першого заступника головного державного санітарного лікаря України  № 05-20/1405 від 27.12.2005р. спеціальний харчовий продукт біологічно активна добавка " Червоний корінь що випускається за ТУ У 15.8-1-2004, ТОВ "Кортес" Україна м. Дніпропетровськ, Донецьке шосе, 121, внесена в реєстр висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Оспорюючи право відповідача на використання позначення “Червоний корінь” позивач стверджує, що відповідач не мав  і не має право на використання в Україні позначення “Червоний корінь”, яке є схожим настільки, що внаслідок використання для товарів, однорідних з товарами позивача, його можна сплутати з зареєстрованою торговельною маркою позивача “Красный корень”.

Провадження у справі №20/47 порушено господарським судом 01.02.2007р.

На протязі терміну вирішення спору в суді першої інстанції неодноразово продовжувався строк розгляду справи. Останнє продовження строку відбулося 07.06.2007р до 17.07.2007р, що підтверджується відповідною ухвалою голови господарського суду Дніпропетровської області (т.2 а.с.44)

12.07.2007р до господарського суду від відповідача надійшло клопотання про зупинення провадження по справі на підставі ч.1 ст 79 ГПК України у зв’язку з чим 10.07.2007р ТОВ “Кортес” звернувся до господарського суду м.Київа з позовною заявою про зобов’язання ДП “Український інститут промислової власності” скасувати реєстрацію виключного права для товарів і послуг “Красный корень” на території України ЗАТ “Евалар” (т.2 а.с.60)

До заяви відповідачем додана копія позовної заяви поданої до господарського суду м.Київа від 10.07.2007р. (т.2 а.с.61).

Частина перша статі 79 ГПК України встановлює, що господарський суд зупиняє провадження у справі  у разі неможливості розгляду даної справи, що розглядається іншим судом.

Відповідачем  клопотання не підтверджено належними доказами в розумінні ст. ст. 32,33,34,36 ГПК України, доказів порушення господарським судом м.Київа справи за його позовною заявою не представлено. Відповідачем надана копія позовної заяви отримана господарським судом м.Київа 10.07.2007р, але це не є підставою вважати, що в провадженні господарського суду м.Київа є вказаний спір.

Таким чином господарський суд правомірно відхилив клопотання відповідача.

Згідно частини 2 ст 101 ГПК України апеляційний господарський суд не зв’язаний доводами апеляційної скарги (подання) і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Відповідно до ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” саме власник свідоцтва, в даному випадку позивач, має право використовувати торговельну марку у зареєстрованій формі й у формі, що відрізняється від зареєстрованої лише окремими елементами, а також виключне право дозволяти та забороняти використання торговельної марки. Зокрема, відповідно до п. 5 ст. 16 Закону про торговельні марки власник торговельної марки має право забороняти використання позначень, схожих із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і торговельну марку можна сплутати.

При цьому використанням торговельної марки є нанесення її на будь-який товар, для якого торговельна марка зареєстрована, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Відповідно до висновку № 205 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 22.02.2007року проведеною Науково-дослідним інститутом  інтелектуальної власності  Академії правових наук України словесне позначення " Червоний корінь" є схожим настільки що його можна сплутати з торговельною маркою  за міжнародною реєстрацією № 835997  " Красный корень".

Товари які маркуються позначенням „Червоний корінь” є однорідними з товарами, для яких  зареєстрована торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 835997 ” Красный корень”.

Таким чином висновок господарського суду, що відповідач використовує словесне позначення “Червоний корінь” яка є схожим із торгівельною маркою позивача стосовно наведених у міжнародній реєстрації №835997 товарів у зв’язку з чим внаслідок такого використання це позначення і торгівельну марку позивача можна сплутати є правомірним.

За весь час виключних прав на торгівельну марку ” Красный корень” в Україні позивач не надав відповідачеві дозволу на її використання, в свою чергу відповідач не набув прав інтелектуальної власності на позначення “Червоний корінь” для товарів 05 класу МКТП.

Згідно ч.3 п.5 ст 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом позначення, схоже із зареєстрованим законом стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ч.1 ст 20 Закону будь –яке посягання на права власника свідоцтва передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Обраний позивачем спосіб захисту порушеного права щодо визнання дій відповідача з використання позначення “Червоний корінь” для товарів в однорідних з товарами позивача незаконними і заборони використання позначення “Червоний корінь” щодо товарів 05 класу МКТП, однорідних з товарами позивача  відповідає ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та ст. 16 Цивільного кодексу України.

Що стосується інших вимог позивача, то слід погодитися з висновками господарського суду, що визначені позивачем інші способи захисту порушеного права, зокрема зобов’язання відповідача повідомити щодо усіх місць зберігання біологічно активних добавок “Червоний корінь” та про надання документів щодо кількості виготовленої продукції БАД “Червоний корінь”  не відповідає способам захисту порушеного права, встановленим ст. 16 Цивільного кодексу України та ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки товарів і послуг”.

Судова колегія зазначає, що в разі позитивного вирішення спору в господарському суді м.Київа відповідач не позбавлений права звернутись до господарського суду Дніпропетровської області з заявою про перегляд рішення у даній справі за ново виявленими обставинами відповідно до ст. ст. 112-114 ГПК України.

З огляду на викладене рішення господарського суду Дніпропетровської області від 13.07.2007р відповідає діючому законодавству, підстави для його скасування відсутні.

Керуючись ст. ст. 103-106 Господарського процесуального кодексу  України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Рішення господарського суду Дніпропетровської області  від  13.07.2007 року у справі №20/47 залишити без змін.

Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю „КОРТЕС”, м.Дніпропетровськ залишити без задоволення.

Головуючий суддя                                                                         О.В.Джихур
Судді:                                                                                                О.М.Лисенко
О.М.Виноградник