ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_________________________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВА                                                                                                                                 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.07                                                                                           Справа  № 5/189

Львівський апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючого – судді                                                  Давид Л.Л.

Суддів                                                                      Кордюк Г.Т.

Мурської Х.В.

при секретарі судового засідання                              Мазурській В.Т.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексттаві», б/н від 26.07.2007 р. та матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Деліція», б/н і б/д

на рішення Господарського суду Закарпатської області від 09.07.2007 року

у справі № 5/189 (суддя –Йосипчук О.С.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексттаві», м. Ужгород, Закарпатська область

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Деліція», м. Ужгород, Закарпатська область

про захист права інтелектуальної власності та відшкодування моральної і матеріальної шкоди

за участю представників сторін:

від позивача: не з‘явились;

від відповідача: Бежинець С.І. –представник (довіреність за вих. №20 від 06.11.2007 р.);

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Закарпатської області від 09.07.2007 р. у справі №5/189 частково задоволено позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексттаві», м. Ужгород (надалі –Позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Деліція», м. Ужгород (надалі –Відповідач) про захист права інтелектуальної власності та відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Зобов‘язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Деліція»припинити порушення права інтелектуальної власності шляхом вилучення із найменування власного ресторану назву «DELIZIA»та вилучити зображення знака для товарів на послуг «DELIZIA-насолода», що знаходяться в даному ресторані. Стягнуто з ТОВ «Деліція»на користь ТОВ «Ексттаві»суму 20 000 грн. у відшкодування моральної шкоди та суму 118 грн. у відшкодування витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. В решті вимог у задоволенні позову - відмовлено.

Рішення місцевого господарського суду мотивоване тим, що Висновком судової експертизи об‘єктів інтелектуальної власності №47 від 24.11.2006 р. встановлено, що товари та послуги Відповідача є спорідненими із товарами та послугами, що наведені у Свідоцтвах на знак для товарів та послуг №42882 від 15.09.2004 р. та №36204 від 15.12.2003 р. правами на використання яких, згідно договорів, володіє Позивач і які є схожим настільки, що їх можна сплутати, що і є фактом порушення прав інтелектуальної власності ТОВ «Ексттаві»зі сторони ТОВ «Деліція», відповідно до цього, вимоги Позивача про усунення Відповідачем порушень прав інтелектуальної власності у спірній ситуації, судом визнано підставними і такими, що заявлені в межах встановленої законом та договорами компетенції. Вимоги про стягнення 20 000 грн. моральної шкоди судом задоволено з тих мотивів, що матеріалами справи та висновком експерта підтверджується факт невірного уявлення споживачами споріднених послуг сторін про якість та асортимент (меню), які пропонують сторони у справі, в зв‘язку з чим занижується ділова репутація ТОВ «Ексттаві». Щодо стягнення з ТОВ «Деліція»150 000 матеріальної шкоди, то така не підтверджена належними та допустимими доказами в розумінні ст. 34 ГПК України та, крім цього, Позивачем не подано доказів фактичного понесення цих витрат, в зв‘язку з чим в задоволенні позову, в цій частині - відмовлено.

Не погодившись з вищезазначеним рішенням, ТОВ «Ексттаві»та ТОВ «Деліція»подали апеляційні скарги до Львівського апеляційного господарського суду.

Позивач - ТОВ «Ексттаві»в апеляційній скарзі (б/н від 26.07.2007 р.) покликається на те, що оскаржуване рішення в частині відмови у задоволенні заявлених позовних вимог на суму 150 000,00 грн. прийнято з порушенням норм матеріального та процесуального права, а саме:

-          судом помилково не взято до уваги, того що Позивач 05.04.2006 р., керуючись вимогами ст. 6 ГПК України надіслав на адресу Відповідача лист –претензію з вимогою припинити порушення авторських прав на знак для товарів і послуг або на запропонованих умовах укласти Авторський ліцензійний договір, що надасть Відповідачеві право використання знаків для товарів і послуг, проте останнім такий лист проігноровано, а тому, на думку скаржника, суд безпідставно вказав, що даний лист-претензія не є належним доказом у розумінні ст. 34 ГПК України. На думку скаржника, даний лист-претензія має безумовне значення для справи, оскільки підтверджує, що Позивач завчасно повідомив Відповідача про порушення авторських прав і пропонував укласти договір на визначених умовах. Виходячи з цього, Позивачем і було розраховано розмір не отриманих доходів, що і склало суму позовних вимог про відшкодування матеріального збитку.

-          судом невірно визначено, що Позивачем не доведено факту використання Відповідачем торговельного знака «DELIZIA»протягом 30 місяців і «DELIZIA-насолода»протягом 20 місяців, хоча як стверджує скаржник ним подано достатньо доказів, що підтверджують факт використання Відповідачем спірного товарного знаку і найменування.

Дані обставини, на думку скаржника –ТОВ «Ексттаві», є безумовною підставою скасування рішення в частині відмови у задоволенні заявлених позовних вимог на суму 150 000 грн., та просить прийняти нове рішення, яким позовні вимоги в цій частині задоволити.

Відповідач –ТОВ «Деліція»в апеляційній скарзі (вхід № канцелярії Львівського апеляційного господарського суду 435 від 03.08.2007 р.), покликається на те, що оскаржуване рішення прийнято з порушенням норм чинного матеріального та процесуального права та з неповним дослідженням матеріалів справи, а саме:

-          судом при прийняті рішення не враховано вимог ст. 500 ЦК України а також того, що ТОВ «Деліція»добросовісно використовувала свою торгову марку і здійснила значну серйозну підготовку для такого використання, а саме: отримало Свідоцтво №384318 про державну реєстрацію ТОВ «Деліція»від 16.03.2001 р., про що зроблено запис 15.03.2001 р. у журналі обліку реєстраційних справ, Свідоцтво про підтвердження відповідності ресторану (бару) «Деліція»№132 від 29.03.2001 р.;

-          суд безпідставно, на думку скаржника, дійшов висновку про стягнення моральної шкоди у розмірі 20 000 грн., оскільки ТОВ «Деліція»правомірно та добросовісно використовує товарний знак для товарів і послуг, і відповідно відсутня вина останнього в заподіянні моральної (немайнової) шкоди ТОВ «Ексттаві».

Дані обставини, на думку скаржника –ТОВ «Деліція», - є безумовною підставою для скасування рішення місцевого господарського суду, та прийняття нового, яким останній просить залишити позов без розгляду.

ТОВ «Ексттаві»у відзиві на апеляційну скаргу (б/н від 28.08.2007 р.) та йогопредставник в судовому засіданні заперечує доводи ТОВ «Деліція»вказуючи при цьому, що Відповідач у своїй апеляційній скарзі безпідставно ототожнює поняття «свідоцтво на знак для товарів і послуг» з поняттям «свідоцтво про реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю»зазначаючи, що з моменту своєї реєстрації ТОВ «Деліція»набуло право власності на комерційне найменування «DELIZIA-насолода», що є невірним. Крім цього, останній зазначає, що Висновком №47 «експертизи об‘єктів інтелектуальної власності»встановлено, що саме це комерційне найменування - «DELIZIA-насолода», і знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №42882 - «DELIZIA-насолода», право інтелектуальної власності на яке, та використання якого, у відповідності до Ліцензійного договору від 15.09.2004 р., належить ТОВ «Ексттаві», є схожим настільки, що їх можна сплутати, що і є фактом порушення прав інтелектуальної власності ТОВ «Ексттаві»зі сторони ТОВ «Деліція». Просить суд апеляційну скаргу ТОВ «Деліція»- залишити без задоволення.

25.10.2007 р. представником ТОВ «Ексттаві» подано доповнення до апеляційної скарги, в яких останній зазначає, що судом першої інстанції при винесенні рішення по даній справі не вирішено питання щодо судових витрат, пов‘язаних зі сплатою державного мита, сплати інформаційно-технічних втрат та витрат, понесених Позивачем за проведення судової експертизи, яка була призначена за ініціативою суду. Відповідно до цього, просить стягнути з Відповідача ТОВ «Деліція»на користь Позивача ТОВ «Ексттаві»судові витрати по справі.

ТОВ «Деліція»письмового відзиву на апеляційну скаргу Позивача не подала, проте його представник в судовому засіданні заперечує доводи апеляційної скарги ТОВ «Ексттаві» та доповнення до неї, з тих мотивів, що такі є необґрунтованими та безпідставними, просить в задоволенні апеляційної скарги ТОВ «Ексттаві»- відмовити.

Представник Позивача в судове засідання не з‘явився, причини неявки не повідомив, хоча належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, про що свідчить його підпис у формулярі про оголошення перерви.

Судова колегія Львівського апеляційного господарського суду порадившись на місці, вирішила розглядати справу за наявними у ній матеріалами, у відповідності до вимог ст. 75 ГПК України.

В процесі розгляду справи в апеляційній інстанції, представниками Відповідача двічі заявлено клопотання про зупинення провадження по справі б/н від 10.09.2007 р. та б/н від 19.11.2007 р., оскільки в Ужгородському міськрайонному суді Закарпатської області розглядається адміністративна справа №2п-4089/07, предметом якої є визнання нечинними Свідоцтв на знак для товарів та послуг №36204 від 15.12.2003 р. №42882 від 15.09.2004 р., яка безпосередньо пов‘язана зі справою 5/189, по якій Позивач вважає, що його права порушені на підставі вищезазначених Свідоцтв, відповідно до яких укладені договори на комерційне використання товарних знаків «DELIZIA»та «DELIZIA-насолода», а тому результати розгляду справи №2п-4089/07 можуть вплинути на результат розгляду справи №5/189.

Судовою колегією Львівського апеляційного господарського суду вищезазначені клопотання про зупинення провадження у справі відхилені з огляду на те, що у відповідності до ст. 101 ГПК України у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обгрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього. Апеляційний господарський суд не зв‘язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обгрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

На час розгляду справи в суді першої інстанції не були відомі обставини щодо оскарження в судовому порядку Свідоцтв на знак для товарів та послуг №36204 від 15.12.2003 р. №42882 від 15.09.2004 р. про визнання їх нечинними і відповідно дана обставина не могла вплинути на прийняття рішення місцевим господарським судом, яке і є предметом оскарження.

При перегляді рішення місцевого господарського суду в апеляційному порядку судова колегія Львівського апеляційного господарського суду керувалась наступним.

Позивач є особою –ліцензіатом, що у власній господарській діяльності використовує знак для товарів та послуг «DELIZIA»та торговий знак «DELIZIA-насолода»із зображенням на підставі Ліцензійного договору на комерційне використання товарного знаку від 15.09.2004 р. (Т-1, а.с.25-26) та авторського ліцензійного договору на комерційне використання товарного знаку від 15.12.2003 р. (Т-1 а.с.23-24), укладених із власником згаданих вище об‘єктів права інтелектуальної власності Ващенко І.В. (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №36204 від 15.12.2003 р. (Т-1 а.с.27) та Свідоцтво на знак для товарів і послуг №42882 від 15.09.2004 р.(Т-1 а.с.28)).

Відповідно до п. 1.1 вищеназваних договорів ТОВ «Ексттаві»одержало право на комерційне використання знаків для товарів і послуг«DELIZIA»та «DELIZIA-насолода», правом інтелектуальної власності на які володіє Ващенко І.В.

У відповідності до вимог ст. 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви та пояснень представника Позивача, після підписання вищезазначених ліцензійних договорів і придбання права на комерційне використання знаків для товарів і послуг, підприємству ТОВ «Ексттаві»стало відомо про те, що протягом тривалого часу, а саме більше трьох років ТОВ «Деліція», не санкціоновано використовує передані ТОВ «Ексттаві»для комерційного використання знаки для товарів і послуг, зазначені у Свідоцтвах №36204 від 15.12.2003 р., №42882 від 15.09.2004 р.

В матеріалах справи наявний лист Ващенка І.В. б/н від 05.04.2006 р. (а.с.33), який адресований директору ТОВ «Деліція»з пропозицією укласти авторський ліцензійний договір на використання знаку для товарів і послуг, який надасть ТОВ «Деліція»законне право використання знаків для товарів і послуг, зазначених у Свідоцтвах №36204 від 15.12.2003 р. , №42882 від 15.09.2004 р., який залишено без відповіді.

У відповідності до положень ліцензійного договору на комерційне використання товарного знака від 15.09.2004 р. та авторського ліцензійного договору на комерційне використання товарного знаку від 15.12.2003 р. ТОВ «Ексттаві»подало позовну заяву до Господарського суду Закарпатської області про захист права інтелектуальної власності та відшкодування моральної та матеріальної шкоди

Відповідач, заперечуючи проти позовних вимог, покликається на те, що він використовує товарний знак «DELIZIA»раніше Позивача, тому згідно із ст. 500 ЦК України, володіє правом безоплатного використання цим товарним знаком.

Судом першої інстанції встановлено, що згідно з Висновком судової експертизи об‘єктів інтелектуальної власності №47 від 24.11.2006 р., складеним експертом НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності м. Київ (Т-1, а.с.47-70), позначення, що використовуються Відповідачем та знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №42882, правами на використання якого володіє Позивач є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Крім того, згідно із цим же висновком експерта, розміщення Відповідачем позначення на атрибутах ресторану слід вважати використанням знаку для товарів та послуг, що охороняється свідоцтвом №42882.

Товари та послуги Відповідача є спорідненими із товарами та послугами, що наведені у Свідоцтвах на знак для товарів та послуг №42882 від 15.09.2004р. та №36204 від 15.12.2003р.

Враховуючи наведене вище, суд апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що Відповідача слід визнати таким, що без відповідних погоджень використовує у власній господарській діяльності об’єкт інтелектуальної власності, майновими правами на який володіє Позивач у справі.

У відповідності до п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів та послуг»передбачено право власника охоронного документа (свідоцтва) забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно товарів та послуг, споріднених з наведеними у свідоцтвах на знак для товарів та послуг. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати (п.2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів та послуг»

Згідно з п. 3 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів та послуг» вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Згідно із підпунктом «е»п.2.1 Ліцензійного договору на комерційне використання товарного знаку від 15.09.2004 р. (Т-1, а.с.25-26) та підпунктом «е»п.2.1 авторського ліцензійного договору на комерційне використання товарного знаку від 15.12.2003 р.(Т-1, а.с.23-24) ліцензіат вправі звертатися за захистом прав на знак для товарів та послуг.

Зважаючи на викладене вище, суд апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що вимоги Позивача про усунення Відповідачем порушень прав інтелектуальної власності у спірній ситуації, слід визнати підставними і такими, що заявлені в межах встановленої законом та договорами компетенції.

Право власника об‘єкта інтелектуальної власності, або уповноваженої ним особи, на відшкодування моральної шкоди, заподіяної внаслідок порушення права інтелектуальної власності передбачене ст. 16 ЦК України, що кореспондується п. 2 ст. 20 Закону України «Про охоронну прав на знаки для товарів і послуг», яким також встановлено, що обов‘язком порушника є відшкодування власнику свідоцтва заподіяних збитків.

Згідно із ст. 432 ЦК України, кожна особа вправі звернутися за захистом свого права інтелектуальної власності, відповідно до ст.16 ЦК України.

Майнова та моральна шкода можуть відшкодовуватись у порядку глави 82 ЦК України (відшкодування шкоди, завданої неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи). Законодавець та судова практика встановлюють необхідну підставу їх стягнення –вчинення цивільного правопорушення (делікту). Необхідними елементами складу правопорушення виступають: наявність протиправного діяння ( дії чи бездіяльності); вини сторони; безпосереднього причинового зв`язку між дією (бездіяльністю) винної сторони та завданими збитками; наявність факту заподіяння збитків.

Сукупність вищезазначених обов`язкових елементів складу цивільного правопорушення є безумовною підставою відшкодування шкоди. Відсутність хоча б одного свідчить про відсутність складу правопорушення і, як наслідок –підстави відшкодування шкоди.

Враховуючи наведене вище та матеріали справи судова колегія вважає, що спричинення Позивачу моральної шкоди неправомірним використанням торгового знаку підтверджується фактом невірного уявлення споживачами споріднених послуг про якість та асортимент (меню), які пропонують сторони у справі. Крім того, будь-які можливі прояви негативного відношення до клієнтів ресторану Відповідача, можуть бути співвіднесені споживачами із послугами, які надаються Позивачем. Факт використання Відповідачем найменування, схожого до степені змішування із найменуванням Позивача, перешкоджає ідентифікації Позивача на ринку ресторанних послуг, а це приводить до створення перешкод при проведенні заходів скерованих на підвищення позитивного іміджу та занижує ділову репутацію ТОВ „Ексттаві”.

Заявлений до відшкодування розмір моральної шкоди, на думку суду, співвідноситься із розміром моральної шкоди, з огляду на тривалість та, власне, суть і спосіб порушення.

Згідно з цим, суд апеляційної інстанції погоджується з висновком місцевого суду, що вимоги про стягнення 20 000 грн. у відшкодування моральної шкоди є такими, що правомірно задоволенні судом першої інстанції.

Як вбачається з матеріалів справи, Позивач просить також стягнути з Відповідача 150 000 грн. матеріальної шкоди, посилаючись при цьому на те, що такий розмір негативних наслідків останній зазнав внаслідок щомісячної сплати власнику об‘єкту інтелектуальної власності 3 000 грн. згідно із Ліцензійним договором на комерційне використання товарного знаку від 15.09.2004 р. та 3000 грн. згідно з авторським ліцензійним договором на комерційне використання товарного знаку від 15.12.2003 р. Відповідно до цього, Позивач прийшов до висновку, що оскільки Відповідач незаконно використовував торговий знак у вигляді назви ресторану протягом 30 місяців та у вигляді назви на атрибутах ресторану протягом 20 місяців, розмір матеріальної шкоди становить 150 000 грн.

Як вбачається з положень п. 4.3 ліцензійного договору на комерційне використання товарного знаку від 15.09.2004 р. (Т-1, а.с.25-26 ) та п.4.3 авторського ліцензійного договору на комерційне використання товарного знаку від 15.12.2003 р. (Т-1, а.с.23-24) плата за комерційне використання товарного знаку для Позивача становить 3 000 грн. щорічно, а не щомісячно, як про це стверджує ТОВ «Ексттаві».

Позивачем не доведено належними та допустимими доказами факт використання Відповідачем торгового знаку «DELIZIA» протягом 30 місяців та «DELIZIA-насолода» протягом 20 місяців. Місцевим господарським судом правомірно встановлено, що лист Позивача, адресований Відповідачу 05.04.2006 р. не може вважатись належним доказом протиправного використання товарного знаку, в розумінні ст. 34 ГПК України.

Крім цього, Позивачем не подано ні суду першої інстанції, ні апеляційній інстанції доказів фактичного понесення витрат у сумі 150 000 грн.

Враховуючи наведене, суд апеляційної інстанції погоджується з висновками місцевого господарського суду про те, що вимоги Позивача про стягнення 150 000 грн. матеріальної шкоди не підлягають до задоволення, оскільки відсутні докази їх понесення Позивачем.

У відповідності до ст. 49 ГПК України, при частковому задоволенні позову, господарські втрати по справі покладаються на обидві сторони пропорційно задоволених позовних вимог.

Як вбачається з п. 3 резолютивної частини рішення від 09.07.2007 р., судом не враховано витрат на проведення судової експертизи (платіжне доручення за № 463 від 06.09.2006 р.).

Відповідно до цього, судова колегія Львівського апеляційного господарського суду прийшла до висновку про зміну п. 3 рішення місцевого господарського в частині розподілу судових витрат, а саме: господарські витрати, щодо проведення судової експертизи в сумі 6976,00 грн., державного мита за подання позовної заяви в сумі 102,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118, 00 грн., державного мита за подання апеляційної скарги в сумі 51,00 грн. розподілити пропорційно задоволеним вимогам.

Оцінивши докази в їх сукупності, судова колегія Львівського апеляційного господарського суду прийшла до висновку про зміну рішення місцевого господарського суду в частині третій, в зв‘язку з невідповідністю такої нормам процесуального права. В решті рішення місцевого господарського суду залишити без змін, як таке, що винесене у відповідності до норм чинного законодавства з повним дослідженням матеріалів та обставин справи.

Керуючись ст. ст. 99, 101, 102, 103, 104, 105 ГПК України ,

Львівський апеляційний господарський суд ПОСТАНОВИВ:

1.          В задоволенні апеляційної скарги ТзОВ «Деліція»- відмовити.

2.          Апеляційну скаргу ТзОВ «Ексттаві»- задоволити частково.

3.          Рішення Господарського суду Закарпатської області від 09.07.2007 р. у справі №5/189 в частині третій змінити: «Стягнути з ТзОВ «Деліція»на користь ТзОВ «Ексттаві»- 20 000 грн. у відшкодування моральної шкоди. Господарські витрати, щодо проведення судової експертизи в сумі 6976,00 грн., державне мито за подання позовної заяви в сумі 102,00 грн.; витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118, 00 грн.; державне мито за подання апеляційної скарги в сумі 51,00 грн. розподілити пропорційно задоволеним вимогам».

В решті рішення місцевого господарського суду залишити без змін.

4.          Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку.

5.          Справу №5/189 повернути Господарському суду Закарпатської області.

Головуючий суддя                                                            Давид Л.Л.

Суддя                                                                                Кордюк Г.Т.

Суддя                                                                                Мурська Х.В.