ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №  21/228-12/148

18.12.07

За позовом     Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод»

До                    1. Споживчого товариства «Діамед»

2. Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод продтоварів

«Калинка»

Треті особи, які не

заявляють самостійних

вимог на предмет спору

на стороні позивача   1. Закрите акціонерне товариство «Індустріальні та дистрибуцій -

ні системи»

2. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства

освіти і науки України

Про                     припинення порушення прав на торговельну марку «Миргородська»за

свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №9526, 22522.

Суддя  Палій В.В.

Секретар Молочна Н.С.

Представники:

Від позивача            Сопільняк В.Ю.- предст. (дов. від 02.01.2007р.)

Від відповідачів   1. не з’явився

2. Гузій Д.М.- предст. (дов. від 12.03.2007р.)

Від третіх осіб     1. не з”явився

2. Шатова І.О.- начал. відділу, (дов. від 23.03.2007р.)

Обставини  справи:

Позивач звернувся до суду з позовом  до           відповідачів припинення порушення прав на торговельну марку «Миргородська»за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №9526, 22522.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 03.09.2004р. №21/228 в задоволенні позовних вимог відмовлено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 28.10.2004р. рішення №21/228 від 03.09.2004р. залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 01.03.2005р. №21/228 рішення Господарського суду міста Києва від 03.09.2004р. №21/228 та Постанову КАГС від 28.10.2004р. №21/228 скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

За резолюцією Першого заступника Голови Господарського суду міста Києва справу №21/228 передано судді Прокопенко Л.В. на новий розгляд.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.03.2005р. справі №21/228 присвоєно номер 21/228-12/148, розгляд справи призначено на 06.04.2005р.

Ухвалою Верховного суду України від 16.06.2005р. №21/228 відмовлено у порушенні касаційного провадження з перегляду постанови ВГСУ від 01.03.2005р. у справі №21/228.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.07.2005р. №21/228-12/148 розгляд справи призначено на 09.08.2005р.

09.08.2005р. у судовому засіданні оголошено перерву.

Ухвалою від 09.09.2005р. Першого заступника Голови Господарського суду міста Києва продовжено строк вирішення спору по справі №21/228-12/148 на один місяць.

За Розпорядженням від 16.09.2005р. Голови Господарського суду міста Києва справу №21/228-12/148 передано для розгляду судді Палію В.В., у зв’язку з тим, що суддя Прокопенко Л.В. знаходиться на лікарняному та з метою уникнення затягування розгляду справи.

У зв’язку з наведеним, ухвалою від 21.09.2005р. справа №21/228-12/148 прийнята до провадження суддею Палієм В.В. розгляд справи призначено на 04.10.2005р.

У судовому засіданні 04.10.2005р. за клопотанням позивача до матеріалів справи залучено рекомендації Антимонопольного комітету України №27-26ю4/11-1434 від 22.03.2005р.

Позивач та відповідач-2 надали суду письмові пояснення по справі, з урахуванням висновків, що містяться у Постанові ВГСУ від 01.03.2005р. №21/228.

У судовому засіданні 04.10.2005р. представник позивача подав письмове клопотання про призначення судової експертизи у справі №21/228-12/148 та зазначив перелік питань, що на його думку, необхідно поставити перед експертом.

Представник відповідача-2 заперечив проти заявленого клопотання.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Представники позивача та відповідач-2 надали суду перелік питань, які вважають за необхідне поставити на вирішення перед експертом.

Враховуючи ту обставину, що для роз’яснення питань, що виникли при розгляді справи №21/228-12/148 необхідні спеціальні знання, ухвалою від 04.10.2005р. судом призначено судову експертизу у справі №21/228-12/148, у зв’язку з чим провадження у справі зупинено.

24.09.2007р. судом одержано висновок №10530 експертизи об’єктів інтелектуальної власності по справі №21/228-12/148 із матеріалами справи.

У зв’язку з усуненням обставин, які були підставою для зупинення провадження у справі №21/228-12/148, провадження у справі поновлено ухвалою від 25.09.2007р., розгляд справи призначено на 23.10.2007р.

У судовому засіданні 23.10.2007р. представники позивача та відповідача-2 надали суду письмові пояснення по справі, з урахуванням висновку експертизи №10530.

Представник відповідача-2 подав клопотання про залучення до матеріалів справи додаткових документів по справі.

Клопотання судом задоволено.

Представник відповідача-2 подав клопотання про направлення висновку №10530 експертизи об’єктів інтелектуальної власності по справі №21/228-12/148 для належного оформлення експерту Прохорову-Лукіну Г.В. У зв’язку з чим, на час належного оформлення доказу, зупинити провадження у справі №21/228-12/148.

Клопотання про зупинення провадження у справі №21/228-12/148 судом не задоволено, оскільки Господарський процесуальний кодекс України не передбачає такої підстави для зупинення провадження у справі, як направлення експертного висновку по справі для належного оформлення до експертної установи. Проте, суд вважає за необхідне скерувати висновок №10530 експертизи об’єктів інтелектуальної власності до експертної установи, з метою приведення його у відповідність до вимог, встановлених п. 4.15 Інструкції  про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.

У зв’язку з наведеним та у зв’язку з неявкою у судове засідання представника відповідача-1, розгляд справи 23.10.2007р. відкладено.

Супровідним листом від 23.10.2007р. висновок №10530 експертизи скерований до експертної установи, з метою приведення у відповідність до вимог, встановлених Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.

30.10.2007р. судом одержано висновок №10530 експертизи об’єктів інтелектуальної власності з реквізитами, виконаними відповідно до вимог Інструкції.

У судовому засіданні 13.11.2007р. судом оголошено перерву до 22.11.2007р. з метою надання позивачем довідки про включення до ЄДРПОУ  відповідача-1.

У зв’язку з тим, що позивачем не надано суду довідку про включення до ЄДРПОУ відповідача-1 та з метою витребування додаткових документів по справі, розгляд справи 22.11.2007р. відкладено.

29.11.2007р. судом одержано супровідний лист від відповідача-2 із копією патенту на промисловий зразок «Етикетка «Мінеральна вода «Миргородська №2».

У судове засідання 05.12.2007р. представник позивача не з’явився, витребувану довідку про включення до ЄДРПОУ відповідача-1 суду не надав.

У судовому засіданні 05.12.2007р. представник відповідача-2 надав суду додаткові пояснення до відзиву на позов, у яких відповідач-2 просить суд відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог повністю.

У зв’язку з неявкою у судове засідання представника позивача та неподання ним витребуваних судом документів, розгляд справи 05.12.2007р. відкладено.

У судовому засіданні 12.12.2007р. представник позивача надав суду довідку про включення до ЄДРПОУ відповідача-1, яка підтверджує адресу офіційного місцезнаходження відповідача-1, що зазначена у позовній заяві: 03170, м. Київ, вул. Чаадаєва, 3, кв. 137 та на яку відповідачу-1 скеровувались ухвали суду.

У судовому засіданні 12.12.2007р. судом оголошено перерву до 18.12.2007р., з метою виготовлення повного тексту рішення по справі.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та третіх осіб, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач є власником свідоцтва України №9526 на торговельну марку «МИРГОРОДСЬКА / MIRGORODSKA»(комбінована), зареєстровану для товарів «води мінеральних для медичних потреб»05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) та товарів «води мінеральні (напої); води столові»32 класу МКТП; свідоцтва України № 22522 на торговельні марку «МИРГОРОДСЬКА»та свідоцтва України № 22523 на торговельну марку RGORODSKA», зареєстровану для товарів  «папір, картон і вироби з них, що не належать, до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та кацелярське обладнання (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); ігрові карти; друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари, що включені до 16 класу, в тому числі: етикетки, упакування, в тому числі для пляшок, плівки пластмасові для пакування, проспекти, друковані видання, плакати, календарі, друкарська продукція, пакети, оголошення, обгортки для пляшок, мішки (обгортки, конверти, сумки) для пакування, листи целофанові для пакування, коробки, блокноти, бланки»16 класу МКТП, товарів «меблі, дзеркала, картинні рами; вироби (що не належать до інших класів) з дерева, кори, очерету, комишу, верби, рогу, кістки, слонової кістки, китового вуса, панцеру черепах, черепашок, бурштину, перламутру, морської пінки і замінників цих матеріалів або з пластмас; всі товари, що включені до 20 класу, в тому числі: вмістини пластмасові для пакування, ковпачки закупорювальні неметалеві, коробки неметалеві, кришки, в тому числі для пляшок, пробки неметалеві, резервуари, контейнери для пакування пластмасові, застібки до посудин, кроненпробки неметалеві»20 класу МКТП, товарів «домашнє або кухонне начиння і вмістини (не з коштовних металів і не покриті ними); гребінці і губки; щітки (крім пензлів); щіткові матеріали; знаряддя для чищення; сталева вовна; необроблене або частково оброблене скло (крім будівельного); вироби із скла, порцеляни та череп'яні, що не належать до інших класів, всі товари, що включені до 21 класу, в тому числі: балони скляні (посудини), сулії, пляшки, сифони для води, пристосування для відкривання пляшок, посудини, посудини для пиття, склянки»21 класу МКТП, послуг «реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: публікування рекламних листків, брошур, ділові комерційні операції, демонстрування товарів, імпорт-експорт, послуги щодо рекламних оголошень, оформляння вітрин, сприяння продажеві (посередництво)»35 класу МКТП, послуг «забезпечування харчами і напоями; забезпечування тимчасовим житлом; лікарське, гігієнічне та косметичне доглядання; ветеринарні та сільськогосподарські послуги; правничі послуги; наукове та промислове досліджування; програмування; всі послуги, що включені до 42 класу, в тому числі: забезпечування обладнанням виставок, санаторії, лікарні, оздоровчі будинки»42 класу МКТП.

Позивач вказує на те, що у продажу в м. Києві знаходиться мінеральна вода “МИРГОРОДСЬКА № 2”, пропонування для продажу та продаж якої здійснює споживче товариство “Діамед” (далі - відповідач-1). Виробником вказаної мінеральної води є закрите акціонерне товариство “Миргородський завод продтоварів “Калинка” (далі - відповідач-2). Крім того, відповідач-2 здійснює рекламування зазначеної продукції, тобто використовує позначення “МИРГОРОДСЬКА № 2” із зображенням пляшки відповідної мінеральної води у рекламі. Позивач вважає, що такі дії відповідача-2 слід кваліфікувати як застосування позначення “МИРГОРОДСЬКА № 2” для тих самих товарів і послуг, для яких зареєстровано торговельну марку позивача за свідоцтвом України №9526; пропонування вказаної мінеральної води для продажу; використання позначення “МИРГОРОДСЬКА № 2” у рекламі.

Позивач вважає, що відповідачі фактично здійснюють дії, які у розумінні ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ з наступними змінами та доповненнями визнаються використанням знака, а оскільки такі дії здійснюються без згоди позивача як власника вищевказаних свідоцтв, їх слід кваліфікувати як порушення прав позивача на торговельні марки за свідоцтвами України №№ 9526, 22522, 22523.

Відповідач-1 проти позову заперечив з підстав його необґрунтованості та недоведеності належними у справі доказами.

Відповідач-2 надав відзив на позовну заяву, в якому проти позову заперечив з підстав його необґрунтованості та недоведеності. В обґрунтування заперечення проти позову відповідач-2 зазначив, що дійсно здійснює видобування, розлив та продаж мінеральної води «МИРГОРОДСЬКА № 2», проте таке видобування, розлив та продаж здійснюються з дотримання приписів чинного законодавства України.

Відповідач-2 послався на належні йому права інтелектуальної власності на торговельні марки за свідоцтвами України №№ 32001, 32005, 33640 та значив, що використовувана ним етикетка є послідовним оформленням зовнішнього вигляду продукції.

Також відповідач-2 вказав, що позивач не міг набути прав інтелектуальної власності на торговельні марки за свідоцтвами України №№ 9526, 22522, 22523 на підставі ст. 494, 495 ЦК України, оскільки казаний нормативно-правовий акт набув чинності пізніше, ніж видані зазначені свідоцтва. Крім того, відповідач-2 посилається на подання позивачем позову з пропуском строку позовної давності та на не доведення позивачем наявності у нього порушеного відповідачем-2 права.

У доповненнях до відзиву на позов відповідач-2 зазначив, що є власником патенту України №10897 на промисловий зразок «Етикетка «Мінеральна вода «МИРГОРОДСЬКА № 2», права на які набув 15.09.2005р., та використовуючи спірну етикетку реалізує права власника патенту на промисловий зразок, визначені Законом України «Про охорону прав на промислові зразки»від 15.12.1999р. з наступними змінами та доповненнями. Також відповідач-2 послався на наявність у нього права попереднього користувача позначенням «МИРГОРОДСЬКА № 2», оскільки використовує його з 1975р. Крім того, відповідач-2 зазначає, що безпідставними є позовні вимоги позивача про припинення з боку відповідача-2 недобросовісної конкуренції, посилаючись при цьому на рішення Державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 08.10.2007 р. № 10/154-р «Про закриття провадження у справі № 27-26.13/37-05»; рішення Ленінського районного суду м. Полтава від 05.07.2004 р. у цивільній справі № 2-1669/04 за позовом гр. Бедратого І. В. до ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка»про захист прав споживачів.

Третя особа-1 підтримала позицію позивача  у справі, зазначивши, що за умови доведення належними доказами у справі порушення прав позивача як власника торговельних марок за свідоцтвами України №№ 9526, 22522, 22523 має бути припинено.

Третя особа-2 надала письмові пояснення у справі, зазначивши, що кожна зі сторін має довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень, а відтак позивачем має бути доведено схожість до ступеню змішування спірних позначень та можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні всі обставини, що мають значення для справи, заслухавши пояснення представників сторін, третіх осіб, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених позовних вимог та про задоволення позову повністю, з наступних підстав.

Позивач є власником свідоцтва України №9526 на торговельну марку «МИРГОРОДСЬКА / MIRGORODSKA»(комбінована), зареєстровану для вищезазначених товарів 5, 32 МКТП (дата подання заявки -  15.11.1996 р., дата реєстрації знака –27.02.1998 р.); свідоцтва України № 22522 на торговельні марку «МИРГОРОДСЬКА», зареєстровану для вищезазначених товарів 16, 20, 21 класів МКТП та вищевказаних послуг 35, 42 класів МКТП; (дата подання заявки –03.08.1998 р., дата реєстрації знака –15.01.2002 р.), свідоцтва України № 22523 на торговельну марку A», зареєстровану для вищезазначених товарів 16, 20, 21 класів МКТП та вищевказаних послуг 35, 42 класів МКТП (дата подання заявки –03.08.1998 р., дата реєстрації знака –15.01.2002 р.).

За змістом ст. ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, відтак позивачу належать права інтелектуальної власності на вищевказані торговельні марки. З матеріалів справи вбачається, що свідоцтва України №№ 9526, 22522, 22523 видані раніше, ніж набув чинності ЦК України (01.01.2004 р.), проте згідно перехідних положень вказаного нормативно-правового акта (п. 4) щодо відносин, які виникли до набрання чинності Цивільним кодексом України, положення цього кодексу застосовуються до тих прав і обов’язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності. Права інтелектуальної власності на торговельні марки за свідоцтвами України №№ 9526, 22522 виникли до набрання чинності ЦК України, проте продовжують існувати після набрання ним чинності. Відтак позивач правомірно посилається як на ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»від 15.12.1999 р. № 3689-ХІІ з наступними змінами та доповненнями (далі - Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), так і на ст. ст. 494, 495 ЦК України, які містять положення аналогічного змісту щодо засвідчення прав інтелектуальної власності на торговельну марку свідоцтвом.

Таким чином, вищевикладені положення щодо поширення дії ЦК України на правовідносини, які виникли до набрання ним чинності та продовжують існувати після набрання чинності ЦК України, спростовують твердження відповідача-2 на неможливість належності позивачу прав інтелектуальної власності на торговельні марки за свідоцтвами України №№ 9526, 22522, 22523 на підставі ст. ст. 494, 495 ЦК України.

Згідно ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, в тому числі, виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання. Ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Таким чином, позивач як власник свідоцтва України №9526 має право забороняти використання позначень, що є схожими, настільки, що їх можна сплутати, з комбінованим позначенням, зареєстрованим в якості торговельної марки за свідоцтвом України № 9526.

В матеріалах справи наявні докази знаходження у продажу в м. Києві товару - мінеральна вода “МИРГОРОДСЬКА № 2”, розлитої у пляшки та маркованої етикеткою, яку позивач вважає схожою, настільки, що її можна сплутати, з комбінованим позначенням, зареєстрованим в якості торговельної марки за свідоцтвом України № 9526. Пропонування для продажу та продаж вказаного товару здійснює відповідач-1. Виробником зазначеного товару є відповідач-2. Наявними у матеріалах справи доказами доводиться, що відповідач-2 здійснює рекламування зазначеної продукції, використовуючи при цьому позначення “МИРГОРОДСЬКА № 2” у рекламі.

Згідно ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»використанням знака визначається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Таким чином, до предмета доказування у даній справі входять, зокрема, питання щодо того, чи є позначення, яким маркується виготовлюваний відповідачем-2 та реалізовуваний відповідачем-1 товар –мінеральна вода «МИРГОРОДСЬКА № 2», схожим настільки, що його (позначення) можна сплутати із зареєстрованим на ім’я позивача знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 9526; чи є товар, для якого зареєстровано вказану торговельну марку, таким самим чи спорідненим з виготовлюваним відповідачем-2 та реалізовуваним відповідачем-1 товаром, який маркується спірним позначенням; чи є позначення «Миргородська № 2», яке використовується відповідачем-2 у рекламі схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № 22522.

Відповідно до ст. 41 ГПК України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. З урахуванням того, що вищевказані питання потребували спеціальних знань судом було призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності.

Експертне дослідження проведене відповідно до Закону України «Про судову експертизу» кваліфікованим судовим експертом Г. В. Прохоровим-Лукіним, який має відповідну кваліфікацію та внесений до реєстру атестованих судових експертів.

За результатами проведення судової експертизи експертом складено Висновок № 10530 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 28.08.2007 р. (далі - Висновок).

Ст. 32 ГПК України встановлено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги чи заперечення сторін. Ці дані встановлюються,  зокрема, висновками судових експертів. Однак висновок судового експерта не є для суду обов’язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленому ст. 43 ГПК України.

Судом встановлено, що Висновок містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцінивши Висновок за правилами ст. 43 ГПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, Висновок слід вважати належним та допустимим доказом у справі.

Висновком судової експертизи встановлено, що:

1)          Використання відповідачем-2 етикетки на пляшці мінеральної води «МИРГОРОДСЬКА № 2»не є використанням знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 9526, а є використання комбінованого позначення, що імітує знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 9526. Така імітація може призвести до змішування споживачами виробників, що виробляють зазначену мінеральну воду;

2)          Використання самого по собі (без поєднання з іншими зображувальними та/або словесними елементами) словесно-цифрового позначення «МИРГОРОДСЬКА № 2», яке використовується відповідачем-2 в етикетці та рекламі мінеральної води, може вводити споживачів в оману стосовно особи, яка реалізує на ринку товари та послуги, зазначені в свідоцтві на знак для товарів та послуг № 22522;

3)          Використання Відповідачем-2 словесно-цифрового позначення «МИРГОРОДСЬКА № 2»у рекламі є використанням торговельної марки позивача за Свідоцтвом України № 22522;

4)          Ряд товарів і послуг, які реалізуються на ринку ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка»з використанням в етикетці та рекламі позначення «Миргородська №2»(додатки 5-7 до позовної заяви, аркуші справи №№16-20), є тотожними або спорідненими з товарами та послугами, зазначеними в свідоцтві позивача на знак для товарі і послуг №22522;

5)          Позначення «МИРГОРОДСЬКА № 2», яке використовується відповідачем-2 на етикетці та у рекламі мінеральної води є схожим зі знаком позивача за Свідоцтвом України № 22522 за фонетичними та семантичними ознаками;

6)          Використання відповідачем-2 позначення «Миргородська №2»в етикетці та рекламі мінеральної води (зразки в матеріалах справи) не є використанням торгівельної марки Відповідача-2 за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 33640;

7)          Наявність на ринку мінеральних вод одночасно мінеральних вод «МИРГОРОДСЬКА»та «МИРГОРОДСЬКА № 2», що маркуються схожими засобами індивідуалізації може породити у свідомості споживачів асоціації, що обидві води вироблені одним виробником (ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" або ЗАТ "Миргородський завод продтоварів «Калинка»).

Оцінивши висновок судової експертизи у сукупності з іншими доказами у справі, суд приходить до висновку, що відповідачі використовують позначення (спірну етикетку), яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі  знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №9526, та, крім того, що позначення «МИРГОРОДСЬКА № 2», яке використовується відповідачем-2 на етикетці та у рекламі мінеральної води, є схожим зі знаком позивача за свідоцтвом України №22522 настільки, що їх можна сплутати. На підставі наявних у матеріалах справи доказів, які суд оцінює за своїм внутрішнім переконанням, суд приходить до висновку, що ряд товарів і послуг, які реалізуються на ринку ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка»з використанням в етикетці та рекламі позначення «Миргородська №2»є тотожними (такими самими) або спорідненими з товарами та послугами, зазначеними в належному позивачу свідоцтві України № 22522 на знак для товарів і послуг.

Тим самим, суд визнає обґрунтованим посилання позивача на вказані обставини, а заперечення відповідача-2 з цього приводу такими, що спростовуються наявними у матеріалах справи доказами.

Посилання відповідача-2 на здійснення ним під час маркування мінеральної води «Миргородська № 2»спірною етикеткою прав власника патенту України №10897 на промисловий зразок «Етикетка «Мінеральна вода «Миргородська № 2»на підставі ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»і тим самим неможливість заборони вчинення таких дій суд вважає таким, що не базується на приписах чинного законодавства України з огляду на таке.

Згідно п. 4 ст. 5 цього Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Пунктами 2, 4, 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»визначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом; використанням знака визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака; свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Водночас у відповідності до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»промисловий зразок –це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Відповідно до п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний  оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Таким чином, у даному випадку виготовленням виробів із застосуванням запатентованого промислового зразка є виготовлення етикеток для пляшок, оскільки у якості промислового зразка відповідача-2 зареєстровано «Етикетка «Мінеральна вода «Миргородська № 2».

Суд вважає, що використання промислового зразка «Етикетка «Мінеральна вода «Миргородська № 2»не лише для виготовлення та розповсюдження етикеток для пляшок, але й для позначення товару (розміщення на пляшках з мінеральною водою) виходить за межі правового захисту, що надається власникові патенту згідно з п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Відповідно до п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Ст. 431 ЦК України передбачено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Посилання відповідача-2 на рішення Ленінського районного суду м. Полтава від 05.07.2004 р. у цивільній справі №2-1669/04 за позовом гр. Бедратого І. В. до ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка»про захист прав споживачів як на рішення суду у цивільній справі, яким на думку відповідача-2 встановлені факти, що мають бути враховані в якості преюдиційних при вирішенні даної справи, не приймається судом до уваги з огляду на таке. Виклад Ленінським районним судом м. Полтава у вказаному рішенні фактичних обставин цивільної справи № 2-1669/04 за позовом Бедратого І. В. до ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка»про захист прав споживачів, які суд враховував та оцінював, відмовляючи у позові споживача про захист порушених прав споживача, не може вважатися встановленням фактів, які повинні враховувати при винесенні рішення у даній справі.

Суд вважає такими, що спростовуються наявними у матеріалах справи доказами, та, відповідно, не приймає до уваги, посилання відповідача-2 на подання позивачем позовної заяви з пропуском строку позовної давності, оскільки, як вбачається з матеріалів справи,  використання відповідачем спірної етикетки почалося у 2004 році.

Стосовно позовної вимоги про припинення недобросовісної конкуренції, заявленої до відповідача-2, судом встановлено наступне.

Позивач є суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність по виробництву та реалізації лікувально-столових мінеральних вод. Відповідач-2 також виробляє та реалізує лікувально-столову мінеральну воду на території України. Таким чином, між позивачем та відповідачем-2 існує економічна конкуренція у розумінні ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»№ 2210-ІІІ від 11.01.2001 р. з наступними змінами та доповненнями.

Ст. 32 ГК України та ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР встановлено, що недобросовісною конкуренцією визнаються будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. За змістом ст. 32 ГК України та ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»недобросовісною конкуренцією є, зокрема, неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання. Ст. 33 ГК України та ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»встановлено, що неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужої торговельної марки, позначення, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, який має пріоритет на їх використання.

Наявними у матеріалах справи доказами (в тому числі, почесна грамота Виконкому міської Ради народних депутатів за друге місце в соціалістичному змаганні серед колективів промислових підприємств І-ої групи за 1984рік, січень, 1985р.; почесна грамота Колегії Державного агропромислового комітету УРСР та президії Українського республіканського комітету профспілки робітників агропромислового комплексу від 30 жовтня 1987р. за вагомий внесок у виконання Продовольчої програми, роботи по збільшенню випуску продукції, застосування у виробництві нових досягнень науково-технічного прогресу у зв’язку з 60-річчям заснування заводу; етикетка зразка 1955р., етикетка зразка 1987р.) доводиться, що позивач має пріоритет на використання позначення “МИРГОРОДСЬКА”.

Суд вважає доведеними належними засобами доказування посилання позивач на те, що саме він є уповноваженою особою у розумінні ст. 33 ГК України та ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»(саме позивач є власником свідоцтв України №№ 9526, 22522 на торговельні марки, а, отже, згідно ст. ст. 494, 495 ЦК України  йому належать права інтелектуальної власності на вищезазначені торговельні марки, відтак позивач є тією особою, якій за приписами ст. ст. 426, 495 ЦК України, ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»належить право використовувати торговельні марки на свій розсуд, дозволяти таке використання іншим особам, а також забороняти неправомірне використання його торговельних марок).

Суд також визнає обґрунтованим посилання позивача на те, що використання відповідачем-2 позначення, що є схожим з торговельними марками позивача, може призвести до змішування діяльності позивача і відповідача-2. Судом оцінені надані позивачем докази, якими підтверджується надходження на адресу третьої особи-1 (дистриб’ютора мінеральних вод позивача) листів, якими доводиться можливість змішування діяльності позивача та відповідача-2. Крім того, і Висновком судової експертизи встановлено, що наявність на ринку мінеральних вод одночасно мінеральних вод «МИРГОРОДСЬКА»та «МИРГОРОДСЬКА № 2», що маркуються схожими засобами індивідуалізації може породити у свідомості споживачів асоціації, що обидві води вироблені одним виробником.

Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідач-2 здійснює використання позначень, що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками позивача як уповноваженої особи у розумінні ст. 33 ГК України та ст. 4 Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції», якому належить пріоритет на їх використання, внаслідок чого може статися змішування діяльності позивача та відповідача-2, а тому дії відповідача-2 слід кваліфікувати як недобросовісну конкуренцію.

Посилання відповідача-2 на рішення Державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 08.10.2007 р. № 10/154-р «Про закриття провадження у справі № 27-26.13/37-05»в якості доказу відсутності з боку відповідача-2 недобросовісної конкуренції у вигляді використання спірної етикетки та позначення «Миргородська № 2»у рекламі суд вважає необґрунтованими з огляду на таке.

З тексту вказаного рішення вбачається лише, що Антимонопольний комітет України закрив відповідну справу у зв’язку з відсутністю претензій заявника (ЗАТ «Миргородський завод мінеральних вод») до зміненого дизайну етикетки. Водночас судом враховується той факт, що 22.03.2005р. Антимонопольним комітетом України були винесені рекомендації № 27-26.4/11-1434 щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Як вбачається з вказаних рекомендацій, Антимонопольний комітет України вбачав у використанні відповідачем-2 спірної етикетки ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та зобов’язав їх усунути, після чого порушив справу за ознаками порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Згідно ч. 5 ст. 13 ЦК України недобросовісна конкуренція не допускається.

Ст. 16 ЦК України визначає, що способом захисту цивільних прав та інтересів може бути припинення дії, яка порушує право.

За наведених обставин суд визнає позовні вимоги обґрунтованими у повному обсязі та такими, що підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Зобов’язати Споживче товариство “Діамед” (м. Київ, вул. Чаадаєва, 3, кв. 137, ) припинити порушення прав власника свідоцтва України №9526.

3. Заборонити Споживчому товариству “Діамед” (м. Київ, вул. Чаадаєва, 3, кв. 137, ) використовувати без дозволу Закритого акціонерного товариства “Миргородський завод мінеральних вод” (37600, м. Миргород, Полтавської обл., вул. Мінзаводська, 1, ) комбіноване позначення (етикетку), яке є схожим з торговельною маркою Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод»(37600, м. Миргород, Полтавської обл., вул. Мінзаводська, 1, ) за свідоцтвом України №9526 настільки, що їх можна сплутати.

4. Зобов’язати Закрите акціонерне товариство “Миргородський завод продтоварів “Калинка” (37600, м. Миргород, Полтавської області, вул. Багачанська, 2, ) припинити порушення прав власника свідоцтв України №№ 9526, 22522.

5. Заборонити Закритому акціонерному товариству “Миргородський завод продтоварів “Калинка” (37600, м. Миргород, Полтавської області, вул. Багачанська, 2, ) використовувати без дозволу Закритого акціонерного товариства “Миргородський завод мінеральних вод” (37600, м. Миргород, Полтавської обл., вул. Мінзаводська, 1, ) комбіноване позначення (етикетку), яке є схожим з торговельною маркою Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод»(37600, м. Миргород, Полтавської обл., вул. Мінзаводська, 1, ) за свідоцтвом України №9526 настільки, що їх можна сплутати, та словесне позначення «МИРГОРОДСЬКА № 2»у рекламі, яке є схожим з торговельною маркою Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод»(37600, м. Миргород, Полтавської обл., вул. Мінзаводська, 1, ) за свідоцтвом України №22522 настільки, що їх можна сплутати.

6. Зобов’язати Закрите акціонерне товариство “Миргородський завод продтоварів “Калинка” (37600, м. Миргород, Полтавської області, вул. Багачанська, 2, ) усунути з пляшок мінеральної води “МИРГОРОДСЬКА № 2” комбіноване позначення (етикетку), яке є схожим з торговельною маркою Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод»(37600, м. Миргород, Полтавської обл., вул. Мінзаводська, 1, ) за свідоцтвами України №№ 9526, 22522.

7.  Зобов’язати Закрите акціонерне товариство “Миргородський завод продтоварів “Калинка” (37600, м. Миргород, Полтавської області, вул. Багачанська, 2, ) знищити виготовлені зображення комбінованого позначення (етикетки), що є схожим з торговельною маркою ЗАТ “Миргородський завод мінеральних вод” (37600, м. Миргород, Полтавської обл., вул. Мінзаводська, 1, ) за свідоцтвами України №№ 9526, 22522 настільки, що їх можна сплутати.

8. Зобов’язати Закрите акціонерне товариство “Миргородський завод продтоварів “Калинка” (37600, м. Миргород, Полтавської області, вул. Багачанська, 2, ) припинити недобросовісну конкуренцію.

9. Стягнути з Споживчого товариства «Діамед»(м. Київ, вул. Чаадаєва, 3, кв. 137, ) на користь Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод»(37600, м. Миргород, Полтавської обл., вул. Мінзаводська, 1, ), 42,50грн. - державного мита; 59,00грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

10. Стягнути з Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод продтоварів «Калинка»(37600, м. Миргород, Полтавської області, вул. Багачанська, 2, ) на користь Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод»(37600, м. Миргород, Полтавської обл., вул. Мінзаводська, 1, ), 42,50грн. - державного мита; 59,00грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

11. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10

днів з дня його прийняття.

Суддя
Палій В. В.