ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2007 р.
№ 47/70-06

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П.–головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "МЗ Трейдинг", м. Донецьк (далі –ТОВ "МЗ Трейдинг")

на рішення господарського суду Харківської області від 15.05.2006 та

постанову Харківського апеляційного господарського суду від 22.05.2007

зі справи  № 47/70-06

за позовом ТОВ "МЗ Трейдинг"

до державного підприємства "Завод ім. В.О. Малишева", м. Харків (далі –              ДП "Завод ім. В.О. Малишева")

про стягнення 1 224 001 грн.

Судове засідання проведено за участю представників:

ТОВ "МЗ Трейдинг" –не з’яв.,

ДП "Завод ім. В.О. Малишева" – Стець М.Л.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ТОВ "МЗ Трейдинг" звернулося до господарського суду Харківської області з позовом до ДП "Завод ім. В.О. Малишева" про:

заборону виробляти та вводити в господарський обіг бурошнековий комплекс БШК-2ДМ, в якому використані технічні рішення, захищені патентами України №№ 27988, 41935, 48110, 48118, 53701, 53702 та 53722, які належать позивачеві;

стягнення 1 224 000 грн. компенсації за збитки, завдані внаслідок незаконного використання в бурошнековому комплексі БШК-2ДМ технічних рішень, захищених патентами України №№ 27988, 41935, 48110, 48118, 53701, 53702 та 53722, які належать ТОВ "МЗ Трейдинг";

відшкодування завданої позивачеві моральної шкоди у сумі 1 грн. та опублікування в засобах масової інформації м. Харкова та м. Донецька відомостей про порушення ДП "Завод ім. В.О. Малишева" прав інтелектуальної власності позивача.

Рішенням господарського суду Харківської області від 15.05.2006 (суддя Светлічний Ю.В.), залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 22.05.2007 (колегія суддів у складі: суддя                    Демченко В.О. –головуючий, судді Такмаков Ю.В., Барбашова С.В.), у задоволенні позову відмовлено. Судові рішення мотивовано тим, що:

технічна документація ДП "Завод ім. В.О. Малишева" містить в собі конфіденційну інформацію та не може бути надана судовому експертові, а тому проведення судової експертизи зі справи неможливе;

позивачем не надано інших достатніх доказів на підтвердження факту порушення його прав відповідачем.

ТОВ "МЗ Трейдинг" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить зазначені рішення та постанову попередніх судових інстанцій скасувати, а справу передати на новий розгляд до господарського суду першої інстанції. В обґрунтування касаційної скарги зазначено, що судовими інстанціями у вирішенні спору порушено норми Цивільного кодексу України (далі –ЦК України),  Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі –Закон) та Закону України "Про судову експертизу", зокрема, у призначенні судової експертизи зі справи.

У відзиві на касаційну скаргу  ДП "Завод ім. В.О. Малишева" заперечує проти доводів скарги і просить залишити судові рішення зі справи без змін, а касаційну скаргу –без задоволення.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі –ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Скаржником подано письмове клопотання, в якому викладено прохання щодо здійснення розгляду касаційної скарги без участі представника позивача.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представника ДП "Завод ім. В.О. Малишева", Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено:

- ТОВ "МЗ Трейдинг" є власником таких патентів України:

№ 41935 на винахід "Спосіб провітрювання тупикових порожнин при бурошнековому вийманні вугілля та пристрій для його здійснення";

№ 48118 на винахід "Бурошнекова машина";

№ 48110 на винахід "Спосіб контролю виконавчого органа гірничої машини відносно межі "вугілля-порода" і пристрій для його здійснення";

№ 53702 на винахід "Пристрій для бурошнекового виймання вугілля";

№ 53701 на винахід "Виконавчий орган буро шнекової машини";

№ 53722 на винахід "Замкове з'єднання секцій бурового поставу";

№ 27988 на винахід "Замок для з'єднання трубопроводів".

- ДП "Завод ім. В.О. Малишева" у період з 2002 року по 2005 рік виготовило 16 бурошнекових комплексів БШК-2ДМ, на думку позивача, з порушенням його прав інтелектуальної власності.

20.07.2006 ухвалою Харківського апеляційного господарського суду призначено судову технічну експертизу зі справи, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса (далі –Інститут судових експертиз).

21.11.2006 Інститут судових експертиз звернувся до апеляційного господарського суду з клопотанням про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи зі справи, та допустити експерта до огляду досліджуваного об'єкта.

Листом від 27.11.2006 № 11-52/17030 Харківський апеляційний господарський суд запропонував сторонам зі справи надати додаткові матеріали, зазначені у клопотанні експерта.

29.12.2006 до Харківського апеляційного господарського суду надійшов лист від 27.12.2006 № 861/16 від ДП "Завод ім. В.О. Малишева", в якому назване підприємство просило роз’яснити порядок надання необхідної експертові технічної документації, оскільки остання може містити в собі конфіденційну інформацію, та повідомило, що не має можливості забезпечити доступ експерта до огляду досліджуваного об’єкта, оскільки відсутні готові вироби (бурошнекові комплекси БШК-2ДМ).

12.01.2007 господарський суд апеляційної інстанції витребував матеріали справи з Інституту судових експертиз для подальшого їх надіслання до Верховного Суду України для здійснення касаційного провадження з розгляду касаційної скарги ДП "Завод ім. В.О. Малишева" на постанову Вищого господарського суду України від 03.10.2006 з цієї справи. Зазначену постанову прийнято Вищим господарським судом України за результатами розгляду касаційної скарги  ДП "Завод ім. В.О. Малишева" на ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 20.07.2006.

Матеріали справи до Інституту судових експертиз більше не надсилалися.

16.04.2007 ухвалою Харківського апеляційного господарського суду поновлено провадження зі справи у зв’язку з наявністю обставин, що унеможливлюють проведення експертизи та надання відповідного висновку експертом.

Причиною спору зі справи стало питання про порушення прав позивача на винаходи за патентами України №№ 27988, 41935, 48110, 48118, 53701, 53702 та 53722.

Відповідно до частини другої статті 6 Закону об'єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Згідно зі статтею 462 ЦК України і частиною п’ятою статті 6 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу. Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу та відповідних креслень.

Відповідно до статті 464 ЦК України і частини другої статті 28 Закону патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Згідно з частиною п’ятою статті 28  Закону патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

В абзацах четвертому –шостому частини другої статті 28 Закону зазначено, що використанням винаходу визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

За приписами абзаців восьмого - тринадцятого частини другої статті 28 Закону продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

- продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

- існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Відповідно до статті 34 Закону будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.  На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Вирішуючи спір у даній справі, господарські суди неправомірно поклали тягар доказування на позивача: адже з огляду на наведені приписи законодавства відповідач зі справи повинен був надати суду достатні докази на підтвердження факту невикористання ним технічних рішень, захищених патентами, власниками яких є  ТОВ "МЗ Трейдинг".

Крім того, судовими інстанціями не встановлено необхідні обставини зі справи.

Вимоги щодо належності та допустимості доказів встановлює стаття 34 ГПК України, згідно з частиною другою якої обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

У даному випадку для того, щоб дійти обґрунтованого висновку про наявність або відсутність порушення прав патентовласника господарські суди повинні були вичерпно з’ясувати, чи використано ДП "Завод ім. В.О. Малишева" у виготовленні бурошнекових комплексів БШК-2ДМ кожну ознаку, включену до незалежних  пунктів  формул винаходів, які захищені патентами позивача.

За приписами статті 41 ГПК України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського суду і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

У підпунктах 6.2 та 6.3 пункту 6 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76 "Про   деякі   питання   практики  призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних  із  захистом права  інтелектуальної власності" зазначено про те, що якщо  в  процесі вирішення  спору  між  сторонами  виникнуть  розбіжності стосовно:

можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має  запропонувати судовому експерту роз’яснити  питання, чи використано  при    виготовленні цього  продукту  кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

процесу (способу) виготовлення продукту, господарський суд залежно від обставин справи  може  запропонувати судовому експерту роз’яснити питання про те, чи використано у процесі виготовлення продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Згідно з підпунктом 2.2.2 пункту 2.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань  підготовки та призначення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 № 144/5) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за № 705/3145, експерт має право порушувати клопотання відповідно до процесуального законодавства про надання додаткових та інших матеріалів, необхідних для вирішення поставлених питань.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про судову експертизу" якщо судову експертизу необхідно провести на місці події або за місцезнаходженням об'єкта дослідження, особа або орган, який її призначив, повинні забезпечити судовому експертові безперешкодний доступ до об'єкта дослідження і належні умови праці.

Пунктом 4.10 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань  підготовки та призначення судових експертиз передбачено, що висновок експерта (повідомлення про неможливість надання висновку) розглядається керівником експертної установи (або його заступником) і направляється особі або органу, яка призначила експертизу. Такий висновок складається експертом за правилами, передбаченими пунктом 4.20 названої Інструкції.

Тобто Харківський апеляційний господарський суд, призначивши судову експертизу відповідно до вимог процесуального законодавства, повинен був надати можливість експерту вивчити матеріали справи та надати висновок або ж повідомлення про неможливість надання висновку, а потім оцінювати всі докази зі справи в їх сукупності. На порушення ж наведених приписів законодавства суд апеляційної інстанції самостійно дійшов висновку про неможливість проведення експертизи, а відтак –і про недоведення позивачем порушення його прав.

З огляду на викладене касаційна інстанція дійшла висновку про порушення попередніми судовими інстанціями вимог статей 34, 41 та 43 ГПК України у встановленні обставин справи, що складають фактичну основу спірних правовідносин.

Таким чином, не встановивши фактичних обставин справи, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України є підставою для скасування оскаржуваних судових рішень зі справи.

Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 1117 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.

Керуючись статтями 1117 –11112 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "МЗ Трейдинг" задовольнити.

2. Рішення господарського суду Харківської області від 15.05.2006 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 22.05.2007 зі справи  № 47/70-06 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду Харківської області.

Суддя                                                                                                В. Селіваненко

Суддя                                                                                                І. Бенедисюк

Суддя                                                                                                Б.Львов