ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2007 р.
№ 09-03-11/300

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П.–головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Черкаський лікеро-горілчаний завод", м. Черкаси (далі –ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод")

на рішення господарського суду Черкаської області від 07.02.2007 та

постанову  Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 30.05.2007

зі справи № 09-03-11/300

за позовом закритого акціонерного товариства "Київський завод  шампанських вин "Столичний", м. Київ (далі –ЗАТ "Київський завод шампанських вин "Столичний")

до ТОВ  "Черкаський лікеро-горілчаний завод"

про заборону маркувати продукцію з етикеткою і кольєреткою "Советское игристое"

та зустрічним позовом ТОВ  "Черкаський лікеро-горілчаний завод"

до ЗАТ "Київський завод  шампанських вин "Столичний" та

Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі - Державний департамент інтелектуальної власності)

про визнання недійсним свідоцтва України № 7298 на знак для товарів і послуг.

Судове засідання проведено за участю представників:

ЗАТ "Київський завод шампанських вин "Столичний" –Казімірчука С.В., Кістерської С.М.,

ТОВ  "Черкаський лікеро-горілчаний завод" –Кулявець А.М.

Державного департаменту інтелектуальної власності –Картушина Д.М.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ЗАТ "Київський завод шампанських вин "Столичний" звернулося до господарського суду Черкаської області з позовом (з урахуванням заяви про зміну позовних вимог) про заборону ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод" використовувати для маркування своєї продукції (товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі –МКТП) –вин/ігристих вин/шампанського) етикетку і кольєретку "Советское шампанское" та слова "Советское шампанское".

ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод", у свою чергу, звернулося до місцевого господарського суду із зустрічним позовом до ЗАТ "Київський завод шампанських вин "Столичний" про визнання недійсним свідоцтва України               № 7298 на знак для товарів і послуг.

Справа розглядалася господарськими судами неодноразово.

Рішенням господарського суду Черкаської області від 07.02.2007 (суддя Купченко Н.М.), залишеним без змін постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 30.05.2007 (колегія суддів у складі: суддя Поліщук В.Ю. –головуючий, судді Жук Г.А., Агрикова О.В.) первісний позов задоволено повністю, а в зустрічному позові відмовлено повністю. Судові рішення з посиланням на приписи Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) мотивовано тим, що ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод" для маркування своєї продукції використовує етикетку та кольєретку з позначенням "Совестское шампанское", які є схожими з комбінованим  знаком для товарів і послуг "Советское Игристое", права на який належать позивачеві згідно зі свідоцтвом України № 7298, для  товарів 33 класу МКТП (вино) настільки, що їх можна сплутати та внаслідок використання ці позначення можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги.

ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод" звернулося до Вищого господарського суду України з  касаційною скаргою та доповненнями до неї, в яких просить рішення господарського суду Черкаської області від 07.02.2007 та  постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 30.05.2007 з цієї справи скасувати, прийняти нове рішення, яким зустрічний позов задовольнити, а в первісному позові відмовити. Скаргу мотивовано тим, що:  словесний елемент "Советское" знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7298 є таким, що увійшов до загального вжитку як позначення товарів певного виду товарів 33 класу МКТП до дати подання заявки, а тому судовими інстанціями неправомірно відмовлено в задоволенні зустрічних позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва України № 7298; ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод" у поданні зустрічного позову не порушено строки позовної давності.

У відзиві на касаційну скаргу ЗАТ "Київський завод шампанських вин "Столичний" заперечує проти доводів скарги і просить залишити судові рішення зі справи без змін, а касаційну скаргу –без задоволення.

30.10.2007 у судовому засіданні Вищого господарського суду України представником (директором) ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод" Кулявець А.М. заявлено клопотання про відкладення розгляду касаційної скарги через неможливість ще одного представника названого Товариства взяти участь у судовому засіданні.

Беручи до уваги, що участь представників сторін у касаційному розгляді не є обов’язковою, а поважних причин для відкладення розгляду справи  представником скаржника не зазначено, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено:

-  ЗАТ "Київський завод шампанських вин "Столичний" є власником  свідоцтва України № 7298 на комбінований знак для товарів і послуг, зареєстрований для товарів 33  класу МКТП, що складається з етикетки і кольєретки, виконаних у чорному, золотистому та білому кольорах, включає словесне позначення "Советское Игристое" на етикетці та кольєретці і  зображувальні елементи у стилізованому  вигляді  виноградного  грона,  листя,   паростків лози і зображення медалей (дата подання заявки № 93010085 –22.01.1993; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва –30.09.1996);

- за відомостями міжнародного цифрового коду для ідентифікації бібліографічних  даних  (526), зазначеними у  свідоцтві  України  № 7298,  всі  цифрові та словесні позначення, крім слова "Советское" та зображення медалей, не  є предметом самостійної правової охорони;

- ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод", яке створене у вересні 2001 року, у грудні 2001 року почало випускати продукцію, марковану етикетками та кольєретками зі словесним позначенням "Советское шампанское";

- у листопаді 2002 року ЗАТ "Київський завод шампанських вин "Столичний"  стало  відомо,  що  ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод"    виготовляє та реалізує ігристе вино, маркуючи продукцію етикеткою та кольєреткою зі  словесним позначенням "Советское  шампанское", без  ліцензії позивача;

- згідно з висновом первинної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 08.07.2003 № 1984 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз етикетка  та  кольєретка  з  нанесеним  словесним  позначенням  "Советское  шампанское", що використовуються ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод", не є тотожними, але схожими до  ступеню змішування з етикеткою та кольєреткою з нанесеним словесним  позначенням "Советское игристое", власником на які є ЗАТ "Київський завод  шампанських вин "Столичний" за свідоцтвом  України № 7298;

-  відповідно до висновку повторної  судової  експертизи  від  22.01.2004 № 42, проведеної  Науково-дослідним  інститутом  інтелектуальної  власності  Академії правових наук України:

комплект етикеток з нанесеним словесним позначенням "Советское  шампанское", що використовуються ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод",  не  є  тотожним  або  схожим  до  ступеня  змішування   зі  знаком  для  товарів  і  послуг  за  свідоцтвом   України  № 7298;

знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7298 не має  розрізняльної здатності, а отже, не відповідає умовам надання правової  охорони;

застосування ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод" комплекту  етикеток "Советское шампанское" не є використанням знака для товарів і  послуг за свідоцтвом України № 7298;

- висновок № 166-ІВ судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 06.07.2005 сторони визнали необґрунтованим, що підтверджується рецензією на відповідний висновок завідувача лабораторією судових експертиз об’єктів інтелектуальної власності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз к.ю.н. Прохорова-Лукіна Г.В. та директора Центру судових експертиз об’єктів інтелектуальної власності Інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України Дорошенка О.Ф., тому за клопотанням сторін місцевим господарським судом було призначено комісійну судову експертизу, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса;

- згідно з висновком комісійної судової експертизи від 03.07.2006                   № 10614:

словесне позначення "Советское", яке є частиною товарного знака "Советское Игристое, зображувальне" за свідоцтвом України № 7298, не має розрізняльної здатності для товарів 33 класу МКТП (вино), в тому числі станом на 22.01.1993;

питання "чи мають зображувальні позначення (крім зображення медалей), які є частиною товарного знаку "Советское Игристое, зображувальне" за свідоцтвом України № 7298, розрізняльну здатність для товарів 33 класу МКТП (вино), в тому числі станом на 22.01.1993" у дослідженні не вирішувалося з тих причин, що матеріали господарської справи не містять етикеток та кольєреток або зображувальних позначень, які використовувалися для товарів 33 класу МКТП (вино) станом на 22.01.1993;

домінуючими частинами позначень "Советское Игристое, зображувальне"  за свідоцтвом України № 7298 та етикетки і кольєретки "Советское шампанское", які використовуються ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод", є словесне позначення "Советское Игристое" та "Советское шампанское" (відповідно), жодне з позначень ("Советское", "Игристое", "шампанское") не мають пріоритету з точки зору визначення їх здатності розрізняти вина одного виробника від вин іншого;

етикетка і кольєретка "Советское шампанское", які використовуються ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод", та знак для товарів і послуг Советское Игристое, зображувальне"  за свідоцтвом України № 7298 є схожими стосовно товарів 33 класу МКТП (вино) настільки, що внаслідок використання це позначення і знак можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги;

етикетка і кольєретка "Советское шампанское", які використовуються ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод", та знак для товарів і послуг Советское Игристое, зображувальне" за свідоцтвом України № 7298 є схожими стосовно товарів та послуг, споріднених з товарами 33 класу МКТП (вино) настільки, що внаслідок використання це позначення і знак можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

знак "Советское Игристое, зображувальне" за свідоцтвом України                № 7298 складається лише із словесних позначень, які не мають розрізняльної здатності, із домінуючих зображувальних елементів, які не мають розрізняльної здатності, та включає вторинні зображувальні елементи, які можуть мати розрізняльну здатність, як самостійно, так і у сукупності вторинних зображувальних елементів, без використання при цьому у створеній композиції словесних елементів "Советское" та "Игристое";

словесний елемент знака за свідоцтвом № 7298 "Советское" є таким, що увійшов до загального вжитку як позначення товарів певного виду товарів 33 класу МКТП до дати подання заявки № 93010085 (22.01.1993);

- 06.12.2006 експерти надали місцевому господарському суду письмові пояснення щодо висновків комісійної судової експертизи з відповідями на запитання сторін. Згідно з такими поясненнями, зокрема, хоча до складу зображення, зареєстрованого як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7298, входять елементи, що не мають розрізняльної здатності, знак для товарів і послуг "Советское Игристое" має розрізняльну здатність.

Судом апеляційної інстанції додатково залучено до матеріалів справи висновок експертизи об’єктів інтелектуальної власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України від 30.01.2006 № 9, відповідно до якого:

словесний елемент знака за свідоцтвом України № 7298 "Советское" не є видовим або родовим поняттям, і, як наслідок цього, не увійшов до загального вжитку як позначення певного виду товарів класу 33 МКТП (вино) до дати подання заявки № 93010085 (22.01.1993);

словесне позначення "Советское", яке є частиною знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7298, має розрізняльну здатність для товарів класу 33 МКТП (вино), в тому числі станом на 22.01.1993;

зображувальні позначення (крім зображення медалей), які є частиною знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7298, мають розрізняльну здатність для товарів класу 33 МКТП (вино), в тому числі станом на 22.01.1993;

позначення "Советское" є домінуючою частиною знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7298 та етикетки і кольєретки "Советское шампанское", які використовуються ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод";

етикетка і кольєретка "Советское шампанское", які використовуються ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод", та знак для товарів і послуг "Советское Игристое" за свідоцтвом України № 7298 схожі стосовно товарів 33 класу МКТП (вино) настільки, що внаслідок використання це позначення і знак можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

знак "Советское Игристое" за свідоцтвом України № 7298 не складається лише з позначень, які: не мають розрізняльної здатності; вказують на вид, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, а також на місце і час їх виготовлення або збуту, а також з елементів, що не охороняються.

Питання, що стосуються зустрічного позову, мають бути вирішені в першу чергу, оскільки це може вплинути на правильність розгляду первісного позову.

Причиною спору зі справи в частині зустрічного позову стало питання, зокрема, про відповідність торговельної марки за свідоцтвом України № 7298 умовам надання правової охорони.

Згідно з абзацом п’ятим пункту 3 постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Відповідно до пункту 8 Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від 18.09.1992 № 479/92, не допускається реєстрація товарних знаків, що складаються лише з позначень, які: не мають розрізняльної здатності; увійшли до загального вжитку як позначення товарів певного виду; є загальновживаними символами і термінами; вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, а також на місце і час їх виготовлення або збуту; є неправильними або можуть ввести споживача в оману щодо товару (послуги) або його виготовлювача (надавача); суперечать за своїм змістом суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі.

Не можуть бути зареєстровані як товарні знаки позначення, тотожні або подібні настільки, що їх можна сплутати: з товарними знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів; з товарними знаками інших осіб, що охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів України; з фірмовими найменуваннями (або їх частиною), що належать іншим особам, які дістали право на ці найменування раніше за дату надходження заявки на товарний знак щодо однорідних товарів.

Судовими інстанціями, з урахуванням наявних у справі доказів, правомірно дано оцінку висновкам проведених у справі експертиз та встановлено, що:

знак "Советское Игристое" за свідоцтвом України № 7298 не складається лише з позначень, які: не мають розрізняльної здатності; вказують на вид, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, а також на місце і час їх виготовлення або збуту, а також з елементів, що не охороняються;

хоча до складу зображення, зареєстрованого як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7298, входять елементи, що не мають розрізняльної здатності, знак для товарів і послуг "Советское Игристое" має розрізняльну здатність.

Таким чином місцевим та апеляційним господарським судами належними засобами доказування встановлено відповідність спірної торговельної марки за свідоцтвом № 7298 передбаченим законом умовам надання правової охорони, в зв’язку з чим підстав для визнання недійсним зазначеного свідоцтва на знак для товарів і послуг не вбачається.

Крім того, відповідно до пункту 6 Прикінцевих і перехідних положень ЦК України правила цього Кодексу про позовну давність застосовуються до позовів, строк пред'явлення яких, встановлений законодавством, що діяло раніше, не сплив до набрання чинності ЦК України. ЦК України набрав чинності  з 01.01.2004.

Згідно зі статтею 71 Цивільного кодексу Української РСР загальний строк для захисту права за позовом особи, право якої порушено (позовна давність), встановлюється в три роки.

За приписами статті 74 цього Кодексу перебіг строку позовної давності починається з дня виникнення права на позов. Право на позов виникає з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права.

Як зазначено у судових рішеннях з цієї справи, 30.09.1996 позивачеві видано свідоцтво України № 7298 на знак для товарів і послуг "Советское Игристое" та здійснено публікацію відомостей про видачу такого свідоцтва. У вересні 2001 року було створено ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод", яке у грудні 2001 року почало випускати продукцію, марковану етикетками та кольєретками зі словесним позначенням "Советское шампанское".

15.02.2005 ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод" звернулося до господарського суду Черкаської області із зустрічним позовом про визнання недійним свідоцтва України № 7298 на знак для товарів і послуг, який було прийнято до провадження ухвалою цього суду від 21.02.2005.

З урахуванням викладеного, відмовляючи в задоволенні зустрічного позову, місцевий господарський суд, з яким погодився апеляційний господарський суд, дійшли вірного висновку про те, що строк позовної давності щодо визнання недійсним свідоцтва України № 7298 пропущено, навіть якщо початок його перебігу рахувати з моменту створення ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод".

Причиною спору зі справи в частині первісного позову стало питання про правомірність використання ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод" для маркування своєї продукції етикетки і кольєретки зі словесним позначенням "Советское шампанское".

Згідно з пунктом 4 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

За приписами частини п’ятої статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема:

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону використанням знака визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення). Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Порушення прав власника свідоцтва визначено частиною першою статті 20 Закону як будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій. За змістом частини другої названої статті власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Як встановлено попередніми судовими інстанціями на підставі дослідження доказів, зокрема, експертних висновків у справі, позначення, які використовуються відповідачем за первісним позовом, повторюють кольороподіл зареєстрованої торговельної марки позивача, а саме: фон чорного кольору з білими лініями зверху і знизу, найбільші за розміром та такі, що розташовані посередині позначень позивача та відповідача словесні елементи "Советское Игристое" та "Советское шампанское" виконані білим кольором, який різки контрастує з чорним фоном; зображувальний елемент, а саме виноградне гроно виконане золотистим кольором на чорному фоні та перекривається зазначеними вище написами. Усі елементи позначень комбінаційно мають однакове розташування один щодо одного. Враховуючи наведене, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 7298 та позначення ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод" є схожими для  товарів 33 класу  МКТП (вино) настільки, що їх можна сплутати та внаслідок використання це позначення і знак можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги. З урахуванням наведеного Вищий господарський суд України погоджується також з висновком названих судових інстанцій щодо необхідності задоволення первісного позову з цієї справи.

Наведені у касаційній скарзі мотиви скасування оскаржуваних рішень спростовуються встановленими судовими інстанціями фактичними даними. Скаржником не наведено переконливих доводів про порушення господарськими судами правил оцінки доказів у встановленні обставини, пов’язаної з відповідністю спірного позначення та промислового зразка умовам надання правової охорони. Касаційна ж інстанція згідно з частиною другою статті 1117 Господарського процесуального кодексу України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Таким чином, господарські суди, з достатньою повнотою встановивши обставини, що входять до предмету доказування в цій справі, дали цим обставинам правильну юридичну оцінку. Отже, передбачені законом підстави для скасування оскаржуваних рішення та постанови місцевого та апеляційного господарських судів відсутні.

Керуючись статтями 1119 –11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Рішення господарського суду Черкаської області від 07.02.2007 та постанову  Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 30.05.2007 зі справи № 09-03-11/300 залишити без змін, а касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Черкаський лікеро-горілчаний завод" –без задоволення.

Суддя                                                                                                В. Селіваненко

Суддя                                                                                                І. Бенедисюк

Суддя                                                                                                Б.Львов