АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2007
№ 12/455-44/443

Київський апеляційний господарський суд у
складі колегії суддів:

головуючого:          Григоровича О.М.

суддів:

при секретарі:

За участю представників:

- позивача: Сопільняк В.Ю. (дов. від 17.06.04
№ 965/284),

- відповідача 1: не з'явився,

- відповідача 2:ОСОБА_2. (дов. від 04.11.04),

- ОСОБА_1.:ОСОБА_2. (дов. від 04.11.04),

- Управління промисловості та підприємництва
Львівської міської ради:

не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні
апеляційну скаргу ОСОБА_1

на рішення Господарського суду м. Києва від
09.10.2007

у справі № 12/455-44/443

за позовом                               Закритого
акціонерного товариства "Ензим"

до                                                   1.
Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки
України,

2. Суб"єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1

третя особа                                ОСОБА_1.

про
визнання недійсним свідоцтва України № 33584 на знак для товарів та
послуг недійсним повністю,

та за зустрічним позовом          Суб'єкта підприємницької діяльності -
фізичної особи ОСОБА_1

до
Закритого акціонерного товариства “Ензим”

третя особа                                          Управління промисловості та

підприємництва Львівської міської ради

про
визнання включення Закритим акціонерним

товариством “Ензим” у своє
найменування

позначення “Ензим” актом недобросовісної

конкуренції; заборону Закритому акціонерному

товариству
“Ензим” застосовувати в цивільному

обороті своє найменування; зобов'язання

Львівської державної адміністрації скасувати

державну реєстрацію ЗАТ “Ензим”;

визнання установчих документів ЗАТ

“Ензим” такими, що суперечать чинному

законодавству України,

ВСТАНОВИВ:

Закрите акціонерне товариство
“Ензим” (далі-позивач) звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до
Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки
України (далі-відповідач 1), Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної
особи ОСОБА_1(далі-відповідач 2) про визнання повністю недійсним свідоцтва
України на знак для товарів і послуг № 33584 “ЛЬВІВСЬКІ ЕНЗИМИ”, який належить
відповідачу 2, зобов'язання відповідача 1 внести зміни до Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України №
33584 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені “Промислова
власність”.

Під час розгляду справи судом 1-ої
інстанції Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_1 звернувся
до суду з зустрічною позовною заявою до Закритого акціонерного товариства
“Ензим” про визнання включення ЗАТ “Ензим” у своє найменування позначення
“Ензим” актом недобросовісної конкуренції; заборону відповідачеві застосовувати
в цивільному обороті своє найменування; зобов'язання Львівської державної
адміністрації скасувати державну реєстрацію ЗАТ “Ензим”.

Заявою від 22.04.04 (Т.3, а.с. 84)
СПД -  фізична особа ОСОБА_1. змінив
предмет зустрічної позовної заяви та крім раніше заявлених вимог просив суд
визнати установчі документи ЗАТ “Ензим” такими, що суперечать законодавству.

Рішенням Господарського суду м.
Києва від 30.04.04 у справі № 12/455
(головуючий суддя - Прокопенко Л.В., судді Шевченко Е.О., Палій В.В.),
залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від
21.06.04, первісні позовні вимоги задоволено. У частині зустрічних позовних вимог
провадження у справі №12/455 припинено. Здійснено заміну третьої особи на
стороні позивача - Відділу реєстрації та ліцензування на Управління
промисловості та підприємництва Львівської міської ради.

Постановою Вищого господарського
суду України від 21.09.04 рішення Господарського суду м. Києва від 30.04.04 та
постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.06.04 скасовано.
Справу № 12/455 передано на новий розгляд до Господарського суду м. Києва.

Ухвалою Господарського суду м.
Києва від 04.11.04 справу прийнято суддею Коротун О.М. до свого провадження та
присвоєно № 12/455-44/443.

У зв'язку з подачею позивачем за
первісним позовом касаційної скарги на постанову Вищого господарського суду
України від 21.09.04 справа була скерована до Вищого господарського суду
України та у відповідності до ст. 111-16 Господарського процесуального кодексу
України надіслана до Верховного Суду України.

Ухвалою Верховного Суду України від
16.12.04 відмовлено в порушенні касаційного провадження з перегляду постанови
Вищого господарського суду України від 21.09.04. Ухвала остаточна та оскарженню
не підлягає. Справу повернуто до суду 1-ої інстанції.

Розпорядженням заступника Голови
Господарського суду м. Києва від 05.04.06 справу передано на розгляд судді
Гумезі О.В.

Ухвалою Господарського суду м.
Києва від 21.06.06 (суддя - Гумега О.В.) провадження у справі припинено на
підставі п.1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

Постановою Київського апеляційного
господарського суду від 04.10.06 ухвалу Господарського суду м. Києва від
21.06.06 у справі № 12/455-44/443 скасовано, а матеріали справи повернуто до
місцевого господарського суду для розгляду по суті.

Ухвалою Господарського суду м.
Києва від 19.01.07 справу прийнято до провадження суддею Сулім В.В.

Ухвалою Господарського суду м.
Києва від 28.08.07 до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача за первісним позовом
було залучено фізичну особу - ОСОБА_1.

Рішенням Господарського суду м. Києва
від 09.10.07 (суддя - Сулім В.В.) провадження у справі № 12/455-44/443 за
первісним позовом в частині позовних вимог до Суб'єкта підприємницької
діяльності - фізичної особи (фізичної особи - підприємця) ОСОБА_1припинено.
Позов Закритого акціонерного товариства “Ензим” задоволено. Визнано недійсним
повністю свідоцтво України № 33584 на знак для товарів і послуг “ЛЬВІВСЬКІ
ЕНЗИМИ” (комбінований). Відповідача 1 зобов'язано внести зміни до Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним
повністю свідоцтва України № 33584 та здійснити публікацію про це в офіційному
бюлетені “Промислова власність”.

Стягнуто з відповідача 1 на користь
позивача 85 грн. державного мита, 118 грн. витрат на інформаційно-технічне
забезпечення судового процесу та 9158,40 грн. витрат на оплату судової
експертизи.

Провадження у справі за зустрічним
позовом припинено.

ОСОБА_1, не погоджуючись з рішенням
суду, подав апеляційну скаргу, в якій просить його скасувати, у зв'язку з
порушенням норм матеріального та процесуального права, прийнявши нове рішення,
яким в задоволенні первісного позову відмовити, а зустрічний - задовольнити.

В судовому засіданні представником
ОСОБА_1. було подано заяву про уточнення до апеляційної скарги, в якій
викладено прохання про припинення провадження у справі № 12/455-44/443.

У відзиві на апеляційну скаргу
позивач за первісним позовом, вважаючи доводи третьої особи такими, що не
базуються на приписах чинного законодавства України, просить суд залишити її
без задоволення, а рішення місцевого суду - без змін.

Письмові відзиви на апеляційну
скаргу Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і
науки України, Управлінням промисловості та підприємництва Львівської міської
ради надані не були.

Представники Державного
департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України,
Управління промисловості та підприємництва Львівської міської ради в судове
засідання не з'явилися, не повідомивши суд про причини неявки, хоча про час та
місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Неявка представників відповідача 1
за первісним позовом, Управління промисловості та підприємництва Львівської
міської ради в судове засідання, на думку колегії суддів, не перешкоджає
розгляду апеляційної скарги по суті, оскільки в матеріалах справи достатньо
доказів для її розгляду.

Заслухавши пояснення представників
позивача за первісним позовом, ОСОБА_1., дослідивши наявні докази, обговоривши
доводи скарги та уточнення до неї, колегія суддів вважає, що вона не підлягає
задоволенню з наступних підстав.

15.07.03 відповідачем 1 було
здійснено державну реєстрацію торговельної марки “ЛЬВІВСЬКІ ЕНЗИМИ”
(комбінована) для товарів 30, 35 та 39 класів Міжнародної класифікації товарів
і послуг (МКТП), а саме: клас 30 - дріжджі; дріжджі спресовані нелікарські;
клас 35 - сприяння продажеві (посередництво) дріжджів; клас 39 - пакування
товарів, а саме дріжджів, та видано свідоцтво України № 33584 на ім'я
відповідача 2 за первісним позовом.

Звертаючись до господарського суду
з позовом про визнання недійсним зазначеного вище свідоцтва на підставі пп. “а”
п.1 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”
(далі - Закон № 3689-ХІІ), позивач зазначив, що позначення, зареєстроване в
якості торговельної марки за свідоцтвом
України № 33584, не відповідає умовам надання правової охорони,
визначеним абз. 5 п. 2 та абз.3 п. 3 ст. 6 Закону № 3689-ХІІ. На думку
позивача, торговельна марка за свідоцтвом № 33584 є схожою настільки, що її
можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом № 29803, виданим на ім'я
позивача (торговельна марка “ЛЬВІВСЬКІ ДРІЖДЖІ” (комбінована), зареєстрована
17.02.03 для товарів та послуг 30, 35, 39 класів МКТП). Торговельна марка за
оспорюваним свідоцтвом є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє
товар та/або надає послуги. Крім того, позивач за первісним позовом зазначає,
що заявку № на реєстрацію торговельної марки за спірним свідоцтвом
було подано з порушенням прав товариства на торговельну марку за свідоцтвом
України № 29803.

Судом першої інстанції під час
розгляду справи було правильно встановлено, що згідно з довідкою державного
реєстратора та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців  станом на 03.09.07
фізична особа - підприємець  ОСОБА_1
припинив свою підприємницьку діяльність. Зазначена довідка є належним доказом
реєстрації припинення фізичною особою - підприємцем  ОСОБА_1 підприємницької діяльності.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст. 80
Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України)
господарський суд припиняє провадження у справі, якщо, зокрема, підприємство чи
організацію, які є сторонами, ліквідовано.

Оскільки станом на дату вирішення
спору відповідача 2 (в стані суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної
особи (фізична особа - підприємець)) не існувало, суд 1-ої інстанції, на думку
колегії суддів, дійшов правильного висновку про припинення провадження у справі
за первісним позовом в частині вимог до відповідача 2 та припинення провадження
у справі за зустрічним позовом на підставі п.6 ч.1 ст. 80 ГПК України.

У частині позовних вимог про
визнання повністю недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг №
33584 “ЛЬВІВСЬКІ ЕНЗИМИ”(комбінований), зобов'язання відповідача 1 внести до
Державного реєстру свідоцтв  України на
знаки для товарів і послуг відомості стосовно визнання недійсним повністю
свідоцтва України № 33584 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені
“Промислова власність”, заявлених до відповідача 1 за первісним позовом, колегія
суддів, погоджуючись з місцевим судом, вважає їх обґрунтованими, та такими, що
підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ст. 499
Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) права інтелектуальної власності
на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених
законом.

Виходячи із змісту ст.ст. 494, 495
ЦК України, права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються
свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Відповідно до пп. “а” п. 1 ст. 19
Закону № 3689-ХІІ свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним
повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам
надання правової охорони.

З пункту 3 Постанови Верховної Ради
України “Про введення в дію Закону України “Про охорону прав на знаки для
товарів та послуг” від 23.12.93 вбачається, що відповідність знаків умовам їх
реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання
заявки.

На дату подання заявки на спірну
торговельну марку (04.07.02) був чинним Закон України “Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг” від 15.12.93 № 3689-ХІІ  (з останніми змінами від 10.01.02).

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону №
3689-ХІІ правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному
порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для
відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Абзацом 5 п. 2 та абзацом 2 п. 3
ст. 6 Закону № 3689-ХІІ встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки
позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з
знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я
іншої особи для однорідних товарів і послуг, а також є оманливими або такими,
що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або
надає послугу.

Оскільки для з'ясування питань чи є
торговельна марка “ЛЬВІВСЬКІ ЕНЗИМИ” (комбінована) за свідоцтвом України №
33584 схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою “ЛЬВІВСЬКІ
ДРІЖДЖІ” (комбінована) за свідоцтвом України № 29803, а також чи можливе
внаслідок її використання введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє
товар, необхідні спеціальні знання, місцевим судом у справі призначалась судова
експертиза об'єктів інтелектуальної власності.

З урахуванням висновку судової
експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 02.02.06 № 8545 у сукупності
з іншими доказами у справі суд 1-ої інстанції дійшов обґрунтованого висновку
про те, що торговельна марка “ЛЬВІВСЬКІ ЕНЗИМИ” (комбінована) за свідоцтвом
України № 33584 є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою
“ЛЬВІВСЬКІ ДРІЖДЖІ” (комбінована) за свідоцтвом України №29803, а також, що
внаслідок її використання можливе введення в оману споживачів щодо особи, яка
виробляє товар.

Місцевим судом правильно
встановлено, що товари класів 30, 35 та 39 за МКТП, для яких зареєстровано
торговельну марку позивача за первісним позовом за свідоцтвом України № 29803
та торговельну марку за свідоцтвом України № 33584 у розумінні Закону №
3689-ХІІ, є однорідними.

Отже, з урахуванням положень абз. 5
п. 2 та абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону № 3689-ХІІ
висновок суду, що торговельна марка “ЛЬВІВСЬКІ ЕНЗИМИ” за свідоцтвом
України № 33584 не відповідає умовам надання правової охорони, є правильним.

Виходячи із змісту ст. 19 Закону
України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, невідповідність
зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання
свідоцтва недійсним повністю.

Пунктом 2.3 Положення про Державний
реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом
Міністерства освіти і науки України від 10.01.02 №10, встановлено, що у процесі
ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним
повністю або частково. Такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва)
в силу п. 1.3 згаданого Положення Держдепартамент публікує в офіційному
бюлетені “Промислова власність”. За зазначених умов є також обґрунтованими та
такими, що підлягають задоволенню, позовні вимоги в частині щодо зобов'язання
відповідача 1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг у частині визнання недійсним свідоцтва України № 33584 та
здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Колегія суддів, погоджуючись з
місцевим судом, вважає необґрунтованими посилання позивача як на підставу для
задоволення позовних вимог на пп. “в” п. 1 ст. 19 Закону № 3689-ХІІ. У
відповідності з цією правовою нормою свідоцтво на знак для товарів і послуг
може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі
видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб,
оскільки станом на дату подання заявки на торговельну марку за оспорюваним
свідоцтвом такої підстави для визнання недійсним свідоцтва не існувало.
Відповідні зміни у статтю 19 Закону № 3689-ХІІ були внесені Законом України від
22.05.03 № 850-IV.

Твердження скаржника, що висновки
експерта з приводу схожості до ступеня змішування двох порівнювальних позначень
мають не визначений, двозначний характер, а сам висновок № 8545 судової
експертизи об'єктів інтелектуальної власності містить істотні порушення, що
призвели до обмеження прав відповідача 2, колегія суддів вважає безпідставними,
оскільки місцевим судом встановлено, що висновок містить докладний опис
проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених перед
експертом запитань. Зазначений висновок був оцінений місцевим судом за
правилами, встановленими ст. 43 Господарського процесуального кодексу України.

Крім того, якщо скаржник був не
згодний із висновком експертизи, він, мав право звернутися до суду із
відповідним клопотанням про проведення додаткової чи повторної експертизи у
справі, чого останнім не було зроблено.

Посилання скаржника, що місцевим
судом порушено норми процесуального права, а саме, не припинено провадження у
справі у зв'язку з припиненням СПД -
фізичною особою ОСОБА_1. підприємницької діяльності колегія суддів не
приймає до уваги, оскільки фізичну особу ОСОБА_1. було залучено до участі у
справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет
спору, із припиненням провадження у справі в частині первісних позовних вимог
до відповідача 2, та за зустрічним позовом.

Керуючись ст.ст. 99, 101,103-105
Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Рішення Господарського суду м.
Києва від 09.10.07 у справі № 12/455-44/443
залишити без змін, а апеляційну скаргу ОСОБА_1- без  задоволення.

Головуючий суддя

Судді

28.11.07 (відправлено)