КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2007                                                                                           № 12/205-21/55

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:          Андрієнка  В.В.

суддів:            Малетича  М.М.

Студенця  В.І.

За участю представників:

від позивача - Жухевич О.В.

від відповідача 1 - Ресенчук В.М.

від відповідача 2 - Соломаха А.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ЯМАТА МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША

на рішення Господарського суду м.Києва від 28.09.2007

у справі № 12/205-21/55 (Шевченко Е.О.)

за позовом                               ЯМАТА МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША

до                                                   Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освітиі науки України

ФЕЙЮЇ ФЕНГРЕНЙЇ ЇТЮАН ГОНГСІ

про                                                  визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації №678521 на торговельну марку

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та ФЕЙЮЇ ФЕНГРЕНЙЇ ЇТЮАН ГОНГСІ про

1.          Визнання повністю недійсною в Україні зареєстровану на ім’я ФЕЙЮЇ ФЕНГРЕНЙЇ ЇТЮАН ГОНГСІ міжнародну реєстрацію №678521 на торговельну марку  „Yamata”, внаслідок невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам наданої правової охорони;

2.          Заборону ФЕЙЮЇ ФЕНГРЕНЙЇ ЇТЮАН ГОНГСІ будь-яке використання в Україні позначення „Yamata”;

3.          Зобов’язання  Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання повністю недійсною в Україні міжнародної реєстрації №678521.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 28.09.2007 в задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, позивач звернувся  до Київського апеляційного господарського суду  з апеляційною скаргою,  в якій просить  рішення  скасувати та прийняти нове рішення про задоволення позову в повному обсязі.

Свої вимоги апелянт обґрунтовує тим, що рішення місцевого господарського суду прийняте з неповним з’ясуванням обставин, що мають значення для справи, місцевий господарський суд неправильно застосував та порушив норми процесуального та матеріального  права.

Зокрема заявник посилається на те, що позначення Відповідача 2 «YAMATA» (ЯМАТА) за міжнародною реєстрацією № 678521 є таким, що породжує або може породити у свідомості споживача асоціації пов’язані з географічним походженням товарів, які насправді не відповідають дійсності.

Також апелянт стверджує, що реєстрація на ім’я Відповідача 2 позначення «YAMATA» (ЯМАТА) для товарів 07 класу МКТП як швейні машини промислового призначення та обметувальні швейні машини є такою, що породжує або може породити у свідомості споживача асоціації пов’язані з певним виробником товарів, які насправді не відповідають дійсності.

Крім того на думку позивача позначення Відповідача 2 «YAMATA» (ЯМАТА) є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача.

Відповідачі просили рішення залишити без змін з огляду на його законність та обґрунтованість.

Дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів відзначає  наступне.

03.09.1997 року Відповідачем 1 було проведено міжнародну реєстрацію торговельної марки „Yamata” на території України за № 678521, що належить Відповідачу - 2.

Позивачу було відмовлено в реєстрації знаку для товарів та послуг «YAMATО» в зв’язку з реєстрацією знаку для товарів та послуг „Yamata” за тими ж самими класами МКТП, що і подана на реєстрацію заявка Позивача.

Судова колегія вважає позовні вимоги необґрунтованими з наступних підстав.

Щодо твердження позивача про те, що позначення «Yamata» (Ямата) за міжнародною реєстрацією № 678521 є таким, що породжує або може породити у свідомості споживача асоціації пов’язані з географічним походженням товарів, які насправді не відповідають дійсності необхідно зазначити наступне.

Відповідно до абз. 3 п. 4.3.2.6. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20 серпня 1997 р. № 72) при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Відповідно до зазначених Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Керуючись Правилами експерти Відповідача провели “формальну експертизу” – щодо наявності всіх необхідних документів, та “експертизу по суті” – щодо патентоспроможності поданого на реєстрацію знаку та прийшли до висновку про наявність значного ступеня розрізняльної здатності позначення відповідача 2.

Щодо твердження представника позивача про те, що реєстрація на ім’я Відповідача 2 позначення «YAMATA» (ЯМАТА) для товарів 07 класу МКТП, як швейні машини промислового призначення та обметувальні швейні машини є такою, що породжує або може породити у свідомості споживача асоціації пов’язані з певним виробником товарів, які насправді не відповідають дійсності необхідно зазначити наступне.

Відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-XII не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Судовою колегією береться до уваги те, що місцевим господарським судом було призначено у даній справі судову експертизу та отримано висновок від 12 червня 2007 року № 178.

Згідно вказаного висновку судового експерта,  обидва  позначення «YAMATА» та «YAMATО» мають достатньо широке коло застосування в різних сферах діяльності – особливо в Японії, а також в частині назв країн східної Азії.

Тобто, експерт визнав застосування позначення з частиною «YAMAT» як в Японії, так і в інших країнах східної Азії, серед яких і Китай (місце реєстрації підприємства відповідача 2).

Крім того, експерт вказує, що назва «YAMATА» може опосередковано вказувати на географічне місце походження товарів – Японію.Тобто, позначення «YAMATА» не має прямого вказування виключно на Японію, а вказує на країни Азії в цілому.

Крім того, відповідно до п. 9.68. «Основи інтелектуальної власності.» – К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999, стор. 180, при дослідженні позначення, що є оманливим або таким, що може ввести в оману, реалізується тест на неправильність смислового значення самого товарного знака, коли той асоціюється з товарами, для яких пропонується. Цей тест слід чітко відрізняти від тесту на небезпеку змішування в споживачів при використанні тотожних або подібних товарних знаків на ідентичні або однорідні товари.

Аналіз зазначених положень свідчать, що відповідно до законодавства України поняття «оманливе або таке, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу» повинно застосовуватися до позначень тільки в розумінні неправильності смислового значення відповідного позначення щодо конкретного виробника (а не до третьої особи), який виробляє певний товар та бажає зареєструвати це позначення в якості своєї торговельної марки. І це слід чітко відрізняти від випадку тотожності або схожості позначень.

Таким чином, посилання апелянта на абз. 5 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є безпідставним і тому твердження позивача на його  порушення відповідачем 1, а також порушення п.п. 4.7.2., 4.7.3. Правил та ст. 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року є необґрунтованими.

Щодо твердження представника позивача про те, що позначення Відповідача 2 «Yamata» (Ямата) є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням Позивача необхідно зазначити наступне.

Відповідно до абз. 4 п. 3 ст. 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

У зв’язку із зазначеним та подібністю і схожістю відносин, пов’язаних з фірмовими найменуваннями та торговельними марками, відповідно до п. 1 ст. 8 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV суд вважає, що відносини, пов’язані з визначенням відомості фірмового найменування, повинні регулюватися ст. 25 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що була доповнена відповідно до пп. 1 п. ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» від 22 травня 2003 р. № 850-IV  та набрала чинності 25 липня 2003 р.

Крім того згідно висновку експерта №178 експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 12 червня 2007 року питання 4 товарний знак “YAMATA” не може ввести в оману споживачів щодо виробника - Феюні Фермренйї Їтюан Гонсі. Крім того висновок щодо питання 6 зазначає, що рекламні матеріали відповідача -2 не будуть вводити в оману споживача.

З огляду на наведене у суду відсутні правові підстави для задоволення позовної вимоги про визнання недійсної в Україні зареєстровану на ім’я ФЕЙЮЇ ФЕНГРЕНЙЇ ЇТЮАН ГОНГСІ міжнародної реєстрації №678521 на торговельну марку  „Yamata”.

При цьому оскільки решта позовних вимог про заборону ФЕЙЮЇ ФЕНГРЕНЙЇ ЇТЮАН ГОНГСІ будь-яке використання в Україні позначення „Yamata” та про Зобов’язання  Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання повністю недійсною в Україні міжнародної реєстрації №678521, є похідними від першої позовної вимоги, у суду відсутні підстави також і для їх задоволення.

З урахуванням викладеного судова колегія вважає, що рішення Господарського суду м. Києва від 28.09.2007 року у справі № 12/205-21/55 повну відмову у задоволенні позовних вимог прийнято з повним і достовірним встановленням всіх фактичних обставин, які мають значення для вирішення даного спору.

У зв`язку з цим підстав для скасування прийнятого рішення Київський апеляційний господарський суд не вбачає, а отже апеляційна скарга ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША  підлягає залишенню без задоволення.

Керуючись ст. ст. 99, 101, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд , -

ПОСТАНОВИВ:

Рішення Господарського суду м. Києва від 28.09.2007 року у справі № 12/205-21/55 залишити без змін, а апеляційну скаргу ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША - без задоволення.

Головуючий суддя                                                                      Андрієнко  В.В.

Судді                                                                                          Малетич  М.М.

Студенець  В.І.

11.12.07 (відправлено)