КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2007                                                                                           № 12/53

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:                              Андрієнка  В.В.

суддів:

За участю представників:

від позивача - Катющенко І.О.

від відповідача - Саєнко Ю.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Т.М.М."

на рішення Господарського суду м.Києва від 22.02.2007

у справі № 12/53

за позовом                               Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфініті"

до                                                   Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Т.М.М."

третя особа           Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгова гільдія"

про                                                  припинення порушення права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "МІСТО СОНЦЯ" за свідоцтвом України № 64910

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Інфініті» звернулось в Господарський суд м. Києва з позовом про припинення порушення права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «МІСТО СОНЦЯ» за свідоцтвом України № 64910, а саме заборонити його використання відповідачу

Рішенням Господарського суду м. Києва від 22.02.2007 р. заборонено Фірмі «ТММ» Товариству з обмеженою відповідальністю використовувати будь-яким способом позначення «МІСТО СОНЦЯ» та «ГОРОД СОЛНЦА» в будь-якому написанні в графічному виконанні для послуг, пов’язаних з будівництвом, рекламуванням, кредитуванням, інвестуванням, купівлею-продажем нерухомого майна, а також інших послуг, споріднених з послугами 35, 36, 37 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «МІСТО СОНЦЯ» за свідоцтвом України № 64910.

Не погоджуючись з винесеним рішенням, Фірма «ТММ» Товариство з обмеженою відповідальністю подало апеляційну скаргу, в якій просить рішення скасувати та прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог. Свої вимоги апелянт обґрунтовує тим, що рішення місцевого господарського суду прийняте з неповним з’ясуванням обставин, що мають значення для справи, місцевий господарський суд неправильно застосував та порушив норми процесуального та матеріального  права.

Зокрема відповідач стверджує про те, йому належить право попереднього користувача на торговельну марку «МІСТО СОНЦЯ».

Позивач просив суд рішення суду першої інстанції залишити без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення.

З метою вирішення питань щодо схожості словесних позначень, які використовуються  відповідачем, із  знаком за свідоцтвом № 64910, ухвалою суду від 24.04.2007 р. у даній справі була призначена судова експертиза, у зв’язку із чим зупинялося провадження у справі. Після отримання висновку судового експерта провадження у справі було поновлено.

Дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів відзначає  наступне.

Позивач є власником свідоцтва України № 64910 від 17.07.2006 р. на знак для товарів і послуг «МІСТО СОНЦЯ», заявка на видачу якого була подана 27.03.2006 р.

Відповідно до ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно ст. 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до п.1 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Таким чином, Позивач володіє майновими правами на торгівельну марку «МІСТО СОНЦЯ» з дати подання заявки на його видачу - 27.03.2006 р..

Спір у даній справі виник у зв’язку із тим, що на думку Позивача, Відповідач незаконно використовує позначення «МІСТО СОНЦЯ» та «ГОРОД СОЛНЦА» в рекламі (рекламній продукції) та комп’ютерній мережі Інтернет.

Висновком № 315 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 26.07.2007р. підтверджено, що використовувані Відповідачем позначення «МІСТО СОНЦЯ» та «ГОРОД СОЛНЦА» є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «МІСТО СОНЦЯ» за свідоцтвом України № 64910.

Також вказаним висновком встановлено, що послуги, для яких відповідач використовує позначення «Місто Сонця» та «Город Солнца», є спорідненими з наступними послугами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «МІСТО СОНЦЯ» за свідоцтвом України №64910:

Кл. 35: Реклама;   наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (орендування) місця на рекламу; рекламування через комп'ютерну мережу; розробляння рекламної концепції об'єкта нерухомості з урахуванням інтересів власника і побажань орендаторів; розповсюджування рекламних матеріалів; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє споживачам замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги;

Кл. 36: Операції з нерухомістю; агентства нерухомого майна; довгострокове наймання (лізингування, орендування) нерухомого майна; житлове інвестування; житлове кредитування; житлове керування; збирання платежів з власників приміщень; керування нерухомим майном; керування і консультування щодо об'єктів нерухомості, зокрема щодо організації і функціонування об'єднань власників багатоквартирних будинків; контори з наймання (орендування) нерухомого майна; надавання послуг щодо комерційного наймання (орендування) приміщень об'єктів нерухомості; наймання (орендування) житла, квартир, апартаментів, офісів, торговельних площ, контор, приміщень; посередництво у забезпечуванні житлом; посередництво у найманні нерухомого майна.

У апеляційній скарзі Відповідач, посилаючись на ст.500 Цивільного кодексу України,стверджує, що йому належить право попереднього користувача на торговельні марки, оскільки вони використовувались Відповідачем у рекламі, мережі Інтернет, а також діловій документації до дати подання Позивачем заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг «МІСТО СОНЦЯ».

На підтвердження своїх заперечень Відповідачем були надані публікації у засобах масової інформації, документи про участь у міжнародній виставці, що проводилась у місті Канни (Франція), видання «Інвестиційний меморандум» за 2004 рік, договір про надання послуг від 26 грудня 2005 р. № 2612-1-К з ТОВ «Торгова гільдія» в тексті яких використовувались позначення «МІСТО СОНЦЯ» та «ГОРОД СОЛНЦА». Крім того, до апеляційної скарги були надані додаткові докази у вигляді роздруківок з Інтернет сайтів, а також договір № 3-12-Е від 22.10.2004 р, укладений між Фірмою "Т.М.М."  ТОВ та АКІБ «УкрСіббанк» та договір № 10/05-Р від 10.02.2005 р. про виготовлення та/або розміщення рекламно-інформаційних матеріалів у засобах масової інформації, укладений з ТОВ «Гранд - Медіа».

Оцінюючи такі докази, як публікації в засобах масової інформації, надані Відповідачем на підтвердження застосування ним позначень «МІСТО СОНЦЯ» та «ГОРОД СОЛНЦА» у рекламі, суд першої інстанції виходив з того, що вказані матеріали не відокремлені від іншої інформації шляхом вміщення їх під рубрикою «реклама» чи «на правах реклами», що не відповідає  ч.3 ст.9 Закону України «Про рекламу».

Апелянт посилається на те, що публікації є рекламними за своїм змістом, оскільки розміщені в періодичних виданнях, містять інформацію про Фірму «Т.М.М» ТОВ та про її проекти будівництва, в тому числі житлового комплексу «МІСТО СОНЦЯ», що відповідає визначенню реклами, наданому в ст.1 Закону України «Про рекламу»

Колегія суддів не може з цим погодитись зважаючи на таке.

Відповідно до преамбули Закону України «Про рекламу» цей Закон визначає засади  рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами.

Відповідно до ч.1 ст.7 Закону України «Про рекламу» одним з основних принципів реклами є законність.

Та обставина, що певна публікація підпадає під надане законом визначення терміну «реклама» не означає обов’язково, що вона відповідає вимогам до реклами, встановленим законом.

Згідно з ч.3 ст.9 Закону України «Про рекламу» інформаційний, авторський чи редакційний матеріал, в якому привертається увага до конкретної особи чи товару та який формує або підтримує обізнаність та інтерес глядачів (слухачів, читачів) щодо цих особи чи товару, є рекламою і має бути вміщений під рубрикою «Реклама» чи «На правах реклами».

Надані Відповідачем публікації містять інформацію про нього та його діяльність, але не вміщені під рубрикою «Реклама» чи «На правах реклами». Таким чином, вказані публікації хоч і можуть підпадати під визначення реклами, але не відповідають вимогам до реклами, встановленим законом, чим порушують принцип законності реклами.

При цьому, доданий до апеляційної скарги договір № 10/05-Р від 10.02.2005, на підставі якого була зроблена публікація в журналі ”НЕДВИЖИМОСТЬ РЕВЮ” за березень 2005 року не спростовує невідповідності надрукованого матеріалу вимогам Закону України «Про рекламу».

З огляду на наведене, колегія приходить до висновку, що рішення суду першої інстанції в цій частині є законним та обґрунтованим.

Стосовно використання Відповідачем позначень «МІСТО СОНЦЯ» та «ГОРОД СОЛНЦА» в комп’ютерній мережі Інтернет колегія суддів встановила наступне.

У апеляційній скарзі Відповідач стверджує, що позначення «МІСТО СОНЦЯ» та «ГОРОД СОЛНЦА» використовувались ним в комп’ютерній мережі Інтернет до дати подання заявки, за якою було видане свідоцтво України № 64910, оскільки вказані позначення наведені у виданні «Інвестиційний меморандум» за 2004 р., яке, в свою чергу, було розміщене на сайтах АКІБ «УкрСіббанк» та Інформаційного агентства «Cbonds».

Відповідно до ст.33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу

Як випливає з матеріалів справи, Відповідачем не надавались до суду першої інстанції засвідчених витягів з указаних Інтернет сайтів. В зв’язку з цим у суду не було підстав враховувати при прийнятті рішення твердження Відповідача про використання ним позначень «МІСТО СОНЦЯ» та «ГОРОД СОЛНЦА» в мережі Інтернет.

Зазначені матеріали були подані Відповідачем до суду апеляційної інстанції. Проаналізувавши їх зміст, колегія суддів не знайшла підстав вважати роздруківки з Інтернет сайтів належними доказами наявності у відповідача права попереднього користувача, оскільки на них безпосередньо не міститься позначень «МІСТО СОНЦЯ» та/або «ГОРОД СОЛНЦА». На роздруківках також не вказується час розміщення інформації, в зв’язку з чим, вони не можуть підтвердити те, що інформацію було розміщено до дати подання заявки на знак ”Місто сонця” за свідоцтвом України № 64910.

Таким чином, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про те, що Відповідачем не доведено використання позначень «МІСТО СОНЦЯ» та «ГОРОД СОЛНЦА» в рекламі до 27.03.2006 р - дати подання заявки, за якою було видане свідоцтво України № 64910. Так само відсутні докази використання Відповідачем до 27.03.2006 р вказаних позначень у комп’ютерній мережі Інтернет.

З урахуванням викладеного судова колегія вважає, що рішення Господарського суду м. Києва від 22.02.2007 року у справі № 12/53 прийнято з повним і достовірним встановленням всіх фактичних обставин, які мають значення для вирішення даного спору.

У зв`язку з цим підстав для скасування прийнятого рішення Київський апеляційний господарський суд не вбачає, а отже апеляційна скарга Фірми «ТММ» Товариства з обмеженою відповідальністю  підлягає залишенню без задоволення.

Керуючись ст. ст. 99, 101, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд , -

ПОСТАНОВИВ:

Рішення Господарського суду м. Києва від 22.02.2007 року у справі № 12/53 залишити без змін, а апеляційну скаргу Фірми «ТММ»Товариства з обмеженою відповідальністю –без задоволення.

Головуючий суддя

Судді

14.08.07 (відправлено)