ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

03.09.07 р.                                                                               Справа № 40/364пн

Хозяйственный суд Донецкой области в составе коллегии судий

Председательствующего Пидченко Ю.А.

Судей                                 Мезенцев Е.И.

Донец А.Е.

При секретаре судебного заседания Ротарь Н.Ю.

Рассмотрел в открытом судебном заседании хозяйственного суда дело

по иску закрытого акционерного общества „Горловский машиностроитель” г. Горловка

к первому ответчику обществу с ограниченной ответственностью “Компания „Александр” г.Запорожье

ко второму ответчику государственному предприятию „Донецкий государственный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и экспериментальный институт комплексной механизации шахт „Донгипроуглемаш” г. Донецк

к третьему ответчику открытому акционерному обществу «Копейский машиностроительный завод» г. Копейск, РФ

с участием третьего лица общества с ограниченной ответственностью «Копейскукруглемашсервис» г. Донецк

о выполнении определенных действий

с участием:

представителей сторон:

от истца Афанасьева Е.Г. - юрисконсульт

от первого ответчика Гартенко И.Г. – юрисконсульт

от второго ответчика Гнедов Ю.Ю. - юрисконсульт, Лаптева И.С. - заведующий сектором технического отдела

от третьего ответчика не явился

от третьего лица не явился

В соответствии со статьей 3 ХПК Украины язык судопроизводства определяется статьей 21 Закона Украины «О языках в Украинской  ССР», согласно чему производство по делам с участием стороны, находящейся на территории государства из числа республик бывшего СССР, осуществляется на русском языке. Поскольку по делу в качестве третьего ответчика было привлечено ОАО «Копейский машиностроительный завод», которое находится  на территории Российской Федерации, судопроизводство по делу № 40/364пн осуществляется на русском языке, и это соответствует международным договорам, согласие на обязательность которых определено Верховной Радой Украины.

СУТЬ СПОРА: в хозяйственный суд обратилось закрытое акционерное общество "Горловский машиностроитель" г.Горловка (истец) с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Компания «Александр» г.Запорожье (первый ответчик), государственному предприятию "Донецкий государственный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и экспериментальный институт комплексной механизации шахт "Донгипроуглемаш" г.Донецк (второй ответчик) о применении мер по устранению и предотвращению нарушения Ответчиком 1 исключительных прав Истца на использование полезных моделей по патентам №656 от 16.10.2000г., №851 от 16.07.2001г., №5818 от 15.03.2005г.

Истцом заявлены такие требования:

-          запретить первому ответчику любое использование запатентованных полезных моделей, в том числе изготовление, применение, предложение к продаже, импорт (ввоз), другое введение в гражданский оборот, сохранение в указанных целях комбайна проходческого КП21 производства ОАО „Копейский машиностроительный завод” (Россия), в конструкции которого использованы запатентованные полезные модели;

-          запретить первому ответчику осуществлять  поставку комбайна проходческого КП 21  производства ОАО „Копейский машиностроительный завод” (Россия), в конструкции  которого  использованы  запатентованные  полезные  модели, по результатам  тендерных торгов по закупке  оборудования для  добывающей  промышленности, проведенных 02.03.2006г. Министерством угольной  промышленности Украины по позиции „Проходческий комбайн КСП-32 с перегружателем на конвейер 6 шт. (лот 28)”;

-          обязать второго ответчика выполнить возложенные на него по лицензионному договору №2/06 от 01.03.06г. обязанности, а именно обеспечить патентную чистоту продукции по предоставленной исключительной лицензией и принять необходимые меры для устранения незаконного использования третьими лицами полезных  моделей, права на которые защищены патентами №656 от 16.10.2000г., №851 от 16.07.2001р., №5818 от 15.03.2005г.

До принятия решения по делу судом с целью своевременного и правильного разрешения спора был привлечён к участию в деле третий ответчик – открытое акционерное общество «Копейский машиностроительный завод» г. Копейск, Российская Федерация.

Кроме этого по ходатайству второго ответчика в качестве третьего лица, которое не заявляет самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца было привлечено общество с ограниченной ответственностью «Копейскукруглемашсервис» г.Донецк, поскольку по мнению второго ответчика у указанного субъекта может находится техническая документация, необходимая для проведения судебной экспертизы.

Неявка в судебное заседание третьего ответчика и третьего лица, которые были надлежащим образом уведомлены о времени и месте проведения судебного заседания не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в нем материалам в соответствии со ст. 75 ХПК Украины.

Первый ответчик иск не признал, мотивируя это отсутствием в его действиях каких либо действий, нарушающих права истца, в том числе и использование им полезных моделей, права истца на которые защищены патентами №656 от 16.10.2000г., №851 от 16.07.2001р., №5818 от 15.03.2005г.

Второй ответчик иск не признал, мотивируя свои доводы следующими обстоятельствами:

-          ссылка истца на п. 5.3 лицензионного договора свидетельствует о неправильном понимании последним понятия «патентная чистота», под которой следует понимать свойство технологий или их составляющих быть свободно использованными в определенном государстве без угрозы нарушения действующих на его территории охранных документов (патентов) на объекты права интеллектуальной собственности, которые принадлежат третьим лицам;

-          второй ответчик надлежащим образом выполняет обязательства по договору в отношении патентной чистоты предмета договора, а именно в разработанной им конструкторской документации ан продукцию по лицензии не содержится технических решений, которые нарушают патентные права третьих лиц;

-          относительно исполнения п. 9.3 лицензионного договора, то на сегодняшний день второй ответчик письменных уведомлений истца о фактах неправомерно использования полезных моделей не получал, так как и предложений по координации совместных действий по их устранению.

Третье лицо представило суду пояснения, которыми уведомило, что не имеет никаких правоотношений со сторонами по делу, кроме третьего ответчика, правоотношения с которым ограничиваются предоставлением последнему услуг по надзору за эксплуатацией проходческой техники в период гарантийного срока, продажа запчастей на продукцию, гарантийное обслуживание. Учитывая характер упомянутых услуг, у третьего лица отсутствует необходимость в технической документации на технику, в т.ч. и на комбайн проходческий КП-21, истребованной судом.

Рассмотрев материалы дела, исследовав обстоятельства, на которые ссылаются стороны, принимающие участие в процессе и доказательства, которыми они подтверждают свои доводы и возражения, предоставив надлежащую правовую квалификацию правоотношениям сторон, суд установил:

Иск мотивирован тем, что 01.03.06г. между истцом и вторым ответчиком был заключен лицензионный договор № 2/06, в соответствии с пунктом 2.1 которого второй ответчик (лицензиар по договору) предоставил истцу (лицензиату по договору) исключительную лицензию на использование изобретений (полезных моделей), на которые получены патенты, указанные в таблице 1 п. 2.1 договора.

А именно, истец получил исключительную лицензию на использование полезных моделей, права на которые защищены патентами №656 от 16.10.2000г., №851 от 16.07.2001р., №5818 от 15.03.2005г.

Министерством угольной промышленности Украины 02.03.06г. проводились тендерные торги по закупке оборудования для добывающей промышленности, в которых принимал участие истец. Победителем тендерных торгов по позиции «Проходческий комбайн КСП-32 с перегружателем на конвейер 6 шт. (лот 28)» стал первый ответчик, что подтверждается Протоколом от 22.03.06рг. заседания комитета Министерства угольной промышленности Украины по определению победителей открытых торгов по закупке оборудования для добывающей промышленности 02.03.06г. и уведомлением про результаты тендера № 02/02-02/1-188 от 24.03.06р.

При открытии тендерных предложений выяснилось, что первый ответчик предложил как аналог предмета закупки – проходческого комбайна КСП-32 – комбайн проходческий КП-21 (далее – комбайн КП-21) производства ОАО „Копейский машиностроительный завод” (Россия). Также комбайн КП-21 был представлен первым ответчиком на выставке «Уголь/Майнинг-2006», которая проходила с 4 по 8 сентября 2006 года в ВСЦ «Эксподонбасс» по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189в.

Истец считает, что информация, полученная им при открытии тендерных предложения и при визуальном осмотре комбайна КП-21 на выставке, даёт ему основания считать, что в конструкции комбайна КП-21 использованы полезные модели, защищенные указанными выше патентами, исключительное право на использование которых по предоставленной вторым ответчиком лицензии принадлежит истцу.

В связи с изложенным истцом заявлены такие требования в отношении первого ответчика:

-          запретить любое использование запатентованных полезных моделей, в том числе изготовление, применение, предложение к продаже, импорт (ввоз), другое введение в гражданский оборот, сохранение в указанных целях комбайна проходческого КП21 производства ОАО „Копейский машиностроительный завод” (Россия), в конструкции которого использованы запатентованные полезные модели;

-          запретить осуществлять  поставку комбайна проходческого КП 21  производства ОАО „Копейский машиностроительный завод” (Россия), в конструкции  которого  использованы  запатентованные  полезные  модели, по результатам  тендерных торгов по закупке  оборудования для  добывающей  промышленности, проведенных 02.03.2006г. Министерством угольной  промышленности Украины по позиции „Проходческий комбайн КСП-32 с перегружателем на конвейер 6 шт. (лот 28)”.

Кроме этого, в соответствии с п. 5.3 лицензионного договора № 2/06 от 01.03.06г. второй ответчик гарантирует и обеспечивает патентную чистоту продукции по лицензии на территории Украины на протяжении срока действия договора.

Пунктом 9.3 договора предусмотрено, что в случае  незаконного использования изобретений (полезных моделей) третьими лицами второй ответчик совместно с истцом будут применять все установленные законом меры для устранения нарушения прав собственника патента и собственника лицензии по договору.

До настоящего времени никаких действий для устранения неправомерного использования указанных полезных моделей, несмотря на уведомления истца о таких фактах, вторым ответчиком не осуществлялось, что является нарушением им обязанностей, возложенных на него договором.

В связи с изложенным истцом заявлены требования обязать второго ответчика выполнить возложенные на него по лицензионному договору №2/06 от 01.03.06г. обязанности, а именно обеспечить патентную чистоту продукции по предоставленной исключительной лицензией и принять необходимые меры для устранения незаконного использования третьими лицами полезных  моделей, права на которые защищены патентами №656 от 16.10.2000г., №851 от 16.07.2001р., №5818 от 15.03.2005г.

Определением по делу от 06.11.06г. было удовлетворено ходатайство истца и приняты меры по обеспечению иска путем запрещения второму ответчику совершать определенные действия, а именно:

-          запрещено осуществлять  поставку комбайна проходческого КП 21  производства ОАО „Копейский машиностроительный завод” (Россия), в конструкции  которого  использованы  полезные  модели, на которые выданы патенты №656 от 16.10.2000г., №851 от 16.07.2001р., №5818 от 15.03.2005г., по результатам  тендерных торгов по закупке  оборудования для  добывающей  промышленности, проведенных 02.03.2006г. Министерством угольной  промышленности Украины по позиции „Проходческий комбайн КСП-32 с перегружателем на конвейер 6 шт. (лот 28)”;

-          запрещено любое использование запатентованных полезных моделей, в том числе изготовление, применение, предложение к продаже, импорт (ввоз), другое введение в гражданский оборот, сохранение в указанных целях комбайна проходческого КП21 производства ОАО „Копейский машиностроительный завод” (Россия), в конструкции которого использованы полезные модели, на которые выданы патенты №656 от 16.10.2000г., №851 от 16.07.2001р., №5818 от 15.03.2005г.

Постановлением Донецкого апелляционного хозяйственного суда от 13.12.06г. апелляционная жалоба первого ответчика была частично удовлетворена, указанное определение отменено, а первому ответчику запрещено использование каким-либо способом полезные модели, на которые выданы патенты №656 от 16.10.2000г., №851 от 16.07.2001р., №5818 от 15.03.2005г.

Судом дана надлежащая правовая оценка правоотношениям сторон и он считает доводы истца необоснованными и неподлежащими удовлетворению.

Так, судом установлено, что между истцом и вторым ответчиком был заключен лицензионный договор № 2/06 от 01.03.06г., в соответствии с которым истец получил исключительную лицензию на право использования ряда полезных моделей, в т.ч. и тех, которые по его утверждению нарушаются первым ответчиком.

В соответствии со ст. 464 ГК Украины имущественными правами интеллектуальной собственности на изобретение, полезную модель, промышленный образец являются:

1) право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца;

2) исключительное право позволять использование изобретения, полезной модели, промышленного образца (выдавать лицензии);

3) исключительное право препятствовать неправомерному использованию изобретения, полезной модели, промышленного образца, в том числе запрещать такое использование;

4) другие имущественные права интеллектуальной собственности, установленные законом.

Затраты по государственной пошлине и обеспечению судебного процесса возлагаются на истца согласно ст. ст.  44, 49 ХПК Украины.

Пунктом 2.1 лицензионного договора предусмотрено, что истцу предоставляется исключительная лицензия на использование изобретений (полезных моделей) на которые получены паиенты, указанные в Таблице 1, а п. 2.3 уточняется объем прав, который предоставляется лицензиями, а именно право на изготовление, предложение к продаже, продажа, ввоз, хранение продукции по лицензии.

Никаких упоминаний о передаче истцу каких-либо исключительных прав текст лицензионного договора не содержит. Приобретение лицензиатом исключительных прав по лицензионному договору не вытекает из сущности понятия исключительной лицензии.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 1108 ГК Украины лицо, которое имеет исключительное право позволять использование объекта права интеллектуальной собственности (лицензиар), может предоставить другому лицу (лицензиату) письменное полномочие, которое предоставляет ей право на использование этого объекта в определенной ограниченной сфере (лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности).

Часть 2 указанной статьи определяет, что исключительная лицензия выдается лишь одному лицензиату и исключает возможность использования лицензиаром объекта права интеллектуальной собственности в сфере, что ограничена этой лицензией, и выдаче им другим лицам лицензий на использование этого объекта в указанной сфере.

Приобретение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности осуществляется не на основании лицензионных договоров, а на основании иных соглашений – договоров о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности, требования к которым изложены в ст. 1113 ГК Украины:

1. По договору о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности одна сторона (лицо, что имеет исключительные имущественные права) передает второй стороне частично или в полном составе эти права в соответствии с законом и на определенных договором условиях.

2. Заключение договора о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности не влияет на лицензионные договоры, которые были заключены раньше.

Приведенные положения свидетельствуют о существующей разнице между лицензионным договором и договором о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности.

В соответствии с абзацем 8 ч. 2 ст. 28 Закона Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели" продукт признается изготовленным с применением запатентованного изобретения (полезной модели), если при этом использовано каждый признак, включенный в независимый пункт формулы изобретения (полезной модели), или признак, эквивалентный ей.

Для разъяснения вопросов, возникших при разрешении данного спора и требующих специальных знаний, судом определением от 12.02.07г. была назначена судебная экспертиза по вопросам, связанным с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности.

Письмом № 872/30 от 01.03.07г. эксперт Донецкого научно-исследовательского института судебных экспертиз ходатайствует о предоставлении для исследования технической документации на комбайн проходческий КП21 производства ОАО «Копейский машиностроительный завод».

С целью своевременного и правильного разрешения спора суд обязал сторон предоставить техническую документацию на комбайн проходческий КП21 производства ОАО «Копейский машиностроительный завод».

В связи с тем, что в месячный срок указанная документация не была представлена для исследования, эксперт вернул материалы дела с уведомлением о невозможности дачи заключения.

Судом приняты все необходимые меры с учетом состязательности и равенства сторон перед законом и судом. В соответствии с ст. 33 ХПК Украины каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений.

Материалами дела не подтвержден факт нарушения прав истца, приобретенных им по лицензионному договору № 2/06 от 01.03.06г., а именно его прав на изготовление, предложение к продаже, продажа, ввоз, хранение продукции по лицензии.

На основании вышесказанного, суд пришел к выводу о том, что в удовлетворении исковых требований следует отказать в полнорм обеме как в безосновательно заявленных.

В отношении ходатайства истца об истребовании у первого ответчика договора (иных договоров, которыми оформлены хозяйственные отношения между первым и третьим ответчиком), руководства (инструкции) по эксплуатации на проходческий комбайн КП-21, и истребования последнего от третьего лица, а также ходатайства второго ответчика про истребование от первого и третьего ответчиков технического паспорта, сертификата качества, то суд считает его отклонить, на тех основаниях, что истцом и вторым ответчиком не конкретизированы какие именно договора подлежать оценке судом.

Кроме того, как вытекает из содержания статьи 662 ГК Украины, истцом не представлены доказательства того, какие документы не были переданы продавцом на момент передачи товара покупателю с учетом его индивидуальных признаков на момент заключения этих договоров.

Поскольку провести экспертизу не представляться возможным, суд считает необходимым обязать Донецкий научно-исследовательский институт судебных экспертиз возвратить на расчетный счет истца - закрытого акционерного общества „Горловский машиностроитель” суму 4447 грн. 20 коп., перечисленную платежным поручением № 958 от 26.03.07г. согласно счета № 289 от 01.03.07г.

Поскольку, по согласию сторон в судебном заседании были оглашены вступительная и резолютивная часть, решение вступает в силу через десять дней с момента его подписания, что предусмотрено частью третьей статьи 85 ХПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь  ст.ст. 4-2, 4-3, 22, 41, 44, 49, 66, 67, 82, 84, частью третьей ст. 85 ХПК Украины, суд

Р Е Ш И Л:

1.В удовлетворении иска относительно первого ответчика - общества с ограниченной ответственностью “Компания „Александр” г. Запорожье отказать в полном объеме.

2.В удовлетворении иска относительно второго ответчика -  государственного предприятия „Донецкий государственный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и экспериментальный институт комплексной механизации шахт „Донгипроуглемаш” г. Донецк отказать.

3.В удовлетворении иска относительно третьего ответчика открытому акционерному обществу «Копейский машиностроительный завод» г. Копейск, Российская Федерация отказать.

4.Обязать Донецкий научно-исследовательский институт судебных экспертиз возвратить на расчетный счет истца - закрытого акционерного общества „Горловский машиностроитель” суму 4447 грн. 20 коп., перечисленную платежным поручением № 958 от 26.03.07г. согласно счета № 289 от 01.03.07г.

5.Затраты по государственной пошлине и по обеспечению судебного  процесса  возлагаются на истца.

6.Решение суда вступает в законную силу по истечении десятидневного срока со дня его  подписания.

Головуючий суддя

Судьи                               Мезенцев Е.И.

Донец А.Е.

Дата подписания решения, оформленного в соответствии с требованиями ст. 84 ХПК Украины:10.09.07г.