ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2007 р.
№ 21/389

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П.–головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Медіум-ТВ", м. Київ (далі –ТОВ "Медіум-ТВ")

на рішення господарського суду міста Києва від 26.12.2006 та

постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2007

зі справи № 21/389

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Транс-Інвест", м. Київ  (далі –ТОВ "Транс-Інвест")

до комунального підприємства "Київський метрополітен", м. Київ (далі –КП "Київський метрополітен"), та

ТОВ "Медіум-ТВ",

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів –Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі –Державний департамент інтелектуальної власності)

про припинення порушення прав на винахід та корисну модель.

Судове засідання проведено за участю представників:

ТОВ "Транс-Інвест" –Коваля А.М.,

КП "Київський метрополітен" –Акімової А.В.,

ТОВ "Медіум-ТВ" –Іонушаса С.К.,

Державного департаменту інтелектуальної власності –не з'яв.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ТОВ "Транс-Інвест" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про зобов‘язання  КП "Київський метрополітен":

припинити порушення на території метрополітену прав на винахід "Спосіб подання  рекламної інформації переважно у важкодоступних місцях метрополітену" за патентом України № 71081;

припинити порушення на території метрополітену прав на корисну модель "Спосіб подання  рекламної інформації переважно у важкодоступних місцях метрополітену" за деклараційним патентом України № 3233.

Після порушення провадження у справі позивачем було подано уточнення до позовних вимог, відповідно до яких ТОВ "Транс-Інвест" просило зобов‘язати КП "Київський  метрополітен":

припинити порушення на території метрополітену прав на винахід "Спосіб подання  рекламної інформації переважно у важкодоступних місцях метрополітену" за патентом України № 71081, зокрема, повністю демонтувати відеопроектори, встановлені на станції метрополітену "Політехнічний інститут", усе інше обладнання для застосування запатентованого способу подання рекламної інформації, а також не встановлювати зазначені відеопроектори та обладнання на жодних інших станціях метрополітену без дозволу позивача протягом усього строку дії патенту України № 71081;

припинити порушення на території метрополітену прав на корисну модель "Спосіб подання  рекламної інформації переважно у важкодоступних місцях метрополітену" за патентом України № 3233, зокрема, повністю демонтувати відеопроектори, встановлені на станції метрополітену "Політехнічний інститут", усе інше обладнання для застосування запатентованого способу подання рекламної інформації, а також не встановлювати зазначені відеопроектори та обладнання на жодних інших станціях метрополітену без дозволу позивача протягом усього строку дії патенту № 3233.

Рішенням господарського суду міста Києва від 26.12.2006 (суддя Шевченко Е.О.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2007 (колегія суддів у складі: суддя             Андрієнко В.В. –головуючий, судді Малетич М.М., Студенець В.І.), позов задоволено повністю. Судові рішення мотивовано тим, що відповідачами порушено права позивача на винахід та корисну модель за патентами України №№ 71081 і 3233, оскільки ними для подання рекламної інформації на станції метро "Політехнічний інститут" на порушення вимог Цивільного кодексу України (далі –ЦК України) та Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі –Закон) використовувалася кожна ознака, включена до незалежних пунктів формул зазначених винаходу та корисної моделі.

ТОВ "Медіум-ТВ" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати, а справу передати на новий розгляд до господарського суду першої інстанції.  Скаргу обґрунтовано, зокрема, тим, що судовими інстанціями не взято до уваги заперечення відповідачів про невикористання для подання рекламної інформації на станції метро "Політехнічний інститут" такої ознаки винаходу і корисної моделі, як звуковий супровід блоком озвучення, тим більше, що на момент прийняття рішення зі справи ТОВ "Медіум-ТВ" не використовувало будь-яких пристроїв, пов’язаних із застосуванням мультимедійних відеопроекторів у Київському метрополітені.

У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "Транс-Інвест" стверджує, що судовими інстанціями у розгляді справи повно та об’єктивно досліджено докази, вірно застосовано до спірних правовідносин норми матеріального і процесуального права, а тому оскаржувані судові рішення підлягають залишенню без змін, а скарга –залишенню без задоволення.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі –ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги. Представник Державного департаменту інтелектуальної власності у судове засідання не з'явився.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено:

- Державним департаментом інтелектуальної власності Стьопкіну С.В. та Нощенку І.В. було видано:

патент України № 71081 на винахід "Спосіб подання рекламної інформації переважно у важкодоступних місцях метрополітену"; відомості про видачу зазначеного патенту 15.11.2004 опубліковано в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 11 за 2004 рік;

деклараційний патент України № 3233 на корисну модель "Спосіб подання рекламної інформації переважно у важкодоступних місцях метрополітену"; відомості про видачу зазначеного патенту 15.10.2004 опубліковано в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 10 за 2004 рік;

- 16.11.2004 власниками зазначених патентів і ТОВ "Транс-Інвест" укладено ліцензійний договір № 16/11 про надання позивачу виключної ліцензії на використання винаходу та корисної моделі за патентами України №№ 71081 і 3233, на підставі якої позивачу надано право, зокрема, перешкоджати неправомірному використанню зазначених винаходу та корисної моделі, а також звертатися до суду за захистом майнових прав інтелектуальної власності за патентами України № № 71081 і 3233;

- ТОВ "Медіум-ТВ" є власником деклараційного патенту України              № 63872А на винахід "Спосіб телевізійної трансляції та система для його здійснення"; відомості про видачу зазначеного патенту 15.01.2004 опубліковано в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 1 за 2004 рік;

- ТОВ "Транс-Інвест" звернувся до КП "Київський метрополітен" з листами від 19.08.2004 № 01-1904, від 02.09.2004 № 02-1904 та від 18.04.2005 № 16-1501 з комерційною пропозицією щодо застосування у метрополітені, зокрема, на станції метро "Політехнічний інститут", способу подання рекламної інформації, захищеної патентами України № № 71081 і 3233.

У додатках до зазначених листів позивач надіслав КП "Київський метрополітен" усі необхідні відомості і технічну документацію щодо застосування зазначених винаходу та корисної моделі на станції метро "Політехнічний інститут";

- будь-якої відповіді на відповідні пропозиції від КП "Київський метрополітен" позивач не отримав;

- КП "Київський метрополітен" і ТОВ "Медіум-ТВ" 27.05.2003 укладено договір № 78-Упр(ДП)-03, згідно з яким названому Товариству надано право здійснювати рекламно-інформаційну діяльність шляхом розміщення медіа-продукції технічного, комерційного та соціального характеру на електронних носіях, розташованих на станціях Київського метрополітену.

Відповідно до зазначеного договору електронний носій –це взаємопов’язаний комплекс технічних засобів, який складається з телевізійних, повно кольорових (плазменних або проекційних) екранів, аудіо техніки, а також комп’ютерного та іншого професійного обладнання та призначених для візуального відображення мультимедійного (відео, аудіо, комп’ютерної) інформації рекламного, соціального та інформативного характеру;

- наказом від 09.11.2004 № 2-З затверджено виконання робіт за договором від 27.05.2003 № 78-Упр(ДП)-03 зі здійснення експериментальної перевірки доцільності функціонування в мережі ТОВ "Медіум-ТВ" елементів проекційної техніки на станції метро "Політехнічний інститут" (виготовлення і розміщення відеоінформації, відсутність аудіо-складової);

- 18.04.2005 ТОВ "Транс-Інвест" звернулося до КП "Київський метрополітен" з претензією щодо припинення порушення прав на винахід та корисну модель за патентами України № № 71081 і 3233;

- на момент прийняття рішення зі справи ТОВ "Медіум-ТВ" не використовувало будь-яких пристроїв, пов’язаних із застосуванням мультимедійних відеопроекторів у Київському метрополітені, оскільки згідно з листом КП "Київський метрополітен" від 14.05.2005 № 1214-Н останнім прийнято рішення про непогодження встановлення ТОВ "Медіум-ТВ" мультимедійних проекторів на станції метро "Політехнічний інститут", тому що вони відволікали увагу та пильність пасажирів;

- господарським судом міста Києва відхилено клопотання відповідачів про припинення провадження зі справи на підставі пункту 11 частини першої статті 80 ГПК України;

- Науково-дослідним інститутом інтелектуальної вільності Академії правових наук України проведено судову експертизу, згідно з висновком якої від 30.10.2006 № 116 встановлено,зокрема, що:

при застосуванні способу подання рекламної інформації на станції метро "Політехнічний інститут" було використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 71081;

при застосуванні способу подання рекламної інформації на станції метро "Політехнічний інститут" було використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 3233;

можна вважати, що продукт, виготовлений із застосуванням винаходу та корисної моделі за патентами України № № 71081 і 3233 на станції метрополітену "Політехнічний інститут", є новим;

при застосуванні способу подання рекламної інформації на станції метро "Політехнічний інститут" не було використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу за деклараційним патентом України            № 63872А;

- ухвалою господарського суду міста Києва від 04.12.2006 у судове засідання викликано судового експерта, якому поставлено питання про те, на підставі яких документів, що містяться в матеріалах справи, експерт дійшов висновку про використання на станції метрополітену "Політехнічний інститут" згідно з формулами винаходу та корисної моделі за патентами України                      №№  71081 і 3233 такої ознаки, як "звуковий супровід блоком озвучення";

- відповідно до листа судового експерта від 19.12.2006 № 375 висновку про використання на станції метрополітену "Політехнічний інститут" звуку для подання рекламної інформації він дійшов з фотографічних знімків (візуально), тим більше, таке подання інформації, на думку експерта, без звукового супроводу не мало сенсу.

Причиною спору зі справи стало питання про порушення на території метрополітену прав позивача на винахід та корисну модель "Спосіб подання рекламної інформації переважно у важкодоступних місцях метрополітену" за патентами України №№ 71081 і 3233.

Відповідно до частини другої Закону об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Згідно зі статтею 462 ЦК України і частиною п’ятою статті 6 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

Відповідно до статті 464 ЦК України і частини другої статті 28 Закону патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Згідно з частиною п’ятою статті 28 патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

В абзацах четвертому –шостому частини другої статті 28 Закону зазначено, що використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

За приписами абзаців восьмого - тринадцятого частини другої статті 28 Закону продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

- продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

- існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Відповідно до статті 34 Закону будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.  На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Отже, в даному випадку для того, щоб дійти обґрунтованого висновку про наявність або відсутність порушення прав патентовласника господарські суди повинні були вичерпно з’ясувати на підставі дослідження об’єктивних доказів зі справи, чи використовувалася відповідачами для подання рекламної інформації на станції метро "Політехнічний інститут" кожна ознака, включена до незалежних пунктів формул винаходу та корисної моделі за патентами України №№ 71081 і 3233, зокрема, така ознака як "звуковий супровід блоком озвучення". Судові ж інстанції дійшли висновку про використання згаданої ознаки ґрунтуючись лише на висновках експерта та його поясненнях, викладених у листі. Жодних об’єктивних даних щодо використання звуку при здійсненні проекціювання на екран зображення позивачем не подано, а судом не встановлено, хоча наявність чи то відсутність звукового супроводу є питанням факту, яке повинно встановлюватися судом, а не експертом, на підставі дослідження доказів у справі.  Разом з тим, відповідно до статті 43 ГПК України ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили та підлягають перевірці.

Крім того, господарські суди першої і апеляційної інстанцій, встановивши, що  на момент прийняття рішення зі справи ТОВ "Медіум-ТВ" не використовувало будь-яких пристроїв, пов’язаних із застосуванням мультимедійних відеопроекторів у Київському метрополітені, все ж прийняли рішення про зобов’язання відповідачів повністю демонтувати відеопроектори, встановлені на станції метрополітену "Політехнічний інститут", усе інше обладнання для застосування запатентованого способу подання рекламної інформації та заборонили таке використання; а також зобов’язали відповідачів не встановлювати відеопроектори та обладнання для подання рекламної інформації на жодних інших станціях метрополітену без дозволу позивача протягом усього строку дії патентів України №№ 71081 і 3233, тобто заборонили здійснення цих дій фактично на майбутнє за відсутності порушення, яке підлягало б припиненню,.

З огляду на викладене касаційна інстанція дійшла висновку про порушення попередніми судовими інстанціями вимог статей 34, 41 та 43 ГПК України у встановленні обставин справи, що складають фактичну основу спірних правовідносин.

Таким чином, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України є підставою для скасування оскаржуваних судових рішень зі справи.

Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 1117 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.

Керуючись статтями 1117 –11112 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Медіум-ТВ" задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 26.12.2006 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2007 зі справи № 21/389 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Суддя                                                                                                В. Селіваненко

Суддя                                                                                                І. Бенедисюк

Суддя                                                                                                Б.Львов