ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
про зупинення

"18" вересня 2007 р.
Справа № 11/157-07-4349

Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого Н.Б.Таценко

суддів М.В. Сидоренко, М.А. Мишкіної

секретар судового засідання Лисіна О.В.

за участю представників сторін

від позивача: Москаленко А.С. –довіреність б/н від 18.01.2007р.

від відповідача: не з’явився

від третьої особи: Матросов О.О. –довіреність б/н від 18.01.2007р.

розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги Закритого акціонерного товариства „Лізоформ” та Лізоформ Дезінфекціон А.Г.

на рішення  господарського суду Одеської області

від 20.07.2007р.

по справі № 11/157-07-4349

за позовом: Лізоформ Дезінфекціон А.Г.

до відповідача: Науково-виробничої спілки Товариства з обмеженою відповідальністю „Симеста Ваал”

третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Закрите акціонерне товариство „Лізоформ”

про заборону використання позначення, нанесеного на товар як таке, що порушує права власника міжнародної реєстрації знака для товарів та послуг та вилучення або знищення позначення з товару

Рішенням господарського суду Одеської області від 20.07.2007р. по справі № 11/157-07-4349 (суддя Власова С.Г.) в задоволенні уточнених позовних вимог Лізоформ Дезінфекціон А.Г., третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Закрите акціонерне товариство „Лізоформ” (далі ЗАТ „Лізоформ”) до Науково-виробничої спілки Товариства з обмеженою відповідальністю „Симеста Ваал” (далі НВС ТОВ „Симеста Ваал”) про заборону використання на території України позначення „АХДЕЗ 3000” для дезинфікуючих засобів, оскільки внаслідок такого використання дезинфікуючий засіб з позначенням „АХДЕЗ 3000” може бути сплутаний споживачами з дезинфікуючим засобом з зареєстрованим знаком для товарів та послуг „AНD 2000” („АХД 2000” кирилицею), який належить компанії LYSOFORM DESINFEKTION A.G., вилучення з товару, його упаковки, котрі знаходяться у відповідача, незаконно використаного позначення „АХДЕЗ 3000”, подібного з зареєстрованим знаком настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень позначення „АХДЕЗ 3000”, відмовлено по ст. 494, ч. 2 ст. 495 ЦК України, ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, п. 4 ст. 5, ч. 1 ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, оскільки позивачем всупереч ст. 33 ГПК України не надано доказів реєстрації знака для товарів та послуг „АХД 2000”, форма ТМ-1.1 не являється належним доказом наявності права власності у позивача на знак/торговельну марку АХД 2000, обсяг правової охорони торговельної марки „AНD 2000” (латиницею) визначається наведеними у витягу з міжнародного реєстру торгових марок її зображенням та переліком товарів і послуг, як „фармацевтичні та гігієнічні препарати; дезинфікуючі засоби” („Pharmaceutical and sanitary preparations; disinfectants”), а позивач фактично використовує на етикетці позначення товару АХД 2000 (кирилицею), розчин для зовнішнього застосування готовий для використання.

Не погоджуючись з названим рішенням господарського суду третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ЗАТ „Лізоформ”, та позивач звернулися до Одеського апеляційного господарського суду з ідентичними за змістом апеляційними скаргами б/н від 27.07.2007р., в яких просять рішення господарського суду Одеської області від 20.07.2007р. по справі № 11/157-07-4349 скасувати, прийняти нове рішення, задовольнити позов, посилаючись на ст. ст. 492, 494, ч. 2 ст. 495, ст. 496 ЦК України, ч. 1 ст. 5, ч. ч. 4, 5 ст. 16, ч. 1 ст. 20, ст. 21 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, ст. ст. 3 ter, 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р., т. я. правова охорона торгової марки AНD 2000 на території України здійснюється на підставі ст. 4 вищевказаної угоди і не потребує подання додаткової заяви про правову охорону на території України, ч. 3 ст. 16, ст. ст. 24, 124 ГПК України, п. 7 ч. 1 ст. 76 Закону України „Про міжнародне приватне право”.

В подальшому 02.08.2007р. Лізоформ Дезінфекціон А.Г. надіслав до Одеського апеляційного господарського суду додаткові пояснення до апеляційної скарги від 27.07.2007р., в яких просить апеляційну скаргу задовольнити в повному обсязі, керуючись вищезазначеними нормами законодавства.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача та третю особу, колегія суддів,  –

В с т а н о в и л а:

Згідно витягу з міжнародного реєстру торговельних марок Компанія „Лізоформ Дезінфекціон А.Г.” (Lysoform Desinfection A.D.), Швейцарія, володіє правом на торговельну марку AНD 2000, зареєстровану 24.05.1995р. під номером 638257 за класом 05 фармацевтична продукція і продукція для гігієни та дезинфекції, протягом 20 років.

Рішенням про державну реєстрацію лікарського засобу, затвердженого наказом МОЗ України від 08.07.2004р. № 347, лікарський засіб заявника „Лізоформ Др. Ханс Роземанн ГмбХ”, Німеччина компанії „Лізоформ Дезінфекція Лтд”, Швейцарія АХД 2000, розчин для зовнішнього застосування зареєстрований в Україні терміном на 3р. 1м. з видачею реєстраційного посвідчення на лікарський засіб № П.08.02/05237 20.07.2004р., котрий діє на всій території України до 30.08.2007р.

16.05.2006р. Компанією „Лізоформ Дезінфекціон А.Г.” подана заявка № m 200607008 про реєстрацію знака для товарів та послуг АХД 2000 МКТП: 5 - Фармацевтичні і гігієнічні продукти; дезинфікуючі засоби, що підтверджується формою ТМ-1.1.

27.06.2007р. Компанія „Лізоформ Дезінфекціон А.Г.” звернулася до господарського суду Одеської області з уточненою позовною заявою про заборону НВС ТОВ „Симеста Ваал” використовувати на території України позначення „АХДЕЗ 3000” для дезинфікуючих засобів, оскільки внаслідок такого використання дезинфікуючий засіб з позначенням „АХДЕЗ 3000” може бути сплутаний споживачами з дезинфікуючим засобом з зареєстрованим знаком для товарів та послуг „AНD 2000” („АХД 2000” кирилицею), який належить Компанії LYSOFORM DESINFEKTION A.G., вилучення з товару, його упаковки, котрі знаходяться у відповідача, незаконно використаного позначення „АХДЕЗ 3000”, подібного з зареєстрованим знаком настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень позначення „АХДЕЗ 3000” по ст. ст. 492, 494, 496, ч. ч. 1, 2 ст. 495 ЦК України, ч. 1 ст. 5, ч.5 ст. 16, ч. 1, абз. 2 ч. 2 ст. 20, ст. 21 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, посилаючись на здійснення правової охорони знака AНD 2000 по ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р., а знака АХД 2000 на підставі поданої заявки на реєстрацію останнього.

02.07.2007р. в засіданні господарського суду першої інстанції представником позивача заявлено клопотання про залучення до участі у справі співвідповідача виробника препарату  АХДЕЗ 3000 ЗАТ „Петроспирт”, Росія, котрий наносить позначення АХДЕЗ 3000 на упаковку препарату, імпортує його на територію України та розповсюджує через відповідача, по ст. ст. 24, 124 ГПК України,  ч. 1 ст. 495 ЦК України, ч. ч. 3, 4, 5 ст. 16, ч. 1 ст. 20, ст. 21 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, п. 7 ч. 1 ст. 76 Закону України „Про міжнародне приватне право”.

Рішенням господарського суду Одеської області від 20.07.2007р. в задоволенні уточнених позовних вимог відмовлено з мотивів, викладених в описовій частині постанови, вищезазначене клопотання позивача відхилено, т. я. процесуальна дія у вигляді залучення співвідповідача не передбачена ГПК України, ЗАТ „Петроспирт” являється юридичною особою Російської Федерації з місцезнаходженням у м. Санкт-Петербург, вул. Калініна, 13, визначені статтею 124 ГПК України підстави, котрі надають можливість іноземному підприємству брати участь в господарських судах України, відсутні. При цьому висновок господарського суду про відхилення клопотання про залучення виробника препарату юридичної особи Російської Федерації у якості співвідповідача відповідає чинному процесуальному законодавству України. Крім того, зазначена в названому клопотанні ст. 24 ГПК України за своїм безпосереднім змістом не регулює процедури і порядку залучення саме співвідповідача, а листами Російської Федерації від 17.06.1996р. і 11.10.2002р. згідно витягу з міжнародного реєстру торговельних марок повідомлено про повну відмову у захисті вказаної марки.

Відповідно до чинного законодавства до предмету доказування по цьому спору входять фактичні дані про наявність чи відсутність схожості та її ступінь зареєстрованої торговельної марки і позначення на продукції, котра реалізується відповідачем. В засіданні апеляційної інстанції 04.09.2007р. представник позивача по ст. ст. 22, 32, 41 ГПК України, аб.2 п. 45 Рекомендації Президії ВГС України від 10.06.2004р. № 04-5/1107 „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” заявив клопотання про призначення по справі судової експертизи в галузі інтелектуальної власності, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, на дослідження експертів поставити наступні питання:

-          Чи схожий зовнішній вигляд упаковки (пляшки, етикетки, ковпачку) антисептику „АХД 2000” (виробник –„Лізоформ Др. Ханс Роземанн ГмбХ”, Німеччина) та антисептику „АХДЕЗ 3000” (виробник –ЗАТ „Петроспирт”, Росія) настільки, що можуть бути сплутані споживачем?

-          Чи схожий знак „AНD 2000” за міжнародною реєстрацією № 638257 та позначення „АХДЕЗ 3000”, зображене на головній етикетці антисептику „АХДЕЗ 3000” (виробник –ЗАТ „Петроспирт”, Росія) настільки, що можуть бути сплутані споживачем?

В наступному засіданні апеляційної інстанції представником позивача заявлено клопотання від 18.09.2007р. про доручення проведення судової експертизи в галузі інтелектуальної власності експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, т. я. згідно додатку до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. № 53/5, зона дії вказаного центру судової експертизи поширюється на всі регіони.

Відповідно до п. 45 Рекомендації Президії ВГС України від 10.06.2004р. № 04-5/1107 „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності”, для з'ясування питань,  що потребують спеціальних знань, зокрема чи є схожими  знаки  настільки, що  їх   можна   сплутати,  господарському  суду  необхідно  призначати судову експертизу,  не перебираючи  на себе  не  притаманні   суду   функції   експерта, т. я. господарські  суди  не  повинні  встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

По ст. 41 ГПК України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Відповідно до ст. 99 ГПК України апеляційною інстанцією справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених розділом ХІІ ГПК України, а згідно ч. 2 наведеної статті апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції. З урахуванням викладеного та матеріалів справи клопотання позивача про призначення експертизи підлягає частковому задоволенню лише в частині призначення згаданої експертизи, т. я. поставлені питання стосуються ЗАТ „Петроспирт”, котрий не являється учасником спору, а зазначення в останніх положень про схожість зовнішнього вигляду упаковки (пляшки, етикетки, ковпачку) не відповідає предмету позову виходячи з визначення поняття торговельної марки, наведеного, зокрема, в ст. 492 ЦК України. За таких обставин на підставі ст. 41 ГПК України  судова колегія призначає судову експертизу з дослідження, пов’язаного з захистом права інтелектуальної власності, проведення котрої доручає судовому експерту Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, і на вирішення якої ставиться наступне питання:

1) Чи є позначення „AНD 2000” торговельної марки, яка за міжнародною реєстрацією № 638257 належить Компанії „Лізоформ Дезінфекціон А.Г.” (Lysoform Desinfection A.D.), Швейцарія, та позначення „АХДЕЗ 3000” на продукції, реалізацію котрої здійснює Науково-виробнича спілка Товариства з обмеженою відповідальністю „Симеста Ваал”, схожими настільки, що їх можна сплутати?

У зв’язку з призначенням судом названої експертизи апеляційне провадження у справі підлягає зупиненню по п.1 ст.79 ГПК України до одержання результатів її проведення.

Керуючись ст. ст. 41, 79, 86 ГПК України, колегія, -

У х в а л и л а:

І. Клопотання  представника позивача про проведення судової експертизи з дослідження, пов’язаного з захистом  інтелектуальної власності задовольнити частково.

ІІ. Призначити судову експертизу з дослідження, пов’язаного з захистом права інтелектуальної власності, на розгляд якої поставити наступне питання:

1) Чи є позначення „AНD 2000” торговельної марки, яка за міжнародною реєстрацією № 638257 належить Компанії „Лізоформ Дезінфекціон А.Г.” (Lysoform Desinfection A.D.), Швейцарія, та позначення „АХДЕЗ 3000” на продукції, реалізацію котрої здійснює Науково-виробнича спілка Товариства з обмеженою відповідальністю „Симеста Ваал”, схожими настільки, що їх можна сплутати?

ІІІ. Проведення даної експертизи доручити судовому експерту Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, в розпорядження експерта надати матеріали справи № 11/157-07-4349.

ІV. Попередити експерта про кримінальну відповідальність по ст.ст. 384, 385 КК України.

V. Зобов’язати експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надіслати копії експертного висновку сторонам згідно з ч. 1 ст. 42 ГПК України.

VІ. Зобов’язати позивача провести оплату рахунку за проведення названої експертизи в 3- денний термін після одержання.

VІІ. Апеляційне провадження по справі № 11/157-07-4349 зупинити до одержання висновку судового експерта.

Головуючий суддя                                                                                Н.Б. Таценко

Суддя                                                                                                         М.В. Сидоренко

Суддя                                                                                                    М.А. Мишкіна