ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2007 р.
№ 37/165-06

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. –головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.,

розглянувши касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства “Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе”, м. Харків,

на рішення господарського суду Харківської області від 16.01.2007

та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 02.04.2007

зі справи № 37/165-06

за позовом відкритого акціонерного товариства “Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе” (далі –ВАТ “ХТЗ”)

до товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “ХТЗ” (далі –ТОВ “Торговий дім “ХТЗ”, м. Харків,

про припинення використання товарного знака,

за участю представників сторін:

позивача – Стеценко О.Л.,

відповідача –не з’явився,

ВСТАНОВИВ:

ВАТ “ХТЗ” як власник знака для товарів і послуг (торговельної марки) “ХТЗ” звернулося до господарського суду Харківської області з позовом про припинення використання відповідачем цього знака.

До прийняття місцевим судом рішення зі справи позивач змінив предмет позову та просив:

- визнати незаконним використання ТОВ “Торговий дім “ХТЗ” товарного знака “ХТЗ”, що належить позивачеві;

- зобов’язати ТОВ “Торговий дім “ХТЗ” припинити незаконне використання товарного знака позивача у формі буквосполучення “ХТЗ” під час пропонування для продажу тракторів, застосування його в діловій документації, в рекламі та мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах;

- зупинити пропуск через митний кордон України товарів (тракторів), експорт (імпорт) яких здійснюється з використанням відповідачем частини товарного знаку “ХТЗ” у діловій документації (рахунки, бланки, тощо).

Рішенням господарського суду Харківської області від 16.01.2007 (суддя Доленчук Д.О.), залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 02.04.2007 (колегія суддів у складі: Афанасьєв В.В. –головуючий, судді Бухан А.І., Шевель О.В.), у задоволенні позову відмовлено.

Прийняті судові рішення з посиланням на приписи статті 157 Господарського кодексу України, статті 492 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статті 16 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі –Закон № 3689), статті 1, 33, 43 Господарського процесуального кодексу України (далі –ГПК України) мотивовано відсутністю з боку відповідача порушення прав позивача.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ВАТ “ХТЗ” просить судові рішення зі справи скасувати внаслідок їх прийняття з порушенням норм матеріального і процесуального права та прийняти нове рішення про задоволення позову.

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Сторони відповідно до статті 1114 ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Позивачем подано клопотання про оголошення повного тексту постанови Вищого господарського суду України зі справи, яке касаційною інстанцією відхилено з огляду на відсутність правових підстав для його задоволення.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши представника позивача, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:

- ВАТ “ХТЗ” є власником знака для товарів і послуг “ХТЗ” за свідоцтвом України № 1991 для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг –трактори (зі строком дії зазначеного свідоцтва –до 09.07.2008);

- одним з видів діяльності сторін є реалізація тракторів;

- згідно з висновками судового експерта відповідач у діловій документації, пов’язаній із введенням товарів, а саме тракторів модельного ряду Харківського тракторного заводу в господарський оборот, в рекламі на сайті htpp://www.td-xtz.com.ua та в доменному імені мережі Інтернет, використовує позначення схоже до ступеня змішування зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1991;

- сторонами ліцензійний договір на передачу майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності не укладався;

- 01.08.2003 і 10.01.2005 сторонами укладалися дистриб’юторські угоди, відповідно до умов яких ТОВ “Торговий дім “ХТЗ” як офіційний дистриб’ютор ВАТ “ХТЗ” здійснювало реалізацію тракторів виробництва позивача та запасних частин до них, а також взяло на себе зобов’язання з просування торговельної марки ВАТ “ХТЗ” (пункт 1);

- відповідач є власником патенту на промисловий зразок –емблему (з використанням позначення “ХТЗ”), що підтверджується листом Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 06.10.2006 № 66817;

- найменування відповідача містить буквений елемент “ХТЗ” і зазначену реєстрацію позивач не оскаржив.

Причиною виникнення спору зі справи є питання щодо наявності правових підстав для захисту прав позивача в обраний ним спосіб.

Відповідно до статті 431 ЦК України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Статтею 1 Закону № 3689 визначено, що знак –це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Пунктами 1, 3, 4 статті 5 Закону № 3689 встановлено, що: правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом; право власності на знак засвідчується свідоцтвом; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та  переліком товарів і послуг.

За приписами статті 16 названого Закону:

- свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом;

-          використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах;

- знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака;

- свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати;

- власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Власник зареєстрованого знака для товарів і послуг має право з дотриманням приписів статті 16 Закону № 3689 (зокрема, пунктів 4, 5, 6) заборонити використання запатентованого іншою особою промислового зразка (позначення тотожного або схожого настільки, що його можна сплутати зі знаком) стосовно наведених у свідоцтві товарів або товарів, споріднених з наведеними у свідоцтві.

При цьому використання запатентованого промислового зразка виключно в межах, визначених абзацом третім пункту 2 статті 20 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” (виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний  оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях), не є порушенням прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону № 3689 будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Отже, для правильного вирішення даного спору попереднім судовим інстанціям на підставі оцінки та дослідження поданих сторонами доказів належало встановити фактичні обставини використання відповідачем спірного позначення “ХТЗ”, а саме: коли, де, як саме, щодо яких товарів (послуг), в якому вигляді та з якою метою використовувалося відповідачем позначення “ХТЗ”.

Після цього належало дослідити співвідношення позначень, які фактично використовує ТОВ “ТД “ХТЗ”, з обсягом правової охорони, що надається власнику зареєстрованої торговельної марки (з урахуванням її зображення та зареєстрованого переліку товарів і послуг).

Проте ні місцевий, ані апеляційний господарські суди:

- не встановили, які саме дії ТОВ “ТД “ХТЗ”, на думку позивача, є неправомірним використанням зареєстрованої ВАТ “ХТЗ” торговельної марки (з урахуванням необхідності з’ясування повного переліку усіх видів такого використання, що становить предмет даного позову);

- не встановили фактичні обставини кожного (визначеного позивачем як неправомірний) випадку використання ТОВ “ТД “ХТЗ” спірного позначення (у якій формі з числа передбачених пунктом 4 статті 16 Закону № 3689 та як саме відбувалося використання);

- не встановили фактичні обставини, пов’язані з просуванням відповідачем торговельної марки позивача на виконання укладених дистриб’юторських угод, і не з’ясували відповідність цього змісту зазначених  угод, строкам їх дії та приписам законодавства, що регулює захист прав власників торговельних марок;

- не встановили наявності чи відсутності у відповідача патенту України на промисловий зразок –емблему (з позначенням “ХТЗ”); не з’ясували форму та межі використання цього промислового зразка (з урахуванням приписів пункту 2 статті 20 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”);

- не дослідили, чи є позначення, яке використовує ТОВ “ТД “ХТЗ”, тотожним або схожим із зареєстрованим знаком ВАТ “ХТЗ”, чи можна їх сплутати та (або) чи може це позначення ввести в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає певні послуги.

Водночас лише встановлення зазначених обставин дозволило б попереднім судовим інстанціям дати належну оцінку по суті доводів сторін (у тому числі з приводу використання фірмових найменувань, зареєстрованого промислового зразка та порушення вимог законодавства щодо добросовісної конкуренції).

У свою чергу, без з’ясування і дослідження обставин кожного оспорюваного випадку використання спірного позначення посилання місцевого та апеляційного господарських судів на відсутність з боку відповідача порушення прав позивача є передчасними і не можуть вважатися встановленням відповідних фактів.

Відповідно до частини першої статті 38 ГПК України якщо подані сторонами докази є недостатніми, господарський суд зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для вирішення спору.

Нез’ясування попередніми судовими інстанціями фактичних обставин використання відповідачем спірного позначення унеможливлює й перевірку правильності застосування ними норм матеріального права.

Таким чином, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України є підставою для скасування оскаржуваних судових рішень зі справи.

Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 1117 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.

Керуючись статтями 1117, 1119 –11112 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства “Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе” задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду Харківської області від 16.01.2007 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 02.04.2007 зі справи № 37/165-06 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду Харківської області.

Суддя               В.Селіваненко

Суддя                І.Бенедисюк

Суддя                                                                                                Б.Львов