ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№  21/16-39/190

21.05.07

За позовом     Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова Інтернаціональна

Корпорація»

До                    Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

науки України

Третя особа, яка не

заявляє самостійних

вимог на предмет

спору на стороні

відповідача        Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Nemiroff»

Про                        спонукання до виконання дії

Суддя  Палій В.В.

Секретар Молочна Н.С.

Представники:

Від позивача        не з’явився

Від відповідача    не з’явився

Від третьої особи  Шморгун Н.В.- предст. (дов. від 19.06.2006р.), Куриленко І.О.- предст.

(дов.  від 19.06.2006р.)

Обставини  справи:

Позивач звернувся до суду з позовом про зобов’язання відповідача зареєструвати словесне позначення «ЖИТНЯ»як знак для товарів і послуг за 33 та 35 класами МКТП.

Позивач обґрунтовує заявлені позовні вимоги наступним:

-          відповідачем було неправомірно прийнято рішення про відхилення заявки №97051261 на реєстрацію позначення «ЖИТНЯ»в якості товарного знака для товарів 33, 35 класів МКТП;

-          посилання відповідача у рішенні про відхилення заявки на те, що «словесне позначення «ЖИТНЯ»вказує на певні властивості товарів, для маркування яких має використовуватися», є необґрунтованим, оскільки не відповідає дійсності;

-          посилання відповідача у рішенні про відхилення заявки на те, що «словесне позначення «ЖИТНЯ»є оманливим для товарів 33 класу, в яких згадана складова відсутня, є необґрунтованим і таким, що не відповідає чинному законодавству України та обставинам справи;

-          відмова у реєстрації знака для класу товарів МКТП не може бути підставою для відмови у реєстрації товарного знака для класу послуг МКТП.

Відповідач заперечив проти позовних вимог, посилаючись на те, що позиція відповідача викладена у рішенні, полягає в тому, що слово «житня», з якого складається заявлене позначення, дійсно вказує на одну із складових алкогольних виробів 33 класу МКТП, а саме, такого складового компоненту, як жито, що обумовлює певні властивості товару, на отримання яких сподівається пересічний споживач при купівлі згаданих виробів. В разі відсутності в алкогольних виробах  складової, на яку вказує слово «житня», заявлене позначення може розглядатись як оманливе для товарів 33 класу МКТП.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 27.01.2004р. у справі №21/17 позовні вимоги були задоволені.

Постановою Вищого господарського суду від 22.02.2005р. №21/17 касаційну скаргу ДП «Українська горілчана компанія «Nemiroff»задоволено, рішення Господарського суду міста Києва від 27.01.2004р. у справі №21/16 скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

За резолюцією Першого заступника голови Господарського суду міста Києва справу №21/16 передано на новий розгляд судді Гумезі О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.03.2005р. справі №21/16 присвоєно номер 21/16-39/190, залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Nemiroff», призначено розгляд справи 21/16-39/190 на 21.03.2005р.

Ухвалою від 21.03.2005р. розгляд справи відкладено.

Ухвалою від 28.03.2005р. у справі №21/16-39/190 призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, провадження у справі зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

Листом від 06.07.2005р. матеріали справи №21/16-39/190 повернуті до Господарського суду міста Києва без висновку експертизи, у зв’язку з несплатою вартості експертного дослідження.

19.07.2005р. за Розпорядженням Першого заступника Голови Господарського суду міста Києва №21/16-39/190 справу передано для розгляду судді Прокопенко Л.В., у зв’язку з тим, що суддя Гумега О.В. перебуває на лікарняному, та з метою уникнення затягування розгляду справи.

Ухвалою від 25.07.2005р. провадження у справі №21/16-39/190 поновлено та справу призначено до розгляду на 09.08.2005р.

09.08.2005р. у судовому засіданні оголошено перерву.

Ухвалою Першого заступника Голови Господарського суду міста Києва від 09.09.2005ор. продовжено строк вирішення спору по справі №21/16-39/190 на один місяць.

За Розпорядження Голови Господарського суду міста Києва від 16.09.2005р. №21/16-39/190 судді Палію В.В. доручено прийняти до свого провадження справу №21/16-39/190, у зв’язку тим, що суддя Прокопенко Л.В. знаходиться на лікарняному та з метою уникнення затягування розгляду справи.

Враховуючи наведене, справа прийнята до розгляду суддею Палієм В.В. та призначена до розгляду на 29.09.2005р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2005р. №21/16-39/190 провадження у справі зупинено, у зв’язку з призначенням судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

19.12.2005р. Господарським судом міста Києва одержано супровідний лист з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз із матеріалами справи №21/16-39/160 без висновку експертизи, у зв’язку з неоплатою позивачем вартості експертизи.

У зв’язку з наведеним, ухвалою від 27.12.2005р. №21/16-39/190 провадження у справі поновлено, розгляд справи призначено на 17.01.2006р.

У судовому засіданні 17.01.2006р. представник позивача надав суду  копію листа  (вих. від 13.12.2005р.), у якому позивач звертався до КНДІСЕ          про відстрочку оплати експертизи до 2006року. Представник позивача заявив усне клопотання про призначення судової експертизи та направлення втретє матеріалів справи до КНДІСЕ.

У судовому засіданні представник третьої особи подав клопотання про зупинення провадження у справі №21/16-39/190 до вирішення пов’язаної з нею справи №39/431 про визнання свідоцтва України №41228 на знак для товарів і послуг «ЖИТНЯ»недійсним, провадження у якій зупинено, у зв’язку з призначенням судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

У судовому засіданні 17.01.2006р. клопотання третьої особи судом задоволено. Провадження у справі №21/16-39/190 зупинено до вирішення пов’язаної з нею справи №39/431.

20.04.2007р. судом одержано клопотання від третьої особи про поновлення провадження у справі №21/16-39/190, у зв’язку із вирішенням по суті справи №39/431 та набрання рішенням Господарського суду міста Києва від 15.06.2006р. по справі №39/431 законної сили.

У зв’язку з усуненням обставин, які були підставою для зупинення провадження у справі, провадження у справі поновлено ухвалою від 23.04.2007р. №21/16-39/190.

У зв’язку з неявкою у судове засідання 10.05.2007р. представників відповідача та позивача, розгляд справи 10.05.2007р. відкладено.

У судове засідання 21.05.2007р. представники позивача та відповідача повторно не з’явились.

Суд вважає за можливе прийняти рішення по справі №21/16-39/190 на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та третьої особи, суд, -

ВСТАНОВИВ:

07.05.1997р. позивачем була подана заявка №97051261 на реєстрацію позначення «ЖИТНЯ» в якості товарного знака для товарів 33, 35 класів МКТП.

У встановленому законодавством порядку експертною установою Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України була проведена експертиза заявки, за результатом якої 11.07.2000р.позивачу було направлено повідомлення про можливість відмови в реєстрації знака відносно всього переліку товарів та послуг. 22.08.2000р. експертна установа відповідача прийняла рішення про відхилення заявки позивача (копія в матеріалах справи).

Скориставшись правом, наданим йому Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»від 15.12.1993р. №3689-ХІІ, позивач звернувся до Апеляційної палати відповідача із запереченнями на вказане рішення. Апеляційна палата відповідача дійшла висновку про обґрунтованість заперечень позивача і прийняла рішення про скасування рішення експертизи, яке було затверджено наказом відповідача  від 01.12.2002р. №92. Заявку №97051261 було направлено на повторну кваліфікаційну експертизу.

За результатами проведення повторної кваліфікаційної експертизи був винесений висновок про невідповідність позначення «ЖИТНЯ»умовам надання правової охорони, який було затверджено відповідачем 04.03.2003р.

Відповідно до зазначеного рішення відповідача підставами для відхилення заявки позивача стали наступні:

1.          словесне позначення «ЖИТНЯ»вказує на певні властивості товарів (аромат, смакові властивості), для маркування яких має використовуватися (слово «житня»вказує на одну із складових алкогольних виробів, а саме, на наявність в них продуктів переробки жита) і на отримання яких сподівається пересічний споживач, купуючи згадані вироби;

2.          вказане позначення є оманливим для товарів 33 класу, в яких згадана складова відсутня.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, третьої особи, суд приходить до висновку, що позовні вимоги в частині зобов’язання відповідача зареєструвати словесне позначення «ЖИТНЯ»як знак для товарів і послуг за 33 класом МКТП  не підлягають задоволенню. Щодо позовних вимог в частині  зобов’язання відповідача зареєструвати словесне позначення «ЖИТНЯ»як знак для товарів і послуг за 35 класом МКТП, провадження у справі підлягає припиненню за відсутністю предмету спору, з огляду на наступне.

При попередньому розгляді справи №21/16 Господарським судом міста Києва було прийнято рішення від 27.01.2004р., яким позовні вимоги задоволено у повному обсязі. Зобов’язано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України зареєструвати словесне позначення «ЖИТНЯ»в якості знаку для товарів та послуг 33 та 35 класів МКТП за заявкою №97051261.

Постановою Вищого господарського суду мста Києва від 22.02.2005р. №21/16 зазначене рішення було скасовано, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Проте, рішення Господарського суду міста Києва у справі №21/16 виконано відповідачем-2, а саме, 15.07.2004р. позивачу видано свідоцтво України №41228 на знак для товарів і послуг «ЖИТНЯ» для 33, 35 класів МКТП: алкогольні напої, ділові операції.

Скасування рішення суду по справі №21/16 не призвело до скасування реєстрації знаку для товарів і послуг «ЖИТНЯ».

Рішенням Господарського суду міста Києва від 15.06.2006р. по справі №39/431 за позовом Дочірнього підприємства «Українська горілчана компанія «Nemiroff»до Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова Інтернаціональна Корпорація», Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, яке залишено без змін Постановою Київського апеляційного господарського суду від 16.08.2006р. №39/431 визнано недійсним свідоцтво України №41228 частково стосовно товарів 33 класу МКТП –алкогольні напої. При цьому судом встановлено, що позначення «ЖИТНЯ»за заявкою №97051261, поданою на реєстрацію  07.05.1997р., на дату подання цієї заявки не відповідало умовам надання правової охорони, встановленими Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», стосовно такого товару як «горілка «ЖИТНЯ», що входить до 33 класу МКТП  - алкогольні напої. При цьому словесне позначення «ЖИТНЯ»є зазначенням сировини, з якої виготовляється товар –«горілка «ЖИТНЯ», що відноситься до товарів 33 класу МКТП, а тому вказує на одну із складових цього товару. При цьому позначення «ЖИТНЯ»буде оманливим для товару «горілка «ЖИТНЯ»у випадку, коли при виробництві цього товару не буде використано як сировина такий вид зерна, як жито і тому позначення «ЖИТНЯ»не відповідає умовам надання правової охорони.

Відповідно до ч. 2 ст. 35 ГПК України факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори) під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішення інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Враховуючи наведене, позовні вимоги в частині зобов’язання відповідача зареєструвати словесне позначення «ЖИТНЯ»як знак для товарів і послуг за 33 класом МКТП не підлягають задоволенню, оскільки рішенням суду у справі №39/431 встановлено факт того, що позначення «ЖИТНЯ»за заявкою №97051261, яка подана на реєстрацію  07.05.1997р., на дату подання цієї заявки не відповідало умовам надання правової охорони, встановленими Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», стосовно такого товару як «горілка «ЖИТНЯ», що входить до 33 класу МКТП  - алкогольні напої.

Щодо позовних вимог про зобов’язання відповідача зареєструвати словесне позначення «ЖИТНЯ»як знак для товарів і послуг за 35 класом МКТП, то провадження у справі підлягає припиненню за відсутністю предмету спору, оскільки скасування рішення по справі №21/16, яке, у свою чергу, було виконано відповідачем, шляхом видачі позивачу свідоцтва України №41228 на знак для товарів і послуг «ЖИТНЯ»для 33, 35 класів МКТП, не призвело до скасування реєстрації знаку для товарів і послуг «ЖИТНЯ». Таким чином, в частині 35 класу МКТП свідоцтво України №41228 на знак для товарів і послуг «ЖИТНЯ»є чинним, не визнано недійсним у встановленому законом порядку. З урахуванням наведеного, суд приходить до висновку, що предмет спору у зазначеній частині позовних вимог –відсутній.

Керуючись п. 1-1 ст. 80, ст. ст. 49, 80-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1.          Відмовити у задоволенні позовних вимог в частині зобов’язання відповідача зареєструвати словесне позначення «ЖИТНЯ»як знак для товарів і послуг за 33 класом МКТП.

2.   В іншій частині позовних вимог –провадження у справі припинити за відсутності

предмету спору.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня підписання.

Суддя                                                                                                        В.В.Палій

Дата підписання рішення- 24.05.2007р.