ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №  12/179

16.08.07

За позовом                    Товариства з обмеженою відповідальністю “МініМакс”

До                              1) Дочірнього підприємства “Аскона-Центр”

2) Суб’єкта підприємницької діяльності Кропива В.П.

3) Суб’єкта підприємницької діяльності  Скарлат С.М.

Про                              припинення порушення прав на винахід “РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА”

за патентом України №30079 та відшкодування збитків у розмірі 178 620 грн.

Суддя   Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивача                       Коваль А. М. –предст. (дов. № 0212/05 від 14.12.2005 р.),

Дубинський М.І. –предст. (дов. № 0212/05 від 14.12.2005 р.)

Від відповідача-1          не з’явився

Від відповідача-2          Мацелюх О. Б. –предст. (дов. б/н від 05.04.06 р.)

Від відповідача-3          Бортик Р. О. –предст. (дов. б/н від 20.03.2006 р.)

Обставини справи:

Позивач звернувся до суду з позовом до Дочірнього підприємства “Аскона Центр”, Суб’єкта підприємницької діяльності Кропива В. П., Суб’єкта підприємницької діяльності Скарлат С. М. про припинення порушення прав на винахід “РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА” за Патентом України № 30079 та відшкодування збитків у розмірі 178 620 грн.

Ухвалою суду від 24.02.2006 р. за зазначеною вище позовною заявою порушено провадження у справі № 12/179 та призначено розгляд справи на 16.03.2006 р.

Ухвалою суду від 16.03.06 р. розгляд справи відкладено на 06.04.06 р. в зв’язку з нез’явленням в судове засідання представників відповідачів.

У судовому засіданні 06.04.2006 р. Суб’єкт підприємницької діяльності Кропива В. П. та Суб’єкт підприємницької діяльності Скарлат С. М. надали відзиви на позов, у яких проти позову заперечили з підстав, викладених у відзивах.

У судовому засіданні 06.04.2006 р. представником позивача було заявлено клопотання про призначення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності та запропоновано перелік запитань, які, на думку позивача, мають бути роз’яснені судовим експертом.

У цьому ж судовому засіданні представником відповідача-2 було заявлено клопотання про зупинення провадження у справі у зв’язку з неможливістю її вирішення до вирішення Господарським судом м. Києва іншої справи за позовом Суб’єкта підприємницької діяльності Кропива В. П. до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, треті особи на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю “МініМакс”, Костирко Сергій Михайлович про визнання недійсним патенту України № 30079 на винахід “РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА”.

У судовому засіданні 06.04.2006 р. було оголошено перерву до 13.04.2006 р. з метою надання сторонам можливості подати додаткові пояснення та докази у справі.

У судовому засіданні 13.04.2006 р. представником позивача було подано письмові пояснення у справі стосовно відзивів на позов відповідача-2 та відповідача-3.

Представником відповідача-3 було заявлено клопотання про призначення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності та запропоновано перелік запитань, які, на думку відповідача-3, мають бути роз’ясненні судовим експертом.

Розглянувши подані матеріали справи, заслухавши пояснення учасників судового процесу, суд визнає клопотання відповідача-2 про зупинення провадження у справі до вирішення іншої справи, необґрунтованим і, відповідно, не вбачає підстав для його задоволення з огляду на таке.

Відповідачем-2 не надано належних доказів на підтвердження того, що вказана ним справа дійсно вирішується Господарським судом м. Києва і унеможливлює розгляд справи № 12/179, що відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК України є підставою для зупинення провадження у справі.

Разом з тим клопотання позивача та відповідача-3 про призначення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Предметом спору є припинення порушення прав інтелектуальної власності на винахід “РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА” за патентом України № 30079 та відшкодування збитків у сумі 178 620 грн.

Таким чином, для правильного вирішення спору по суті необхідно встановити, чи мало місце з боку відповідачів використання винаходу за патентом України № 30079.

Зважаючи на наведене, суд доходить висновку, що для вирішення вищенаведених питань необхідні спеціальні знання. У відповідності до ст. 41 ГПК України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд Ухвалою від 13.04.2006 року призначив судову експертизу та зупинив провадження  у справі.

15.06.2007 року судом отримано від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України Висновок №187 судової експертизи  об’єктів  інтелектуальної власності від 12.06.2007 року.

Ухвалою суду від 02.07.2007 р. провадження у справі № 12/179 поновлено, розгляд справи призначено на 19.07.2007 р.

У судовому засіданні 19.07.2007 р. представником відповідача-3 заявлено клопотання про призначення повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, для вирішення якого розгляд справи було відкладено на 01.08.2007 р.

Судове засідання 01.08.2007 р. не відбулось у зв’язку із хворобою судді Прокопенко Л. В., розгляд справи призначено на 14.08.2007 р.

В судовому засіданні 14.08.2007 р. представник відповідача-3 підтримав заявлене ним клопотання про призначення повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

Представник позивача заперечив проти задоволення данного клопотання з підстав, викладених у запереченнях (вих. 070719/11432 від 19.07.07 р.).

Відповідно до ч. 4 ст. 42, п. 9.2. Роз’яснення Вищого Арбітражного суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи»від 11.11.1998 р. № 02-5/424 повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності.

Суд відхиляє заявлене відповідачем-3 клопотання про призначення повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, оскільки у ньому не було обгрунтовано наявності жодної з передбачених правових підстав для призначення повторної судової експертизи. Зокрема, у клопотанні відповідача-3 відсутнє обґрунтування того, у чому висновок № 187 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 12.06.2007 р. не відповідає нормам Закону про винаходи. Навпаки, як вбачається з тексту даного висновку, саме відповідно до вказаних приписів Закону експерт проводив дослідження і встановив факт використання відповідачами при виготовленні та реалізації вентиляційних решіток кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 30079.

Посилаючись на опис до деклараційного патенту на винахід № 30079, відповідач-3 не взяв до уваги того, що в силу ч. 2 ст. 28 Закону про винаходи лише суттєві ознаки, включені до незалежного пункту формули винаходу або ознаки еквівалентні їм, мають юридичне значення для встановлення факту використання або невикористання винаходу. Разом з тим, як вбачається з тексту висновку № 187, при проведенні дослідження експерт враховував саме ознаки незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 30079, а не опис до деклараційного патенту України № 30079, що повністю відповідає приписам ч. 2 ст. 28 Закону про винаходи. Беручи до уваги викладене, суд не вбачає правових підстав для призначення повторної судової експертизи.

В судовому засіданні 14.08.07 р. оголошено перерву для виготовлення повного тексту рішення.

Розглянувши подані учасниками процесу документи і матеріали, заслухавши пояснення повноважних представників сторін, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтуються позовні вимоги та подані заперечення, об’єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд   м. Києва, -

ВСТАНОВИВ:

У встановленому законом порядку на території України Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України було видано патент України № 30079 на винахід “РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА”. Заявку на видачу вищевказаного патенту було подано до Державного департаменту інтелектуальної власності 17.12.1997 р. Відомості про видачу зазначеного патенту було опубліковано у офіційному бюлетені “Промислова власність” № 1 за 2001 р. з датою публікації  15.02.2001 р.

Відповідно до вимог чинного законодавства України між власником вищенаведеного патенту та Товариством з обмеженою відповідальністю “МініМакс” було укладено ліцензійний договір № 01/04 від 05.01.2004 р. про видачу позивачу виключної ліцензії на використання винаходу за патентом України № 30079. Згідно умов ліцензійного договору позивач використовує винахід “РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА” за патентом України № 30079 у власній господарській діяльності, зокрема, при виготовленні, пропонуванні до продажу, продажу вентиляційних решіток.

Позивач зазначає, що Дочірнє підприємство “Аскона-Центр”, Суб’єкт підприємницької діяльності Кропива В. П., Суб’єкт підприємницької діяльності Скарлат С. М. без отримання будь-якого дозволу з його сторони здійснюють аналогічні дії, зокрема, виготовлення, пропонування до продажу, зберігання з метою продажу, а також продаж зазначених вентиляційних решіток з використанням винаходу “РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА” за патентом України № 30079, чим порушують права інтелектуальної власності на даний винахід.

Зокрема, відповідач-1 пропонує до продажу дані вентиляційні решітки у всесвітній мережі Інтернет на сайті http://www.ascona.com.ua/, на підтвердження чого позивач надав копії відповідних сторінок із зазначеного сайту, а також здійснює зберігання з метою продажу та продаж вентиляційних решіток на території України, на підтвердження чого позивач надав копії рахунків відповідача-1 № № СФ-0004245, СФ-0004247 від 21.12.2005 р., копії видаткових накладних відповідача-1 № № РН-0002615, РН-0002616 від 22.12.2005 р., фотографічні знімки куплених у відповідача-1 згідно вказаних рахунків та видаткових накладних вентиляційних решіток.

Стосовно відповідача-2 позивач зазначає, що він також здійснює аналогічні дії, як і відповідач-1, тобто порушує права інтелектуальної власності на винахід за патентом України № 30079. На підтвердження цього позивач надав фотографічні знімки вентиляційних решіток відповідача-2, копії сторінок із сайту http: //www.bravo.in.ua/, де відповідачем-2 розміщено інформацію про виготовлення, пропонування до продажу та продаж вентиляційних решіток, замовлення на продаж даної продукції, розміщене  на даному сайті, тощо.

Крім наведеного, позивач зазначає, що і відповідач-3 без отримання будь-якого дозволу з його сторони здійснює використання винаходу за патентом України № 30079 у підприємницькій діяльності з метою отримання прибутку. Зокрема, відповідач-3 виготовляє вентиляційні решітки з використанням кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 30079, пропонує їх до продажу, зберігає із зазначеною метою та здійснює продаж на території України.

Позивач зазначає, що всі вентиляційні решітки, які виготовляються та реалізуються відповідачем-3, порушують права інтелектуальної власності на патент України № 30079, а деякі, крім того, повністю скопійовані з відповідних решіток, що виробляються та реалізуються позивачем, і в місцях роздрібної торгівлі продаються як виготовлені нібито на “дочірньому” підприємстві позивача; на відповідних етикетках деяких із зазначених решіток не міститься жодної інформації про їх виробника, тощо. На доведення вказаних тверджень позивач надав наступні докази:

- протокол огляду місця події від 20.09.2005 р. та акт відібрання зразків продукції (вентиляційних решіток) від 20.09.2005 р.;

- лист № 4903/10/26-810 від 20.09.2005 р. в. о. Начальника УПМ ДПА у Миколаївській області полковника податкової міліції О. М. Мотори про проведення експертного дослідження та експертний висновок про порушення прав на винахід за патентом України № 30079;

- акт № 289 від 28.10.2005 р. перевірки додержання вимог стандартів, норм і правил при виробництві відповідачем-3 вентиляційних решіток;

- накладна від 20.09.2005 р. на продаж відповідачем-3 вентиляційних решіток;

- фотографічні знімки вентиляційних решіток, які зберігаються, пропонуються до продажу та продаються відповідачем-3;

- довідка № 17/106-2685 від 24.11.2005 р. Центральної міжрайонної державної податкової інспекції у м. Миколаєві.

На підставі наведеного, позивач просить суд: зобов’язати  відповідача-1, відповідача-2 та відповідача-3 припинити порушення прав на винахід “РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА” за патентом України № 30079 на весь строк дії патенту України № 30079; заборонити відповідачам виготовляти, пропонувати до продажу, продавати та зберігати в зазначених цілях вентиляційні решітки з використанням винаходу за патентом України № 30079 без дозволу позивача, протягом усього строку дії патенту № 30079; стягнути з відповідача-3 на користь позивача за неправомірне використання об’єкта інтелектуальної власності –винаходу “РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА” за патентом України № 30079 завдані збитки у розмірі 178620 грн.

Відповідач-1 відзив на позов не надав, у судові засідання уповноваженого представника не направив. Про причини неявок у судові засідання та неподання доказів суд не повідомив.

Відповідач-2 надав відзив на позов, у якому зазначив, що з 1999 р. є суб’єктом підприємницької діяльності та виготовляє і реалізує вентиляційні решітки за схемою та пресформою, замовленою на ВАТ ТРЗ «Оріон»(м. Тернопіль). Однак відповідач-2 вважає, що вентиляційні решітки, які виготовляються та реалізуються ним, відрізняються від виробів позивача за патентом України № 30079, оскільки закінчення поперечних планок рам відносно корпусу решітки розташовані під гострим кутом, що істотно змінює зовнішній вигляд решітки. Крім того, другий тип елементів кріплення у вентиляційних решіток відповідача-2 виконаний у вигляді пластмасових затискачів, закріплений на зворотній стороні решітки горизонтально за допомогою саморізу, зафіксованого пластмасовим з’єднанням. Таким чином, відповідач-2 вважає, що в даному випадку при виготовленні, реалізації, пропонуванні до продажу та продажу ним вентиляційних решіток не можуть порушуватись права позивача на винахід «РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА»за патентом України № 30079. На підставі цього відповідач-2 просить суд відмовити в задоволенні позову, в частині вимог, пред’явлених до нього.

Відповідач-3 надав відзив на позов, у якому зазначив, що дана справа не підсудна Господарському суду м. Києва. Оскільки порушення з його боку відбулось у м. Миколаєві, то даний спір у частині позовних вимог до нього підсудний Господарському суду Миколаївської області. Відповідач-3 також зазначив, що позивач не надав жодних доказів того, що саме внаслідок порушення прав інтелектуальної власності за патентом України № 30079 ним було отримано доход в сумі 178620,00 грн. Відповідач-3 зазначає, що даний дохід ним було отримано від іншої підприємницької діяльності, зокрема, реалізації каркасів, коробок для підсилювачів, тримачів, планок, надавши на підтвердження цих доводів накладні (без номерів) на реалізацію тримачів, блок-каркасів та інших матеріалів від 28.01.2005 р., 02.04.2005 р., 07.05.2005 р., 04.06.2005 р.,   14.07.2005 р., 17.07.2005 р., 03.08.2005 р., 20.08.2005 р., 12.09.2005 р., 14.09.2005 р., 19.09.2005 р., 29.09.2005 р., 08.10.2005 р., 12.12.2005 р., 20.12.2005 р.

Крім того, відповідач-3 посилається на те, що у описі до деклараційного патенту на винахід № 30079 зазначено, що однією із суттєвих ознак даного винаходу є те, що перший тип кріплення решітки до стіни –це отвори для кріплення решітки за допомогою шурупів до стіни; для цього в решітці є спеціальні отвори, перекриті легкоусуваємою, при необхідності, перемичкою. Однак на вентиляційних решітках, які ним виготовляються, не розташовані накорпусі спеціальні отвори, перекриті легкоусуваємою, при необхідності, перемичкою. Отже, відповідач-3 вважає, що при виготовленні ним вентиляційних решіток не був використаний винахід за патентом України № 30079 і, відповідно, не було порушення прав інтелектуальної власності позивача.

Крім того, у якості заперечення проти позову відповідач-3 зазначає, що строк дії деклараційного патенту № 30079 становить 6 років від дати подання заявки до Установи, а отже, він сплинув ще 17.12.2003 р., в той час, як відповідач-3 став виготовляти та реалізовувати вентиляційні решітки лише у 2004 р. Також відповідач-3 вказує, що ліцензійний договір № 01/04 на видачу позивачу виключної ліцензії на використання винаходу за патентом України № 30079 був укладений 05.01.2004 р., тобто, вже після спливу строку чинності деклараційного патенту на винахід № 30079.

Відповідач-3 звертає увагу на те, що 15.12.2005 р. ним були отримані патенти на промислові зразки № № 11299, 11300, 11301 –решітка вентиляційна пластмасова. Отже, його право на виготовлення та реалізацію цих решіток захищено патентами на промислові зразки № № 11299, 11300, 11301.

Відповідач-3 також наголошує, що наданий позивачем висновок патентного повіреного Довгого В. П. про порушення прав на винахід за патентом України № 30079 не може вважатися експертним висновком, оскільки відповідно до ст. 32 ГПК України одним із засобів доказування є саме висновок експерта. Статтею 41 ГПК України встановлено, що судова експертиза призначається судом. А отже, для встановлення використання кожної суттєвої ознаки, включеної до незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 30079 суд має призначити судову експертизу. На підставі викладеного, відповідач-3 просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог позивача до нього у повному обсязі.

У судовому засіданні 06.04.2006 р. позивач та відповідач-3 заявили клопотання про призначення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності та запропонували перелік питань на роз’яснення експерту та експертну установу, якій доцільно доручити проведення експертизи. Вказане клопотання було також підтримане і відповідачем-2.

13.04.06 р. судом винесено ухвалу про  призначення судової експертизи.

15.06.2007 року судом отримано від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України Висновок №187 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 12.06.2007 року.

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні всі обставини, що мають значення для справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог і, відповідно, про задоволення позову повністю з наступних підстав.

З дотриманням приписів чинного законодавства України Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України було видано патент України № 30079 на винахід “РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА”. Заявку на видачу вищевказаного патенту було подано до Державного департаменту інтелектуальної власності 17.12.1997 р., а відомості про видачу зазначеного патенту було опубліковано у офіційному бюлетені “Промислова власність” № 1 за 2001 р. з датою публікації  15.02.2001 р.

Між власником вищенаведеного патенту та позивачем було укладено ліцензійний договір № 01/04 від 05.01.2004 р. про видачу позивачу виключної ліцензії на використання винаходу за патентом України № 30079. Суттєвими умовами даного ліцензійного договору є те, що:

·          ліцензія на використання винаходу за даним патентом є виключною;

·          позивачу передано право на видачу субліцензій третім особам на право використання винаходу за патентом України № 30079;

·          позивачу надано право перешкоджати неправомірному використанню зазначеного винаходу, а також звертатися до суду за захистом майнових прав інтелектуальної власності за патентом України № 30079.

Відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»від 15.12.1993 р. № 3687-XII з подальшими змінами і доповненнями (надалі –«Закон про винаходи») строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи. Таким чином, відповідно до даної норми Закону про винаходу строк дії патенту України № 30079 на винахід складає 20 років від дати подання заявки на видачу патенту (17.12.1997 р.), тобто, патент діє до 17.12.2017 р., в зв’язку із чим суд відхиляє посилання відповідача-3 на закінчення строку дії даного патенту.

В силу ч. ч. 2, 5 ст. 28 Закону про винаходи патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, а також виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом. При цьому, згідно абз. 4 ч. 2 ст. 28 Закону про винаходи використанням винаходу, зокрема, визнається «виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй».

Таким чином, для правильного вирішення спору необхідно встановити, чи було відповідачем-1, відповідачем-2 та відповідачем-3 при виготовленні та реалізації вентиляційних решіток використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 30079, або ознаку, еквіваленту їй. Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України, для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. При цьому, згідно до п. 6.2. Рекомендацій Президії Вищого господарського суду «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності»від 29.03.2005 р. N 04-5/76  «якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз'яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй».

Отже, для вирішення вказаного питання необхідно володіти спеціальними знаннями, а тому суд відповідно до ст. 41 ГПК України задовольнив клопотання позивача та відповідача-3 про призначення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності. За результатами проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, було складено висновок № 187 від 12.06.2007 р. Відповідно до резолютивної частини даного висновку експерт дійшов наступних висновків:

- винахід «РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА», захищена патентом України  № 30079 відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»відноситься до об’єктів технології, які мають назву «пристрій».

- усі ознаки, що включені до незалежного пункту формули винаходу «РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА», яка захищена патентом України № 30079, є суттєвими.

- при реалізації Дочірнім підприємством "Аскона-Центр" «Решітки вентиляційної Люкс РВП-270С»використано кожну з 9 ознак,  включених до незалежного пункту формули винаходу "Решітка вентиляційна" за патентом України № 30079.

-          при реалізації Дочірнім підприємством "Аскона-Центр" «Решітки вентиляційної з жалюзі»використано кожну з 9 ознак, включених до незалежного пункту формули винаходу "Решітка вентиляційна" за патентом України № 30079.

-          при реалізації Дочірнім підприємством "Аскона-Центр" «Решітки вентиляційної Екстра РВЕ-215»використано кожну з 9 ознак,  включених до незалежного пункту формули винаходу "Решітка вентиляційна" за патентом України № 30079.

-           при виготовленні та реалізації Суб'єктом підприємницької діяльності Кропива В. П. «Решітки вентиляційної Люкс РВП-270С»використано кожну з 9 ознак, включених до незалежного пункту формули винаходу "Решітка вентиляційна" за патентом України № 30079.

-          при виготовленні та реалізації Суб'єктом підприємницької діяльності Кропива В. П. «Решітки вентиляційної з жалюзі»використано кожну з 9 ознак, включених до незалежного пункту формули винаходу "Решітка вентиляційна" за патентом України № 30079.

-          при виготовленні та реалізації Суб'єктом підприємницької діяльності Кропива В. П. «Решітки вентиляційної Екстра РВЕ-215»використано кожну з 9 ознак, включених до незалежного пункту формули винаходу "Решітка вентиляційна" за патентом України № 30079.

- при реалізації Суб'єктом підприємницької діяльності Скарлат С. М. «Решітки вентиляційної»(73 арк. Справи) використано кожну з 9 ознак, включених до незалежного пункту формули винаходу «Решітка вентиляційна»за патентом України № 30079.

- при реалізації Суб'єктом підприємницької діяльності Скарлат С. М. «Решітки вентиляційної»(73 а. арк. Справи) використано кожну з 9 ознак, включених до незалежного пункту формули винаходу "Решітка вентиляційна" за патентом України  № 30079.

- при реалізації Суб'єктом підприємницької діяльності Скарлат С. М. «Решітки вентиляційної»(73 б. арк. Справи) використано кожну з 9 ознак, включених до незалежного пункту формули винаходу "Решітка вентиляційна" за патентом України № 30079.

Суд приймає до уваги той факт, що експертне дослідження здійснював атестований судовий експерт, заступник директора НДІ інтелектуальної власності з експертної роботи, який має вищу технічну та спеціальну освіту в сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальностями 13.3. –«Дослідження, пов’язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції», 13.4.: «Дослідження, пов’язані з охороною прав на промислові зразки»(свідоцтво Міністерства юстиції України № 933), стаж роботи в галузі інтелектуальної власності –з 1997 року, стаж судово-експертної роботи –з  2001 р. та включений до реєстру атестованих судових експертів.

Оцінюючи даний висновок за правилами ст. 43 ГПК України суд приходить до висновку, висновок № 187 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 12.06.2007 р. узгоджується із залученими до матеріалів справи іншими доказами, як окремо, так і у їх сукупності, зокрема, із:

- копією патенту України № 30079 на винахід “РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА”;

- копією публікації про видачу патенту України № 30079 на винахід “РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА” у офіційному бюлетені “Промислова власність” № 1 за 2001 р. з датою публікації 15.01.2001 р.;

- копіями сторінок із сайту http://www.ascona.com.ua/ в мережі Інтернет з інформацією про пропонування до продажу вентиляційних решіток;

- копіями рахунків ДП “Аскона-Центр” № № СФ-0004245, СФ-0004247 від 21.12.2005 р. та видаткових накладних до них;

- фотографічними знімками продукції відповідача-1;

- копіями сторінок із сайту http://www.bravo.in.ua/  в мережі Інтернет з інформацією про виготовлення, пропонування до продажу та продаж вентиляційних решіток;

- копіями замовлення на купівлю вентиляційної решітки, розміщеного на сайті http://www.bravo.in.ua/  в мережі Інтернет;

- фотографічними знімками продукції відповідача-2;

- копіями сторінок з сайту http: //gepir.ean.ua/ Асоціації Товарної Нумерації України “ЄАН-Україна”;

- копією протоколу огляду місця події від 20.09.2005 р.;

- копією акту відібрання зразків продукції від 20.09.2005 р.;

- копією листа № 4903/10/26-810 від 20.09.2005 р. в. о. Начальника УПМ ДПА у Миколаївській області полковника податкової міліції О. М. Мотори про проведення експертного дослідження;

- копією експертного висновку про порушення прав на винахід за патентом України № 30079, складеного на запит полковника податкової міліції О. М. Мотори про проведення експертного дослідження патентним повіреним України Довгим В. П. (реєстр. № 246);

- копією акту № 289 від 28.11.2005 р. перевірки додержання вимог стандартів, норм і правил при виробництві СПД Скарлат С. М.;

- копією накладної від 20.09.2005 р. на продаж відповідачем-3 вентиляційних решіток на суму 4768,00 грн.;

- фотографічними знімками продукції відповідача-3.

Таким чином, за допомогою застосування спеціальних знань судом встановлено, що при виготовленні та реалізації відповідачами вентиляційних решіток було використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 30079, або ознаку, еквіваленту їй, що є використанням винаходу у розумінні абз. 5 ч. 2 ст. 28 Закону про винаходи.

Суд не погоджується з доводами відповідача-2 про те, що виготовлення та реалізація ним вентиляційних решіток, які відрізняються від вентиляційних решіток позивача, не є порушенням прав на винахід за патентом України № 30079, оскільки з огляду на висновок № 187 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 12.06.2007 р. при  виготовленні та реалізації відповідачем-2 вентиляційних решіток усіх видів, а саме, «Решітки вентиляційної Люкс РВП-270С», «Решітки вентиляційної з жалюзі», «Решітки вентиляційної Екстра РВЕ-215»використано кожну з 9 ознак, включених до незалежного пункту формули винаходу "Решітка вентиляційна" за патентом України  № 30079.

Суд не погоджується з твердженнями відповідача-3 про непідсудність даного спору Господарському суду м. Києва, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 16 ГПК України справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення.

Як вбачається з матеріалів справи, порушення майнових прав інтелектуальної власності на винахід “РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА” за патентом України № 30079 відбувається зі сторони відповідача-1 на території м. Києва, зі сторони відповідача 2 –на території м. Тернополя, зі сторони відповідача 3 –на території м. Миколаєва. При цьому, відповідач-1 знаходиться у м. Києві.

Відповідно до ч. 3 ст. 15 ГПК України справи у спорах за участю кількох відповідачів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача.

Таким чином, суд погоджується з доводами позивача про те, що у даному випадку порушення майнових прав інтелектуальної власності на винахід “РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА” за патентом України № 30079 відбувається, зокрема, на території м. Києва, і на підставі ч. 3 ст. 16 ГПК України, ч. 3 ст. 15 ГПК України позивач правомірно звернувся з позовом до Господарського суду м. Києва.

Суд не може погодитись із твердженням відповідача-3 про відсутність з його сторони порушення прав на винахід за патентом України № 30079 з огляду на отримані ним 15.12.2005 р. патентів на промислові зразки № № 11299, 11300, 11301, виходячи з такого.

Предметом спору у справі є порушення прав на винахід за патентом України № 30079 та заборону його використання без дозволу позивача. В силу п. 5 ст. 28 Закону про винаходи патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Випадки, коли використання винаходу не визнається порушенням прав, визначені ст. 31 “Дії, які не визнаються порушенням прав” Закону про винаходи. При цьому у вказаній статті Закону про винаходи наведено вичерпний перелік дій, які не визнаються порушенням прав, у якому відсутня така дія, як отримання патенту на промисловий зразок. Тим більше, як вбачається з матеріалів справи, зокрема з висновку № 212 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 11.06.2007р., проведеної у справі № 21/318, вказані промислові зразки не містять елементів кріплення у вигляді металевих затискачів, з якими, як вбачається з фотографічних знімків вентиляційних решіток відповідача-3, останній фактично використовує ці вентиляційній решітки. Отже суд погоджується з доводами позивача про те, що вказані промислові зразки не дають відповідачу-3 права використовувати вентиляційні решітки з елементами кріплення, а таке їх використання є використанням винаходу за патентом України № 30079.

Таким чином, суд приходить до висновку, що отримання відповідачем-3 патентів на промислові зразки не спростовує порушення ним прав позивача на винахід “РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА” за патентом України № 30079 та не є перешкодою для реалізації закріпленого п. 5 ст. 28 Закону про винаходи права позивача заборонити відповідачу-3 використовувати без його дозволу винахід за патентом України № 30079.

Стосовно вимог позивача до відповідача-3 про відшкодування збитків у розмірі 178 620 грн., завданих порушенням прав інтелектуальної власності на винахід за патентом України № 30079, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. п. 1, 2 ст. 34 Закону про винаходи будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Частиною 2 ст. 22 Цивільного кодексу України встановлено, що збитками є:

1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода)”.

При цьому, в силу абз. 2 ч. 3 ст. 22 Цивільного кодексу України, якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право”.

Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідно до приписів абз. 2 ч. 3 ст. 22 ЦК України збитки, які мають відшкодовуватись позивачу зі сторони відповідача-3 у зв’язку із здійсненням ним порушення прав на винахід “РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА” за патентом України № 30079, не можуть бути меншими від суми доходів, одержаних відповідачем-3 у зв’язку із даним порушенням.

Законодавче визначення поняття «дохід»надається у п. 1.2. ст. 1 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 р. № 889-IV з подальшими змінами і доповненнями, відповідно до якого дохід –це сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, у тому числі цінних паперів або деривативів, одержаних платником податку у власність або нарахованих на його користь, чи набутих незаконним шляхом у випадках, визначених підпунктом 4.2.16 пункту 4.2 статті 4 цього Закону, протягом відповідного звітного податкового періоду з різних джерел як на території України, так і за її межами.

Крім того, у п. 1.21. ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств (в редакції Закону України N 283/97-ВР від 22.05.1997 р.) з подальшими змінами і доповненнями дається законодавче визначення поняття «Доходи з джерелом їх походження з України», відповідно до якої ними є «будь-які доходи, отримані резидентами або нерезидентами від будь-яких видів їх діяльності на території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, сплачених резидентами України, доходи від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до портів, розташованих в Україні, доходи від продажу нерухомого майна, розташованого в Україні, доходи, отримані у вигляді внесків та премій на страхування і перестрахування ризиків на території України, а також доходи страховиків-резидентів від страхування ризиків страхувальників-резидентів за межами України, інші доходи від господарської діяльності на митній території України або на територіях, що перебувають під контролем митних служб України (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо)».

Таким чином, з огляду на вказані приписи законів суд приходить до висновку, що доходом відповідача-3, який підлягає стягненню на користь позивача, слід вважати будь-яку суму коштів, отриманих відповідачем-3 від виготовлення та реалізації вентиляційних решіток.

У матеріалах справи міститься акт № 289 від 28.10.2005 р. перевірки додержання вимог при виробництві СПД Скарлат С. М. вентиляційних решіток, з якого вбачається, що виробництво вказаних решіток складає 100 % продукції відповідача-3.

Крім того, з протоколу огляду місця події від 20.09.2005 р. та відібрання зразків продукції від 20.09.2005 р. вбачається, що відповідач-3 здійснює підприємницьку діяльність саме стосовно виробництва та реалізації вентиляційних решіток, а не іншу підприємницьку діяльність.

Відповідно до довідки № 17/106-2685 від 24.11.2005 р. Центральної міжрайонної державної податкової інспекції у м. Миколаєві від здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією відповідачем-3 вентиляційних решіток, останній протягом 2004 року та 1-3 кварталів 2005 року отримав доход всього у розмірі 178620,00 грн.

Відповідно до висновку № 187 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 12.06.2007 р. при реалізації Суб'єктом підприємницької діяльності Скарлат С. М. усіх видів вентиляційних решіток, а саме, «Решітки вентиляційної»(73 арк. Справи), «Решітки вентиляційної»(73 а. арк. Справи), «Решітки вентиляційної»(73 б. арк. Справи) використано кожну з 9 ознак, включених до незалежного пункту формули винаходу "Решітка вентиляційна" за патентом України № 30079.

Надані відповідачем-3 накладні (без номерів) на реалізацію тримачів, блок-каркаси та інших матеріалів від 08.10.2005 р., 12.12.2005 р., 20.12.2005 р. не беруться судом до уваги, оскільки не мають відношення до суми отриманого відповідачем-3 доходу у розмірі 178620 грн., оскільки відповідно до довідки № 17/106-2685 від 24.11.2005 р. Центральної міжрайонної державної податкової інспекції у м. Миколаєві вказаний дохід відповідачем-3 було отримано протягом 2004 р. та перших дев’яти місяців (січень-вересень) 2005 р. А отже, він не стосується періоду жовтня та грудня 2005 р., відповідним числами яких датовані вищезазначені накладні відповідача-3.

Інші ж надані відповідачем-3 накладні (без номерів) від 28.01.2005 р., 02.04.2005 р., 07.05.2005 р., 04.06.2005 р., 14.07.2005 р., 17.07.2005 р., 03.08.2005 р., 20.08.2005 р., 12.09.2005 р., 14.09.2005 р., 19.09.2005 р., 29.09.2005 р. не підтверджують отримання відповідачем-3 доходу від іншої діяльності, не пов’язаною з виробництвом та реалізацією вентиляційних решіток, оскільки:

- відповідачем-3 суду не надано відповідних банківських довідок про те, що на належний йому розрахунковий рахунок дійсно надійшли кошти, вказані у накладних (без номеру) від 28.01.2005 р., 02.04.2005 р., 07.05.2005 р., 04.06.2005 р., 14.07.2005 р., 17.07.2005 р., 03.08.2005 р., 20.08.2005 р., 12.09.2005 р., 14.09.2005 р., 19.09.2005 р., 29.09.2005 р. за реалізацію не вентиляційних решіток, а іншої продукції.

- відповідачем-3 суду не надано відповідних податкових накладних, а також даних бухгалтерського та податкового обліку, які б підтверджували отримання відповідачем-3 доходу у розмірі 178620 грн. від іншої діяльності, не пов’язаною з виробництвом та реалізацією вентиляційних решіток.

- відповідачем-3 суду не надано відповідних договорів купівлі-продажу чи поставки з відповідними суб’єктами господарювання, за якими ним було передано у власність відповідну продукцію. Однак, відповідно до вимог ст. ст. 655-657, 712 Цивільного кодексу України, ст. ст. 255, 256 Господарського кодексу України ці договори мають бути укладені у письмовій формі;

- відповідачем-3 суду не надано довіреностей відповідних осіб, що розписалися у вказаних накладних за отримання продукції. Однак, за змістом ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»від 16.07.1999 р. № 996-XIV саме довіреність на одержання матеріальних цінностей є первинним документом, що фіксує рішення уповноваженої особи (керівника) підприємства про уповноваження конкретної фізичної особи одержати для підприємства визначений перелік та кількість цінностей.

З огляду на наведене, суд відхиляє надані відповідачем-3 накладні і приходить до висновку, що дохід у розмірі 178620 грн. було отримано відповідачем-3 від виготовлення та реалізації вентиляційних решіток з порушенням прав позивача на винахід за патентом України № 30079.

З урахуванням наведеного суд приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог позивача, їх підтвердження належними доказами і задоволення позову.

Відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України сплачені позивачем судові витрати на проведення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності на підставі рахунку № 50 від 05.05.2006 р. та платіжного доручення № 257 від 18.05.2006 р. у розмірі 3000 грн. підлягають відшкодуванню позивачу за рахунок відповідачів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 424, 464, ч. ч. 1, 2 ст. 432 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. №  435-IV зі змінами та доповненнями, ст. ст. 28, 34 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII зі змінами та доповненнями, а також ст. ст. 33, 43, 44, 49, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Зобов’язати Дочірнє підприємство “Аскона-Центр” (м. Київ, вул. Святошинська, 20, код 31625492) припинити порушення прав на винахід “РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА” за патентом України № 30079 на весь строк дії патенту України № 30079.

3. Заборонити Дочірньому підприємству “Аскона-Центр” (м. Київ, вул. Святошинська, 20, код 31625492) виготовляти, пропонувати до продажу, продавати та зберігати в зазначених цілях вентиляційні решітки з використанням винаходу за патентом України № 30079 без дозволу Товариства з обмеженою відповідальністю “МініМакс” (м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 9, код 24943410), протягом усього строку дії патенту № 30079.

4. Зобов’язати Суб’єкта підприємницької діяльності Кропиву В. П. (м. Тернопіль, вул. Ген. М. Тарнавського, 22/29, код ) припинити порушення прав на винахід “РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА” за патентом України № 30079 на весь строк дії патенту України № 30079.

5. Заборонити Суб’єкту підприємницької діяльності Кропиві В. П. (м. Тернопіль, вул. Ген. М. Тарнавського, 22/29, код ) виготовляти, пропонувати до продажу, продавати та зберігати в зазначених цілях вентиляційні решітки з використанням винаходу за патентом України № 30079 без дозволу Товариства з обмеженою відповідальністю “МініМакс” (м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 9, код 24943410), протягом усього строку дії патенту № 30079.

6. Зобов’язати Суб’єкта підприємницької діяльності Скарлата С. М. (м. Миколаїв, вул. Чигирина, 22, кв. 73, код ) припинити порушення прав на винахід “РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА” за патентом України № 30079 на весь строк дії патенту України № 30079.

7. Заборонити Суб’єкту підприємницької діяльності Скарлату С. М. (м. Миколаїв, вул. Чигирина, 22, кв. 73, код ) виготовляти, пропонувати до продажу, продавати та зберігати в зазначених цілях вентиляційні решітки з використанням винаходу за патентом України № 30079 без дозволу Товариства з обмеженою відповідальністю “МініМакс” (м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 9, код 24943410), протягом усього строку дії патенту № 30079.

8. Стягнути з Суб’єкта підприємницької діяльності Скарлата С. М. (м. Миколаїв, вул.. Чигирина, 22, кв. 73, код ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “МініМакс” (м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 9, код 24943410) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, за неправомірне використання об’єкта інтелектуальної власності –винаходу “РЕШІТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА” за патентом України № 30079 збитки у розмірі 178620 грн.

9. Стягнути з Дочірнього підприємства “Аскона-Центр” (м. Київ, вул.. Святошинська, 20, код 31625492) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “МініМакс” (м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 9, код 24943410) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, 1000 грн. витрат на проведення судової експертизи.

10. Стягнути з Суб’єкта підприємницької діяльності Кропиви В. П. (м. Тернопіль, вул. Ген. М. Тарнавського, 22/29, код ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “МініМакс” (м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 9, код 24943410) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, 1000 грн. витрат на проведення судової експертизи.

11. Стягнути з Суб’єкта підприємницької діяльності Скарлата С. М. (м. Миколаїв, вул.. Чигирина, 22, кв. 73, код ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “МініМакс” (м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 9, код 24943410) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, 1000 грн. витрат на проведення судової експертизи.

12. Стягнути з Дочірнього підприємства “Аскона-Центр” (м. Київ, вул.. Святошинська, 20, код 31625492) до Державного бюджету України 28,33 грн. державного мита та 39, 33 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

13. Стягнути з Суб’єкта підприємницької діяльності Кропиви В. П. (м. Тернопіль, вул.. Ген. М. Тарнавського, 22/29, код ) до Державного бюджету України 28,33 грн. державного мита та 39, 33 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

14. Стягнути з Суб’єкта підприємницької діяльності Скарлата С. М. (м. Миколаїв, вул.. Чигирина, 22, кв. 73, код ) до Державного бюджету України 1871,2 грн. державного мита та 39, 33 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

15. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

16. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його прийняття.

Суддя                                                                                          Л. В. Прокопенко