ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2007 року                                                                                   Справа № Н12/77

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого                    Виноградник О.М. ( доповідач)

суддів:              Лисенко О.М., Голяшкіна О.В. (зміни у складі колегії суддів на підставі розпорядження від 13.03.2007р. № 152)

при секретарі: Лазаренко П.М.

за участю представників сторін:

позивача –Заверуха І.Л., дов. № 17/266 від 20.02.2007р.;

відповідача –Гладченко В.О., паспорт серії АЕ № 005073 від 04.12.1995р.;

відповідача –Зубарев О.В., дов. № б/н від 14.03.2006р.;

третіх осіб –не з’явились; про час та місце судового засідання повідомлені належним чином;

розглянувши у відкритому судовому засіданні          апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю “Дніпрофарм” м.Дніпропетровськ

на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 16.11.2006 року

у справі №  Н12/77

за позовом  закритого акціонерного товариства “Київський вітамінний завод”, м.Київ

до товариства з обмеженою відповідальністю “Дніпрофарм”, м.Дніпропетровськ

третя особа/1 –Міністерство охорони здоров’я України, м.Київ

третя особа/2 –Державний фармакологічний центра Міністерства охорони здоров’я України, м.Київ

про  припинення порушення прав на промисловий зразок за патентом

За згодою представників сторін, присутніх в судовому засіданні, було проголошено вступну та резолютивну частину постанови (ст.ст.85, 99, 105 ГПК України).

В судовому засіданні 26.02.2007р. було оголошено перерву до 14.03.2007р. (ст.77 ГПК України).

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 16.11.2006р. (суддя Жукова Л.В.) по справі № Н12/77 за позовом закритого акціонерного товариства “Київський вітамінний завод”, м.Київ (далі –ЗАТ “Київський          вітамінний завод”) до товариства з обмеженою відповідальністю “Дніпрофарм”, м.Дніпропетровськ (далі –ТОВ “Дніпрофарм”) за участю третіх осіб –Міністерство охорони здоров’я України, м.Київ (третя особа-1), Державний фармакологічний центра Міністерства охорони здоров’я України, м.Київ (третя особа-2) про припинення порушення прав на промисловий зразок за патентом позовні вимоги було задоволено частково, зобов’язано відповідача припинити введення та не вводити в господарський обіг лікарський засіб “Аскорбінова кислота” в упаковці згідно з внесеними змінами до реєстраційного посвідчення (уточнена упаковка) наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2003р. № 225 (реєстраційний номер № Р.03.03/06250); стягнуто з ТОВ “Дніпрофарм” на користь ЗАТ “Київський вітамінний завод” 99 864 грн. шкоди, 1041 грн. 14 коп. витрат по сплаті держмита, 118 грн. 00 коп. Витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу; в іншій частині позову –відмовлено.

Рішення господарського суду Дніпропетровської області мотивовано ст.ст. 20, 26, 27 Закону України “Про охорону прав на промисловий зразок”, ст.ст.224, 225 Господарського кодексу України фактом порушення відповідачем виключного права позивача щодо використання промислового зразка, оскільки з позивачем, як власником патенту не було укладено будь-яких ліцензійних договорів.

Не погодившись з вищезазначеним судовим рішенням, до Дніпропетровського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою звернувся відповідач по справі –ТОВ “Дніпрофарм” м.Дніпропетровськ, оскаржує рішення господарського суду Дніпропетровської області на предмет невідповідності нормам матеріального та процесуального права, посилаючись на неповне дослідження господарським судом всіх обставин справи, що мають значення для її правильного вирішення, зазначаючи невідповідність висновків, викладених в рішенні господарського суду, матеріалам, обставинам справи, зокрема:

- господарським судом порушено вимоги ст.ст.4-2, 4-7, 33, 34, 38 ГПК України;

- господарським судом не дано належної правової оцінки тому, що патент № 6016 було видано позивачеві без будь-якої перевірки новизни заявленого для отримання патенту на виріб, тобто згідно з п.1 ст.18 Закону України “Про охорону прав на промисловий зразок” патент було видано під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту; крім цього, в п.3 висновку експертизи, на який посилався господарський суд, зазначено, що на момент подання заяви пакувальний матеріал для таблеток вітаміну “С” з цукром” був загальновідомим;

- також господарським судом не взято до уваги й висновок тієї ж експертизи, в п.3 якого зазначено, що подальше використання такої упаковки не може призвести до змішування з діяльністю позивача, оскільки умова (наявність пріоритету на використання упаковки), за якою викликає змішування діяльності двох господарюючих суб’єктів при використанні упаковки, не виконується;

- господарським судом безпідставно не надано оцінки письмовому поясненню на позов Державного фармакологічного центру м.Київ, в якому зазначено, що в даному випадку сукупність суттєвих ознак промислового зразку за патентом України № 6016 стане тільки загальнодоступною в світі на момент подання заявки на нього –18.01.2002р., а й використовувалась практично усіма виробниками лікарських засобів, а монополізація такого зразка пакування одним виробником суперечить суспільним інтересам;

- висновком експертизи Одеського НДІ судових експертиз № 80 від 23.02.2005р. підтверджується, що у виробі відповідача не використана сукупність істотних ознак промислового зразка по патенту № 6016, чому судом не дано оцінки;

- господарським судом зроблено безпідставне посилання на висновок експертизи № 7613 від 19.07.2006р., було здійснено при розгляді справи № 12/78, та по якій постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.08.2006р. відповідачу було відмовлено в задоволенні позову про визнання недійсним патенту № 6016; хоча зміст цього висновку експертизи від 19.07.2006р. № 76/3 господарського суду відомий не був;

- господарським судом не прийнято до уваги те, що згідно з Законом України “Про охорону прав на промисловий зразок”, ст..1 Паризької конвенції про охорону промислової власності (яка є чинною на території України з 25.12.1991р., що промисловий зразок може містити у собі як аспекти патентного, так і авторського права; використавши головну характерну ознаку відомого виробу, ТОВ “Київський вітамінний завод” указав в описі до патенту прототип, навіть віддалено не схожий на його промисловий зразок; водночас, факт існування раніше відомих виробів Уманського та Межиріцького вітамінних заводів, і наявність домінуючих орнаментальних елементів виробів цих заводів, які без будь-яких змін відтворені у промисловому зразку “Київського вітамінного заводу”, а також відсутність свідчення про них в описі, вказує на навмисний підхід до вирішення завдання отримання патенту виключно за формальними ознаками патентоздатності. Оскільки правдиве вказання заявником у своєму описі патенту на фактичний прототип (найближчий аналог), а також кваліфікована експертиза, безумовно, привели б до відмови у видачі такого патенту; крім цього, відповідно до ст..8 Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків не всі, а лише ті головні суттєві ознаки, які створюють зоровий образ виробу, роблять його впізнаним;

- у патенті № 6016 здійснення доробок полягає в заміні одних стандартних символів (графічних знаків) на інші, також стандартні символи (графічні знаки), що не вносить суттєвих змін у візуальне сприйняття промислового зразка. Доробок цей не є таким, що за своїми ознаками підлягає охороні авторським правом;

- таким чином у разі набрання рішенням законної сили, судом фактично буде підтверджене виключне монопольне право позивача на використання давно і добре відомих виробів Уманського, Межиріцького, а також ряду інших заводів колишнього Радянського Союзу, а особливо –право на привласнення, створеного багатьма розповсюджувачами цього виробу, гудвілу, до створення якого ЗАТ “Київський вітамінний завод” ніякого відношення не мав, що, безумовно, буде вводити в оману користувачів, які добре відомий виріб асоціюють з потужним його радянським виробництвом. Монополізація добре і давно відомого зразка пакування одним новоявленим виробником суперечить суспільним інтересам і чинному законодавству (про що наведено вище), оскільки надає ЗАТ “Київський вітамінний завод” невиправдані переваги в економічній конкуренції, а вводить в оману користувачів, яким вказаний зразок пакування добре відомий ще з радянських часів.

Позивач по справі –ЗАТ “Київський вітамінний завод” –у відзиві на апеляційну скаргу проти її задоволення заперечує, посилаючись на відповідність оскаржуваного судового рішення вимогам чинного законодавства, матеріалам, обставинам справи.

Треті особи по справі правом участі в судовому засіданні, передбаченому ст..22 ГПК України не скористались, як не скористались правом надання відзиву на апеляційну скаргу (ст..96 ГПК України), про час та місце судового засідання повідомлені належним чином, про що в матеріалах справи містяться відповідні докази (а.с.47, 48 –поштові повідомлення про вручення ухвали апеляційного господарського суду).

Перевіривши законність та обґрунтованість рішення господарського суду, дослідивши та проаналізувавши матеріали справи, вислухав пояснення представників сторін, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що оскаржуване судове рішення слід залишити без змін, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до Закону України “про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.1993р. № 3688-ХІІ (з подальшими змінами та доповненнями (далі –Закон)) ЗАТ “Київський вітамінний завод” подало до Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України заяву про видачу патенту на промисловий зразок “Пакувальний матеріал для таблеток вітаміну “С” з цукром”. П’ятнадцятого травня 2002 року Державний департамент інтелектуальної власності МОН України в порядку, передбаченому Законом видало патент України № 6016 на промисловий зразок  “Пакувальний матеріал для таблеток вітаміну “С” з цукром” та одночасно опублікувало відомості про це в Офіційному бюлетені “Промислова власність” № 5 за 2002 рік (а.с.10-18).

Відповідно до частин 2, 3 ст.20 зазначеного Закону патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за власним розсудом та право забороняти використовувати промисловий зразок без його дозволу.

Позивач в позовній заяві посилається на те, що Міністерство охорони здоров’я України 21.05.2003р. видало Наказ “Про державну реєстрацію лікарських засобів” № 225 відповідно до якого внесені зміни до реєстраційного посвідчення (уточнення упаковки) ТОВ “Дніпрофарм”  (реєстрація № Р.03.03/06250).

На підставі вказаного наказу ТОВ “Дніпрофарм” має право здійснювати виробництво та реалізацію лікарського засобу “Аскорбінова кислота” (таблетки по 0, 025г) в упаковці, використання якої порушує права ЗАТ “Київський вітамінний завод”, що передбачені ст..20 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”. Як зазначено на упаковці ТОВ “Дніпрофарм” реєстраційним номером лікарського засобу є – Р.03.03/06250 (а.с.13, т.1).

Крім цього, ТОВ “Дніпрофарм” прийняло участь в галузевій виставці “Охорона здоров”я.2003”, що проходила в Палаці Спорту в м.Києві з 27.10.2003р. по 30.10.2003р. На презентації продукції відповідача необмежене коло осіб змогло ознайомитись з лікарським засобом “Аскорбінова кислота” в новій упаковці.

Отже, позивач вважає, що ТОВ “Дніпрофарм” порушує права ЗАТ “Київський вітамінний завод”, що закріплені в ст..20 Закону та охороняються згідно з виданим патентом України № 6016, що є підставою для звернення до господарського суду.

Таким чином, обґрунтовуючи свої позовні вимоги в якості норм матеріального права на ст.ст.5, 20, 26, 27 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” (№ 2188-ІІІ від 21.12.2000р. (зі змінами та доповненнями), позивач просив господарський суд зобов’язати відповідача припинити порушення виключного права позивача на використання промислового зразка за патентом України № 6016; припинити введення в господарський обіг лікарського засобу “Аскорбінова кислота” в упаковці згідно з внесеними змінами до реєстраційного посвідчення наказом МОЗ України від 21.05.2003р. № 225 (реєстраційний номер № Р.03.03/06250); скасувати наказ МОЗ від 21.05.2003р. № 225 в частині внесення змін до реєстраційного посвідчення ТОВ “Дніпрофарм” щодо лікарського засобу “Аскорбінова кислота” (реєстраційний номер Р.03.03/06250 (а.с.4-5, т.1). В подальшому, відповідно до ст..22 ГПК України, позивач звернувся до господарського суду з заявою про зміну позовних вимог, яку було прийнято господарським судом, та позовні вимоги було викладено в наступній редакції: зобов’язати відповідача припинити введення та не вводити в господарський обіг лікарський засіб “Аскорбінова кислота” в упаковці згідно з внесеними змінами до реєстраційного посвідчення наказом МОЗ України від 21.05.2003р. № 225 (реєстраційний номер Р.03.03/06250); скасувати наказ МОЗ України від 21.05.2003р. № 225 в частині внесення змін до реєстраційного посвідчення ТОВ “Дніпрофарм” щодо лікарського засобу “Аскорбінова кислота” (реєстраційний номер № Р.03.03/06250); зобов’язати відповідача вилучити із господарського обігу лікарський засіб “аскорбінова кислота” в упаковці згідно з вищенаведеними змінами до реєстраційного посвідчення наказом МОЗ України від 21.05.2003р. № 225 (а.с.18, т.2).

09.10.2006р. позивач звернувся до господарського суду з заявою відповідно до ст..22 ГПК України про збільшення розміру позовних вимог, в якій просив господарський суд додатково стягнути з відповідача 99 864 грн. матеріальної шкоди та 250 000 грн. моральної шкоди на підставі ст.ст.224, 225 Господарського кодексу України, ст.ст.23, 1167 ЦК України (а.с.64-75, 95-111, т.2).

Відповідно до частин 2-5 ст.20 Закону України “про охорону прав на промислові зразки” (№ 2188-ІІІ від 21.12.2000р. (в редакції Закону № 850-ІУ від 22.05.2003р. (яка діяла на день прийняття оскаржуваного судового рішення)) патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка. Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту. Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору.

Докази, підтверджуючи відповідно до ст.ст.32, 33, 36 ГПК України факт наявності між сторонами по справі будь-яких угод, передбачених частинами 4, 5 ст.20 вищенаведеного Закону або докази, передбачені ч.3 ст.20 цього є Закону відсутні в матеріалах справи, не надавались сторонами судам обох інстанцій. Як свідчать пояснення представників сторін такі докази відсутні.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.08.2006р. по справі № 12/78 за позовом ТОВ “Дніпрофарм” м.Дніпропетровськ до ЗАТ “Київський вітамінний завод” м.Київ та до Державного департаменту інтелектуальної власності про визнання недійсним патенту № 6016 від 15.05.2002р. на промисловий зразок “Пакувальний матеріал для таблеток вітаміну “С” з цукром” було залишено без змін рішення господарського суду м.Києва по цій справі № 12/78, яким було відмовлено позивачу в задоволенні позову (а.с.53-54а, т.2). Вищезазначена постанова суду апеляційної інстанції набрала законної сили (ст..35 ГПК України), що визнається обома сторонами при апеляційному розгляді цієї справи, докази оскарження зазначеної постанови в касаційному порядку відсутні. Отже, правову оцінку обставинам, підставам та усім правовим аспектам видачі патенту № 6016 позивачеві було надано у вищезазначених судових рішеннях по справі № 12/78. За цих обставин судом апеляційної інстанції не можуть бути прийняті доводи скаржника щодо безпідставної видачі патенту № 6016 позивачу, всупереч вимог законодавства.

Відповідно до частин 1, 2 ст.26 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” (в редакції, яка діяла на день прийняття судового рішення по цій справі –в редакції від 22.05.2003р. № 850-ІУ) будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 20 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Статтею 27 (частини 1, 2) цього ж Закону також передбачено, що захист прав на промисловий зразок здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону.

Враховуючи, що факт введення в господарський обіг лікарського засобу “Аскорбінова кислота” відповідачем з порушенням вимог Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” підтверджується матеріалами справи (а.с.68-73, 95-105, т.2), зокрема, актом документальної ревізії від 17.06.2004р., то вимоги в частині припинення введення відповідачем в господарський обіг та подальше не введення в такий лікарського засобу “Аскорбінова кислота” в упаковці згідно з внесеними змінами наказом МОЗ України від 21.05.2003р. № 225 господарським судом визнано такими, що підлягають задоволенню обґрунтовано та правомірно.

Щодо вимог про скасування наказу МОЗ України від 21.05.2003р. № 225, то господарським судом також зроблено правильний висновок про те, що дані позовні вимоги не підлягають задоволенню, оскільки вони заявлені до Міністерства охорони здоров’я України, яке не є відповідачем у справі, а залучено до участі у цій справі в якості третьої особи та відмовлено в цій частині позовних вимог.

Також слід визнати правильним та обґрунтованим висновок суду першої інстанції щодо вимог позивача про зобов’язання відповідача вилучити із господарського обігу вищезазначений лікарський засіб в упаковці з посиланням на те, що позивачем не доведений факт перебування в господарському обігу зазначеного вище лікарського засобу станом на день розгляду справи, тобто на 16.11.2006р., а посилання відповідача на те, що станом на 09.10.2006р. відповідач реалізує даний лікарський засіб згідно прайсу від 01.10.2006р., затвердженого директором ЗАТ “Київський вітамінний завод” є безпідставним, оскільки перебування даного лікарського засобу в Праксі від 01.10.2006р. не є доказом його перебування в господарському обігу, крім того, дане твердження позивача спростовується приписом Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України № 1146/07-22 від 06.04.2005р., яким заборонено реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування всіх серій лікарського засобу “Аскорбінова кислота”, таблетки по 0,025 г № 10- виробництва ТОВ “Дніпрофарм”. Доказів того, що даний припис відповідачем не виконаний, позивачем не надано (а.с.109-112, т.2).

Оскільки позивачем не доведено відповідно до ст.ст.32, 33, 36 ГПК України належними доказами факт наявності певного складу правопорушення, необхідного для притягнення відповідача до цивільно-правової відповідальності у формі відшкодування шкоди, не надано доказів, які б підтверджували факт того, що діями відповідача саме принижено ділову репутацію позивача, докази наявності причинно-слідчого зв’язку між протиправними діями відповідача та докази, підтверджуючи вину відповідача в спричиненні моральної шкоди, то суд апеляційної інстанції вважає, що господарським судом обґрунтовано відмовлено в задоволенні вимог позивача про стягнення 250 000 грн. моральної шкоди.

Відповідно до ч.2 ст.224 Господарського кодексу України під збитками розуміється, зокрема, не одержані доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов’язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

До складу збитків, відповідно до ст..225 Господарського кодексу України, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, зокрема, віднесено неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов’язання другою стороною.

Як вбачається з наявних матеріалів справи, акту документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності відповідача від 17.06.2004р. встановлено факт продажу ТОВ “Дніпрофарм” аскорбінової кислоти в упаковці, затвердженої наказом МОЗ України № 225 від 21.05.2003р. в обсязі 65700 упаковок по ціні 1,52 грн. –оптової ціни за одну упаковку. При цьому, за висновком експерта № 2 від 31.03.2004р. ТОВ “Дніпрофарм” під час пакування “Аскорбінової кислоти” використало всі суттєві ознаки промислового зразка “Пакувальний матеріал для таблеток вітаміну “С” з цукром” (а.с.106-111, т.1, а.с.97-108, т.2).

Також, перебування в господарському обігу вказаного вище лікарського засобу станом на 06.04.2005р. підтверджується і наявним в матеріалах справи приписом Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України № 1146/07-22 від 06.04.2005р., яким заборонено реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування всіх серій лікарського засобу “Аскорбінова кислота”, таблетки по 0,025 г № 10 виробництва ТОВ “Дніпрофарм” (а.с.109-111, т.2).

Щодо висновку ОНДІ судових експертиз від 23.02.2005р., то цей висновок не може бути прийнято в силу ч.1 ст.101 ГПК України та через відсутність доказів поважності причин ненадання суду першої інстанції; крім цього, надано ніяким чином не засвідчену копію висновку (ст..36 ГПК України), всупереч ст..41 ГПК України – зазначена експертиза не призначалась господарським судом.

Отже, враховуючи, що факт реалізації відповідачем 65700 упаковок аскорбінової кислоти на суму 99 864 грн. доведений та підтверджено вищенаведеними доказами, то господарським судом зроблено правильний висновок щодо задоволення вимог позивача в частині стягнення 99 864 грн. на підставі ст..26 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”, ст.ст.224, 225 Господарського кодексу України.

На підставі викладеного, доводи апеляційної скарги не можуть бути правовими підставами для зміни чи скасування оспорюваного судового рішення.

Керуючись ст.ст.99, 101, 103-105 ГПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 16.11.2006р. по справі № Н12/77 –залишити без змін; а апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю “Дніпрофарм” м.Дніпропетровськ –залишити без задоволення.

Головуючий                                                                                                    О.М. Виноградник

Судді                                                                                                               О.М.Лисенко

О.В.Голяшкін

З оригіналом згідно.

Помічник судді                                                       О.О.Головіна

19.03.2007