КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2007                                                                                           № 21/389

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:                              Андрієнка  В.В.

суддів:

при секретарі:

За участю представників:

від позивача - Коваль А.М.

від відповідача 1 - Акімова А.В.

від відповідача 2 - Іонушас С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариство з обмеженою відповідальністю "Медіум-ТВ"

на рішення Господарського суду м.Києва від 26.12.2006

у справі № 21/389

за позовом                               Товариства з обмеженою відповідальністю "Транс-Інвест"

до                                                   Комунального підприємства "Київський метрополітен"

Товариства з обмеженою відповідальністю "Медіум-ТВ"

третя особа                     Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти інауки України

про                                                  припинення порушення прав на винахід та корисну модель за патентами України № № 71081, 3233

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Транс-Інвест» звернулося до суду з позовом про зобов‘язання КП «Київський метрополітен» припинити порушення прав на винахід «Спосіб подання  рекламної інформації переважно у важкодоступних місцях метрополітену» за патентом України № 71081 на території метрополітену, зобов‘язання відповідача припинити порушення прав на корисну модель Спосіб подання  рекламної інформації переважно у важкодоступних місцях метрополітену» за патентом  України № 3233 на території метрополітену, а також  про стягнення  з відповідача судових витрат.

Після порушення провадження у справі позивачем було подано до суду уточнення до позовної заяви, відповідно до яких він просить:

-          зобов‘язати Комунальне підприємство «Київський  метрополітен» припинити порушення прав на винахід "СПОСІБ ПОДАННЯ РЕКЛАМНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПЕРЕВАЖНО У ВАЖКОДОСТУПНИХ МІСЦЯХ МЕТРОПОЛІТЕНУ" за патентом України № 71081 на території метрополітену, зокрема, повністю демонтувати відеопроектори, встановлені на станції метрополітену "Політехнічний інститут", усе інше обладнання для застосування запатентованого способу подання рекламної інформації, а також не встановлювати зазначені відеопроектори та обладнання на жодних інших станціях метрополітену без дозволу Позивача, протягом усього строку дії патенту № 71081";

-          зобов‘язати  Комунальне підприємство "Київський метрополітен" припинити порушення прав на корисну модель "СПОСІБ ПОДАННЯ РЕКЛАМНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПЕРЕВАЖНО У ВАЖКО ДОСТУПНИХ МІСЦЯХ МЕТРОПОЛІТЕНУ" за патентом України № 3233 на території метрополітену, зокрема, повністю демонтувати відеопроектори, встановлені на станції метрополітену "Політехнічний інститут", усе інше обладнання для застосування запатентованого способу подання рекламної інформації, а також не встановлювати зазначені відеопроектори та обладнання на жодних інших станціях метрополітену без дозволу Позивача, протягом усього строку дії патенту № 3233.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 19.07.05р. у справі пирзначено судову експертизу об’єктів інетелектуальної власності, проведення якої доручено НДІ інтелектуальної власнсоті АПН України, а провадження у справі зупинено до надання висновків судової експертизи.

02.11.06р. до господарського суду м. Києва надійшли висновки судової експертизи  № 116, призначеної у справі.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 26.12.2006 р. позов задоволений повністю.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, ТОВ «Медіум-ТВ» звернулась  до Київського апеляційного господарського суду  з апеляційною скаргою,  в якій просить  рішення скасувати та прийняти нове рішення про  відмову  у задоволенні позову.

Свої вимоги апелянт обґрунтовує тим, що рішення місцевого господарського суду прийняте з неповним з’ясуванням обставин, що мають значення для справи, місцевий господарський суд неправильно застосував та порушив норми процесуального та матеріального  права.

Зокрема заявник посилається на те, ним відповідно до договору № 78-Укр(ДП)-03 здійснювалося встановлення експериментального зразку мультимедійних відео проекторів на станції метро “Політехнічний інститут”. Апелянт зазначає, що ним ніколи не використовувались об’єкти промислової власності за патентами України № № 71081, 3233. Відповідач-2 також вказав про те, що станом на 14.07.2005 р. будь-які пристрої, пов’язані з використанням мультимедійних відео проекторів в Київському метрополітені ним не використовуються.

Позивач    просив суд рішення суду першої інстанції залишити без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення.

ТОВ «Медіум-ТВ» подано клопотання про призначення повторної судової експертизи, оскільки, на думку відповідача-2, висновок судової експертизи № 116 є необґрунтованим.

Судова колегія вважає, що дане клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 9.2. Роз’яснення Вищого господарського суду від 11.11.1998 р. за № 02-5/424 “Про деякі питання практики призначення судової експертизи” (із змінами та доповненнями) повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необгрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Представник відповідача-2 не навів суду переконливих аргументів щодо необґрунтованості висновку судової експертизи № 116, в той час, як експерт О. Ф. Дорошенко, надав письмову відповідь на питання представника відповідача-2.

Дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів встановила  наступне.

Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України було видано патенти України на винахід та корисну модель № № 71081, 3233 “СПОСІБ ПОДАННЯ РЕКЛАМНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПЕРЕВАЖНО У ВАЖКОДОСТУПНИХ МІСЦЯХ МЕТРОПОЛІТЕНУ”.

Заявки на видачу вищевказаних патентів було подано до Державного департаменту інтелектуальної власності 06 серпня 2004 р., а відомості про видачу зазначених патентів опубліковано у офіційних бюлетенях “Промислова власність” № № 10, 11 за 2004 р. з датами публікацій 15 жовтня та 15 листопада 2004 р.

Відповідно до вимог чинного законодавства України між власниками вищенаведених патентів та Позивачем було укладено ліцензійний договір № 16/11 від 16 листопада 2004 р. про видачу Позивачу виключної ліцензії на використання винаходу та корисної моделі за патентами України № № 71081, 3233. Суттєвими умовами даного договору є те, що ліцензія на використання винаходу та корисної моделі за вищенаведеними патентами є виключною; Позивачу надано право перешкоджати неправомірному використанню зазначених винаходу та корисної моделі, а також звертатися до суду за захистом майнових прав інтелектуальної власності за патентами України № № 71081, 3233.

Маючи на меті впроваджувати вищенаведені винахід та корисну модель на практиці, та враховуючи, що їх застосування є можливим саме на території метрополітену, Позивач першим від будь-яких інших осіб на підставі листів № 01-1904 від 19 серпня 2004 р., № 02-1904 від 02 вересня  2004 р., № 16-1501 від 18 квітня 2005 р. звернувся до Комунального підприємства “Київський метрополітен” (надалі за текстом – “Відповідач-1”) із пропозиціями про застосування запатентованого ним способу подання рекламної інформації, переважно у важкодоступних місцях метрополітену на території метрополітену, зокрема, на станції метро “Політехнічний інститут”. Вказаними листами Позивач також надав Відповідачу-1 усі необхідні відомості і технічну документацію щодо застосування даних винаходу та корисної моделі на станції метро “Політехнічний інститут”.  Будь-якої відповіді від Відповідача-1 на зазначені пропозиції Позивачем не було отримано.

В той же час Позивачу стало відомо, що Відповідач-1, використавши відомості та документацію, отримані від Позивача, на підставі договору із ТОВ “Медіум-ТВ” (надалі за текстом – “Відповідач-2”) № 78-Укр (ДП)-03 від 27.05.2003 р. дозволив Відповідачу-2 використання на станції метро “Політехнічний інститут” мультимедійних відеопроекторів для проеціювання рекламної інформації на колійні стіни.

Позивач зазначив, що таким Відповідач-2 та Відповідач-1 за домовленістю між собою застосовують на території метрополітену спосіб подання рекламної інформації, переважно у важкодоступних місцях метрополітену, який є запатентованим за патентами України № № 71081, 3233, виключне право на використання яких належить Позивачу.

Позивач стверджує, що на території метрополітену Відповідачем-1 та Відповідачем-2 порушуються належні йому права на винахід та корисну модель за патентами України № № 71081, 3233.

Згідно умов договору № 78-Упр(ДП) від 27.05.2003 р. укладеного між ТОВ “Медіум-ТВ” і КП “Київський метрополітен”, ТОВ “Медіум-ТВ” надано право здійснювати рекламно-інформаційну діяльність шляхом розміщення медіа-продукції технічного, комерційного та соціального характеру на електронних носіях, розташованих на станціях Київського метрополітену.

Відповідно до укладеного договору електронний носій – це взаємопов’язаний комплекс технічних засобів, який складається з телевізійних, повно кольорових (плазменних або проекційних) екранів, аудіо техніки, а також комп’ютерного та іншого професійного обладнання та призначених для візуального відображення мультимедійного (відео, аудіо, комп’ютерної) інформації рекламного, соціального та інформативного характеру.

Позивач стверджує, що Відповідач-1 та Відповідач-2 без отримання дозволу з його сторони використовують належні йому об’єкти інтелектуальної власності - винахід та корисну модель за патентами України № № 71081, 3233 шляхом застосування способу подання рекламної інформації на станції метро “Політехнічний інститут”. На підтвердження вказаних обставин Позивач надав, зокрема, наступні докази:

-          Лист № 01-1904 від 19 серпня 2004 р. ТОВ “Транс-Інвест” до КП “Київський метрополітен” з комерційною пропозицією про застосування у метрополітені способу подання рекламної інформації, захищеної патентами України № № 71081, 3233;

-          Лист № 02-1904 від 02 вересня 2004 р. ТОВ “Транс-Інвест” до КП “Київський метрополітен” з доповненням комерційної пропозиції про застосування у метрополітені способу подання рекламної інформації, захищеної патентами України № № 71081, 3233;

-          Предложение по созданию системы динамической проецируемой видеоинформации на станциях Киевского метрополитена з зазначенням грифу “Погоджую виконати експериментальний проект на ст. Політехнічна” та дати від 08.09.2004 р. та підпису начальника КП “Київський метрополітен”;

-          Технічні вимоги “Система динамічного проеціонування відеоінформації”, затверджені 22 вересня 2004 р. головним інженером КП “Київський метрополітен” Зель В. І., та погоджені з начальником служби сигналізації зв’язку М. Д. Григоренко, заступником начальника метрополітену – головним ревізором з безпеки руху поїздів Е. А. Портним, начальником служби електропостачання В. І. Швецем, начальником служби тунельних споруд А. М. Ніколаєвим, начальником служби руху С. Д. Ткачуком, начальником служби воєнізованої охорони В. Г. Кудрицьким;

-          Фотографічні знімки з ілюстраціями використання способу рекламної інформації на станції метрополітену «Політехнічний інститут» (надалі за текстом – «Фотографічні знімки»);

-          Лист № 16-1501 від 18 квітня 2005 р. ТОВ “Транс-Інвест” до КП “Київський метрополітен” з претензією припинити порушення прав на винахід та корисну модель за патентами України № № 71081, 3233, тощо.

У якості нормативного обґрунтування позовних вимог Позивач наводить п. п. 2, 5 ст. 28 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII зі змінами та доповненнями (надалі за текстом – “Закон про охорону прав на винаходи”), відповідно до яких “патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом та забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу”.

Згідно абз. 4 п. 2 ст. 28 Закону про охорону прав на винаходи використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

- “виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

- застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним”.

При цьому, в силу абз. 8-9 п. 2 ст. 28 Закону про охорону прав на винаходи:

“Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй”.

Висновком експертизи № 116 встановлено, що:

-           при застосуванні способу подання рекламної інформації на станції метро “Політехнічний інститут” було використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 71081;

-          при застосуванні способу подання рекламної інформації на станції метро “Політехнічний інститут” було використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 3233;

-           можна вважати, що продукт, виготовлений із застосуванням винаходу та корисної моделі за патентами України № № 71081, 3233 на станції метрополітену “Політехнічний інститут”, є новим.

Одночасно, висновком експертизи № 116 було встановлено, що при застосуванні способу подання рекламної інформації на станції метро “Політехнічний інститут” не було використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу за деклараційним патентом України № 63872А”, а отже, суд приходить до висновку, що викладені у відзивах на позов Відповідача-1 та Відповідача-2 їх заперечення проти позовних вимог стосовно того, що при застосуванні способу подання рекламної інформації на станції метрополітену “Політехнічний інститут” ними було використано деклараційний патент України UA № 63872 не відповідають фактичним обставинам справи.

Оцінюючи даний висновок за правилами ст. 43 ГПК України суд вважає, що він узгоджується із зібраними у справі іншими доказами, а зроблені експертом висновки належним чином обґрунтовано. Вони  базуються на здійсненому експертом,  тобто, особою, яка володіє спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності, порівняльному аналізу кожної ознаки, включеної до незалежних пунктів формул винаходу та корисної моделі за патентами України № № 71081, 3233 з ознаками застосування Відповідачем-1 та Відповідачем-2 способу подання рекламної інформації на станції метрополітену “Політехнічний інститут”, які документально підтверджені належними матеріалами.

При цьому, суд відхиляє посилання апелянта на те, що усі документи, які досліджував експерт не стосуються його, оскільки Відповідачем-1 та Відповідачем-2 в порушення вимог Ухвали суду від 19.17.2005 р. не було надано суду жодної документації, пов’язаної із застосуванням проекторів та способу подання рекламної інформації на станції метрополітену “Політехнічний інститут”. Більше того, у судових засіданнях представники Відповідача-1 та Відповідача-2 підтвердили, що будь-якої іншої документації, крім тієї, що залучено до матеріалів справи, у них немає. А отже, суд вважає підтвердженими доводи Позивача про те, що у даному випадку Відповідачами було використано технічну документацію Позивача.

В силу абз. 10-13 п. 2 ст. 28 Закону про винаходи “Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

- продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

- існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту”.

Відповідно до п. п. 1, 2 ст. 34 Закону про винаходи “будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.  На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію”.

Таким чином, суд приходить до висновку, що з урахуванням наданих Позивачем на обґрунтування позовних вимог доказів, висновку експертизи № 116, а також беручи до уваги те, що Відповідачі не довели незастосування ними кожної ознаки, включеної до незалежних пунктів формули винаходу та корисної моделі за патентами України № № 71081, 3233, позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

З урахуванням викладеного судова колегія вважає, що рішення Господарського суду м. Києва від 26.12.2006 року у справі № 21/389 прийнято з повним і достовірним встановленням всіх фактичних обставин, які мають значення для вирішення даного спору.

У зв`язку з цим підстав для скасування прийнятого рішення Київський апеляційний господарський суд не вбачає, а отже апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «Медіум-ТВ» підлягає залишенню без задоволення.

Керуючись ст. ст. 99, 101, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд , -

ПОСТАНОВИВ:

Рішення Господарського суду м. Києва від 26.12.2006 року у справі № 21/389 залишити без змін, а апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Медіум-ТВ» - без задоволення.

Головуючий суддя

Судді

25.05.07 (відправлено)