ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№  12/221

03.07.07

За позовом                    Товариства з обмеженою відповідальністю «Тубор»

3-я особа                    Ескайд Коммершал Лімітед

До          1) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

2) Виробничо-комерційного підприємства «Укрпромінвест», Акумуляторний завод «Титан»

Про                              визнання повністю недійсним свідоцтва

Суддя      Л.В.Прокопенко

Представники:

Від позивача           Красовський О.С. –предст. (дов. №2525 від 27.02.07 р.), Жухевич О.В. –предст. (дов. № 2525 від 27.02.2007 р.)

Від відповідача 1           Картушин Д.М. –предст. (дов. № 16-08/3106 від 20.07.04 р.)

Від відповідача 2           Базилевич А.Ю. - предст.(дов.б/н від 14.03.2007 р.)

Від третьої особи           Жухевич О.В. –предст. (дов. № 2526 від 27.02.07 р.), Красовський О.С –предст.(дов. № 2526 від 27.02.07 р.)

Обставини справи:

Позовні вимоги заявлені про визнання недійсним свідоцтва України № 47360 від 15.02.05 р. на комбіновану торговельну марку на ім’я відповідача 2 недійсним щодо всіх товарів 9 класу МКТП, зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, заборону відповідачу-2 використовувати позначення ”ТІТАН BI-FORCE” за свідоцтвом України № 47360 для товарів 9 класу МКТП, а саме для акумуляторів електричних до транспортних засобів.

В судовому засіданні 20.04.06 р. третя особа надала письмові пояснення, в яких просила задовольнити позовні вимоги повністю. Відповідно до ст.77 ГПК України оголошено перерву, розгляд справи призначено на 26.04.2006.

В судовому засіданні 26.04.06 р. відповідно до ст.77 ГПК України оголошено перерву, розгляд справи призначено на 28.04.06 р.

В судовому засіданні 28.04.06 р. відповідач-1 надав відзив, в якому просив відмовити в задоволенні позовної заяви повністю, з підстав наведених у відзиві.

Відповідач 2 письмового відзиву на позовну заяву не надав, усно заперечив проти задоволення позовних вимог.

Представники позивача та відповідача 2 подали клопотання про призначення судової експертизи щодо встановлення схожості знаків для товарів і послуг. Клопотання задоволено частково.

Ухвалою суду від 28.04.06 р. по справі призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності щодо встановлення ступеню схожості торговельних марок позивача та відповідача-2.

07.02.07. р. до суду надійшов висновок № 192 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 06.02.07 р., у зв’язку з чим ухвалою суду від 07.02.07 р. провадження з розгляду справи поновлено, слухання справи призначено на 06.03.07 р.

В судовому засіданні 06.03.2007р. представник позивача подав клопотання про призначення повторної експертизи. В зв’язку з неявкою в судове засідання представника відповідача-1 слухання справи відкладене, розгляд справи призначено на 03.04.07 р.

В судовому засіданні 03.04.07 р. представник позивача подав письмові пояснення щодо висновку судової експертизи, в яких вказав, що висновок № 192 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 06.02.07 р. не може бути прийнятий судом за належний доказ у справі, оскільки складений з порушенням чинного законодавства, є необґрунтованим та необ’єктивним.

Представник відповідача-2 надав письмові заперечення на клопотання позивача про призначення повторної судової експертизи й просив відмовити в задоволенні клопотання. Відповідно до ст.77 ГПК України в судовому засіданні оголошено перерву, розгляд справи призначено на 11.04.07 р.

В судовому засіданні 11.04.07р. представник позивача надав суду письмову відповідь на заперечення відповідача-2 проти клопотання про призначення повторної судової експертизи, в якій просив задовольнити клопотання про призначення повторної судової експертизи від 06.03.07 р.

Представник позивача також заявив клопотання про залучення до матеріалів справи листа Антимонопольного комітету України та господарських договорів, що вказують на поставку відповідачем-2 акумуляторних батарей контрагентам, клопотання задоволено.

Представник відповідача-2 надав суду письмові заперечення на пояснення щодо висновку судової експертизи, у яких просив відмовити в задоволенні клопотання позивача про призначення повторної судової експертизи. Судом було відмовлено в задоволенні клопотання позивача про призначення повторної судової експертизи в зв’язку з його необґрунтованістю та невідповідністю законодавству.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Третя особа 17.04.02 р. подала заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні, за результатами розгляду якої відповідач-1 видав свідоцтво України № 43728  від 15.10.04 р. на знак для товарів і послуг ”ТИТАН” щодо товарів 9 класу МКТП.

24.01.06 р. третя особа уклала з позивачем ліцензійний договір, за яким позивач одержав виключну ліцензію на використання на території України знаків для товарів і послуг, в тому числі й знака за свідоцтвом України № 43728.

Відповідач-1 29.04.03 р. подав заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні, за результатами розгляду якої відповідач-1 видав свідоцтво України № 47360  від 15.02.05 р. на знак для товарів і послуг ”ТІТАН BI-FORCE” щодо товару 9 класу МКТП.

Як випливає з позовної заяви, причиною виникнення спору стало те, що на думку позивача, належні йому за ліцензійним договором від 24.01.06 р. виключні права на використання торговельної марки за свідоцтвом України № 43728, передбачені абз.4, 5 ст.16 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, були порушені шляхом видачі відповідачем 1 відповідачу 2 свідоцтва України № 47360.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торговельна марка відповідача-2 не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим абз.2 ч.3 ст.6 та абз.5 ч.2 ст.6 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, а саме є такою, що схожа настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою ”ТИТАН”, раніше поданою та зареєстрованою  за свідоцтвом України № 43728 на ім’я третьої особи, а також є оманливою або такою, що може ввести в оману споживача щодо особи виробника товару, оскільки в процесі використання породжує або може породити у свідомості споживача асоціації, пов’язані з певним виробником (позивачем), які насправді не відповідають дійсності. Крім того, відповідач 1, видавши свідоцтво України № 47360, порушив норми ч.1 ст.5, абз.2 ч.3 ст.6, абз.5 ч.2 ст.6 та ст.16 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг

В зв’язку з цим позивач вважає, що свідоцтво України № 47360 на торговельну марку ”ТІТАН BI-FORCE” має бути визнано недійсним повністю на підставі пп. а) ч.1 ст.19 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

В якості доказу схожості торговельних марок ”ТИТАН” та ”ТІТАН BI-FORCE” у позовній заяві наводиться складений представником позивача аналіз їх звукової, графічної та смислової схожості.

Представник третьої особи у своїх письмових поясненнях повністю підтримав доводи позовної заяви, додаткових доказів не надав.

Відповідач 1 у відзиві на позовну заяву просив відмовити в задоволенні позовних вимог повністю на підставі того, що рішення про видачу свідоцтва України № 47360 було прийнято в результаті проведення компетентним органом експертизи заявки відповідно до ст.10 закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, в результаті якої було встановлено, що заявлене позначення ”ТІТАН BI-FORCE” відповідає умовам надання правової охорони.

Представниками позивача та відповідача 2 було заявлене клопотання про призначення по справі судової експертизи для з’ясування питань з приводу тотожності, ступеню схожості порівнюваних позначень, спорідненості товарів, для яких зареєстровано торговельні марки, а також щодо оманливості позначення за свідоцтвом України № 47360.

Зважаючи на те, що питання про схожість позначень є суттєвим для прийняття рішення по суті і для вирішення потребує застосування спеціальних знань, в цій частині клопотання задоволено. В той же час, оскільки товари 9 класу МКТП ”акумулятори електричні до транспортних засобів”, для яких зареєстровано торговельну марку за свідоцтвом України № 47360, наведені в переліку товарів 9 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельну марку за свідоцтвом України № 43728, питання щодо визначення спорідненості товарів, в даному випадку не вимагало застосування спеціальних знань, внаслідок чого в задоволенні цієї частини клопотання позивача йому було відмовлено.

Ухвалою суду від 28.04.06 р. було призначено судову експертизу, на вирішення  були поставлено наступні питання:

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 47360 тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 43728?

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 47360 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товарів, які розповсюджуються під знаком для товарів і послуг за свідоцтвом №43728 або щодо особи виробника цих товарів –ТОВ “Тубор”?

У висновку № 192 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 06.02.07 р. експертом було надано негативні відповіді на поставлені запитання. Крім того, експерт  в порядку, передбаченому ч.2 ст.42 ГПК України та пп..2.2.4. ”Інструкції про призначення та проведення судових експертиз”, затв. наказом МЮ України від 08.10.98 р. № 53/5 з подальшими змінами, було вказано, що до дати подання заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг ”ТИТАН” за свідоцтвом України № 43728 вірогідно вже існувало позначення ”ТІТАН BI-FORCE” на виробах підприємства, а також дистинктивна частина ”ТІТАН” входила до складу фірмового найменування підприємства ”Акумуляторний завод ”ТИТАН”.

Позивачем було подано письмові пояснення щодо висновку судової експертизи та клопотання про призначення повторної судової експертизи на підставі того, що:

- ухвалою суду проведення судової експертизи було доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, який не належить до державних спеціалізованих установ, передбачених ст.7 Закону України ”Про судову експертизу” від 25.02.94 р.,  а також не має відповідної ліцензії, а тому не може бути суб’єктом судово-експертної діяльності;

- позивач має сумніви щодо компетентності експерта, вважає, що експертом були допущені помилки.

При вирішенні клопотання позивача про призначення повторної судової експертизи суд виходив з наступних міркувань.

Судом у п.1 ухвали від 28.04.06 р. проведення судової експертизи було доручено не Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, як експертному закладу, а судовим експертам, що в ньому працюють.

Експертизу було проведено Васьковською Т.А., яка має вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, атестована та отримала кваліфікацію судового експерта, у тому числі за спеціальністю 13.6 ”Дослідження, пов’язані  з охороною прав на знаки для товарів і послуг”, внаслідок чого відповідає вимогам до особи судового експерта, встановленим ст.10 Закону України ”Про судову експертизу”.

Статті 7 та 10 Закону України ”Про судову експертизу” в редакції від 20.12.2005р., чинній на дату призначення судової експертизи, не містять такої вимоги до осіб, що здійснюють судово-експертну діяльність, як наявність відповідної ліцензії. Крім того, Закон України ”Про ліцензування певних видів господарської діяльності” в чинній редакції не відносить до видів підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню, діяльність з проведення судових експертиз.

Вказані у клопотанні та письмових поясненнях представника позивача сумніви у компетентності судового експерта не враховані судом з огляду на те, що вирішення питань, поставлених судом на розгляд експертизи, потребувало застосування спеціальних знань щодо експертизи позначень на відповідність умовам надання їм правової охорони в якості торговельних марок, якими повинен володіти судовий експерт в силу свого статусу, в той час як представник позивача протиставляє висновку судової експертизи власні суб’єктивні міркування.

У п.9.2. роз’яснень Вищого арбітражного суду України від 11.11.98 р. N 02-5/424 ”Про деякі питання практики призначення судової експертизи” зазначається, що повторна судова експертиза призначається, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

Оскільки підстави для призначення повторної експертизи відсутні, в задоволенні клопотання позивача про її призначення  відмовлено.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення сторін суд відмовляє в задоволенні позовних вимог з огляду на наступне.

Згідно з пп. а) ч.1 ст.19 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абз.2 ч.3 ст.6 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

У п.1 заключної частини висновку експерта вказано, що комбіноване позначення ”ТІТАН BI-FORCE” та словесний знак за свідоцтвом № 43728 –”ТИТАН”  не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до абз.5 ч.2 ст.6 закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

У п.2 заключної частини висновку експерта вказано, що знак за свідоцтвом № 47360 не є таким, що може ввести в оману щодо товарів, які розповсюджуються під знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № 43728, а також щодо виробника цих товарів –Товариства з обмеженою відповідальністю ”Тубор”.

Висновок  № 192 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 06.02.07 р. був складений на виконання ухвали суду про призначення судової експертизи особою, яка відповідає вимогам, встановленим ст.10 Закону України ”Про судову експертизу”, а тому є належним доказом. Вказаний висновок узгоджується з іншим доказом у справі –висновком про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, складеним компетентним органом за результатами перевірки позначення ”ТІТАН BI-FORCE” на відповідність умовам надання правової охорони, які визначаються за ст.ст. 5 та 6 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

В зв’язку з цим  суд вважає встановленим, що на позначення ”ТІТАН BI-FORCE” за свідоцтвом України № 47360 не можуть бути поширені підстави для відмови в наданні правової охорони, передбачені абз.2 ч.3 ст.6 та абз.5 ч.2 ст.6 закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, оскільки воно не є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України № 43728, а також не є таким, що може ввести в оману щодо товарів, які розповсюджуються під знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № 43728, а також щодо виробника цих товарів –Товариства з обмеженою відповідальністю ”Тубор”.

Таким чином, відсутні підстави для задоволення позовних вимог про визнання свідоцтва України № 47360 на знак для товарів і послуг недійсним та зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести відомості про це до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати їх в офіційному бюлетені ”Промислова власність”.

Відповідно до абз.4 та.5 ч.5 ст.16 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Зважаючи на те, що позначення ”ТІТАН BI-FORCE” за свідоцтвом України № 47360 не є схожим настільки, що його можна сплутати торговельною маркою за свідоцтвом України № 43728, а також не є таким. що може ввести в оману щодо товарів та особи виробника, відсутні підстави для задоволення позовної вимоги про заборону відповідачу 2 використовувати позначення ”ТІТАН BI-FORCE” за свідоцтвом України № 47360 для товарів 9 класу МКТП, а саме для акумуляторів електричних до транспортних засобів.

Крім того, суд приходить до висновку про відсутність для задоволення позовних вимог з огляду на таке.

У позовній заяві позивач зазначає, що звертається до суду на підставі ст.1 ГПК України, з метою захисту виключних прав на торговельну марку за свідоцтвом України № 43728, наданих йому за ліцензійним договором б/н від 24.01.06 р., які були порушені наданням відповідачем 1 правової охорони позначенню відповідача 2.

Як встановлено судом, відповідач 1 подав заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг ”ТІТАН BI-FORCE” 29.04.2003 та 15.02.2005р. було здійснено публікацію про видачу свідоцтва України № 47360.

Згідно з ч.2 ст.16 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим законом. При цьому ч.1 цієї статті вказує, що права, що випливають зі свідоцтва діють від дати подання заявки.

Отже, відповідач 1 одержав право використовувати позначення ”ТІТАН BI-FORCE” з 29.04.2003р.

У позивача права на використання торговельної марки ”ТИТАН” та інші права, що засвідчуються свідоцтвом України № 43728, виникли не з дати подання заявки на реєстрацію вказаної торговельної марки (17.04.2002), а з дати одержання позивачем від третьої особи виключної ліцензії на використання торговельних марок, тобто з дати набуття чинності  ліцензійного договору, якою, згідно з п.6.1 договору є  24.01.06 р.

Таким чином, виключне право використовувати торговельну марку ”ТИТАН” та інші права, зазначені в ліцензійному договорі б/н від 24.01.06 р., позивач набув вже після того, як у відповідача 1 виникло право на використання торговельної марки  ”ТІТАН BI-FORCE”.

Внаслідок цього, наданням відповідачем 1 правової охорони позначенню відповідача 2 за свідоцтвом України № 47360 не могли бути порушені виключні права позивача на використання торговельної марки за свідоцтвом України № 43728, оскільки у позивача не існувало таких прав як на дату подання заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг ”ТІТАН BI-FORCE” - 29.04.2003р., так і на дату опублікування відомостей про видачу свідоцтва України № 47360 - 15.02.2005р.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 49, 82-85 ГПК України, ст. ст. 5, 6, 16, 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», суд, -

ВИРІШИВ:

1.          В позові відмовити повністю.

2.          На це рішення може бути подана апеляційна скарга протягом 10 днів з дня його прийняття.

Суддя                                                                                  Л.В. Прокопенко