ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Кіровоградської області
РІШЕННЯ

"30" травня 2007 р.
Справа №  3/56

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Змеула О.А. розглянув у судовому засіданні справу № 3/56

за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Слов'янський базар", м. Київ

до відповідача: підприємства громадського об'єднання "Асоціація підтримки вітчизняного товаровиробника "Фірма Ласка",  м. Кіровоград

треті особи в справі, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача:

І - товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародна асоціація шоу-програм "Телефан", м. Київ,

ІІ - приватне підприємство фірму "Шисхол", м. Миколаїв

про заборону використання позначення, вилучення із цивільного обороту товару, стягнення шкоди в сумі 51882,19 грн., моральної шкоди в сумі 30000 грн.,

Представники:

від відповідача - Нікішов Г.І., довіреність № б/н від 26.04.07, представник;

від позивача, третіх осіб - участі не брали.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Слов'янський базар" (далі - Товариство) подано позовну заяву, яка містить наступні позовні вимоги:

припинити незаконне використання підприємством громадського об'єднання "Асоціація підтримки вітчизняного товаровиробника "Фірма-Ласка" (далі - Підприємство) знаку для товарів і послуг "Звездная Фортуна" під час маркування назви морозива;

вилучити із товарного обігу та зняти з виробництва морозива "Звездная Фортуна", яке виробляє відповідач;

відшкодувати Товариству завданих збитків в результаті незаконного використання знаку для товарів і послуг, а саме – 6469 грн. 73 коп. реальних збитків, 64697 грн. 30 коп. упущеної вигоди, 100000 грн. моральної шкоди;

вилучити морозиво, що містить позначення "Звездная Фортуна".

У клопотанні про зміну позовних вимог від 17.01.2006 року зазначені вимоги до відповідача наступного змісту:

заборонити Підприємству використовувати позначення "Звездная Фортуна";

зобов'язати відповідача відшкодувати Товариству матеріальну шкоду, заподіяну використанням позначення "Звездная Фортуна", схожим із зареєстрованим знаком "ЗОЛОТА ФОРТУНА", в сумі 51882,19 грн., моральну шкоду в сумі 30000 грн.

У результаті заслуховування пояснення представника відповідача, дослідженні матеріалів справи, господарський суд встановив наступне.

Фізичній особі Акімову Д.І. та приватному підприємству "Міжнародна асоціація шоу-програм "Телефан" 15.09.2000 року Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України видано свідоцтво України № 16283 на знак для товарів і послуг (словесне позначення "ЗОЛОТА ФОРТУНА") для товарів і послуг 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), в тому числі в 30 класі - для морозива.

За рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 зареєстровано договір, відповідно до умов якого право власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 16283 Акімовим Д.І. передано ТОВ "Троговий дім "Слов'янський базар"

За доповненням до свідоцтва України № 16283 на знак для товарів і послуг (словесне позначення "ЗОЛОТА ФОРТУНА") від 15.12.2003 його власниками є Товариство (позивач) разом з товариством з обмеженою відповідальністю "Міжнародна асоціація шоу-програм "Телефан" (далі – ТОВ “Міжнародна асоціація шоу-програм "Телефан").

Власниками свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 16283, а саме позивачем і ТОВ "Міжнародна асоціація шоу-програм "Телефан" та приватним підприємством фірмою "Шисхол" (далі – ПП "Шисхол") 01.02.2002 укладено ліцензійний договір № 01/02, відповідно до умов якого ПП "Шисхол" отримало невиключне право на використання зареєстрованого позначення “ЗОЛОТА ФОРТУНА” (свідоцтво України № 16283) для товарів 30 класу МКТП, зокрема, для морозива.

Рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 13.05.2002 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг внесено відомості про видачу ПП "Шисхол" невиключної ліцензії згідно з умовами зазначеного договору;

ПП "Шисхол" з 2002 року виробляє і реалізує морозиво, для якого використовує торговельну марку "ЗОЛОТА ФОРТУНА" шляхом нанесення відповідного позначення на упаковку цього товару.

Протягом 2003 – 2005 років Підприємство випускало в цивільний оборот морозиво з використанням позначення "звездная ФортунА".

Висновок експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 30.11.2005 № 105 у відповідності до частини 5 ст. 42 ГПК України для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу. Зокрема, за правилом, що ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, що діяла на час виникнення спірних правовідносин) взаємовідносини при користуванні знаком, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва. Такі ж приписи містить й пункт 3 цієї статті в редакції, чинній на час виникнення спору.

Власником свідоцтва України № 16283 на знак для товарів і послуг (словесне позначення "ЗОЛОТА ФОРТУНА") є позивач та ТОВ "Міжнародна асоціація шоу-програм "Телефан", яке також є й стороною за ліцензійним договором від 01.02.2002 № 01/02 з ПП "Шисхол".

Наявна в матеріалах справи додаткова угода № 1 до ліцензійного договору від 01.02.2002 № 01/02 містить відомості щодо передачі позивачем і ТОВ "Міжнародна асоціація шоу-програм "Телефан" права на використання зареєстрованого позначення "ЗОЛОТА ФОРТУНА" ПП "Шисхол" за винагороду в розмірі 5 % від відпускної вартості кожної одиниці продукції з використанням знака "ЗОЛОТА ФОРТУНА".

Позовні вимоги ґрунтуються на тому, що Товариство має права на використання зареєстрованого позначення на свій розсуд та на заборону його використання без згоди власника, Товариство не отримало винагороду в розмірі 5% від відпускної вартості виготовленої продукції згідно з умовами ліцензійного договору з ПП "Шисхол", який недоотримав запланований прибуток, Товариство зазнало приниження честі, гідності та ділової репутації підприємства в зв'язку з незаконним використанням знака для товарів і послуг.

При вирішенні спору про відшкодування моральної шкоди враховується постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 № 4 "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди", зокрема, під немайновою шкодою, заподіяною юридичній особі, слід розуміти втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку з приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності.

Відповідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності обов'язковому з'ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні.

У даному випадку позивач не підтвердив документально факт заподіяння йому моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового характеру та  якими саме діями вони були завдані.

Із поданих відповідачем матеріалів слідує, що у 2000 році ТОВ "ЛАСКА", м. Кіровоград, розробило зразок пакувальної плівки для морозива під назвою "звездная ФортунА" (як зазначає це найменування відповідач у справі).

На підставі контракту на виготовлення (передачу) пакувальної плівки від 10.04.2000 року, укладеного між ТОВ "Ласка" і ТОВ "Трелакс ЛТД", ТОВ "ЛАСКА" замовило виготовлення 10 кг пакувальної плівки під назвою "звездная ФортунА".

На підставі договору про надання рекламних послуг від 06.06.2000 року, укладеного між ТОВ "ЛАСКА" та ТОВ "Гарант Ойл", ТОВ "ЛАСКА" рекламувало морозиво під назвою "звездная ФортунА".

Зазначені вище угоди були виконані сторонами в повній мірі.

20 листопада 2002 року ТОВ "ЛАСКА" уклало з ПГО АПВТ "Фірма - Ласка" договір про передачу прав на використання об'єкту творчої діяльності. За умовами зазначеного договору ТОВ "ЛАСКА" передала ПГО АПВТ "Фірма - Ласка" право на використання етикетки - упаковки для морозива "звездная ФортунА" для виробництва морозива. Даний договір діяв до отримання ТОВ "ЛАСКА" патенту на промисловий зразок на етикетку - упаковку для морозива "звездная ФортунА", а саме до 15.12.2005 року.

З 16.12.2005 року ПГО АПВТ "Фірма - Ласка" почало використовувати етикету - упаковку для морозива "звездная ФортунА" на підставі ліцензійного договору "Про передачу прав на використання промислового зразка", що відповідає правилам ст. 1109 ЦК України.

Відповідно до положень Цивільного кодексу України 2003 року до об'єктів інтелектуальної власності та права власності належать зокрема, промислові зразки та торгівельні марки (знаки для товарів і послуг), які хоча і відносяться до різних об'єктів інтелектуальної власності, але в рівній мірі підлягають захисту.

За частиною 3 ст. 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної масності, є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності й обмежений у його здійсненні.

Частиною 3 ст. 426 Цивільного кодексу України встановлено, що використання об'єкта інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим кодексом та іншими законами.

Статтею 464 Цивільного кодексу України встановлено, що майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: виключене право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання.

Таким чином, право заборонити ПГО АПВТ "Фірма - Ласка" використовувати промисловий зразок на етикетці - упаковці для морозива "звездная ФортунА", враховуючи всі позначення, які містяться на цій упаковці, належить ТОВ "ЛАСКА", якому належить патент на даний промисловий зразок.

Оскільки ПГО АПВТ "Фірма - Ласка" використовує промисловий зразок етикетки - упаковки для морозива "звездная ФортунА" на підставі ліцензійного договору від 16.12.2005 року, а до 16.12.2005 року використовувало його на підставі договору про передачу прав на об'єкт творчої діяльності від 20.11.2002 року, укладеного з ТОВ "ЛАСКА", то використання ПГО АПВТ "Фірма - Ласка" етикетки - упаковки для морозива "звездная ФортунА", з усіма позначеннями, які містяться на цій упаковці, є правомірним.

Враховуючи те, що ТОВ "ЛАСКА" ще у 2000 році розробило зразок етикетки - упаковки для морозива "Звездная ФортунА", планувало його виробляти, що підтверджується замовленням на виготовлення пакувальної плівки та рекламуванням морозива, то ТОВ "ЛАСКА" здійснило значну підготовку по використанню об'єкту інтелектуальної власності у вигляді етикетки - упаковки для морозива "звездная ФортунА", враховуючи всі позначення, які містяться на упаковці, та використало його шляхом передачі на нього прав ПГО АПВТ "Фірма - Ласка".

За правилами ст. 470 Цивільного кодексу України будь - яка особа, яка до дати подання заявки на промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Відповідно до ст. 500 Цивільного кодексу України будь - яка особа, яка до дати подання заявки на торгівельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торгівельну марку в Україні або здійснила значну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Із викладеного вище  слідує, що всі дії ТОВ "ЛАСКА" і ПГО АПВТ "Фірма - Ласка" здійснювались у відношенні етикетки - упаковки для морозива "звездная ФортунА", а не у відношенні упаковки "ЗОЛОТА ФОРТУНА".

Таким чином, господарський суд дійшов висновку про те, що вимоги позивача щодо заборони використання позначення "звездная ФортунА" на етикетці - упаковці для морозива, яке виробляється ПГО АПВТ "Фірма Ласка", у зв'язку із схожістю позначення із знаком для товарів і послуг згідно свідоцтва № 16283 від 15.09.2000 року, є безпідставним. Право вимоги щодо заборони ПГО АПВТ "Фірма - Ласка" використовувати промисловий зразок на етикетці - упаковці для морозива "звездная ФортунА" належить ТОВ "ЛАСКА", якому належить патент на даний промисловий зразок.

Відносно вимоги про стягнення матеріальної шкоди господарський суд виходить з наступного.

Морозиво з найменуванням "ЗОЛОТА ФОРТУНА" випустило ПП "Шисхол", яке використовувало знак для товарів і послуг "ЗОЛОТА ФОРТУНА" на підставі ліцензійного договору № 01/02.

У відповідності до вимог ст. 36 Господарського процесуального кодексу України письмовими доказами є документи і матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або належним чином засвідченій копії.

Дані про обсяги продажу морозива під назвою "ЗОЛОТА ФОРТУНА" можуть містити первинні бухгалтерські документи, тобто накладні, податкові накладні, рахунки фактури, договори на реалізацію і т.д.

Господарським судом першої інстанції ухвалою від 09.11.2006 року від позивача витребувано  інформацію щодо фактичного строку та обсягу (вартості) виготовленого приватним підприємством "Шисхол" морозива з використанням торгівельної марки "ЗОЛОТА ФОРТУНА" за ліцензійним договором від 01.02.2002 року № 01/02; докази виконання умов додаткової угоди № 1 від 01.02.2002 року; інформацію про щоквартальний доход у 2002 - 2003 роках; дані про фактичний  початок та обсяг виробництва спірної продукції в межах 2002-2005 роках.

Також господарським судом першої інстанції ухвалою від 23.01.2007 року від ПП "Шисхол" витребувано відомості про обсяги виробництва морозива під торговельною маркою "ЗОЛОТА ФОРТУНА", а також за можливості документальне підтвердження.

Розгляд справи господарський суд неодноразово відкладав за клопотанням позивача, при цьому строк вирішення спору за заявою позивача, погодженою з відповідачем, продовжено до 02.06.2007 року.

Проте витребувані документи так і не були подані.

У матеріалах справи № 3/56 відсутні будь - які первинні документи завірені належним чином, а саме печаткою приватного підприємства "Шисхол" (третя особа в справі) щодо обсягів продажу морозива під назвою "ЗОЛОТА ФОРТУНА" у 2002, 2003, 2004, 2005 роках.

За викладених обставин та наявних у справі документів господарський суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог.

Судові витрати у справі покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 49, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРIШИВ:

У задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Рішення набирає  законної сили після закінчення  десятиденного  строку з дня його підписання, оформленого відповідно ст. 84 ГПК України.

Суддя