КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2007                                                                                           № 21/565

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:                              Андрієнка  В.В.

суддів:

при секретарі:

За участю представників:

від позивача -не з'явився

від відповідача Туз А.І., довіреність б/н від 12.01.07 р.,

третьої особи  - не з'явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариство з обмеженою відповідальністю "Сучасні комп"ютерні технології"

на рішення Господарського суду м.Києва від 26.02.2007

у справі № 21/565

за позовом                               Товариство з обмеженою відповідальністю "Сучасні комп"ютерні технології"

до                                                   Товариство з обмеженою відповідальністю "Сігма-профі"

третя особа           Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти інауки України

про                                                  визнання права попереднього користувача на знак для товарів та послуг

Суть рішення і скарги:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Сучасні комп”ютерні технології”  (надалі – ТОВ “Сучасні комп”ютерні технології”, Позивач) звернулося в господарський суд м. Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю “Сігма-профі” (надалі – ТОВ ”Сігма-профі”, Відповідач), третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (надалі – Департамент, Третя особа), про визнання права попереднього користування на знак для товарів та послуг.

Рішенням господарського суду м. Києва від 26.02.2007р. у справі № 21/565 в задоволенні позову ТОВ “Сучасні комп”ютерні технології” відмовлено повністю.

Не погоджуючись з рішенням суду, Позивач подав на нього апеляційну скаргу, в якій просив повністю скасувати рішення господарського суду м. Києва від 26.02.2007р. у справі № 21/565  та прийняти нове рішення, яким його позов задовольнити – визнати за  ТОВ “Сучасні комп”ютерні технології” право попереднього користування на знаки для товарів та послу “ProfiLine”, “Profiline” та “ПРОФІЛАЙН” за класами МКТП 01, 09, 16; 01, 09, 16, 20, 35, 42; 01, 09, 16, відповідно.

Обгрунтовуючи свої вимоги Позивач вказував на те, що при винесенні оскаржуваного рішення суд першої інстанції неповно з”ясував всі обставини, які мають значення для справи, а самі висновки суду, викладені в його рішенні, не відповідають фактичним обставинам справи. Крім того, на думку заявника, судом були порушені норми матеріального та процесуального права, а саме: ст.ст. 470, 480 і 500 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України), ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України (надалі – ГК України), п. 4 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, а також ст. 84 Господарського процесуального кодексу України (надалі – ГПК України), які є підставами для скасування такого судового рішення.

Позивач в засідання суду апеляційної інстанції не з”явився, проте надіслав на адресу суду телеграму, в якій просив розглянути справи без його участі.

Представник Відповідача надав суду свій відзив на апеляційну скаргу, в якому не погоджувалася з доводами та вимогами, що були викладені Позивачем в його апеляційній скарзі та вважала, що рішення господарського суду м. Києва від 26.02.2007р. у даній справі є законним, об”єктивним і таким, що відповідає дійсним обставинам справи, а тому просив залишити це рішення без змін, а апеляційну скаргу Позивача – без задоволення.

Представник Третьої особи в судове засідання не з”явився, не повідомивши суд про причини своєї неявки.

На думку суду апеляційної інстанції, неявка Позивача та представника Третьої сторони в судове засідання, в даному випадку, не перешкоджає розглядові та вирішенню справи без їх участі.

Заслухавши пояснення представника Відповідача в судовому засіданні, дослідивши та вивчивши матеріали справи, Київський апеляційний господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Як вказувалось вище, ТОВ “Сучасні комп”ютерні технології” звернулося в господарський суд м. Києва з позовом до ТОВ “Сігма-профі”, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, про визнання права попереднього користування на знаки для товарів та послуг “ProfiLine”, “Profiline” та “ПРОФІЛАЙН” за класами МКТП 01, 09, 16; 01, 09, 16, 20, 35, 42; 01, 09, 16, відповідно, однак рішенням господарського суду м. Києва від 26.02.2007р. у справі № 21/565 в задоволенні даного позову було відмовлено повністю.

Приймаючи вказане рішення суд першої інстанції, зокрема, виходив з того, що Позивач не надано достатніх доказів, які підтверджували б реальне використання ним торгової марки “ProfiLine” до дати її пріоритету або значну та серйозну підготовку для її використання саме відносно об”єктів (товарів) для яких її було зареєстровано, тобто у основний спосіб використання знаку.

У зв”язку з цим, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду погоджується з вказаним висновком місцевого господарського суду про необґрунтованість доводів Позивача та відмову в задоволенні його позовних вимог, з огляду на наступне.

Як видно з матеріалів справи, 17.07.2006р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України було видано ТОВ “Сігма-профі” свідоцтво на знак для товарів та послуг “РROFILINE” за № 64877 з пріоритетом від 17.11.2005р.

Відповідно до ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно ст. 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки,в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

У зв”язку з цим, можна зробити висновок, що на підставі свідоцтва № 64877 з пріоритетом від 17.11. 2005р., Відповідач по справі володіє майновими правами на торгівельну марку “РROFILINE”.

Разом з тим, відповідно до ст. 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Крім того, право попереднього користувача щодо винаходу корисної моделі, промислового зразку та компонування ІМС передбачається також ст.ст. 470 та 480 ЦК України, яке передбачає наступне.

Під здійсненням та серйозною підготовкою щодо права попереднього користувача на торговельну марку розуміється така підготовка, яка потребувала певних інтелектуальних, організаційних, промислових, фінансових та трудових зусиль і затрат, зокрема, комплекс заходів, що забезпечують готовність до виробництва та реалізації товару або надання послуг з використанням певної торговельної марки, тобто наявність повних комплектів конструкторської та технологічної документації, засобів технологічного оснащення, необхідних для виготовлення товару або для надання послуги.

Право попереднього користувача виникає за одночасної наявності таких умов:

-          має бути створений тотожний об”єкт права інтелектуальної власності в результаті

самостійної творчої роботи іншими особами;

-          ця торгова марка має бути реально застосована особою, яка претендує на визнання її

попереднім користувачем, або, принаймні, вона має здійснити значну підготовку для

застосування цього об”єкта права інтелектуальної власності;

-          використання чи підготовка до використання повинні мати місце лише на території

України. Застосування торгової марки за межами України не може бути підставою для

набуття користувачем особливих прав;

-          зазначені дії мають бути вчинені до дати подання заявки на торгову марку або до

дати її пріоритету.

З огляду на це, апеляційна інстанція погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що використання торгівельної марки та значна та серйозна підготовка до використання торгівельної марки має відбуватися саме щодо використання знаку чи підготовки до використання знаку для товарів щодо яких зареєстрована торгівельна марка або щодо послуг по введенню в цивільний оборот виготовленого товару з нанесенням на нього торгівельної марки. При цьому право попереднього користувача обмежується обсягом, в якому здійснювалося або передбачалось здійснювати використання торгівельної марки.

Відповідно до ч. 2 ст. 157 ГК України, використанням торговельної марки у сфері господарювання визначається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов”язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Частиною четвертою статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” під використанням знака розуміється нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов”язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

У своєму позові ТОВ “Сучасні комп”ютерні технології” стверджує, що оскільки воно до дати пріоритету заявки Відповідача добросовісно використав торговельну марку “ProfiLine” та здійснив значну серйозну підготовку для використання цієї торговельної марки, що підтверджується, за його переконанням, здійсненою ним у травні - листопаді 2005р. реалізацією ТОВ “Фірма “Согдіана”, ТОВ “Сотта-плюс”, ТОВ “НВТ” та СПД Могілатенко О.М. продукції торгівельної марки “ProfiLine”, придбанням у травні - серпні 2005р. у ТОВ “Маріупольелектросервіс” продукції, в тому числі – з торгівельною маркою “ProfiLine”; укладанням 01.05.2005р. договору з СПД Могілатенко О.М. про надання рекламно-інформаційних послуг в мережі Інтернет щодо розміщення реклами “ProfiLine” на інформаційному порталі “Бізнес Маріуполь”; здійсненням значної і серйозної підготовки щодо використання знаку для товарів і послуг “ProfiLine”, який належить ТОВ “Компанія Профилайн”; укладанням 10.10.2005р. Договору з ПП Безугловим В.О. про надання рекламних та маркетингових послуг, згідно якого передбачено проведення рекламної кампанії продукції торгівельної марки “ProfiLine” та ін., то згідно ст. 500 ЦК України, він має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Так, 01.05.2005р. Позивачем було укладено з СПД - фізичною особою Могілатенко О.М. договір № 15, відповідно до умов якого останній взяв на себе зобов”язання по наданню для Позивача рекламно-інформаційних послуг в мережі Інтернет, а останній зобов”язався оплатити послуги відповідно до умов цього договору. Додатком № 1 до договору визначено, що СПД - фізичною особою Могілатенко О.М. надаються послуги з розміщення реклами “ProfiLine”, на інформаційному порталі “Бизнес Мариуполь”, а 29.06.2005р. сторонами цього Договору було складено Акт про виконання СПД - фізичною особою Могілатенко О.М. робіт з розміщення реклами “ProfiLine” на інформаційному порталі “Бизнес Мариуполь”.

Крім того, в період з 05.05.2005р. по 31.08.2005р. Позивач придбав у ТОВ “Маріупольелектросервіс” по видатковим накладним № РН-0000011 від 05.05.2005р., № РН-0000012 від 23.05.2005р. і № РН000837 від 31.08.2005р., товар, в тому числі - тонери, картриджи, фотопапір двосторонній матовий і глянцевий, а також чорнила з торговою маркою “РrofiLine”.

Згідно видаткової накладної № К1231 від 30.09.2005р. Позивач здійснив продаж товару СПД - фізичній особі Могілатенко О.М., в тому числі - тонерів, картриджів з торговою маркою “РrofiLine”.

19.09.2005р. між Позивачем та ТОВ “Компанія Профілайн” (м. Москва, РФ) було укладено Договір № 4, згідно умов якого ТОВ “Компанія Профілайн” доручила, а Позивач взяв на себе зобов”язання з поширення та реалізації витратних матеріалів, носіїв інформації, комп”ютерних аксесуарів та фотопаперу китайського заводу-виробника в країнах СНД. Відповідно до п.п. 1.2. і 1.3. цього Договору ТОВ “Компанія Профілайн” делегувало Позивачеві права: по організації рекламних кампаній, реалізації продуктів, що представлені на офіційному сайті за адресою: www.profilline.ru, проведенню роз”яснювальної роботи юридичним та фізичним особам в Україні про діяльність Товариства, організації дилерської мережі в Україні та на ринках Позивача.

Проте, в матеріалах справи відсутні докази виконання сторонами умов вказаного договору.

05.10.2005р., Позивач уклав із ЗАТ “Лема” договір № 57 на транспортно-експедиційне обслуговування вантажу, а також договір про співробітництвом між названими вище сторонами, згідно умов якого ЗАТ “Лема”, за дорученням Позивача по справі, взяло на себе зобов”язання здійснювати операції, необхідні для митного оформлення товарів, що переміщаються Позивачем через митну території України, виконувати посередницькі функції, пов”язані з митним оформленням, сплачувати за рахунок Позивача всі необхідні для митного оформлення митні платежі і т.ін.

Проте, в матеріалах справи також відсутні будь-які докази про виконання умов цих договорів сторонами, а також відсутня інформація про товар, який поставлявся, якщо такі поставки відбувалися.

10.10.2005р. між Позивачем та ПП Безугловим В.О. було укладено договір № 29 про надання рекламних та маркетингових послуг, а 29.09.2006р. сторони підписали Акт № ОУ-0000016 здачі-приймання робіт (наданих послуг), згідно якого ПП Безугловим В.О. на виконання умов вказаного договору № 29 надано послуг з комплексного рекламного обслуговування за період з жовтня 2005р. по вересень 2006р., а Позивачем прийнято ці послуги. При цьому в матеріалах справи не має доказів того, що було предметом реклами по даному договору і рекламна компанія якої продукції, товару чи послуг була проведена. Представлені суду Календарні плани рекламних та маркетингових міроприємств для ТМ “ProfiLine”, на жовтень 2005р., листопад 2005р. і грудень 2005р. не свідчать про те, що вони були укладені на виконання умов саме цього договору. Також, не надано жодного доказу того, що рекламні та маркетингові міроприємства для торгової марки “ProfiLine”, вартість яких визначена в календарних планах, проводились сторонами.

Також, з актів здачі-приймання робіт (наданих послуг) вбачається, що Позивачем підприємствам ТОВ “Фірма Согдіана”, ТОВ “Сотта-плюс” і ТОВ “НВТ” надавались послуги по заправці оргтехніки тонером торгової марки “ProfiLine”.

Таким чином, з матеріалів справи не вбачається, що Позивачем було здійснено саме використання торгівельної марки, права на які належать Відповідачеві на підставі свідоцтва №64877 щодо товарів, для яких вона була зареєстрована.

Тому, оцінивши представлені Позивачем докази по справі, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про те, що такі не підтверджують у достатньому обсязі використання чи значну та серйозну підготовку до використання торгівельної марки “ProfiLine”, саме відносно об”єктів (товарів) для яких її було зареєстровано, тобто, у основний спосіб використання знаку.

Що стосується посилання Позивача на здійснення значної та серйозної підготовки до використання торгівельної марки “ProfiLine”, то суд вважає, що надані докази не підтверджують понесення Позивачем значних фінансових затрат та великих інтелектуальних, організаційних, трудових зусиль тощо, а отже – підготовку до використання торгівельної марки Позивачем, дійсно, не можна вважати значною та серйозною і такою, що надає йому права на використання торгівельної марки “ProfiLine”,  без дозволу особи, яка володіє майновими правами на вказану торгівельну марку на підставі свідоцтва № 64877, яке було видано державною установою відповідно до встановленого чинним законодавством порядку.

З огляду на вищенаведене, Київський апеляційний господарський суд погоджується з місцевим господарським, що вимоги Позивача є необгрунтованими і такими, що  задоволенню не підлягають.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, обов”язок доказування та подання доказів розподіляється  між сторонами виходячи з того, хто посилається на певні юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги та заперечення.

Проте, в даному випадку Позивачем, всупереч вимог вказаної норми закону, не було надано суду апеляційної інстанції належних доказів на підтвердження своїх доводів та вимог, заявлених в апеляційній скарзі.

За таких умов, апеляційний господарський суд вважає, що рішення господарського суду м. Києва  від 26.02.2007 р. у справі 21/565, яке було прийнято по даній справі, у зв”язку з повним з”ясуванням обставин, що мають значення для справи, які  господарський суд м. Києва визнав встановленими, та відповідністю висновків, викладених в рішенні суду дійсним обставинам справи, а також у зв”язку з правильним застосуванням норм матеріального і процесуального права, є законним і обґрунтованим.

Підстав, для скасування або зміни вказаного судового рішення та задоволення апеляційної скарги ТОВ “Сучасні комп”ютерні технології”, суд апеляційної інстанції не знаходить.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 32 - 34, 36, 91, 92, 99, 101 – 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу ТОВ “Сучасні комп”ютерні технології” залишити без задоволення, а рішення господарського суду м. Києва від 26.02.2007р. у справі № 21/565  за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю “Сучасні комп”ютерні технології” до Товариства з обмеженою відповідальністю “Сігма-профі”, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, про визнання права попереднього користування на знак для товарів та послуг, – без змін.

2. Справу № 21/565  повернути до господарського суду м. Києва.

Головуючий суддя

Судді

07.06.07 (відправлено)