ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2007 р.
№ 9/390-06

Вищий господарський суд України у складі:  суддя Селіваненко В.П. –головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш", м. Суми (далі –                  ВАТ "Сумигазмаш")

на рішення господарського суду Сумської області від 30.10.2006 та

постанову Харківського апеляційного господарського суду від 13.12.2006

зі справи № 9/390-06

за позовом ВАТ "Сумигазмаш"

до відкритого акціонерного товариства "Науково-виробниче акціонерне товариство "ВНДІкомпресормаш", м. Суми (далі –ВАТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш "),

спільного українсько-білоруського підприємства "Укртехносинтез" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, м. Суми (далі –СП "Укртехносинтез"), та

концерну "Укрросметал", м. Суми

про зобов’язання вчинити певні дії.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ВАТ "Сумигазмаш" звернулося до господарського суду Сумської області з позовом (з урахуванням уточнень позовних вимог) про зобов’язання відповідачів:

- припинити використання, в тому числі: виробництво, введення в господарський оборот, пропонування для продажу компресорного блоку автомобільної газонаповнювальної компресорної станції або іншого промислового виробу, який порушує права власника патенту на промисловий зразок № 7539;

- припинити дії, що порушують права позивача як власника патенту на промисловий зразок № 7539;

- вилучити з цивільного обігу рекламні, в тому числі довідкові, матеріали (інформацію), які містять зображення будь-якого промислового виробу (продукції), зовнішній вигляд якого схожий з дизайном виробу, що охороняється патентом на промисловий зразок № 7539;

- надати господарському суду відомості про кількість виготовленої рекламної продукції, в тому числі довідкової інформації, яка містить зображення будь-якого промислового виробу (продукції), зовнішній вигляд якого схожий з дизайном виробу, що охороняється патентом на промисловий зразок № 7539, а також дані про виробника цієї реклами (довідкової інформації);

- за власний рахунок здійснити опублікування в загальнодержавних офіційних друкованих засобах масової інформації ("Урядовий кур'єр" і "Голос України") відомостей про порушення права інтелектуальної власності позивача та зміст судового рішення щодо такого порушення;

- з метою встановлення додаткових випадків порушення прав позивача як власника патенту на промисловий зразок № 7539 надати суду відомості щодо виробництва, у тому числі реалізації, продукції, до складу якої входять промислові вироби, зовнішній вигляд яких схожий з дизайном виробу, що охороняється патентом на промисловий зразок № 7539, а саме: блок компресорний АГНКСМ-45, АГНКС-75 та АГНКС-60 та інші вироби, а також відомості щодо обсягів такого виробництва продукції (промислових виробів), в тому числі її реалізації.

На підтвердження позовних вимог ВАТ "Сумигазмаш" надало господарському суду Сумської області:

адресований позивачеві лист від 20.02.2006 № БГ-17-179 за підписом головного інженеру проекту відкритого акціонерного товариства інжинірингово-виробничого підприємства "ВНІПІТРАНСГАЗ" про те, що представник концерну "Росметал" надав для ознайомлення названому підприємству рекламну продукцію, на якій були зображені автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС), зовнішній вигляд яких схожий з дизайном виробу, захищеного патентом № 7539, та запропонував співробітництво щодо виготовлення такої продукції;

рекламні та довідкові матеріали (проспекти) ВАТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" та концерну "Укрросметал", на яких зображений компресорний блок АГНКС, зовнішній вигляд якого, на думку позивача, відтворює запатентований ним промисловий зразок, та виробником якого зазначено ВАТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш". Такі матеріали отримано позивачем на 6-й Міжнародній спеціалізованій виставці "ІнтерНафтоГаз" 2006", яка проходила в березні 2006 року в місті Києві.

Рішенням господарського суду Сумської області від 30.10.2006 (суддя Лущик М.С.), залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 13.12.2006 (колегія суддів у складі: суддя Афанасьєв В.В. –головуючий, судді Бухан А.І., Шевель О.В.), у задоволенні позову відмовлено. Судові рішення мотивовано тим, що позивач всупереч вимогам статей 32 –34 Господарського процесуального кодексу України (далі –ГПК України) "не надав суду доказів і не підтвердив відомостей про будь-який відомий йому факт виготовлення, застосування, зберігання, продажу і т.п. відповідачами промислового зразка позивача, не довів наявність такого промислового зразка в цивільному обігу навіть України".

ВАТ "Сумигазмаш" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів з цієї справи скасувати, а справу передати на новий розгляд до господарського суду Сумської області. Скаргу мотивовано тим, що судовими інстанціями в розгляді справи №  9/390-06 порушено норми матеріального та процесуального права, а саме: статей 20 і 26 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", частини першої статті 47, статті 38 та частини першої статті 43 ГПК України. Також скаржник зазначає, що суд неповно з’ясував обставини, які входять до предмету доказування у справі, та перебрав на себе не притаманні йому функції експерта.

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Представники сторін у судове засідання не з’явились.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- ВАТ "Сумигазмаш" є власником патенту на промисловий зразок             № 7539 “компресорний блок автомобільної газонаповнювальної компресорної станції” (дата подання заявки 16.04.2003; відомості про видачу патенту опубліковано 16.06.2003 в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 6).

- лист від 20.02.2006 № БГ-17-179 не може вважатися належним доказом у справі, оскільки його підписано головним інженером проекту відкритого акціонерного товариства інжинірингово-виробничого підприємства "ВНІПІТРАНСГАЗ", а не керівником цього підприємства;

- невідомо, який саме представник концерну "Укрросметал" надав для ознайомлення названому підприємству рекламну продукцію, на якій були зображені автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС) із застосуванням технічного рішення, захищеного патентом № 7539, та пропонував співробітництво щодо виготовлення такої продукції, на підставі яких уповноважуючих документів такий представник діяв. На думку суду, не виключено, що головний інженер  відкритого акціонерного товариства інжинірингово-виробничого підприємства "ВНІПІТРАНСГАЗ" "переплутав представників";

- концерн "Укрросметал" не був офіційним учасником 6-ї Міжнародної спеціалізованої виставки "ІнтерНафтоГаз" 2006", а участь взагалі будь-кого з відповідачів у виставці не є доказом розповсюдження ними рекламної продукції, наданої суду позивачем. У такій продукції відсутнє пряме посилання на те, що саме ВАТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" є виробником компресорних блоків автомобільної газонаповнювальної компресорної станції. Інформація ж, розміщена у мережі Інтернет, не може вважатися доказом з огляду на вимоги статті 32 ГПК України;

- відповідачі надали суду кольорове зображення блоку станції, яка тільки розробляється  ВАТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш"; зовнішній вигляд зазначеного блоку станції суттєво відрізняється від зовнішнього вигляду промислового зразка позивача і не порушує  прав ВАТ "Сумигазмаш".

Причиною спору в даній справі стало питання щодо наявності ознак неправомірного використання відповідачами об’єкта інтелектуальної власності.

Згідно з абзацом першим пункту 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі – Закон) патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Відповідно до статті 464 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є, зокрема:

право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання.

У пункті 3 статті 20 Закону передбачено, що патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Відмовляючи у задоволенні позову, господарські суди послалися, зокрема, на те, що відповідачі не можуть вважатися особами, що використовують спірний промисловий зразок, з огляду на недоведеність такого факту позивачем.

Відповідно ж до абзаців третього та четвертого пункту 2 статті 20 Закону використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Крім того, як зазначено у пункті 56 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 № 04-5/1107 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності”, за патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається  проти  будь-якого  несанкціонованого  використання  іншою особою об’єкта права інтелектуальної власності, зокрема  промислового  зразка,  корисної  моделі,  винаходу  (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об’єктів)  незалежно  від того,  чи  був  цей  охоронюваний  зразок,  модель,  винахід  свідомо використаний іншою  особою  або  ці  об’єкти  були  створені  іншою  особою  в  результаті  її  власної  творчої  діяльності,  але  вже  після   публікації відомостей   про   видачу  відповідного  патенту  про їх охорону.

Згідно зі статтею 26 Закону будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 20 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Отже, в даному випадку для того, щоб дійти обґрунтованого висновку про наявність або відсутність порушення прав патентовласника господарські суди повинні були вичерпно з’ясувати: чи здійснюється відповідачами випуск відповідної продукції, її реклама, пропонування до продажу, в тому числі у мережі Інтернет; якщо ж здійснюється, то чи відповідає дизайн блоку станції, яка розробляється  ВАТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш," зовнішньому виглядові компресорного блоку автомобільної газонаповнювальної компресорної станції, що наведений в описі патенту № 7539.

За приписами статті 41 ГПК України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського суду і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

У пункті 5 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від   29.03.2005 № 04-5/76 “Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності” зазначено, що у вирішенні спорів про охорону права інтелектуальної власності на промисловий зразок залежно від обставин справи  та суті спору судом на роз’яснення судового експерта може бути поставлені питання, зокрема, про виготовлення конкретного виробу з використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка.

З огляду на викладене касаційна інстанція дійшла висновку про порушення попередніми судовими інстанціями вимог статей 34, 41 та 43 ГПК України у встановленні обставин справи, що складають фактичну основу спірних правовідносин.

Відповідно до частини другої статті 1117 ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З урахуванням наведеного Вищий господарський суд України вважає за необхідне передати справу на новий судовий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно усунути зазначені недоліки, повно встановити всі необхідні для прийняття рішення обставини, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку, вирішити питання про необхідність проведення експертного дослідження з приводу виготовлення конкретних виробів з використанням усіх суттєвих ознак запатентованого промислового зразка та вирішити спір відповідно до вимог закону.

Керуючись статтями 1117, 1119 –11112 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства виробничо-енергетичної компанії "Сумигазмаш" задовольнити.

2. Рішення господарського суду Сумської області від 30.10.2006 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 13.12.2006 зі справи № 9/390-06 скасувати.

Справу № 9/390-06 передати на новий розгляд до господарського суду Сумської області.

Суддя             В. Селіваненко

Суддя                                                                                              І. Бенедисюк

Суддя                                                                                              Б. Львов