КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2007                                                                                           № 21/315

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:                              Кондес  Л.О.

суддів:                                          Куровського  С.В.

Михальської  Ю.Б.

при секретарі:                     Василів О.В.

За участю представників:

від позивача - Огнев'юк Я.В. (за дорученням),

від відповідача 1 - Постоялкіна О.В. (за дорученням),

від відповідача 2 - Нікішов Г.І. (за дорученням),

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Ласка"

на рішення Господарського суду м.Києва від 18.12.2006

у справі № 21/315 (Шевченко Е.О.)

за позовом                               ТОВ "Торговий дім "Слов"янський базар"

до                                                   1. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

2. ТОВ "Ласка"

про                                                  визнання недійсним патенту № 11256

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду м.Києва від 18.12.2006 у справі № 21/315 позов ТОВ "Торговий дім "Слов"янський базар" до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України та ТОВ "Ласка" про визнання недійсним патенту №11256 задоволено повністю.

Визнано недійсним повністю патент України №11256 на промисловий зразок, виданий ТОВ "Ласка".

Зобов’язано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання недійсним патенту України №11256 на промисловий зразок "Етикетка-упаковка для морозива" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетні "Промислова власність".

Рішення мотивовано тим, що відповідно до пункту "а" статті 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі – Закон) патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним законом. Промисловий зразок за оскаржуваним патентом не є новим, внаслідок чого він не відповідає умовам патентоспроможності, визначеним Законом. Відповідно до пунктів 4, 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. Нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Таким чином, відповідач-2, використовуючи позначення "ЗВЕЗДНАЯ ФОРТУНА", порушує права позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №59788.

Не погодившись з прийнятим рішенням, ТОВ "Ласка" звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення Господарського суду м.Києва від 18.12.2006 у справі №21/315 скасувати та прийняти нове, яким відмовити в задоволенні позову.

Апеляційна скарга мотивована тим, що Господарським судом м.Києва неправильно застосовано норми матеріального права, а саме неправильно застосовано норми Закону України "Про охорону прав на промислові зразки” та Цивільного кодексу України, судом першої інстанції невірно зроблено висновок про порушення прав позивача. Крім того, апелянт зазначає, що судом першої інстанції порушено норми процесуального права.

У відзиві на апеляційну скаргу відповідач-1 заперечує проти доводів апелянта, вважає рішення Господарського суду м.Києва обґрунтованим та просить зашити його без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Розглянувши в судовому засіданні апеляційну скаргу, відзив на неї, дослідивши матеріали справи та зібрані у ній докази, заслухавши пояснення представників сторін, судова колегія встановила наступне.

17.03.2004 ТОВ "Торговий дім "Слов"янський базар" подало заявку на реєстрацію знаку для товарів і послуг "ЗВЕЗДНАЯ ФОРТУНА" для товарів 16, 29, 30 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

04.11.2004 ТОВ "Ласка" (відповідач-2) звернулось до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України (відповідач-1) із заявкою №0 на видачу патенту України на промисловий зразок "Етикетка-упаковка для морозива".

15.12.2005 відповідачем-1 було видано відповідачу-2 патент на промисловий зразок "Етикетка-упаковка для морозива" №11256, відомості про що опубліковано у офіційному бюлетні "Промислова власність" №12, 2005.

15.03.2006 позивачу дуло видано свідоцтво №59788 на знак для товарів та послуг "ЗВЕЗДНАЯ ФОРТУНА".

Відповідно до статті 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі - Закон) промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Відповідно до пункту 6 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Відповідно до статті 461 Цивільного кодексу України промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим.

Для вирішення питання щодо того, чи є сукупність суттєвих ознак промислового зразка новою на дату подання заявки №0, Господарським судом м.Києва було призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності.

Висновком експертизи об’єктів інтелектуальної власності №43 від 25.10.2006 визначено, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка, що охороняється патентом №11256 можна вважати такою, що стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки до Установи, а саме до 04.11.2004. Щодо питання чи являється позначення "ЗВЕЗДНАЯ ФОРТУНА", що охороняється за свідоцтвом №59788, суттєвою ознакою промислового зразка, який охороняється патентом №11256 від 15.12.2005, то комісія експертів дійшла висновку, що позначення "ЗВЕЗДНАЯ ФОРТУНА" не є суттєвою ознакою промислового зразка, який охороняється вищевказаним патентом.

Крім того, в матеріалах справи міститься роз’яснення до висновку комплексної комісійної судової експертизи №43 від 25.10.2006 в якому вказано, що крім доказів наданих позивачем, зокрема відомостей про етикетку упаковку для морозива "Золота фортуна" (виробництва ППФ "Шисхол"), які свідчать про відсутність критерію новизни у промислового зразка за патентом України №11256, такі докази були надані і відповідачем 2 серед них зокрема: договір ТОВ "Ласка" з ТОВ "Трелакс ЛТД" про виготовлення та передачу пакувальної плівки; договір про надання рекламних послуг від 06.06.2000 з ТОВ "Гарант Ойл". Згідно роз'яснень експертів від 25.10.2006 ці документи свідчать, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом №11256 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки.

Відповідно до пункту "а" статті 25 Закону патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним законом.

Отже, виходячи з вищенаведеного, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що промисловий зразок за оскаржуваним патентом не є новим, внаслідок чого він не відповідає умовам патентоспроможності, визначеним Законом.

Відповідно до пункту 1 статті 16 Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Таким чином, права, що випливають з свідоцтва №59788 діють від 17.03.2004 (значно раніше ніж було подано заявку на промисловий зразок за патентом України №11256 - 04.11.2004). Отже, заявку на промисловий зразок за патентом України №112561 було подано з порушенням прав власника свідоцтва №59788, що діють від 17.03.2004.

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком.

Згідно з випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг позначення "ЗВЕЗДНАЯ ФОРТУНА" зареєстроване для товарів 16, 29, ЗО класів Міжнародної класифікації товарів і послуг. Серед інших товарів 30-го класу в переліку міститься товар - морозиво.

Відповідно до пункту 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що відповідач 2 використовуючи позначення "ЗВЕЗДНАЯ ФОРТУНА", порушує права позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №59788.

Відповідно до пункту "в" статті 25 Закону патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно пункту 3 статті 25 Закону при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

З урахуванням вищевикладеного, колегія суддів приходить до висновку, що рішення Господарського суду м.Києва від 18.12.2006 у справі №21/315 підлягає залишенню без змін. Апеляційна скарга є необґрунтованою, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями  99, 101, 103, 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ТОВ "Ласка" залишити без задоволення, а рішення Господарського суду м.Києва від 18.12.2006 у справі №21/315 – без змін.

Матеріали справи №21/315 повернути до Господарського суду м. Києва.

Постанова може бути оскаржена в місячний термін до Вищого господарського суду України.

Головуючий суддя                                                                      Кондес  Л.О.

Судді                                                                                          Куровський  С.В

Михальська  Ю.Б.

26.04.07 (відправлено)