КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2007                                                                                           № 21/498

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:           Отрюха Б.В.

суддів:            Верховця А.А.

Тищенко А.І.

при секретарі:

За участю представників:

від позивача: Коваль А.М. - адвокат

від відповідача-1: Постоялкіна Г.В. - юрист

від відповідача-2: Білошніченко В.О. – юрист

від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності:Дорошенко О.Ф., Щукіна К.А.

від Українського інституту промислової власності (Укрпатент): Савченко В.Б., Коротченкова О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариство з обмеженою відповідальністю "MIOL"

на рішення Господарського суду м.Києва від 24.04.2007

у справі № 21/498 (Шевченко Е.О.)

за позовом                               ЗАТ "Експерт-Ретейл"

до                                                   Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти інауки України

Товариство з обмеженою відповідальністю "MIOL"

про                                                  визнання недійсним свідоцтва України № 45160 на знак для товарів і послуг недійсними частково

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду м. Києва від 24.04.2007р. у справі № 21/498 позов було задоволено повністю.

Не погодившись з прийнятим рішенням, відповідач-2 звернувся до суду з апеляційною скаргою, просить його скасувати, посилаючись на те, що судом неповністю з'ясовані обставини, що мають значення для справи.

Розглянувши апеляційну скаргу, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні матеріали справи, колегія встановила наступне:

Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (надалі відповідач-1) зареєстрував торговельну марку "EXPERT" для товарів і послуг 7, 8, 9 та 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) і видав свідоцтво України № 45160 на ім'я відповідача-2, публікацію про що було здійснено в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 11 за 2004 р. Послугами 35-го класу МКТП, для яких зареєстровано вищевказану торговельну марку є: «вивчання ринку; експортно-імпортні операції; комерційні операції; рекламування; сприяння продажеві (посередництво)».

Позивач звернувся до суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та Товариства з обмеженою відповідальністю “MIOL” про визнання свідоцтва України № 45160 на знак для товарів і послуг "ЕХРЕRТ" недійсним частково, а саме в частині послуг 35-го класу МКТП «вивчання ринку; експортно-імпортні операції; комерційні операції; рекламування; сприяння продажеві (посередництво)» також позивач просить зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства

освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України

на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України

№ 45160 частково для усіх послуг 35 класу МКТП та здійснити публікацію про

це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позивач обґрунтовує свої вимоги тим, що державна реєстрація зазначеної торговельної марки була здійснена із порушенням вимог чинного законодавства України, порушує його права та охоронювані законом інтереси, зазначаючи, що на вказану торговельну марку мають бути поширені підстави для відмови в наданні правової охорони, передбачені абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ з останніми змінами від 04.07.2002 р., відповідно до якого «не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг». У підтвердження даних доводів позивач зазначає, що позначення за свідоцтвом України № 45160 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком, раніше заявленим на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг 35 класу МКТП, а саме позначенням "ЭКСПЕРТ", яке було заявлене на реєстрацію 06.04.2001 р., зокрема, для усіх послуг 35 класу МКТП. Так, позивач вказує на те, що з публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 5 за 2003 р. він дізнався, що 06.04.2001 р. Закритим акціонерним товариством «Український Медіа Холдинг» до відповідача-1 було подано заявку № на реєстрацію позначення "ЭКСПЕРТ" в якості торговельної марки для товарів і послуг 16, 35, 38 та 41 класів МКТП, на яку 15 травня 2003 р. було видано свідоцтво України № 31835. Послугами 35-го класу МКТП, для яких було заявлене на реєстрацію позначення за заявкою № , є «реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; всі послуги, що включені до 35 класу».

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні всі обставини, що мають значення для справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд погоджується з висновком суду першої інстанції про задоволення позовних вимог позовних вимог виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 499 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. За змістом ст. ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Згідно до пп. "а" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ з наступними змінами та доповненнями, свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

У відповідності до п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23.12.1993 р. відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Відповідно до публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 11 за 2004 р. щодо видачі свідоцтва України № 45160, заявка № 8 на реєстрацію позначення "EXPERT” якості торговельної марки була подана до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 25.11.2002 р.

Отже, на дату подання вищевказаної заявки чинним був Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ з останніми змінами від 04.07.2002 р.(далі - Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" )

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг.

Предметом спору у даній справі є визнання недійсним свідоцтва України № 45160 на торговельну марку "ЕXPERT" з підстав невідповідності зареєстрованого позначення умовам надання правової охорони, визначених абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Для вирішення питання, чи є раніше зареєстрований знак "ЭКСПЕРТ" за свідоцтвом України № 31835 схожим настільки, що його можна сплутати з спірною торговельною маркою "EXPERT" за свідоцтвом України № 45160 для відповідних послуг 35 класу МКТП та питання чи є спорідненими послуги, щодо яких зареєстровано конкуруючі позначення за свідоцтвом №45160 та за свідоцтвом №31835, судом першої інстанції, відповідно до ст. 41 ГПК України, Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. № 4038-ХП, було призначено судову експертизу, проведення якої було доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України.

Відповідно до висновку № 266 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 19 березня 2007 р. знак для товарів і послуг "EXPERT" За свідоцтвом України №45160 та знак для товарів і послуг "ЭКСПЕРТ" за свідоцтвом України № 31835, схожі настільки, що їх можна сплутати, а послуги 35 класу МКТП, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №31835 та № 45/160, є спорідненими.

Враховуючи вищезазначений висновок судової експертизи та з огляду на те, що раніше подана на реєстрацію торговельна марка за свідоцтвом України № 31835 зареєстрована для усіх послуг, що включені до 35 класу МКТП, що зазначено у відповідному свідоцтві, а спірна торговельна марка за свідоцтвом України № 45160 зареєстрована лише для частини послуг 35 класу МКТП (вивчання ринку; експертно-імпортні операції; комерційні операції; рекламування; сприяння продажеві (посередництво)) суд погоджується з висновком першої інстанції, що увесь перелік послуг 35 класу охоплює (включає до себе) частину цих послуг, зазначених у свідоцтві України № 45160, а отже, відповідні послуги є однорідними.

Твердження відповідач-2, викладені в апеляційній скарзі про те, що висновок судової експертизи № 266 від 19.04.2007р. суперечить рішенню Укрпатенту про реєстрацію знаку за свідоцтвом України № 46160, висновку про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи вих. № 30761 від 17.09.2004 р., якими встановлено, що заявлене позначення, номер заявки 8 від 25.11.2002 р., відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”) відносно усього переліку товарів і послуг не беруться судом до уваги виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 34 ГПК України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

В силу ч. 1 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до п. 45 Рекомендацій Президії ВГСУ «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 10 червня 2004 р. N 04-5/1107 у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи с підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) господарському суду необхідно призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд. Відповідно до частини шостої статті 42 ГПК у разі відхилення господарським судом висновку судового експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні... Висновки спеціалістів з відповідних питань, надані ними поза межами проведення судової експертизи, не є експертними, а тому не можуть бути прийняті судом як висновки експертів. Вони оцінюються господарським судом за загальними правилами статей 36 і 43 ГПК поряд з іншими доказами у справі.

Таким чином, враховуючи те, що предметом висновку експертів Украпатенту вих. № 30761 від 17.09.2004 р не було дослідження схожості власне торговельних марок за свідоцтвами України № № 45160, 31835 та відповідно до положень ч. 2 ст. 34, ст. ст. 41, 42 ГПК України, п. 45 Рекомендацій Президії ВГСУ, висновок судової експертизи № 266, є належним і допустимим доказом підтвердження схожості торговельної марки “EXPERT” за свідоцтвом України № 45160 з раніше поданою на реєстрацію торговельною маркою «ЭКСПЕРТ» за свідоцтвом України № 31835.

Щодо посилання відповідача-2 на те, що місцевий господарський суд безпідставно не призначив повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності слід зазначити наступне.

Відповідно до п. 9.2. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» від 11 листопада 1998 р. N 02-5/424 з подальшими змінами та доповненнями, повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необгрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам)».

Відповідач на підтвердження своїх тверджень про необхідність повторної судової експертизи посилається на висновок Укрпатенту про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи вих. № 30761 від 17.09.2004 р., який на його думку, суперечить висновку судової експертизи №226 від 19.04.2007р.

Проте, як вже було зазначено предметом висновку Укрпатенту вих. № 30761 від 17.09.2004 р. було визначення відповідності позначення "EXPERT" умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”) відносно усього переліку товарів і послуг за результатами кваліфікаційної експертизи.

Предметом висновку судової експертизи №226 від 19.04.2007р. було вирішення питання, чи є раніше зареєстрований знак "ЭКСПЕРТ" за свідоцтвом України № 31835 схожим настільки, що його можна сплутати з спірним знаком для товарів і послуг "EXPERT" за свідоцтвом України № 45160 для відповідних послуг 35 класу МКТП.

Тобто, предметом попереднього висновку не було детальне дослідження знаку для товарів і послуг "EXPERT" за свідоцтвом України № 45160 на предмет його схожості саме з знаком для товарів і послуг "ЭКСПЕРТ" за свідоцтвом України № 31835, як це було зроблено в останньому висновку судової експертизи.

Викликані в судове засідання під час апеляційного провадження експерти Українського Інституту промислової власності та експерти Науково дослідного інституту інтелектуальної власності академії правових наук підтвердили свої висновки.

Експерти Українського Інституту промислової власності, які виконували перший експертний висновок, пояснили, що робили свій висновок на майбутнє, але зауважили, що, оскільки відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг є динамічними, то вони вважають, що останній висновок експертів Науково дослідного інституту інтелектуальної власності академії правових наук з спірних питань є більш точним.

Інших належних доказів обґрунтування власної позиції відповідачем-2 не надано, а тому його твердження, викладені в апеляційній скарзі, суд вважає голослівними та такими, що не підтверджуються зібраними у справі доказами.

Отже, враховуючи те, що висновок судової експертизи зроблений експертами Науково дослідного інституту інтелектуальної власності академії правових наук, виконувався саме для вирішення спірних питань у даній справі та є останнім дослідженням з цього приводу, суд погоджується з висновком суду першої інстанції про безпідставність призначення повторної судової експертизи спірних об'єктів інтелектуальної власності.

Як вбачається із матеріалів справи, позивач подав міжнародну заявку № 848 336 на реєстрацію позначення "ЕХРЕRТ" в якості торговельної марки (з територіальним поширенням на територію України), однак, за результатами проведення експертизи вказаної заявки позивача, останнім було отримано повідомлення з Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про можливу відмову у реєстрації торговельної марки відносно послуг 35 класу МКТП, зокрема, у зв'язку з наявністю зареєстрованої на ім'я відповідача-2 торговельної марки за свідоцтвом України № 45160.

Таким чином, враховуючи те, що знак для товарів і послуг "EXPERT" За свідоцтвом України №45160 та знак для товарів і послуг "ЭКСПЕРТ" за свідоцтвом України № 31835, схожі настільки, що їх можна сплутати, а послуги 35 класу МКТП, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №31835 та № 45/160, є спорідненими, що створює перешкоди позивачу у набутті ним прав інтелектуальної власності на власну торговельну марку "ЕХРЕRТ", чим порушує його права і охоронювані законом інтереси, суд погоджується з висновком суду першої інстанції про задоволення позовних вимог в повному обсязі.

Враховуючи викладене, колегія вважає рішення суду по даній справі обґрунтованим та таким, що відповідає чинному законодавству, фактичним обставинам та матеріалам справи, підстав для його скасування чи зміни не вбачається.

Керуючись ст.ст. 101-105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд,-

ПОСТАНОВИВ:

1.          Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “MIOL” залишити без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 24.04.2007 р. по справі №21/498– без змін.

2.          Матеріали справи № 21/498 повернути Господарському суду м. Києва.

Головуючий суддя                                                                      Отрюх Б.В.

Судді                                                                                          Верховець А.А.

Тищенко А.І.

11.10.07 (відправлено)