ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" жовтня 2007 р.                                                            Справа № 47/371-07 (н.р. 37/165-06)

вх. № 9009/5-47 (н.р. 5430/4-37)

Суддя господарського суду Светлічний Ю.В.

при секретарі судового засідання Малахова О.В.

за участю представників сторін:

позивача - Купчанко М.Л. за довіреністю від 01.02.2007р.  відповідача - не з*явився

розглянувши справу за позовом відкритого акціонерного товариства "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" м. Харків

до  товариства з обмеженою відповідальністю ТД "ХТЗ", м. Харків

про припинення використання товарного знаку

ВСТАНОВИВ:

Відкрите акціонерне товариство “Харківський тракторний завод ім. С, Орджонікідзе” (надалі – позивач) звернулось до господарського суду Харківської області з позовною заявою про припинення використання товарного знаку Товариством з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “ХТЗ” (надалі – відповідач.). На думку позивача, відповідач незаконно використовує товарний знак “ХТЗ”, чим порушує його права інтелектуальної власності.

Рішенням господарського суду Харківської області від 16.01.2007р. по справі №37/165-06, залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 02.04.2007р. по справі №37/165-06, в задоволенні позову було відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 10.07.2007р. по справі №35/165-06 рішення першої та апеляційної інстанції по даній справі було скасовано, справу направлено на новий розгляд до господарського суду Харківської області.

У постанові від 10.07.2007р.  суд касаційної інстанції зауважив про необхідність встановлення наступних обставин при новому розгляді справи: які саме дії, на думку позивача, неправомірним використанням зареєстрованої ВАТ «ХТЗ» торговельної марки; фактичні обставини кожного випадку використання відповідачем спірного позначення; фактичні обставини щодо просування торговельної марки відповідачем на виконання дистриб’юторських угод, відповідність змісту угод, строкам їх дії та приписам законодавства, що регулює захист прав власників торговельних марок; наявність або відсутність у відповідача патенту на промисловий зразок – емблему (з позначенням «ХТЗ», форма та межі використання цього промислового зразка; чи є позначення, яке використовує відповідач, тотожнім або схожим із зареєстрованим знаком ВАТ «ХТЗ», чи можна їх сплутати та (або) чи може це позначення ввести в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає певні послуги.

У судовому засіданні 26.10.2007р. представник позивача підтримує позовні вимоги в повному обсязі.

Відповідач у судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи був  повідомлений належним чином. Відзив на позовну заяву та витребувані судом документи не надав.

Беручи до уваги, що відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України обов’язок доказування і подання доказів покладено на сторони, суд згідно статті 75 Господарського процесуального кодексу України розглядає справу за наявними матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача та дослідивши наявні докази, суд встановив наступне.

Позивач є власником знаку  “ХТЗ” за Свідоцтвом України на товарний знак і/або знак обслуговування №1991 від 29.10.2993р. Заявка на знак була зареєстрована 29.10.1993р. під №19182 з пріорітетом від 09.07.1960р. для товарних знаків 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП), а саме для тракторів. Строк дії Свідоцтва було встановлено до 09.07.1998р. та подовжено до 09.07.2008р.

Відповідач є юридичною особою, яка зареєстрована 07.07.2003р. виконавчим комітетом Харківської міської ради, реєстраційна справа  № 0029315.

Згідно статдовідок позивача та відповідача, видом діяльності обох підприємств є реалізація тракторів.

Згідно висновків судового експерта від 17.08.2006р., відповідач в діловій документації, пов’язаній із введенням товарів, а саме тракторів модельного ряду Харківського тракторного заводу в господарський оборот, в рекламі на сайті http://www.td-xtz.com.ua та в доменному імені мережі Інтернет, використовує позначення, схоже до ступеня змішування із знаком для товарів та послуг за Свідоцтвом України №1991 від 29.10.1993.

Ліцензійний договір на передачу майнових прав на об’єкт інтелектуальнї власності сторонами не укладався.

Щодо форм неправомірного використання товарного знаку відповідачем, судом встановлено такі обставини:

Частиною 4 статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” передбачено, що використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикреплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаку з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в домених іменах. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Статтею 157 Господарського кодексу України передбачено, що використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов’язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) оборот.

На думку позивача, неправомірне використання зареєстрованої ВАТ «ХТЗ» торговельної марки було здійснено відповідачем у наступних формах: при розміщенні рекламної інформації у мережі Інтернет (на сайті http://www.td-xtz.com.ua), в діловій документації (прайс лист продукції, що пропонується до продажу), у доменному імені (td-xtz.com.ua) – офіційному сайті ТОВ «Торговий дім «ХТЗ» в мережі Інтернет.

Згідно ст. 41 Господарського процесуального кодексу України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Ухвалою від 03.07.2006р., за клопотанням позивача №19728, поданим до господарського суду Харківської області 03.07.2006р., судом було призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено ХНДІСЕи ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, провадження у справі було зупинено. На вирішення експерта суд поставити питання, чи використано Товариством з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “ХТЗ” товарний знак “ХТЗ” в засобах масової інформації, під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в домених іменах.

Згідно експертного висновку, що міститься у матеріалах справи, відповідачем в діловій документації, пов’язаній із введенням товарів, а саме тракторів модельного ряду Харківського тракторного заводу в господарський оборот, в рекламі на сайті  http://www.td-xtz.com.ua та в доменному імені мережі Інтернет, використовує позначення, схоже до ступеня змішування із знаком для товарів та послуг за Свідоцтвом України №1991 від 29.10.1993.

При попередньому розгляді справи відповідач факт використання товарного знаку “ХТЗ” не заперечував, але вважає таке використання законним, посилаючись на дистриб’юторську угоду, укладену між сторонами 01.08.2003р., угоду №1 від 10.01.2005р. (з додатком), а також на те, що відповідач має право на використання елементів товарного знаку ХТЗ як частини промислового зразка, власником якого є відповідач.

Щодо просування торговельної марки відповідачем на виконання дистриб’юторських угод, відповідності змісту угод, строкам їх дії та приписам законодавства, що регулює захист прав власників торговельних марок, суд вважає, що посилання відповідача на дистриб’юторську угоду, укладену між сторонами 01.08.2003р., угоду №1 від 10.01.2005р. (з додатком) як на підстави набуття прав на об’єкти інтелектуальної власність не є обґрунтованим.

Судом встановлено, що сторони уклали дистриб’юторську угоду від 01.08.2003р., угоду №1 від 10.01.2005р. (з додатком), згідно яких позивач доручив відповідачу здійснювати права та функції офіційного дистриб’ютора по реалізації тракторів на території України протягом 2003-2006 років. Названі угоди за своєю юридичною природою не є договорами про передачу майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, вони не містять суттєвих умов ліцензійного договору, як це передбачено ст.1109 ЦК України,  Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”. Крім того, щодо строків дії вказаних угод, суд вважає за необхідне зауважити, що в угодах йдеться про право відповідача здійснювати функції офіційного дистриб’ютора по реалізації тракторів на території України протягом 2003-2006 років, отже, на момент винесення рішення по справі підстави, на які посилається відповідач вже були нечинними і не можуть бути прийняті судом.

Щодо питання наявності або відсутності у відповідача патенту на промисловий зразок – емблему з позначенням «ХТЗ», форма та межі використання цього промислового зразка, суд зазначає наступне.

Відповідно статті 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Згідно пунктів 2, 6 статті 5 цього Закону                                                                                                        об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб; обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Пунктом 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" передбачено, що патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу (в даному випадку - етикетки) із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Згідно з пунктом 1 статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ) права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.

Згідно ст.33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на доказ своїх вимог і заперечень.

Посилаючись на права відповідача на промисловий зразок, останній не надав доказів наявності у нього таких права: у матеріалах справи відсутні докази того, що відповідач отримав патент на промисловий зразок (копія патенту) і що відомості про видачу такого патенту було опубліковано.

Щодо тотожності або схожості позначення, яке використовує відповідач (ТД ХТЗ), із зареєстрованим знаком «ХТЗ», а також можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає певні послуги, суд зауважує, що вказані питання висвітлені у експертному висновку, який міститься у матеріалах справи та підтверджується іншими доказами по справі.

Так, згідно викладеного у Дослідженнях висновку експертизи об’єктів інтелектуальної власності №6075 від 17.08.2006р., позначення «ХТЗ» за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг №1991 та позначення «ТД ХТЗ» використане ТОВ «Торговий дім «ХТЗ» є частково схожими, тобто в деяких елементах мають вони збігаються, а в деяких елементах мають відмінності. Таким чином, оскільки позначення не збігаються у всіх елементах, вони не є тотожними, а є схожими до ступеню змішування, тобто існує небезпека або ймовірність введення суспільства в оману.

Згідно зі ст. 10 bis (Недобросовісна конкуренція) Паризької конвенції з охорони промислової власності, забороняються дії, які можуть будь-яким чином викликати змішування підприємств, продуктів, промислової або виробничої діяльності конкурента. Неправомірним є використання без дозволу на те уповноваженої особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень,  що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

Відповідно до пункту 1 статті 16 Закону України “Про  охорону прав на знаки для товарів  і послуг” права, що випливають із свідоцтва, в тому числі право використання знаку, право забороняти іншим особам використовувати знак та інше діють від дати подання заявки. Заявка на знак була зареєстрована 29.10.1993р. під №19182 з пріорітетом від 09.07.1960р., тому саме з цього моменту він отримав права, які випливають із свідоцтва. Законом України “Про  охорону прав на знаки для товарів  і послуг” передбачено, що власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору (пункт 8 статті 16). З матеріалів справи вбачається, що власник свідоцтва з відповідачем ліцензійний договорі не укладав.

Згідно статті 20 Закону України “Про  охорону прав на знаки для товарів  і послуг” будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Статтею 16 ЦК України одним із засобів захисту цивільних прав та інтересів є припинення дії, що порушує право.

Згідно ст.432 Цивільного кодексу України, суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності. Використання товарного знаку у діловій документації при експорті вказаних товарів є порушенням права інтелектуальної власності позивача, у зв’язку з чим позивач просить суд зупинити пропуск через митний кордон України товарів-тракторів, експорт (імпорт) яких здійснюється при використанні відповідачем частини товарного знаку – ХТЗ у діловій документації (рахунки, бланки, тощо)

Таким чином, суд дійшов висновку що позовні вимоги обгрунтовані, законні та підлягають задоволенню в повному обсязі.

Статтею 49 ГПК України передбачено, що державне мито покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються при задоволенні позову на відповідача. У звязку з цим суд вважає за необхідне задовільнити позовні вимоги позивача в частині стягнення з відповідача судових витрат, які складаються з державного мита в сумі 85 гривень та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 118 гривень, що підтверджується платіжними дорученнями на сплату позивачем державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Враховуючи викладене, керуючись ст.16 ЦК України, ст.ст. 16, 20 Закону України “Про  охорону прав на знаки для товарів  і послуг”, ст. 432 Цивільного кодексу України, ст.ст. 1, 2, 15, 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1.          Позов задовольнити повністю.

2.          Визнати незаконним використання Товариством з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “ХТЗ” товарного знаку товарного знаку “ХТЗ”, який належить ВАТ “Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе”.

3.          Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “ХТЗ” припинити незаконне використання товарного знаку “ХТЗ” у формі буквосполучення ХТЗ під час пропонування для продажу тракторів, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в домених іменах, який належить ВАТ “Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе”.

4.          Зупинити пропуск через митний кордон України товарів-тракторів, експорт (імпорт) яких здійснюється при використанні відповідачем частини товарного знаку – ХТЗ у діловій документації (рахунки, бланки, тощо)

5.          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ХТЗ" (61046, м.Харків, пр. Московський, 275, р/р 1136 в філії Орджонікідзевського від. ПІБ м.Харків, МФО 351351, ідентифікаційний код 32563935) на користь Відкритого акціонерного товариства  "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" ( 61007, м.Харків, пр. Московський, 275, р/р 0001 в ХФ АКІБ "УкрСиббанк" "ХРУ" м.Харків, МФО 351641, код ЄДРПОУ 93)  державного мита у розмірі 85,0 грн. та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 118 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повний текст рішення підписано 26.10.2007р.

Суддя                                                                                            Светлічний Ю.В.