ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №  12/344

25.12.07

За позовом                    Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКСТ.ТА.ВІ" ЛТД

До                              Приватного підприємства "ДЕЛІЦІЯ"

Про                              захист прав інтел. власності та стягнення матеріальної шкоди у

розмірі 189 000 грн.

Суддя Л.В.Прокопенко

Представники:

Від позивача                    Анісімов Ю.О. –адв. (дов. б/н від 17.05.06 р.)

Від відповідача          Батуринцев А.Г. –адв. (дов. б/н від 25.07.07 р.)

Обставини справи:

Позивач звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до Приватного підприємства "ДЕЛІЦІЯ" в якому просить суд зобов’язати відповідача усунути порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг зазначений у Свідоцтві на знак для товарів і послуг №36204 від 15.12.03 р. шляхом перейменування назви підприємства, вилучення зображення знаку для товарів і послуг з будь-яких предметів, що виробляються на кондитерській фабриці відповідача. Також, позивач просить суд стягнути з відповідача матеріальну шкоду у розмірі 189 000,00 грн. та судові витрати.

Ухвалою судді Прокопенко Л.В. від 16.05.07 р. заяву повернуто на підставі п. 2, 3, 10 ч. 1 ст. 63 ГПК України.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.08.07 р. ухвалу суду від 16.05.07 р. скасовано з передачею справи на розгляд Господарського суду м. Києва.

За резолюцією Заступника Голови Господарського суду м. Києва від 05.09.07 р. справу передано на розгляд судді Прокопенко Л.В.

Ухвалою суду від 07.09.07 р. (суддя Прокопенко Л.В.) порушено провадження у справі № 12/344, прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи призначено на 02.10.07 р.

01.10.07 р. відділом діловодства суду отримано телеграму від директора позивача в якій позивач просить суд відкласти розгляд справи в зв’язку з тим, що представник позивача перебуває у відпустці за межами України.

Представник відповідача не заперечив проти задоволення даного клопотання.

Клопотання задоволено, розгляд справи відкладено на 14.11.07 р.

14.11.07 р. судом оголошено перерву для виготовлення повного тексту рішення.

На адресу суду 26.11.07 р. надійшло клопотання від представника позивача про зупинення провадження по справі у зв’язку з намірами позивача подати позов до суду. Позивачем не було надано доказів того, що іншим судом розглядається справа, пов'язана зі справою №12/344.

Враховуючи норми ст. 79 ГПК України судом відмовлено у задоволенні зазначеного клопотання.

Розглянувши подані учасниками процесу документи і матеріали, заслухавши повноважних представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та подані заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд, -

ВСТАНОВИВ:

12.07.01 р. Ващенко І.В. подав до Держаного департаменту інтелектуальної власності заявку № на одержання свідоцтва України на знак для товарів і послуг "DELIZIA", для товарів 29, 30 та послуг 35, 39, 41, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП). 15.12.03 р. Ващенку І.В. було видано Свідоцтво України №36204 на знак для товарів і послуг "DELIZIA" та опубліковано відповідні відомості у офіційному бюлетені Держаного департаменту інтелектуальної власності «Промислова власність»(бюл. №12).

15.12.03 р. Ващенком І.В. було укладено з позивачем авторський ліцензійний договір на комерційне використання товарного знаку. Зазначеним авторським ліцензійним договором позивачу надано право на використання товарного знаку для реалізації товарів та при наданні послуг; право на публічне використання товарного знаку; право на підписання, за згодою Ващенка І.В., авторського ліцензійного договору на комерційне використання зазначеного знаку з третіми особами; право звертатися за захистом наданих даним договором прав на знак для товарів і послуг до суду.

Також у своїй позовній заяві позивач посилається на свідоцтво України №42882 на знак для товарів і послуг "DELIZIA-НАСОЛОДА", виданий 15.09.04 р. та ліцензійний договір від 15.09.04 р., яким позивачу надано право на використання зазначеного знаку. У позовній заяві ці документи значаться, як додані. Позивача неодноразово ухвалами суду зобов’язувалося надати ці документи. Вимоги суду позивачем в повному обсязі виконані не були і Свідоцтво України №42882 на знак або належним чином його засвідчена копія не були надані.

Оскільки відповідно до ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, суд не приймає до уваги твердження позивача щодо наявності у нього прав на знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №42882 "DELIZIA-НАСОЛОДА".

Після підписання авторського ліцензійного договору від 15.12.03 р. позивачу стало відомо, що відповідач протягом тривалого строку понад 3-х років використовує знак для товарів і послуг "DELIZIA" за Свідоцтвом України №36204.

На адресу відповідача позивачем надіслано лист від 01.06.06 р. з пропозицією укладення ліцензійного договору на право використання знак для товарів і послуг "DELIZIA" за Свідоцтвом України №36204. У відповіді (лист №133 від 14.06.07 р.) відповідач зазначає, що має право на використання свого фірмового (комерційного) найменування - Приватне підприємство "ДЕЛІЦІЯ" –і, таким чином, не потребує надання йому права на використання знаку за Свідоцтвом України №36204.

До позовної заяви позивачем додано копії етикеток для товару 30 класу МКТП (печиво), на яких використовується комбіноване позначення "ДЕЛІЦІЯ".

Позивач просить накласти арешт на майно та кошти відповідача; зобов’язати відповідача припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак за Свідоцтвом України №36204, шляхом зміни назви відповідача та усунення з товару та його упаковки зазначеного знаку; стягнути з відповідача 189 000 грн. В якості відшкодування матеріальної шкоди; стягнути з відповідача всі судові витрати позивача.

Відповідач у своїх поясненнях від 14.11.07 р. заперечує проти позовних вимог і просить відмовити в їх задоволенні.

Зазначає, що він є власником Свідоцтва України №42109 на комбіноване позначення "ДЕЛІЦІЯ". Зазначене Свідоцтво 16.08.04 р. видане відповідачу Держаним департаментом інтелектуальної власності на підставі заявки № з датою подання 05.02.02 р. Відомості про видачу Свідоцтва України №42109 на знак опубліковано у офіційному бюлетені Держаного департаменту інтелектуальної власності «Промислова власність»(бюл. №8).

Відповідач вважає, що він є власником авторського права на знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №42109 і використовує цей знак на підставі закону і у встановлений законом спосіб.

Також стверджує, що позивач не є власником авторських прав на знак за Свідоцтвом України №36204, умови авторського договору стосуються комерційного використання цього знака і не передбачають переходу до позивача права власності на знак за Свідоцтвом України №36204, отже позивач не є власником авторського права і не може пред’являти позови до порушників таких прав.

Відповідач зазначає, що знак позивача за Свідоцтвом України №36204 та знак, який використовується відповідачем, мають суттєву різницю, що не дозволяє сплутати ці знаки.

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні всі обставини, що мають значення для справи, заслухавши пояснення представників позивача, відповідача-1 та відповідача-2, суд дійшов висновку, що позовні вимоги не підлягають задоволенню з таких підстав.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про те, що сторонами не підтверджено наявність у них прав на будь-які об’єкти авторського права. Такий висновок ґрунтується на нормах ст. 420 та главах 36, 44 ЦК України, які розмежовують такі об’єкти як твір і торгівельну марку (знак для товарів і послуг) і, відповідно, немайнові (майнові) авторські права на твір та майнові права на торгівельну марку (знак для товарів і послуг). Також надані позивачем авторський ліцензійний договір від 15.12.03 р. та Свідоцтво України №36204 на знак, а також надане відповідачем Свідоцтвом України №42109 на знак не є документами, згідно з вимогами чинного законодавства, які підтверджують наявність у сторін авторських прав. При цьому, предметом розгляду справи є саме порушення прав на торгівельну марку (знак для товарів і послуг).

Розглядаючи вимоги позивача щодо зобов’язання відповідача припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак за Свідоцтвом України №36204, шляхом зміни назви відповідача та усунення з товару та його упаковки зазначеного знаку суд виходив з наступного.

У якості наявності у позивача права на звернення до суду позивач посилається на авторський ліцензійний договір від 15.12.03 р. на комерційне використання товарного знаку.

Відповідно до ч. 2 ст. 495 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з абз. 3 ч. 2 ст. 20 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Нормами ч. 1 ст. 495 ЦК України до майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, відноситься виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Авторський ліцензійний договір від 15.12.03 р. на комерційне використання товарного знаку надано позивачу право на використання товарного знаку для реалізації товарів та при наданні послуг; право на публічне використання товарного знаку; право на підписання, за згодою Ващенка І.В., авторського ліцензійного договору на комерційне використання зазначеного знаку з третіми особами; право звертатися за захистом наданих даним договором прав на знак для товарів і послуг до суду. Об’єктом зазначеного договору є авторські права на знак за свідоцтвом України №36204.

Згідно п. 8 ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Аналізуючи положення авторського ліцензійного договору від 15.12.03 р., суд приходить до висновку про відсутність у ньому таких суттєвих умов, як обсяг прав на знак за Свідоцтвом України №36204, що надаються позивачу та положень щодо якості товарів і послуг, виготовлених чи наданих за цим ліцензійним договором. Зазначене дає підстави вважати, що авторським ліцензійним договором від 15.12.03 р. не надано позивачу виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

До позовної заяви позивачем було додано копії етикеток для такого товару 30 класу МКТП, як печиво. На зазначених етикетках використовується комбіноване позначення "ДЕЛІЦІЯ".

Відповідачем надано до суду копію Свідоцтва України №42109 на знак для товарів і послуг "ДЕЛІЦІЯ". Зазначений знак є комбінованим позначенням, що складається зі словесного та зображувальних елементів. Знак "ДЕЛІЦІЯ" зареєстровано для товарів 29 та 30 класів МКТП (в тому числі щодо борошняних солодощів, печива).

Згідно з п. 4 ст. 5 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 495 ЦК України до майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, відноситься право на використання торговельної марки. У ч. 2 ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” визначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Таким чином, відповідач має право на використання зареєстрованого знака для товарів і послуг України, як власник права інтелектуальної власності, поки таке право не буде визнано недійсним (скасовано).

У ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково.

Позивачем не заявлялося позовних вимог щодо визнання недійсним належного відповідачу Свідоцтва України №42109 на знак для товарів і послуг "ДЕЛІЦІЯ".

Також суд вбачає, що згідно зі Статутом відповідача –він є правонаступником всіх прав та обов’язків АТЗТ "ДЕЛІЦІЯ", створеного та зареєстрованого Святошинською РДА м. Києва 26.10.2000 р.

Дата державної реєстрації АТЗТ "ДЕЛІЦІЯ" є більш ранньою ніж дата подання заявки на знак за Свідоцтвом України №36204.

Частиною 2 ст. 489 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації.

Відповідно до ст.4 та ст. ЗЗ ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. З огляду на те, що відповідачем не було надано відомостей про перше використання найменування АТЗТ "ДЕЛІЦІЯ", ним не було належним чином доведено дати виникнення у нього права на комерційне найменування.

З огляду на те, що позовні вимоги щодо зобов’язання відповідача припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак за Свідоцтвом України №36204, шляхом зміни назви відповідача та усунення з товару та його упаковки зазначеного знаку судом не задовольняються, а вимоги позивача щодо накладення арешту на майно та кошти відповідача; стягнення з відповідача матеріальної шкоди та судових витрат позивача є похідними від вимог щодо порушення прав інтелектуальної власності позивача, зазначені вимоги також не підлягають задоволенню.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. ст. 420, 495 ЦК України, ст. ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. ст. 4, 26, 33, 49, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ

1.          У задоволенні позову відмовити.

2.          Дане рішення набирає законної сили після закінчення 10 строку з дня його прийняття і може бути оскаржене в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Суддя                                                                                        Л.В.Прокопенко

Суддя                                                                                                        Прокопенко Л.В.