ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2007                                                                                   Справа № 3/56

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

Головуючого судді: Павловського П.П.,

суддів: Швець В.В. (доповідач), Чус О.В.

при секретарі судового засідання: Ревкової Г.О.

за участю представників:

від позивача:  Коваль А.М. представник, довіреність №б/н  від 23.06.07;

від відповідача:  Тимофієва І.М. представник, довіреність №б/н  від 07.07.07;

треті особи по справі, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: представники у судове засідання не з’явились

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “Слов’янський базар”, місто Київ на рішення господарського суду Кіровоградської області від 30 травня 2007 року у справі № 3/56;

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “Слов’янський базар”;

до підприємства громадського об’єднання “Асоціація підтримки вітчизняного товаровиробника “Фірма “Ласка”, місто Кіровоград;

до справи були залучені треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача:

товариство з обмеженою відповідальністю “Міжнародна асоціація шоу-програм “Телефон”, місто Київ;

приватне підприємство фірма “Шисхол”, місто Миколаїв;

про заборону використання позначення, вилучення з цивільного обороту стягнення шкоди у сумі 51882,19 гривень та моральної шкоди у сумі 30000 гривень.

В С Т А Н О В И В:

Позивач, товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “Слов’янський базар” звернувся до господарського суду з позовом, в якому просить з урахуванням уточнень до позовної заяви:

заборонити відповідачу підприємству громадського об’єднання “Асоціація підтримки вітчизняного товаровиробника “Фірма “Ласка”, місто Кіровоград використовувати позначення “звездная ФортунА” схожим із зареєстрованим позивачем знаком “Золота ФОРТУНА”;

зобов’язати відповідача відшкодувати позивачу матеріальну шкоду, заподіяну використанням позначення “звездная ФортунА”, у сумі 51882,19 гривень, та моральну шкоду в сумі 30000 гривень.

Позовні вимоги мотивовані тим, що позивач є власником знаку для товарів і послуг “Золота Фортуна”, що підтверджується Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №16283 від 15 вересня 2000 року, опубліковано в офіційному бюлетені №4 від 15 вересня 2000 року.

Рішенням господарського суду у справі №3/56 від 30 травня 2007 року (суддя Змеул О.А.) в задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.

Приймаючи спірне рішення господарський суд виходив з того, що всі дії ТОВ “ЛАСКА” і ПГО АПВТ “Фірма-Ласка” здійснювались у відношенні етикетки - упаковки для морозива “звездная ФортунА", а не у відношенні упаковки “Золота ФОРТУНА”.

Тому господарський суд дійшов висновку про те, що вимоги позивача щодо заборони використання позначення “звездная ФортунА" на етикетці - упаковці для морозива, яке виробляється ПГО АПВТ “Фірма Ласка”, у зв’язку із схожістю позначення із знаком для товарів і послуг згідно свідоцтва №16283 від 15 вересня 2000 року, є безпідставним.

Право вимоги щодо заборони ПГО АПВТ “Фірма-Ласка” використовувати промисловий зразок на етикетці - упаковці для морозива “звездная ФортунА” належить ТОВ “ЛАСКА”, якому належить патент на даний промисловий зразок.

Позивач не погодившись з рішенням господарського суду подав апеляційну скаргу.

Вважає, що воно винесено з порушенням закону.

Господарський суд при винесенні рішення неповно з’ясував усі обставини справи тому неправильно застосував норми матеріального та процесуального права.

Позивач просить спірне рішення скасувати та задовольнити позовні вимоги посилаючись на те, що суд в порушення вимог статті 43 ГПК України про всебічний та повний розгляд всіх обставин справи не з’ясував тих обставин, що на дату розгляду спору рішенням Господарського суду міста Києва №21/315 від 18 грудня 2006 року, яке вступило у законну силу, вказаний промисловий зразок Відповідача було визнано судом недійсним повністю.

При цьому, відповідно до приписів пункту 4 статті 25 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 року №3688-ХІІ, патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Таким чином, посилаючись на патент Відповідача на промисловий зразок, суд в порушення вимог статті 43 ГПК України не з’ясував обставин справи щодо того, що вказаний патент є недійсним, що є неповним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи.

На апеляційну скаргу відповідач надав відзив у якому посилається на те, що висновки, викладені в апеляційній скарзі безпідставні і не обґрунтовані, тому просить рішення залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Розглянувши апеляційну скаргу, заслухавши представників сторін, Дніпропетровський апеляційний господарський суд, вважає необхідним в задоволені апеляційної скарги відмовити, рішення місцевого господарського суду Кіровоградської області залишити без змін.

Відмовляючи в задоволені апеляційної скарги судова колегія виходила з наступного:

У судовому засіданні господарським судом було встановлено, що  власником свідоцтва України №16283 на знак для товарів і послуг (словесне позначення “ЗОЛОТА ФОРТУНА”) є позивач та ТОВ “Міжнародна асоціація шоу-програм “Телефон”, яке також є й стороною за ліцензійним договором від 1 лютого 2002 року №01/02 з ПП “Шисхол”.

ТОВ “ЛАСКА” у 2000 році розробило зразок етикетки - упаковки для морозива “звездная ФортунА”, планувало його виробляти, що підтверджується замовленням на виготовлення пакувальної плівки та рекламуванням морозива.

20 листопада 2002 року ТОВ “ЛАСКА” уклало з відповідачем ПГО АПВТ “Фірма-Ласка” договір про передачу прав на використання об’єкту творчої діяльності.

За умовами зазначеного договору ТОВ “ЛАСКА” передала ПГО АПВТ “Фірма-Ласка” право на використання етикетки-упаковки для морозива “звездная ФортунА” для виробництва морозива.

Даний договір діяв до отримання ТОВ “ЛАСКА” патенту на промисловий зразок на етикетку-упаковку для морозива “звездная ФортунА”, а саме до 15 грудня 2005 року.

З 16 грудня 2005 року відповідач ПГО АПВТ “Фірма-Ласка” почало використовувати етикету - упаковку для морозива “звездная ФортунА” на підставі ліцензійного договору “Про передачу прав на використання промислового зразка”, що відповідає правилам статті 1109 ЦК України.

З матеріалів справи вбачається, що дії ТОВ “ЛАСКА” і ПГО АПВТ “Фірма-Ласка” здійснювались у відношенні етикетки - упаковки для морозива “звездная ФортунА”, а не у відношенні упаковки “ЗОЛОТА ФОРТУНА”.

Морозиво з найменуванням “ЗОЛОТА ФОРТУНА”" випускало ПП “Шисхол”, яке використовувало знак для товарів і послуг “ЗОЛОТА ФОРТУНА” на підставі ліцензійного договору №01/02.

ТОВ “ЛАСКА” здійснило значну підготовку по використанню об’єкту інтелектуальної власності у вигляді етикетки-упаковки для морозива “звездная ФортунА”, враховуючи всі позначення, які містяться на упаковці, та використало його шляхом передачі на нього прав відповідачеві ПГО АПВТ “Фірма-Ласка”.

Відповідно до статті 500 Цивільного кодексу України будь - яка особа, яка до дати подання заявки на торгівельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торгівельну марку в Україні або здійснила значну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Відповідно до частини 3 статті 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної масності, є непорушним.

Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності й обмежений у його здійсненні.

Відповідно до частини 3 статті 426 Цивільного кодексу України встановлено, що використання об’єкта інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим кодексом та іншими законами.

Право вимоги щодо заборони відповідачу ПГО АПВТ “Фірма –Ласка” використовувати промисловий зразок на етикетці-упаковці для морозива “звездная ФортунА” належить ТОВ “ЛАСКА”, якому належить патент на даний промисловий зразок.

Судова колегія вважає, що оскільки ПГО АПВТ “Фірма-Ласка” використовувала промисловий зразок етикетки - упаковки для морозива “звездная ФортунА” на підставі ліцензійного договору від 16 грудня 2005 року, а до 16 грудня 2005 року використовувало його на підставі договору про передачу прав на об’єкт творчої діяльності від 20 листопада 2002 року, укладеного з ТОВ “ЛАСКА”, то використання відповідачем ПГО АПВТ “Фірма-Ласка” етикетки-упаковки для морозива “звездная ФортунА”, з усіма позначеннями, які містяться на цій упаковці, є правомірним.

Крім того, відповідно пункту 3.3 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності” від 29 березня 2005 pоку №04-5/76 “З урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з’ясовувати питання про те, чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати”.

Але відповідно до пункту 45 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” від 10 червня 2004 pоку №04-5/1107 “Для з’ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) господарському суду необхідно призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд”.

Відповідно до висновку спеціаліста №02/09 від 12 вересня 2005 року знак для товарів і послуг “ЗОЛОТА ФОРТУНА” за свідоцтвом України “16283 та позначення “Звездная фортуна”, що використовувалося Підприємством громадського об’єднання “Асоціація підтримки вітчизняного товаровиробника” “Фірма-Ласка” на упаковці товару “морозиво” під назвою “Звездная фортуна”, не є схожим за ступенем змішування настільки, що їх можна сплутати.

Стосовно рішення господарського суду міста Києва по справі №21/315 від 18 грудня 2006 року то господарським судом Кіровоградської області було з’ясовано, що відповідачем ПГО АПВТ “Фірма Ласка” у справі № 3/56, назва продукції “звездная ФортунА” використовувалась до січня 2006 року на законних підставах, після чого вказана продукція була знята з виробництва за Наказом №40 від 31 січня 2006 року по підприємству, а саме до винесення рішення на яке посилається позивач.

Таким чином, судова колегія вважає правомірним висновок господарського суду про те, що вимоги позивача щодо заборони використання позначення “звездная ФортунА” на етикетці-упаковці для морозива, яке вироблялося відповідачем ПГО АПВТ “Фірма Ласка”, у зв’язку із схожістю позначення із знаком для товарів і послуг згідно свідоцтва №16283 від 15 вересня 2000 року, є безпідставним.

З врахуванням вищевикладеного судова колегія вважає апеляційну  скаргу залишити без задоволення, рішення залишити без змін .

На підставі наведеного та керуючись статтями 99, 101-103, 105 ГПК України суд ,-

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “Слов’янський базар”, місто Київ, залишити без задоволення.

Рішення господарського суду Кіровоградської області від 30 травня 2007 року у справі № 3/56, залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого Господарського суду України.

Головуючий                                                            П.П. Павловський

Судді                                                                                В.В. Швець

О.В. Чус