ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

04.12.07 р.                                                                               Справа № 40/434пн

Суддя господарського суду Донецької області Підченко Ю.О.

При секретарі судового засідання Ротар Н.Ю.

Розглянув у відкритому судовому засіданні господарського суду справу

за позовом Компанії „ТОС ІНВЕСТМЕНТС КОРПОРЕЙШН” Британські Віргінськи острови

до першого відповідача товариства з обмеженою відповідальністю „Космос” м. Донецьк

до другого відповідача підприємства з іноземними інвестиціями „ТНК-Україна” м.Лисичанськ

за участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України м. Київ

про усунення порушень прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг

за участю:

представників сторін:

від позивача Ільченко І.В. - юрисконсульт

від відповідача Кириченко А.С. – адвокат, Климова М.О. – громадянин України

Сторін було належним чином повідомлено про час та місце проведення судового засідання, тому судом з урахуванням вимог ст. ст. 42, 43 ГПК України створені всі необхідні умови для вирішення спору на принципах змагальності, рівності учасників процесу перед законом.

За поважними причинами спір було вирішено у більш тривалий строк, ніж передбачено ст. 69 ГПК України.

СУТЬ СПОРУ:

Заявлені вимоги про заборону товариству з обмеженою відповідальністю «Космос» використовувати знак для товарів і послуг “Тюменская нефтяная компания” та зобов’язання його демонтувати вивіски, логотипи та обладнання з позначенням торгового знаку “Тюменская нефтяная компания” на автозаправних станціях, що знаходяться за адресою: м.Донецьк, вул. Куйбишева, 139-а та м.Донецьк, вул. Стадіонна, 4-а.

До прийняття рішення по справі позивач, використовуючи своє право, передбачене ст. 22 ГПК України уточнив позовні вимоги та намагається заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «Космос» використовувати знак для товарів і послуг “Тюменская нефтяная компания”, зареєстрований згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 24775 від 15.04.02р., у господарській діяльності при реалізації через автозаправні станції палива, технічних мастил і олив, мастильних матеріалів та всіх товарів, які включені до 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також зобов’язати його припинити використання знаку для товарів і послуг “Тюменская нефтяная компания”, зареєстрованого згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 24775 від 15.04.02р.,шляхом демонтажу вивісок, логотипів, прапорів та обладнання з позначенням торгового знаку “Тюменская нефтяная компания” на автозаправних станціях, що знаходяться за адресою: м.Донецьк, вул. Куйбишева, 139-а та м.Донецьк, вул. Стадіонна, 4-а.

Відповідач позов не визнав, мотивуючи свої заперечення правомірністю використання не знаку, а напису “Тюменская нефтяная компания”  на підставі субліцензійного договору № 391-02/6 від 22.05.02р., укладеного з підприємством з іноземними інвестиціями „ТНК-Україна”.

З урахуванням особливостей правового регулювання захисту прав  інтелектуальної власності, які є предметом даного спору, наявності субліцензійного договору № 391-02/6 від 22.05.02р. та можливого порушення його умов, судом до участі у справі у якості другого відповідача було залучено підприємство з іноземними інвестиціями „ТНК-Україна”.

Крім того, судом за своєю ініціативою було залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє  самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі – Держдепартамент), який надав свої пояснення по суті спору.

З’ясувавши  фактичні  обставини справи, докази на їх підтвердження, надавши правову кваліфікацію  відносинам сторін і виходячи з фактів, встановлених у процесі розгляду справи та правову норму, яка підлягає застосуванню, приймаючи до уваги доводи сторін, суд встановив:

Позов мотивовано тим, що Компанія „ТОС ІНВЕСТМЕНТС КОРПОРЕЙШН” (далі  - позивач) є власником Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 24775 від 15.04.02р., яким зареєстровано торговий знак “Тюменская нефтяная компания”.

Представниками позивача були виявлені факти неправомірного використання знаку “Тюменская нефтяная компания” товариством з обмеженою відповідальністю “Космос” (далі – перший відповідач).

Так, автозаправні станції, що належать першому відповідачу і знаходяться за адресою: м.Донецьк, вул. Куйбишева, 139-а та м.Донецьк, вул. Стадіонна, 4-а, оформлені з використанням знаку “Тюменская нефтяная компания”, а саме знак розміщений на вивісках, стелах та іншому обладнанні АЗС.

Позивач вважає, що подібне використання є незаконним, оскільки перший відповідач не отримував дозвіл на використання знаку “Тюменская нефтяная компания” та не укладав з відповідні ліцензійні договори.

Крім того, вважає, що таке неправомірне використання знаку “Тюменская нефтяная компания” на автозаправних станціях є поширенням неправдивих відомостей щодо джерела походження нафтопродуктів та їх якості , а також суб’єкта підприємницької діяльності, який їх реалізує, що вводить в оману споживачів нафтопродуктів і завдає суттєвої шкоди правам та законним інтересам позивача.

Відповідно до п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) Свідоцтво на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеним у свідоцтві та, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги та позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

У зв’язку з викладеним  позивач намагається заборонити першому відповідачу використовувати знак для товарів і послуг “Тюменская нефтяная компания”, зареєстрований згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 24775 від 15.04.02р., у господарській діяльності при реалізації через автозаправні станції палива, технічних мастил і олив, мастильних матеріалів та всіх товарів, які включені до 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Згідно положень частини 3 пункту 2 ст. 20 Закону власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Тому позивачем заявлені також вимоги про зобов’язання першого відповідача припинити використання знаку для товарів і послуг “Тюменская нефтяная компания”, зареєстрованого згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 24775 від 15.04.02р., шляхом демонтажу вивісок, логотипів, прапорів та обладнання з позначенням торгового знаку “Тюменская нефтяная компания” на автозаправних станціях, що знаходяться за адресою: м.Донецьк, вул. Куйбишева, 139-а та м.Донецьк, вул. Стадіонна, 4-а.

Для вирішення питання про наявність схожості позначення, що використовується першим відповідачем та знаку, охоронюваного Свідоцтвом № 24775 від 15.04.02р., до ступеню змішування, а також вірогідності сплутування вказаних позначення та знаку, судом ухвалою від 26.03.07р. була призначена судова експертиза з питань, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Висновком № 1583/30/2106/31 від 27.06.07р. експерти Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Лушнікова Т. та Ревяков І. надали відповіді, на поставлені судом запитання, що розглядається судом через призму ч. 5 ст. 42 ГПК України та оцінується за правилами, встановленим ст. 43 цього кодексу.

Надавши правову кваліфікацію правовідносинам сторін суд дійшов до висновку про наступне:

Як свідчать матеріали справи 15.04.02р. відкритому акціонерному товариству “Тюменская нефтяная компания” було видане Свідоцтво № 24775 на знак для товарів і послуг “Тюменская нефтяная компания”.

15.01.04р. були внесені зміни до даного свідоцтва, а саме передано право власності на знак за свідоцтвом Компанії „ТОС ІНВЕСТМЕНТС КОРПОРЕЙШН”.

Крім того, 15.05.01р. відкритому акціонерному товариству “Тюменская нефтяная компания” було видане Свідоцтво № 19697 на знак для товарів і послуг “ТНК”.

На підставі поданого 07.08.01р. до Держдепартаменту ліцензійного договору від 02.06.01р. було прийнято рішення № 1021 зареєструвати ліцензійний договір, відповідно до якого надається дозвіл (виключна ліцензія) на використання знака для товарів і послуг по Свідоцтву № 19679 власником свідоцтва відкритим акціонерним товариством “Тюменская нефтяная компания” ліцензіату – підприємству з іноземними інвестиціями «ТНК-Україна» (далі – другий відповідач). Строк дії ліцензійного договору до 29.09.2010р.

Відповідно до ч. 2 ст. 1109 ЦК України у випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об’єкта  права інтелектуальної власності.

22.05.02р. між другим та першим відповідачами було укладено субліцензійний договір № 391-02/6 про надання дозволу на використання знака для товарів і послуг «ТНК».

На підставі даного субліцензійного договору, поданого до Держдепартаменту 23.07.02р., було прийнято рішення № 1424 про внесення до Державного реєстру свідоцтв для товарів і послуг відомостей про видачу невиключної ліцензії на використання знака за Свідоцтвом № 19697 для частини послуг класу 35 – рекламування, сприяння продажеві (посередництво) власником виключної ліцензії – підприємством з іноземними інвестиціями «ТНК-Україна» ліцензіату – товариству з обмеженою відповідальністю «Космос».

Строк дії ліцензії – до 29.09.2010р., територія дії – об’єкти (рухомі та нерухомі), котрі являються власністю ліцензіата, а також об’єкти (рухомі та нерухомі), котрі знаходяться в оренді у ліцензіата і використовуються ліцензіатом для сприяння продажу товарів та рекламування у Донецькій області України.

Згідно з умовами субліцензійного договору, а саме п.п. 3.1.2. та 3.1.14. до обов’язків першого відповідача належать, зокрема:

-          дотримання інструкцій та вказівок другого відповідача, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу прав, наданих за даним договором, тому, як вони використовуються другим відповідачем, в тому числі вказівок, що стосуються оформлення об’єктів;

-          переобладнання автозаправних станцій з використанням носіїв знака для товарів та послуг «ТНК» відповідно до дизайнерської документації (додаток № 3 до договору).

Напис "Тюменская нефтяная компанія" вказується як елемент оформлення, передбачений дизайнерською документацією, та відповідає найменуванню власника знака "ТНК".

Крім того, на дату укладення субліцензійного договору (22.05.02р), ВАТ "Тюменская нефтяная компанія" (Россия), було також власником свідоцтва на знак для товарів та послуг "Тюменская нефтяная компания". Таким чином, напис "Тюменская нефтяная компания" першим відповідачем використовувався раніше, ніж право власності на знак "Тюменская нефтяная компания" отримав позивач (15.01.04р.).

Крім того, свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 24775 від 15.04.02р. визначений знак, що складається з трьох горизонтально-послідовно-розташованих слів, підкреслених паралельно їх написанню, лінією, що має початок та кінець, відповідно під першою літерою першого слова та під останньою літерою третього слова.

Цей знак різниться від дизайнерського оформлення автозаправних станцій першого відповідача, оскільки підкреслююча лінія в місцях, де слова розшифровки абревіатури «ТНК» розміщені одне над одним, відсутня взагалі, а відкреслююча безперервна нескінченна лінія по периметру навісу для придання ілюзії ідеальної його рівності, не є підкреслюючою лінією, що присутня на знаку.

Правом інтелектуальної власності відповідно до ч. 1 ст. 418 ЦК України є право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений цим кодексом та іншим законом.

Згідно ст. 420 ЦК України до об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 431 ЦК України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягнення на нього тягне за собою відповідальність, встановлену цим кодексом, іншим законом чи договором.

Статтею 432 ЦК України визначено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до ст. 16 цього кодексу.

Як спеціальною нормою, статтею 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачені способи захисту прав, а саме суди відповідно до їх компетенції розв’язують, зокрема, спору про:

-          встановлення власника свідоцтва;

-          укладання та виконання ліцензійних договорів;

-          порушення прав власника свідоцтва.

Позивачем не надано доказів того, що першим відповідачем здійснюється незаконне використання знаку для товарів і послуг “Тюменская нефтяная компания”, зареєстрованого згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 24775 від 15.04.02р.

Крім того, позивачем не доведено, в чому полягають неправдиві відомості  щодо джерела походження нафтопродуктів та їх якості , а також суб’єкта підприємницької діяльності, який їх реалізує, і яким чином це вводить в оману споживачів нафтопродуктів та спричиняється суттєва шкода його діловій репутації.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що позов необґрунтовано, а тому у задоволенні вимог щодо заборони товариству з обмеженою відповідальністю «Космос» використовувати знак для товарів і послуг “Тюменская нефтяная компания”, зареєстрований згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 24775 від 15.04.02р., у господарській діяльності при реалізації через автозаправні станції палива, технічних мастил і олив, мастильних матеріалів та всіх товарів, які включені до 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, та зобов’язання його припинити використання знаку для товарів і послуг “Тюменская нефтяная компания”, зареєстрованого згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 24775 від 15.04.02р., шляхом демонтажу вивісок, логотипів, прапорів та обладнання з позначенням торгового знаку “Тюменская нефтяная компания” на автозаправних станціях, що знаходяться за адресою: м.Донецьк, вул. Куйбишева, 139-а та м.Донецьк, вул. Стадіонна, 4-а.

Витрати по державному миту, забезпеченню судового процесу та проведення судової експертизи відносяться на позивача згідно вимог ст.ст. 44, 49 ГПК України.

У зв’язку з тим, що у судовому засіданні за згодою сторін було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення згідно частини третьої ст. 85 ГПК України, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання, оформленого відповідно до статті 84 ГПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 16, 20, 21 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, ст.ст. 418, 420, 431, 432, 1109 ЦК України, ст.ст. 22, 33, 41, 42, 43, 44, 49, 69, 82, 84, 85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1.У задоволенні позову відмовити повністю.

2.Витрати державному миту, забезпеченню судового процесу та проведення судової експертизи відносяться на позивача.

3.Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Суддя                                                                         Підченко Ю.О.

Дата підписання рішення оформленого у відповідності з вимогами ст.84 ГПК України 10.12.07р.