АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2007
№ 21/318

Київський апеляційний господарський суд у
складі колегії суддів:

головуючого:          Андрієнка  В.В.

суддів:

при секретарі:

За участю представників:

від позивача - Дубинський М.І., Коваль А.М.,

від відповідача 1 - ОСОБА_2,

від відповідача 2 - ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні
апеляційну скаргу Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1.

на рішення Господарського суду м.Києва від
09.08.2007

у справі № 21/318

за позовом                               Товариства з
обмеженою відповідальністю “МініМакс”

до                                                   1.
Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки
України;

2. Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1.

про
визнання недійсними патентів України на промислові зразки № № 11299,
11300, 11301

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою
відповідальністю “МініМакс” (далі - ТОВ “МініМакс”) звернулось до господарського
суду м. Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України (далі Державний департамент інтелектуальної
власності) та Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1.
(далі - СПД - фізична особа ОСОБА_1.) про визнання недійсними патентів України
на промислові зразки №№ 11299, 11300, 11301.

Рішенням господарського суду м. Києва
від 09.08.2007 позов задоволено повністю. Суд визнав патенти України №№ 11299,
11300, 11301 на промислові зразки “Решітка вентиляційна пластмасова з отвором”,
“Решітка вентиляційна пластмасова з жалюзі”, “Решітка вентиляційна пластмасова”
недійсними повністю та зобов'язав Державний департамент інтелектуальної
власності внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові
зразки щодо визнання недійсними повністю патентів України №№ 11299, 11300,
11301 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені “Промислова
власність”.

Не погоджуючись з рішенням
господарського суду м. Києва від 09.08.2007 СПД - фізична особа ОСОБА_1.
05.09.2007 подав апеляційну скаргу, в якій просив його скасувати та прийняти
нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог ТОВ “МініМакс”.

Апеляційна скарга мотивована тим, що
судом першої інстанції неповно з'ясовано обставини, що мають значення для
справи, а також неправильно застосовано норми процесуального та матеріального
права.

Представники ТОВ “МініМакс” проти
доводів апеляційної скарги заперечували та просили рішення господарського суду
м. Києва від 09.08.2007 залишити без змін, а апеляційну скаргу СПД - фізичної
особи ОСОБА_1. - без задоволення.

Представник Державного департаменту
інтелектуальної власності в судовому засіданні 06.11.2007 доводи апеляційної
скарги СПД - фізичної особи ОСОБА_1. не підтримав.

Розглянувши матеріали справи,
заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі
фактичні обставини, на яких ґрунтуються доводи та заперечення сторін,
об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і
вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

В офіційному бюлетені № 1 (перша
частина) “Промислова власність. Винаходи. Корисні моделі. Промислові зразки.
Знаки для товарів і послуг. Сорти рослин” Державного департаменту
інтелектуальної власності, опубліковано відомості щодо патенту України № 30079
на винахід “Решітка вентиляційна” автором і власником якого є ОСОБА_4.
Відомості, вміщені в даному бюлетені, вважаються опублікованими 15.02.2001.

Між ОСОБА_4. та ТОВ “МініМакс” 05.01.2004
укладено ліцензійний договір № 01/04, за умовами якого, ОСОБА_4. який є автором
і власником патенту України № 30079 на винахід “Решітка вентиляційна”, за
винагороду надав ТОВ “МініМакс” виключну ліцензію на використання винаходу на
умовах цього договору на території. Разом з цим договором ОСОБА_4. передав ТОВ
“МініМакс” право на видачу субліцензій третім особам на право використання
винаходу на території (п. 2 договору).

Пунктом 1 договору передбачено, що
винахід - винахід “Решітка вентиляційна”, який захищений патентом України №
30079; патент - патент України № 30079 на винахід; територія - вся територія
України.

У пункті 4.2 договору передбачені
права та обов'язки ТОВ “МініМакс”, зокрема, ТОВ “МініМакс” має право
використовувати винахід у своїй господарській діяльності; надавати субліцензії
третім особам на право використання винаходу на території; здійснювати
необхідні дії щодо підтримання чинності патенту на винахід; вимагати припинення
порушення прав на винахід та поновлення порушених прав на винахід.

Державний департамент України по
стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) 30.12.1997 за
№ 081/022348 зареєстрував за ТОВ “МініМакс” технічні умови ТУ У В.2.5-24943410.001-97
“Решітки вентиляційні пластмасові з захисною сіткою від комах”.

Державний департамент інтелектуальної
власності 15.12.2005 зареєстрував за ОСОБА_1. промислові зразки “Решітка
вентиляційна пластмасова з отвором”, “Решітка вентиляційна пластмасова з
жалюзі”, “Решітка вентиляційна пластмасова” та видав відповідно до Закону
України “Про охорону прав на промислові зразки” патенти на промисловий зразок
“Решітка вентиляційна пластмасова з отвором” - патент № 11299, “Решітка
вентиляційна пластмасова з жалюзі” - патент № 11300, “Решітка вентиляційна
пластмасова” - патент № 11301. Заявки на реєстрацію вказаних промислових
зразків було подано СПД - фізичною особою ОСОБА_1. 30.08.2005. Відомості про
видачу патентів України №№ 11299, 11300, 11301 вважаються опублікованими
15.12.2005 в офіційному бюлетені № 12 (книга 2) “Промислова власність.
Промислові зразки. Знаки для товарів і послуг. Кваліфіковані зазначення
походження товарів” Державного департаменту інтелектуальної власності.

Причиною спору у справі стало питання
про правомірність видачі СПД - фізичній особі ОСОБА_1. патентів на промисловий
зразок “Решітка вентиляційна пластмасова з отвором” - патент № 11299, “Решітка
вентиляційна пластмасова з жалюзі” - патент № 11300, “Решітка вентиляційна
пластмасова” - патент № 11301.

Як на підставу позову ТОВ
“МініМакс” вказує на те, що промислові зразки за патентами України №№ 11299,
11300, 11301 не відповідають умовам патентоспроможності і зазначені патенти
було видано внаслідок подання відповідних заявок з порушенням прав товариства.

Згідно ст. 418 ЦК України право
інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної,
творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності,
визначений цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності
становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові
права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права
інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є
непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи
обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ст. 420 ЦК України до
об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать винаходи, корисні
моделі, промислові зразки.

Статтею 462 ЦК України передбачено,
що набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок засвідчується патентом.

Обсяг правової охорони визначається
формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового
зразка.

Умови та порядок видачі патенту
встановлюються законом.

Згідно ст. 463 ЦК України
суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та
промисловий зразок є:

1) винахідник, автор промислового
зразка;

2) інші особи, які набули прав на
винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом.

Відповідно до ст. 464 ЦК України
майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок є:

1) право на використання винаходу,
корисної моделі, промислового зразка;

2) виключне право дозволяти
використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати
ліцензії);

3) виключне право перешкоджати
неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в
тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права
інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної
власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю
відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Статтею 469 ЦК України встановлено,
що права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий
зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Закон України “Про охорону прав на
промислові зразки” регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і
здійсненням права власності на промислові зразки в Україні.

Відповідно до ст. 1 Закону України
“Про охорону прав на промислові зразки” Установа - центральний орган виконавчої
влади з питань правової охорони інтелектуальної власності.

Згідно ст. 5 Закону України “Про
охорону прав на промислові зразки” правова охорона надається промисловому
зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та
відповідає умовам патентоспроможності.

Об'єктом промислового зразка може
бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній
вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та
ергономічних потреб.

Право власності на промисловий
зразок засвідчується патентом.

Строк дії патенту на промисловий
зразок становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується
Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років.

Обсяг правової охорони, що
надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка,
представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і
засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру
зображення виробу.

Тлумачення ознак промислового
зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згідно ч. 1 ст. 6 Закону України “Про
охорону прав на промислові зразки” промисловий зразок відповідає умовам
патентоспроможності, якщо він є новим.

Промисловий зразок визнається
новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі
до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її
пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка
береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком
тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними
Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості
оскарження таких рішень (ч. 2 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на
промислові зразки”).

Отже, виходячи із змісту ст. 6 Закону
України “Про охорону прав на промислові зразки”, промисловий зразок відповідає
умовам патентоспроможності, якщо він є новим, а новим він визнається, зокрема,
якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати
подання заявки до Установи і в процесі встановлення новизни промислового зразка
також беруться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, крім тих,
що відкликані або за ними видані патенти.

Відповідно до ст. 41 ГПК України
для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і
потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Ухвалою господарського суду м. Києва
від 15.06.2006 було призначено судову експертизу інтелектуальної власності,
проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності
Академії правових наук України.

На вирішення експертизи були
поставлені наступні питання:

1) чи можна вважати, що сукупність
суттєвих ознак промислових зразків за патентами України №№ 11299, 11300, 11301
стала загальнодоступною у світі до дати подання заявок до Установи (З0.08.2005)?

2) чи можна вважати, що до
сукупності суттєвих ознак промислових зразків за патентами України №№ 11299,
11300, 11301 було включено кожну ознаку, яка входить до незалежного пункту
формули винаходу за патентом України № 30079 або ознаку, еквівалентну їй?

3) чи можна вважати, що при
використанні промислових зразків за патентами України №№ 11299, 11300, 11301
має місце використання кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули
винаходу за патентом України № 30079 або ознаку, еквівалентну їй?

У висновку № 212 судової
експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 11.06.2007 Науково-дослідного
інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України зазначено:

1) матеріали справи містять
відомості, які свідчать, що сукупність суттєвих ознак промислових зразків
“Решітка вентиляційна пластмасова з отвором”, “Решітка вентиляційна пластмасова
з жалюзі” та “Решітка вентиляційна пластмасова” за патентами України відповідно
№№ 11299, 11300, 11301 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявок
до Установи (30.08. 2005). Джерелом таких відомостей є технічні умови ТУ У
В.2.5-24943410.001-97.

2) до сукупності суттєвих ознак
промислових зразків за патентами України № 11299, 11300 та 11301 було включено
ознаки, які входять до незалежного пункту формули винаходу за патентом України
№ 30079 або ознаки, еквівалентні їм. При цьому, з 9 ознак, включених до
незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 30079, до сукупності
суттєвих ознак промислових зразків за патентами України №№ 11299, 11300,11301
було включено по 7 ознак, а по 2 ознаки не включено.

3) при використанні виробів, в яких
втілено промислові зразки за патентами України №№ 11299, 11300 та 11301, за
умови використання в них (виробах) елементів кріплення у вигляді металевих (або
неметалевих) затискачів з їх закріпленням на зворотній стороні решітки за
допомогою гвинтового з'єднання, має місце використання кожної ознаки, включеної
до незалежного пункту формули винаходу “Решітка вентиляційна” за патентом
України № 30079 або ознаки, еквівалентної їй.

Відповідно до ч. 3 ст. 42 ГПК
України у випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта
господарський суд може призначити додаткову судову експертизу.

При необхідності господарський суд
може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому
судовому експерту (ч. 4 ст. 42 ГПК України).

В п. 9.1 роз'яснення Вищого
арбітражного суду України від 11.11.1998 № 02-5/424 “Про деякі питання практики
призначення судової експертизи” зазначено, що додаткова експертиза
призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо
виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні
шляхом заслуховування експерта неможливо.

Висновок експерта визнається
неповним, якщо досліджено не всі надані йому об'єкти або не дано вичерпних
відповідей на всі поставлені перед експертом питання.

Висновок експерта визнається
неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний
характер.

Повторна судова експертиза, як вказано
в п. 9.2 зазначеного роз'яснення, призначається з ініціативи суду або за
клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим
чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у
його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо
є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом
одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову
експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Згідно ч. 5 ст. 43 ГПК України
висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і
оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього
кодексу.

Господарський суд, відповідно до ч.
2 ст. 43 ГПК України оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що
ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі
всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Кожна сторона повинна довести ті
обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень (ч.
1 ст. 33 ГПК України).

Виходячи із матеріалів справи
колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що
висновок судової експертизи є обґрунтованим і таким, що узгоджується з іншими
доказами у справі, і тому вважає, що відсутні правові підстави для призначення
повторної судової експертизи у даній справі.

Згідно ст. 25 Закону України “Про
охорону прав на промислові зразки” патент може бути визнано у судовому порядку
недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого
промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом;

б) наявності у сукупності суттєвих
ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;

в) видачі патенту внаслідок подання
заявки з порушенням прав інших осіб.

При визнанні патенту чи його
частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Враховуючи висновок № 212 судової
експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 11.06.2007, публікацію
відомостей про видачу патенту України № 30079 на винахід „Решітка вентиляційна”
у офіційному бюлетені „Промислова власність” № 1 за 2001 р. з датою публікації
15.02.2001, ТУ У В.2.5-24943410.001-97 „Решітки вентиляційні пластмасові з
захисною сіткою від комах” від 30.12.1997, а також інші докази у справі в їх
сукупності, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції обґрунтовано дійшов
висновку про те, що сукупність суттєвих ознак промислових зразків “Решітка
вентиляційна пластмасова з отвором”, “Решітка вентиляційна пластмасова з
жалюзі”, “Решітка вентиляційна пластмасова” за патентами України відповідно №№
11299, 11300, 11301 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявок до
Установи (30.08.2005), і зареєстровані за патентами України №№ 11299, 11300,
11301 промислові зразки не відповідають умовам патентоспроможності (не є
новими) і відповідно до ст. 25 Закону України “Про охорону прав на промислові
зразки” визнав їх недійсними повністю.

Доводи СПД - фізичної особи ОСОБА_1.,
наведені в апеляційній скарзі про те, що призначення судової експертизи судом
першої інстанції відбулося з порушенням законодавства колегія суддів вважає
необґрунтованими з огляду на те, що експертиза у даній справі була призначена
відповідно до ст. 41 ГПК України, ст. 7 Закону України “Про судову експертизу”,
рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 №
04-5/1107 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом
прав інтелектуальної власності”, а також рекомендацій президії Вищого
господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76 “Про деякі питання
практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із
захистом права інтелектуальної власності”.

Також, колегія суддів вважає
необґрунтованими доводи СПД - фізичної особи ОСОБА_1. про те, що даний спір про
визнання недійсними патентів належить до підвідомчості адміністративних судів з
таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 2 КАС України
завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових
відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при
здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому
числі на виконання делегованих повноважень.

До адміністративних судів можуть
бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних
повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності
Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження
(ч.2 ст. 2 КАС України).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС
України справа адміністративної юрисдикції (далі - адміністративна справа) -
переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому
хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого
самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який
здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на
виконання делегованих повноважень;

Отже, на вирішення адміністративного
суду передається публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є
орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи
службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції.

При цьому, ст. 3 КАС України не
містить визначення поняття публічно - правовий спір.

Публічно - правовий спір, про який
йдеться в п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС України - це спір, який виникає на основі
адміністративних відносин, а основною рисою в адміністративних відносин,
виходячи із змісту ч. 2 ст. 1 ЦК України, є владне підпорядкування однієї
сторони другій стороні.

Відповідно до ст. 41 Конституції
України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю
власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Право приватної власності
набувається в порядку, визначеному законом.

Ніхто не може бути протиправно
позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно ст. 1 ЦК України цивільним
законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні
відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій
самостійності їх учасників.

До майнових відносин, заснованих на
адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій
стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не
застосовується, якщо інше не встановлено законом.

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок засвідчується патентом (ч. ст. 462 ЦК України).

Відносини пов'язані з визнанням
недійсним охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності,
включаючи патент на промисловий зразок, за своєю правовою природою мають
цивільний характер, оскільки це прямо передбачено статтями 469, 479, 488 та 499
ЦК України. Патент є охоронним документом промислової власності, яким держава
засвідчує право інтелектуальної власності особи на створений ним об'єкт
промислової власності (промисловий зразок). Права, які випливають з патенту,
можуть бути об'єктом цивільного обороту.

Відносини у спорах про визнання
недійсними патентів на промислові зразки не засновані на адміністративному чи
іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, ці відносини
ґрунтуються на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій
самостійності їх учасників.

Пунктом 10 ч. 2 ст. 16 ЦК України
передбачено, що одним із способів захисту цивільних прав та інтересів може бути
визнання незаконним рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади,
органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування,
їхніх посадових і службових осіб.

Оскільки відносини учасників спору у
справі за своєю правовою природою мають цивільний характер, то припис п. 10 ч.
2 ст. 16 ЦК України підлягає застосуванню до даного спору, що виник між
сторонами.

З урахуванням наведеного колегія суддів
дійшла висновку, що даний спір підлягає розгляду господарським судом.

Інші доводи, наведені СПД -
фізичною особою ОСОБА_1. в апеляційній скарзі колегія суддів вважає
необґрунтованими та такими, що спростовуються матеріалами справи.

За наведених обставин, колегія суддів
дійшла висновку, що відсутні підстави для зміни чи скасування рішення
господарського суду м. Києва від 09.08.2007.

На підставі викладеного та
керуючись ст. ст. 99, 101, 103 - 105 Господарського процесуального кодексу
України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Рішення господарського суду м. Києва від
09.08.2007 у справі № 21/318 залишити без зміни, а апеляційну скаргу Суб'єкта
підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1. - без задоволення.

2. Матеріали справи № 21/318
повернути господарському суду м. Києва.

3. Копію постанови надіслати
сторонам.

Головуючий суддя

Судді

12.11.07 (відправлено)