ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

07.08.2007р.
м.Київ
№ 12/190-А

За позовом
До

Про

Представники:
Від позивача

Від відповідача-1
Флорена Косметік ГмбХ
1) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України
2) Товариства з обмеженою відповідальністю “Українські промислові ресурси”
визнання Свідоцтва України №43641 на знак для товарів і послуг “ФЛОРА” недійсним частково

Суддя Прокопенко Л.В.
Секретар Заяць О.П.

Радомський В.С. –предст. (дов. № 269 від 24.03.06 р.),
Полачек С.Й. –предст. (дов. № 269 від 24.03.06 р.)
Сиклітенко В.В. –предст. (дов. № 1608/1059 від 15.03.04р.)
-2     не з”явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Німецька компанія Флорена Косметік ГмбХ звернулась до Господарського суду м. Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсним частково Свідоцтва України №43641 на знак “ФЛОРА”, виданого на ім’я Товариства з обмеженою відповідальністю “Українські промислові ресурси”, зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання Свідоцтва України №43641 недійсним частково та здійснення відповідної публікації в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Свої вимоги позивач мотивує тим, що на позначення “ФЛОРА” поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, оскільки позначення “ФЛОРА” є схожим настільки, що його можна сплутати з знаком “Florena”, раніше заявленим на реєстрацію в Україні на ім'я позивача для однорідних товарів 3 класу МКТП, позначення “ФЛОРА” є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме стосовно особи позивача.

В судовому засіданні представники позивача позов підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Відповідач-1 позовні вимоги не визнав. Заперечує на тій підставі, що при проведенні кваліфікаційної експертизи заявки заявлене позначення перевірялось на відповідність умовам надання правової охорони, зокрема на тотожність і схожість позначень; експертизою не було встановлено, що знак “ФЛОРА” є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком позивача, за відсутності доказів введення в оману споживача щодо компанії Флорена Косметік ГмбХ через асоціації з його знаком, Держдепартаментом було прийняте рішення про реєстрацію знака на підставі норм Закону та Правил.

Відповідач-2 письмові заперечення проти позову не надав.

В судовому засіданні від 30.03.06 р. було оголошено перерву до 11.04.06 р. в зв’язку з неявкою представника відповідача-2.

Ухвалою від 11.04.06 р. закінчено підготовче провадження та призначено справу до розгляду.

Ухвалою суду від 27.04.06 р. призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, яку було доручено провести Науково –дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України та зупинено провадження у справі №12/190-А.

26.04.07 р. до суду надійшов висновок судової експертизи від 25.04.07 р. №191, в зв’язку з чим провадження у справі поновлено і розгляд справи призначено на 25.05.07 р.

В судовому засіданні 25.05.07 р. оголошено перерву за клопотанням представника відповідача 2 для надання йому можливості ознайомлення з матеріалами справи і висновком судової експертизи.

Розглянувши подані учасниками процесу документи, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши висновок судової експертизи, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідач-1 15.10.2004 здійснив державну реєстрацію знака для товарів і послуг “ФЛОРА” та видав Свідоцтво України № 43641 на ім’я відповідача-2.

Позивач вважає, що зазначене Свідоцтво видане у порушення його прав, знак “ФЛОРА” не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим відповідно до Закону.

Вказані обставини позивач підтверджує наступним.

Позивач є власником знаку “Florena” за міжнародною реєстрацією № 642422 від 31.08.1995 р., правова охорона якого поширена на територію України.

Позивач вважає, що при реєстрації Свідоцтва України № 43641 були допущені такі порушення Закону: не дотримано вимог абз. 2 п. 3 ст. 6 та абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” № 3771-ХІІ від 23.12.1993 із змінами, внесеними Законом № 751-XIV від 16.06.1999 (далі –Закон), чинного на дату подання заявки на реєстрацію знака “ФЛОРА”, якою є 29.10.2001 р., таким чином на Свідоцтво України № 43641 поширюються підстави визнання його недійсним частково, встановлені відповідно до п. 1. а) ст. 19 Закону.

В підтвердження зазначеного позивач наводить такі доводи: знак “ФЛОРА”, зареєстрований за Свідоцтвом України № 43641 для позначення товарів 3 класу МКТП, є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком позивача “Florena”, раніше заявленим на реєстрацію в Україні; товари 3 класу МКТП, зазначені за оскаржуваним Свідоцтвом, є однорідними товарам 3 класу, на які поширюється охорона знаку позивача, знак “ФЛОРА” є оманливим щодо особи, яка виробляє товар.

Відповідач-1 заперечує на тій підставі, що експертиза заявки на видачу Свідоцтва України на знак “ФЛОРА” була проведена відповідно до Закону і встановлених на його основі Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, в редакції наказу Держпатенту України від 20.08.1997 №72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22.09.1997 за №416/2220 (далі –Правила), експертизою не було встановлено, що знак “ФЛОРА” є схожим, настільки, що його можна сплутати із знаком позивача “Florena”; експертиза не мала підстав для відмови у наданні правової охорони знаку “ФЛОРА” на підставі введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар.

Відповідач-2 письмових заперечень проти позовних вимог не надав.

В судовому засіданні представник відповідача 2 просив відмовити в задоволенні позову, оскільки знаки “ФЛОРА” та “Florena” не є схожими настільки, що їх можна сплутати, позначення “ФЛОРА” не є таким, що може ввести в оману щодо особи позивача.

Проаналізувавши матеріали справи, пояснення представників сторін, дослідивши висновок судової експертизи, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що знак позивача за міжнародною реєстрацією №642422 “Florena” є словесним позначенням, виконаним літерами латинської абетки. Міжнародна реєстрація знаку діє на території України у повному обсязі з 31.08.1995р.

Знак відповідача-2 “ФЛОРА” становить собою словесне позначення, виконане літерами кириличної абетки, заявка на реєстрацію якого подана 29.10.2001 р.

Відповідно до абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг.

Відповідно до ч. 2 п. 4.3.2.6. Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Суд погоджується з висновком судової експертизи, що словесні позначення “ФЛОРА” та “Florena” походять від однієї лексичної одиниці латинської мови “флора”.

Суд погоджується з доводами позивача, що словесні позначення “ФЛОРА” та “Florena” є фонетично тотожними в початкових частинах, що також підтверджується висновком судової експертизи.

Суд також погоджується з доводами позивача стосовно того, що фонетично тотожними з початковою частиною словесного позначення позивача “Florena” є 4 із 5-ти звуків позначення відповідача-2 “ФЛОРА” і при цьому порівнювані позначення закінчуються на ту саму літеру “а”.

Приймаючи до уваги наведене, суд встановив, що словесне позначення відповідача-2 “ФЛОРА” фонетично є схожим настільки, що його можна сплутати із словесним знаком позивача “Florena”.

Судом встановлено, що словесні позначення “ФЛОРА” та “Florena” виконані із застосуванням друкованих літер кириличної та латинської абетки відповідно, у чорно-білому зображенні.

Різниця в написанні літер словесних позначень відповідача-2 та позивача сприяє тому, що знаки графічно не є схожими до ступеню сплутування.

При цьому суд встановив, що хоча знаки мають різне написання, вони є фонетично схожими настільки, що їх можна сплутати, і сама подібність у вимові є підставою сплутування знаків.

Суд приймає до уваги доводи позивача стосовно того, що слово “флора”, яке становить словесне позначення знаку відповідача 2, та слова “flora” і “floral”, від яких походить словесне позначення знаку позивача, мають однакові значення, такі як “той, що відноситься до флори, рослинний, квітковий”, “квітка”.

Суд також приймає до уваги висновок судової експертизи стосовно того, що словесні позначення “ФЛОРА” та “Florena” мають однакову семантичну основу і викликають певну асоціацію з якимись властивостями або характеристиками рослинного світу.

Суд приходить до висновку, що однакова семантична основа словесних позначень є підставою їх семантичної схожості настільки, що їх можна сплутати.

Приймаючи до уваги наведене, суд встановив, що словесне позначення відповідача-2 “ФЛОРА” семантично є схожим настільки, що його можна сплутати із словесним знаком позивача “Florena”.

Відповідно до ч. 2 п. 4.3.2.4. Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Суд приходить до висновку, що основою асоціації в цілому словесного позначення відповідача 2 “ФЛОРА” та словесного знаку позивача “Florena” є їх фонетична та семантична схожість настільки, що їх можна сплутати.

Приймаючи до уваги положення ч. 2 п. 4.3.2.4 та ч. 2 п. 4.3.2.6. Правил, суд встановив, що знак відповідача-2 “ФЛОРА” є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком позивача “Florena”.

Твердження відповідача-1 про те, що експертизою не було встановлено, що знак “ФЛОРА” є схожим, настільки, що його можна сплутати із знаком позивача “Florena” спростовується встановленими судом обставинами.

Твердження відповідача-2 про те, що знаки “ФЛОРА” та “Florena” не є схожими настільки, що їх можна сплутати, спростовується встановленими судом обставинами.

Суд встановив, що знак за свідоцтвом України № 43641 “ФЛОРА” зареєстровано для товарів 3 класу МКТП “зубні порошки і пасти”.

Знак за міжнародною реєстрацією № 642422 “Florena” зареєстровано для товарів 3 класу МКТП “Парфумерія, косметика, ефірні олії, лосьйони для волосся, мила, вибілювальні препарати та інші речовини для прання”.

Відповідно до ч. 3 п. 4.3.2.5. Правил визначено, що для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Суд погоджується з висновком судової експертизи, що товари 3 класу МКТП “зубні порошки і пасти”, для яких зареєстровано знак відповідача 2, та товари 3 класу МКТП, для яких зареєстровано знак позивача, мають однакову сферу застосування, таку як гігієнічний догляд за людським тілом.

Суд також приходить до висновку, що товари 3 класу МКТП “зубні порошки і пасти”, вказані за Свідоцтвом на знак відповідача-2, та товари 3 класу МКТП “мила”, вказані за міжнародною реєстрацією знаку позивача, в свою чергу відносяться до засобів особистої гігієни людини.

Вищевказане є підставою віднесення товарів 3 класу МКТП, вказаних за Свідоцтвом на знак відповідача-2, та товарів 3 класу МКТП, вказаних за міжнародною реєстрацією знаку позивача, до одного роду (виду) товарів, такого як туалетні та косметичні препарати.

Суд погоджується з доводами позивача стосовно того, що умови та канали збуту таких товарів через спеціалізовані відділи супермаркетів, магазинів та аптек будуть однаковими, що також підтверджено висновком судової експертизи.

Суд приходить до висновку, що коло споживачів вказаних товарів також буде однаковим.

Враховуючи положення ч. 3 п. 4.3.2.5. Правил, суд встановив, що товари 3 класу МКТП, що позначаються знаком “ФЛОРА” за Свідоцтвом України № 43641, та товари 3 класу МКТП, що позначаються знаком “Florena” за міжнародною реєстрацією № 642422, є однорідними.

Суд приходить до висновку, що на позначення “ФЛОРА” за Свідоцтвом України № 43641 поширюються частково підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені відповідно до абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону.

Відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими, або такими, що можуть ввести в оману, зокрема стосовно особи, яка виробляє товар.

Відповідно до ч. 1 п. 4.3.1.9. Правил визначено, що до оманливих позначень або таких, що можуть ввести в оману, зокрема щодо особи, яка виробляє товар, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Суд погоджується із твердженням позивача, що підставою виникнення у споживача асоціації про належність знаку відповідача-2 “ФЛОРА” позивачу, компанії Флорена Косметік ГмбХ, яка є власником знаку “Florena”, є схожість словесних позначень настільки, що їх можна сплутати, та однорідністю товарів 3 класу МКТП, які ними позначаються.

Вказане узгоджується з поняттям знаку, наведеному у ст. 1 Закону, відповідно до якого знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб. Таким чином, імовірність введення споживача в оману стосовно особи власника знака залежить від самої подібності знаків до ступеню змішування та застосування знака для однорідних товарів чи послуг.

Твердження відповідача-1 стосовно того, що експертиза не мала підстав для відмови у наданні правової охорони знаку “ФЛОРА” на підставі введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар, оскільки при проведенні експертизи позначення за Свідоцтвом № 43641 було зроблено висновок, що воно не є тотожним чи схожим із знаком позивача, спростовується встановленими судом обставинами.

Суд встановив, що схожий із знаком німецької компанії настільки, що його можна сплутати, знак відповідача-2 “ФЛОРА” може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, як такий, що викликає асоціації із компанією Флорена Косметік ГмбХ.

Суд приходить до висновку, що на позначення “ФЛОРА” за Свідоцтвом України № 43641 поширюються частково підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону.

Суд приходить до висновку, що позначення “ФЛОРА” за Свідоцтвом України № 43641 за критеріями схожості настільки, що його можна сплутати з раніше заявленим на реєстрацію в Україні знаком позивача, однорідності товарів 3 класу МКТП, що ними позначаються, можливості введення в оману споживачів щодо виробника відповідних товарів підпадає частково під дію встановлених ст. 6 Закону підстав для відмови в наданні правової охорони і не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим відповідно до п. 1 ст. 5 Закону. Зазначене є підставою визнання свідоцтва недійсним частково відповідно до п. 1. а) ст. 19 Закону.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 69-71, 86, 158-163 КАС України, суд, –

ПОСТАНОВив:

1.          Позовні вимоги задовольнити повністю.

2.          Свідоцтво України № 43641 на знак для товарів і послуг “ФЛОРА” визнати недійсним частково, а саме у відношенні товарів 3 класу МКТП.

3.          Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести до Державного Реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання Свідоцтва України № 43641 недійсним частково, а саме у відношенні товарів 3 класу МКТП, та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

4.          Постанова відповідно до ч. 1 ст. 254 КАС України набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано.

5.          Постанова може бути оскаржена за правилами, встановленими ст.  ст.  185 - 187 КАС України.

Суддя                                                                                              Л.В.Прокопенко