ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2007 р.
№ 21/553

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П.–головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (US), Сполучені Штати Америки

на рішення господарського суду міста Києва від 27.04.2007 та

постанову Київського апеляційного господарського суду від 07.08.2007

зі справи № 21/533

за позовом Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (US)

до закритого акціонерного товариства "Транс Оіл", м. Київ (далі –ЗАТ "Транс Оіл"),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача –Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі –Державний департамент інтелектуальної власності),

про припинення порушення прав на винахід та

зустрічним позовом ЗАТ "Транс Оіл"

до Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (US) та

Державного департаменту інтелектуальної власності

про визнання недійсним патенту України № 4200.

Судове засідання проведено за участю представників:

Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (US) –Гусака А.М., Журкової Т.О.,                Мамуні О.С., Філатова О.В.,

ЗАТ "Транс Оіл" –не з'яв.,

Державного департаменту інтелектуальної власності –не з'яв.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (US) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до ЗАТ "Транс Оіл" про припинення порушення прав інтелектуальної власності на винахід "Спосіб боротьби з небажаною рослинністю" за патентом України № 4200 та відшкодування моральної і матеріальної шкоди.

ЗАТ "Транс Оіл", у свою чергу, подало зустрічний позов до Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (US) про визнання недійсним патенту України № 4200 на винахід "Спосіб боротьби з небажаною рослинністю".

Рішенням господарського суду міста Києва від 27.04.2007 (суддя Шевченко Е.О.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 07.08.2007 (колегія судді в у складі: суддя                  Отрюх Б.В. –головуючий, судді Верховець А.А., Тищенко А.І.), у задоволенні первісного позову відмовлено; зустрічний позов задоволено:

визнано недійсним повністю патент України № 4200 на винахід "Спосіб боротьби з небажаною рослинністю";

зобов’язано Державний департамент інтелектуальної власності внести відомості, пов’язані з визнанням недійсним названого патенту, до Державного реєстру винаходів України та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність";

стягнуто з Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (US) на користь ЗАТ "Транс Оіл" 10 074 грн. вартості судової експертизи.

Судові рішення мотивовано, зокрема, тим, що:

ЗАТ "Транс Оіл" у виробництві препарату "Атлант В.Г.", пропонуванні його до продажу використовує власний винахід за патентом України № 62858, а не винахід за патентом України № 4200, що належить позивачеві за первісним позовом;

винахід за патентом України № 4200 не відповідає такій умові патентоздатності, визначеній статтею 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі –Закон), як  новизна, оскільки станом на 08.05.1986 новизна винаходу "Спосіб боротьби з небажаною рослинністю" за патентом СРСР № 1701103, в результаті перереєстрації якого було видано патент України № 4200, була розкрита у патенті США № 4383113, виданому 10.05.1983.

Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (US) звернулася до Вищого господарського суду України з  касаційною скаргою, в якій просить рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції. Скаргу обґрунтовано, зокрема, тим, що судовими інстанціями у вирішенні спору порушено норми матеріального та процесуального права, зокрема Цивільного кодексу України (далі –ЦК України), Закону, Господарського процесуального кодексу України (далі –ГПК України). Як зазначено скаржником, попередніми судовими інстанціями не досліджено належним чином подані позивачем за первісним позовом докази зі справи та не призначено повторну комплексну експертизу зі справи, що є порушенням статті 42 ГПК України, оскільки проведена експертиза об’єктів інтелектуальної власності є необґрунтованою, суперечливою, неповною та складеною з істотним порушенням процесуальних норм. Крім того, на думку скаржника, судова експертиза проведена експертами, які не мають необхідних спеціальних знань у галузі органічної хімії, що призвело до прийняття необґрунтованого висновку. Цю обставину підтверджено відповідними рецензіями, у тому числі і атестованим експертом –хіміком за дорученням Міністерства Юстиції України. Так, досліджуючи речовини з різними хімічними назвами та однаковою структурною формулою, експертами було залишено поза увагою, що вони відповідають одній і тій самій речовині –трибенурон-метилу, який було захищено патентом позивача.

У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "Транс Оіл" заперечує проти доводів скарги і просить судові рішення зі справи залишити без змін, а                             касаційну скаргу –без задоволення.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

До Вищого господарського суду України надійшло клопотання ТОВ "Транс Оіл" про відкладення розгляду касаційної скарги через зайнятість його представників в інших судових засіданнях та хворобу, а тому неможливість 06.11.2007 взяти участь у судовому засіданні. Представники Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (US) проти задоволення зазначеного клопотання заперечували з огляду на те, що в матеріалах справи наявний відзив ТОВ "Транс Оіл" на касаційну скаргу, його позиція відома, а касаційна інстанція не має права досліджувати докази, а лише перевіряє правильність застосування матеріального і процесуального законодавства судовими інстанціями.

Беручи до уваги, що участь представників сторін у касаційному розгляді не є обов’язковою, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (US), Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено:

- Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (US) є власником патенту України              № 4200 на винахід "Спосіб боротьби з небажаною рослинністю" (відомості про видачу зазначеного патенту 27.12.1994 опубліковано в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 6-1 за 1994 рік);

- патент України № 4200 було видано в результаті перереєстрації патенту СРСР № 1701103 на винахід "Способ борьбы с нежелательной растительностью", який видано 22.08.1991 з датою пріоритету 10.05.1985 та є чинним з 08.05.1986;

- ЗАТ "Транс Оіл" є власником патенту України № 62858 на винахід "Гербіцидний препарат "АТЛАНТ 75 % В.Г." (відомості про видачу зазначеного патенту 15.12.2004 опубліковано в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 12 за 2004 рік);

- відповідно до висновку судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 11.12.2006 № 4801:

формули винаходу за патентом СРСР № 1701103 та патентом України              № 4200 на дату видачі патенту № 4200, тобто на 27.01.1994, не були тотожними;

формули винаходу за патентом СРСР № 1701103 та патентом України              № 4200 на дату подання заявки № , тобто на 08.09.2003, не були тотожними;

у формулі винаходу за патентом СРСР № 1701103 наявні не всі ознаки, які були у заявці № 4027602 від 08.05.1986 на реєстрацію даного винаходу, в тому числі –у формулі винаходу, викладеній у цій заявці;

у формулі винаходу "Спосіб боротьби з небажаною рослинністю" за патентом України № 4200 наявні не всі ознаки, які були у поданій заявці                    № 4027602 від 08.05.1986, зокрема, у патенті України № 4200 не відтворено незалежний пункт формули винаходу за заявкою № 4027602, не наведені склади композицій, визначені у ряді залежних пунктів формули винаходу за заявкою № 4027602;

виготовлення, застосування, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях, а також застосування або пропонування для застосування в Україні гербіцидного препарату "Атлант 75% В.Г." за патентом України № 62858 ЗАТ "Транс Оіл" не є використанням винаходів за патентом СРСР № 1701103 або патентом України № 4200;

процес використання покупцями препарату "Атлант 75 в.г." за патентом України № 62858  виробництва ЗАТ "Транс Оіл" не є застосуванням винаходу за патентом України № 4200;

станом на 08.05.1986 новизна винаходу "Спосіб боротьби з небажаною рослинністю" за патентом СРСР № 1701103 була розкрита у патенті США                 № 4383113, виданому 10.05.1983;

у формулі винаходу за патентом СРСР № 1701103 наявні ознаки, яких не було у формулі винаходу, викладеній у заявці № 4027602;

в інформації на упаковці препарату "Атлант В.Г." виробництва ЗАТ "Транс Оіл" до 10.11.2005 не були використані всі ознаки незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 4200;

у наданих матеріалах справи наявні відомості лише про такі дії ЗАТ "Транс Оіл", як виготовлення гербіцидного препарату "Атлант 75 % В.Г." та пропонування його для продажу. Ці дії є використанням винаходу "Гербіцидний препарат "АТЛАНТ 75% В.Г." за патентом України № 62858.

Судом апеляційної інстанції також встановлено, що за дорученням Міністерства юстиції України судовими експертами Крайнєвим П.П. (зокрема, за спеціальністю "Дослідження, пов’язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції") та Юрченком Є.М. (за спеціальностями "Дослідження наркотичних, сильнодіючих і отруйних речовин" та "Дослідження речовин хімічних виробництв") 05.07.2007 та 02.07.2007 відповідно проведено рецензування висновку судової експертизи від 11.12.2006 № 4801 зі справи № 21/553. Відповідно до зазначених рецензій, зокрема, дослідження в частині органічної хімії у проведенні судової експертизи зі справи виконано на посередньому професійному рівні, у висновку такої експертизи відсутні викладення аналітичних тлумачень експерта-хіміка та обґрунтування його проміжних висновків.

Відповідно до частини другої Закону об'єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Згідно зі статтею 462 ЦК України і частиною п’ятою статті 6 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу. Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу та відповідних креслень.

Відповідно до статті 464 ЦК України і частини другої статті 28 Закону патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Згідно з частиною п’ятою статті 28 патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

В абзацах четвертому –шостому частини другої статті 28 Закону зазначено, що використанням винаходу визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

За приписами абзаців восьмого - тринадцятого частини другої статті 28 Закону продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Попередні судові інстанції на підставі досліджених доказів зі справи дійшли висновку про те, що виготовлення, застосування, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях, а також застосування або пропонування для застосування в Україні гербіцидного препарату "Атлант 75% В.Г." за патентом України № 62858 ЗАТ "Транс Оіл" не є використанням винаходів за патентом СРСР № 1701103 або патентом України № 4200, тобто кожна зі сторін у справі у своїй діяльності використовує винаходи, захищені належними їм різними патентами. Отже, за висновками судів, використання кожною зі сторін свого винаходу не порушує прав іншої сторони, оскільки вони не протиставляються один одному.

Водночас відповідно до частини першої статті 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно з частиною першою статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею  1 ГПК України передбачено, що підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Таким чином, приймаючи рішення зі справи в частині задоволення зустрічних позовних вимог про визнання недійсним патенту України № 4200, господарський суд міста Києва та Київський апеляційний господарський суд мали б встановити, яким саме чином порушуються права позивача за зустрічним позовом у тому випадку, коли кожна зі сторін використовує свої винаходи. Проте, приймаючи рішення у відповідній частині, суди виходили лише з того, що станом на 08.05.1986 новизна винаходу "Спосіб боротьби з небажаною рослинністю" за патентом СРСР № 1701103 була розкрита у патенті США №4383113, виданому 10.05.1983.

Разом з тим, рішення у зазначеній частині прийнято за неповного з’ясування обставин справи.

Так, відповідно до пункту 6 Прикінцевих і перехідних положень ЦК України правила цього Кодексу про позовну давність застосовуються до позовів, строк пред'явлення яких, встановлений законодавством, що діяло раніше, не сплив до набрання чинності ЦК України. ЦК України набрав чинності  з 01.01.2004.

Згідно зі статтею 71 Цивільного кодексу Української РСР загальний строк для захисту права за позовом особи, право якої порушено (позовна давність), встановлюється в три роки.

За приписами статті 74 цього Кодексу перебіг строку позовної давності починається з дня виникнення права на позов. Право на позов виникає з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права.

Як зазначено у судових рішеннях з цієї справи, 27.12.1994 Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (US) видано патент України № 4200 та здійснено публікацію відомостей про видачу такого патенту.

24.10.2005 ТОВ "Транс Оіл" звернулося до господарського суду міста Києва із зустрічним позовом про визнання недійним патенту України № 4200.

На відміну від припису частини третьої статті 267 ЦК України, за яким позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення, згідно зі статтею 75 Цивільного кодексу Української РСР позовна давність застосовується судом, арбітражем або третейським судом незалежно від заяви сторін.

Відповідно ж до статті 80 ГПК України закінчення строку позовної давності до пред'явлення позову є підставою для відмови в позові.

З урахуванням викладеного у розгляді зустрічних позовних вимог господарський суд міста Києва та Київський апеляційний господарський суд повинні були з’ясувати відповідні обставини та за необхідності застосувати позовну даність, чого на порушення наведених приписів законодавства зроблено не було.

Також згідно з абзацом шостим пункту 3 Постанови Верховної Ради України від  23.12.1993 № 3769-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" авторське свідоцтво СРСР чи патент України на винахід може бути визнано недійсним у порядку, встановленому цим Законом, у разі невідповідності винаходу умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Таким чином, судові інстанції, розглядаючи позовні вимоги про визнання недійсним патенту України № 4200, який було перереєстровано з патенту СРСР № 1701103, повинні були застосовувати норми законодавства, що діяло на дату подання заявки, встановивши точно цю дату.

Крім того, у відповідності зі статтею 43 ГПК України наявні докази підлягають оцінці у їх сукупності, і жодний доказ не має для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом. Викладення у рішенні лише доводів та доказів сторони, на користь якої приймається рішення, є порушенням вимог статті 42 ГПК України щодо рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Господарський суд першої інстанції, відмовляючи у задоволенні первісного позову, взяв до уваги лише висновок судової експертизи від 11.12.2006 № 4801, не врахувавши доводів позивача за первісним позовом про необхідність проведення додаткової комплексної експертизи через суперечність та неповноту зроблених досліджень. Апеляційним господарським судом не було виправлено цієї помилки, не взято до уваги зауваження, викладені в рецензії на відповідний висновок судової експертизи та надані судовими експертами Крайнєвим П.П. (зокрема, за спеціальністю "Дослідження, пов’язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції") і Юрченком Є.М. (за спеціальностями "Дослідження наркотичних, сильнодіючих і отруйних речовин" та "Дослідження речовин хімічних виробництв").

Згідно з пунктом 1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 № 144/5) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за № 705/3145 експертиза, для вирішення питань якої необхідні знання з різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань, є комплексною. До проведення таких експертиз, у разі потреби, залучаються фахівці установ та служб (підрозділів) інших центральних органів виконавчої влади або інші фахівці, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.

Судовими інстанціями у вирішенні спору та наданні оцінки висновку судової експертизи від 11.12.2006 № 4801 не взято до уваги, що судовий експерт Нечитайло Н.М. мав кваліфікацію судового експерта лише зі спеціальностей "Дослідження наркотичних, сильнодіючих і отруйних речовин" та "Дослідження спиртомістких сумішей".

Як зазначено у рецензії атестованого експерта –спеціаліста у галузі органічної хімії, експертом, що проводив дослідження хімічної речовини недостатньо було вивчено надані матеріали, у висновку відсутнє викладення аналітичних тлумачень, що свідчить про недостатній аналіз матеріалів. Крім того, у рецензії зазначено, що структурна формула речовини за патентом СРСР № 1701103, дослідження якої проводилося експертом, взагалі не могла існувати, проте оцінка відповідної технічної помилки та її вплив на зазначене дослідження здійснено не було. Не було оцінено експертом-хіміком також тієї обставини, що при присвоєнні хімічних назв за різними системами для складання органічних речовин формально назви будуть виглядати різними, але в будь-якому разі будуть відображати речовину однієї структури. Тобто всі хімічні назви трибенурон-метилу, які наведені у висновку, є формулами однієї речовини (за винятком тієї речовини, яка внаслідок технічної помилки зазначена у патенті СРСР № 1701103).

Проте належної оцінки зазначеним обставинам апеляційним господарським судом надано не було, а з відхиленням зазначених обставин без оцінки відповідних доказів, як це було здійснено апеляційним судом, Вищий господарський суд погодитись не може через необґрунтованість такого відхилення.

Відповідно до частини другої статті 42 ГПК України при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

З урахуванням викладеного касаційна інстанція дійшла висновку про порушення попередніми судовими інстанціями вимог статей 34, 41 та 43 ГПК України у встановленні обставин справи, що складають фактичну основу спірних правовідносин.

Таким чином, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України є підставою для скасування оскаржуваних судових рішень зі справи.

Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 1117 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.

Керуючись статтями 1117 –11112 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (US) задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 27.04.2007 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 07.08.2007 зі справи № 21/533 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Суддя                                                                                                В. Селіваненко

Суддя                                                                                                І. Бенедисюк

Суддя                                                                                                Б.Львов