ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2007 р.
№ 12/206

Вищий господарський суд України у складі:  суддя Москаленко В.С. - головуючий, судді Львов Б.Ю. і  Селіваненко В.П.

розглянув касаційну скаргу закритого акціонерного товариства “Виробниче об’єднання “Конті”, м. Донецьк (далі -  ЗАТ “ВО “Конті”)

на постанову Житомирського апеляційного господарського суду від 22.02.2007

зі справи  № 12/206

за позовом ЗАТ “ВО “Конті”

до закритого акціонерного товариства “Хмельницька кондитерська фабрика “Кондфіл”, м. Хмельницький (далі -  ЗАТ “ХКФ “Кондфіл”)

про усунення порушення прав власника товарного знака і стягнення           250 000 грн.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

позивача – Черемісової О.А.,

відповідача –Козака О.П.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Позов в даній справі було подано про:

- стягнення з ЗАТ “ХКФ “Кондфіл” за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності –товарного знака “Чунга-Чанга” разового грошового стягнення в сумі 250 000 грн.;

- вилучення з цивільного обігу товарів ЗАТ “ХКФ “Кондфіл”, виготовлених та введених в обіг під знаком для товарів і послуг                  “Чунга-Чанга”;

- вилучення з цивільного обігу матеріалів та знарядь, які використовувалися для виготовлення товарів під знаком для товарів і послуг “Чунга-Чанга”;

- зобов’язання ЗАТ “ХКФ “Кондфіл” за власний рахунок опублікувати в газеті “СІМ” повідомлення про порушення права інтелектуальної власності та зміст рішення суду стосовно такого порушення;

- зобов’язання ЗАТ “ХКФ “Кондфіл” розмістити на офіційному сайті http://kondfil/com/ua інформацію про зняття з виробництва та реалізації товарів під знаком для товарів і послуг “Чунга-Чанга”.

Рішенням господарського суду Хмельницької області від 27.03.2006 (суддя Шпак В.О.), залишеним без змін постановою Житомирського апеляційного господарського суду від 22.02.2007 (колегія суддів у складі: Зарудяна Л.О. –головуючий, судді Вечірко І.О. і Ляхевич А.А.), позов задоволено частково:

- вилучено з цивільного обігу товари ЗАТ “ХКФ “Кондфіл”, які виготовлені та введені в цивільний обіг під знаком для товарів і послуг “Чунга-Чанга”;

- вилучено з цивільного обігу матеріали та засоби, які використовувалися ЗАТ “ХКФ “Кондфіл” для виготовлення товарів під знаком для товарів і послуг “Чунга-Чанга”;

- ЗАТ “ХКФ “Кондфіл” зобов’язано за власний рахунок опублікувати в газеті “СІМ” відомості про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення;

- ЗАТ “ХКФ “Кондфіл” зобов’язано розмістити на офіційному сайті http://kondfil/com/ua інформацію про зняття з виробництва та реалізацію товарів під знаком для товарів і послуг “Чунга-Чанга”;

- на ЗАТ “ХКФ “Кондфіл” віднесено судові витрати зі справи;

- у стягненні 250 000 грн. відмовлено.

У прийнятті зазначених рішення та постанови попередні судові інстанції з посиланням на статті 418, 431, 432 Цивільного кодексу України (далі -  ЦК України), статтю 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, статтю 26 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” виходили з доведеності позивачем неправомірного використання відповідачем знака для товарів і послуг й відтак –обґрунтованості позовних вимог, крім вимоги про стягнення 250 000 грн.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ЗАТ “ВО “Конті” просить скасувати оскаржувану постанову апеляційної інстанції з даної справи і прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги та стягнути з ЗАТ “ХКФ “Кондфіл” 250 000 грн. за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності, а також витрати зі сплати державного мита в сумі 1 250 грн. Скаргу мотивовано порушенням апеляційним господарським судом у розгляді даної справи норм матеріального і процесуального права, в тому числі статей 8, 432 ЦК України, статей 22, 43, 83, 84, 101, 105 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України). На думку ЗАТ “ВО “Конті”, суд апеляційної інстанції не з’ясував у повному обсязі фактичні обставини, зокрема, пов’язані з вилученням з цивільного обігу спірних товарів та матеріалів і знарядь (засобів), які використовувалися для їх виготовлення.

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Сторони відповідно до статті 1114 ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- знак для товарів і послуг “Чунга-Чанга” зареєстрований на ім’я ЗАТ “ВО “Конті” за 16, 30, 35 і 43 класами МКТУ згідно з свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 24448, виданим Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 15.04.2002 з дією пріоритету з 03.03.1999;

- на офіційному сайті ЗАТ “ХКФ “Кондфіл” у мережі Інтернет http://kondfil/com/ua на сторінці: “Продукція” було розміщено інформацію про види продукції, які випускає ця фабрика; в підрозділі “Вафлі” зазначалося, що одним з видів такої продукції є вафлі “Чунга-Чанга”;

- 04.11.2005 ЗАТ “ВО “Конті” звернулося до ЗАТ “ХКФ “Кондфіл” з листом, в якому містилися вимоги про: припинення незаконного використання знака для товарів і послуг “Чунга-Чанга”; вилучення з виробництва продукції, яка відпускається під знаком для товарів і послуг “Чунга-Чанга”; надання протягом 10 календарних днів довідки з вказівкою періоду випуску та реалізації вафель “Чунга-Чанга”, обсягу їх виробництва та реалізації за період з моменту початку випуску до дати отримання відповідного листа в тоннах та у вартісному вираженні;

- ЗАТ “ХКФ “Кондфіл” повідомило ЗАТ “ВО “Конті”, що на початку 2005 року ЗАТ “ХКФ “Кондфіл” була розроблена оригінальна рецептура на п’яти–та дев’ятишарові вафлі з темним вафельним листом “Чунга-Чанга”. Згідно з вимогами Державного стандарту України 3946-2000 “Система розроблення і постановлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Основні положення” дана рецептура була рекомендована до затвердження Державною дегустаційною комісією по оцінці якості продукції Державного департаменту продовольства Мінагрополітики України (протокол від 14.04.2005 № 4). У зв’язку з тим, що вафлі з назвою  “Чунга-Чанга” в реєстрі ЗАТ “Укркондитер” за іншими виробниками не значилися, рецептура на вафлі з такою назвою була затверджена 14.04.2005 для ЗАТ “ХКФ “Кондфіл”. Словосполучення “чунга-чанга” є назвою і цитатою з відомої пісні, що вперше була виконана в однойменному мультиплікаційному фільмі, та було достатньо відомим і загальновживаним як у колишньому СРСР, так і в Україні. У зв’язку з цим названа фабрика не погодилася з твердженням про порушення нею прав ЗАТ “ВО “Конті”, оскільки згідно з частиною четвертою статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не реєструються як знаки позначення, які відтворюють назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

- ЗАТ “ХКФ “Кондфіл” використовувало знак для товарів і послуг позивача “Чунга-Чанга” у виготовленні та реалізації вафель “Чунга-Чанга”;

- в обґрунтування розміру разового грошового стягнення ЗАТ                “ВО “Конті” зазначило, що:

протягом 2000-2004 ним під торговою маркою “Чунга-Чанга” випускалася кондитерська карамель. У 2005 році випуск даної продукції було призупинено з метою розробки нової концепції товарного знака                    “Чунга-Чанга” та випуску оновленої продукції з поліпшеними якісними характеристиками. В даному випадку неможливо точно визначити середню величину затрат на розробку, підготовку, випуск, серійне виробництво кондитерської продукції під назвою “Чунга-Чанга”. Загальна середня величина затрат складає від 435 000 грн. до 677 000 грн.;

сума разового грошового стягнення 250 000 грн. є:

мінімальною стосовно тих затрат, які понесе ЗАТ “ВО “Конті” внаслідок випуску нового продукту;

мінімальною стосовно тих доходів, які могло б отримати ЗАТ              “ХКФ “Кондфіл” у випадку надання йому ліцензії;

мінімальною стосовно тих затрат, які має понести ЗАТ “ВО “Конті” для відновлення своєї ділової репутації та комерційного імені при використанні торгової марки “Чунга-Чанга”.

Причиною виникнення спору зі справи є питання щодо наявності правових підстав для захисту прав позивача в обраний ним спосіб.

Відповідно до статті 431 ЦК України порушення  права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Згідно з статтею 432 названого Кодексу:

- кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу;

- суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності;

вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності;

застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Відповідно до пунктів 1, 3, 4 статті 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”: правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом; право власності на знак засвідчується свідоцтвом; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та  переліком товарів і послуг.

За приписами статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”:

- свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом;

- використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

- свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

Відповідно до частини першої статті 20 названого Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

З урахуванням встановлених обставин справи та відповідних законодавчих приписів суд апеляційної інстанції у розгляді даної справи дійшов обґрунтованого висновку щодо необхідності відмови позивачеві в задоволенні його вимог про застосування разового грошового стягнення в сумі 250 000 грн. З цього приводу слід зазначити таке.

Суд першої інстанції неправомірно послався на відсутність доказів заподіяння “збитків саме в такій сумі”: відповідна сума не є збитками, а становить, як визначено позивачем, разове грошове стягнення замість відшкодування збитків (пункт 5 частини другої статті 432 ЦК України).

Апеляційна інстанція в обґрунтування відмови в задоволенні вимог про стягнення відповідної суми послалася на те, що “правила про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності не є нормою прямої дії, тому що передбачає встановлення законом граничних або диференційованих розмірів грошового стягнення. Проте Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не встановлює граничні розміри такого стягнення”.

Скаржник, заперечуючи проти відповідної мотивації судового рішення, наполягає на стягненні на його користь суми 250 000 грн., посилаючись на необхідність застосування до спірних відносин за аналогією закону (частина перша статті 8 ЦК України) припису статті 52 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, яким передбачено право суду постановити рішення чи ухвалу про виплату порушником авторських прав компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу. Однак з такими висновками погодитися не можна.

Згідно з частиною другою статті 432 ЦК України застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності можливе у випадках та в порядку, встановлених законом. Розмір стягнення визначається відповідно до закону. Законами України, в тому числі названим Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, не встановлено ні випадків, ані розміру зазначеного стягнення, що здійснювалося б на захист прав, які виникають із свідоцтва на знак товарів і послуг. Отже, здійснення такого стягнення судом не є можливим. Посилання ж скаржника на аналогію закону не може бути взято до уваги, оскільки неодмінною умовою її застосування стаття 8 ЦК України визначає неврегульованість цивільних відносин цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства, але у Вищого господарського суду України немає підстав для висновку, що спірні відносини не врегульовано цивільним законодавством.

Водночас частиною п’ятою статті 124 Конституції України встановлено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

Згідно з пунктом 9 частини третьої статті 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є обов’язковість рішень суду.

Відповідно до частини першої статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Отже, право вибору способу захисту порушеного або оспорюваного права належить позивачеві, тоді як перевірка відповідності цього способу наявному порушенню і меті судового розгляду є обов’язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи іншій спосіб захистити порушене право (за наявності підстав для цього), так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Таким чином, для правильного вирішення даного спору попереднім судовим інстанціям належало встановити:

- чи триває виготовлення та реалізація відповідачем вафель з використанням позначення “Чунга-Чанга”;

- у який спосіб та для яких товарів (послуг), крім вафель, відповідач використовує (використовував) зареєстровану позивачем торговельну марку;

- у частині вилучення з цивільного обігу товарів ЗАТ “ХКФ “Кондфіл”, які виготовлені та введені в цивільний обіг під знаком для товарів і послуг “Чунга-Чанга”, - які саме товари, на думку позивача, підлягають вилученню і у кого (чи є ці особи учасниками даного судового процесу);

- у частині вилучення з цивільного обігу матеріалів та знарядь, які використовувалися ЗАТ “ХКФ “Кондфіл” для виготовлення товарів під знаком для товарів і послуг “Чунга-Чанга”, - виготовлення яких саме товарів має на увазі позивач; які саме матеріали та знаряддя (засоби), на думку позивача, підлягають вилученню, у кого та яким чином; тривалість і обсяг виробництва та реалізації відповідачем продукції з порушенням прав позивача; чи використовувалися визначені позивачем матеріали та знаряддя переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності (припис статті 432 ЦК України);

- у частині зобов’язання розмістити на офіційному сайті інформацію про зняття з виробництва та реалізації товарів під знаком для товарів і послуг “Чунга-Чанга” –інформацію якого змісту належить розмістити (з урахуванням наявної на сайті інформації про зняття вафель “Чунга-Чанга” з виробництва “в зв’язку з відсутністю попиту”, а.с. 59).

Проте цього ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами зроблено не було.

Таким чином, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України є підставою для скасування судових рішень зі справи.

Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 1117 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.

Керуючись статтями 1117, 1119 –11112 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу закритого акціонерного товариства “Виробниче об’єднання “Конті” задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду Хмельницької області від 27.03.2006 та постанову Житомирського апеляційного господарського суду від 22.02.2007 зі справи № 12/206 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду Хмельницької області.

Суддя                                                                                              В. Москаленко

Суддя                                                                                              Б. Львов

Суддя                                                                                              В. Селіваненко