ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2007 р.
№ 14/392

Вищий господарський суд України у складі:  суддя Селіваненко В.П.- головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства “Продовольча компанія “Ясен”, м. Чернігів (далі – ВАТ “ПК “Ясен”)

на рішення господарського суду Донецької області від 18.05.2007

зі справи  № 14/392

за позовом ВАТ “ПК “Ясен”

до закритого акціонерного товариства “АВК”, м. Донецьк (далі –ЗАТ “АВК”)

про припинення порушення прав на знак для товарів і послуг.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

позивача – Войло О.П.,

відповідача – Шипілової В.В., Кузичкіна В.К.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Позов було подано про заборону ЗАТ “АВК” використовувати зареєстровану торговельну марку “ШАРМ” у сфері виробництва і реалізації товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі –МКТП) та про зобов’язання ЗАТ “АВК” знищити усі зображення позначення “ШАРМ” на товарах 30 класу МКТП та на їх упаковці.

Рішенням господарського суду Донецької області від 18.05.2007 (колегія суддів у складі: Мєзєнцев Є.І. –головуючий, судді Морщагіна Н.С. і Склярук О.І.) у задоволенні позовних вимог відмовлено; на ВАТ “ПК “Ясен” покладено суму 3 000 грн., сплачену за проведення судової експертизи у справі. У прийнятті зазначеного рішення суд виходив з недоведеності позивачем порушення його права на об’єкт інтелектуальної власності.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ВАТ          “ПК “Ясен” просить скасувати оскаржуване судове рішення і прийняти постанову, якою позовні вимоги задовольнити. Скаргу мотивовано безпідставністю висновків суду, які покладено в основу зазначеного рішення.

У відзиві на касаційну скаргу ЗАТ “АВК” заперечує проти вимог і доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, і просить оскаржуване судове рішення залишити без змін, а скаргу –без задоволення.

Перевіривши на підставі встановлених місцевим господарським судом  фактичних обставин справи правильність застосування ним норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судом першої інстанції у справі встановлено, що:

- згідно із свідоцтвом від 16.02.2004 № 37317 на знак для товарів і послуг, виданим Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства науки і освіти України, ВАТ “ПК “Ясен” є власником знака для товарів і послуг “ШАРМ”;

- за змістом позовної заяви, ВАТ “ПК “Ясен” у березні 2004 року стало відомо про використання названого знака для товарів і послуг відповідачем - ЗАТ “АВК” у роздрібній мережі м. Києва і м. Чернігова шляхом реалізації шоколадних цукерок “ШАРМ” виробництва ЗАТ “АВК”;

- 01.04.2004 ВАТ “ПК “Ясен” звернулося до ЗАТ “АВК” з вимогою (за № 437) про припинення виготовлення та реалізації продукції з використанням товарного знака “ШАРМ” до моменту підписання ліцензійного договору; за твердженням ВАТ “ПК “Ясен”, ним 27.04.2005 отримано відповідь ЗАТ “АВК” з відмовою від припинення такого використання;

- ВАТ “ПК “Ясен” посилається на подані ним висновки від 29.07.2005 № 155 Бюро патентних повірених “Кияшко та партнери”, де, зокрема, вказано, що позначення “ШАРМ”, зроблене на упаковці цукерок, вироблених ЗАТ “АВК”, та зображення знака для товарів і послуг, визначене в свідоцтві № 37317, схожі настільки, що їх можна сплутати;

- згаданим свідоцтвом визначено обсяг правової охорони торговельної марки “ШАРМ” –у сфері виробництва і реалізації товарів класу 30 МКТП: кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави, борошно та зернові продукти, хліб, солодощі, морозиво, мед, сироп мелясовий, дріжджі, пекарські порошки, сіль, гірчиця, оцет, приправи, прянощі, харчовий лід;

- ухвалами господарського суду з цієї справи від 27.02.2007, від 19.03.2007 ВАТ “ПК “Ясен” запропоновано визначити повний перелік товарів, стосовно яких, на його думку, має місце неправомірне використання ЗАТ “АВК” торговельної марки “ШАРМ”, а також відповідні письмові пояснення;

- за письмовими поясненнями ВАТ “ПК “Ясен” від 03.04.2007 № 521, поняття “цукерки” є спорідненим із поняттям “солодощі”, внаслідок чого дія свідоцтва від 16.02.2004 № 37317 поширюється, на думку названого товариства, на продукцію, що виготовлялася й реалізовувалася ЗАТ “АВК” під маркою “ШАРМ”;

- за висновком призначеної судом і проведеної Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Академії правових наук України судової експертизи від 06.06.2006 № 163:

·          під час експертизи було досліджено не лише обгортки “ШАРМ”, а й обгортки “Шарм легкий”, “Королівський шарм” (водночас зазначені найменування в судовому засіданні не досліджувалися “та на розгляд експерту не направлялися”, а тому судом розглядалися лише висновки експертизи щодо назви “ШАРМ”);

·          відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заяви на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг позначення вважаються тотожними, якщо вони збігаються в усіх елементах;

·          згідно з пунктом 4.3.2.6 цих Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), смислова (семантична) та графічна (візуальна) схожість;

·          позначення “ШАРМ” є іменником українською і російською мовами, вимовляється однаково і фонетично словесне позначення “ШАРМ” на етикетках цукерок і знак для товарів і послуг “ШАРМ” є схожими;

·          слово “шарм” має самостійне значення і означає чарівність та привабливість; слово “шарм” на “спірних об’єктах інтелектуальної власності семантично схожі”;

·          за графічними критеріями досліджувані позначення мають відмінності і не є схожими;

- на час розгляду справи ЗАТ “АВК” припинено виготовлення продукції з використанням знака для товарів і послуг “ШАРМ”;

- 12.12.2000 ЗАТ “АВК” і фірмою “Franz Haas Waffelmashinen Industrie” підписано контракт № 200.12.2000 на поставку обладнання для виробництва пустотілих вафельних цукерок; за умовами контракту складено креслення         № SE 3456A вафельного листа з формою продукту, який планувалося випускати;

- 16.04.2004 ЗАТ “АВК” подано до Укрпатенту заявку № на реєстрацію найменування “Шарм” як знака для товарів і послуг по класу 30 МКТП з переліком товарів, який відрізнявся від переліку товарів 30 класу МКТП, зареєстрованого на ім’я ВАТ “ПК “Ясен”; висновком формальної експертизи заяви від 12.09.2005 № 12393/1 підтверджено, що заявка ЗАТ “АВК” відповідає вимогам законодавства.

Відповідно до приписів статті 494 Цивільного кодексу України (далі –ЦК України):

- набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом;

- обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

За приписами статті 500 ЦК України в Україні визнається право попереднього користувача на торговельну марку. Так, згідно з частиною першою цієї статті будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку, або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Пунктом 6 статті 16 названого Закону передбачено, зокрема, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки, або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

У прийнятті рішення з даної справи суд виходив з того, що:

- знак для товарів і послуг “ШАРМ” зареєстровано за ВАТ “ПК “Ясен” не для всіх товарів 30 класу МКТП, а для тих товарів цього класу, які зазначено в свідоцтві від 16.02.2004 № 37317, у зв’язку з чим назване товариство має право використовувати відповідний знак (торговельну марку) саме для перелічених у згаданому свідоцтві товарів, у тому числі солодощів;

- в МКТП видова група товарів 30 класу, які належать до солодощів, і видова група товарів, які віднесено до цукерок, позначено різними кодами (відповідно Е 300042 і Е 300020). До того ж згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДКПП) ДК 016-97 (затверджений наказом Держстандарту України від 30.12.1997 № 822) солодощі, віднесені до “виробів кондитерських цукрових” і цукерки шоколадні (в тому числі виготовлювані ЗАТ “АВК”), віднесені до групи “шоколад та вироби шоколадні фасовані”, також позначається різними кодами ДКПП –відповідно 15.84.23 і 15.84.22. Тобто поняття “солодощі” (на яке поширюється дія згаданого свідоцтва № 37317) не є тотожним поняттю “цукерки” (які виготовляються ЗАТ “АВК”);

- ВАТ “ПК “Ясен” не доведено в порядку статей 43, 33 ГПК України наявності в нього права на використання  знака для товарів і послуг “ШАРМ” для всіх видів товарів 30 класу МКТП;

- продукція ВАТ “ПК “Ясен” і ЗАТ “АВК”, незважаючи на спорідненість ринків її реалізації, істотно різниться;

- за результатами експертизи слово “шарм”, використовуване сторонами у справі, збігається тільки за фонетичними та семантичними пріоритетами, а графічно відповідні позначення не схожі, і тому неправомірно ототожнювати позначення “ШАРМ”, зазначене в свідоцтві            № 37317, з позначенням “Шарм” на обгортках виготовлюваних ЗАТ “АВК” цукерок, до того ж позивачем не доведено наявність у нього статусу ексклюзивного власника слова “шарм” в усіх можливих варіантах його застосування;

- результати порівняльного аналізу схожості зображення знака для товарів і послуг за свідоцтвом № 37317 з позначенням, зображеним на обгортках цукерок “Шарм”, який здійснено бюро патентних повірених “Кияшко та партнери”, не приймаються як належний доказ, оскільки назване бюро не є органом, уповноваженим проводити судові експертизи.

Доводи касаційної скарги не спростовують відповідних висновків місцевого господарського суду. До того ж ці доводи пов’язані переважно із здійсненням господарським судом оцінки доказів у справі (в тому числі висновків спеціаліста, експерта) та встановлення її обставин, що перебуває поза межами повноважень касаційної інстанції. Остання згідно з частиною другою статті 1117 Господарського процесуального кодексу України не має права  встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Визначених законом підстав для скасування оскаржуваного судового рішення не вбачається.

Керуючись статтями 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Рішення господарського суду Донецької області від 18.05.2007 зі справи № 14/392 залишити без змін, а касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства “Продовольча компанія “Ясен” –без задоволення.

Суддя                                                                                              В. Селіваненко

Суддя                                                                                              І. Бенедисюк

Суддя                                                                                              Б. Львов