ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

20.06.07 р.                                                                               Справа № 44/404пн

Господарський суд Донецької області, у складі головуючого судді Мєзєнцева Є.І., при секретарі Ткаченко Я.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали за позовною заявою компанії Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк. (представники Подоляк В.Г. та Костинчук П.М., за довіреністю) до дочірнього підприємства „Тютюнова компанія „Хамадей” (представники Трушко П.В., Колеснікова О.О. та Михайлик А.С., за довіреністю),  про:

ь          зобов’язання дочірнього підприємства „Тютюнова компанія „Хамадей” припинити порушення прав компанії Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк. як власника свідоцтв України на знаки для товарів та послуг №№ 7692 та 18331;

ь          заборону дочірньому підприємству „Тютюнова компанія „Хамадей” використовувати без дозволу компанії Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк. позначення „PALL MALL”, що є тотожним або подібним з позначенням за свідоцтвами України на знаки для товарів та послуг №№ 7692 та 18331;

ь          стягнення з дочірнього підприємства „Тютюнова компанія „Хамадей” на користь компанії Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк. 18’750’000 грн. разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності, -

ВСТАНОВИВ:

Компанія Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк. [BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.] (далі – Компанія) звернулася до суду з позовом до дочірнього підприємства „Тютюнова компанія „Хамадей” (далі – Підприємство) про заборону Підприємству використовувати без дозволу Компанії позначення „PALL MALL”, що є тотожним або подібним з позначенням за свідоцтвами України на знаки для товарів та послуг №№ 7692 та 18331, про зобов’язання Підприємства припинити порушення прав Компанії як власника свідоцтв на знаки для товарів та послуг №№ 7692 та 18331, виданих Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України 28.02.97 року та 15.02.01 року відповідно (далі – Свідоцтва), а також про стягнення разового грошового стягнення (компенсації) за порушення прав інтелектуальної власності у розмірі 50’000 мінімальних заробітних плат (18’750’000 грн.), на підставі статті 52 Закону України „Про авторське право і суміжні права”, яку позивач просить застосувати в порядку статті 8 ЦК України (аналогія закону).

Позовні вимоги Компанії ґрунтуються на нормах статей 16 та 20 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, зокрема, позивач зазначив, що є власником комбінованого знаку для товарів та послуг „PALL MALL” згідно Свідоцтв, який безпідставно використовується відповідачем у вигляді виробництва, зберігання товару із зазначеним нанесенням знака за Свідоцтвами з метою пропонування для продажу, а також пропонування цього товару (сигарет) для продажу і безпосередньо продаж сигарет під маркою „PALL MALL” власного виробництва, без відповідних прав на використання цього знаку для товарів та послуг.

Представники позивача в судових засіданнях повністю підтримали позовні вимоги та заявили клопотання про об’єднання у одне провадження судових справ №№ 44/392пн та 44/404пн, як однорідних, а також висунули клопотання про повідомлення судом правоохоронних органів про вчинення посадовими особами Підприємства злочину, передбаченого статтею 176 КК України. Позивач повністю підтримав висновки судового експерта № 275 від 12.04.07 року, підготовлені на вимогу суду Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Академії правових наук України, які, на думку позивача повністю підтверджують попередні висновки патентного повіреного.

20.06.07 року відповідач висунув додаткове клопотання щодо арешту грошових коштів відповідача на суму 18’775’703 грн. на 18 відомих банківських рахунках відповідача.

Представники відповідача заперечили проти позову, зазначивши, що реалізація сигарет „PALL MALL” виробництва Підприємства здійснювалась за наявності всіх необхідних дозвільних документів – ліцензій, сертифікатів відповідності тощо, виданих відповідними державними органами, до того ж, виробництво та продаж Підприємством сигарет „PALL MALL” припинилося до моменту звернення позивача до суду – наприкінці 2005 року, тому вимоги щодо припинення порушення прав Компанії за Свідоцтвами є безпідставними. Відповідач вважає, що добросовісно помилявся відносно наявності у Компанії зареєстрованого права на знаки за Свідоцтвами, окрім того, відповідач вважає стягнення компенсації у розмірі 18’750’000 грн. необґрунтованою з правової точки зору. Представники Підприємства не погодилися з висновками судового експерта, вимагаючи викликати судового експерта до судового засідання для надання додаткових пояснень.

Суд вважає помилковим зазначення позивачем у вступній частині позову приватного підприємства „Торгівельний дім „Время” (далі – Фірма) як третьої особи без самостійних вимог на предмет спору, оскільки суду не надано переконливих доказів реального спливу рішення суду у справі № 44/404пн на права та обов’язки зазначеного суб’єкта господарювання.

З власної ініціативи в порядку статті 41 ГПК України призначив судову патентознавчу експертизу, на вирішення якої поставлено питання щодо використання Підприємством знаків для товарів та послуг за Свідоцтвами, тотожності та подібності знаків на сигаретах „PALL MALL” виробництва Підприємства зі знаками за Свідоцтвом, та чи є знак на сигаретах „PALL MALL” виробництва Підприємства (а також самий дизайн пачки сигарет) наслідуванням або імітацією зареєстрованого знаку за Свідоцтвами, що може ввести у оману споживача відносно власника прав за Свідоцтвами.

Для проведення експертизи судом було отримано від управління державної служби боротьби з економічною злочинністю Управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області та залучено до матеріалів справи речовий доказ – п’ять пачок сигарет „PALL MALL” виробництва Підприємства.

Судовий експерт Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України у висновку № 275 від 12.04.07 року, підготовленого в порядку статті 42 ГПК України, сформулював узагальнені відповіді на поставлені судом питання, визначивши, що позначення „PALL MALL”, використане при зовнішньому оформленні сигарет „PALL MALL” виробництва Підприємства є схожим до ступеню змішування зі знаками для товарів та послуг за Свідоцтвами, використання Підприємством упаковок сигарет „PALL MALL” може ввести у оману споживача відносно виробника продукції, маркованої знаками для товарів та послуг за Свідоцтвами, причому дизайн упаковок сигарет „PALL MALL” виробництва Підприємства є наслідуванням, імітацією упаковки сигарет „PALL MALL” виробництва АТ „Тютюнова компанія „В.А.Т.-Прилуки” (законного володільця товарного знаку), крім того, експерт вважає, що Підприємством на упаковках власних сигарет „PALL MALL” використано знаки для товарів та послуг за Свідоцтвами.

В судовому засіданні оголошувалась перерва для підготовки процесуального документу з 17.05.07 року до 20.06.07 року. Процесуальний строк розгляду справи продовжувався судом до 12.07.07 року за обопільним клопотанням сторін.

Вислухавши в судовому засіданні представників сторін, дослідивши матеріали справи та оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, суд вважає, що позов Компанії до Підприємства підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

В порядку, передбаченому статтями 5-12 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” та статтею 4 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка набула чинності для України 25.12.91 року (далі – Паризька Конвенція), Компанія (резидент США) 18.02.93 року та 29.05.97 року подала заявки на одержання в Україні свідоцтва на комбінований знак для товарів та послуг „PALL MALL” (розбіжність між цими знаками полягає в основному в кольоровій гамі – чорно-білій та червоно-біло-золотистій відповідно). Реєстрація прав на вказані знаки та оприлюднення відомостей в офіційному бюлетені „Промислова власність” про видачу Свідоцтв здійснено 28.02.97 року та 15.02.01 року відповідно.

За приписами статті 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, права Компанії, підтверджені Свідоцтвами, почали діяти з 18.02.93 року та 29.05.97 року відповідно.

Згідно Свідоцтв, зазначений комбінований знак поширюється на товари та послуги за класом 34 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року, переглянутої в Стокгольмі 14 липня 1967 року і в Женеві 13 травня 1977 року і зміненої 28 вересня 1979 року (далі – МКТП) – сигарети, цигарки, тютюн, тютюнові вироби, курильні приналежності, запальнички, сірники.

Відповідно до рішення Державного Департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України від 26.03.01 року № 912 реєстровано ліцензійний договір Компанії та АТ „Тютюнова компанія „В.А.Т.-Прилуки” щодо дозволу на використання останнім на території України знаків для товарів та послуг за Свідоцтвами. Докази наявності інших ліцензійних договорів Компанії на використання на території України знаків для товарів та послуг за Свідоцтвами, у тому числі з Підприємством, - суду не надавалися.

Водночас, Підприємство в період з березня до грудня 2005 року здійснювало виробництво та реалізацію сигарет під товарним знаком „PALL MALL”, про що безумовно свідчать повідомлення Регіонального управління Департаменту з питань адміністрування акцизного збору та контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів у Донецькій області від 07.02.07 року № 139/10-21-313, від 19.01.07 року № 44/10/21-3-3 та акт ревізії Підприємства податковими органами від 30.03.06 року № 07/18-25.

Виробництво Підприємством зазначеної продукції саме у зазначений період пов’язане насамперед з поданням Підприємством 29.03.04 року заявки № до Українського інституту промислової власності (далі – Укрпатент) про реєстрацію словесного знаку для товарів та послуг „PALL MALL” по класах МКТП 5, 14 та 34 (заявку прийнято 07.04.04 року згідно повідомлення Укрпатенту № ДП/318609).

Згідно висновку Укрпатенту № 15971/2 від 02.12.05 року, заявлений Підприємством знак для товарів та послуг „PALL MALL” збігається до ступеню змішування зі знаками для товарів та послуг за Свідоцтвами, тому вказаний знак не відповідає умовам надання правової охорони. Через означене, виробництво Підприємством власних сигарет з товарним знаком „PALL MALL” було припинене, причому за власною заявою Підприємства починаючи з 15.01.06 року сертифікат відповідності UA 1.003.Х08737-04 на сигарети „PALL MALL” виробництва Підприємства було анульовано, на що вказує лист державного підприємства „Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів” від 25.01.06 року № 17-08/805.

На припинення в кінці 2005 року виробництва та реалізації Підприємством власних сигарет „PALL MALL” додатково вказує й аудиторський висновок ТОВ „Фактор-Аудит” від 15.12.06 року № 241/06, згідно якого виробництво та реалізацію зазначених сигарет закінчено 04.12.05 року, а станом на 30.11.06 року на бухгалтерському обліку Підприємства враховані лише 40 пачок сигарет „PALL MALL” власного виробництва, які, до того ж, не знаходяться в розпорядженні Підприємства, оскільки були вилучені раніше згідно протоколу від 03.06.04 року органами внутрішніх справ.

На періоди здійснення виробництва та реалізації Підприємством сигарет „PALL MALL” власного виробництва додатково вказують такі докази, залучені судом до матеріалів справи:

ь          з 26.05.04 року до 26.08.04 року та з 07.02.05 року до 04.12.05 року – довідкою Підприємства із зазначенням обсягів та вартості проданих Фірмі сигарет „PALL MALL”;

ь          договором Фірми з Підприємством щодо поставки сигарет від 16.04.04 року № 41, строк дії якого скінчився 31.12.05 року;

ь          договором Фірми з Підприємством щодо поставки сигарет від 01.06.04 року № 53, строк дії якого скінчився 31.12.05 року.

Надані позивачем нотаріальні акти (Notariatsurkunde) суд не вважає належними доказами вчинення Підприємством порушень прав Компанії за Свідоцтвами, оскільки наведені в нотаріальних актах дані про кількість спожитих в Німеччині контрафактних українських сигарет „PALL MALL” не вказують на виробника зазначених сигарет.

Системно аналізуючи наведені вище докази, суд доходить висновку, що виробництво та реалізація Підприємством сигарет „PALL MALL” (у тому числі Фірмі) здійснювалось з 26.05.04 року до грудня 2005 року – тобто, до моменту звернення Компанії до суду з позовом у справі № 44/404пн.

Не зважаючи на наявність протягом 2004-2005 років у Підприємства необхідних дозвільних документів на виробництво сигарет „PALL MALL” (висновки санітарно-епідеміологічної служби, технічні умови, ліцензії, сертифікат відповідності тощо), суд не вважає ці документи належними доказами наявності прав на легітимне використання знаку для товарів та послуг за Свідоцтвами, права на які за матеріалами справи належать в Україні лише Компанії та АТ „Тютюнова компанія „В.А.Т.-Прилуки”.

При цьому, позначення „PALL MALL” на упаковках сигарет, які вироблялися Підприємством та реалізовувалися Фірмі у вищезазначений період, є подібним до ступеню змішування зі знаками для товарів та послуг за Свідоцтвами, що випливає з висновку судового експерта № 275 від 12.04.07 року, висновку Укрпатенту № 15971/2 від 02.12.05 року та висновку патентного повіреного Льгової М.М. від 08.09.06 року. Означене могло ввести в оману споживача щодо власника знаків для товарів та послуг за Свідоцтвами, а також щодо виробника продукції, маркованої знаком для товарів та послуг за Свідоцтвами.

Схожість візуального, фонетичного та семантичного аспектів знаку „PALL MALL”, а також загального дизайну упаковки сигарет „PALL MALL” виробництва Підприємства, та знаків для товарів та послуг за Свідоцтвами, що належать Компанії, є дуже високою, а окремі словесні та графічні відмінності зазначених знаків не впливають на формування у споживача якісно нового зорового враження.

Підприємство жодним чином не довело суду ані наявність хронологічно більш ранньої розробки використаного на упаковках сигарет „PALL MALL” знаку для товарів та послуг, ніж знаки за Свідоцтвами, ані наявність зареєстрованого за відповідачем знаку для товарів та послуг „PALL MALL”, ані того, що знаки „PALL MALL”, які належать Компанії, є загальновідомими, або не мають будь-яких відмітних ознак, або складені виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення, або є такими, що стали загальноприйнятим в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговельних звичаях України, що в силу статей 6bis та 6quinquies Паризької конвенції могло би позбавити знаки для товарів та послуг за Свідоцтвами правової охорони в Україні.

Відповідно до норм частини 3 статті 1 Паризької Конвенції, вислів „промислова власність” (у тому числі й власність на знак для товарів та послуг)  розуміється в найбільш широкому значенні і розповсюджується не тільки на промисловість, але й на торгівлю, у тому числі торгівлю тютюновими виробами.

Право інтелектуальної власності Компанії на знаки для товарів та послуг за Свідоцтвами є беззаперечним та підтверджено самими Свідоцтвами. Приписами статей  16 та 20 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, а також статей 423, 424 та 431 ЦК України визначено виключні права Компанії на знак для товарів та послуг за Свідоцтвом, а також право судового захисту від будь-якого посягання на зазначені права.

Такими чином, враховуючи наведені вище норми права та обставини, суд доходить однозначного висновку про те, що здійснюючи з 26.05.04 року до грудня 2005 року виробництво та реалізацію сигарет „PALL MALL”, Підприємство в порядку частини 4 статті 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” здійснив протиправне, без дозволу власника, використання знаку за Свідоцтвами.

Оскільки в силу частини 2 статті 386 ЦК України власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності (зокрема, прав на знак для товарів та послуг) іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню, суд вважає цілком обґрунтованими з доказової та правової точки зору вимоги Компанії щодо заборони Підприємству використовувати без дозволу Компанії позначення „PALL MALL”, що є тотожним або подібним з позначенням за Свідоцтвами.

Водночас, позовні вимоги Компанії щодо зобов’язання Підприємства припинити порушення прав Компанії, як власника Свідоцтв – не можуть бути задоволені судом через наступне.

Як зазначалося вище, матеріалами справи підтвердився факт використання Підприємством знаку для товарів та послуг за Свідоцтвами з період з 26.05.04 року до грудня 2005 року (до моменту звернення позивача до суду з позовом у справі № 44/404пн). Правом же на подання позову до спеціалізованого господарського суду згідно статті 1 ГПК України володіють лише підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності (у тому числі Підприємці), права або охоронювані законом інтереси яких порушено.

З врахуванням вказаного, оскільки суд дійшов висновку про те, що на момент звернення до суду, розгляду справи та на момент прийняття рішення Підприємством не здійснювалися (і не могли здійснюватися через відсутність товару зі спірним товарним знаком) дії щодо використання знаку для товарів та послуг за Свідоцтвами, суд відмовляє у позовних вимогах щодо зобов’язання Підприємства припинити порушення прав Компанії, як власника Свідоцтв.

Нормами статті 432 ЦК України передбачено, що одним з способів захисту права інтелектуальної власності судом є стягнення грошової разової компенсації замість відшкодування збитків, причому розмір зазначеної компенсації визначається виключно законом.

Статтею 92 Конституції України передбачено, що розмір та підстави цивільної відповідальності можуть встановлюватися лише правовими актами, які мають силу закону, причому стаття 61 Конституції України вказує на індивідуальний характер юридичної відповідальності.

Водночас, приписи Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” не передбачено розміру одноразової грошової компенсації за протиправне використання знаку для товарів та послуг, тому позовні вимоги Компанії в частині стягнення з відповідача компенсації замість збитків у розмірі 18’750’000 грн. (50’000 мінімальних заробітних плат) є необґрунтованими з правової точки зору, через що ці вимоги також не підлягають задоволенню.

Закон України „Про авторське право і суміжні права”, зокрема, стаття 52 цього закону, на яку посилається позивач як на підставу своїх вимог матеріального характеру, не може застосована судом як підстава для стягнення з відповідача 18’750’000 грн., оскільки стаття 52 Закону України „Про авторське право і суміжні права” регулює виключно питання цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав, а не інших видів прав інтелектуальної власності, у тому числі прав на знак для товарів та послуг. Застосування судом в цій ситуації аналогії закону суперечило би принципам, встановленим статтями 61 та 92 Конституції України, оскільки розмір індивідуальної цивільної відповідальності в Україні встановлює не суд за судовим прецедентом або аналогією закону, а виключно Верховна Рада України за Законами України.

Клопотання позивача про об’єднання у одне провадження справ № 44/392пн та 44/404пн – не підлягає задоволенню, оскільки учасники зазначених справ мають різний процесуальний статус, наразі предмет спору по цих справах також не є однорідним. Суд за наслідками розгляду справи не вбачає необхідних підстав для надіслання повідомлення про вчинення злочину у правоохоронні органи, що не позбавляє позивача права самостійно скористатися правом на звернення до правоохоронних органів для вирішення питання в порядку статі 97 КПК України.

Клопотання про вжиття заходів забезпечення позову у вигляді накладення арешту на грошові кошти Підприємства в сумі 18’775’703 грн. – не підлягає задоволенню через відмову судом у позовних вимогах в частині стягнення з відповідача грошових сум у розмірі 18’750’000 грн., а також недоведення позивачем обставин неможливості вчасного погашення відповідачем сум судових витрат у розмірі 81,83 грн., які підлягають стягненню на користь Компанії.

Клопотання відповідача про виклик в судове засідання експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України – відхиляється судом, оскільки висновок судового експерта є достатньо повним та ясним, з наданням відповідей на всі сформульовані судом питання.

Таким чином, причиною виникнення спору є порушення Підприємством у період з 26.05.04 року до 04.12.05 року речових прав інтелектуальної власності Компанії, обсяг правової охорони яких визначений Свідоцтвами.

Відповідно до статті 49 ГПК України, державне мито, витрати на проведення судової експертизи та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються судом на обидві сторони пропорційно розміру задоволених судом вимог.

На підставі ст.ст.61, 92 Конституції України, ст.ст.8, 386, 423, 424 ЦК України, ст.ст.5-12, 16, 20 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, ст.ст.1, 4, 6bis та 6quinquies Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, керуючись ст.ст.1, 22, 27, 33, 36, 41, 42, 43, 49, 82-85 ГПК України, суд –

ВИРІШИВ:

Частково задовольнити позов компанії Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк. до дочірнього підприємства „Тютюнова компанія „Хамадей” про заборону дочірньому підприємству „Тютюнова компанія „Хамадей” використовувати без дозволу компанії Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк. позначення „PALL MALL”, що є тотожним або подібним з позначенням за свідоцтвами України на знаки для товарів та послуг №№ 7692 та 18331. В решті позовних вимог – відмовити.

Заборонити дочірньому підприємству „Тютюнова компанія „Хамадей” використання без дозволу компанії Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк. позначення „PALL MALL”, що є тотожним або подібним з позначенням за свідоцтвами України на знаки для товарів та послуг №№ 7692 та 18331.

Стягнути з дочірнього підприємства „Тютюнова компанія „Хамадей” на користь компанії Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк. відшкодування сплаченого державного мита у розмірі 42,50 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 39,33 грн.

Стягнути з дочірнього підприємства „Тютюнова компанія „Хамадей” на користь Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України вартість судової експертизи № 275 від 12.04.07 року у розмірі 2’600 грн.

Стягнути з компанії Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк. на користь Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України вартість судової експертизи № 275 від 12.04.07 року у розмірі 5’200 грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття і може бути оскаржене через господарський суд Донецької області в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня прийняття рішення або в касаційному порядку протягом одного місяця з дня набрання рішенням законної сили.

Суддя

Надруковано у 3 примірниках:

1 –позивачу

2 –відповідачу

3 –господарському суду Донецької області