ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Чернігівської області
м.Чернігів                                                                                                                      тел.7-99-18
Просп.Миру,20                                                                                                             тел.178-853
Р І Ш Е Н Н Я

13  червня 2007р.                                                                                  Справа № 8/228/21

За позовом: Відкритого акціонерного товариства “Продовольча компанія “Ясен”, вул..Борисенка, 41-А, м.Чернігів

До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “Нептун”, вул..Гастелло, 3, м.Мена

Про  припинення порушення прав на зареєстрований знак

Суддя   Т.Г.Оленич

ПРЕДСТАВНИКИ   СТОРІН:

від позивача: Ковальчук О.О. –представник, довір.пост. № 26-5/2006 від 26.07.06р.

від відповідача: Коваленко О.П. –директор, наказ № 113-К від 15.05.07р., Павлович Н.В. –представник, довір. від 01.04.07р.

В судовому засіданні оголошувалася перерва на підставі ч.3 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України  з 11.06.07р. по 13.06.07р. Рішення приймається після перерви.

За згодою сторін в судовому засідання оголошені вступна та резолютивна частини рішення.

СУТЬ СПОРУ:

Позивачем заявлено позов про припинення порушення прав на зареєстрований знак шляхом заборони відповідачу використовувати товарний знак “МЕНСЬКА ОСТРЕЧ” у сфері виробництва і реалізації товарів класу 32МКТП.

Відповідач у відзиві з позовними вимогами не погоджується, посилаючись на передбачене чинним законодавством право попереднього користувача на торговельну марку.  Відповідач стверджує, що  випуск продукції, а саме мінеральної води з назвою “МЕНСЬКА ОСТРЕЧ”,  ним здійснювався до подачі позивачем заявки на реєстрацію знаку для товарів і послуг, а тому, за думкою відповідача, виключне право позивача  як власника свідоцтва на  зареєстрований знак (торговельну марку) забороняти використання зареєстрованого знаку іншим  особам,  не поширюється на ТОВ “Нептун”, як попереднього користувача торговельної марки.

В судовому засіданні, яке відбулося 11.06.07р.,  позивачем заявлене клопотання про витребування від позивача документів, що підтверджують правомірність отримання останнім свідоцтва на знак для товарів і послуг “МЕНСЬКА ОСТРЕЧ”, правомірність володіння позивачем  цим свідоцтвом , а також документів, які підтверджують факт передачі позивачу прав на позначення “МЕНСЬКА ОСТРЕЧ”  особою, якою подано заявку на реєстрацію знаку. Судом клопотання відхиляється, оскільки предметом даному спору не є правомірність отримання та володіння  позивачем свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Заявлені в ході розгляду справи клопотання сторін про залучення до матеріалів справи додаткових доказів, судом задоволені, докази до справи залучені.

Заявлені сторонами клопотання про відмову від здійснення технічної фіксації судового процесу судом задоволені.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення та доводи представників сторін, з’ясувавши обставини, оцінивши надані сторонами докази та висновки судової експертизи, суд ВСТАНОВИВ:

Позивач з 1996р. розпочав випуск мінеральної води “МЕНСЬКА ОСТРЕЧ”, що підтверджується звітом підприємства по виробництву товарної продукції за 1996р. (т.1, а.с.102-105).

23.03.01р. Відкритим акціонерним товариством по випуску продтоварів “ЯСЕН”  подано  заяву про реєстрацію словесного знаку для товарів і послуг в Україні як позначення у вигляді логотипа словосполучення “МЕНСЬКА ОСТРЕЧ”, яке є вигаданою назвою харчового продукту.

16 червня 2003р. на підставі заяви від 23.03.01р. Відкритому акціонерному товариству “ЯСЕН” Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України видано свідоцтво №32471 на знак для товарів і послуг “МЕНСЬКА ОСТРЕЧ”  за 30,32,42 класами Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі –МКТП).

Відповідно до п.1.4. Статуту Відкритого акціонерного товариства “Продовольча компанія “ЯСЕН”, зареєстрованого у новій редакції 17.06.05р. за №02000082, позивач у справі є повним правонаступником прав та обов’язків орендного підприємства “Чернігівський завод продтоварів” та Відкритого акціонерного товариства по випуску продтоварів “ЯСЕН”.  Враховуючи, що заява від 23.03.01р. про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні подавалася ВАТ “ЯСЕН”, свідоцтво  №32471 від 16.06.03р. видано Відкритому акціонерному товариству “ЯСЕН”, позивач у даній справі став правонаступником всіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства по випуску продтоварів “ЯСЕН” внаслідок перереєстрації, суд приходить до висновку, що позивач у справі є власником свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 16.06.03р. №32741.

Об’єктом  свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 16.06.03р. №32741 є словесне позначення “МЕНСЬКА ОСТРЕЧ” для товарів і  послуг 30,32,42 класів МКТП, в тому числі для мінеральних і газованих вод та інших безалкогольних напоїв.

Відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на торговельні марки (знаки для товарів і послуг) в Україні, регулюють Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі по тексту –Закон).

Згідно зі ст.495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному  використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до  частин  3, 4  статті  5  Закону  право власності на знак засвідчується свідоцтвом,  а обсяг правової  охорони,  що  надається,   визначається   наведеними   у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг.  Згідно з частинами 2, 5 статті 16 Закону  свідоцтво надає його власнику право  використовувати  знак  та  інші  права, визначені цим Законом, а також виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди,  якщо інше  не  передбачено цим Законом:  зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві  товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг,  споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення,   схоже   із  зареєстрованим  знаком,  стосовно наведених у свідоцтві товарів  і  послуг,  якщо  внаслідок  такого використання ці позначення і знак можна сплутати;  позначення,  схоже  із  зареєстрованим   знаком,   стосовно товарів  і  послуг,  споріднених  з  наведеними у свідоцтві,  якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє  товари чи надає послуги,  або ці позначення і знак можна сплутати. Частиною 4 цієї  статті  Закону   визначено,  що використанням знака визнається: нанесення  його  на  будь-який  товар,   для   якого   знак зареєстровано,  упаковку,  в якій міститься такий товар,  вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет,  зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування  для  продажу,  пропонування  його  для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);  застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;  застосування його в діловій документації чи в рекламі та  в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Знак визнається  використаним,  якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака,  а також  у  формі,  що  відрізняється  від зареєстрованого знака лише окремими елементами,  якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Отже, аналіз зазначених норм законодавства дає підстави для висновку, що використання знаку на товари і послуги, який зареєстрований у встановленому законом порядку,  може здійснюватися лише на підставі дозволу  власника  свідоцтва.

Як вбачається із матеріалів справи, відповідач здійснював випуск мінеральної води з назвою “МЕНСЬКА ОСТРЕЧ”, яка зазначалася ним на етикетах, що використовувалися для маркування продукції, упаковках та товаросупроводжувальних документах. Даний факт відповідачем не заперечується. При цьому, відповідач не надав суду доказів  отримання від позивача відповідного дозволу (ліцензії) на використання зареєстрованого знаку (торговельної марки) “МЕНСЬКА ОСТРЕЧ”  для випуску мінеральної води.

Факт наявності ознак використання відповідачем зареєстрованого словесного позначення за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 32741 від 16.06.03р. “МЕНСЬКА ОСТРЕЧ” на етикетках, упаковках та товаросупроводжувальних документах щодо мінеральної води підтверджується також висновком №726 від 04.04.07р. судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності по господарській справі №8/228/21, проведеної Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.

Таким чином, матеріалами справи підтверджується, що  відповідач без будь-якого дозволу використовував  зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 16.06.03р. №32741, власником якого є позивач у справі.

Спираючись на приписи ст.20 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” позивач просить заборонити відповідачеві використання товарного знаку “МЕНСЬКА ОСТРЕЧ”  у сфері виробництва і реалізації товарів класу 32 МКТП.

Відповідно до ст.20  Закону  будь-яке посягання  на  права  власника  свідоцтва,  передбачені статтею 16 цього Закону,  в тому числі вчинення без згоди власника  свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва,  що тягне за  собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника  свідоцтва  таке  порушення  повинно  бути  припинено,  а порушник  зобов'язаний  відшкодувати  власнику свідоцтва заподіяні збитки.  Власник свідоцтва може також вимагати усунення з  товару, його   упаковки  незаконно  використаного  знака  або  позначення, схожого з ним  настільки,  що  їх  можна  сплутати,  або  знищення виготовлених   зображень  знака  або  позначення,  схожого  з  ним настільки, що їх можна сплутати.

Разом з тим, в ч.6 ст.16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”   міститься перелік випадків, на які не поширюється виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак, зокрема: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету; використання знака для товару,  введеного під  цим  знаком  в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою,  за умови, що власник  свідоцтва  не  має  вагомих  підстав  забороняти  таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в  цивільний оборот;      використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно до Закону України  "Про  охорону  прав  на зазначення походження товарів".

Відповідно до висновку №726 від 04.04.07р. судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, словесне позначення  “МЕНСЬКА ОСТРЕЧ” за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №32741 від 16.06.03р. має ознаки кваліфікованого зазначення походження для товару –мінеральна вода “МЕНСЬКА ОСТРЕЧ”.

Правові засади охорони прав на зазначення походження товарів в Україні визначаються Законом України “Про охорону прав на зазначення походження товару”.  Відповідно до ст.1 даного Закону кваліфікованим зазначенням походження товару є термін, що охоплює такі поняття, як назва місця походження товару та географічне зазначення походження товару. Згідно із  ч.2 ст.6 цього ж Закону правова охорона кваліфікованим зазначенням походження товарів надається на підставі їх реєстрації, яка діє безстроково від дати реєстрації.

Сторонами у справі не надано суду доказів реєстрації ними кваліфікованого зазначення походження товару –мінеральної води “МЕНСЬКА ОСТРЕЧ”.

Таким чином, оскільки словесне позначення “МЕНСКА ОСТРЕЧ”, яке є об’єктом  свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 16.06.03р. №32741, містить ознаки  кваліфікованого зазначення походження товару, проте таке зазначення  позивачем не зареєстроване, суд приходить до висновку, що  в даному випадку виключне право позивача як  власника свідоцтва на зареєстрований знак, забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак не може поширюватися на словесне позначення “МЕНСЬКА ОСТРЕЧ”.

Отже,  вимоги позивача щодо заборони відповідачеві використовувати у сфері виробництва і реалізації товарів 32 класу МКТП товарний знак “МЕНСЬКА ОСТРЕЧ”, є безпідставними.

Разом з тим, судом не приймаються до уваги посилання  відповідача на ст.500 Цивільного кодексу України, відповідно до якої будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлене пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні  або здійснили значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача), оскільки як вбачається із матеріалів справи, право на видобування підземних мінеральних питних (лікувально-столових) вод  із свердловини № 1 –Остреч надано міжколгоспному санаторію “Остреч”, що підтверджується ліцензією  (спеціальним дозволом) на користування надрами від 31.08.98р., реєстраційний № 1551, строк дії якої був визначений на 5 років, тобто до 31.08.2003р. (т.1, а.с.66). Договір на поставку мінеральної води між санаторієм “Остреч”  та ТОВ “Нептун” укладений  в січні 2002р. (конкретна дата договору не зазначена) (т.1, а.с131-132). Як встановлено судом вище,  позивачем заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг подано 23.03.01р., тобто до укладення договору на поставку мінеральної води між санаторієм “Остреч” та відповідачем. Будь-яких інших належних та допустимих доказів, які безпосередньо підтверджують факт випуску відповідачем продукції –мінеральної води з використанням знаку “МЕНСЬКА ОСТРЕЧ” –відповідач суду не надав. За  таких обставин суд приходить до висновку, що матеріалами справи спростовується твердження відповідача про випуск товару з використанням торгової марки “МЕНСЬКА ОСТРЕЧ” або здійснення серйозної підготовки для використання торгової марки “МЕНСЬКА ОСТРЕЧ” до подачі позивачем заявки на реєстрацію товарної марки.

Приймаючи до уваги вищевикладене, в задоволенні позовних вимог має бути відмовлено.

Відповідно до ст.49 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати покладаються на позивача. Згідно з ч.4 ст.49 Господарського процесуального кодексу України суми, які сплачені за проведення судової експертизи при відмові в позові покладаються на позивача. Відповідачем надано суду платіжне доручення №1243 від 06.03.07р., яке підтверджує сплату ним вартості проведеної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності в сумі 10019грн.28коп. За таких обставин дана сума підлягає стягненню з позивача на користь відповідача.

Керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів  і послуг”, Законом України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”, ст.ст.49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

У позові відмовити повністю.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства “Продовольча компанія “Ясен”, м.Чернігів, вул..Борисенка, 41-А (ідентифікаційний код 00381048, р/р 6 в ЗАТ “Полікомбанк”, в м.Чернігіві, МФО 353100)  на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Нептун”, м. Мена, вул..Гастелло, 3 (ідентифікаційний код 30424720, р/р 61 в Ощадбанку, МФО 353553) 10019грн.28коп. витрат на проведення судової експертизи.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя                                                                         Т.Г.Оленич

Повне мотивоване рішення підписано  18 червня 2007р.

Суддя                                                                         Т.Г.Оленич

19.06.07