ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

13.07.07р.

Справа № 20/47

За позовом  Закритого акціонерного товариства „ЕВАЛАР”, м.Бійськ, Алтайський край Росія

до  Товариства з обмеженою відповідальністю „КОРТЕС”, м.Дніпропетровськ

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Державна санітарно-епідеміологічна служба, м.Київ

про визнання прав на знак для товарів і послуг порушеними, та заборону неправомірного використання знаку.

Суддя   Пархоменко Н.В.

Представники :

Від позивача: Жухевич О.В., представник за довір.№1376 від 20.02.2006р.;

Від відповідача:  Половой О.М. директор

Від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог: представник не з'явився.

Суть спору :

Позивач звернувся з позовом, в якому просить :

- визнати дії відповідача з використання позначення "Червоний корінь" для товарів однорідних з товарами позивача, порушенням прав власника міжнародної реєстрації № 835997 на знак для товарів і послуг " Красный корень" ;

- заборонити  відповідачу використовувати  позначення  „ Червоний корінь” щодо товарів 05 класу МКТП , однорідних з товарами Позивача , а саме бользами для медичних цілей; медичні екстракти, еліксири; таблетки для фармацевтичних цілей; масла для медичних цілей;лікувальні напої(настоянки) та барвники; лікувальні чаї (трав’яні чаї), лікарські трави; в тому числі усунути зображення позначення „ Червоний корінь” з товарів та упаковок ,  а також знищити виготовлені зображення позначення.

- зобов’язати відповідача повідомити щодо усіх місць зберігання біологічно активних добавок „ Червоний корінь”, виробництва відповідача,

- зобов’язати відповідача надати  документи  щодо кількості виготовленої продукції-біологічно активних добавок, маркірованих позначенням „ Червоний корінь” , та документи , які підтверджують  розмір доходу ( прибутку ) відповідача від реалізації вищезазначеної продукції.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на ті підстави, що він є власником міжнародної реєстрації  № 835997 на знак для товарів і послуг „Красный корень" яка згідно з Міжнародною класифікацією товарів   і послуг , зареєстрована відносно товарів 05 класу, а саме: бальзами для медичних цілей; медичні екстракти; еліксири; таблетки для фармацевтичних цілей; масла для медичних цілей; мінеральні харчові добавки; харчові добавки для медичних цілей; дієтичні напої, пристосовані для медичних цілей; лікувальні напої (настоянки) та барвники; лікувальні чаї (трав 'яні чаї); лікарські трави. Позивач вважає,  що Відповідач використовує словесне позначення " Червоний корінь”, яке є схожим із Торговельною маркою Позивача стосовно наведених у міжнародній реєстрації № 835997 товарів, та внаслідок такого використання це позначення і Торговельну марку Позивача можна сплутати. Відповідно до ст. 16 Закону  „ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”  саме власник свідоцтва, в даному випадку Позивач, має право використовувати торговельну марку у зареєстрованій формі й у формі, що відрізняється від зареєстрованої лише окремими елементами, а також виключне право дозволяти та забороняти використання торговельної марки.

Вважають що  Відповідач не мав і не має прав на використання в Україні позначення " Червоний корінь", яке є схожим настільки, що внаслідок використання для товарів, однорідних з товарами Позивача, його можна сплутати із зареєстрованою торговельною маркою Позивача „Красный корень"  отже  дії Відповідача відповідно до ст.ст. 16, 20 Закону „ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”  є порушенням прав Позивача і підлягають припиненню.

Відповідач позов не визнав  та в обґрунтування заперечень посилається на ті підстави що технічні умови добавок біологічно активних які виробляє Відповідач   було затверджено висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06/2004 р.,та  зареєстровано 20.08.2004 р.   Технічними  умовами добавок біологічно активних „Кортес", в яких в п. 2.1 зазначено, що „добавки випускаються в наступному асортименті" серед яких є і „Червоний корінь". Висновок Департаменту санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я Відповідачу  було  видано  27.07.2004 р., та належним чином було продовжено строк дії висновку.

Отже, вважають, що біологічно активні добавки Відповідача було належним чином зареєстровано,

Крім того посилаються на ті підстави,  що 28 липня 2005 р. комісією Управління Федеральної антимонопольної служби по Республіці Алтай було прийнято рішення, яким визнано дії ЗАТ „Евалар", що пов'язані з придбанням та використанням виключних прав на назву „Красный корень", недобросовісною конкуренцією, тобто порушенням ст. 10 Закону РСФСР „Про конкуренцію та обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках".

12 грудня 2005 р. Арбітражний суд Республіки Алтай. підтвердив обґрунтованість рішення антимонопольного органу відносно ЗАТ „Евалар", яке визнало дії цієї компанії, пов'язані з придбанням та використанням виключних прав на назву „Красный корень", ", недобросовісною конкуренцією та залишив позовну заяву ЗАТ „Евалар" про визнання рішення УФАС по Республіці Алтай      недійсним   -   без      задоволення .

26 лютого Арбітражний суд апеляційної інстанції Республіки Алтай підтвердив правильність ухвалення рішення судом першої інстанції.

Отже вважають ,що Позивач неправомірно заявляє своє право на виключне користування на території Росії, а, отже, і не може заявляти своє право на виключне користування на території інших країн.

Крім того  ,  вважають.  що „Червоний корінь" не є унікальною назвою продукції Позивача, а є відомою лікарською рослиною, яка має просту народну назву Копійочник забутий (червоний корінь)  .  Тобто, „червоний корінь,, (укр. мовою) або „Красный корень  " (рос. мовою) є рослиною, яку у своїй діяльності використовує чимало фармакологічних компаній як Росії так і України, не є унікальною назвою продукції Позивача ,  Відповідач у своїй діяльності використовує назву „Червоний корінь" не порушуючи право Позивача на використання марки „Красный корень  " (рос. мовою) є рослиною, яку у своїй діяльності використовує чимало фармакологічних  компаній.

Відповідач 12.07.2007року надав заяву  в якій просить зупинити провадження у справі  до розгляду справи  в господарському суді м. Києва позовної заяви ТОВ „Кортес” до відповідача -1 Державного  підприємства  „ Українського інституту просмислової власності „ та відповідача -2 ЗАТ „ Евалар” про  спонукання до дії та відновлення порушеного права в якій просять зобов’язати ДП „Український  інститут просмислової власності” скасувати реєстрацію виключного права на знак для товарів і послуг” Красный корень  " на території України  ЗАТ „ Евалар”.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: Державна санітарно-епідеміологічна служба -  відзив не надала , свого представника у судове засідання не направила .

Розгляд справи зупинявся на підставі статті 79 ГПК України для проведення судової експертизи.

Строк вирішення спору продовжувався до 17.07.2007 року відповідно до частини 3 статті 69 ГПК України.

По справі оголошувались перерви до 12.07.2007року,  до 13.07.2007 року.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши докази в сукупності,  господарський суд, -

Встановив :

Закрите акціонерне товариство "ЕВАЛАР"   є власником міжнародної реєстрації № 835997 на знак для товарів і послуг  „Красный корень  "   (надалі - Торговельна марка Позивача), яка згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг (надалі -МКТП), зареєстрована відносно товарів 05 класу, а саме: бальзами для медичних цілей; медичні екстракти; еліксири; таблетки для фармацевтичних цілей; масла для медичних цілей; мінеральні харчові добавки; харчові добавки для медичних цілей; дієтичні напої, пристосовані для медичних цілей; лікувальні напої (настоянки) та барвники; лікувальні чаї (трав 'яні чаї); лікарські трави.

Міжнародна реєстрація Торговельної марки Позивача здійснена на підставі Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (надалі - Мадридська угода),

яка набула чинності для України 25.12.1991 р. та Протоколу  до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, до якого Україна приєдналась згідно із Законом України № 1763-ІП від 01.06.2000 р.

На підставі ст. 4 (1) Мадридської угоди, з дати реєстрації в Міжнародному бюро у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б знак був заявлений там безпосередньо.

Згідно із довідкою Державного підприємства "Український інститут промислової власності" № ТЗ-36483 від 11.11.2005 року  ,  міжнародна реєстрація № 835997 діє на території України у повному обсязі з 01.06.2004 року, ця інформація підтверджена  листом Державного підприємства "Український інститут промислової власності" № 1349/09 від 18.06.2007 р. на запит суду.

Відносини щодо набуття, використання та охорони прав на міжнародну торговельну марку в Україні регулюються Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 року (Далі - Мадридська угода), Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20.03.1883 року (далі - Паризька конвенція) та Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" № 3689-ХІІ від 15.12.1993 р. з наступними змінами і доповненнями  , а також Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими Наказом Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116 (далі - Правила).

Торговельна марка " „Красный корень  " (рос. мовою)   використовується в Україні  для товарів 05 класу МКТП. Зокрема, Торговельною маркою Позивача маркіруються спеціальні харчові продукти -біологічно активні добавки (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/16157 від 22.04.2004 року .

Виробником згаданого спеціального харчового продукту на Україні з 2005 року  є Товариство з обмеженою відповідальністю "КОРТЕС" .

Відповідно до листа Департаменту санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я України - Першого заступника головного державного санітарного лікаря України  № 05-20/1405 від 27.12.2005 р . спеціальний харчовий продукт біологічно активна добавка " Червоний корінь що випускається за ТУ У 15.8-1-2004, виробництва ТОВ "Кортес"; Україна; м. Дніпропетровськ, Донецьке шосе, 121, внесена в реєстр висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Відповідно до висновку  № 205 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 22.02.2007 року  проведеною  Науково-дослідним інститутом  інтелектуальної власності  Академії правових наук України словесне позначення " Червоний корінь",є схожим настільки що його можна сплутати з торговельною маркою  за міжнародною реєстрацією № 835997  " Красный корень  "  .

Товари які маркуються позначенням „ Червоний корінь” є однорідними з товарами, для яких  зареєстрована торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 835997 ” Красный корень  „.

Відповідач використовує словесне позначення " Червоний корінь”  яке є схожим із Торговельною маркою Позивача стосовно наведених у міжнародній реєстрації № 835997 товарів, та внаслідок такого використання це позначення і Торговельну марку Позивача можна сплутати.

Відповідно до ст. 16 Закону України  „ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг „саме власник свідоцтва, в даному випадку Позивач, має право використовувати торговельну марку у зареєстрованій формі й у формі, що відрізняється від зареєстрованої лише окремими елементами, а також виключне право дозволяти та забороняти використання торговельної марки. Зокрема, відповідно до п. 5 ст. 16 Закону про торговельні марки власник торговельної марки має право забороняти використання позначень, схожих із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і торговельну марку можна сплутати.

При цьому використанням торговельної марки є нанесення її на будь-який товар, для якого торговельна марка зареєстрована, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

За весь час дії виключних прав на торговельну марку " Красный корень  "   в Україні Позивач не надавав Відповідачеві дозволу на її використання, так само як і не надавав згоди на використання позначення " Червоний корінь”  ", що є схожим з зареєстрованою торговельною маркою настільки, що вищевказані позначення можна сплутати.

Відповідач не набув прав інтелектуальної власності на позначення "Червоний корінь”   " для товарів 05 класу МКТП, а саме: бальзами для медичних цілей; медичні екстракти; еліксири; таблетки для фармацевтичних цілей; масла для медичних цілей; мінеральні харчові добавки; харчові добавки для медичних цілей; дієтичні напої, пристосовані для медичних цілей; лікувальні напої (настоянки) та барвники; лікувальні чаї (трав'яні чаї); лікарські трави.

Все вищенаведене свідчить про те, що Відповідач не мав і не має прав на використання в Україні позначення " Червоний корінь”   ", яке є схожим настільки, що внаслідок використання для товарів, однорідних з товарами Позивача, його можна сплутати із зареєстрованою торговельною маркою Позивача „Красный корень".

Таким чином, дії Відповідача відповідно до ст.ст. 16, 20 Закону України „ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”  є порушенням прав Позивача .

Розглянувши заперечення відповідача суд вважає їх необґрунтованими , оскільки вони спростовуються    довідками  Державного підприємства "Український інститут промислової власності" № ТЗ-36483 від 11.11.2005 року та № 1349/09 від 18.06.2007 р .що  міжнародна реєстрація № 835997 діє на території України у повному обсязі з 01.06.2004 року. Та висновком  № 205 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 22.02.2007 року  проведеною  Науково-дослідним інститутом  інтелектуальної власності  Академії правових наук України  що словесне позначення " Червоний корінь",є схожим настільки що його можна сплутати з торговельною маркою  за міжнародною реєстрацією № 835997  "Красный корень"  , товари які маркуються позначенням „ Червоний корінь” є однорідними з товарами, для яких  зареєстрована торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 835997 „  Красный корень  ".

Розглянувши заяву відповідача  про зупинення провадження у справі  до розгляду справи  в господарському суді м. Києва за позовною заявою ТОВ „Кортес” до відповідача -1 Державного  підприємства  „ Українського інституту просмислової власності „ та відповідача -2 ЗАТ „ Евалар” про  спонукання до дії та відновлення порушеного права в якій просять зобов’язати ДП „Український  інститут просмислової власності” скасувати реєстрацію виключного права на знак для товарів і послуг” Красный корень  " на території України  ЗАТ „ Евалар” , суд вважає що заява не підлягає задоволенню, оскільки  відповідач тільки 10.07.2007року звернувся  до суду з позовною заявою, докази порушення провадження у справі за позовною заявою відсутні, а відповідно до частини 1 статті 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов’язаної з нею іншої справи органом, що вирішує господарські спори.

З огляду на викладене , суд вважає що позов підлягає частковому задоволенню  в частині визнання дій відповідача з використання позначення "Червоний корінь" для товарів однорідних з товарами позивача, порушенням прав власника міжнародної реєстрації № 835997 на знак для товарів і послуг " Красный корень" та заборони  відповідачу використовувати  позначення  „ Червоний корінь” щодо товарів 05 класу МКТП , однорідних з товарами Позивача , а саме бальзами для медичних цілей; медичні екстракти, еліксири; таблетки для фармацевтичних цілей; масла для медичних цілей;лікувальні напої(настоянки) та барвники; лікувальні чаї (трав’яні чаї), лікарські трави; в тому числі усунути зображення позначення „ Червоний корінь” з товарів та упаковок ,  а також знищити виготовлені зображення позначення.

Вимоги про  зобов’язання відповідача повідомити щодо усіх місць зберігання біологічно активних добавок „ Червоний корінь”, виробництва відповідача та про зобов’язання  відповідача надати  документи  щодо кількості виготовленої продукції-біологічно активних добавок, маркірованих позначенням „ Червоний корінь” , та документи , які підтверджують  розмір доходу ( прибутку ) відповідача від реалізації вищезазначеної продукції не є способом захисту цивільних прав та інтересів судом в розумінні статті 16 Цивільного кодексу України і задоволенню не підлягають.

Відповідно до платіжного доручення № 526  від 03.07.2007 року представником позивача сплачено Науково-дослідному інституту  Інтелектуальної власності 7200 грн. за проведення судової експертизи , які представник позивача просить стягнути з відповідача.

Відповідно до статті 44  ГПК України до складу судових витрат входять і витрати на проведення судової експертизи.

Судові витрати відповідно до статті 49 ГПК України покладаються  на відповідача .

Керуючись статями 49,    82 –84, 116  Господарського процесуального  кодексу України  господарський суд ,

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити  частково.

Визнати  дії відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю  „ Кортес” ,(  вул. Донецьке шосе, 121/332,  м. Дніпропетровськ ,49000, (юридична адреса), ) з використання позначення "Червоний корінь" для товарів однорідних з товарами позивача, порушенням прав власника міжнародної реєстрації № 835997 на знак для товарів і послуг " Красный корень".

Заборонити відповідачу Товариству з обмеженою відповідальністю  „ Кортес” ,(  вул. Донецьке шосе, 121/332,  м. Дніпропетровськ ,49000, (юридична адреса), )використовувати  позначення  „ Червоний корінь” щодо товарів 05 класу МКТП , однорідних з товарами Позивача , а саме бальзами для медичних цілей; медичні екстракти, еліксири; таблетки для фармацевтичних цілей; масла для медичних цілей;лікувальні напої (настоянки) та барвники; лікувальні чаї (трав’яні чаї), лікарські трави; в тому числі усунути зображення позначення „ Червоний корінь” з товарів та упаковок ,  а також знищити виготовлені зображення позначення.

Стягнути з  Товариства з обмеженою відповідальністю  „ Кортес” ,(  вул. Донецьке шосе, 121/332,  м. Дніпропетровськ ,49000, (юридична адреса),   ж/м Красний Камінь , 22/30 , м. Дніпропетровськ ,49000, (поштова адреса ) , ) на користь Закритого акціонерного  товариства „ Евалар” ( вул.. Соціалістична, 23/6 , м. Бійськ, Алтайській край, Росія, 659332) –85 ( вісімдесят п’ять ) грн.00 коп. витрати по сплаті державного мита,  118 ( сто вісімнадцять ) грн.00 коп. витрати по сплаті інформаційно-технічного забезпечення судового процесу, 7200 ( сім тисяч двісті ) грн.00 коп. витрати по оплаті проведення судової експертизи.

В решті позову відмовити.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Суддя                                                                                       Н.В. Пархоменко