ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД
м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №  20/255

07.08.07

За позовом         Галлахер Лімітед (Gallaher Limited)

до                         1.
Віан ЛТД (Vian Ltd)

2. Державного
департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти

і науки України

про                      дострокове
припинення дії міжнародної реєстрації № НОМЕР_1 на торговельну

марку «SENATOR
CLASSIC»повністю

Суддя Палій В.В.

Секретар
Молочна Н.С.

Представники:

від позивача            ОСОБА_1. -предст. (дов. б/н  від 06.12.06 р.)

від відповідача-1    не з'явився

Від відповідача-2    Галак М.М.- голов. спец. (дов. від
21.11.2005р.)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Галлахер Лімітед  звернулося до Господарського суду м. Києва з
позовом до Віан ЛТД  та Державного
департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України  про дострокове припинення дії міжнародної
реєстрації №НОМЕР_1 на торговельну марку CLASSIC» повністю.

Заявлені позовні вимоги позивач
обґрунтовує тим, що торговельна марка CLASSIC»за міжнародною реєстрацією
№НОМЕР_1, не використовується в Україні протягом більш ніж трьох років від дати
реєстрації у Міжнародному бюро Всесвітньої організації інтелектуальної
власності, з якої вона діє на території України (23.06.1999р.). В якості
доказів невикористання торговельної марки CLASSIC»в Україні позивач надає
довідку від 04.04.2007 р. № 31/18-17-1860
Регіональної інформаційної митниці Державної митної служби України;
довідку від 22.03.2007 р. № 0527/01 Асоціації Товарної Нумерації України
“ДжіЕс1 УКРАЇНА”; довідку від 10.11.2006 № 32-02-04/812 Державного департаменту
продовольства Міністерства аграрної політики України; довідку від 18.04.2007 р.
№ 37246/32-0415 Державної податкової адміністрації України; довідку від
03.04.2007 р. № 73/04 ТОВ “Хостмайстер”.

В обґрунтування свого права на
звернення до суду з позовом про дострокове припинення дії міжнародної
реєстрації № НОМЕР_1 позивач зазначає наступне.

Користуючись правом, наданим йому
Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також
Мадридською угодою, позивач подав заявку № від 13.06.2003 р. на
здійснення міжнародної реєстрації, зокрема, на території України, позначення
“SENATOR” в якості торговельної марки для товарів 34 класу МКТП „сигарети”. За
результатами проведення кваліфікаційної експертизи Українським інститутом
промислової власності через Міжнародне бюро Всесвітньої організації
інтелектуальної власності позивачу було надіслано повідомлення від 02.06.2005
р. про попередню відмову у здійсненні міжнародної реєстрації торговельної марки
відносно товарів 34 класу МКТП „сигарети” на підставі міжнародної реєстрації №
НОМЕР_1 торговельної марки “SENATOR CLASSIC” на ім'я відповідача-1.

Позивач вважає, що невиконання
відповідачем-1 обов'язків власника міжнародної реєстрації № НОМЕР_1 та
зловживання правами останнього щодо торговельної марки за даною реєстрацією
створило перешкоди позивачу у набутті ним прав інтелектуальної власності на
торговельну марку “SENATOR CLASSIC”.

Посилаючись на п. 4 ст. 18 Закону
України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” позивач просить
достроково припинити дію міжнародної реєстрації № НОМЕР_1 на торговельну марку
“SENATOR CLASSIC”.

Відповідач-1 відзиву на позовну
заяву не надав, уповноважених представників в судове засідання не направив,
хоча належним чином повідомлявся судом про час та місце розгляду  справи.

Відповідач-2 у відзиві на позовну
заяву зазначив, що Положенням про Державний департамент інтелектуальної
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000
р. № 997, не передбачено здійснення Держдепартаментом контролю за використанням
знаків для товарів і послуг їх власниками. Водночас Держдепартамент здійснює
функції національного відомства, а відтак, у разі припинення дії міжнародної
реєстрації № НОМЕР_1 Держдепартамент буде зобов'язаний повідомити Міжнародне
бюро ВОІВ про дострокове припинення дії вказаної міжнародної реєстрації. Відповідач-2
зазначає, що відповідач-1 повинен довести факт використання ним торговельної
марки “SENATOR CLASSIC” на території України.

Дослідивши матеріали справи,
заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-2, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідач-1 набув в Україні статус
володільця міжнародної реєстрації № НОМЕР_1 на торговельну марку TOR
CLASSIC»для товару “сигарети” 34 класу Міжнародної класифікації товарів і
послуг. Заявку на міжнародну реєстрацію даної торговельної марки було подано
відповідачем-1 до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної
власності, дата реєстрації -23.06.1999р. (код 151).

Відповідно до п. 1 ст. 4
Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року, яка
набула чинності для України 25 грудня 1991 р., (далі -Мадридська угода) з дати
реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро у кожній зацікавленій Договірній
країні торговельній марці надається така сама охорона, як і у випадку, коли б
вона була заявлена там безпосередньо.

Отже, відповідач-1 набув прав
інтелектуальної власності на торговельну марку “SENATOR CLASSIC”. Згідно п. 3
ст. 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на
торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення
свідоцтвом.

Відповідно до п. 2 ст. 16 Закону
України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р.
№ 3689-ХІІ з наступними змінами та доповненнями відповідачу-1 належить право на
використання торговельної марки “SENATOR CLASSIC” та інші права, надані
законом.

Згідно пункту 4 ст. 18 Закону
України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, якщо торговельна
марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у
свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей
про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа
має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва
повністю або частково.

Відповідно до ст. 16 Закону України
“Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” використанням торговельної
марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого зареєстровано
торговельну марку, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з
ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет,
зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою
пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт
(ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання
будь-якої послуги, для якої зареєстровано торговельну марку; застосування
її  в діловій документації чи в рекламі
та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Рекомендацією Президії Вищого
Господарського суду України від 10.06.2004 р. № 04-5/1107 визначено, що
відповідно до ст. 4 Мадридської угоди з дати реєстрації, зробленої таким чином
в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3-ter, у кожній
зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у
випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. У разі невикористання
знака саме з цієї дати починається відлік трьохрічного строку, встановленого
пунктом 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг”, із закінченням якого може бути прийняте рішення про дострокове
припинення дії міжнародної реєстрації на території України.

П. 4 ст. 18 Закону України “Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг” визначено, що дія свідоцтва може
бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не
зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами,
зокрема є:

·          обставини,
що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі
як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені
законодавством;

·
можливість
введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час
використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів
і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Проаналізувавши матеріали справи,
дослідивши у судовому засіданні надані сторонами докази, суд дійшов висновку,
що важливим для правильного вирішення спору по суті є з'ясування того, чи мав
місце факт невикористання в Україні торговельної марки R CLASSIC», яка має
міжнародну реєстрацію № НОМЕР_1, протягом більш ніж трьох років від дати її
реєстрації в Міжнародному бюро (23.06.1999р.) та чи відсутні поважні причини
такого невикористання.

З урахуванням положень Мадридської
угоди та п. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг” достроково припинена може бути дія тієї міжнародної реєстрації,
торговельна марка за якою не використовується в Україні протягом більше ніж
трьох років від дати реєстрації такої торговельної марки в Міжнародному бюро.

Станом на дату реєстрації
торговельної марки CLASSIC»в Міжнародному бюро (23.06.1999 р.) використанням
знака для товарів і послуг в Україні визнавалося застосування його на товарах і
при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у
рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на
виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на
бланках та в іншій документації, пов'язаній із введенням зазначених товарів і
послуг в господарський оборот (п. 2 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ зі змінами і
доповненнями, внесеними Законом України від 16 червня 1999 року N 751-XIV).

На дату подання позовної заяви, як
і на дату винесення рішення, в Україні чинний Закон України “Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ з останніми змінами
від 22.05.2003 р., згідно ст. 16 якого використанням знака визнається:

·          нанесення
його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій
міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи
інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним
нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для
продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

·
застосування його під час пропонування
та надання будь-якої послуги, для якої
знак зареєстровано;

·
застосування його в діловій документації
чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах

Належними у справі доказами
доводиться, що  торговельна марка
«SENATOR CLASSIC», яка має міжнародну реєстрацію № НОМЕР_1, не
використовувалася в Україні від дати її реєстрації в Міжнародному бюро.

Як вбачається з виписки з
Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо
міжнародної реєстрації № НОМЕР_1 відповідач-1 є іноземною юридичною особою.
Таким чином, вироблені ним тютюнові вироби (сигарети) під торговельною маркою
“SENATOR CLASSIC”, у випадку здійснення дій, які визнаються використанням
торговельної марки в Україні, мали б ввозитися в Україну та продаватися на її
території.

За даними Регіональної
інформаційної митниці Державної митної служби України  інформації щодо переміщення через митний
кордон України тютюнових виробів, маркованих торговою маркою “SENATOR
CLASSIC”  за період з 23.06.1999 р. по
31.05.2007р. в базі даних електронних копій ВМД, станом на 20.07.2007р. не
виявлено (довідка від 02.08.2007 р. № 31/18-17-4205).

За даними Асоціації Товарної
Нумерації України “ДжіЕс1 УКРАЇНА” тютюновим виробам (сигаретам) під
торгівельною маркою “SENATOR CLASSIC” не присвоювався Глобальний номер товарної
позиції (довідка від 22.03.2007 р. № 0527/01).

За даними Державного департаменту
продовольства Міністерства аграрної політики України технічні умови на сигарети
“SENATOR CLASSIC” болгарської компанії “Віан Лтд” не затверджувались (довідка
від 10.11.2006 № 32-02-04/812).

За даними Державної податкової
адміністрації України  станом на
12.04.2007р. компанія “Віан Лтд.” до Департаменту контролю за виробництвом та
обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів для оформлення ліцензій
на виробництво тютюнових виробів та на право оптової торгівлі тютюновими
виробами не зверталася і ліцензій не отримувала (довідка від 18.04.2007 р. №
37246/32-0415).

Викладене дозволяє суду дійти
висновку про те, що в Україні торговельна марка “SENATOR CLASSIC” не наносилась
на товар, для якого її зареєстровано, упаковку такого товару, вивіску,
пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку тощо; тютюнові вироби (сигарети) із
нанесенням торговельної марки “SENATOR CLASSIC” не зберігалися з метою
пропонування його для продажу, не пропонувалися для продажу, не продавалися, не
імпортувалися (ввозилися) та не експортувалися (вивозилися).

Крім того, суд визнає обґрунтованим
посилання позивача на те, що торговельна марка “SENATOR CLASSIC” не
застосовувалася в мережі Інтернет та в доменних іменах.

Так, за даними ТОВ “Хостмайстер”
доменні імена senatorclassic.net.ua, senatorclassic.ua, senatorclassic.org.ua
станом на 29.03.2007 р. не зареєстровані ( довідка від 03.04.2007 р. № 73/04).

Викладене дає підстави суду
вважати, що відповідач-1 протягом трьох років від дати публікації відомостей
про міжнародну реєстрацію № НОМЕР_1 не здійснював жодної з дій, які визнавалися
і визнаються використанням знака.

Наступним питанням, яке підлягає
з'ясуванню судом для правильного вирішення спору по суті, є питання про те, чи
наявні у відповідача-1 поважні причини невикористання в Україні торговельної
марки “SENATOR CLASSIC”, яка має міжнародну реєстрацію № НОМЕР_1. За змістом п.
4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та з урахуванням
положень Мадридської угоди дія міжнародної реєстрації може бути припинена
повністю або частково лише за умови, що власник міжнародної реєстрації не
зазначить поважні причини такого невикористання. Ст. 18 Закону України “Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг” визначено невичерпний перелік
обставин, які можуть вважатися поважними причинами невикористання торговельної
марки. Ними є:

·          обставини,
що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі
як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені
законодавством;

·
можливість
введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час
використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів
і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Відповідачем-1 не надано будь-яких
доказів використання та/або наявності поважних причин невикористання
торговельної марки NATOR CLASSIC», яка має міжнародну реєстрацію № НОМЕР_1,
протягом більше ніж трьох років з дати її реєстрації у Міжнародному бюро, тобто
з 23.06.1999р.

Належними у справі доказами
доведено факт невикористання в України торговельної марки CLASSIC», яка має
міжнародну реєстрацію № НОМЕР_1, протягом більше ніж трьох років з дати її
реєстрації у Міжнародному бюро, тобто з 23.06.1999 р. З огляду на залучені до
матеріалів справи докази, факт невикористання вказаної торговельної марки
протягом всього часу дії міжнародної реєстрації № НОМЕР_1 не заперечується і
відповідачем-2.

З урахування наведеного, позовні
вимоги визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись
ст. ст.  82-85 Господарського
процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги  задовольнити повністю.

2. Достроково припинити дію
міжнародної реєстрації №НОМЕР_1 на торговельну марку CLASSIC»на території
України повністю.

3. Зобов'язати Державний
департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України
(03680 МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45) повідомити Міжнародне бюро ВОІВ про
дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № НОМЕР_1 та опублікувати
відомості про це в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

4. Стягнути з Віан ЛТД (Vian Ltd)
(27, blv. Bratia Bakston bl. 40, entr. A, ap. 43 BG-1618 Sofia) на користь
Галлахер Лімітед (Gallaher Limited)
(Мемберз Хілл, Бруклендз Роуд, Уейбрідж, Суррей КТ13 ОQU,
Великобританія, GB, код суб'єкта господарської діяльності 1501573), 85,00 грн.
- державного мита та 118,00 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення
судового процесу.

5. Після набрання рішенням законної
сили видати накази.

Рішення може бути оскаржене в
апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його прийняття.

Суддя
В. В. Палій