ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД  УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ
УКРАЇНИ

29 травня 2007 р.

№ 12/183

Вищий господарський суд України у
складі:  суддя
Селіваненко В.П. -головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу
товариства з обмеженою відповідальністю "Чаросвіт", м. Київ (далі
-ТОВ "Чаросвіт")

на постанову
Київського апеляційного господарського суду від 21.02.2007

зі справи  № 12/183

за позовом  ТОВ "Чаросвіт"

до Норма
Лебенсміттельфіліалбетріб ГмбХ унд Ко. КГ, м. Нюрнберг (Німеччина) та

Державного департаменту
інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі
-Державний департамент інтелектуальної власності)

про
дострокове часткове припинення дій міжнародних реєстрацій прав на знак для
товарів і послуг.

Судове засідання проведено за
участю представників:

ТОВ "Чаросвіт" -Жухевича
О.В.,

Норма Лебенсміттельфіліалбетріб
ГмбХ унд Ко. КГ -Михайлюка В.І.,

Державного департаменту
інтелектуальної власності -не з'яв.

За результатами розгляду касаційної
скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ТОВ "Чаросвіт" звернулося
до господарського суду міста Києва з позовом до Норма Лебенсміттельфіліалбетріб
ГмбХ унд Ко. КГ та Державного департаменту інтелектуальної власності про
дострокове часткове припинення дій міжнародних реєстрацій № 581264 і № 805005
на знак для товарів і послуг "NORMA" внаслідок його невикористання в
Україні протягом останніх трьох років.

Згодом ТОВ "Чаросвіт"
уточнило свої позовні вимоги і просило суд задовольнити позов про дострокове
часткове припинення дій міжнародних реєстрацій № 581264 і № 805005 на знак для
товарів і послуг  "NORMA" щодо
товарів 33 класу Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг (далі -
МКТП) з 10.02.2006 (дата подання позову до суду) та зобов'язання Державного
департаменту інтелектуальної власності повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої
організації інтелектуальної власності про дострокове часткове припинення на
території України дії міжнародних реєстрацій          № 581264 і № 805005 з 10.02.2006.

Рішенням господарського суду міста
Києва від 13.12.2006 (суддя Прокопенко Л.В.):

провадження у справі в частині
позовних вимог про припинення дії в Україні міжнародної реєстрації № 581264 на
знак для товарів і послуг "NORMA" припинено з посиланням на пункт 11
частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України
(далі -ГПК України). Рішення в цій частині мотивовано тим, що під час розгляду
даної справи дія спірної реєстрації № 581264 була достроково припинена
внаслідок відмови власника від такої реєстрації, а тому відсутній предмет
спору;

у задоволенні позовних вимог щодо
припинення дії міжнародної реєстрації № 805005 на знак для товарів і послуг
"NORMA" відмовлено з огляду на те, що причини невикористання Норма
Лебенсміттельфіліалбетріб ГмбХ унд Ко. КГ названого знака протягом трьох років,
починаючи з 22.11.2002, були поважними.

Постановою Київського апеляційного
господарського суду від 21.02.2007 (колегія суддів у складі: суддя Григорович
О.М. -головуючий, судді Гольцова Л.А., Рябуха В.І.) відповідне рішення
господарського суду першої інстанції залишено без змін з тих же підстав.

ТОВ "Чаросвіт" звернулося
до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить
постанову апеляційного господарського суду з цієї справи скасувати і прийняти
нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити повністю. В обґрунтування
касаційної скарги скаржник зазначає про порушення судовими інстанціями
норм  матеріального і процесуального
права, зокрема, статей 18, 22 Закону України "Про охорону прав на знаки
для товарів і послуг" (далі -Закон) та статей 43, 80, 105 ГПК України.
Зокрема, ТОВ "Чаросвіт" стверджує, що судові інстанції неправомірно
припинили провадження у справі, оскільки внаслідок припинення дії в Україні
міжнародної реєстрації № 581264 на підставі статті 8bis Мадридської угоди про
міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року (далі -Мадридська угода)
Норма Лебенсміттельфіліалбетріб ГмбХ унд Ко. КГ продовжує володіти певними
правами на торговельну марку "NORMA", що перешкоджає позивачеві
отримати свідоцтво України на таке позначення.

У відзиві на касаційну скаргу
відповідач зазначає про правомірність припинення провадження у справі стосовно
міжнародної реєстрації №581264, оскільки її дія була припинена на час винесення
рішення у справі. Крім того, судом правомірно було визнано поважними підстави
невикористання знаку та відмовлено у цій частині позовних вимог.

Сторони відповідно до статті 1114
ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної
скарги.

Перевіривши на підставі
встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи
правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий
господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового
задоволення касаційної скарги, скасування судових рішень, прийнятих по суті
спору, та передачі справи на новий розгляд до місцевого господарського суду з
огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі
встановлено, що:

- Норма Лебенсміттельфіліалбетріб
ГмбХ унд Ко. КГ є власником таких міжнародних реєстрацій:

№ 581264 на знак для товарів і
послуг "NORMA" для товарів 03, 25, 29, 30, 31, 32, 33 класів МКТП,
яка діє в Україні з 23.12.1991;

№ 805005 на знак для товарів і
послуг "NORMA" для товарів і послуг 03, 05, 08, 11, 16, 18, 21, 25,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 класів МКТП, яка діє в Україні з 22.11.2002
(пріоритет -22.05.2002) з відмовою щодо частини
послуг 35 класу МКТП;

- згідно з листом Асоціації
"ЄАН-Україна" від 22.11.2005 № 638/01 жодному товару під торговельною
маркою "NORMA/НОРМА" не присвоювався Глобальний номер товарної
позиції;

- відповідно до листа Держаного
департаменту інтелектуальної власності від 21.11.2005 № 16-11/5257 відомості
про видачу ліцензій на використання знаків за міжнародними реєстраціями №№
581264, 805005 до Реєстру ліцензійних договорів про використання міжнародного
знака не вносилися;

- згідно з листом дочірнього
підприємства "Моніторинг ЗМІ України" від 23.11.2005 № 108 товари,
марковані товарним знаком "NORMA" на телебаченні, радіо, в пресі та
на носіях зовнішньої реклами не рекламувалися;

- 29.04.2004 Державним
департаментом інтелектуальної власності прийнято рішення про попередню часткову
відмову в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 805005;

- 13.06.2005 Державним
департаментом інтелектуальної власності прийнято декларацію про підтвердження
часткової попередньої відмови у наданні правової охорони знаку за міжнародною
реєстрацією № 805005 (відмовлено в реєстрації знаку стосовно частини послуг 35
класу МКТП);

- міжнародна реєстрація №
581264  анульована 22.03.2006 (під час
розгляду справи в суді першої інстанції) у зв'язку з відмовою власника від
такої реєстрації (лист державного підприємства "Український інститут
промислової власності" від 10.10.2006 № 1891/09);

- позивач подав до Державного
департаменту інтелектуальної власності заявки № m 200512435 та № m 200512436
від 20.10.2005 на реєстрацію торговельних марок "НОРМА" та
"NORMA" для товарів 33 класу МКТП, які, згідно з повідомленням
Державного департаменту інтелектуальної власності, знаходяться на стадії
кваліфікаційної експертизи.

Згідно з пунктом 1 статті 4
Мадридської угоди з дати реєстрації в кожній зацікавленій країні знаку
надається та ж сама охорона, якби він був заявлений там безпосередньо. Оскільки
Україна відповідно до статті 7 Закону України “Про правонаступництво України”
від 12.09.1991 є учасницею Мадридської угоди, всі знаки, зареєстровані в Міжнародному
бюро із зазначенням України, користуються на території України тим же обсягом
прав на охорону, що і знаки, зареєстровані безпосередньо в Україні.

Статтею 16 Закону визначено права
власника зареєстрованої торговельної марки. Згідно зі статтею 17 Закону власник
свідоцтва (міжнародної реєстрації) повинен добросовісно користуватися правами,
що випливають із свідоцтва (міжнародної реєстрації).

Відповідно до статті 8bis
Мадридської угоди власник міжнародної реєстрації може в будь-який час
відмовитися від охорони в одній чи декількох Договірних країнах шляхом подачі
заяви у відомство своєї країни для повідомлення Міжнародному бюро, яке
повідомляє про це країни, яких стосується відмова. Відмова від охорони не
обкладається ніяким збором.

Із зазначеною нормою Мадридської
угоди кореспондується частина 1 статті 18 Закону, згідно з якою власник
свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на
підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від
дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Під час розгляду справи дія в
Україні спірної міжнародної реєстрації                    № 581264 була достроково
припинена на підставі заяви власника такої реєстрації, і, припиняючи
провадження у справі з посиланням на пункт 11 частини першої статті
80 ГПК України, суд виходив з відсутності предмету спору.

Проте місцевим та апеляційним
господарськими судами не взято до уваги, що припинення провадження у справі
можливе лише тоді, коли між сторонами відсутній спір та немає неврегульованих
питань.

Як вбачається з матеріалів справи,
спір між сторонами виник, зокрема, з підстав невикористання Норма
Лебенсміттельфіліалбетріб ГмбХ унд Ко. КГ торговельної марки "NORMA"
за міжнародною реєстрацією № 581264 протягом трьох років з моменту реєстрації.
Саме тому, з посиланням на пункт 4 статті 18 Закону, позивач просив достроково
припинити дію цієї міжнародної реєстрації.

Припинення дії свідоцтва
(міжнародної реєстрації) з мотивів, визначених пунктом 4 статті 18 Закону,
передбачає невикористання власником належної йому торговельної марки без
поважних причин, тоді як у пунктах 1 -3 статті 18 Закону зазначено випадки,
коли дія свідоцтва (міжнародної реєстрації) припиняється з ініціативи власника,
або з інших підстав, що не пов'язані з умисним невикористанням власником
торговельної марки.

Незважаючи на те, що в обох
випадках дія знака припиняється на майбутнє, правові наслідки такого припинення
різні. Так, відповідно до статті 22 Закону ніхто інший, крім колишнього власника
свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після
припинення дії  свідоцтва згідно із
пунктами 1 -3 статті 18 цього Закону. Тобто у цьому випадку за власником і
після припинення дії реєстрації залишаються певні права на торговельну марку,
що перешкоджають іншим особам, зокрема і позивачеві, звернутися до
компетентного органу з заявою про реєстрацію такого позначення. Отже, залежно
від підстав, з яких припиняється дія свідоцтва (міжнародної реєстрації),
настають і різні правові наслідки такого припинення.

З огляду на наведене судові рішення
підлягають скасуванню в частині припинення провадження у справі за позовною
вимогою про дострокове припинення дії в Україні міжнародної реєстрації №
581264, а справа в цій частині -передачі на розгляд до господарського суду
першої інстанції.

Вищий господарський суд України не
може погодитися також з рішенням судових інстанцій про відмову в задоволенні
позовних вимог щодо припинення в Україні дії міжнародної реєстрації № 805005 з
огляду на таке.

Судовими інстанціями у вирішенні
спору мало бути взято до уваги те, що для дострокового припинення дії
зареєстрованої торговельної марки внаслідок її невикористання необхідна
наявність таких умов:

- невикористання торговельної марки
протягом трьох років від дати її міжнародної реєстрації;

- невикористання торговельної марки
на момент подання позову;

- відсутність поважних причин
невикористання знака власником.

Дослідження цих обставин мало
здійснюватися в межах заявленого позову, в той час як позивач вимагав
припинення міжнародної реєстрації лише в частині, а саме для товарів 33 класу
МКТП. Отже і оцінка поважності причин невикористання торговельної марки мала
здійснюватися лише стосовно її невикористання для товарів 33 класу МКТП.

Пунктом 4 статті 18 Закону
обов'язок з доказування наявності поважних причин невикористання торговельної
марки покладено на власника торговельної марки.

Відповідно до статті 33 ГПК України
кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на
підставу своїх вимог і заперечень.

Попередніми судовими інстанціями
встановлено, що торговельна марка "NORMA" за міжнародною реєстрацією
№ 805005 не використовувалася в Україні з моменту її реєстрації в Міжнародному
бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (22.11.2002) і до
моменту прийняття судом першої інстанції рішення зі справи (13.12.2006), тобто
більше чотирьох років. Як поважні причини такого невикористання Норма
Лебенсміттельфіліалбетріб ГмбХ унд Ко. КГ зазначає про те, що з моменту
міжнародної реєстрації і до 13.06.2005 (момент прийняття Державним
департаментом інтелектуальної власності остаточного рішення про часткову
відмову в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 805005)
правовий статус цієї торговельної марки залишався невизначеним.

Однак згідно з пунктом 4 статті 18
Закону якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини
зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати
публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї
публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про
дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія
свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник
свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими
поважними причинами, зокрема, є: обставини, що перешкоджають використанню
знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші
вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в
оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання
знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг,
відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту
використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його
іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Відповідно до частин  1 і 2 статті 5 Мадридської угоди та частини 1
статті 5 Протоколу до Мадридської угоди, прийнятого в Мадриді 28.06.1989, який
набрав чинності для України 29.12.2000, в країнах, де законодавство це
передбачає, відомства, проінформовані Міжнародним бюро про реєстрацію знака чи
заяви про поширення охорони відповідно до статті 3ter, мають право заявити, що охорона
не може бути надана цьому знаку на їх території. Така відмова може бути
зроблена лише на умовах, які відповідно до Паризької конвенції про охорону
промислової власності застосовуються до знака, заявленого для національної
реєстрації.

Відомства, які бажають скористатися
цим правом, повинні повідомити Міжнародне бюро про свою відмову із зазначенням
всіх мотивів в строк, передбачений їх національним законодавством, але не
пізніше закінчення строку в один рік від дати міжнародної реєстрації знака чи заяви
про поширення охорони відповідно до статті 3ter.

Відповідно до підпункту 1 пункту В
статті 6quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20
березня 1883 року товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути
відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними, якщо знаки можуть порушити
права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона.

Таким чином, господарські суди, не
достатньо встановивши обставини, що входять до предмету доказування, не надали
цим обставинам правильної юридичної оцінки. Отже, Вищий господарський суд
дійшов висновку про наявність підстав для скасування судових рішень зі справи
та її передачі на новий розгляд до господарського суду першої інстанції.

Керуючись статтями 1117,
1119 -11112 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з
обмеженою відповідальністю "Чаросвіт" задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду
міста Києва від 13.12.2006 та постанову Київського апеляційного господарського
суду від 21.02.2007 зі справи № 12/183 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до
господарського суду міста Києва.

Суддя
В. Селіваненко

Суддя                                                                                              І.
Бенедисюк

Суддя
Б. Львов