ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

"20" липня 2007 р.
Справа  № 11/157-07-4349

За позовом: Лізоформ Дезінфекціон АГ.

До відповідача: Науково виробнича спілка Товариство з обмеженою відповідальністю „Симеста Ваал”.

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Позивача - Закрите акціонерне товариство „Лізоформ”.

про заборону використання позначення, нанесеного на товар як таке, що порушує права власника міжнародної реєстрації знака для товарів та послуг та вилучення або знищення позначення з товару.

Суддя     Власова С.Г.

Представники:

Від позивача: Москаленко А.С. (за довіреністю);

Від 3-ої особи: Матросов О.О. (за довіреністю);

Від відповідача: Елуашвілі І.В. (за довіреністю);

СУТЬ СПОРУ: 23.05.2007 р. за вх. № 5911 Лізоформ Дезінфекціон АГ в особі свого  представника Москаленко А.С. (далі – Позивач) звернулось до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Науково виробничої спілки Товариства з обмеженою відповідальністю „Симеста Ваал” про заборону використання позначення, нанесеного на товар як таке, що порушує права власника міжнародної реєстрації знака для товарів та послуг та вилучення або знищення позначення з товару, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Позивача - Закритого акціонерного товариства „Лізоформ”.

Позивач на позовних вимогах наполягає, 13.06.2007 р. за вх. № 13472 надав додаткові пояснення по справі, а 20.07.2007 р. за вх. № 16800 уточнення до позову.

Відповідач проти позовних вимог заперечує, про що зазначив у відзиві на позов від 02.07.2007 р. за вх. № 14896.

ЗАТ „Лізоформ” (третя особа) 13.06.2007 р. надані пояснення по суті спору.

В порядку ст. 77 Господарського процесуального кодексу України в судових засіданнях від 02.07.2007 р. та 13.07.2007 р. оголошувалась перерва до 13.07.2007 р. та 20.07.2007 р. відповідно.

Розглянувши матеріали справи в порядку суд встановив:

Позивач вказує, що компанія Лізоформ Дезінфекціон АГ (Lysoform Desinfection AG), юридична особа за законодавством Швейцарії, яка є міжнародною компанією, вже понад десять років володіє правом на торгову марку (знак для товарів та послуг) AHD 2000 (кирилицею АХД 2000) зареєстрований під номером 638257 у класі 05 у Міжнародній класифікації товарів та послуг, як «фармацевтичні та гігієнічні препарати; дезинфікуючі засоби»(and sanitary preparations; disinfectants»). Перші поставки товару під даною торговою маркою почали здійснюватись Заявником на український ринок одинадцять років тому. Продукція Заявника продається по всій території України. В своїй діяльності на території України Заявник співпрацює з Закритим акціонерним товариством „Лізоформ" (третя особа), яке є офіційним дистриб'ютором Позивача.

Продукція під торговою маркою АХД 2000 зареєстровано як лікарський засіб в Міністерстві охорони здоров'я України згідно реєстраційного посвідчення на лікарський засіб АХД 2000 № П.08.02/05237 від 20.07.2004 р.

Позивач вказує, що йому стало відомо, що Закрите акціонерне товариство „Петроспирт" (198099, м. Санкт-Петербург, вул. Калиніна, 13), юридична особа за законодавством Російської Федерації виготовляє та розповсюджує на території України, а саме в м. Одеса, через Науково виробничу спілку Товариство з обмеженою відповідальністю „Симеста Ваал" (надалі - Відповідач) продукцію під торговою маркою (знаком на товари та послуги) АХДЕЗ 3000.

На думку Позивача упаковка продукції, яка реалізується Відповідачем, повністю копіює упаковку продукції Позивача під торговою маркою АХД 2000, та ЗАТ «Петроспирт»та Відповідач використовують для позначення дезинфікуючих засобів упаковку, на яку нанесено позначення «АХДЕЗ 3000», яке схоже з позначенням знака АНД 2000 настільки, що їх можна сплутати.

Позивач зазначив, що ним було замовлено проведення дослідження стосовно наступних питань:

1)          Чи схожий зовнішній вигляд упаковки (пляшки, етикетки, ковпачку) антисептику „АХД 2000" (виробник - „Лізоформ Др. Хане Роземанн ГмбХ", Німеччина) та антисептику „АХДЕЗ 3000" (виробник - ЗАТ „Петроспирт", Росія) настільки, що можуть бути сплутані споживачем?

2)          Чи схожий знак „AHD 2000" за міжнародною реєстрацією №638257 та позначення „АХДЕЗ  3000", зображене на головній етикетці антисептику „АХДЕЗ  3000" (виробник - ЗАТ „Петроспирт", Росія) настільки, що можуть бути сплутані споживачем?

3)          Чи порушуються права власника міжнародної реєстрації торговельної марки (знаку для товарів  і послуг) №638257  шляхом  несанкціонованого ним продажу на території України товару,  на який нанесено  позначення „АХДЕЗ  3000", що вироблений ЗАТ „Петроспирт" (адреса: Росія,  198099, Санки-Петербург, вул. Калініна, 13)?

4)          Чи має власник міжнародної реєстрації торговельної марки (знаку для товарів і

послуг)  №638257  підстави для  захисту  своїх  прав  в  судовому  порядку від несанкціонованого ним продажу на території України товару, на якій нанесено позначення „АХДЕЗ 3000", що вироблений ЗАТ „Петроспирт" (адреса: Росія, 198099, Санки-Петербург, вул. Калініна, 13)?

Відповідно до проведених досліджень, отримані наступні висновки (патентний повірений України (реєстр. №228) А.Ю. Кияшко та патентний повірений України (реєстр. №302) О.Є. Кияшко; висновок спеціаліста з інтелектуальної власності №03 від 12.02.2007 p., висновок спеціаліста з інтелектуальної власності №04 від 12.02.2007 p., висновок спеціаліста з інтелектуальної власності №05 від 13.02.2007 р.):

1) Зовнішній вигляд упаковки (пляшки, етикетки, ковпачку) антисептику „АХД 2000" (виробник - „Лізоформ Др.. хане Роземанн ГмбХ", Німеччина) та антисептику „АХДЕЗ 3000" (виробник - ЗАТ „Петроспирт", Росія) схожі настільки, що можуть бути сплутані споживачем. При цьому, порівняльний аналіз головних етикеток антисептиків „АХД 2000" та „АХДЕЗ 3000" показав, що ці етикетки є схожими настільки, що їх можна спутати; контретикетки антисептиків „АХД 2000" та „АХДЕЗ 3000" не є схожими настільки, що їх можна спутати; за переважною більшістю ознак пляшки для антисептиків „АХД 2000" та „АХДЕЗ 3000" місткістю 1000 мл є схожими між собою настільки, що можуть бути сплутані споживачем; за переважною більшістю ознак ковпачки для пляшок антисептиків „АХД 2000" та „АХДЕЗ 3000" є схожими настільки, що можуть бути сплутані споживачем.

2)          Знак „AHD 2000" за міжнародною реєстрацією №638257 та позначення „АХДЕЗ 3000", зображене на головній етикетці антисептику „АХДЕЗ 3000" (виробник - ЗАТ „Петроспирт", Росія) схожі настільки, що можуть бути сплутані споживачем.

3)          Права власника міжнародної реєстрації торговельної марки (знаку для товарів іпослуг) №638257 Компанії LYSOFORM DESINFEKTION AG (28, Burgstrasse, ВСН-8750 GLARUSB (СН) порушені шляхом несанкціонованого ним імпорту, пропонування до продажу та продажу на території України дезинфікувального засобу „АХДЕЗ 3000", що вироблений ЗАТ „Петроспирт" (адреса: Росія, 198099, Санки-Петербург, вул. Калініна, 13).

4)          Компанія LYSOFORM DESINFEKTION AG (28, Burgstrasse, В СН-8750 GLARUSB (СН) має підстави для захисту своїх прав в судовому порядку відповідно до статей 20 та 21 діючого Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” №3689-ХІІ від 15.12.1993 р.

Позивач зазначив, що звертався до виробника засобу АХДЕЗ 3000 та до Відповідача з претензією, в якій просив припинити використання торгової марки АХДЕЗ 3000 та припинити використовувати упаковку, яка копіює його упаковку, відповіді на зазначені претензії не отримав.

Позивач вказує, що йому належать майнові права інтелектуальної власності на торгову марку (знак для товарів та послуг) „AHD 2000" (кирилицею „АХД 2000") згідно міжнародної реєстрації № 638257.  Відповідно до ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 p., з дати реєстрації, зробленої Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Позивач зазначив, що є власником торгової марки (знаку для товарів та послуг) „AHD 2000" для фармацевтичних та гігієнічних препаратів, а також дезинфікуючих засобів, що має міжнародну реєстрацію, чинну до 24.05.2015 р. на території України. Згідно з висновком спеціалістів з інтелектуальної власності №4 від 12.02.2007 p., зробленого спеціалістами Бюро патентних повірених КИЯШКО ЗАТ „Петроспирт" (Росія) використовує для позначення антисептика упаковку, на яку нанесено позначення „АХДЕЗ 3000”, що схоже із зображенням знаку для товарів та послуг ,,AHD 2000”, власником якого є Позивач, настільки, що їх можна сплутати.

В наданих 13.06.2007 р. за вх. № 13472 поясненнях по справі  та 20.07.2007 р. за вх. № 16800 уточненнях до позову, Позивач зазначає, що  24.05.1995 р. Міжнародним Бюро Всесвітньої організації з охорони прав інтелектуальної власності було зроблено запис в міжнародному реєстрі торгових марок про реєстрацію торгової марки AHD 2000; реєстраційний номер 638257; МКТП: 5; 5 - фармацевтичні та гігієнічні препарати; дезинфікуючі засоби, що підтверджується витягом з міжнародного реєстру торгових марок від 08 січня 2007 р. Відповідно до вказаного витягу зацікавленою країною є також Україна.

Відповідно до статті 3 ter Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 p., кожна Договірна сторона може в будь-який час письмово повідомити Генерального директора Всесвітньої організації інтелектуальної власності про те, що охорона, яка виникає внаслідок міжнародної реєстрації буде поширюватися на дану країну лише за спеціальною заявою заявника.

Це повідомлення набуває чинності тільки через шість місяців після дати його направлення Генеральним директором іншим Договірним країнам.

У витягу з міжнародного реєстру торгових марок від 08 січня 2007 р. міститься перелік країн, які подали вказані листи згідно зі ст. 3 ter Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 p. та відмовили позивачу у захисті марки , зокрема це  Німеччина, Російська Федерація, Китай, Чеська Республіка, Словаччина та ін. Серед країн, що подали вказаний лист України немає. На даний момент Україна також не надсилала вказаного листа Генеральному директору Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Отже правова охорона на території України торгової марки AHD 2000 здійснюється на підставі ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. і не потребує подання додаткової заяви про правову охорону на території України.

Позивач вказує, що 16.05.2006 р. ним подано заявку №m200607008  до ДП „Український інститут  промислової власності”(Укрпатент) про реєстрацію знака для товарів та послуг АХД 2000 (кирилицею), МКТП: 5 - Фармацевтичні і гігієнічні продукти; дезинфікувальні засоби, що підтверджується формою ТМ-1.1

Відповідно до ст. 496 ЦК України, майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Відповідно до спеціального закону в цій галузі - Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", ст. 5, строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи.

З вищенаведеного Позивач робить висновок, що з моменту подання заявки на реєстрацію знаку для товарів та послуг, у цього знака виникає правова охорона на знак згідно глави 44 ЦК України та Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”.

Позивач вважає, що  правова охорона знака AHD 2000 здійснюється на підставі ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. і не потребує реєстрації у відповідних державних органах України. Правова охорона знака АХД 2000 здійснюється на підставі поданої заявки на реєстрацію вказаного знака для товарів та послуг з наступного дня після подання заявки.

В уточнених позовних вимогах позивач просить суд заборонити НВС ТОВ „Симеста Ваал" використовувати на території України позначення «АХДЕЗ 3000»для дезинфікуючих засобів, оскільки внаслідок такого використання дезинфікуючий засіб з позначенням «АХДЕЗ 3000»може бути сплутанні споживачами з дезинфікуючим засобом зареєстрованим знаком для товарів та послуг 2000»(„АХД 2000” кирилицею), який належить компанії LYSOFORM DESINFEKTION AG, та вилучити з товару, його упаковки, які знаходяться у Відповідача незаконно   використане   позначення   «АХДЕЗ   3000»,   яке   подібне зареєстрованим знаком настільки, що їх можна сплутати, або знищити виготовлені зображення позначення «АХДЕЗ 3000».

Відповідач проти позовних вимог заперечує та у відзиві на позов від 02.07.2007 р. за вх. № 14896 зазначає, що на підставі договору № 82 від 16.03.2005 р., укладеного між Закритим Акціонерним Товариством „Петроспірт” (Російська Федерація) та Науково-Виробничою Фірмою „Сіместа Ваал” у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, здійснена державна реєстрація лікарського засобу „АХДЕЗ 3000” у Державному Фармакологічному Центрі при Міністерстві Охорони Здоров'я України. (реєстраційне посвідчення від 09.11.2005 р.).

Відповідач зазначає, що відповідно до п. 2.1.5. Договору Науково-виробнича фірма            „СІМЕСТА-ВААЛ”  у формі Товариства з обмеженою відповідальністю набула ексклюзивне право щодо розповсюдження лікарського засобу „АХДЕЗ 3000” на території України.

Відповідач вважає позовні вимоги необґрунтованими та такими що не підлягають задоволенню виходячи з огляду на те, що відповідно до статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. умови подання заявки та реєстрація товарних знаків визначаються в кожній країні Союзу її національним законодавством. В Україні, яка є членом Союзу по охороні промислової власності, вказані правовідносини регулюються Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", щоб набути статусу знака на товари і послуги у розумінні правового захисту, знак повинен бути зареєстрований у встановленому заковом порядку.

Відповідач вказує, що підставою звернення до суду з позовом в розумінні до статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності, а також приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є належним чином отримане свідоцтво, що в свою чергу надає правову охорону товарному позначенню.

На час звернення до Господарського суду з позовом у відповідача відсутня державна реєстрація дезинфікуючого засобу „AHD 2000” в розумінні до ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

13.06.2007 р. третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Позивача - Закритим акціонерним товариством „Лізоформ” надані пояснення у справі відповідно до яких ЗАТ „Лізоформ” підтримує позовні вимоги.

Досліджуючи матеріали справи, аналізуючи  норми чинного законодавства, що стосується суті спору, суд дійшов наступних висновків.

Статтею 494 Цивільного кодексу України встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до ч. 2 ст. 495 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно до ч.1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 p., з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. Класифікація товарів або послуг, передбачена у статті 3, не пов'язує Договірні країни відносно визначення обсягу охорони знака.

24.05.1995 р. Позивачем зареєстровано торгову марку „AHD 2000” у Міжнародній класифікації товарів та послуг, як «фармацевтичні та гігієнічні препарати; дезинфікуючі засоби»(eutical and sanitary preparations; disinfectants») ( а.с.24-27).Обсяг правової охорони торговельної марки „AHD 2000” (латиницею) визначається наведеними у витягу з міжнародного реєстру торгових марок її зображенням та переліком товарів і послуг.

З матеріалів справи вбачається , що Відповідач - Науково-Виробнича Фірма „СІМЕСТА-ВААЛ" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю здійснює реалізацію лікарського засобу „АХДЕЗ 3000” (а.с.64-65). Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Позивача - Закрите акціонерне товариство „Лізоформ” на території України здійснює реалізацію продукції „АХД 2000” (кирилицею) (а.с.73-85).

З доданих Позивачем до позовної заяви доказів, що підтверджують позовні вимоги вбачається, що Позивач фактично використовує на етикетці позначення товару АХД 2000, (кирилицею) розчин для зовнішнього застосування готовий для використання, про що свідчить зображення етикетки продукції Позивача (а.с.33)

Згідно до п. 4 ст. 5 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

З огляду на викладене вбачається, що Позивач при реалізації товару не використовує знак „AHD 2000” якому згідно з чинним законодавством  надано відповідний обсяг правової охорони. Таким чином суд доходить висновку, що  у споживача відсутня можливість сплутати зображення знаку для товарів та послуг ,,AHD 2000”, власником якого є Позивач з зображенням яке використовує на упаковці ЗАТ „Петроспирт" (Росія) для позначення антисептика „АХДЕЗ 3000” .

Згідно до ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

Статтею 5 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” встановлено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно ст. 33 Господарсько процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до ст. 34 Господарсько процесуального кодексу України Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Позивачем не надано суду доказів реєстрації знака для товарів та послуг „АХД 2000”.

Твердження позивача про те, що з моменту подання заявки на реєстрацію знака для товарів та послуг, у цього знака виникає правова охорона згідно глави 44 ЦК України та Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" судом до уваги не приймається, як необґрунтоване та таке, що протирічить вимогам законодавства, оскільки право власності на знак може засвідчуватись тільки свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Враховуючи викладене правова охорона надається знакам, на які відповідними особами отримано  свідоцтво про право власності, а згідно ч.1 ст. 16 Зазначеного закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки (за умови отримання заявником свідоцтва).

Додана Позивачем до уточнення позовних вимог форма ТМ-1.1. не може вважатись належним доказом наявності права власності у Позивача на знак /торговельну марку АХД 2000.

Висновки спеціалістів з інтелектуальної власності (а.с.34-63) судом до уваги не приймаються  оскільки не є висновками судової експертизи.

Клопотання Позивача про залучення до участі у справі співвідповідача, заявлене 02.07.2007 р. за вх. № 14997 судом не задовольняється, як необґрунтоване, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 24 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача.

Господарський суд, встановивши до прийняття рішення, що позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, може за згодою позивача, не припиняючи провадження у справі, допустити заміну первісного відповідача належним відповідачем.

Про залучення іншого відповідача чи заміну неналежного відповідача виноситься ухвала, і розгляд справи починається заново.

З огляду на зазначене Господарський процесуальний кодекс України не передбачає такої процесуальної дії, як залучення співвідповідача.

Більш того, співвідповідач, якого пропонує залучити Позивач є юридичною особою Російської федерації, з місцезнаходженням у м. Санкт-Петербург, вул. Калиніна, 13. Відповідно до ст. 124 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи за участю іноземних підприємств і організацій, якщо місцезнаходження відповідача на території України.

Господарські суди мають право також розглядати справи за участю іноземних підприємств і організацій, якщо:

1) місцезнаходженням філії, представництва, іншого відособленого підрозділу іноземного підприємства чи організації є територія України;

2) іноземне підприємство чи організація має на території України нерухоме майно, щодо якого виник спір.

Доказів місцезнаходження Відповідача на території України, або доказів місцезнаходження філії, представництва, іншого відособленого підрозділу Відповідача на території України  Позивачем суду не надано не було.

Оцінюючи докази у справі в їх сукупності, законодавство, що регулює спірні правовідносини, суд дійшов висновку що Позивачем використовується позначення, якому не надано правової охорони, отже позовні вимоги - необґрунтовані, непідтверджені належними доказами та наявними матеріалами справи.

Витрати по сплаті державного мита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу віднести за рахунок позивача, згідно ст. ст. 44, 49 ГПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд,  -

ВИРІШИВ:

1.          В позові - відмовити.

Рішення суду набуває законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його підписання.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя                                                                                                           Власова С.Г.

Рішення підписано в порядку ст. 85 ГПК України 25.07.2007 р.