КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2007                                                                                           № 21/553

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:                              Отрюха  Б.В.

суддів:

при секретарі:

За участю представників:

від позивача - Журкова Т. О., патент. повірений, Гусак А. М., юр.,      Філатов О. В., адв., Мамуня О. С., адв.

від відповідача - Коваль А. М., адв., Дубинський М. І., адв.

від третьої особи - не з’явився.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Патентно-юридична Агенція "Дубинський і Ошарова"

на рішення Господарського суду м.Києва від 27.04.2007

у справі № 21/553

за позовом                               Е.І.Дюпон де Немур енд Компані (США)

до                                                   ЗАТ "Транс Оіл"

третя особа позивача                     Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти інауки України

про                                                  припинення порушення прав на винахід

за зустрічним позовом ЗАТ "Транс Оіл"

до Е.І.Дюпон де Немур енд Компані (США),

Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

про визнання недійсним патенту України №4200

ВСТАНОВИВ:

Е. І. Дюпон де Немур енд Компані (надалі – позивач за первісним позовом) звернулася до Закритого акціонерного товариства (ЗАТ) «Транс Оіл» (надалі – відповідач за первісним позовом) з позовом про припинення порушення прав інтелектуальної власності на винахід «Спосіб боротьби з небажаною рослинністю» за патентом України № 4200 та відшкодування матеріального та морального збитку.

Відповідач за первісним позовом проти заявлених позовних вимог заперечує та просить у їх задоволенні відмовити, посилаючись на те, що не використовує ознаки, включені до незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 4200, при виробництві препарату «Атлант в.г.» відповідач правомірно використовує належний йому винахід за патентом України № 62858, твердження позивача про нанесення йому діями відповідача матеріальної та моральної шкоди є безпідставними.

Крім того, під час розгляду справи у місцевому господарському суді ЗАТ «Транс Оіл» заявлено зустрічний позов до Е. І. Дюпон де Немур енд Компані та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсним повністю патенту на винахід № 4200, обґрунтовуючи його тим, що даний винахід не відповідає умовам патентоздатності, а саме новизні, у формулі винаходу за патентом України № 4200 наявні ознаки, який не було у поданій заявці № 4027602, а також посилаючись на те, що патент України № 4200 було видано внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, який прийнято судом для розгляду разом з первісним позовом.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 27.04.2007 р. у задоволенні первісного позову відмовлено, зустрічний позов задоволено та визнано патент України № 4200 на винахід “Спосіб боротьби з небажаною рослинністю” недійсним повністю і зобов’язано Державний департамент інтелектуальної власності внести відомості, пов’язані з визнанням недійсним патенту України № 4200 на винахід “Спосіб боротьби з небажаною рослинністю” до Державного реєстру винаходів України та здійснити про це публікацію у офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, Е. І. Дюпон де Немур енд Компані та ЗАТ «Транс Оіл» подали апеляційні скарги, у яких просять дане рішення скасувати. Зокрема,     Е. І. Дюпон де Немур енд Компані просить прийняти нове рішення, яким позовні вимоги компанії Е. І. Дюпон де Немур енд Компані задовольнити повністю.

При цьому, у апеляційній скарзі Е. І. Дюпон де Немур енд Компані стверджує, що місцевий господарський суд неповно з’ясував обставини, які мають значення для справи; визнав встановленими обставини, що мають значення для справи, хоча вони є недоведеними; дійшов висновків, які не відповідають обставинам справи; порушив норми процесуального права, що призвело до прийняття неправильного рішення.

Зокрема, апелянт посилається на те, що висновок № 4801 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 11.12.2006 р. (надалі – висновок експертизи № 4801), складений некваліфікованими, некомпетентними експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які не мають ані права проводити дослідження, пов’язані з охороною прав на винаходи, ані необхідних для цього спеціальних знань (освіти), позивач за первісним позовом був фактично позбавлений заявити відвід судовим експертам, судовими експертами порушена процедура проведення експертизи, передбачена законодавством України про судові експертизи. Апелянт зазначає, що судовими експертами не була досліджена упаковка препарату «Атлант в.г.», в порушення законодавства судовим експертам були безпідставно надані додаткові матеріали, джерело отримання яких не відоме, уточнення експертами редакції питань у висновку не відповідає Науково-методичним рекомендаціям, що при відповіді на такі питання спричинило вихід за межі компетенції судових експертів, у висновку не зазначено відомостей про застосовані методи (методики) дослідження, їх реєстраційний номер та умови їх використання, відповіді експертів ґрунтуються на явній технічній помилці, висновок експертизи був складений на підставі дослідження доказів, отриманих незаконним шляхом, судові експерти провели дослідження неналежного об’єкта – замість препарату «Атлант в.г.» був досліджений зовсім інший препарат «Атлант 75 % в.г.». Апелянт також стверджує, що місцевий господарський суд не викликав в судове засідання судових експертів, в зв’язку із чим суд неповно з’ясував обставини, що мають значення для справи та дійшов висновків, які не відповідають обставинам справи. На думку, апелянта висновок місцевого господарського суду про те, що вимоги позивача за первісним позовом про відшкодування матеріальної і моральної шкоди не базуються на нормах закону, не відповідає обставинам справи, а справу було розглянуто місцевим господарським судом за відсутністю його представників, не повідомлених належним чином про місце засідання суду.

Представники ЗАТ «Транс Оіл» у своїх поясненнях до апеляційного суду просили суд залишити апеляційну скаргу Е. І. Дюпон де Немур енд Компані без задоволення, посилаючись на безпідставність та необґрунтованість доводів апеляційної скарги.

У апеляційній скарзі ЗАТ «Транс Оіл» зазначає, що, задовольнивши зустрічний позов повністю, місцевий господарський суд неправомірно йому відмовив у стягненні витрат на сплату держмита у розмірі 85 грн. та інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 117 грн., оскільки ці витрати були сплачені ТОВ «Дубинський і Ошарова» як уповноваженою особою від імені ЗАТ «Транс Оіл» на підставі договору № 0621-03 від 18.06.2005 р. між ними. Зважаючи на наведене, ЗАТ «Транс Оіл» просить апеляційний господарський суд:

1. Рішення Господарського суду м. Києва № 21/553 від 27.04.2007 р. в частині відмови у стягненні з Е. І. Дюпон де Немур енд Компані на користь ЗАТ «Транс Оіл» витрат на сплату держмита у розмірі 85 грн. та інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 117 грн. скасувати і в цій частині прийняти нове рішення, яким стягнути з Е. І. Дюпон де Немур енд Компані на користь ЗАТ «Транс Оіл»  витрати на сплату держмита у розмірі 85 грн. та інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 117 грн.

2. В іншій частині рішення Господарського суду м. Києва № 21/553 від 27.04.2007 р. залишити без змін.

Е. І. Дюпон де Немур енд Компані у своєму відзиві на апеляційну скаргу просить суд відмовити у задоволенні даної апеляційної скарги, посилаючись на безпідставність її доводів і ненадання ЗАТ «Транс Оіл» договору  № 0621-03 від 18.06.2005 р. як доказу під час розгляду справи у місцевому господарському суді.

Під час розгляду справи в апеляційному господарському суді у судовому засіданні 07.06.2007 р. позивачем за первісним позовом заявлено клопотання про виклик в судове засідання судового експерта для дачі пояснень щодо висновку експертизи № 4801, оскільки, на думку позивача, даний висновок є неясним. Вказане клопотання апеляційним господарським судом задоволено і ухвалою Київського апеляційного господарського суду № 21/553 від 07.06.2007 р. завідувача лабораторії судових експертиз об’єктів інтелектуальної власності КНДІСЕ Прохорова-Лукіна Григорія Вікторовича викликано до суду для дачі пояснень стосовно висновку експертизи № 4801.

01.08.2007 р. від КНДІСЕ до Київського апеляційного господарського суду надійшов лист із повідомленням, що експерт Прохоров-Лукін Г. В. з 23.07.2007 р. знаходиться у відпустці згідно графіку надання відпусток інституту на термін 45 діб, в зв’язку із чим не зможе з’явитись у судове засідання. До даного листа було також додано письмові роз’яснення експерта, надані стосовно висновку експертизи № 4801.

У судовому засіданні 07.08.2007 р. позивачем за первісним позовом було заявлено клопотання про зупинення провадження у справі № 21/553 до вирішення іншої справи          № 20/134 за позовом Е. І. Дюпон де Немур енд Компані до ЗАТ «Транс Оіл», Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсним патенту України № 62858 на винахід «Гербіцидний препарат «Атлант 75 % В. Г.», яка розглядається Господарським судом м. Києва, а також у зв’язку із необхідністю призначення повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності. Вказане клопотання було апеляційним господарським судом відхилене як необгрунтоване з підстав, зазначених нижче.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, обговоривши доводи апеляційних скарг Е. І. Дюпон де Немур енд Компані та ЗАТ «Транс Оіл», апеляційний господарський суд встановив, що апеляційні скарги задоволенню не підлягають, а рішення місцевого господарського суду має бути залишено без змін, виходячи з наступного.

Предметом розгляду справи є припинення порушення прав власника патенту України № 4200 на винахід «Спосіб боротьби з небажаною рослинністю» відповідачем за первісним позовом, а також за зустрічним позовом визнання недійсним патенту України на винахід    № 4200, що належить позивачеві, оскільки зазначений винахід не відповідає умовам патентоздатності, зокрема, не є новим, а у формулі даного винаходу наявні ознаки, яких не було у поданій заявці на його реєстрацію.

Відповідно до до абзаців 4, 5, 6 ч. 2 ст. 28 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15.12.1993 р. № 3687-XII з подальшими змінами та доповненнями (надалі – Закон про винаходи) “використанням винаходу визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним”. При цьому, згідно абзаців 8, 9 ч. 2 ст. 28 даного Закону продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, а процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, “якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй”.

Крім того, згідно ст. 7 Закону про винаходи “винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним” (ч. 1 ст. 7 Закону), “винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки” (ч. 3 ст. 7 Закону), “рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету” (ч. 4 ст. 7 Закону), “рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати” (ч. 5 ст. 7 Закону).

За таких обставин, для вирішення справи по суті необхідно встановити, чи використовується при виробництві та пропонуванні відповідачем до продажу препарату «АТЛАНТ в.г.» винахід за патентом України № 4200, права на який належать позивачеві, чи ні, а також, чи використовувався відповідачем у даному випадку власний винахід «Гербіцидний препарат «АТЛАНТ 75 % В. Г.» за патентом України  № 62858. Крім того, для вирішення справи також необхідно встановити, чи відповідає винахід за патентом України № 4200 такому критерію патентоздатності як «новизна» та чи були наявні у формулі винаходу «Спосіб боротьби з небажаною рослинністю» ознаки, яких не було у поданій заявці на його реєстрацію.

Для вирішення вказаних питань необхідно володіти спеціальними знаннями, якими суд не володіє, а тому без висновків судової експертизи, які є належними засобами доказування, справа не може бути вирішена по суті.

Враховуючи наведене, місцевим господарським судом за клопотанням сторін по справі, тобто, і за клопотанням позивача за первісним позовом, відповідно до приписів ст. 41 ГПК України, керуючись Законом України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. № 4038-ХІІ, правильно було призначено судову експертизу, проведення якої на спільне прохання сторін було доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Відповідно до висновку експертизи № 4801:

1. Формули винаходу за патентом СРСР № 1701103 та патентом України № 4200 на дату видачі патенту № 4200, тобто на 27.01.1994 р., не були тотожними;

2. Формули винаходу за патентом СРСР № 1701103 та патентом України № 4200 на дату подання заявки № , тобто на 08.09.2003 р., не були тотожними;

3. У формулі винаходу за патентом СРСР № 1701103 наявні не всі ознаки, які були у заявці № 4027602 від 8 травня 1986 р. на реєстрацію даного винаходу, в тому числі – у формулі винаходу, викладеній у цій заявці;

4 (Г). У формулі винаходу «Спосіб боротьби з небажаною рослинністю» за патентом України № 4200 наявні не всі ознаки, які були у поданій заявці № 4027602 від 8 травня   1986 р., зокрема, у патенті України № 4200 не відтворено незалежний пункт формули винаходу за заявкою № 4027602, не наведені склади композицій, визначені у ряді залежних пунктів формули винаходу за заявкою № 4027602;

5 (Б) Виготовлення, застосування, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях, а також застосування або пропонування для застосування в Україні гербіцидного препарату «Атлант 75% В.Г.» за патентом України № 62858 ЗАТ «Транс Оіл» не є використанням винаходів за патентом СРСР № 1701103 або патентом України № 4200;

6 (3). Процес використання покупцями препарату «Атлант 75 в.г.» за патентом України № 62858  виробництва ЗАТ «Транс Оіл» не є застосуванням винаходу за патентом України    № 4200;

7 (В). Станом на 8 травня 1986 р. новизна винаходу «Спосіб боротьби з небажаною рослинністю» за патентом СРСР № 1701103 була розкрита у патенті США № 4383113, виданому 10 травня 1983 р.

8 (Д). У формулі винаходу за патентом СРСР № 1701103 (а.с. 32-33, 199-200) наявні ознаки, яких не було у формулі винаходу, викладеної у заявці № 4027602.

9 (Ж). В інформації на упаковці препарату «Атлант В.Г.» виробництва ЗАТ «Транс Оіл» до 10.11.2005 р. не були використані всі ознаки незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 4200;

10 (А). У наданих матеріалах справи наявні відомості лише про такі дії ЗАТ „Транс Оіл” як виготовлення гербіцидного препарату „Атлант 75 % В.Г.” та пропонування його для продажу. Ці дії є використанням винаходу «Гербіцидний препарат «АТЛАНТ 75% В.Г.» за патентом України № 62858.

На підставі ст. ст. 42, 43 ГПК України висновок експертизи № 4801 місцевим господарським судом прийнято у якості одного із доказів при винесенні рішення у справі.

Дослідивши даний висновок за правилами ст. 43 ГПК України, апеляційний господарський суд погоджується з його оцінкою, наданою місцевим господарським судом і вважає, що зроблені висновки експертами було належним чином обґрунтовано. Вони базуються на здійсненому експертами, тобто, особами, які володіють спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності, зокрема, дослідження винаходів, (експерт Г. В. Прохоров-Лукін) та хімії з огляду на природу досліджуваних об’єктів (експерт Н. М. Нечитайло), порівняльному аналізу об’єктів, технічних результатів та речовин, описаних у формулах винаходів за патентами України № № 4200 та 62858 (стор. 43-48 висновку експертизи № 4801), які, як вказали експерти, є різними (не співпадають між собою).

Провівши оцінку висновку експертизи № 4801 у сукупності з іншими доказами апеляційний господарський суд приходить до висновку, що він узгоджується із залученими до матеріалів справи доказами як окремо, так і у їх сукупності, зокрема, із:

- кольоровими зображеннями упакування після сходового селективного гербіциду «АТЛАНТ, в.г.» виробництва ЗАТ «Транс Оіл» (а.с. 46-50);

- копією сторінки 3.15 офіційного бюлетеня Держпатенту України «Промислова власність» № 6-І, 1994 (а.с.28, 274);

- копією сторінки 8.1.5. Офіційного бюлетеню «Промислова власність» № 4 за 2003 р. (а.с. 29);

- доповненням до патенту України № 4200 на винахід «Виправлення помилок» (а.с. 30);

- патентом СРСР № 1701103 (а.с. 31, 266);

- описом винаходу до патенту СРСР № 1701103 (а.с. 32-36, 267-270);

- патентом України № 62858 на винахід «Гербіцид ний препарат «Атлант 75% в.г.» (а.с. 121);

- описом до патенту України № 62858 на винахід (на 8 арк.).

- листом ТОВ НДІ «Синтеко» від 12.12.2005 р. № 417/2 (на 1 арк. з додатками на 5 арк.).

- конвенційною заявкою на патент з пріоритетом від 10 травня 1985 р. інофірми Е.І. Дюпон де Немур енд Компані, США (на 22 арк.);

- висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 30.03.2004 р. № 05.03.02-05/81 (на 2 арк.);

- посвідченням серії Б № 00710 про державну реєстрацію препарату «Атлант в.г., гербіцид» (на 1 арк.);

- токсіколого-гігієнічним паспортом на гербіцид «Атлант, 75% в.г.» (на 12 арк.);

- роз’ясненнями експерта Прохорова-Лукіна Г. В. від 28.02.2007 р. на заперечення позивача на висновок експертизи № 4801, наданими місцевому господарському суду;

-  роз’ясненнями експерта Прохорова-Лукіна Г. В. від 27.07.2007 р. на заперечення позивача на висновок експертизи № 4801, наданими апеляційному господарському суду, тощо.

Апеляційний господарський суд відхиляє посилання позивача за первісним позовом на некомпетентність експертів, їх некваліфікованість, некоректність та неправомірність наданих ними відповідей, неправомірність самого дослідження, маніпулювання поняття і т. і., що викладені у клопотанні про зупинення провадження у справі у зв’язку із необхідністю призначення повторної судової експертизи, оскільки, як зазначено на стор. 6 висновку експертизи № 4801, експерти є належним чином кваліфіковані і мають відповідні свідоцтва № № 85 та 837 як у галузі досліджень, пов’язаних з охороною прав на винаходи (спеціальність 13.3.), так і у галузі дослідження сильнодіючих і отруйних речовин (спеціальність 8.6.), що апеляційний господарський суд вважає необхідним і достатнім з огляду на предмет дослідження. В силу ч. 1 ст. 17 Закону України «Про судову експертизу» від 24.11.1994 р. № 4038-ХІІ з подальшими змінами і доповненнями позбавлення кваліфікації судового експерта здійснюється експертно-кваліфікаційними комісіями при міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні установи, що здійснюють судово-експертну діяльність. Відповідно до    п. 2.4. Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005 р. № 86/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2005 р. за № 882/11162 на Дисциплінарну комісію при Центральній експертно-кваліфікаційній комісії Міністерства юстиції України покладені повноваження анулювання Свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта. Однак, стверджуючи про некомпетентність експертів, позивач за первісним позовом в порушення вимог ст. 33 ГПК України не надав будь-яких доказів, які б свідчили про позбавлення експертів кваліфікації судових експертів.

Крім того, апеляційним господарським судом враховується і те, що при визначенні експертної установи, якій слід доручити проведення судової експертизи, судом було враховано думка позивача за первісним позовом про доручення проведення експертизи саме Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (м. Київ, вул. Житомирська, 19). Перед проведенням експертизи експерти також були попереджені про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за надання завідомо неправдивого висновку та відмову від виконання покладених на них обов’язків без поважних причин, що підтверджується ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.11.2005 р. № 21/553 та підписами експертів на стор. 6 складеного ними висновку № 4801.

Апеляційний господарський суд не вважає переконливими доказами надані позивачем за первісним позовом рецензії на висновок експертизи № 4810, підписані іншими особами, які, на думку позивача за первісним позовом, підтверджують необґрунтованість даного висновку, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 31 ГПК України права, обов’язки і відповідальність судового експерта визначаються цим Кодексом та Законом України «Про судову експертизу». При цьому, оскільки ні ГПК України, ні Закон України «Про судову експертизу» не передбачає того, що висновок експерта може спростовуватись рецензіями на нього інших осіб, у апеляційного господарського суду не має правових підстав вважати, що надані позивачем рецензії спростовують висновок експертизи № 4810. Крім того, апеляційний господарський суд погоджується з доводами представників відповідача за первісним позовом про необхідність критичного ставлення до даних рецензій, оскільки, надаючи відповідні рецензії, рецензенти не мали у своєму розпорядженні матеріалів справи № 21/553, не досліджували вказаних матеріалів, не попереджалися судом про будь-яку відповідальність за надання неправдивих рецензій. Ці обставини, на думку апеляційного господарського суду, виключають підстави вважати, що рецензіями підтверджується необгрунтованість висновку експертизи № 4810.

Не беруться до уваги апеляційним господарським судом і посилання позивача за первісним позовом на неправомірність поставлення експертами на роз’яснення додаткових питань, неправильності ходу здійснення самого дослідження, в тому числі порівнянь формул винаходів, таблиць і т. і., оскільки відповідно до приписів ч. 2 ст. 42 ГПК України «якщо під час проведення судової експертизи встановлюються обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких судовому експерту не були поставлені питання, у висновку він викладає міркування і щодо цих обставин». Згідно п. 3 Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України № 02-5/424 від 11.11.1998 р. «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» з подальшими змінами і доповненнями «Визначення способу проведення експертизи належить до компетенції експерта».

Крім того, апеляційний господарський суд погоджується із доводами відповідача за первісним позовом стосовно того, що, оскільки предметом зустрічного позову у справі є визнання недійсним патенту України на винахід № 4200 з підстав, передбачених, зокрема,  п. б ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ з подальшими змінами і доповненнями (наявність у форму ознак, яких не було у поданій заявці) та враховуючи, що вказаний патент було видано внаслідок перереєстрації патенту СРСР на винахід № 1 701103, який було отримано на підставі подання заявки № 4027602 від 08.05.1986 р., експерти правильно виклали свої міркування стосовно того, що:

- формули винаходу за патентом СРСР № 1701103 та патентом України № 4200 на дату видачі патенту № 4200, тобто на 27.01.1994 р., не були тотожними (п. 1 резолютивної частини висновку № 4801);

- формули винаходу за патентом СРСР № 1701103 та патентом України № 4200 на дату подання заявки № , тобто на 08.09.2003 р., не були тотожними (п. 2 резолютивної частини висновку № 4801);

- у формулі винаходу за патентом СРСР № 1701103 наявні не всі ознаки, які були у заявці № 4027602 від 8 травня 1986 р. на реєстрацію даного винаходу, в тому числі – у формулі винаходу, викладеній у цій заявці (п. 3 резолютивної частини висновку № 4801);

- у формулі винаходу за патентом СРСР № 1701103 (а.с. 32-33, 199-200) наявні ознаки, яких не було у формулі винаходу, викладеної у заявці № 4027602. (п. 8 (Д) резолютивної частини висновку № 4801).

Посилання позивача за первісним позовом на недослідження експертами упаковки препарату «Атлант в.г.» апеляційний господарський суд вважає необґрунтованим. Як вбачається з матеріалів справи, у  п. 10 на стор. 15 висновку № 4801 викладено дослідження кольорових знімків упакування післясходового селективного гербіциду «АТЛАНТ, в.г.» виробництва ЗАТ «Транс Оіл», що містяться на а.с. 46-50 та повністю відтворюють речовий доказ, а саме, упаковку препарату «Атлант, в.г.». Як вказано на стор. 4 Роз’яснення експерта Прохорова-Лукіна Г. В. від 28.02.2007 р. на заперечення позивача за первісним позовом на висновок № 4801 «ознаки упакування препарату відображені на знімках досить повно, опис упакування викладено послідовно і повно, а наведені у п. 10 висновку № 4801 відомості про препарат є достатніми для вирішення задач експертизи». Тим більше, сам позивач за первісним позовом на стор. 5 позовної заяви зазначає про те, що упаковка препарату «Атлант в.г.», яку він надав до суду і яку досліджували експерти, виконана на сучасному обладнанні і містить усю інформацію про спосіб використання препарату «Атлант. в.г.». Окрім цього, Також з супровідного листа Київського НДІ судових експертиз МЮ України про направлення Господарському суду м. Києва висновку експертизи № 4801, отриманого судом 18 грудня 2006 р., вказано, що судовими експертами повертаються матеріали справи № 21/553 в 1 томі, упаковка препарату «Атлант», матеріали на 51-му аркуші. А отже, апеляційний господарський суд приходить до висновку, що посилання позивача за первісним позовом на те, що при складанні висновку експертизи № 4801 експерти не досліджували власне упаковки препарату «Атлант в.г.» виробництва ЗАТ «Транс Оіл» не відповідають  фактичним обставинам справи.

Посилання позивача за первісним позовом на неправомірність надання експертам додаткових матеріалів апеляційний господарський суд вважає такими, що суперечать вимогам п. 5 ухвали Господарського суду м. Києва від 22.11.2005 р., якою сторін у справі було зобов’язано надати матеріали, необхідні для проведення судової експертизи. Отже, надання відповідачем за зустрічним позовом додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме: опису до патенту України № 62858 на винахід (на 8 арк.); листа ТОВ НДІ «Синтеко» від 12.12.2005 р. № 417/2 (на 1 арк. З додатками на 5 арк.); конвенційної заявки на патент з пріоритетом від 10.05.1985 р. інофірми Е.І. Дюпон де Немур енд Компані, США (на 22 арк.); висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 30.03.2004 р. № 05.03.02-05/81 (на 2 арк.); посвідчення серії Б № 00710 про державну реєстрацію препарату «Атлант в.г., гербіцид» (на 1 арк.); токсико-гігієнічного паспорту на гербіцид «Атлант, 75 % в.г.» (на 12 аркушах) відповідає вимогам даної ухвали місцевого господарського суду.

Посилання позивача за первісним позовом на те, що при проведенні експертизи експерти використали докази, отримані незаконним шляхом, суд вважає такими, що не відповідають тексту висновку експертизи № 4801, на стор. 1-3 якого зазначено, що при проведенні судової експертизи експерти використали матеріали господарської справи № 21/553 у 1-му томі на 293 аркушах, що надійшли до них при ухвалі Господарського суду м. Києва № 21/553 від 22.11.2005 р.

Висновки іноземних експертів, зробленій у іншій судовій справі у місті Мілані, на які посилається позивач за первісним позовом, не беруться апеляційним господарським судом до уваги, оскільки відповідно до ст. ст. 41, 42 ГПК України доказом у господарському процесі є саме висновок експерта, який складений за наслідками проведення експертизи, призначеної ухвалою господарського суду. При цьому, ГПК України не передбачає такого виду доказу як висновки іноземних експертів у зарубіжних країнах у інших судових справах. Оскільки такі висновки складені у іншій країні, у іншій справі, між іншими сторонами та про інший предмет спору, то вони також не мають приюдиційного значення для вирішення господарської справи у розумінні      ст. 35 ГПК України.

Інші доводи позивача за первісним позовом внаслідок їх декларативності та непідтвердженості належними доказами також не спростовують правильності та обгрунтованості висновку експертизи № 4801, а тому не приймаються апеляційним господарським судом до уваги. Крім того, судом враховується і те, що у роз’ясненнях на заперечення позивача за первісним позовом на висновок експертизи № 4801, поданих до місцевого господарського суду 28.02.2007 р. та до апеляційного господарського суду 01.08.2007 р. експерт Г. В. Прохоров-Лукін з посиланням на норми чинного законодавства України надав обґрунтовані відповіді на усі заперечення позивача стосовно складеного ним висновку.

Таким чином, зважаючи на висновок судової експертизи № 4801, який є належним засобом доказування і який місцевий господарський суд при вирішенні справи правомірно взяв до уваги у сукупності з іншими доказами, апеляційний господарський суд вважає встановленим факт невикористання ЗАТ «Транс Оіл» при виготовленні та пропонуванні до продажу гербіцидного препарату «Атлант в. г.» винаходу за патентом України № 4200, а також факт використання відповідачем за зустрічним позовом при здійсненні вказаних дій належного йому винаходу «Гербіцидний препарат «АТЛАНТ 75 % В. Г.» за патентом України № 62858.

З огляду на висновок судової експертизи № 4801 стосовно того, що станом на 8 травня 1986 р. новизна винаходу «Спосіб боротьби з небажаною рослинністю» за патентом СРСР № 1701103, в результаті перереєстрації якого було видано патент України № 4200, була розкрита у патенті США № 4383113, виданому 10 травня 1983 р., апеляційний господарський суд приходить до висновку, що винахід за патентом України № 4200 не відповідає такому критерію патентоздатності як «новизна».

З урахуванням висновку судової експертизи № 4801 стосовно того, що у формулі винаходу за патентом СРСР № 1701103, в результаті перереєстрації якого було видано патент України   № 4200, наявні ознаки, яких не було у формулі винаходу, викладеної у заявці № 4027602, апеляційний господарський суд приходить до висновку, що, відповідно, у формулі винаходу за патентом України № 4200 наявні ознаки, яких не було у поданій заявці № 4027602.

Відповідно до ч. 2 ст. 42 ГПК України при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту. При цьому, правовими підставами для проведення такої експертизи відповідно до п. 9.2. Роз’яснення Вищого Арбітражного суду «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» від 11 листопада 1998 р. № 02-5/424 є:

- необґрунтованість висновку експерта;

- неправильність висновку експерта;

- суперечливість висновку експерта іншим матеріалам справи;

- розходження у висновках кількох експертів, якщо їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

З урахуванням наведеного, апеляційний господарський суд приходить до висновку, що обставини, якими позивач за первісним позовом обґрунтовує заявлене ним клопотання про зупинення провадження у справі у зв’язку із призначенням повторної судової експертизи, не містять зазначених правових підстав для призначення повторної експертизи, а тому вказане клопотання відхиляється судом як необгрунтоване.

Стосовно доводів позивача за первісним позовом про необхідність зупинення провадження у справі № 21/553 у зв’язку із неможливістю її розгляду до вирішення іншої справи № 20/134 апеляційний господарський суд зазначає наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, під час розгляду справи у місцевому господарському суді позивачем за первісним позовом вже заявлялось клопотання про зупинення провадження у справі з аналогічної підстави і місцевим господарським судом вказане клопотання було відхилене як необґрунтоване, з чим погоджується і апеляційний господарський суд, з огляду на таке.

Для вирішення справи по суті щодо заявлених первісних позовних вимог судові необхідно встановити за допомогою належних засобів доказування тільки факт використання відповідачем при виготовленні продукту кожної ознаки пункту формули винаходу за патентом України № 4200, для чого у справі було призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності. Для вирішення справи по суті не має значення чи захищено чи ні спосіб виготовлення продукти чи сам продукт, який виготовляється відповідачем, якщо цей продукт чи спосіб відрізняється від формули винаходу за патентом № 4200.

Щодо зустрічних позовних вимог, то вони заявлені на підставі наступних підстав:

- винахід за патентом України № 4200 не відповідає умовам патентоздатності, у формулі винаходу за патентом України № 4200 наявні ознаки, яких не було у заявці             № 4027602;

- патент України № 4200 було видано внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Отже, вказані підстави не грунтуються на наявності чи відсутності у позивача за зустрічним позовом прав за патентом № 62858, а тому наявність чи відсутність таких прав у Позивача за зустрічним позовом не впливає на вирішення даної справи по суті.

Виходячи з наведенного, апеляційний господарський суд приходить до висновку, що розгляд справи № 21/553 є можливим до вирішення господарської справи № 20/134.

Крім того, відповідно до п. 43 Рекомендацій Вищього господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 10.06.2004 р. N 04-5/1107 передбачено лише єдиний випадок зупинення провадження у справі на підставі ч. 1  ст. 79 ГПК України, а саме, якщо позивачем подано позов про припинення порушення відповідачем прав на відповідний об’єкт права інтелектуальної власності (наприклад, на торговельну марку за свідоцтвом або на винахід за патентом), однак, відповідач подав позов про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку і підсудність вказаних судів не збігається. Як зазначено у абз. 2 п. 43 даних Рекомендацій «у разі подання позову про припинення порушення прав на зареєстрований знак і у  разі подання позову про визнання свідоцтва на вказаний зареєстрований знак недійсним іншою особою або якщо підсудність місцевого господарського суду для розгляду обох цих справ не збігається, суд, який розглядає позов про припинення порушення прав на цей знак, має зупинити провадження у справі до вирішення іншим судом спору у справі про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним за правилами частини першої статті 79 ГПК». Однак, оскільки предметом спору у справі № 21/553 не є припинення порушення саме прав на винахід «Гербіцидний препарат «Атлант 75 % В.Г.» за патентом України         № 52836, вирішення іншої справи № 20/134 про визнання вказаного патенту недійсним не унеможливлює розгляд справи № 21/553, а отже, відсутні передбачені ч. 1 ст. 79 ГПК України правові підстави для зупинення провадження у справі № 21/553.

Стосовно тверджень позивача за первісним позовом про розгляд справи місцевим господарським судом у відсутність його представників апеляційний господарський суд зазначає наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, розгляд справи № 21/553 здійснювався тривалий час, протягом вересня 2005 р. – квітня 2007 р. Було проведено багато судових засіданнях, у яких були присутні представники Позивача – Журкова Т. О., Гусак А. М., Мамуня О. С., Філатов О. В.

Як також вбачається із матеріалів справи, протягом часу розгляду справи № 21/553 у Господарському суді м. Києва представники позивача за первісним позовом у повній мірі скористались своїми процесуальними правами, закріпленими ст. 22 ГПК України, зокрема, надавши суду письмовий відзив на зустрічній позов, письмові пояснення у справі, заявивши низку клопотань про призначення судової експертизи, про призначення додаткової та повторної судової експертизи, про виклик експертів у судове засідання, про зупинення провадження у справі, про колегіальний розгляд справи, про відвід судовим експертам, про відвід судді, про відкладення розгляду справи, тощо. При цьому, протягом лютого-квітня 2007 р. з метою вирішення відповідних клопотань позивача за первісним позовом господарським судом багато разів відкладалося слухання справи, а саме, на 01.03.2007 р., на 19.03.2007 р., 29.03.2007 р., 06.04.2007 р., 12.04.2007 р., 16.04.2007 р., 18.04.2007 р., 23.04.2007 р., 27.04.2007 р.

Таким чином, твердження позивача за первісним позовом про розгляд справи у відсутність його представників апеляційний господарський суд вважає такими, що не відповідають обставинам справи.

У зв’язку з тим, що при виробництві препарату “Атлант в.г.” ЗАТ «Транс Оіл» не використовує винахід Позивача за патентом України № 4200 і у зв’язку з тим, що патент на даний винахід підлягає визнанню недійсним повністю, апеляційний господарський суд приходить висновку, що твердження позивача про нанесення йому значної матеріальної та моральної шкоди у зв’язку з наведеним використанням, не базуються на нормах закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 1166 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. зі змінами та доповненнями відшкодуванню підлягає майнова шкода, завдана особистим немайновим правам та майну юридичної особи виключно неправомірними діями іншої особи.

Також згідно ч. 1 ст. 1167 Цивільного кодексу України відшкодуванню підлягає моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі виключно неправомірними діями іншої особи.

Однак, невикористання ЗАТ «Транс Оіл» при виробництві препарату “Атлант в.г.”, пропонуванні його до продажу винаходу за патентом України № 4200, а використання власного винаходу за патентом України № 62858 є правомірною дією і базується на приписах абз. 4, 5, 6 ч. 2 ст. 28 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15.12.1993 р. № 3687-XII зі змінами та доповненнями.

Відповідно до абзацу 4 пункту 2 Роз’яснення Вищого арбітражного суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних з відшкодуванням шкоди” від 01.04.1994 р. № 02-5/215 зі змінами та доповненнями “...Крім застосування принципу вини при вирішенні спорів про відшкодування шкоди необхідно виходити з того, що шкода підлягає відшкодуванню за умови безпосереднього причинного зв'язку між неправомірними діями особи, яка заподіяла шкоду, і самою шкодою...”.

Однак, безпосереднього причинного зв’язку між невикористання ЗАТ «Транс Оіл» при виробництві препарату “Атлант в.г.”, пропонуванні його до продажу винаходу за патентом України № 4200, використанням ЗАТ «Транс Оіл» власного винаходу за патентом України № 62858 та продажем позивачем за первісним позовом у січні-травні 2005 р. 11 тон оригінального препарату “Гранстар 75 % в.г.” замість очікуваних 12 тон, які він продав протягом абсолютно іншого проміжку часу – на протязі всього 2002 р., а також проведенням позивачем семінарів у м. Києві, Дніпропетровську, Рівному, Донецьку, тощо, вартість яких складає 265,138 тис. грн. апеляційний господарський суд не вбачає.

Стосовно посилань позивача за первісним позовом на заподіяння йому діями відповідача великої моральної шкоди, яка полягає у створенні у широкого кола користувачів переконання у тому, що права на інтелектуальну власність в Україні можуть бути порушені без будь-яких наслідків, що негативно вплинула на моральний стан представників компанії і дистриб’юторів, які відчували невпевненість у можливості свого бізнесу, то зазначені обставини не знайшли свого підтвердження у ході розгляду справи як місцевим, так і апеляційним господарським судом, а отже, відхиляються.

З урахуванням наведеного апеляційний господарський суд погоджується з висновком місцевого господарського суду про те, що позовні вимоги позивача за первісним позовом про заборону ЗАТ «Транс Оіл» пропонувати до продажу та продавати препарат «АТЛАНТ в.г.» особисто або через своїх представників у регіонах України, вилучення препарату «АТЛАНТ в.г.» з продажу, а також відшкодування матеріальної та моральної шкоди не підлягають задоволенню.

Стосовно позовних вимог зустрічного позову про визнання недійсним патенту України № 4200 на винахід, і з огляду на висновок експертизи № 4801, надані експертом роз’яснення щодо нього, висновок НДІ «Синтеко» № 417/2 від 12.12.2005 р., патент США № 4383113 та інші зібрані у справі докази апеляційний господарський суд погоджується з висновком місцевого господарського суду про те, що зустрічні позовні вимоги знайшли своє підтвердження у ході розгляду справи і підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ  “правова охорона надається винаходу, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності”. В силу п “а” ч. 1 ст. 33 вказаного Закону “патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону”. Однією з умов патентоздатності, визначеній ч. ч. 1, 3 Закону, якій, як було встановлено судом, винахід за патентом України № 4200 не відповідає, є новизна.

Разом з тим, апеляційний господарський суд вважає, що твердження ЗАТ «Транс Оіл» про видачу патенту України № 4200 з порушенням прав інших осіб не знайшло свого підтвердження у ході судового розгляду справи, а тому відхиляє посилання позивача за зустрічним позовом на підп. «г» п. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» як на нормативну підставу для визнання патенту України № 4200 недійсним.

З урахуванням наведеного апеляційний господарський суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача за зустрічним позовом про визнання патенту України № 4200 на винахід недійсним та зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести відомості, пов’язані з визнанням вказаного патенту недійсним до Державного реєстру винаходів України та здійснити про це публікацію у офіційному бюлетені “Промислова власність” підлягають задоволенню.

Дослідивши клопотання ЗАТ «Транс Оіл» про стягнення з позивача за первісним позовом витрат по проведенню судової експертизи, а саме, у розмірі 10074 грн., апеляційний господарський суд вважає вказане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки з акту № 4801 здачі-приймання висновку судової експертизи № 4801 по г/с № 21/553 та довідки Київського НДІ судових експертиз МЮ України від 18 грудня 2006 р. вбачається, що витрати на проведення судової експертизи, які відповідно до п. 6 резолютивної частини ухвали Господарського суду м. Києва № 21/553 від 22.11.2005 р. були покладені на ЗАТ «Транс Оіл», складають 10074 грн. Відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України вказані витрати підлягають відшкодуванню відповідачу за первісним позовом за рахунок позивача за первісним позовом.

Разом з тим, витрати на сплату держмита у розмірі 85 грн. та інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 118 грн. не підлягають відшкодуванню позивачу за зустрічним позовом, оскільки, як вбачається із платіжних доручень № № 2504, 2505 вказані витрати були сплачені не позивачем за зустрічним позовом, а іншою юридичною особою – ТОВ «Дубинський і Ошарова». При цьому, апеляційний господарський суд погоджується з доводами позивача за первісним позовом, викладеними у відзиві на апеляційну скаргу ЗАТ «Транс Оіл» про те, що під час всього часу розгляду справи місцевим господарським судом відповідач за первісним позовом не надав суду оригіналу договору з ТОВ «Дубинський і Ошарова», який би уповноважував вказану юридичну особу сплачувати відповідні витрати від імені ЗАТ «Транс Оіл», хоча міг надати. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 101 «Межі перегляду справи в апеляційній інстанції» ГПК України «Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього».

Розглянувши апеляційні скарги Е. І. Дюпон де Немур енд Компані (US) та ЗАТ «Транс Оіл», Київський апеляційний господарський суд встановив, що місцевим господарським судом були повно з’ясовані обставини по справі, визнано встановленими обставини, які є доведено, зроблено висновки, які відповідають обставинам справи та правильно застосовано норми матеріального і процесуального права, а відтак рішення Господарського суду            м. Києва у справі № 21/553 від 27.04.2007 р. підлягає залишенню без змін.

На підставі викладеного, керуючись абз. 4, 5, 6, 8, 9 ч. 2  ст. 28,  підп. “а”, “б”, “г” п. 1 ст. 33 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15.12.1993 р.    № 3687-XII з подальшими змінами та доповненнями, ч. 1 ст. 1166, ч. 1 ст. 1167 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. з подальшими змінами та доповненнями, абз. 1 п. 3, абз. 2 п. 5  Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” від 31.03.1995 р. № 4 зі змінами та доповненнями, абз. 4 п. 2 Роз’яснення Вищого арбітражного суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних з відшкодуванням шкоди” від 01.04.1994 р. № 02-5/215 з подальшими змінами та доповненнями, ст. ст. 101, п. 1 ст. 103, ст. 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Рішення Господарського суду м. Києва від 27.04.2007 р. у справі № 21/553 залишити без змін, а апеляційні скарги Е. І. Дюпон де Немур енд Компані (US) та ЗАТ «Транс Оіл» - без задоволення.

Матеріали справи № 21/553 повернути до Господарського суду м. Києва.

Постанова може бути оскаржена в місячний термін до Вищого господарського суду України.

Головуючий суддя

Судді

14.08.07 (відправлено)