ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

"07" лютого 2007 р.                                                                                   Справа №  09-03-11/300

Господарський суд Черкаської області в складі головуючого - судді Курченко Н.М.,

при секретарі –Лавріненко С.І.

за участю представників сторін: ЗАТ «КЗШВ «Столичний»- Кістерська С.М., за довіреністю, Казімірчук С.В. за довіреністю,  ТОВ «Черкаський ЛГЗ»- Горянін А.О. за довіреністю, Терентьєв О.М.- за довіреністю, Держдепартаменту інтелектуальної власності –Картушин Д.М., за довіреністю, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси справу за первісним позовом закритого акціонерного товариства „Київський завод шампанських вин „Столичний” м. Київ (ЗАТ «КЗШВ «Столичний») до товариства з обмеженою відповідальністю „Черкаський лікеро-горілчаний завод” м. Черкаси  (ТОВ «Черкаський ЛГЗ») про заборону використовувати для маркування продукції (товарів 33 класу –вин/ігристих, вин/шампанського) етикетку та кольєретку „Советское шампанское” та заборону використовувати слово „Советское” для маркування продукції (товарів 33 класу –вин/ігристих, вин/шампанського), та зустрічним позовом товариства з обмеженою відповідальністю „Черкаський лікеро-горілчаний завод” м. Черкаси до першого відповідача  закритого акціонерного товариства „Київський завод шампанських вин „Столичний” м. Київ та другого відповідача Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (Департамент) про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг №7298,-

ВСТАНОВИВ :

ЗАТ „КЗШВ „Столичний” 02 січня 2003 року звернувся до суду з позовом про заборону ТОВ «Черкаський ЛГЗ»маркувати свою продукцію етикеткою і кольєреткою „Советское шампанское”, мотивуючи вимоги тим, що він у встановленому порядку став власником свідоцтва на знак для товарів і послуг № 7298, а саме – власником етикетки і кольєретки для вин з назвою “Советское игристое”. Предметом самостійної правової охорони є слово “Советское”. В листопаді 2002 року йому стало відомо про те, що ТОВ „Черкаський ЛГЗ”  виготовляє та реалізує ігристе вино, маркуючи етикеткою “Советское шампанское”, яка є знаком, що належить на підставі  права власності КЗШВ „Столичний”.

Під час розгляду справи позивач змінив позовні вимоги,  просив суд:

- заборонити ТОВ „Черкаський ЛГЗ” використовувати для маркування своєї продукції (товар 33 класу - вин/ігристих вин/шампанського) етикетку і кольєретку "Советское шампанское";

- заборонити ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод" використовувати слово "Советское" для маркування продукції (товар 33 класу - вин/ігристих вин/шампанського) (т.1 а.с.131).

При новому розгляді справи ЗАТ „КЗШВ „Столичний” 22.12.2004 року подав заяву про уточнення позовних вимог, у якій  просить суд:

- заборонити  ТОВ „Черкаський ЛГЗ” маркувати свою продукцію етикеткою та кольєреткою, схожою до ступеня змішування  із знаком для товарів і послуг, права на який належить ЗАТ „КЗШВ „Столичний” згідно свідоцтва на знак для товарів та послуг №7298 від 30.09.1996 року;

- заборонити ТОВ „Черкаський ЛГЗ” маркувати свою продукцію позначенням –словом „Советское”, яке є окремим охоронюваним елементом знака для товарів та послуг, виключне право на який належить позивачу згідно свідоцтва №7298 від 30.09.1996 року.

Позовні вимоги ЗАТ „КЗШВ „Столичний” мотивує наступним:

- ЗАТ „КЗШВ „Столичний” є власником свідоцтва від 30.09.1996 року №7298 на знак для товарів і послуг;

- етикетка та кольєретка „Советское игристое”, права на які належать позивачу, є комбінованим знаком для товарів і послуг, правова охорона  надається етикетці та кольєретці для вин „Советское игристое”, що містить цифрові та словесні, а також зображувальні елементи;

- у відповідності до свідоцтва №7298  об’єктом правової охорони є етикетка та кольєретка „Советское игристое”, всі цифрові та словесні позначення, крім слова „Советское” та зображення медалей не є предметом самостійної правової охорони;

- в листопаді 2002 року  стало  відомо, що  ТОВ „Черкаський ЛГЗ” порушує виключні права на торговельну марку, що належить позивачу згідно свідоцтва №7298;

- згідно п.9.175 „Основ інтелектуальної власності” Всесвітньої організації інтелектуальної власності позначення можна вважати схожими до ступеню змішування, якщо знак містить частину, що має велику дистинктивність (частина словесного знаку чи одне із кількох слів, із яких складається знак), і цей високодистинктивний  елемент в точності відтворюється знаком-порушником;

-  ТОВ „Черкаський ЛГЗ”, використовуючи без дозволу охоронюваний елемент знаку для товарів та послуг, порушує права ЗАТ „КЗШВ „Столичний”;

-  згідно ст.16 Закону України „Про охорону прав на знак для товарів і послуг” свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати його без його згоди   позначення, схоже із зареєстрованим знаком, відповідно до ст.20 вказаного закону вчинення дій, що потребують згоди вважається порушенням прав власника свідоцтва, яке тягне за собою відповідальність згідно чинним законодавством України (т.3 а.с.7-9).

ТОВ «Черкаський ЛГЗ»  позов ЗАТ „КЗШВ „Столичний” не визнав, подало зустрічний позов про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг №7298, який ухвалою суду від 21 лютого 2005 року прийнятий для спільного розгляду з позовом ЗАТ „КЗШВ „Столичний”, у зв’язку з чим позов останнього визнаний первісним.

Зустрічні позовні вимоги ТОВ „Черкаський ЛГЗ” мотивує  наступним:

-  свідоцтво №7298 повинно бути визнано недійсним у зв’язку з тим, що знак для товарів та послуг для вин з назвою „Советское игристое” не відповідає умовам надання правової охорони;

- відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.93 року №3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (надалі по тексту –Постанова №3771-ХІІ) свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки;

- заявка про видачу свідоцтва була подана КЗШВ 16 грудня 1992 року, тобто до набрання чинності Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" №3689-ХІІ від 15.12.93р., який був введений в дію з 01 липня 1994 року;

- пунктом 3 Постанови №3771-ХІІ встановлено, що „заявки на видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, діловодство за якими не завершено на 1 липня 1994 року, розглядаються у порядку, встановленому цим Законом. При цьому відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки;

- на час подання заявки, умови реєстрації товарних знаків регулювались „Тимчасовим положенням про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні”, затвердженим Указом Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92 (надалі по тексту –Тимчасове положення).

- відповідно до абзацу 1 п. 8 Тимчасового положення, як товарні знаки можуть бути зареєстровані словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації;

- товарний знак  для товарів та послуг на етикетку та кольєретку для вин з назвою „Советское игристое” є комбінованим –він складається із словесних та зображувальних елементів;

- згідно п. 4.4.3. „Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг”, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року №116, в разі наявності в складі знака елементів, що не охороняються, і необхідності зазначення цього, в рішенні про реєстрацію знака для товарів і послуг може бути внесено стандартний запис: „зазначений елемент” не є предметом самостійної правової охорони”;

- відповідно до рішення про реєстрацію знака, відповідно до якого було видане свідоцтво №7298, „всі цифрові та словесні позначення, крім слова „Советское” та зображення медалей не є об’єктом самостійної правової охорони”, тобто всі інші елементи знаку вилучені з охорони;

- стосовно слова „Советское” та зображення медалей, то ці позначення також не відповідають вимогам надання правової охорони у зв’язку із наступним:

Відповідно до п. 8 Указу, не допускається реєстрація товарних знаків, що складаються лише з позначень, які зокрема:

не мають розрізняльної здатності;

вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, а також на місце і час їх виготовлення або збуту.

Відповідно до Наказу Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року №116 „Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг” (надалі по тексту –Правила), до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать ... зображення нагород, що присуджені товарам.

Таким чином, надання правової охорони зображенню медалей, суперечить наведеним вимогам чинного законодавства.

Крім того, відповідно до п.п. 4.3.1.4. Правил, до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Згідно із п.п. 9.33. видання Всесвітньої організації інтелектуальної власності „Основи інтелектуальної власності”, „... позначення є дистинктивним для товарів, на яких воно повинно застосовуватись, коли це позначення визнано як ідентифікатор товарів із певного комерційного джерела або здатне бути визнано таким особами, яким воно адресовано”.

Слово „Советское” використовувалось до дати подання заявки, на протязі багатьох років практично всіма виробниками шампанського в Україні, як знак для товарів класу 33 МКТП (вино), а тому не може бути ідентифікатором одного виробника –Київського заводу шампанських вин. Таким чином, вказане позначення втратило розрізняльну здатність і надання йому правової охорони є неправомірним.

Товарний знак, реєстрація якого засвідчена свідоцтвом №7298, складається лише з позначень, що не відповідають умовам надання правової охорони, тому його реєстрація суперечить вимогам абз. 4 п. 8 „Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні” (т.3 а.с.120 –128).

У відзивах на зустрічний позов:

- ЗАТ «КЗШВ «Столичний»зустрічний позов не визнав з наступних мотивів:

- доводи ТОВ „Черкаський ЛГЗ”  про те, що заявка подана  КЗШВ 16.12.1992 року не відповідає дійсним обставинам, оскільки свідоцтво датоване 30.09.1996 року, дата подання заявки №93010085 на надання правової охорони  етикетці та кольєретці „Советское” є 22.01.1993 року (у свідоцтві –код –220 –у відповідності до „Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів та послуг” затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України №10 від 10 січня 2002 року);

- посилання ТОВ „Черкаський ЛГЗ”  на невідповідність знаку за свідоцтвом №7298 вимогам пп.4.3.1.4, 4.2.1.7 Правилам складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг не відповідає нормам матеріального права, а саме: п.3 Постанови Верховної Ради України „Про введення в дію Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, оскільки Правила затверджені Наказом Державного патентного відомства України 28.06.1995 року, а заявка подана 22.01.1993 року;

- на момент подачі заявки 22.01.1993 року позначення „Советское” мало розрізняльну здатність (тобто було здатне відрізняти товари, а саме  вино, одного виробника від товарів –вина інших виробників) та має розрізняльну здатність і зараз;

- у відповідності до п.45 Рекомендацій Президії ВГСУ від 10.06.2004 року встановлення чи мало позначення розрізняльну здатність на момент подання заявки потребує спеціальних знань т.3 (а.с.138- 140).

Заявою від 21.10.2005 року ЗАТ «КЗШВ «Столичний»просить застосувати позовну давність до вимоги  про визнання  недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг та у зв’язку з цим відмовити у зустрічному позові, мотивуючи наступними доводами:

- відомості  про внесення позначення позивача до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг було опубліковано в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності „Промислова власність” №3 від 30.09.1996 року, про що зазначено у самому свідоцтві на торговельну марку за кодом 450;

- відповідно до ст.71 ЦК УРСР, 1963 року, що  був чинний на момент виникнення спірних правовідносин, строк для захисту порушеного права встановлювався три роки;

- перебіг строку позовної давності починається з дня виникнення права на позов, а право на позов виникає з дня коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права (ст.76 ЦК УРСР);

- аналогічні норми містяться в Цивільному кодексі України, який чинний на даний час, статтях 256, 257, 261;

-  отже строк позовної давності на пред’явлення позовної вимоги про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг сплинув 01.10.1999 року, що відповідно до ст.267 ЦК України є підставою для відмови у позові (т.3 а.с.105 –106).

- Департамент зустрічний позов не визнав з наступних мотивів:

- відомості про реєстрацію свідоцтва України №7298 на знак для товарів і послуг „Советское игристое, зображ.”, опубліковані у офіційному бюлетені „Промислова власність” №3 (1996 рік), відомості вважаються опублікованими 30.09.1996 року, тобто з цієї дати до відома необмеженого кола осіб було доведено про надання позначення „Советское игристое, зображ.”  правової охорони;

- відповідно до ст.257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється у три роки,  яка обчислюється за загальними правилами визначення строків ст.ст.253-255 ЦК України;

- перебіг строку позовної давності щодо визнання недійсним свідоцтва України №7298 на знак для товарів і послуг  починається 01.10.1996 року та спливає 01.10.1999 року (т.4 а.с.51-52).

ТОВ „Черкаський ЛГЗ”, заперечуючи застосування позовної давності, посилається на наступні обставини:

- позиція ЗАТ «КЗШВ «Столичний» та Департаменту про те, що 30.09.1996 року (дата опублікування у офіційному бюлетені Департаменту „Промислова власність” інформації про свідоцтво №7298) повинно бути початком перебігу строку позовної давності,  не узгоджується з матеріалами справи та чинним законодавством;

- для початку перебігу позовної давності ТОВ „Черкаський ЛГЗ” повинно було дізнатися про неможливість маркування своєї продукції знаком „Советское шампанское” у зв’язку із його схожістю із знаком за свідоцтвом №7298 „Советское игристое” до такого ступеня, коли споживачі можуть допустити помилку стосовно виробника таких товарів; цією датою не може бути 30.09.96 року, оскільки ТОВ „Черкаський ЛГЗ” було створене лише у вересні 2001 року;

- питання стосовно схожості знаків потребує наявності спеціальних знань, які відсутні у посадових осіб ТОВ „Черкаський ЛГЗ”;

- схожість позначень є сумнівною, оскільки навіть завідувач Центром експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності –Дорошенко О.Ф., один з кращих експертів в Україні, провівши експертне дослідження, встановив що, знак за свідоцтвом №7298 та знак ТОВ „Черкаський ЛГЗ” не є схожими, до такого ж висновку дійшли і дві судові інстанції;

- ТОВ „Черкаський ЛГЗ” почало виробляти продукцію по ГОСТ 13918-88 „Советское шампанское”, яку виробляють майже всі виноробні підприємства України на протязі багатьох років і всі ці підприємства маркують продукцію товарним знаком „Советское шампанское”, який не є зареєстрованим в Держпатенті;

- ТОВ „Черкаський ЛГЗ” не знало і не могло знати про існування зареєстрованого товарного знака, східного до ступеня змішування із знаком „Советское шампанское”.

В судових засіданнях:

- представники ЗАТ «КЗШВ «Столичний»підтримали позовні вимоги з підстав, викладених у позовній заяві, зустрічний позов не визнали, підтримали клопотання про застосування позовної давності, з висновками експертів Харківського НДІСЕ частково не погодились;

- представники ТОВ «Черкаський ЛГЗ» підтримали зустрічний позов,  заперечували проти первісного позову, висновки експертів Харківського НДІСЕ вважали не повними;

- представник Департаменту підтримав доводи представників ЗАТ «КЗШВ «Столичний».

Для встановлення наявності або відсутності подібності до ступеня змішування між товарним знаком  і введеним до господарського обігу іншим позначенням, відповідності зареєстрованого позначення критеріям надання правової охорони, необхідним для його реєстрації як знака для товарів і послуг, відповідно до ст. 41 ГПК України  у справі призначались судові експертизи, які проводились різними експертними установами.

Згідно висновку №1984 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) від 08 липня 2003 року (експерт Г.О. Андрощук) етикетка і кольєретка „Советское шампанское”, яка використовується ТОВ „Черкаський ЛГЗ” та етикетка і кольєретка „Советское игристое” (власника свідоцтва на знак для товарів і послуг №7298”) не є ідентичними (тотожними), є схожими до ступеня змішування, що може призвести до помилки покупця щодо виробника даної продукції (т.1 а.с.107 –109).

Згідно висновку №42 експертизи об’єктів інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України від 22 січня 2004 року (експерти О.Дорошенко, С.Петренко) комплект етикеток „Советское шампанское”, який використовується ТОВ „Черкаський ЛГЗ”, та знак для товарів і послуг за свідоцтвом №7298 не є тотожними або схожими настільки, що їх  можна сплутати; знак для товарів і послуг не має розрізняльної здатності, а отже, не відповідає умовам надання правової охорони; застосування ТОВ „Черкаський ЛГЗ” етикетки „Советское шампанское” не є використанням знака для товарів і послуг за свідоцтвом №7298 (т.2 а.с.25 –40).

При новому розгляді справи за клопотанням сторін ухвалою суду від 24 січня 2005 року у справі призначалась судова експертиза (т.3 а.с.115) та ухвалою суду від 09 листопада 2005 року комісійна експертиза (т.4 а.с.179). У зв’язку з проведенням судових експертиз провадження у справі було зупинено з 24 січня 2005 року до 15 липня 2005 року та з 09 листопада 2005 року до 31 липня 2006 року.

Згідно ст. 77 ГПК України  за клопотанням сторін розгляд справи неодноразово відкладався з підстав неможливості явки в судове засідання представників з поважних причин та у зв’язку з витребуванням нових доказів, в судовому засіданні оголошувалась перерва з 24 січня по 07 лютого 2007 року. Відповідно до ст.69 ГПК України за клопотанням представників сторін строк вирішення спору продовжувався.

Висновок №166-ІВ судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності  Черкаського відділення Київського НДІСЕ від 06 липня 2005 року  (експерт  В.О.Коптєва) сторони визнали необґрунтованим, що підтвердили  рецензією на зазначений висновок завідувача лабораторії судових експертиз об’єктів інтелектуальної власності Київського НДІСЕ МЮ України к.ю.н Г.В.Прохорова - Лукіна та директора Центру судових експертиз об’єктів інтелектуальної власності Інституту інтелектуальної власності АПрНУ О.Ф.Дорошенко (т.4 а.с.3 –31, 62 –84), тому за клопотанням представників сторін була призначена комісійна судова експертиза, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С.Бокаріуса.

Згідно висновку №10614 комісійної експертизи  об’єктів інтелектуальної власності Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С.Бокаріуса від 03 липня 2006 року  (експерти О.Г.Адаменко, О.А.Авейнік):

- словесне   позначення   «Советское»,   яке   є   частиною   товарного   знаку «Советское Игристое, зображувальне»за свідоцтвом України № 7298, не має розрізняльної здатності для товарів класу 33 МКТП (вино), в тому числі станом на 22.01.1993 року;

- питання у дослідженні не вирішувалося з причин того, що у відповідності до п. 2.3.2.  «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз», експертам забороняється самостійно збирати матеріали для дослідження, а також вибирати вихідні дані   для   проведення  експертизи, якщо вони відображені в наданих   йому   матеріалах   неоднозначно. Матеріали господарської справи не містять    етикеток    та    кольєреток,    або    зображувальних    позначень,    які використовувалися для товарів класу 33 МКТП (вино) станом на 22.01.1993 року;

- домінуючими частинами позначень «Советское игристое, зображувальне»за свідоцтвом України № 7298 та етикетки і кольєретки «Советское шампанское», які використовуються ТОВ «Черкаський лікеро-горілчаний завод», є словесні позначення  «Советское  игристое» та  «Советское  шампанское»  (відповідно), жодне   з   позначень   («Советское»,   «игристое»,   «шампанское»)   не   мають пріоритету,   з   точки   зору  визначення   їх   здатності   розрізняти   вина  одного виробника від вин іншого;

- етикетка і кольєретка «Советское шампанское», які використовуються ТОВ «Черкаський лікеро-горілчаний завод»та знак для товарів і послуг «Советское Игристое, зображувальне»за свідоцтвом України № 7298, схожі стосовно товарів класу 33 МКТП (вино) настільки, що внаслідок використання це позначення і знак можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- етикетка і кольєретка «Советское шампанское», які використовуються ТОВ «Черкаський лікерогорілчаний завод»та знак для товарів і послуг «Советское Игристое, зображувальне»за свідоцтвом України № 7298,   є схожими стосовно товарів та послуг спорідненими з товарами 33 класу МКТП (вино) настільки, що внаслідок використання це позначення і знак можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- знак «Советское Игристое, зображувальне»за свідоцтвом України № 7298 складається лише із словесних позначень, які не мають розрізняльної здатності, із домінуючих зображувальних елементів, які не мають розрізняльної здатності та включає   вторинні   зображувальні   елементи,   які   можуть   мати   розрізняльну здатність, як самостійно так і у сукупності вторинних зображувальних елементів, без використання    при цьому у створеній    композиції словесних елементів «Советское»та «Игристое»;

- словесний елемент знака за свідоцтвом № 7298 «Советское»є таким, що увійшов до загального вжитку, як позначення товарів певного виду товарів класу 33 МКТП до дати подання заявки №ТЗ010085 (22.01.1993 року)  (т.5 а.с. 7-23).

Сторони не погоджувалися з окремими положеннями висновків, тому представники ЗАТ „КЗШВ „Столичний” подали клопотання про проведення повторної експертизи. Експерти надали роз’яснення висновків в судовому засіданні та подали письмові відповіді на запитання сторін (т.5 а.с.62-70).  ЗАТ «КЗШВ «Столичний»23.01.2007 року відкликало клопотання про призначення повторної експертизи (т. 5 а.с. 95).

Суд вважає, що висновки комісійної експертизи проведеної при новому розгляді справи є найбільш повними та обґрунтованими, експертиза проведена з виконанням встановленого процесуального порядку, кваліфікованими, компетентними, атестованими судовими експертами. Висновки експертів не суперечать доказам, що є у справі, достовірність яких встановлена судом. Суд погоджується з висновками комісійної експертизи.

Інші експертні висновки судом не приймаються до уваги, оскільки вони є не повними щодо питань, поставлених сторонами на вирішення експертизи, та проведені з порушенням норм процесуального права, зокрема, в частині постановки перед експертами при першому вирішенні спору правових питань, вирішення яких чинним законодавством віднесено до компетенції суду, а не експертів.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, пояснення експертів, виконавши вказівки постанови ВГСУ від 14 вересня 2004 року, судом встановлено наступне.

22 січня 1993 року за вхідним №ТЗ 100085 до Державного патентного відомства України  надійшла заява Київського заводу шампанських вин про видачу свідоцтва України на товарний знак (знак для обслуговування)  „Советское игристое”. Вказана заявка реєстраційний номер №ТЗ 100085 згідно повідомлення Науково-дослідного центру патентної експертизи  Держпатенту України прийнята до розгляду.  Заявнику 30.09.1996 року видано свідоцтво №7298 з терміном дії до 22.01.2003 року. Клопотання ЗАТ „КЗШВ „Столичний” від 16.12.2002 року про продовження дії вказаного свідоцтва на наступні 10 років задоволено, та опубліковано в Бюлетені №1 від 15.01.2003 року (т.1 а.с. 85-88, т.4 а.с.119 - 171).

Згідно рішення державної експертизи товарних знаків (знаків обслуговування) від 22.01.1993 року  всі цифрові та словесні позначення, крім слова „Советское”, зображення медалей –неохороноспроможні елементи (розділ ІІ, ст.6 пп. 1, 2 Закону України про охорону прав на знаки для товарів та послуг”) (т.1 а.с.89 –90).

17 грудня 1992 року  Подільською районною державною адміністрацією міста Києва зареєстрований  Статут колективно-орендного підприємства „Київський завод шампанських вин”, створене на  добровільних засадах рішенням загальних зборів трудового колективу Київського заводу шампанських вин  на підставі договору оренди з Фондом державного майна. Підприємство є правонаступником майнових та інших прав та обов’язків Київського заводу шампанських вин (пункти 1.1, 1.4 Статуту), (т.1 а.с.13 –22).

Шляхом реорганізації колективного орендного підприємства „Київський завод шампанських вин” створене дочірнє підприємство ЗАТ „Київський завод шампанських вин „Столичний” –Виробничо-торгове підприємство „Київський, яке стало правонаступником  прав та обов’язків КОП „Київський завод шампанських вин”, статут якого затверджений загальними зборами акціонерів ЗАТ „КЗШВ „Столичний” 27 липня 1999 року , протокол №1 зареєстрований  Подільською районною державною адміністрацією міста Києва 12.08.1999 року №0089-1330 (загальні положення Статуту)  (т.1 а.с.23 –29).

18 жовтня 2000 року Подільською районною державною адміністрацією міста Києва зареєстровані зміни та доповнення до Статуту  Дочірнього підприємства ЗАТ „КЗШВ „Столичний” –Виробничо-торгове підприємство „Київський”, які є невід’ємною частиною Статуту №0089-1330 від 12.08.1999 року, згідно яких останнє є повним правонаступником майнових і немайнових та інших прав та обов’язків колективно-орендного підприємства  „Київський завод шампанських вин”, у тому числі інтелектуальної власності (товарні знаки, промислові зразки, тощо) (т.1 а.с.30 -31).

Відповідно до Договору про передачу права власності на знак для  товарів і послуг по свідоцтву України №7298, укладеному в місті Києві 26 грудня 2000 року Дочірнім підприємством ЗАТ „КЗШВ „Столичний” –Виробничо-торгове підприємство „Київський”, яке іменується „Власник” і ЗАТ КЗШВ „Столичний”, яке іменується „Правонаступник”,  власник передав правонаступнику на весь термін дії і на умовах, передбачених даним договором, право власності на знак для товарів і послуг, на який видано свідоцтво №7298 з пріоритетом від 22.01.93 року (т.1 а.с.33).

Державний департамент інтелектуальної власності  рішенням від 28 лютого 2001 року зареєстрував договір, відповідно до якого право власності на знак для товарів класу 33, на які зареєстровано знак, свідоцтво України №7298 передав  ЗАТ  “Київський завод  шампанських вин “Столичний”, реєстраційний номер 863, дата реєстрації 05 березня 2001 року (т.1 а.с.34).

Таким чином,  до ЗАТ “Київський завод  шампанських вин “Столичний” перейшло  право власності на  свідоцтво від  30.09.1996  № 7298, яке відноситься до комбінованих знаків для  товарів  і  послуг  33  класу  Міжнародної  класифікації  товарів  і  послуг  для  реєстрування  знаків,   об’єкт  якого  включає  словесне  позначення  “Советское  игристое”  на  етикетці  та  кольєретці для  вин  і  зображувальні  елементи  у  стилізованому  вигляді  виноградного  грона,  листів  і  лози,  розміщених  на  загальному  чорному  тлі  прямокутної  етикетки  з  периферійними  лініями  угорі  та  внизу,  а  також  фігурну  кольєретку  з  перерахованими  зображеннями  та  написами (т.1 а.с.93 –100).

Згідно з відомостями міжнародного цифрового  коду для ідентифікації бібліографічних  даних  (526),  зазначеними   у   свідоцтві   від   30.09.1996  № 7298,  всі  цифрові  та  словесні  позначення,  крім  слова “Советское”  та  зображення медалей,  не  є  предметом самостійної  правової  охорони. Отже предметом самостійної правової охорони є слово „Советское” стосовно товарів класу 33, а  саме - вин/ігристих вин/шампанського.

ТОВ „Черкаський ЛГЗ” створене у вересні 2001 року, виробництво продукції, щодо якої іде спір, почало   випускати з грудня 2001 року (т.4 а.с.172).

Відповідно до Інформації про випуск Советского шампанского в СРСР, Українській РСР та Україні Інституту винограду і вина „Магарач” Української Академії аграрних наук від 14.04.2005 року №10-5/465  виробництво ігристого вина „Советское шампанское” різних марок (брют, сухе, напівсухе, напівсолодке, солодке) до 1993 року здійснювалось в Українській РСР та Україні  на 7 виноробних підприємствах. (т. 4 а.с.94 –100).

21 червня 1982 року Міністерством харчової промисловості СРСР були затверджені Технологічні інструкції по виробництву і контролю якості Советского шампанського та вносились зміни від 23 червня 1989 року,   (т.3 а.с. 130 –174).

З 01 січня 2006 року набрав чинності Закон України «Про виноград та виноградне вино» від 16 червня 2005 року №2662-IV (із змінами і доповненнями), який регулює правові відносини у сфері виноградарства та виноробства України, пов'язані з веденням виноградників та виробництвом винограду, вина та інших продуктів виноробства, визначає регламентацію і контроль в цих галузях виробництва, права і обов'язки виробників, повноваження органів виконавчої влади і спрямований на посилення боротьби з фальсифікацією виноробної продукції в Україні.

Оцінюючи докази у справі в їх сукупності, суд вважає,  первісний позов підлягаючим задоволенню, а зустрічний позов не підлягаючим задоволенню, виходячи з наступного.

Відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні врегульовані спеціальним Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 року №3689-ХІІ, (далі –ЗУ №3689) введений в дію Постановою Верховної ради України від 23 грудня 1993 року з 01 липня 1994 року. Згідно п.3 даної Постанови цей Закон застосовується до правовідносин, що виникли після введення його в дію, чинні свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, видані відповідно до законодавства, що діяло до 01 липня 1994 року, прирівнюються щодо правового режиму до свідоцтва на знаки для товарів і послуг, виданих згідно з цим Законом, свідоцтво може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Спірне свідоцтво №7298 видане 30.09.1996 року, отже  набуття та здійснення на нього права власності повинно відповідати вимогам Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Згідно ст. 5 ЗУ №3689, в редакції, що діяла на час видачі свідоцтва,  правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

Згідно п.2 ст.6 ЗУ №3689, в редакції, що діяла на час видачі свідоцтва,  не можуть одержати правову охорону також позначення, які:  не мають розрізняльної здатності; є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; є загальновживаними символами і термінами.

Відповідно до п. 2 ст. 16 ЗУ №3689, свідоцтво надає його власнику виключне право користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом.  Взаємовідносини при користуванні знаком, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва. Використанням знака визнається застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський оборот.

Згідно  з  п. 3  ст. 16 ЗУ №3689, в редакції, що діяла на час подання первісного позову (02.01.2003 року),  свідоцтво надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без його дозволу, за винятком випадків, коли використання знака не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника свідоцтва. Не визнається порушенням прав власника свідоцтва, одержаного до введення в дію пункту 4 статті 6 цього Закону, добросовісне використання цього позначення іншими особами, розпочате до 1 січня 1992 року.

Згідно  з  п.  1   ст. 20  ЗУ №3689, в редакції, що діяла на час подання первісного позову (02.01.2003 року), будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

В процесі розгляду справи зазначені положення ЗУ №3689 змінилися наступним чином:

Згідно пунктів 2, 3 ст. 16 ЗУ №3689, в редакції Закону України від 22.05.2003 р. N 850-IV, свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.

Згідно пунктів 5, 6 ЗУ №3689, в редакції Закону України від 22.05.2003 р. N 850-IV, свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;  позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;  позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:  здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;  використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;  використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів"; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин;  добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Згідно пункту 1 ст. 20 ЗУ №3689, із змінами внесеними Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

З  огляду  на  викладені   приписи  ЗУ №3689 до  предмету  доказування у  цій  справі  входять фактичні  дані  про   тотожність  або  ступінь  схожості  протиставлених   зображення етикетки  і  кольєретки,  які  є  об’єктом   знака для товарів і послуг  від  30.09.1996  № 7298,  та    етикетки   та  кольєретки  з  нанесеним  словесним  позначенням  “Советское  шампанское”,  що  використовуються  ТОВ  “Черкаський  ЛГЗ”  у  господарському  обороті.

Відповідно до висновків комісійної експертизи об’єктів інтелектуальної власності №10614, етикетка і кольєретка «Советсткое шампанское», яке використовується ТОВ «Черкаський ЛГЗ»та знак для товарів і послуг «Советское Игристое»зображувальне, за свідоцтвом України №7298, є схожими стосовно товарів та послуг спорідненими з товарами 33 класу МКТП (вино) настільки, що внаслідок використання це позначення і знак можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги. Знак «Советское Игристое»зображувальне за свідоцтвом України №7298 включає вторинні зображувальні елементи, які можуть мати розрізняльну здатність, як самостійно так і у сукупності вторинних зображувальних елементів.

Відповідно  до  пункту  4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг,   затвердженого наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116   в  редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 № 72  (далі –Правила) позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.  У  пункті 4.3.2.8 Правил  встановлено  припис  про  визначення схожості комбінованих позначень,  за  яким комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

З огляду на викладене, суд вважає доводи ЗАТ «КЗШВ «Столичний»про порушення  його прав, як власника свідоцтва на знак для товарів та послуг, обґрунтованими. ТОВ «Черкаський ЛГЗ»при маркуванні своєї продукції використовує етикетку і кольєретку зі словесним позначенням «Советское», яке є охоронним за свідоцтвом на знак для товарів і послуг, що належить ЗАТ «КЗШВ «Столичний».

Вимоги ТОВ «Черкаський ЛГЗ»про визнання недійсним свідоцтва №7298 задоволенню не підлягають, оскільки ним пропущений строк позовної давності для захисту порушеного права.

Відомості про внесення позначення ЗАТ «КЗШВ «Столичний» до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг було опубліковано в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності „Промислова власність” №3 від 30.09.1996 року, про що зазначено у самому свідоцтві.

Відповідно до ст. 71 ЦК УРСР, що  був чинний на момент виникнення спірних правовідносин, строк для захисту порушеного права встановлювався три роки.

Згідно Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України, що набув чинності з 01.01.2004 року, правила ЦК України про позовну давність застосовуються до позовів, строк пред’явлення яких встановлений законодавством, що діяло раніше, не сплив до набрання чинності цим Кодексом. Можливість оспорення свідоцтва винила у всіх зацікавлених осіб з моменту опублікування відомостей про нього та його власника, тобто з 01 жовтня 1996 року.

Таким чином, строк для захисту порушеного права сплинув до набрання чинності нового Цивільного кодексу України. Посилання ТОВ «Черкаський ЛГЗ»на те, що він утворився з вересня 2001 року, відповідно з цього часу у нього виникає право на захист по відношенню до свідоцтв на товарні знаки, які вже діють, є безпідставним.

Відповідно до ст. 80 ЦК УРСР та ст. 267 ЦК України закінчення строку позовної давності до пред’явлення позову є підставою для відмови у позові.

Доводи представників ТОВ «Черкаський ЛГЗ»щодо невідповідності свідоцтва №7298 умовам надання правової охорони та не відповідності товарного знаку умовам його реєстрації, також про те, що слово «Советское»не може бути ідентифікатором одного виробника  спростовуються матеріалами справи, висновками експертизи та поясненнями експертів.

Відповідно до ст. 49 ГПК України з ТОВ «Черкаський ЛГЗ»на користь ЗАТ «КЗШВ «Столичний»підлягають стягненню всі документально підтверджені судові витрати понесенні при розгляді справи, які складаються з 85 грн. державного мита і 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу сплачених при поданні первісного позову (т.1 а.с. 6-7), 42,50 грн. державного мита за подання апеляційної скарги (т.2 а.с 149), 42,50 грн. державного мита за подання касаційної скарги (т.2, а.с. 203), 5070,00 грн. за проведення комісійної експертизи (т.5 а.с. 49), а всього 5358,00 грн. Також на користь судового експерта Адаменко Олександра Григоровича –75 грн.  витрат за виклик експерта до суду (т. 5 а.с. 79-80).

Керуючись  ст. ст. 49, 82-84  ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Первісний позов задовольнити повністю.

Заборонити  товариству з обмеженою відповідальністю „Черкаський лікеро-горілчаний завод” м. Черкаси, вул. Богдана Хмельницького, 55, ідентифікаційний код  31712600 використовувати для маркування своєї продукції (товарів класу 33 вин/ігристих, вин/шампанського) словесне позначення «Советское», а також етикетку та кольєретку з позначенням «Советское шампанское».

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю „Черкаський лікеро-горілчаний завод” м. Черкаси, вул. Богдана Хмельницького, 55, ідентифікаційний код  31712600 на користь закритого акціонерного товариства „Київський завод шампанських вин „Столичний” м. Київ, вул. Сирецька, 27, ідентифікаційний код  30373419 –5358,00 грн. судових витрат.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю „Черкаський лікеро-горілчаний завод” м. Черкаси, вул. Богдана Хмельницького, 55, ідентифікаційний код  31712600 на користь підприємця Адаменко Олександра Григоровича, 61108, м. Харків, вул. Академіка Вальтера, буд. 7, кв. 19, ідентифікаційний номер , на розрахунковий рахунок №8 Регіон-банк у м. Харкові, МФО банку 351254 –75 грн. витрат за виклик експерта до суду.

В зустрічному позові відмовити повністю.

Рішення може бути оскаржене до Київського міжобласного апеляційного господарського суду.

СУДДЯ                                                                                Н.М.Курченко