КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2007                                                                                           № 21/518

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:                              Григоровича О.М.

суддів:                                          Гольцової  Л.А.

Рябухи  В.І.

при секретарі:                     Решоткіній Т.О.

За участю представників сторін:

позивача -Ховхун Ю.Е. (дов. від 12.04.06);

відповідача -Максимчук А.О. (дов. від 29.12.06 №29/12/06), Молотай О.М. (дов. від 09.10.06 №09/10/06), Іонова Ю.Ю. (дов. від 09.12.06 №09/10/06);

Державного департаменту інтелектуальної власності: не з’явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства "Міжнародний Медіа Центр-СТБ"

на рішення Господарського суду м.Києва від 27.12.2006

у справі № 21/518 (Шевченко Е.О.)

за позовом                               Приватного підприємства "Телерадіокомпанія "Славія-ТБ"

до                                                   Закритого акціонерного товариства "Міжнародний Медіа Центр-СТБ"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача за первісним позовом                      Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

про                                                  заборону вчинення дій, що порушують право інтелектуальної власності,

за зустрічним позовом Закритого акціонерного товариства “Міжнародний Медіа Центр-СТБ”

до 1. Приватного підприємства “Телерадіокомпанія “Славія-TV”

2. Державного департаменту інтелектуальної власності

про  визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, визнання майнових прав інтелектуальної власності і заборону вчинення дій, що порушують права інтелектуальної власності,

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство “Телерадіокомпанія “Славія-TV” (далі-позивач) звернулось до Закритого акціонерного товариства “Міжнародний Медіа Центр-СТБ” (далі-відповідач) з позовом про: визнання зазначених у позовній заяві обставин і фактів щодо порушення відповідачем прав  інтелектуальної власності  позивача  на знак для  товарів  і  послуг  “СТБ”  загальновідомими і звільнити позивача від обов'язку їх доказування;

заборону відповідачу вчиняти дії, пов'язані з використанням у своїй діяльності щодо товарів і послуг, перелік яких зазначено у свідоцтві на знак для товарів і послуг “СТБ” від 15.12.00 .№17862.

зобов’язання відповідача опублікувати в засобах масової інформації, що розповсюджуються на всій території України, за свій рахунок протягом 10 календарних днів від дня набуття чинності рішення суду відомості про зазначене у позовній заяві порушення прав  інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо цього порушення.

Закрите акціонерне товариство “Міжнародний Медіа Центр-СТБ” звернулось до Приватного підприємства “Телерадіокомпанія “Славія-TV” та Державного департаменту інтелектуальної власності з зустрічним позовом, в якому просить: визнати за ним виключне майнове право на комерційне (фірмове) найменування “СТБ”; визнати за ним виключне майнове право на добре відомий знак для товарів і послуг “СТБ” (словесне позначення) стосовно послуг 35 (рекламування), 38 (телевізійне мовлення) та 41 (розваги, готування телевізійних програм) класів із датою пріоритету 01.07.97; визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг “СТБ” від 15.12.00 №17863, видане Державним департаментом інтелектуальної власності на ім'я Приватного підприємства “Телерадіокомпанія “Славія-TV” для послуг 35, 38 та 39 класів МКТП;  зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України на знак для товарів і послуг             №17863 про визнання його недійсним повністю та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність”; заборонити  Приватному  підприємству  “Телерадіокомпанія “Славія-TV” використовувати позначення “СТБ” у його господарській діяльності для послуг 35, 38 та 39 класів МКТП.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 27.12.06 в задоволенні первісного позову Приватного підприємства “Телерадіокомпанія “Славія-TV” відмовлено повністю.

Зустрічний позов  Закритого акціонерного товариства “Міжнародний Медіа Центр-СТБ” задоволений частково. Визнано добре відомим знак для товарів і послуг “СТБ” (словесне позначення), яке належить відповідачу, стосовно послуг 35 (рекламування) 38 (телевізійне мовлення) та 41 (розваги, готування телевізійних програм) класів МКТП станом на 01.07.97.

Визнано недійсним повністю свідоцтво №17863 України на знак для товарів і послуг “СТБ”, видане на ім’я позивача (для послуг 35, 38 та 39 класів МКТП).

Зобов’язано Державний департамент інтелектуальної власності                      (далі-Департамент) внести відповідні зміни до Державного реєстру на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг №17863 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Заборонено позивачу використовувати позначення “СТБ” у його господарській діяльності для послуг 35, 38 та 39 класів МКТП.

В задоволенні інших позовних вимог по зустрічному позову відмовлено.

Стягнуто з позивача на користь відповідача 85 грн. державного мита, 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 7000 грн. витрат на проведення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

Не погоджуючись з вказаним рішенням, позивач звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить його скасувати та прийняти нове рішення про задоволення первісного позову та відмову в задоволенні зустрічного позову.

Скарга мотивована тим, що висновки суду є помилковими, оскільки позивач почав використовувати своє фірмове найменування раніше дати подання заявки на реєстрацію позначення “СТБ” (09.07.97), а також раніше використання фірмового найменування відповідачем (29.05.97). Отже, позивач має пріоритет щодо   використання такого фірмового найменування та надання охорони знаку за свідоцтвом №17863.

Відповідач також звернувся з апеляційною скаргою на вказане рішення, в якій просить його змінити в частині відмови в задоволенні зустрічного позову та задовольнити позовні вимоги по зустрічному позову повністю.

В апеляційній скарзі відповідач посилається на те, що обраний ним спосіб захисту свого порушеного права відповідає п.1 ч.2 ст.16 Цивільного кодексу України, оскільки таке право відповідача не визнається позивачем

Позивач у відзиві на апеляційну скаргу просить в її задоволенні відмовити повністю.

Відповідач у відзиві на апеляційну скаргу позивача проти викладених в ній доводів заперечує, вважаючи їх необґрунтованими і такими, що не підлягають задоволенню. Просить апеляційну скаргу залишити без задоволення.

Представник Департаменту в судове засідання не з’явився, про причини неявки не повідомив. Суд вважає, що зазначені обставини не є перешкодою для розгляду справи, оскільки про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином.

Розглянувши мотиви апеляційних скарг, перевіривши матеріали справи,  заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга позивача задоволенню не підлягає, а апеляційна скарга відповідача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.90 Цивільного кодексу України (далі-ЦК України) юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму. Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру. Аналогічні норми щодо найменування юридичної особи внаслідок державної реєстрації містились і в положеннях чинного станом на 1997 рік законодавства. Зокрема, ст. ст. 6, 9 Закону України "Про підприємства в Україні", ст. ст. 2, 8 Закону України "Про підприємництво".

Відповідно до п.2 ст.489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Отже, ст. 489 ЦК України не встановлює до комерційного (фірмового) найменування будь-яких додаткових вимог щодо його складу, окрім тих, що випливають безпосередньо із цього терміну: тобто, що комерційним (фірмовим) найменуванням може бути індивідуалізуюче (розрізняльне) позначення, яке фактично використовується юридичною особою у комерційній (господарській) діяльності для вирізнення свого підприємства  з-поміж інших осіб.

Пунктом 1 ст. 490 ЦК України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі заборонити таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до мотивувальної частини висновку експертизи об'єктів  інтелектуальної власності  від 04.07.06 №164 до складу комерційного (фірмового) найменування ЗАТ “Міжнародний Медіа Центр-СТБ” входять наступні складові: 1. організаційно-правова форма (“Закрите акціонерне товариство”); 2. галузь діяльності (“Міжнародний Медіа Центр”);. 3. індивідуалізуюче (дистинктивне) позначення (“СТБ”). Пунктами 1,2,3 висновку експертизи визначено, що позначення "СТБ" є розрізняльною частиною комерційного (фірмового) найменування ЗАТ “Міжнародний Медіа Центр-СТБ”. Фірмове найменування відповідача є відомим в Україні в сфері надання послуг телемовлення і реклами. Датою набуття відомості фірмового найменування можна вважати травень 1997 року. Позначення "СТБ", як засіб індивідуалізації фірмового найменування відповідача, під час фактичного і тривалого використання набуло розрізняльної здатності. Датою виникнення розрізняльної здатності можна вважати дату першого повідомлення в ефірі в новинах інформаційного агентства УНІАН від 29.05.97 та дату першої публікації в газеті "Говорить і показує Україна" від 29.05.97.

Виходячи з вищевикладеного, суд першої інстанції мотивовано зазначив, що відповідач є власником права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування “СТБ”, яке стало відомим в Україні в сфері надання послуг телемовлення і реклами з травня 1997 року.

Як вбачається з матеріалів справи, 09.07.97 позивачем було подано заявку №97072097 на реєстрацію торгівельного знака “СТБ” в якості знака для товарів і послуг, за якою отримано свідоцтво України від 15.12.00 № 17863 для послуг 35, 38 та 39 класів МКТП.

Пунктом 4 висновку експертизи об'єктів інтелектуальної власності №164 встановлено, що  позначення “СТБ”, що охороняється свідоцтвом №17863, є тотожним з фірмовим найменуванням відповідача настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі-Закон) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Згідно абз. 4 ч. 3 ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі-Паризька конвенція) передбачено, що знак визнається загальновідомим за визначенням компетентного органу. Однак, визначення такого компетентного органу в Паризькій конвенції відсутнє.

Згідно ст. 1 Спільних рекомендації відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятих Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на 34-й серії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року, компетентним органом є адміністративний або судовий орган, котрий наділений повноваженнями робити висновок про те, чи є знак загальновідомим.

Частиною 4 ст.35 Господарського процесуального кодексу України визначено, що рішення суду з цивільної справи, що набрало законної сили, є обов’язковим для господарського суду щодо фактів, які встановлені судом і мають значення для вирішення спору.

Рішенням Вишгородського районного суду Київської області від 30.06.06 у справі №1/2-425 за позовом Закритого акціонерного товариства "Міжнародний Медіа Центр-СТБ" до Зайцева Андрія Євгеновича та Державного департаменту інтелектуальної власності про визнання знаків для товарів і послуг добре відомими в України, припинення порушення майнових прав власника знаків для товарів і послуг та спонукання до вчинення дій визнано словесне позначення "СТБ" добре відомим знаком для товарів і послуг Закритого акціонерного товариства “Міжнародний Медіа Центр–СТБ” відповідно до ст.6 bіs Паризької конвенції стосовно послуг 35 (рекламування), 38 (телевізійне мовлення) та 41 (розваги, готування телевізійних програм) класів МКТП станом на 01.07.97;  визнано комбіноване позначення "С" добре відомим знаком для товарів і послуг Закритого акціонерного товариства “Міжнародний Медіа Центр–СТБ” відповідно до ст.6 bіs Паризької конвенції стосовно послуг 35 (рекламування), 38 (телевізійне мовлення) та 41 (розваги, готування телевізійних програм) класів МКТП станом на 01.12.04; зобов’язано Департамент опублікувати відомості про визнання словесного позначення “СТБ” та комбінованого позначення “С” добре відомими знаками для товарів і послуг Закритого акціонерного товариства “Міжнародний Медіа Центр-СТБ” у офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Давши належну оцінку обставинам справи, суд першої інстанції дійшов обгрунтованого висновку, що на момент подання позивачем заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг "СТБ" (09.07.97) словесне позначення відповідача "СТБ" вже було добре відомим знаком для товарів і послуг в сфері надання послуг телемовлення і реклами, тобто для послуг, що відносяться до 35 та 38 класів МКТП.

Відповідно до абз.3 п.3 ст.6 Закону  не можуть одержати правову охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Згідно ст..6 bis Паризької конвенції, відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Стаття 25  Закону встановлює, що охорона  прав  на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею  6  bis  Паризької  конвенції  та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. З  дати,  на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні,  йому надається правова охорона така  сама,  якби  цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється  також  на  товари  і  послуги,  що  не споріднені з тими,  для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких  товарів і  послуг  вказуватиме  на  зв'язок  між  ними  та власником добре відомого знака і його  інтересам,  ймовірно,  буде  завдано  шкоди таким використанням.

Отже, визнання знака добре відомим ніяк не пов'язується з реєстрацією такого знака і навіть у відсутності його подальшої реєстрації надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

Відповідно до пп. “а” п. 1 ст. 19 Закону свідоцтво України на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

За таких обставин колегія суддів погоджується з висновком місцевого господарського суду, що позначення “СТБ”, зареєстроване за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг "СТБ" від 15.12.00 №17863, не відповідає умовам надання правової охорони на підставі абз. 3, 4 п. 3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, а тому таке свідоцтво підлягає визнанню недійсним повністю.

Згідно із п. 2 ст. 19 Закону при визнанні свідоцтва чи його частини недійсним Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

У зв’язку з цим підлягає задоволенню позовна вимога ЗАТ “Міжнародний Медіа Центр–СТБ” про зобов'язання Департаменту внести відповідні зміни до Державного реєстру на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України на знак для товарів і послуг №17863 про визнання його недійсним повністю та здійснити відповідну публікацію у офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Пунктом 1 ст.15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Відповідно до пп. 3 п. 2 ст. 16 ЦК України способами захисту немайнового або майнового права та інтересу може бути припинення дії, яка порушує право.

Відповідно до п. 1 ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1.          право на використання торговельної марки;

2.          виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3.          виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4.          інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Оскільки знак для товарів і послуг “СТБ” (свідоцтво №17863) не відповідає умовам надання правової охорони, то використання ПП “Телерадіокомпанія “Славія-TV” позначення "СТБ" у своїй діяльності порушує права відповідача, якому належать права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування “СТБ” та добре відомий знак для товарів і послуг “СТБ”.

Отже, позовна вимога про заборону ПП “Телерадіокомпанія “Славія-ТБ” використовувати позначення "СТБ" у його господарській діяльності для послуг 35, 38 та 39 класів МКТП правомірно визнана судом такою, що підлягає задоволенню.

Заперечення позивача в апеляційній скарзі про те, що він має пріоритет на використання свого фірмового найменування, були розглянуті судом першої інстанції та обґрунтовано не прийняті до уваги, оскільки позначення “СТБ” не є фірмовим (комерційним) найменуванням ПП “Славія-ТV”.

На підставі зазначеного вище решту доводів апеляційної скарги позивача колегія суддів до уваги не приймає як такі, що спростовуються матеріалами справи.

Разом з тим, колегія суддів вважає помилковим висновок місцевого господарського суду про відмову в задоволенні зустрічних позовних вимог про визнання за ЗАТ “Міжнародний Медіа Центр–СТБ” виключних майнових прав на комерційне (фірмове) найменування "СТБ" та добре відомий знак для товарів і послуг “СТБ” виходячи з наступного.

Загальні  способи  захисту права інтелектуальної власності визначені ч.2 ст.16 ЦК України. Зокрема, одним із способів захисту оспорюваного права є його визнання.

Стаття 20 ЦК України визначає, що право на захист особа здійснює на свій розсуд.

Частиною першою  статті  432  ЦК України передбачено,  що кожна особа  має  право  звернутися  до  суду  за захистом  свого  права інтелектуальної  власності  відповідно  до статті 16 цього Кодексу.

Згідно ст.392 ЦК України власник майна може пред’явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою.

Чинний Цивільний кодекс України не містить заборони захисту права інтелектуальної власності шляхом його визнання. Враховуючи, що право відповідача оспорюється позивачем, колегія суддів вважає вимоги відповідача про визнання його виключного майнового права на комерційне найменування “СТБ” та добре відомий знак для товарів і послуг “СТБ” стосовно послуг 35,38 та 41 класів МКТП правомірними і такими, що підлягають задоволенню.

Задоволення зустрічних позовних вимог ЗАТ “Міжнародний Медіа Центр–СТБ” виключає можливість задоволення первісного позову Приватного підприємства “Телерадіокомпанія “Славія-TV”.

За таких обставин рішення місцевого господарського суду підлягає зміні.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103-105  Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Приватного підприємства “Телерадіокомпанія “Славія-TV” залишити без задоволення.

2. Апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства “Міжнародний Медіа Центр–СТБ” задовольнити.

3. Рішення Господарського суду міста Києва від 27.12.06 у справі №21/518 змінити, виклавши його резолютивну частину в наступній редакції:

“1. В задоволенні первісного позову Приватного підприємства “Телерадіокомпанія “Славія-TV” відмовити повністю.

2. Зустрічний позов  Закритого акціонерного товариства “Міжнародний Медіа Центр-СТБ” задовольнити повністю.

3. Визнати за Закритим акціонерним товариством “Міжнародний Медіа Центр – СТБ” (03113, місто Київ, вул. Шевцова, 1, ) право інтелектуальної власності, а саме: виключне майнове право на комерційне (фірмове) найменування “СТБ”.

4. Визнати за Закритим акціонерним товариством "Міжнародний Медіа Центр - СТБ" (03113, місто Київ, вул. Шевцова, 1, ) право інтелектуальної власності, а саме: виключне майнове право на добре відомий знак для товарів і послуг  “СТБ” (словесне позначення)  стосовно послуг 35 (рекламування),  38 (телевізійне мовлення) та 41 (розваги, готування телевізійних програм) класів МКТП із датою пріоритету 01.07.97.

5. Визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг “СТБ” №17863, видане на ім’я Приватного підприємства “Телерадіокомпанія “Славія-TV” (04107, місто Київ, вул. Нагірна, 20, ) для послуг 35, 38 та 39 класів МКТП.

6. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності (03680, місто Київ, вул. Урицького, 45)  внести відповідні зміни до Державного реєстру на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг №17863 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

7. Заборонити Приватному підприємству “Телерадіокомпанія “Славія-TV” (04107, місто Київ, вул. Нагірна, 20, ) використовувати позначення “СТБ” у його господарській діяльності для послуг 35, 38 та 39 класів МКТП.

8. Стягнути з Приватного підприємства “Телерадіокомпанія “Славія-TV” (04107, місто Київ, вул. Нагірна, 20, )  на користь Закритого акціонерного товариства “Міжнародний Медіа Центр–СТБ” (03113, місто Київ,              вул. Шевцова, 1, ) 85 грн. державного мита, 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 7000 грн. витрат на проведення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.”

4. Стягнути з Приватного підприємства “Телерадіокомпанія “Славія-TV” (04107, місто Київ, вул. Нагірна, 20, ) на користь Закритого акціонерного товариства “Міжнародний Медіа Центр–СТБ” (03113, місто Київ, вул. Шевцова, 1, ) 42 (сорок дві) грн. 50 коп. державного мита за подачу апеляційної скарги

5. Доручити Господарському суду міста Києва видати наказ.

6. Матеріали справи №21/518 повернути до Господарського суду міста Києва.

Головуючий суддя                                                                      Григорович О.М.

Судді                                                                                          Гольцова  Л.А.

Рябуха  В.І.

05.04.07 (відправлено)