КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2007                                                                                           № 12/183-21/387

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:          Кондес  Л.О.

суддів:

при секретарі:

За участю представників:

від позивача - Жухевич О.В.- за дов.

від відповідача1 - Михайлик В.І. - за дов.

від віповідача2 - Постоялкіна О.В.- за дов.

Розглянувшиу відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Чаросвіт"

на рішення Господарського суду м.Києва від 28.08.2007

у справі № 12/183-21/387

за позовом                               Товариства з обмеженою відповідальністю "Чаросвіт"

до                                                   Норма Лебенсміттельфіліалбетріб ГмбХ унд Ко. КГ

Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освітиі науки України

про                                                  дострокове часткове припинення дії міжнародних реєстрацій прав на знак для товарів і послуг.

ВСТАНОВИВ:

На новому розгляді справи № 12/183-21/387 рішенням Господарського суду міста Києва від 28.08.2007р. в задоволенні позовних вимог про припинення дії міжнародної реєстрації № 805005 на знак для товарів і послуг „NORMA” відмовлено.

Позовні вимоги про припинення дії міжнародної реєстрації № 581264 на знак для товарів і послуг „NORMA” на ім”я  Норма Лебенсміттельфіліалбетріб ГмбХ унд.Ко. КГ щодо товарів 33 класу МКТП на території України задоволено.

Зобов’язано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03035, м.Київ, вул.Урицького,45) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове часткове припинення дії міжнародної реєстрації № 581264 щодо товарів 33 класу МКТП на території України.

Позивач, не погодившись з рішенням, звернувся з апеляційною  скаргою до Київського апеляційного господарського суду, в якій просить рішення скасувати в частині  відмови у задоволенні позовних вимог щодо дострокового часткового припинення дії міжнародної реєстрації № 805005 на знак для товарів і послуг „NORMA” стосовно товарів 33 класу МКТП на території України та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „Чаросвіт” до Норми Лебенсміттельфіліалбетріб ГмбХ унд Ко. КГ та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України щодо дострокового часткового припинення дії міжнародної реєстрації № 805005 на знак для товарів і послуг „NORMA” стосовно товарів 33 класу МКТП на території України.

При цьому апелянт посилається на неповне з’ясування обставин, що мають значення для справи, неправильне застосування норм матеріального права, а саме, ст.4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 14.04.1891р. та п.4.ст. 16, п.4 ст.18 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг.”

Зокрема, скаржник не погоджується з наведеною Відповідачем -1 в якості поважної причини невикористання торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 805005 щодо товарів 33 класу МКТП.

Позивач стверджує, що Відповідач-1, використовуючи торговельну марку „NORMA” за міжнародною реєстрацією № 805005 для товарів 33 класу МКТП у зазначений період з 22.11.2002р. і до 10.02.2006р. (дати подання позову) - не міг порушити прав інтелектуальної власності третіх осіб, в зв”язку з тим, що такі права не могли належати будь-якій іншій особі, крім, самого Відповідача-1, адже він у цей період був власником прав на знак „NORMA” за міжнародною реєстрацією № 581264.

Відповідач-1  заперечує проти доводів апелянта та стверджує, що рішення суду першої інстанції було ухвалене у відповідності до норм матеріального та процесуального законодавства України, а вимоги апеляційної скарги є необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Розглянувши у судовому засіданні апеляційну скаргу дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, судова колегія установила наступне:

10.02.2006р.ТОВ „Чаросвіт” звернувся до суду першої інстанції з позовом  до  Норми Лебенсміттельфіліалбетріб ГмбХ унд Ко.КГ (Відповідач-1), Державного департаменту інтелектуальної власності ( Відповідач-2)  та просить:

1.Достроково частково припинити дію міжнародних реєстрацій № 581264 та №805005 на торговельну марку „NORMA” на ім’я  Норма Лебенсміттельфіліалбетріб ГмбХ унд Ко.КГ щодо товарів 33 класу МКТП „Алкогольні напої ( крім пива)” у зв”язку з тим, що торговельна марка щодо вищеназваних товарів не використовується в Україні протягом останніх трьох років.

2.Зобов”язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове часткове припинення дії міжнародних реєстрацій № 581264 та № 805005 щодо товарів 33 класу МКТП на території України.

3.Заборонити Норма Лебенсміттельфіліалбетріб ГмбХ унд Ко.КГ та Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України вчиняти будь-які дії, що пов’язані з правами на торговельну марку „NORMA” за міжнародними реєстраціями № 581264 та № 805005, у тому числі передавати права та відмовлятися від прав повністю або частково, до винесення рішення господарським судом, в зв’язку з тим, що вчинення таких дій може  зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 13.12.2006р.  № 12/183:

- провадження у справі в частині позовних вимог про припинення дії в Україні міжнародної реєстрації № 581264 на знак для товарів і послуг „NORMA” припинено з посиланням на пункт 1-1 частини першої статті 80 ГПК України. Рішення в цій частині мотивовано тим, що під час розгляду даної справи дія спірної реєстрації № 581264 була достроково припинена внаслідок відмови власника від такої реєстрації, а тому відсутній предмет спору.

- у задоволенні позовних вимог щодо припинення дії міжнародної реєстрації №805005 на знак для товарів і послуг „NORMA” відмовлено з огляду на те, що причини невикористання Норма Лебенсміттельфіліалбетріб ГмбХ унд Ко. КГ названого знака протягом трьох років, починаючи з 22.11.2002, були поважними.

Постановою Київського апеляційного господарського  суду від 21.02.2007р. рішення Господарського суду м.Києва від 13.12.2006р. залишено без змін з тих же підстав.

Постановою Вищого господарського суду України від 29.05.2007р. у справі №12/183 рішення господарського суду міста Києва від 13.12.2006р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.02.2007р. у справі №12/183 скасовано і справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Під час першого розгляду  справи позивач уточнив свої позовні вимоги і просив суд задовольнити позов про дострокове часткове припинення дій міжнародних реєстрацій №581264 і № 805005 на знак для товарів і послуг „NORMA” щодо товарів 33 класу Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг  ( далі – МКТП) з 10.02.2006р. ( дата подання позову до суду) та зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове часткове припинення на території України дії міжнародних реєстрацій №581264 і № 805005 з 10.02.2006.

Як вбачається з матеріалів справи, на новому розгляді справи в суді першої інстанції 14.08.2007р.  позивач підтримав заявлені позовні вимоги в повному обсязі.

Відповідач -1 проти позову заперечує та просить провадження у справі в частині дострокового припинення дії міжнародної реєстрації № 581264 припинити, а також відмовити у задоволенні позовних вимог в частині припинення дії міжнародної реєстрації № 805005.

Судова колегія погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню, а саме, щодо припинення дії міжнародної  реєстрації № 581264, а в частині припинення дії міжнародної реєстрації № 805005 - задоволенню не підлягають, з огляду на наступне:

Як свідчать матеріали справи, Норма Лебенсміттельфіліалбетріб ГмбХ унд Ко.КГ є власником таких міжнародних реєстрацій:

-№581264 на знак для товарів і послуг „NORMA” для товарів 03,25, 29,30,31,32,33 класів МКТП, яка діє в Україні з 23.12.1991;

-№805005 на знак для товарів  і послуг „NORMA” для товарів і послуг 03,05,08,11,16,18,21,25,28,29,30,31,32,33,34,35 класів МКТП, яка діє в Україні з 22.11.2002 ( пріоритет – 22.05.2002) з відмовою щодо частини послуг 35 класу МКТП;

-згідно з листом Асоціації „ЄАН-Україна” від 22.11.2005 № 638/01 жодному товару під торговельною маркою „NORMA/ НОРМА” не присвоювався Глобальний номер товарної позиції;

-відповідно до листа Державного департаменту інтелектуальної власності від 21.11.2005 № 16-11/5257 відомості про видачу ліцензій на використання знаків за міжнародними реєстраціями №№ 581264, 805005 до Реєстру ліцензійних договорів про використання міжнародного знака не вносилися;

-згідно з листом Дочірнього підприємства „Моніторинг ЗМІ України” від 23.11.2005 № 108 товари, марковані товарним знаком „NORMA” на телебаченні, радіо, в пресі та на носіях зовнішньої реклами не рекламувалися;

-13.06.2005р. Державним департаментом інтелектуальної власності прийнято рішення про попередню часткову відмову в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 805005;

- 13.06.2005 Державним департаментом інтелектуальної власності прийнято декларацію по  підтвердження часткової попередньої відмови у наданні  правової охорони знаку за міжнародною реєстрацію  № 805005 ( відмовлено в реєстрації знаку стосовно частини послуг 35 класу МКТП);

-міжнародна реєстрація №581264 анульована 22.03.2006р. ( під час розгляду справи в суді першої інстанції), у зв’язку з відмовою власника від такої реєстрації (лист державного підприємства „Український інститут промислової власності” від 10.10.2006р. № 1891/09);

-позивач подав до Державного департаменту інтелектуальної власності заявки № m 200512436 та № m 200512436 від 20.10.2005р. на реєстрацію торговельних марок „НОРМА” та „NORMA” для товарів 33 класу МКТП, які, згідно з повідомленням  Державного департаменту інтелектуальної власності, знаходились на стадії кваліфікаційної експертизи.

Згідно з пунктом 1 статті 4 Мадридської угоди з дати реєстрації в кожній зацікавленій країні знаку надається та ж сама охорона, якби він був заявлений там безпосередньо. Оскільки Україна відповідно до статті 7 Закону України „Про правонаступництво України” від 12.09.1991р. є учасницею Мадридської угоди, всі знаки, зареєстровані в Міжнародному бюро із зазначенням України, користуються на території України тим же обсягом прав на охорону, що і знаки, зареєстровані безпосередньо в Україні.

Статтею 16 Закону визначено права власника зареєстрованої торговельної марки. Згідно зі статтею 17 Закону власник свідоцтва (міжнародної реєстрації) повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Відповідно до статті 8bis Мадридської угоди власник міжнародної реєстрації може в будь-який час відмовитися від охорони в одній чи декількох Договірних країнах шляхом подачі заяви у відомство своєї країни для повідомлення Міжнародному бюро, яке повідомляє про це країни, яких стосується відмова. Відмова від охорони не обкладається ніяким збором.

Із зазначеною нормою Мадридської угоди кореспондується частина 1 статті 18 Закону, згідно з якою власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Під час розгляду справи дія в Україні спірної міжнародної реєстрації №581264 була достроково припинена на підставі заяви власника такої реєстрації.

Як свідчать матеріали справи, спір між сторонами виник, зокрема, з підстав невикористання Норма Лебенсміттельфіліалбетріб ГмбХ унд Ко.КГ торговельної марки „NORMA” за міжнародною реєстрацією № 581264 протягом трьох років з моменту реєстрації. Саме тому, з посиланням на пункт 4 статті 18 Закону, позивач просить достроково припинити дію цієї міжнародної реєстрації.

Припинення дії свідоцтва (міжнародної реєстрації) з мотивів , визначених пунктом 4 статті 18 Закону, передбачає невикористання власником належної йому торговельної марки без поважних причин, тоді як у пунктах 1-3 статті 18 Закону зазначено випадки, коли дія свідоцтва ( міжнародної реєстрації) припиняється з ініціативи власника, або з інших підстав, що не пов’язані з умисним невикористанням власником торговельної марки.

Незважаючи на те, що в обох випадках дія знака припиняється на майбутнє, правові наслідки такого припинення різні.

Так, відповідно до ст.22  Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва , не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1-3 ст.18 цього Закону. За таких обставин, за власником і після припинення дії реєстрації залишаються певні права на торговельну марку, що перешкоджають іншим особам, зокрема, і позивачеві, звернутися до компетентного органу із заявою про реєстрацію такого позначення.

Отже, залежно від підстав, з яких припиняється дія свідоцтва (міжнародної реєстрації), настають і різні правові наслідки такого припинення.

Припинення дії міжнародної реєстрації № 581264 з ініціативи власника на підставі пунктів 1-3 ст.18  Закону не вирішує спір по суті, та між сторонами залишаються не врегульовані питання щодо наслідків припинення міжнародної реєстрації.

За таких обставин, суд розглядає по суті позовні вимоги щодо припинення дії міжнародної реєстрації №581264 на території України з підстав її невикористання.

Позивач  стверджує, що торговельна марка „NORMA” не використовується в Україні протягом останніх трьох років щодо  товарів 33 класу МКТП ( алкогольні напої, крім пива), що дає підстави для дострокового припинення її дії щодо  зазначених вище товарів, зокрема, Відповідачем -1 протягом трьох років не здійснювалися дії, що є використанням знаку згідно ст.16 Закону.

Частина 4 ст.18 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” обов’язок доказування наявності поважних причин невикористання торговельної марки покладено на власника торговельної марки.

Як вбачається  з матеріалів справи, Відповідачем -1 не надано до суду доказів наявності поважних причин невикористання торговельної марки за свідоцтвом  № 581264. Ним подано докази добровільної відмови від вказаної міжнародної реєстрації, а позивачем доведено невикористання Відповідачем-1 торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 581264 більше ніж три роки з дати публікації про міжнародну реєстрацію № 581264, що є підставою для дострокового припинення дії міжнародної реєстрації №581264 на підставі пункту 4 ст.18 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”.

Щодо позовних вимог про дострокове часткове припинення дії міжнародної реєстрації № 805005 на знак для товарів і послуг” „NORMA”, то, як встановлено матеріалами справи, торговельна марка „NORMA” за міжнародною реєстрацією № 805005 не використовувалася в країні з моменту її реєстрації в Міжнародному бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності ( 22.11.2002) і до моменту прийняття судом першої інстанції першого рішення зі справи ( 13.12.2006),тобто більше чотирьох років.

Як поважні причини такого невикористання Норма Лебенсміттельфіліалбетріб ГмбХ унд Ко.КГ зазначає про те, що з моменту міжнародної реєстрації і до 13.06.2005 (момент прийняття Державним департаментом інтелектуальної власності остаточного рішення про часткову відмову в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 805005) правовий статус цієї торговельної марки залишився невизначеним.

Відповідно до п.4 ст.18 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутись до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

Такими поважними причинами, зокрема, є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням

знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Відповідно до частин 1 і 2 статті 5 Мадридської угоди та частини 1 статті 5 Протоколу Мадридської угоди, прийнятого в Мадриді 28.06.1989, який набрав чинності для України 29.12.2000, в країнах, де законодавство це передбачає, відомства, проінформовані Міжнародним бюро про реєстрацію знака чи заявки про поширення охорони відповідно  до статті 3ter, мають право заявити, що охорона не може бути надана цьому знаку на їх території.

У даному випадку Відповідачем-1 доведено, що причини невикористання є поважними, а саме:

Як зазначив Відповідач-1 і що підтверджується наявними доказами, протягом кількох років після 22.11.2002р. – дати офіційної реєстрації на території України міжнародної реєстрації №805005 – Держпатентом проводилася перевірка відповідності позначення „NORMA” згідно міжнародної реєстрації №805005 умовам правової охорони і це, зокрема, рішення Держпатента про попередню відмову у наданні правової охорони від 29.06.04р., зокрема, для товарів 33 класу, яке було частково скасовано відповідним рішенням установи від 13.06.05.

Вказані рішення приймалися в межах Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків і правилу 16 Загальної інструкції до  Мадридської угоди, відповідно до яких Державний департамент інтелектуальної власності України може винести рішення про попередню відмову у охороні знаку на території України до спливу 12 місяців з дати внесення запису у реєстр міжнародних знаків.

Отже, у період з 22.11.02 до 13.06.05 правовий статус міжнародного знаку №805005 залишався невизначеним, а його використання могло призвести до порушення прав третіх осіб. Через це, виходячи із змісту частини 2 статті 13 ЦК України, Відповідач - 1 був зобов’язаний утриматися від використання знака, з чого випливає, що невикористання знака Відповідачем - 1 було обумовлено поважними причинами.

Згідно з п.4 статті 18 Закону „дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини невикористання протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва”.

Той факт, що позначення, протиставлені під час перевірки позначення „NORMA” за міжнародною реєстрацією № 805005, на дату винесення рішення про попередню відмову у наданні правової охорони, а саме, на 29.06.2002, а також пізніше, не отримали правової охорони для товарів 33 МКТП, не спростовує факт винесення Укрпатентом попереднього рішення про відмову в наданні правової охорони позначенню „NORMA” за міжнародною реєстрацією № 805005 для товарів 33 класу, наявність якого для Відповідача -1 є перешкодою для використання позначення „NORMA” за міжнародною реєстрацією №805005 для товарів 33 класу до 13.06.2005 – дати винесення остаточного рішення щодо надання позначенню правової охорони.

Під час отримання прав на торговельну марку „NORMA” за міжнародною заявкою №8905005 в Україні Відповідач-1 діяв в рамках правового поля, тому слід визнати безпідставними та необґрунтованими твердження апелянта про те, що Відповідач-1 зловживає своїм правом та намагається ввести в оману суд своїми діями.

Крім того, необхідно зврнути увагу на те, що відповідач -1, компанія Норма Лебенсміттельфіліалбетріб ГмбХ унд Ко.КГ є одним з лідерів виробництва різноманітних продуктів та організації підприємств роздрібної торгівлі в Європі. Позначення „NORMA” є основним брендом та частиною фірмового найменування компанії та є відомою споживачам у якості назви мережі супермаркетів та продуктів, які розповсюджуються через вказану мережу.

До того ж, трирічний строк невикористання торговельної марки, з яким пов’язується можливість її дострокового припинення на підставі ч.4 ст.18 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, з дати надання дозволу на використання, а саме, 13.06.2005 року, на день розгляду спору ще не сплинув, а отже відсутні підстави припиняти дію міжнародної реєстрації №805005 на підставі п.4 ст.18 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”.

З огляду на викладене, судова колегія приходить до висновку, що рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позовних вимог в частині дострокового припинення дії міжнародної реєстрації № 805005 торговельної марки „NORMA” у зв’язку з наявністю поважних причин невикористання торговельної марки „NORMA” у період з 22.11.2002р. до 13.06.2005р. було ухвалене у відповідності до норм матеріального та процесуального права, тому визнається таким, що підлягає залишенню без змін.

Доводи апеляційної скарги є непереконливими і необґрунтованими, тому апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.99,101,103,105 Господарського процесуального кодексу України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

1.Рішення Господарського суду міста Києва від 28.08.2007 у справі №12/183-21/387 залишити без змін, а апеляційну скаргу  Товариства з обмеженою відповідальністю „Чаросвіт” – без задоволення.

2.Матеріали справи № 12/183-21/387 повернути до Господарського суду міста Києва.

Головуючий суддя

Судді