КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2006                                                                                           № 12/144

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:                              Андрієнка В.В.

суддів:                                         Малетича М.М.

Студенця В.І.

при секретарі:

За участю представників:

від позивача - Дубинський М. І., Коваль А. М., Лемещук О. В.

від відповідача - Бойко С. Є., Рябчинський О. Ю.

від третьої особи- Сіклітенко В. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ВАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування"

на рішення Господарського суду м.Києва від 21.10.2005

у справі № 12/144 (Прокопенко Л.В.)

за позовом                               ВАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування"

до                                                   ДП "Соларіс Трейд Інвестментс Україна"

Відкритого акціонерного товариства "Вінніфрут"

третя особа позивача                     Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти інауки України

про                                                  припинення порушення прав на торговельну марку, зразок та припинення недобросовісної конкуренції

за зустрічним позовом Відкритого акціонерного товариства “Вінніфрут” до 1. Відкритого акціонерного товариства “Одеський консервний завод дитячого харчування”

2. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

про визнання недійсним свідоцтва України № 39551 на знак для товарів і послуг та патенту України № 7738 на промисловий зразок

ВСТАНОВИВ:

ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” звернулось до місцевого господарського суду з позовом до ДП “Соларіс Трейд Інвестментс Україна” та ВАТ “Вінніфрут” про зобов’язання відповідачів припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 39551, зобов’язання відповідачів припинити порушення прав власника патенту України № 7738, заборону відповідачам використовувати без дозволу позивача упаковку для соків, яка є схожою з торговельною маркою позивача за Свідоцтвом України № 39551, зобов’язання відповідачів знищити виготовлені пакети для соків, що є схожими з торговельною маркою позивача за Свідоцтвом України № 39551 настільки, що їх можна сплутати, зобов’язання відповідачів припинити недобросовісну конкуренцію.

Під час розгляду справи у місцевому господарському суді ВАТ “Вінніфрут” заявлено зустрічний позов до ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсним повністю Свідоцтва України № 39551 на знак для товарів і послуг та патенту України № 7738 на промисловий зразок та зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести відомості про визнання недійсними Свідоцтва України № 39551 та патенту України № 7738 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та Державного реєстру патентів України на промислові зразки, опублікувати відомості про зазначене у офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 21.10.2005 р. провадження у справі в частині вимог ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” до ДП “Соларіс Трейд Інвестментс Україна” припинено. Позовні вимоги ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” задоволено частково, а саме:

- зобов’язано ВАТ “Вінніфрут” припинити порушення прав власника свідоцтва України № 39551 на торговельну марку;

- заборонено ВАТ “Вінніфрут” використовувати без дозволу ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” упаковку для соків, яка є схожою з торговельною маркою ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” за свідоцтвом України № 39551 на торговельну марку;

- зобов’язано ВАТ “Вінніфрут” знищити виготовлені пакети для соків, що є схожими з торговельною маркою ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” за свідоцтвом України № 39551 настільки, що їх можна сплутати;

- зобов’язано ВАТ “Вінніфрут” припинити недобросовісну конкуренцію.

У задоволенні решти позовних вимог ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” відмовлено.

У задоволенні зустрічного позову ВАТ “Вінніфрут” відмовлено повністю.

Не погоджуючись з прийнятим рішення ВАТ “Вінніфрут” подав апеляційну скаргу, в якій просить зазначене рішення скасувати частково, а саме:

- залишити в силу пункт 1 резолютивної частини рішення, а в решті рішення скасувати та прийняти нове рішення, а саме:

- відмовити ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” у задоволенні позовних вимог до ВАТ “Вінніфрут” повністю.

- задовольнити повністю вимоги зустрічного позову ВАТ “Вінніфрут” до ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” про визнання Свідоцтва України № 39551 на знак для товарів і послуг на Патенту України № 7738 недійсними повністю.

При цьому ВАТ “Вінніфрут” стверджує, що суд першої інстанції неповно з’ясував обставини, що мають значення для справи, визнав встановленими обставини, що мають значення для справи, які є не доведеними, неправильно застосував норми матеріального права та порушив норми процесуального права.

Зокрема, апелянт посилається на те, що місцевий господарський суд безпідставно відхилив подані ним клопотання про призначення повторної судової експертизи та виклик експерта у судове засідання, чим, на його думку, не усунув необґрунтованості, неповноти, неясності, протиріччя та інших недоліків висновку комплексної експертизи об’єктів інтелектуальної власності № 98 від 02 вересня 2005 р. Апелянт також зазначає, що місцевим господарським судом не було виконано вимог ч. 1 ст. 43 ГПК України про оцінку доказів за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді у судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Апелянт вказує, що ним були надані суду докази наявності відомостей, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 7738 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи (27 грудня 2002 р.). Такими доказами були сторінки каталогу фірми “TetraPak” від квітня 2000 р., з зображенням пакетів “Тетра Брик Асептик”, виконаних у двокольоровому вигляді під номером 2256 на стор. 189 та під номером 2496 на стор. 209, а також надано примірники двокольорових упаковок інших виробників. Однак, місцевий господарський суд в своєму рішенні зробив висновки, посилаючись тільки на висновок № 98 комплексної експертизи, як на єдиний доказ по справі, при цьому не дав відповідної оцінки іншим доказам (пакетам, ксерокопіям сторінок каталогу фірми “TetraPak”), поясненням представників Скаржника як доказу. Крім того, апелянт зазначає, що відмовляючи у задоволенні зустрічного позову, суд припустився помилки при застосуванні норм матеріального права, а саме, ст. 492 ЦК України, ст. ст. 1, 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, і надав правову охорону самій упаковці для соку, який випускає ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” і яка не може бути знаком для даного виду товару у розумінні законодавства України. На думку апелянта, суд припустився і інших порушень норм матеріального права. Зокрема, у п. 4 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” визначено, що використанням знака є його нанесення на товар або упаковку, а тому застосування упаковки не є використанням знаку. В той час, як ВАТ “Вінніфрут” не використовувало знак за свідоцтвом України № 39551 та будь-яких позначень, схожих із цим знаком.

ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” та Держдепартамент інтелектуальної власності у своїх відзивах на апеляційну скаргу просили суд залишити рішення місцевого господарського суду без змін, а апеляційну скаргу ВАТ “Вінніфрут” без задоволення, посилаючись на законність та обґрунтованість рішення суду та безпідставність доводів апеляційної скарги.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, обговоривши доводи апеляційної скарги, апеляційний господарський суд встановив, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на ім’я ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” було зареєстровано торговельну марку за свідоцтвом України № 39551 стосовно товарів та послуг 32 та 35 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі – МКТП). Крім того, Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на ім’я ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” було зареєстровано промисловий зразок “Пакет для напоїв” за патентом України № 7738.

Обґрунтовуючи свої позовні вимоги ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” зазначає, що у вільному продажу знаходяться соки у пакетах білого кольору виробництва ВАТ “Вінніфрут”, які ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” вважає схожими настільки, що їх можна сплутати з пакетами ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування”, зареєстрованими у якості торговельної марки за свідоцтвом України № 39551 та промислового зразка за патентом України № 7738. Пакети соку виробництва ВАТ “Вінніфрут” було придбано ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” у ДП “Соларіс Трейд Інвестментс Україна”. Також ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” зазначає, що ВАТ “Вінніфрут” здійснює рекламування соків власного виробництва, які розповсюджуються ним у білих пакетах, в мережі Інтернет на веб-сторінці http://www.vinni.ua/accortiment.htm. ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” стверджує, що відповідачі здійснюють дії, які у розумінні чинного українського законодавства кваліфікуються як порушення прав на торговельну марку та промисловий зразок, а також як недобросовісна конкуренція.

ВАТ “Вінніфрут” в обґрунтування зустрічних позовних вимог посилається на те, що:

- зареєстрований у вигляді промислового зразка за патентом України № 7738 пакет для напоїв не є новим, оскільки сукупність його суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на нього;

- зареєстрований об’ємний товарний знак за свідоцтвом України № 39551 не має розрізняльної здатності; є загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду; вказує на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- реєстрація торговельної марки за свідоцтвом України № 39551 суперечить суспільним інтересам, бо поширює охорону на позначення, що містять інформацію про товар, доведення якої вимагає від виробників законодавство України.

Питання стосовно схожості пакетів для соку, які використовуються ВАТ “Вінніфрут”, настільки, що їх можна сплутати з пакетами ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування”, зареєстрованими у якості торговельної марки за свідоцтвом України № 39551 та промислового зразка за патентом України № 7738, а також можливості змішування споживачами відповідної продукції вказаних виробників на ринку соків, потребують спеціальних знань.

Також потребують спеціальних знань питання про те, чи стала загальнодоступною у світі сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 7738 до дати подання заявки на нього, чи є зареєстрований об’ємний товарний знак за свідоцтвом України № 39551 таким, що не має розрізняльної здатності, загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду, таким, що вказує на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

З метою розв’язання відповідних питань відповідно до вимог ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України місцевий господарський суд за клопотанням ВАТ “Вінніфрут” призначив судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої на прохання ВАТ “Вінніфрут” доручив судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України.

Відповідно до висновку судової експертизи № 98 від 02 вересня 2005 р., підписаного експертом О. Ф. Дорошенком (далі - висновок № 98):

1. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 39551 не належить до позначень, які:

- не мають розрізняльної здатності;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

2. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 39551 не включає в себе елементи, яким не надано правову охорону. Це однак, не означає, що окремі елементи знака мають самостійну правову охорону: свідоцтвом охороняється об’ємний знак в цілому, а не його частини.

3. Надані на дослідження матеріали справи та інші відомі експерту інформаційні джерела не містять відомостей, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 7738 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи (27 грудня 2002 р.).

4, 5. Патентом України на промисловий зразок № 7738 охороняється сукупність суттєвих ознак промислового зразка, представлена на зображенні виробу, що внесені до Реєстру промислових зразків, а не кожна з цих ознак окремо. Отже, цим промисловим зразком не охороняється білий колір або написи, нанесені на виріб.

6. Результати творчої діяльності авторів промислового зразка за патентом України № 7738 є розміщення написів на білому фоні у певному порядку та поєднання їх з іншими суттєвими ознаками, що призвело до виникнення нового об’єкта промислового дизайну.

7. Застосування упаковки (додаток № 6 до позовної заяви) ВАТ “Вінніфрут” є використанням позначення, схожого настільки, що його можна сплутати із зображенням знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 39551.

8. Спільними ознаками порівнюваних пакетів можна вважати наступні:

- форма пакета (прямокутний паралелепіпед);

- трикутні загини, які відходять від верхньої площини пакета і прилягають до його бічних площин;

- складка, яка проходить через верхню площину пакета і трикутні загини;

- пластмасова кришка у вигляді чотирикутника з закругленими кутами, розташована в одному з кутів верхньої площини пакета;

- написи на всіх площинах пакета;

- сполучення кольорів: написи та інші графічні елементи виконано на білому фоні іншим (одним) кольором.

9. Пакети ВАТ “Вінніфрут” та ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” мають наступні характерні відмінності:

- для написання назви продукту на лицьовій та зворотній сторонах пакетів використовуються різні за стилем та розміром шрифти;

- відрізняється зміст та порядок розміщення написів на всіх гранях пакетів; зокрема, на зворотній грані пакету ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” міститься написаний у дві колонки текст звернення голови правління ВАТ до споживачів (див. Додаток 1), а на лівій бічній грані – текстово-графічна комбінація, призначена для фокусування уваги споживача на відмітних елементах упаковки (див. Додаток № 2);

- на лицьовій грані пакету ВАТ “Вінніфрут” відсутній товарний знак виробника;

- на бічних гранях пакету ВАТ “Вінніфрут” відсутня комбінація графічних елементів у вигляді трьох прямокутників того ж кольору, що й написи;

- на лицьовій та зворотній гранях пакету ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” відсутній графічний елемент у вигляді відбитку круглої печатки з написами: в центрі – “ЦІНА”, по периферії – “БЕЗ РЕКЛАМНИХ НАЦІНОК”.

10. Одночасне застосування порівнюваних упаковок може призвести до сплутування споживачами товарів ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” та ВАТ “Вінніфрут”.

На підставі ст. ст. 42, 43 ГПК України висновок судової експертизи № 98 від 02 вересня 2005 р. місцевим господарським судом прийнято в якості одного із доказів при винесенні рішення у справі.

Під час розгляду справи в апеляційному господарському суді ВАТ “Вінніфрут” звернулось до суду із клопотанням про призначення повторної судової експертизи, проведення якої просило доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 09 грудня 2005 р. відповідно до положень ч. 4 ст. 42 ГПК України було призначено повторну судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до висновку № 11 повторної комплексної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 06 лютого 2006 р., складеного експертами П. П. Крайнєвим та Н. М. Ковальовою (далі – висновок № 11):

1. В наданих на дослідження матеріалах містяться відомості, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 7738 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи (27 грудня 2002 р.).

2. Зображення знака за свідоцтвом України № 39551, яке міститься в матеріалах заяви про реєстрацію знака і Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України № 39551, не відповідає опису цього зображення, наведеному в заяві.

3. Торговельна марка за свідоцтвом України № 39551:

а) належить до позначень, які не мають розрізняльної здатності;

б) не належить до позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду;

в) не належить до позначень, які являють собою загальновживані символи і терміни;

г) не належить до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту;

д) належить до позначень, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

4. Застосування упаковки (додаток № 6 до позовної заяви) ВАТ “Вінніфрут” є використанням відомого позначення, що належить компанії Tetra Pak і не є використанням позначення, схожого настільки, що його можна сплутати із зображенням знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 39551.

5. Імовірності змішування діяльності ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” і ВАТ “Вінніфрут”, які є конкурентами на ринку соків України, при одночасному використанні ними упаковок, зразки яких додаються, не існує.

6. Пакети, виготовлені на замовлення ВАТ “Вінніфрут”, ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” мають такі спільні ознаки: обидва пакети виготовлені на підприємстві Tetra Pak із застосуванням асептичної технології і є упаковкою Tetra Brik Aseptic.

7. Характерних відмінностей між пакетами ВАТ “Вінніфрут” і ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” не виявлено.

Під час розгляду справи в апеляційному господарському суді ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” звернулось до суду із клопотанням про виклик експертів, які проводили як первісну та повторну судову експертизу у судове засідання. Вказане клопотання обґрунтовувалось тим, що з основних питань, які відносяться до предмету спору експерти прийшли до протилежних висновків, а тому існує необхідність отримати додаткові пояснення експертів у судовому засіданні. Вказане клопотання визнано апеляційним судом обґрунтованим і задоволено.

У наданих апеляційному господарському суду письмових відповідях на питання сторін та додаткових поясненнях експерт О. Ф. Дорошенко підтвердив свою позицію, викладену у висновку № 98, та зроблені ними висновки.

Зокрема, експерт підтвердив свій висновок стосовно того, що матеріали справи, в тому числі, і наявні в них пакети компанії “Tetra Pak”, не містять сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 7738. При цьому, надаючи зазначену відповідь, експерт пояснив, що відповідно до вимог ч. 6 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” від 03 грудня 1993 р. № 3771-ХІІ виходив із необхідності співставлення наявних у справі матеріалів зображень пакетів компанії “Tetra Pak”, із сукупністю суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 7738, представлених саме на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, а не у його описі. Також експерт підтвердив свій висновок стосовно того, що позначення за свідоцтвом України № 39551 було ідентифіковане ним виключно як об’ємна торговельна марка і вказане позначення не належить до позначень: що не мають розрізняльної здатності, які складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг. Додатково на доведення правомірності реєстрації торговельної марки за свідоцтвом України № 39551 власне як об’ємної торговельної марки експерт надав суду копії документів про національні та міжнародні реєстрації об’ємних торговельних марок (всього 14 документів), які є чинними в Україні.

Експерт також пояснив, що роблячи висновок про можливість сплутування споживачами товарів ВАТ “Вінніфрут” та ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” через одночасне застосування порівнюваних упаковок він виходив із того, що, застосовуючи спірну упаковку, ВАТ “Вінніфрут” використовує позначення, яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України № 39551, права на яку належать ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування”, яке використовує дану торговельну марку у своїй діяльності.

У наданих письмових відповідях на питання сторін та додаткових поясненнях експерти П. П. Крайнєв та Н. М. Ковальова підтвердили свої висновки, зроблені у висновку № 11. Зокрема, експерти підтвердили свої висновки стосовно того, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 7738 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до установи (27 грудня 2002 р.) на підставі їх розкриття у пакетах компанії “Tetra Pak”, а позначення за свідоцтвом України № 39551 є таким, що не має розрізняльної здатності та таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар.

Крім того, експерти підтвердили свої висновки стосовно того, що права на пакет для соку, зареєстрований у якості торговельної марки за свідоцтвом України № 39551 та промислового зразка за патентом України № 7738 насправді належать компанії “Tetra Pak”, а не ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування”.

Дослідивши за правилами ст. 43 ГПК України висновок № 11 на предмет обґрунтованості зроблених експертами висновків, їх узгодженості з іншими доказами у справі як окремо, так і у їх сукупності, ознайомившись з письмовими поясненнями експертів, які проводили як первісну, так і повторну судові експертизи, заслухавши у судовому засіданні додаткові пояснення експертів О. Ф. Дорошенка та П. П. Крайнєва стосовно проведених ними досліджень, апеляційний господарський суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Висновок № 11 не містить попередження експертів про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку за ст. 384 Кримінального кодексу України, що є порушенням вимог абз. 13 п. 4.12. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 р. за № 705/3145, відповідно до якої у вступній частині висновку зазначається попередження експерта про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку за ст. 384 Кримінального кодексу України. Таким чином, суд приходить до висновку, що проведення експертизи експертами П. П. Крайнєвим та Н. М. Ковальовою без зазначення у вступній частині висновку № 11 про попередження їх про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку за ст. 384 Кримінального кодексу України свідчить про порушення ними приписів абз. 13 п. 4.12. Інструкції.

Апеляційний господарський суд не погоджується з висновком № 11 в частині відповіді за запитанням 1 (арк. 18 вказаного висновку) з огляду на наступне.

У матеріалах справи, на які посилаються експерти у своєму висновку (Том І, а.с. 148, 150), не міститься зображення пакету, якому притаманна сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 7738.

Апеляційний господарський суд також не погоджується з висновком № 11 в частині відповіді на запитанням 3 (арк. 18 вказаного висновку) з огляду на наступне.

Експертами зроблені висновки, які суперечать один одному, зокрема, стосовно того, що позначення за свідоцтвом України № 39551 є таким, що не має розрізняльної здатності, і таким, що є оманливим позначенням. Однак, згідно чинного законодавства України вказані фактори є абсолютно різними підставами, що визначають неохороноспроможність позначення і передбачені у якості різних підстав для відмови у наданні правової охорони (абз. 2 п. 2 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та абз. 5 п. 2 ст. 6 вказаного Закону). Апеляційний господарський суд погоджується з доводами ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” стосовно того, що позначення може або не мати розрізняльної здатності взагалі, або мати її, але бути оманливим, однак, позначення не може одночасно і не мати розрізняльної здатності, і бути оманливим. Таким чином, апеляційний господарський суд приходить до висновку, що стверджуючи, що торговельна марка за свідоцтвом України № 39551 є оманливою, експерти фактично протирічать своєму ж твердженню про відсутність у такого позначення розрізняльної здатності, оскільки оманливим може бути лише позначення, що має розрізняльну здатність.

Апеляційний господарський суд не погоджується з висновком № 11 в частині відповідей за запитаннями 4, 5 (арк. 18 вказаного висновку) з огляду на наступне.

Твердження експертів стосовно того, що права інтелектуальної власності на пакет для соку, зареєстрований у якості торговельної марки за свідоцтвом України № 39551 та промислового зразка за патентом України № 7738 належать не ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування”, а компанії “Tetra Pak”, на чому базувались відповіді на вказані запитання, суперечать матеріалам справи, які не містять будь-яких охоронних документів (свідоцтво на торговельну марку, патент на промисловий зразок), що підтверджували б права інтелектуальної власності компанії “Tetra Pak” на вказані об’єкти права інтелектуальної власності.

Необґрунтованим є також твердження експертів стосовно того, що “...Головна причина у розбіжностях висновків із попередньою експертизою щодо дослідження знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 39551 полягає у тому, що експерт помилково ідентифікував цей знак як комбіноване позначення...” (абз. 8 арк. 17 висновку № 11), оскільки у висновку № 98 вказане позначення було ідентифіковане експертом саме як об’ємне, а не як комбіноване (абз. 3 стор. 7, абз. 5 стор. 17 висновку № 98).

Апеляційний господарський суд погоджується з висновком № 98 в частині відповіді на запитанням 3 (арк. 18 вказаного висновку) з огляду на наступне.

Роблячи висновок про те, що надані на дослідження матеріали справи не містять відомостей, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 7738 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи (27 грудня 2002 р.) експерт правильно виходив із необхідності співставлення з наданими на дослідження матеріалами справи, зокрема, пакетами компанії “Tetra Pak” сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 7738, представлених саме на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, що цілком відповідає приписам ч. 6 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”.

Апеляційний господарський суд погоджується з висновком № 98 в частині відповіді на запитанням 1 (арк. 18 вказаного висновку) з огляду на наступне.

Формулюючи висновок стосовно того, що позначення за свідоцтвом України № 39551 не належить до позначень: що не мають розрізняльної здатності, які складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, експерт правильно виходив із необхідності дослідження позначення за свідоцтвом України № 39551 саме таким, яким воно є в цілому на зображенні торговельної марки, внесеного до Реєстру, тобто включаючи усі елементи, що повністю відповідає приписам ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (стор. 5 висновку № 98). З урахуванням наведеного та приписів п. п. 4.3.1.4., 4.3.1.5., 4.3.1.7. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 із змінами та доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. № 72 (далі – Правила), експерт зробив правильний висновок, що позначення за свідоцтвом України № 39551 не належить до позначень: що не мають розрізняльної здатності, які складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг

Апеляційний господарський суд погоджується з висновком № 98 в частині відповіді на запитанням 10 (арк. 19 вказаного висновку), оскільки даний висновок експерта також узгоджуються з іншими доказами у справі, зокрема, з Рекомендаціями Антимонопольного комітету України від 29 листопада 2004 р. № 27-26/11-7388 про запобігання порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, Листом Антимонопольного комітету України від 22 березня 2005 р. № 27-26/11-1414.

З урахуванням наведеного, апеляційний господарський суд приходить до висновку, що на торговельну марку за свідоцтвом України № 39551 не поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, передбачені абзацами 2, 3, 4 п. 2 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, на які посилається ВАТ “Вінніфрут” у зустрічному позові, і, відповідно відсутні підстави для визнання вказаного свідоцтва недійсним.

Апеляційний господарський суд також погоджується з висновком місцевого господарського суду стосовно того, що промисловий зразок за патентом України № 7738 відповідає умовам патентоспроможності (є новим), оскільки сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи (27 грудня 2002 р.). Отже, місцевий господарський суд зробив правильний висновок, що промисловий зразок за оспорюваним патентом України № 7738 відповідає умовам патентоспроможності, визначеним п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”, а відтак відсутні підстави для визнання недійсним патенту України № 7738.

За відсутності підстав для задоволення вимог ВАТ “Вінніфрут” про визнання недійсними свідоцтва України № 39551 на торговельну марку та патенту України № 7738 на промисловий зразок у апеляційного господарського суду відсутні також підстави для задоволення вимог ВАТ “Вінніфрут” про зобов’язання Держдепартаменту інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікувати таких відомостей в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Стосовно позовних вимог ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” за первісним позовом апеляційним господарським суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Як наведено вище, ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” є власником прав інтелектуальної власності на торговельну марку за свідоцтвом України № 39551. Згідно ст. 495 ЦК України та ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” саме ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” належить виключне право використовувати вказану торговельну марку та дозволяти її використання іншим особам. Відповідно до ч. 2 ст. 426 ЦК України особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд. Ч. 3 ст. 426 ЦК України визначено, що використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Крім того, ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” належать права інтелектуальної власності на промисловий зразок за патентом України № 7738. Згідно ст. 464 ЦК України та ст. 20 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” належить виключне право використовувати промисловий зразок “Пакет для напоїв” за патентом України № 7738, дозволяти його використання іншим особам та перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання.

ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” зазначало, а ВАТ “Вінніфрут” не заперечувало, що ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” ніколи не надавав ВАТ “Вінніфрут” будь-яких дозволів на використання торговельної марки за свідоцтвом України № 39551 та промислового зразка за патентом України № 7738.

Висновком № 98, який не спростовано належними та допустимими доказами у справі, встановлено, що застосування упаковки (додаток № 6 до позовної заяви) ВАТ “Вінніфрут” є використанням позначення, схожого настільки, що його можна сплутати із зображенням знака для товарів і послуг ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” за свідоцтвом України № 39551.

Відповідно до пункту 4 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Згідно абз. 5 п. 4 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

За приписами пункту 5 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ст. 20 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

На підставі викладеного апеляційний господарський суд приходить до висновку, що місцевий господарський суд правомірно задовольнив вимоги ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” про припинення ВАТ “Вінніфрут” порушення прав власника свідоцтва України № 39551, заборону ВАТ “Вінніфрут” використовувати без дозволу ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” упаковку для соків, яка є схожою з торговельною маркою ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” за свідоцтвом України № 39551 та зобов’язання ВАТ “Вінніфрут” знищити вже виготовлені пакети для соків, що є схожими з торговельною маркою ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” за свідоцтвом України № 39551 настільки, що їх можна сплутати.

У відповідності до абз. 3 п. 2 ст. 20 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Згідно абз. 4 п. 2 ст. 20 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Як вбачається з висновку № 98 пакети, які використовує ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” та ВАТ “Вінніфрут” містять відмінності, зокрема, на лицьовій грані пакету ВАТ “Вінніфрут” відсутній товарний знак виробника, що, як зазначено на стор. 11 висновку № 98, є однією із суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 7738, а тому місцевий господарський суд правильно встановив, що ВАТ “Вінніфрут” не було використано всієї сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 7738 (а відтак не використовувався власне зареєстрований промисловий зразок). Отже, апеляційний господарський суд приходить до висновку, що і відсутнє порушення прав ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” на промисловий зразок за патентом України № 7738 з боку ВАТ “Вінніфрут”, а тому відсутні підстави для задоволення вимог ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” про припинення порушення прав власника патенту України № 7738 з боку ВАТ “Вінніфрут”.

Згідно ст. 32 Господарського кодексу України та ст. 1 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР недобросовісною конкуренцією визнаються будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. За змістом ст. 32 Господарського кодексу України та ст. 4 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” недобросовісною конкуренцією є, зокрема, неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання. Ст. 33 Господарського кодексу України та ст. 4 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” визначено, що неправомірним є використання чужої упаковки, копіювання зовнішнього вигляду виробу іншого виробника, торговельної марки ..., що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, який має пріоритет на їх використання.

Відповідно до висновку № 98 одночасне застосування упаковок для соків ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” та ВАТ “Вінніфрут” може призвести до сплутування споживачем товарів ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” та ВАТ “Вінніфрут”.

Крім того, апеляційним господарським судом береться до уваги і те, що Рекомендаціями Антимонопольного комітету України від 29 листопада 2004 р. № 27-26/11-7388 про запобігання порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції було встановлено, що дії ВАТ “Вінніфрут” у вигляді використання для упаковки своєї продукції чотиригранних пакетів білого кольору з написами іншого кольору можуть негативно вплинути на конкуренцію на ринку соків, а ВАТ “Вінніфрут” погодився з даними Рекомендаціями, що підтверджується листом Антимонопольного комітету України від 22 березня 2005 р. № 27-26/11-1414, який залучено до матеріалів справи.

При цьому, посилання апелянта на те, що місцевим господарським судом було порушено норми матеріального права, зокрема, ст. 1, п. 2 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та ст. 492 ЦК України, а позначення за свідоцтвом України № 39551 не є позначенням, яке може отримати правову охорону, не відповідають чинному законодавству України.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб”. Згідно п. 2 ст. 5 вказаного Закону об’єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

В силу ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Крім того, згідно п. 1.4. Правил об'єктами правової охорони можуть бути такі знаки:

- словесні у вигляді слів або сполучень літер;

- зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині;

- об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах;

- комбінації вищезазначених позначень.

Враховуючи наведене вище апеляційний господарський суд приходить до висновку, що реєстрація об’ємного позначення за свідоцтвом України № 39551 у якості торговельної марки цілком відповідає зазначеним приписам чинного законодавства України.

Посилання ВАТ “Вінніфрут” на те, що рішення суду про заборону йому використовувати без дозволу ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” упаковку для соків, яка є схожою з торговельною маркою Позивача за свідоцтвом України № 39551, є порушенням норм матеріального права, є безпідставним, оскільки відповідно до п. 5 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди не лише зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг та товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, але і позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Твердження апелянта про те, що, не визнавши ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” недобросовісним конкурентом через патентування ним пакету для соку, який не підлягає правовій охороні, місцевий господарський суд порушив вимоги ст. 1 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” та ст. 32 Господарського кодексу України не відповідає фактичним обставинам справи, що підтверджується наступним.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

ВАТ “Вінніфрут” належними засобами доказування не доведено того, що ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” є недобросовісним конкурентом.

Крім того як вбачається з матеріалів справи, а саме, Рекомендацій Антимонопольного комітету України від 29 листопада 2004 р. № 211 про запобігання порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, саме дії ВАТ “Вінніфрут” у вигляді використання для упаковки своєї продукції чотиригранних пакетів білого кольору з написами іншого кольору можуть негативно вплинути на конкуренцію на ринку соків.

З урахуванням наведеного, місцевий господарський суд дійшов правильного висновку про відсутність підстав для задоволення зустрічного позову ВАТ “Вінніфрут” та про задоволення первісного позову ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування” частково.

Розглянувши апеляційну скаргу ВАТ “Вінніфрут”, Київський апеляційний господарський суд встановив, що місцевим господарським судом були повно з’ясовані обставини по справі, визнано встановленими обставини, які є доведеними та правильно застосовані норми матеріального та процесуального права, а тому рішення Господарського суду міста Києва від 21 жовтня 2005 р. у справі № 12/25 відповідає чинному законодавству України і не підлягає скасуванню, а апеляційна скарга ВАТ “Вінніфрут” не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 101, п. 1 ст. 103, ст. 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

Рішення Господарського суду м. Києва від 21 жовтня 2005 р. у справі №12/144 залишити без змін, а апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства “Вінніфрут” – без задоволення.

Головуючий суддя                                                                      Андрієнко В.В.

Судді                                                                                          Малетич М.М.

Студенець В.І.

27.09.06 (відправлено)