議案名稱：「專利法第一百十六條條文修正草案」，請審議案。
案由：本院委員許忠信、邱志偉等18人，有鑑於我國專利權法第一百十六條之規定顯有疏漏，為落實新型專利權人主張其權利時必須提示新型專利技術報告以先行警告之法理，爰提案修正「專利法第一百十六條」條文修正草案，以更正其疏漏。是否有當？請公決。
說明：一、我國專利法第一百十六條乃參酌日本實用新案法第二十九條之二之規定，該法明訂，新型專利權人行使其權利時，應踐行提示新型專利技術報告進行警告，非經提示技術報告予以警告不得行使其權利。惟我國專利法第一百十六條於規定上有所疏漏，未將「非經提示技術報告不得行使其權利」等字句納入其中，以致專利權人每當行使其權利時即成為警告他人之情況，以及法院對於提示技術報告與否而是否受理該案件之見解有所不一。
二、依現行專利法第一百十六條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」爰新型專利採形式審查，未對是否合於專利要件進行實體審查，導致新型專利權的權利內容存有相當程度的不安定性及不確定性。為防止利權濫用，影響第三人對技術之利用及開發，並於行使權利時有客觀之判斷資料，現行法遂規定，行使新型專利權時，應提新型技術報告進行警告。
三、從專利法第一百十六條條文觀之，本條條文採強制規定的「應」，然查專利法第一百十六條之立法理由認為，提示技術報告進行警告，僅係防止權力濫用，並非在限制人民的訴訟權利，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。條文與立法理由之間的矛盾，造成現行實務上對於是否將提示新型專利技術報告並進行警告列為主張新型專利權之要件，見解亦不一致，使得專利法第一百十六條因此似乎僅為訓示規定，而非必要踐行程序。
四、「提示」、「警告」雖為行使新型專利權的樣態之一，但「提示」、「警告」並非主張本法新型專利權的必要程序，並不受現行法規範。新型專利權人於主張權利之前，即使未提示技術報告進行警告，法院依然會受理並進行訴訟，但仍有因未提示技術報告而未進行實質審判予以駁回者。
五、依我國對於新型專利採形式審查，並未對實體要件進行審查即給予專利權之特性，縱使取得專利權，並非為必然有效之權利，應配合以新型專利技術報告以佐其專利之有效性，並專利權人於行使其權利時應提示並進行警告，始為該當權利之行使。惟提示新型專利技術報告進行警告依現行法規定，並非為行使新型專利權之前提要件，然而，如未提示並警告，表面上雖得行使權利，但當被行使者質疑其專利權時，仍需提示技術報告，始能有效行使其專利權。因此，提示新型專利技術報告應為主張其權利之要件一之，並進行警告後方得行使專利法賦予之權利，包括損害賠償請求權，未經提示技術報告進行警告後，應不得主張其新型專利權。因而可使得技術報告在行使新型專利權的地位更為重要，落實侵權行為發生時，以專利法做為救濟途徑的特別法地位。
六、爰此，宜將「提示」、「警告」列為主張本法侵權行為態樣之先行程序，以落實專利權人主張其新型專利權時必須提示新型專利技術報告以先行警告之法理，以達專利法鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展之立法意旨。爰擬具「專利法第一百十六條條文修正草案」。
提案單位/提案委員：本院委員許忠信等18人
提案人：許忠信
邱志偉
連署人：簡東明
陳歐珀
蘇震清
廖國棟
陳其邁
陳節如
尤美女
劉建國
田秋堇
趙天麟
許添財
管碧玲
蔡其昌
黃文玲
林正二
提案來源：委員提案
議案類別：法律案
屆：第8屆
會議：第8屆第3會期第12次會議
提案日期：2013-05-10
字號：院總第474號委員提案第15022號
相關法律：專利法
議案狀態：審查完畢(三讀)
議案流程：
會期: 08-03-12
院會/委員會: 院會
狀態: 排入院會 (交經濟委員會)
日期: 2013-05-10
2013-05-14
會期: 08-03-12
院會/委員會: 院會
狀態: 交付審查
日期: 2013-05-10
2013-05-14
院會/委員會: 經濟委員會
狀態: 委員會發文
日期: 2013-05-31
關連議案：
議案名稱: 經濟委員會報告併案審查委員李貴敏等46人擬具「專利法第三十二條、第四十一條及第九十七條條文修正草案」、委員丁守中等17人擬具「專利法部分條文修正草案」、委員薛凌等19人擬具「專利法第三十二條條文修正草案」及委員許忠信等18人擬具「專利法第一百十六條條文修正草案」案。
議案名稱: 本院委員李貴敏等46人「專利法第三十二條、第四十一條及第九十七條條文修正草案」，請審議案。
議案名稱: 本院委員丁守中等17人「專利法部分條文修正草案」，請審議案。
議案名稱: 本院委員薛凌等19人「專利法第三十二條條文修正草案」，請審議案。
對照表：
law_id: 01924
law_name: 專利法第一百十六條條文修正草案對照表
立法種類: 修正條文
title: 專利法第一百十六條條文修正草案對照表
rows: 現行: 第一百十六條　新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。
law_content_id: 01924:01924:2011-11-29-全文修正:126
說明: 一、我國專利法第一百十六條乃參酌日本實用新案法第二十九條之二之規定，該法明訂，新型專利權人行使其權利時，應踐行提示新型專利技術報告進行警告，非經提示技術報告予以警告不得行使其權利。惟我國專利法第一百十六條於規定上有所疏漏，未將「非經提示技術報告不得行使其權利」等字句納入其中，以致專利權人每當行使其權利時即成為警告他人之情況，以及法院對於提示技術報告與否而是否受理該案件之見解有所不一。

二、爰新型專利採形式審查，未對是否合於專利要件進行實體審查，導致新型專利權的權利內容存有相當程度的不安定性及不確定性。為防止利權濫用，影響第三人對技術之利用及開發，並於行使權利時有客觀之判斷資料，現行法遂規定，行使新型專利權時，應提新型技術報告進行警告。

三、從專利法第一百十六條條文觀之，本條條文採強制規定的「應」，然查專利法第一百十六條之立法理由認為，提示技術報告進行警告，僅係防止權力濫用，並非在限制人民的訴訟權利，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。條文與立法理由之間的矛盾，造成現行實務上對於是否將提示新型專利技術報告並進行警告列為主張新型專利權之要件，見解亦不一致，使得專利法第一百十六條因此似乎僅為訓示規定，而非必要踐行程序。

四、「提示」、「警告」雖為行使新型專利權的樣態之一，但「提示」、「警告」並非主張本法新型專利權的必要程序，並不受現行法規範。新型專利權人於主張權利之前，既使未提示技術報告進行警告，法院依然會受理並進行訴訟，但仍有因未提示技術報告而未進行實質審判予以駁回者。

五、依我國對於新型專利採形式審查，並未對實體要件進行審查即給予專利權之特性，縱使取得專利權，並非為必然有效之權利，應配合以新型專利技術報告以佐其專利之有效性，並專利權人於行使其權利時應提示並進行警告，始為該當權利之行使。惟提示新型專利技術報告進行警告依現行法規定，並非為行使新型專利權之前提要件，然而，如未提示並警告，表面上雖得行使權利，但當被行使者質疑其專利權時，仍需提示技術報告，始能有效行使其專利權。因此，提示新型專利技術報告應為主張其權利之要件一之，並進行警告後方得行使專利法賦予之權利，包括損害賠償請求權，未經提示技術報告進行警告後，應不得主張其新型專利權。因而可使得技術報告在行使新型專利權的地位更為重要，落實侵權行為發生時，以專利法做為救濟途徑的特別法地位。

六、爰此，宜將「提示」、「警告」列為主張本法侵權行為態樣之先行程序，以落實專利權人主張其新型專利權時必須提示新型專利技術報告以先行警告之法理。
修正: 第一百十六條　新型專利權人行使新型專利權時，應先提示新型專利技術報告進行警告。非經提示與該新型專利登記相關之新型專利技術報告進行警告後，不得主張其權利，包括損害賠償請求權。